智慧財產及商業法院102年度民專訴字第44號

• 裁判案由: 有關專利權事務
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 103 年 04 月 18 日

智慧財產法院民事判決
102年度民專訴字第44號原　　　告　優仕達資訊股份有限公司
法定代理人　曾銀宏
訴訟代理人　鍾凱勳律師
陳君慧律師
被　　　告　聖島智產股份有限公司
法定代理人　張森烈
訴訟代理人　黃世瑋律師
上列當事人間有關專利權事務事件，本院於103 年3 月18日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
甲、程序方面：
按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係有關專利法所生之第一審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
乙、實體方面
壹、原告主張：
一、原告於2005年3 月17日委任被告在印尼申請「辦理驗證物品真偽的方法發明專利」（下稱系爭印尼專利），經印尼政府准許通過，並登記為ID0000000 號專利在案。登記通過後，每年原告均委由被告代為繳納專利年費。詎料，被告委任聖島國際法律事務所於101 年10月15日以（101 ）聖法字L541-S00000000號函文通知原告系爭印尼專利遭印尼代理人撤回申請，被告告知因為其與印尼代理事務所橫向聯繫不佳，印尼事務所因誤解被告之意思而主動撤回系爭印尼專利。惟原告從未向被告要求撤回系爭專利，被告印尼代理人卻逕自將系爭專利撤回，此一違反原告意願與指示之行為本身，已顯示被告在指示印尼代理人上具有過失。原告之系爭印尼專利權，因被告執行委任事務之過失而滅失。爰依民法第184 條、第227 條提起本件訴訟。
二、本件兩造間雖未簽立書面之委託契約，惟被告受任替原告申請系爭印尼專利之登記，並由與被告配合之印尼專利事務所之代理人擔任專利代理人，凡與系爭印尼專利有關之維護事項，包括繳納年費、對第三人撤銷之答辯等，均由被告與被告之使用人（印尼專利事務所）代為，兩造間存在委任關係甚明，與是否有書面契約存在無涉。
三、系爭印尼專利為何遭印尼代理人主動撤回而導致專利失效，印尼代理人與被告之間如何聯繫及聯繫之內容，僅被告知曉及掌握，原告所知者全係由被告所告知，被告從未將伊與印尼代理人之通信往來之內容提供與原告，僅於第一時間知悉此事時以電話通知原告系爭印尼專利遭撤回，並辯稱印尼代理人誤解被告之意思導致系爭印尼專利遭撤回。然被告又當庭辯稱系爭印尼專利是因原告沒有繳納年費而非遭印尼代理人撤回以致於不存在，一再說詞反覆，實難以讓人信服。實則，縱使係爭專利因為未繳年費導致失效，原告未繳專利年費之原因也是來自於被告告知系爭印尼專利因為印尼代理人主動撤回而失效，原告基於信賴被告專業專利登記機構之告知而認為系爭專利已經失效而未繳年費。
四、被告雖辯稱系爭印尼專利具有可得撤銷之事由，故原告並無任何損害，惟查，至少被告之印尼代理人將系爭印尼專利主動撤回時，該系爭專利仍為有效，被告以未來不確定會發生之事實，臆測原告之系爭印尼專利遭撤回並無損失，實屬無稽，並不可採。系爭印尼專利至少有新臺幣（下同）300 萬元之價值，此部分聲請送請專業鑑定機關表示意見。
五、爰聲明：被告應給付原告300 萬元及自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
貳、被告辯稱：
一、系爭印尼專利目前在印尼係一有效專利，並無原告所稱專利權滅失之情事：
（一）系爭印尼專利當初係因99年未繳納第5 年年費，印尼工業財產局於102 年6 月13日行文給原告，請其於發文之日起三個月內繳交系爭印尼專利之年費，否則依印尼專利法第115 條之規定，系爭印尼專利將被視為無效（被證13）。被告於7 月間得知上情後，即指示原印尼代理人DR.OOOOOO DOOOOOOO L.,SH. （下稱原印尼代理人）於繳納期限前（即西元2013年9 月13日）主動完納所有應繳費用。原印尼代理人於8 月20日繳納系爭印尼專利第5 至8 年年費及第5 至7 年罰金，並取得印尼工業財產局開立之繳費收據，同時確認系爭印尼專利第9 年年費繳納之期限為2014年11月28日（被證16），系爭印尼專利目前在印尼應係一有效專利，並無原告所稱專利權滅失之情事。被告為慎重起見，尚委請另一印尼代理人INT-TRA-POOOOOOOOOOO以非正式管道向印尼工業財產局查核系爭印尼專利目前狀態，經其查詢後，亦確認系爭印尼專利之權利期間係至2025年3
月17日止，且該第8 年年費亦已於2013年8 月20日繳納，與原印尼代理人之說明相同，故亦可佐證系爭印尼專利權目前確係有效存在。
（二）原告雖提出印尼工業財產局2013年9 月30日第HKI.3.HI.
05.03.02.5588 號函主張系爭印尼專利遭印尼官方通知無效云云（原證1 ）。然經被告委請原印尼代理人向印尼工業財產局查明後，方知該公函因所使用之資料發生技術上之錯誤，致其內容與事實並非相符，就此，印尼工業財產局並於2013年12月23日以HKI.3-HI.05.04.04.388 號函通知原告及原印尼代理人，說明2013年9 月30日之公函所使用之資料係發生技術上之錯誤，經再次確認資料後，已確認系爭印尼專利之年費已於2013年8 月20日繳納，並藉由此函來撤銷前函，同時聲明系爭印尼專利之保護仍為有效（見被證22）。可知，印尼工業財產局來文證實系爭印尼專利仍確實有效。另由本院於印尼工業財產局網站所列印有關系爭印尼專利查詢結果之網頁資料可知，系爭印尼專利並無任何失效的註記，且其「有效日期」亦至2025年3
月17日，顯見系爭印尼專利目前仍為一有效之專利。
（三）綜上可知，不論是由系爭印尼專利之繳費收據、印尼工業財產局之公函抑或是系爭印尼專利於印尼工業財產局網站之查詢結果，均顯示系爭印尼專利目前在印尼應係一有效之專利，並無原告所稱專利權滅失之情事。原告無理由否認被告所提印尼工業財產局繳費收據之真實性，卻又不願配合提出相關文件以利被告進行上開印尼工業財產局出具公函之公認證程序，其主張顯屬無據。
二、退步言之，縱認無法確定系爭印尼專利之效力，而有審酌系爭印尼專利之價值及原告因系爭印尼專利消滅所受之損害時，因原告目前所推出之「防偽產品」及「防偽電子鎖產品」皆與系爭印尼專利之技術特徵不同，故被告以該產品來計算系爭印尼專利之價值，並不足採。又美國專利局於審查系爭專利之美國對應案時所提出之引證資料第US2004/0000000號專利公開案（見被證11號），及系爭專利於專利說明書中所提出之先前技術第WO00/23954號專利（見被證12號）之組合，足以證明系爭印尼專利不具進步性，而有得撤銷之事由，依印尼專利法第91條之規定，得提起撤銷訴訟撤銷該專利之專利權。因此，原告若欲於印尼主張或行使系爭印尼專利，例如進行專利讓與或授權、對侵權人主張專利侵害等，其相對人即可使用前述引證資料並透過上述訴訟程序來撤銷系爭專利，而使系爭印尼專利之價值及效用大大減損。故系爭印尼專利之價值已因其具有印尼專利法第91條之得撤銷事由，而大幅滑落，甚至完全喪失，原告於請求被告因系爭印尼專利之滅失而負擔損害賠償責任時，自應考量系爭印尼專利不具進步性而有得撤銷之事由等因素，始能合理計算系爭印尼專利之價值。
三、爰聲明：原告之訴駁回；如受不利益判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
參、得心證之理由：
一、本件兩造間對於原告委任被告在印尼申請系爭印尼專利，並於2005年3 月17日經印尼政府核准而取得專利權（登記為
ID00 00000號專利），原告並委任被告代為維護專利之事實，並無爭執，惟爭執系爭印尼專利權是否因被告執行事務之過失而失效，及原告得否向被告請求損害賠償及賠償金額為何。
二、按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第277 條定有明文。民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求（最高法院17年上字第917 號民事判例參照）。本件原告主張系爭印尼專利因被告之使用人自行撤回或未繳納年費而失效，為被告所否認，原告自應就此有利於己之事實，負擔舉證之責任。
三、經查，原告雖提出印尼工業財產局2013年9 月30日第HKI.3.HI.05.03.02.5588號函（見原證1 ），主張系爭印尼專利因未繳納年費，經印尼工業財產局以上開函文通知專利業已失效，惟被告辯稱：前開函文實係誤發，系爭印尼專利於99年間未繳納第5 年年費，印尼工業財產局於102 年6 月13 日
行文予原告，請其於發文之日起三個月內繳交系爭印尼專利之年費，否則依印尼專利法第115 條之規定，系爭印尼專利將被視為無效，被告於7 月間得知上情後，即指示原印尼代理人於繳納期限前主動完納所有應繳費用，原印尼代理人於8 月20日繳納第5 至8 年年費及第5 至7 年罰金，並取得印尼工業財產局同日開立之繳費收據，同時確認系爭印尼專利第9 年年費繳納之期限為2014年11月28日。印尼工業財產局因技術上錯誤，誤發上開2013年9 月30日函文，經被告查證後，印尼工業財產局另以2013年12月23日以HKI.3-HI.05.04.04.388 號函通知原告及原印尼代理人，說明2013年9 月30日之函文所使用之資料係發生技術上之錯誤，經再次確認資料後，已確認系爭印尼專利之年費已於2013年8 月20 日 繳納，並撤銷前函，同時聲明系爭印尼專利之保護仍為有效等語，業據被告提出印尼工業財產局2013年6 月13日函文、2013年8 月20日繳費收據、2013年12月23日函文為證（見被證13 、16 、22），經核對上開印尼工業財產局函文之格式與原告提出原證1 之函文格式相同，形式上堪信為真正，原告雖質疑被告提出印尼工業財產局函文之真正，惟被告如欲向我國駐外機構申請認證上開文書，因文書之受文者為原告，須原告配合提出原告公司登記資料及法定代理人之身分證件、委任狀等（見被證26），始得進行認證手續，原告迄本件言詞辯論終結為止，均未提出相關證件以供被告辦理認證，僅一再否認被告提出之文書真正，自非正當。
四、次查，經本院自行連結印尼工業財產網站，查詢系爭印尼專利之相關資料，顯示系爭印尼專利之有效日期為「2025年3
月17日」，狀態為「專利審核已過」，並無「申請者自行取消專利」、「取消」、「專利有效期限已到」、「不符合法律規定予取消」等情形，有該網頁列印資料（印尼文）及被告提出之中文譯本可稽（見本院卷㈠第235-238 頁、被證23），足認系爭印尼專利尚為有效狀態，核與被告提出之上開印尼工業財產內容相符，原告主張系爭印尼專利業已失效云云，不足採信。
五、本件由原告提出之證據，無法證明系爭印尼專利權業已失效之事實，則原告主張因被告執行委任事務有過失，造成系爭印尼專利權失效，致原告發生損害云云，即屬無據，原告依民法第184 條、第227 條、委任契約之法律關係，提起本件訴訟，請求被告給付300 萬元及自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，經核與判決之結果不生影響，爰勿庸再予審酌，附此敘明。
七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　103　 年　　4　　 月　　18　　日智慧財產法院第一庭
法　官　彭洪英
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　103　 年　　4　　 月　　18　　日書記官　郭宇修