智慧財產法院民事判決

原告

OZAKI WORLDWIDE LTD.

法定代理人

LIU, KENG-YUAN（劉耕源）

訴訟代理人

王文成律師

訴訟代理人

李文賢

訴訟代理人

樓之3

被告

通鷁實業有限公司

法定代理人

吳琪銘

訴訟代理人

朱俊雄律師

　 趙興華

上列當事人間確認請求權不存在事件，本院於103 年1 月16日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

甲、程序事項

一、有關涉外事件部分：按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決要旨參照）。經查：

（一）本院有國際裁判管轄權：本件原告OZAKI WORLDWIDE LTD.係外國法人，故本件具有涉外因素，而為涉外事件。再者，雖涉外民事法律適用法並未就國際管轄權予以規定，然被告營業所設於我國境內，經類推民事訴訟法第2條第2項規定，應認被告營業所所在地之我國法院有國際管轄權。另依專利法所保護之智慧財產權益所生第一、二審民事訴訟事件，為本院管轄案件，智慧財產法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第7條、智慧財產案件審理細則第2條第1項第3款定有明文，故本院自得就本件確認請求權不存在事件為審理。

（二）本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律：次按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，民國100 年5 月26日施行之涉外民事法律適用法第42條第1 項定有明文。本件原告請求確認被告基於中華民國第M427617 號「觸控筆改良結構」新型專利（下稱系爭專利）對原告之請求權不存在，所爭執之法律關係標的為專利權，是本件應定性為智慧財產權紛爭事件，而被告係依我國專利法規定取得系爭專利權，系爭專利權乃依我國法律規定受保護，揆諸上開說明，本件之準據法，自應依中華民國法律。

二、有關當事人能力部分：按非法人團體，設有代表人或管理人者，有當事人能力，民事訴訟法第40條第3 項定有明文。又按未經認許其成立之外國法人，雖不能認其為法人，然仍不失為非法人之團體，苟該非法人團體設有代表人或管理人者，依民事訴訟法第40條第3 項規定，自有當事人能力。至其在臺灣是否設有事務所或營業所則非所問（最高法院50年台上字第1898號判例參照）。查本件原告雖為未經我國認許之外國公司，然其設有代表人且有一定之目的及獨立之財產等情，有外國公司登記證及認證函附卷可參（見本院卷第211 至217 頁），揆諸上開說明，自有當事人能力，被告辯稱原告無當事人能力云云，並不足採。

乙、實體事項

一、原告主張：

（一）被告通鷁實業有限公司（下稱通鷁公司）為系爭專利之專利權人，專利權期間自101 年4 月21日至110 年9 月29日止。詎被告委由律師發函予原告供應商光隆科技股份有限公司（下稱光隆公司），表示原告供應予光隆公司銷售之「OZAKI 觸控筆（型號IAOZO16R）」（下稱系爭產品）侵害被告系爭專利權。惟被告主張系爭專利權遭侵害卻不對原告起訴，使原告是否侵害被告系爭專利權陷於不明確狀態，致原告私法上之法律地位有受侵害之危險，而此危險得以確認判決除去，是原告有即受確認判決之法律上利益，爰依民事訴訟法第247 條第1 項前段規定，提起本件請求。

（二）被告就系爭專利權範圍之更正並不符合減縮之要件，其更正不應准許。

（三）系爭產品並未於固定座中央外圍設有一凸緣，並無文義或均等之表現，故系爭產品不落入系爭專利更正前或更正後申請專利範圍第1 、6 項。

（四）系爭專利不具進步性：

１、系爭專利更正前或更正後申請專利範圍第1 項：

⑴證據1 、2或證據1、3之組合可證明其不具進步性：證據1 已揭示「筆具」「接合部」「固定座」「凸緣」「導電織物」「塞子」等技術特徵，雖然證據1 之筆頭23未揭示固定座「且於中央外圍設有一凸緣而將該固定座形成前部與後部」技術特徵，但證據2 筆頭座2 設於筆桿管3 前端，其中央設有貫穿透孔，且於中央外圍設有一凸緣而將筆頭座2 形成前部與後部，證據3 固定座200 之外圍設有凸緣而將固定座200 形成前部與後部，是當所屬技術領域中具有通常知識者以證據1 為相關先前技術，欲將固定座形成前部與後部，參照證據2 之筆頭座2 或證據3 之固定座200 ，在證據1 之筆頭23的中央外圍設置一凸緣，係顯而易知。

⑵證據1 、5 之組合可證明其不具進步性：證據5 已揭示「筆具」「接合部」「固定座」「凸緣」「塞子」等技術特徵，雖然證據5 之導電矽膠22與「導電織物」略有差異，但證據1 之第二層體122 及第三層體123 係凸出設於固定座之前部其透孔內且設有導電層，當所屬技術領域中具有通常知識者以證據5 為相關先前技術，欲替換導電材料，以證據1 之第二層體122 及第三層體123 之導電纖維布替換證據5 之導電矽膠22，係顯而易知。

⑶證據3 、5 之組合可證明其不具進步性：雖然證據5 之導電矽膠22與「導電織物」略有差異，但證據3 之保護蓋400 由導電纖維材料所製成，當所屬技術領域中具有通常知識者欲替換導電材料，以證據3 之保護蓋400 之導電性纖維材料替換證據5 之導電矽膠22，係顯而易知。

２、系爭專利更正前或更正後申請專利範圍第6 項：證據1 之第3 圖顯示第二層體122 及第三層體123 之頂端係呈彎捲球狀體，證據3 之保護蓋400 揭示「導電織物係呈彎捲球狀體」，證據4 揭示伸縮型通用電容筆之筆頭為纖維橡膠「係呈彎捲球狀體」，證據5 之導電矽膠22揭示「係呈彎捲球狀體」，故證據1 、3 之組合，或證據1 、3 、4 之組合，或證據1 、5 之組合，或證據3 、5 之組合，可證明其不具進步性。

（五）並聲明：⑴確認被告基於中華民國第M427617 號新型專利對於原告之排除侵害請求權及損害賠償請求權均不存在。

⑵訴訟費用由被告負擔。

二、被告則以下列等語置辯：

（一）本件更正係申請專利範圍之減縮且符合專利法所定其他准予更正之相關規定，應予准許。

（二）系爭產品落入系爭專利更正後申請專利範圍第1、6項：１、系爭產品之結構與系爭專利更正後申請專利範圍第1 項在中央外圍設有凸緣之形態存在差異，故不符合文義讀取，但系爭專利增設凸緣係在界定出一結構安裝時所需之檔止效果，而系爭產品之內外環套設結構恰可實質相同地產生該效果，故兩者手段、功效、結果均實質相同，而有均等論之適用，故系爭產品落入系爭專利更正後申請專利範圍第1項。

２、系爭產品之導電織物具有彎捲球狀體之外觀，故落入系爭專利更正後申請專利範圍第6項。

（三）系爭專利具進步性：

１、證據1 、2 之書寫頭係為「實體物」，在使用上不具輕薄與極佳之彈性，會使接觸之觸控面板產生破裂及刮傷，反觀系爭專利使具導電層21之導電織物12在使用上更具彈性、輕薄、快速感應、精確度高、抗菌且無廢水污染、環保及無過敏反應，自具有進步性。又系爭專利之導電織物及塞子與證據1 所揭示三層構造之書寫頭及第一層體(121)不同，而證據2 說明書內容並無凸緣元件及符號，故證據1 、2 之組合空間形態不同，其所達成目及效果不同。

２、證據3 不同於系爭專利具貫穿透孔之固定座，且證據3 不具安全伸縮性，與系爭專利所欲達到之目的及功效均不同。

３、證據1 、3 、5 並無系爭專利更正後申請專利範圍第6 項之「導電織物係呈彎捲球狀體」，又系爭專利其彎捲球狀體係利用其彎捲而嵌設於固定座12之貫穿透孔120 內，其並非如證據1 之先前技術實心筆芯50、及以三明治結構內套設於凸出下柱112 之書寫頭12，其亦非為如證據2 其無法伸縮之下上連接成一體之實心大、小球體101 、102 之筆頭1 ，亦非如證據3 之保護蓋400 套設於其元件待300外側，再將其元件300 及元件400 套設於實心且前端凸出於元件300 內部空間一半之柱狀體之元件210 ，故系爭專利更正後申請專利範圍第6 項具進步性。

（四）並聲明：⑴駁回原告之訴。⑵訴訟費用由原告負擔。

三、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執，自堪信為真實（見本院卷第422 至423 頁）：

（一）被告於100 年9 月30日向智慧局申請「觸控筆改良結構」新型專利，經該局審查核准後，發給第M427617 號新型專利證書，專利權期間自101 年4 月21日至110 年9 月29日止（見本院卷第25頁）。

（二）被告於102 年3 月14日委由律師發函予晶競公司、晶實公司及光隆公司，請其停止侵害系爭專利之行為（見本院卷第22至24頁）。

（三）被告於102年10月23日向智慧局申請更正系爭專利申請專利範圍第1項，現於智慧局審查中。

（四）系爭產品為原告販賣予光隆公司，故原告有提起本件確認訴訟之確認利益。

四、本院經整理並協議簡化兩造爭點如下（見本院卷第423 頁）：

（一）系爭專利之更正是否應予准許？

（二）系爭產品是否侵害系爭專利更正後或更正前申請專利範圍第1、6項？

（三）下列證據是否足以證明系爭專利更正後或更正前申請專利範圍第1、6項不具進步性：

1、第1 項：證據1 、2 之組合；證據1 、3 之組合；證據1 、5 之組合；證據3 、5 之組合。

2、第6 項：證據1 、3 之組合；證據1 、3 、4 之組合；證據1 、5 之組合；證據3 、5 之組合。

五、本院之判斷：

（一）按關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之事由，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日，智慧財產案件審理細則第32條定有明文。上開有關得即為本案審理裁判之情形，屬例示規定，倘依准許更正後之申請範圍，系爭專利仍有應撤銷之事由，則法院亦無須斟酌更正程序之進行程度而可為本案裁判。查本件原告於102 年10月23日向智慧局申請更正系爭專利申請專利範圍第1 項，更正案尚在智慧局審查中等情，有專利更正申請書附卷可參（見本院卷第259 至371 頁），本院認縱依准許更正後之申請專利範圍，系爭專利仍有應撤銷之事由存在，是以本院無須斟酌智慧局更正程序進行程度而得為本案審理。又原告既依更正後申請專利範圍主張其權利，而縱依更正後申請專利範圍系爭專利亦有應撤銷事由存在等情已如前述，是基於處分權主義，本院即依原告所主張之更正後申請專利範圍為審理。再者，本件系爭專利申請專利範圍共計8 項，其中第1 項為獨立項，其餘為直接或間接依附於第1 項之附屬項，原告主張系爭產品侵害系爭專利更正後申請專利範圍第1 、6 項，是本件僅就上開範圍為論述，合先敘明。

（二）系爭專利之技術內容：

１、一般運用於手機、電腦產品、電玩等各種產品上之觸控式面板主要係為電阻及電容兩種，電阻式係以下壓力量將雙導電層接觸導通經計算其位置，電容式則以人當作電容去改變電流或以電場感應作為位置判斷，而一般操作都以手指，然在操作準確度不高，容易發生錯誤，雖有先進發明固定式之操作筆，其操作不具彈性，容易使觸控面板損壞（見本院卷第143 頁）。系爭專利在提供一種觸控筆改良結構，其包括：一筆具，係為一桿體且於前方設有一接合部；一固定座，係設於筆具之接合部且為導電體，其中央設有貫穿透孔且於中央外圍設有一凸緣而形成前、後部；一導電織物，係凸出設於固定座之前部其透孔內，該導電織物係以真空濺鍍（物理電鍍）或無電解電鍍（化學電鍍）形成導電層；一塞子，係設於固定座其中央透孔內部並頂止於導電織物。藉此設計，可將觸控筆於固定座上設有以真空濺鍍形成之導電織物，使結構輕薄、快速感應增加導電性並其使用具彈性且精確度更高，有效提昇產品使用方便性且無廢水污染、環保問題、接觸人體無過敏性反應並具抗菌效果，符合進步、實用與使用者之所需（見本院卷第141 頁系爭專利說明書摘要）。其主要示意圖如附圖1 所示。

２、系爭專利更正後前開申請專利範圍如下：

⑴第1 項：一種觸控筆改良結構，其包括一筆具、一固定座、一導電織物、一塞子，其中，筆具係為一導電桿體且於其前方設有一接合部；而固定座係設於筆具之接合部且為導電體，其特徵在於：固定座中央設有貫穿透孔且於中央外圍設有一凸緣而將該固定座形成前部與後部；而導電織物係凸出設於固定座之前部其透孔內，且該導電織物係設有導電層；而塞子係設於固定座其中央透孔內部並頂止於導電織物。

⑵第6 項：如申請專利範圍第1 項或第2 項或第3 項所述之觸控筆改良結構，其中，導電織物係呈彎捲球狀體。

（三）系爭專利更正後申請專利範圍第1、6項不具進步性：１、按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定」，智慧財產案件審理法第16條第1 項定有明文。本件被告抗辯系爭專利有應撤銷原因存在，本院就此抗辯應自為判斷。又系爭專利係於100 年9 月30日申請，經審定核准專利後，於101年4 月21日公告等情，有專利公報附卷可參（見本院卷第25頁），因此，系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即92年2 月6 日修正公布、93年7 月1 日施行之專利法為斷（下稱92年專利法）。次按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，且可供產業上利用者，得依92年專利法第93條、第94條第1 項規定，申請取得新型專利。又新型為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，不得申請取得新型專利，同法第94條第4項定有明文。

２、本件引證案之說明：本件原告主張證據1 、2 、3 、4 、5 可證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 、6 項不具進步性，本院認證據1、5 已可證明系爭專利更正後上開申請專利範圍不具進步性，故僅就證據1 、5 為論述，合先敘明。茲將上開引證之技術內容說明如下：

⑴證據1 之技術內容（見本院卷第219 至232 頁）：證據1 為98年11月11日公告之我國第M368843 號「觸控筆」專利案，其公開日早於系爭專利申請日（100 年9 月30日），可為系爭專利之相關先前技術。證據1 揭示一種觸控筆，主要在強化其筆芯與筆管間的結合結構，使得筆芯經得起長期使用，較不易因施力不當、或者外力撞擊等原因導致損壞歪斜或脫落，另一方面，再以增加觸控筆之書寫頭摩擦係數的方式，改善過往橡膠材質的觸控筆，因為過於順暢反而導致處理器(CPU) 判讀不及，影響書寫效果等令人氣惱的問題，當操作者使用本創作之觸控筆時，將毋需在刻意控制書寫速度，對於使用低階處理器(CPU) 以及互動式小螢幕的小電腦、PDA 或者手機等有極大幫助（見本院卷第220 頁證據1 說明書新型摘要）。其主要示意圖如附圖2 所示。

⑵證據5 之技術內容（見本院卷第278 至289 頁）：證據5 為100 年5 月21日公告之我國第M404422U1 號「觸控結構」專利，其公開日早於系爭專利申請日（100 年9月30日），可為系爭專利之相關先前技術。證據5 係有關於一種觸控結構，其包括：一手持體；一設於該手持體一端之觸控端，該觸控端包含一設於該手持體一端之導電元件；該導電元件外罩設一導電矽膠，該導電矽膠呈圓弧之鈍頭狀，該導電矽膠藉一固定元件固定於該手持體之一端。使用者可握持手持部，使觸控端與電容式觸控螢幕之操作介面接觸；當觸控端與電容式觸控螢幕接觸時，係藉由該觸控端之軟質的導電矽膠，與電容式觸控螢幕表面的導電層所形成之電場產生電流藕合，以吸收電容式觸控螢幕表面之微小電流，傳導至控制卡進而計算出觸控端所在的位置及其所途經之軌跡，螢幕上的觸覺反饋系統便可根據預先編程的程式驅動各種連結裝置。觸控端之導電矽膠會隨手持體下壓的壓力而隨之變形，使用者可藉此調整控制觸控端與觸控螢幕的接觸面所需的大小，使觸控面可更隨機的調整（見本院卷第279 頁證據5 說明書新型摘要）。其主要示意圖如附圖3所示。

３、證據1 、5 之組合可證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步性：

⑴查證據5 說明書第5 頁第10至17行及第1 、2 圖揭示：「…觸控結構，包括：一手持體1 ，…一設於該手持體1 一端之觸控端2 ，該觸控端2 包含一設於該手持體1 一端之導電元件21，該導電元件21為一銅塊；該導電元件21外罩設一導電矽膠22，該導電矽膠22呈圓弧之鈍頭狀，該導電矽膠22藉一固定元件23固定於該手持體1 之一端，該固定元件23為一環圈；上述手持體1 及觸控端2 皆為導電材質所製成。」（見本院卷第283 頁），是比較系爭專利更正後申請專利範圍第1 項與證據5 ，系爭專利為一種觸控筆改良結構（對應於證據5 第5 頁第10行及圖1 、2 揭示一種觸控結構），其包括一筆具、一固定座、一導電織物、一塞子，其中，筆具係為一導電桿體且於其前方設有一接合部（對應於證據5 觸控結構，包括：一手持體1 ，為導電材質所製成。另證據5 雖未特別強調如系爭專利之接合部，然其手持體1 係與觸控端2 相連接，該部分亦可視為接合部）；而固定座係設於筆具之接合部且為導電體，其特徵在於：固定座中央設有貫穿透孔且於中央外圍設有一凸緣而將該固定座形成前部與後部（對應於證據5 一設於該手持體1 一端之觸控端2 為導電材質所製成，其中央設有貫穿透孔且於中央外圍設有一固定元件23而將該觸控端2 形成前部與後部）；而導電織物係凸出設於固定座之前部其透孔內，且該導電織物係設有導電層（對應於證據5一導電矽膠22係凸出設於觸控端2 之前部其透孔內，然證據5 之導電矽膠與系爭專利之導電織物不同）；而塞子係設於固定座其中央透孔內部並頂止於導電織物（對應於證據5 觸控端2 內部具一設於該手持體1 一端之導電元件21）。

⑵由上可知，系爭專利更正後申請專利範圍第1項所界定之「觸控筆」、「筆具」、「固定座」、「凸緣」及「塞子」，已分別為證據5之「觸控結構」、「手持體1」、「觸控端2」、「固定元件23」及「導電元件21」所揭露，所餘差異僅在於證據5 並未揭露系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之「導電織物」。然查，證據1 說明書第5 頁第1 至9 行及第2 、3 圖揭示：「書寫頭12由內而外包括有…第三層體123 ，…為具有導電性之纖維布…」（見本院卷第224 頁），故系爭專利更正後申請專利範圍第1 項所界定之「導電織物」，已為證據1 之「第三層體123 」所揭露。

⑶組合動機：查證據1、5同屬觸控結構領域，而證據1說明書第7頁第5至7行已教示第三層體123的功效：「…網孔數目較粗的導電纖維布作為第三層體，以增加適度摩擦力也可以改善習知橡膠材質觸控筆所帶來的困擾，使得操作者書寫手感更佳」（見本院卷第226頁），是所屬觸控結構領域者，在面臨習知觸控筆書寫困難之問題時，自有動機參考證據1 之教示，將證據5 之導電矽膠材質置換為證據1 之纖維布，是證據1 、5 組合並非困難，而系爭專利更正後申請專利範圍第1 項相較於證據1 、5 之組合，並未有功效上之增進，是證據1 、5 之組合足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步性。

⑷至被告雖辯稱：系爭專利的空間型態與引證案不同，引證案並無彈性容易損壞面板，系爭專利有較具彈性之功效，故有進步性云云。然查，參諸系爭專利說明書第3 頁第16至18行記載所欲解決之問題為：「…雖有先進發明固定式之操作筆，然該種習用品操作上不具彈性，容易使觸控面板損壞。…」（見本院卷第143 頁），以及第7 頁第14至16行記載：「…導電織物2 本身具有彈性，所以即會陷下，當下壓力量消失則會使導電織物2 恢復原狀成為彎捲球體狀，…」（見本院卷第147 頁），可知系爭專利係利用導電織物呈彎捲球體狀之技術手段，使接觸觸控面板之部位產生彈性變形而達到具有彈性之功效，以解決習知固定式操作筆不具彈性容易使觸控面板損壞之問題，然證據1說明書第7 頁第1 至7 行已明確揭示：「…利用導電性海綿層體增加緩衝效果，可以避免操作者一時施力過當，造成觸控螢幕的損傷…包覆了網孔數目較粗的導電纖維布…使得操作者書寫手感更佳」（見本院卷第226 頁），另外第2 圖也揭示下柱112 與書寫頭12外部間有相當的空間以允許書寫頭向內變形（見本院卷第231 頁），故證據1 所使用導電纖維布與導電性海綿層之組合，即可達到在接觸觸控面板之部位產生彈性變形及不損傷觸控螢幕等功效，是被告上開置辯並不足取。

４、證據1 、5 之組合可證明系爭專利更正後申請專利範圍第6項不具進步性：

⑴系爭專利更正後申請專利範圍第6項為依附於第1項或第2項或第3項之附屬項，其進一步界定導電織物係呈彎捲球狀體。經查，證據5 第2 圖亦揭示導電矽膠呈圓弧鈍頭狀，相當於系爭專利之呈彎捲球狀體（見本院卷第288 頁），被告辯稱證據5 並未揭露此項技術特徵云云，尚屬無據，是證據5 已揭露系爭專利更正後申請專利範圍第5 項所進一步限定之技術特徵。又證據1 、5 之組合足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步性已如前所述，故證據1 、5 之組合亦足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第6 項不具進步性。

⑵再者，系爭專利更正後申請專利範圍第6 項雖為多項附屬項態樣，係依附第1 項或第2 項或第3 項之附屬項，然原告僅主張系爭產品落入系爭專利更正後申請專利範圍第1項，且進步性之審查係以每一請求項中所載之發明整體為對象，每一請求項為權利人主張權利之基本單位，準此，系爭專利更正後申請專利範圍第6 項依附請求項第1 項之態樣既已被證據1 、5 之組合所揭露而不具進步性，則系爭專利更正後申請專利範圍第6 項即不具進步性，附此敘明。

六、綜上所述，被告雖主張原告之系爭產品落入系爭專利更正後申請專利範圍第1 、6 項，然被證1 、5 之組合足證系爭專利更正後申請專利範圍第1 、6 項不具進步性，依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，被告不得基於系爭專利權對原告主張權利，從而，原告依民事訴訟法第247 條第1 項之規定，請求確認被告基於系爭專利權對於原告之排除侵害請求權及損害賠償請求權均不存在等情，於法有據，應予准許。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

八、據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條規定，判決如主文。

智慧財產法院第一庭