智慧財產法院民事判決

上訴人

吳祚大

上訴人

大崴股份有限公司

法定代理人

吳茂

共同訴訟代理人

吳宗樺律師

共同訴訟代理人

許睿芝律師

共同訴訟代理人

陳和貴律師

複代理人

馮馨儀律師

被上訴人

永再昌企業有限公司

兼被上訴人

楊哲明

被上訴人

遠百企業股份有限公司

兼法定代理人

徐旭東

被上訴人

鼎鼎聯合行銷股份有限公司

兼法定代理人

徐旭東

上四人共同訴訟代理人

黃郁珊律師

上四人共同訴訟代理人

黃建隆律師

複代理人

王詩瑋律師

上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議等事件，上訴人對本院中華民國102 年6 月11日102 年度民著訴字第2 號第一審判決提起上訴，本院於103 年12月30日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序事項：

一、被上訴人永再昌企業有限公司（下稱永再昌公司）業於民國102 年3 月13日（原審判決前）選任被上訴人丁○○為清算人，並於翌日申請解散登記，經新北市政府核准在案（本院卷第37、105 至108 頁之公司變更登記表、本院依職權調閱影印之永再昌公司公司登記卷內新北市政府函、解散登記申請書、股東同意書、變更登記表）。而被上訴人永再昌公司、丁○○均未向法院呈報清算人（本院卷第1 冊第40、143 頁之臺灣新北地方法院函），經上訴人於同年12月11日具狀聲明承受訴訟（本院卷第1 冊第136 至137 頁），原審於同年月13日裁定由被上訴人丁○○承受訴訟（本院卷第1 冊第144 至145 頁）。

二、被上訴人永再昌公司、丁○○經合法送達，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386 條所列各款情形，爰依上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決。

三、上訴聲明第5 項原就上訴聲明第1 、2 項聲請假執行（本院卷第18頁），上訴人嗣更正為上訴聲明第2 、3 項，經被上訴人表示無意見（本院卷第1 冊第111 頁），核屬聲明項次之更正，非為訴之變更追加，自應允許。

貳、兩造之聲明及陳述如下：

一、上訴人起訴主張：如附圖1 所示之「龍馬獸圖」（下稱系爭著作），創作人於76年6 月1 日將著作財產權轉讓予高士實業股份有限公司（下稱高士公司），並於同年12月31日取得美術著作權註冊。其後高士公司於78年8 月1 日將其著作財產權轉讓上訴人甲○○，被上訴人甲○○即授權由上訴人大崴股份有限公司（下稱上訴人公司）向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請取得如附圖2 所示之商標（下稱系爭二商標）。上訴人於網路上發現被上訴人鼎鼎聯合行銷股份有限公司（下稱鼎鼎公司）所經營之Happy Go快樂購卡友網站所刊載之被上訴人遠百企業股份有限公司（下稱遠百公司）所屬之愛買amart 量販店「聖誕狂歡嘉年華」網頁廣告文宣（如附圖7 所示，下稱系爭電子文宣），有販售被上訴人永再昌公司所生產之「POLOPARTY 彩色刷毛半高領衫」產品（下稱「POLO PARTY半高領衫」），竟擅以「龍馬獸圖」及「UNICORN 」字樣（如附圖5 所示）作為產品標示，並以電子郵件方式寄發所有網站會員，使消費者誤認該產品為UNICORN 品牌，侵害上訴人甲○○之著作財產權及上訴人公司之商標權。爰依現行商標法第68條第1 項第1 款、第71條第1 項第2 款、民法第185 條、著作權法第88條、公司法第23條第2 項、公平交易法第20條第1 項、第21條、第24條、第31條規定，請求被上訴人連帶負損害賠償責任等語，並聲明：㈠被上訴人應連帶給付上訴人甲○○新臺幣（下同）1,000,000元，及自102 年1 月11日起至清償日止，按週年5%計算之利息。㈡被上訴人應連帶給付上訴人公司1,000,000 元，及自102 年1 月11日起至清償日止，按週年5%計算之利息。㈢被上訴人應連帶負擔費用將本件最後事實審判決書主文欄，以長25公分、寬19公分之篇幅登載於聯合報第1 版下半頁1 日。㈣願供擔保，請准宣告假執行。

二、被上訴人永再昌公司、丁○○未於原審審理時到場，亦未提出書狀答辯。被上訴人遠百公司、鼎鼎公司、及辛○○於原審則以：被上訴人使用系爭二商標係通常使用，且其所製作之廣告並未以「龍馬獸圖」及系爭二商標表彰POLOPARTY 品牌之商品，亦未造成消費者之誤認，並無侵害商標權及著作權之情事，且被上訴人未違反公平交易法第20條、第21條及第24條之情事等語，資為抗辯。

三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，於本院主張：

㈠上訴人公司之商標權部分：

⒈依被證6 之商標授權合約書第1-1 條規定，上訴人公司從未授權任何公司於商品上使用「龍馬獸圖UNICORN 」商標，則被上訴人遠百公司任何使用「龍馬獸圖UNICORN 」商標商品，以及任何非「皮革、皮帶及其仿製品」之產品範圍內使用「龍馬獸圖」商標商品，當非上訴人公司授權合法製造、使用「龍馬獸圖」商標及「龍馬獸圖UNICORN 」商標之商品。故被上訴人遠百公司所販售之UNICORN 品牌商品，係未經上訴人公司授權使用「龍馬獸圖」商標及「龍馬獸圖UNICORN 」商標之商品。又上訴人公司既限制商標授權範圍，不含產品包裝外之促銷廣告，則被上訴人遠百公司不得使用「龍馬獸圖」商標促銷任何商品或「POLO PARTY半高領衫」。

⒉被上訴人永再昌公司、遠百公司、鼎鼎公司（下稱被上訴人三公司）未經商標權人同意，使用系爭二商標於如附圖6 所示之書面DM（下稱系爭書面DM）、系爭電子文宣促銷被上訴人永再昌公司「POLO PARTY半高領衫」，使相關消費者認識「龍馬獸圖」、「龍馬獸圖UNICORN」為「POLO PARTY半高領衫」之商標，侵害上訴人公司之商標權。又被上訴人遠百公司、鼎鼎公司為行銷被上訴人永再昌公司之「POLO PARTY半高領衫」，故意或過失使用系爭二商標引起消費者之興趣，消費者嗣後至實體賣場縱得辨識實際促銷商品，因消費者為購買系爭二商標促銷產品卻屈服現狀購買「POLO PARTY半高領衫」，亦有造成「最初興趣混淆」之商標侵害行為。

⒊受系爭書面DM、電子文宣使用系爭著作、系爭二商標而混淆誤認之消費者，若無意前往實體商店消費，仍可自「HAPPY GO快樂多一點」網頁中提供之「GOHAPPY 快樂購物網」網址，連結至該購物網網頁以及其內之「愛買線上購物」服務網頁，選購「POLO PARTY半高領衫」。

⒋被上訴人遠百公司、鼎鼎公司於系爭書面DM、電子文宣上使用「龍馬獸圖」商標、「龍馬獸圖UNICORN 」商標，在照片上方使用各品牌之商標圖案，目的係為表彰下方之促銷商品之來源，非屬通常之使用，而係商標之使用，符合修正前商標法第29條第2 項第1 款規定。

⒌被上訴人永再昌公司經被上訴人遠百公司、鼎鼎公司連絡後，知悉、同意使用「龍馬獸圖」商標、「龍馬獸圖UNICORN 」商標行銷「POLO PARTY半高領衫」，此證據係被上訴人遠百公司、鼎鼎公司所持有。惟被上訴人遠百公司、鼎鼎公司不為舉證，僅單純否認與被上訴人永再昌公司間有聯絡，依法應認上訴人上開主張為真。

⒍被上訴人三公司未經商標權人同意，使用「龍馬獸圖」商標、「龍馬獸圖UNICORN 」商標於書面DM、電子文宣，促銷被上訴人永再昌公司之「POLO PARTY半高領衫」，且故意於實體賣場同一花車上以粗體鮮明顏色標示「龍馬」字樣，同時就被上訴人永再昌公司屬於內衣之高領衫產品，以細體不明顯顏色、無法令人注意之方式縮小「POLO PARTY」字樣，被上訴人當係故意侵害商標權。另被上訴人遠百公司、鼎鼎公司不否認於電子文宣上使用「龍馬獸圖」商標、「龍馬獸圖UNICORN 」商標係屬「誤植所致」，被上訴人至少有過失侵害商標權。

⒎上訴人公司於97年6 月5 日即已受讓系爭二商標之相關權利，被上訴人之侵權行為係於99年12月間發生，上訴人自得請求損害賠償，被上訴人不得援引修正前商標法第35條（現行商標法第42條）規定，主張系爭二商標因未經辦理移轉登記而不得對抗被上訴人。

⒏被上訴人以A 商標標示B 品牌商品之方式，不符一般交易慣例或合理使用之方式，且被上訴人在電子文宣仍保留「POLO PARTY」字樣，可知被上訴人、前員工及一般消費者誤認POLO PARTY商品屬於UNICORN 品牌商品系列，確已造成一般消費者誤認之結果，而有違反公平交易法第20條第1 項第1 款之情。

⒐被上訴人之電子文宣將「龍馬獸圖」商標、「龍馬獸圖UNICORN 」商標與「POLO PARTY半高領衫」並列顯示，目的是為促銷該商品，則被上訴人以較大字體顯示「龍馬獸圖」、「龍馬獸圖UNICORN 」，已使消費者誤認「POLO PARTY半高領衫」為UNICORN 品牌商品，是被上訴人以不實促銷之方法致引人錯誤之欺罔手段，攀附UNICORN 品牌之商譽，藉此達到增加POLO PARTY商品銷售量之目的，違反公平交易法第21條第1 項及第24條規定。

㈡上訴人甲○○之著作權部分：

⒈依被證6 之商標授權合約書第1-1 條規定，被上訴人遠百公司銷售UNICORN 商品，非屬「皮革、皮帶及其仿製品」之產品，即非經上訴人甲○○授權使用系爭著作之商品。此外，被上訴人三公司未得上訴人甲○○之同意，即於系爭書面DM、電子文宣上任意將系爭著作及「UNICORN 」並列後塗上相同之藍色顏色（如附圖5 所示），除屬改作外，系爭書面DM、電子文宣使用系爭著作促銷被上訴人永再昌公司之「POLO PARTY半高領衫」，係屬授權範圍外之重製、公開傳輸、改作行為，侵害上訴人甲○○之著作財產權。

⒉被上訴人永再昌公司經被上訴人遠百公司、鼎鼎公司連絡後，知悉、同意使用系爭著作行銷「POLO PARTY半高領衫」，此證據係被上訴人遠百公司、鼎鼎公司所持有。惟被上訴人遠百公司、鼎鼎公司不為任何舉證，僅單純否認與被上訴人永再昌公司間有聯絡，依法應認上訴人上開主張為真。

⒊被上訴人非以合理使用或符合一般交易習慣之方式使用相同圖案之商標，無從認為其在電子文宣上重製及公開傳輸系爭著作之行為，符合著作權法合理使用之規定。

⒋被上訴人三公司未經商標權人同意，使用系爭著作於書面DM、電子文宣促銷被上訴人永再昌公司之「POLO PARTY半高領衫」，當係故意侵害著作權。另被上訴人遠百公司、鼎鼎公司主張本件係屬「誤植所致」云云，並不否認至少構成過失。並於本院聲明：

㈠原判決廢棄。

㈡被上訴人應連帶給付上訴人甲○○1,000,000 元，及自102 年1 月11日起至清償日止，按週年5%計算之利息。

㈢被上訴人應連帶給付上訴人公司1,000,000 元，及自102年1 月11日起至清償日止，按週年5%計算之利息。

㈣被上訴人應連帶負擔費用將本件最後事實審判決書主文欄，以長25公分、寬19公分之篇幅登載於聯合報第1 版下半頁壹日。

㈤就聲明第2 、3 項，願供擔保請准予假執行之宣告。

四、被上訴人永再昌公司、丁○○未於本院審理時到場，亦未提出書狀答辯。被上訴人遠百公司、鼎鼎公司、及辛○○於本院主張：

㈠上訴人公司之商標權部分：

⒈上訴人公司已授權唯多麗亞公司或定國公司製造、使用系爭二商標，此有定國公司與唯多麗亞公司所簽訂之買賣契約（被證2 ）可證，且依被證6 之商標授權合約，上訴人公司迄今仍持續授權唯多麗亞公司產製、銷售、販賣等使用「UNICORN 」商標（包含如附圖3 所示之「雙麒圖」商標及附圖2-1 、4 所示之「龍馬獸圖」商標）商品，其中第1-1 條約定授權「龍馬獸圖」商標與「雙麒圖」商標，使用於產品包裝、印刷品及內褲褲頭，不限於內褲褲頭，而「雙麒圖」商標與「龍馬獸圖」商標均是表彰「UNICORN 」，故被上訴人遠百公司所販售之UNICORN 品牌商品，為經上訴人公司授權使用商標之商品。且被上訴人遠百公司實體賣場亦有販售UNICORN品牌之內衣褲商品（被證5 第2 頁左上方圖、原證20第1 頁實體賣場照片），原證20有關「半高領衫」為內衣褲產品，則被上訴人係屬指示性合理使用。

⒉被上訴人遠百公司之實體賣場有販售UNICORN 品牌之商品，乃於系爭書面DM使用「龍馬獸圖」、「UNICORN 」，作為表彰販售UNICORN 品牌商品之用，有助於該品牌商品銷售利潤之增加，合於現今市場之交易習慣，符合著作權法之合理使用及商標法之指示性合理使用。

⒊被上訴人遠百公司之實體賣場純係基於POLO PARTY與UNICORN 商品均係同一供應商定國公司所提供，且因二品牌同時在進行優惠活動，始將二者商品放置於同一花車上展售，消費者從如附圖8 所示之商品掛牌得以清楚判斷係不同商標品牌之商品。且「POLO PARTY半高領衫」外包裝袋及吊牌多處清楚標示「POLO PARTY」字樣及商標圖樣，並未標示任何UNICORN 之商標，消費者能清楚辨識二品牌之不同，足證被上訴人並無以系爭二商標表彰「POLO PARTY半高領衫」之主觀意圖及客觀行為。

⒋消費者如要購買商品，仍需至被上訴人遠百公司之實體賣場購買，僅得連結至特約商「愛買」之介紹頁面即止（原證8 公證書之附件一及附件二），無法直接從系爭電子文宣頁面連結至其他網站進行網路線上購物。而被上訴人鼎鼎公司當時所經營之「GOHAPPY 快樂購物網」與系爭電子文宣所刊載之「HAPPYGO 快樂多一點」係屬二不同之網站，消費者縱令瀏覽系爭電子廣告文宣後，亦無法直接連結「GOHAPPY 快樂購物網」線上購物。

⒌被上訴人遠百公司係於101 年11月始於官方網站成立「愛買線上購物商店」，而本件「聖誕狂歡嘉年華」促銷活動期間為99年12月15至28日，當時尚無「愛買線上購物」之功能，消費者於瀏覽系爭電子文宣，無法直接於被上訴人遠百公司之官方網站購買商品。

⒍被上訴人並未使用「UNICORN 」之商標表彰Polo Party商品，已如前述，上訴人亦未證明系爭電子文宣有引起消費者考慮購買POLO PARTY商品的最初興趣，且消費者實際至被上訴人遠百公司之實體賣場時，因同時販賣「UNICORN 」之商標商品，2 種商標之區隔辨識度極大，消費者自得依其自由意志選擇購買，不會因系爭電子文宣誤將UNICORN 商品及「POLO PARTY半高領衫」並列顯示，而影響其購買決定。

⒎被上訴人遠百公司於系爭電子文宣上將「龍馬獸圖UNICORN 」及「POLO PARTY半高領衫」並列顯示，是擷取實體文宣圖檔過程不小心誤植所致，未有攀附上訴人商譽之意圖，被上訴人三公司並無侵害商標權之故意或過失。又被上訴人遠百公司所販售之POLO PARTY品牌商品雖由供應商定國公司所提供，但被上訴人遠百公司並非向被上訴人永再昌公司公司直接採購，未與該公司接觸。

⒏被上訴人鼎鼎公司僅單純依被上訴人遠百公司提供之電子文宣進行網路行銷，並無侵害商標權之行為。

⒐上訴人公司於其主張被上訴人侵害商標之期間，並未受讓取得系爭二商標權，況商標權之移轉未登記者，不得對抗第三人，原商標權人美商優尼康赫斯國際公司（下稱優尼康赫斯公司）並未將該侵權行為損害賠償請求權讓與上訴人公司，並通知被上訴人。

⒑系爭電子文宣並未有以系爭二商標表彰POLO PARTY品牌商品之意圖及行為，且消費者於被上訴人遠百公司實體賣場可清楚辨明商品之品牌係為UNICORN 或POLO PARTY，不致造成消費者錯誤之認知或決定，亦無攀附UNICORN 品牌之情事，自無違反公平交易法第20條、第21條及第24條規定。

㈡上訴人甲○○之著作權部分：

⒈被上訴人使用「龍馬獸圖UNICORN 」作為表彰被上訴人遠百公司販售UNICORN 品牌商品之用，有助於該品牌商品銷售利潤之增加，合於現今市場之交易習慣，符合著作權法之合理使用。

⒉被上訴人鼎鼎公司單純依被上訴人遠百公司提供之電子文宣檔案進行網路行銷，並無侵害著作財產權之行為。並答辯聲明：

㈠上訴駁回。

㈡如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。叁、經查下列事實，有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽，復為兩造所不爭執，自堪信為真實：

一、系爭著作（如附圖1 所示）為上訴人甲○○所創作，嗣於76年6 月1 日上訴人甲○○將著作財產權轉讓高士公司，高士公司於同年12月16日申請著作權註冊，並於同年12月31日經內政部准許美術著作之著作權註冊（註冊號：台內著字第55325 號）。其後高士公司於78年8 月1 日將系爭著作之著作財產權轉讓上訴人甲○○（原審卷第13至22頁之內政部函、收據、著作權註冊申請書、76年6 月1 日著作權轉讓證明書、著作權執照底稿、78年8 月1 日著作權轉讓證明書《原證1 、2 》，並有本院調閱之註冊號台內著字第55325 號美術著作之著作權註冊案卷）。

二、訴外人吉甫國際股份有限公司（下稱吉甫公司，當時法定代理人即上訴人甲○○）於86年10月17日，以附圖2-1 之商標，向經濟部中央標準局（嗣於88年1 月26日正式改制為智慧財產局）申請註冊，嗣於88年5 月11日變更申請人為優尼康赫斯公司，經核准列為註冊第00912854號商標，於89年11月1 日註冊，於同年12月1 日註冊公告；其後臺灣臺北地方法院（下稱臺北地院）民事執行處於95年8 月23日以北院錦95執助乙字第4007號函請智慧財產局禁止優尼康赫斯公司就此商標移轉、授權、設質、讓與、信託或為其他處分，經智慧財產局於本商標註冊簿加註「禁止處分」意旨，並於同年10月1 日公告；之後臺北地院民事執行處於97年7 月4 日通知智慧財產局前開95年8 月23日執行命令應予撤銷，經智慧財產局於本商標註冊簿加註「撤銷禁止處分」意旨，並於97年8 月16日公告；雖上訴人公司於同年7 月17日檢附同年6 月5 日優尼康赫斯公司與上訴人公司之商標權移轉契約書申請移轉登記，惟臺北地院民事執行處又於同年9 月8 日以北院錦97執助乙字第6246號函請智慧財產局禁止優尼康赫斯公司就此商標移轉、授權、設質、讓與、信託或為其他處分，經智慧財產局於本商標註冊簿加註「禁止處分」意旨，並於同年10月16日公告，且於同年9 月25日以本商標遭禁止處分為由，就前開移轉登記申請為不予受理之處分；上訴人公司復於99年10月26日再次申請移轉登記，智慧財產局於同年11月25日仍以上開理由不予受理；其後臺北地院民事執行處於100 年1 月10日以北院木99執助天字第3744號函請智慧財產局禁止優尼康赫斯公司所有註冊之商標移轉、授權、設質登記或其他一切處分，經智慧財產局於同年2 月18日函覆稱本商標業經臺北地院「禁止處分」在案，不再重覆於其註冊簿加註「禁止處分」意旨；嗣智慧財產局於同年10月14日，依臺北地院民事執行處同年7 月19日之通知，於本商標註冊簿加註「撤銷禁止處分」意旨，並於同年11月1 日公告；上訴人公司即於101 年1 月20日檢附97年6 月5 日優尼康赫斯公司與上訴人公司之商標權移轉契約書申請移轉登記，於同年2 月29日獲准，並於同年3 月16日公告（本院卷第1 冊第87至88頁之商標登記資料，並有本院調閱之第00912854號商標審定卷）。

三、吉甫公司（當時法定代理人為上訴人甲○○）於81年2 月8 日，以附圖2-2 之商標，向經濟部中央標準局申請註冊，於87年5 月16日註冊，嗣於88年1 月11日申請變更申請人為優尼康赫斯公司，經核准列為註冊第00804187號商標，於88年11月1 日註冊公告；嗣優尼康赫斯公司於87年8月31日申請變更登記，經中央標準局於88年1 月11日准許，並於同年2 月1 日公告在案；其後臺北地院民事執行處於95年8 月23日以北院錦95執助乙字第4007號函請智慧財產局禁止優尼康赫斯公司就此商標移轉、授權、設質、讓與、信託或為其他處分，經智慧財產局於本商標註冊簿加註「禁止處分」意旨，並於同年10月1 日公告；之後臺北地院民事執行處於97年7 月4 日通知智慧財產局前開95年8 月23日執行命令應予撤銷，經智慧財產局於本商標註冊簿加註「撤銷禁止處分」意旨，並於97年8 月16日公告；其後臺北地院民事執行處於97年9 月8 日以北院隆97執助乙字第6246號函請智慧財產局禁止優尼康赫斯公司所有註冊之商標移轉、授權、設質、讓與、信託或為其他一切處分，經智慧財產局於本商標註冊簿加註「禁止處分」意旨，並於同年10月16日公告；臺北地院民事執行處於100 年1 月10日以北院木99執助天字第3744號函請智慧財產局禁止優尼康赫斯公司所有註冊之商標移轉、授權、設質登記或其他一切處分，經智慧財產局於同年2 月18日函覆稱本商標業經臺北地院「禁止處分」在案，不再重覆於其註冊簿加註「禁止處分」意旨；嗣智慧財產局於同年12月20日，依臺北地院民事執行處同年11月30日之通知，於本商標註冊簿加註「撤銷禁止處分」意旨，並於101 年1 月16日公告；上訴人公司即於101 年1 月20日檢附97年6 月5 日優尼康赫斯公司與上訴人公司之商標權移轉契約書申請移轉登記，於同年2 月29日獲准，並於同年3 月16日公告（本院卷第1 冊第87至88頁之商標登記資料，並有本院調閱之第00804187號商標審定卷）。

四、訴外人天麥企業有限公司於71年3 月10日，以附圖3 之商標，向中央標準局申請註冊，於72年4 月15日註冊，嗣陸續移轉登記予訴外人高士實業股份有限公司（下稱高士公司）、優尼康赫斯公司，其後上訴人公司於97年7 月17日檢附同年6 月5 日優尼康赫斯公司與上訴人公司之商標權移轉契約書申請移轉登記，智慧財產局原於同年9 月18日准許移轉登記，又於同年月26日以本商標業經臺北地院民事執行處於同年9 月8 日以北院錦97執助乙字第6246號函禁止處分在案為由，以（97）智商0793字第09780438920號函撤銷同年月18日函准本商標移轉登記案，復為不予受理之處分，上訴人公司不服提起訴願，經經濟部於98年2月11日經訴字第09806106790 號決定駁回確定；嗣智慧財產局於100 年10月14日，依臺北地院民事執行處同年7 月19日之通知，於本商標註冊簿加註「撤銷禁止處分」意旨，並於同年11月1 日公告；上訴人公司即於101 年1 月20日檢附97年6 月5 日優尼康赫斯公司與上訴人公司之商標權移轉契約書申請移轉登記，於101 年2 月29日獲准，並於同年3 月16日公告（原審卷第196 至197 頁之商標登記資料，並有本院調閱之第00193832號商標審定卷）。

五、高士公司（當時法定代理人為上訴人甲○○）於76年8 月14日，以如附圖4 所示之商標，向經濟部中央標準局申請註冊，經核准列為註冊第00393309號商標，於77年3 月1日註冊，於同年4 月1 日註冊公告；嗣於78年12月30日申請移轉登記予吉甫公司，於79年4 月12日獲准；復於88年12月21日申請移轉登記予優尼康赫斯公司，於89年2 月23日獲准；其後臺北地院民事執行處於97年9 月8 日以北院隆97執助乙字第6246號函請智慧財產局禁止優尼康赫斯公司所有註冊之商標移轉、授權、設質、讓與、信託或為其他一切處分，經智慧財產局於本商標註冊簿加註「禁止處分」意旨，並於同年10月16日公告；嗣智慧財產局於100年12月20日，依臺北地院民事執行處同年7 月19日之通知，於本商標註冊簿加註「撤銷禁止處分」意旨，並於年11月1 日公告；其後智慧財產局又依臺北地院民事執行處101 年3 月21日北院木99司執助天字第3744號執行命令，於本商標註冊簿加註「禁止處分」意旨，並於同年4 月16日公告；之後智慧財產局依臺北地院民事執行處103 年4月14日之通知，於本商標註冊簿加註「撤銷禁止處分」意旨，並於同年5 月16日公告（本院卷第1 冊第87至88頁之商標登記資料，並有本院調閱之第00393309號商標審定卷）。

肆、按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定（最高法院98年度台上字第997 號、102 年度台上字第1986號民事判決參照）。查上訴人主張被上訴人侵權行為期間為99年12月15日起至同年月28日止（本院卷第1 冊第112 頁之準備程序筆錄），是以系爭二商標權、著作權是否受到侵害，應以當時有效之同年8 月25日修正公布之商標法（下稱修正前商標法）、同年2 月10日修正公布之著作權法（下稱修正前著作權法）為法規依據。因此，兩造所爭執之處，經協議簡化如本院卷第1 冊第112 至114、245 頁、本院卷第2 冊第33至35、166 頁之筆錄所示。

伍、有關上訴人公司之請求：

一、商標權部分：

㈠按（第1 項）商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權，（第2 項）除修正前商標法第30條另有規定外，於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者，應得商標權人之同意，同法第29條第1 項、第2 項第1 款定有明文。又凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者不受他人商標權之效力所拘束，同法第30條第1 項第1 款亦有明文。又未經商標權人同意，而有同法第29條第2 項第1 款規定情形之一者，為侵害商標權，此為同法第61條第2 項所明定。

㈡上訴人公司並未授權唯多麗亞公司或定國公司製造、使用系爭二商標：

⒈於99年12月15日至同年月28日之期間，上訴人公司係授權唯多麗亞公司使用附圖3 之商標：

⑴查上訴人公司於97年6 月1 日出具授權證明書，證明其授權唯多麗亞公司於我國（包含臺、澎、金、馬）使用「雙麒及圖UNICORN 」商標於「男性、女性、兒童內衣褲類（其他各種服裝產品除外）」之商品，合約期限自是日起至101 年5 月31日止（原審卷第134頁之被證3 ）。嗣於99年8 月31日上訴人公司與唯多麗亞公司簽訂商標授權合約書，約定上訴人公司授權唯多麗亞公司使用授權商標，以從事設計、製造、生產與經銷授權商品，第1 條約定「授權範圍及限制」，其中第1-1 條約定「授權商標」包含⑴附圖3 之商標的「內衣褲」類，其他各種服裝產品除外，不含在該合約內，⑵附圖4 之「龍馬圖」商標圖樣限於產品包裝、印刷品及內褲褲頭上之織標，如唯多麗亞公司未經上訴人公司書面同意，不得將「龍馬圖」商標直接使用於產品；第2 條約定「授權商品」，其中第2-1 條約定：「授權商品種類：【只限於『內衣褲』類，其中各種服裝產品除外】男性內衣褲。女性內衣褲。男女童內衣褲。」第2-1 條約定：「本合約所稱之使用，係指將『授權商標』使用於前項之商品、標籤、包裝、容器、說明書、廣告或目錄上，用以銷售、販賣前項商品者。」第3 條約定「合約期限」自100年6 月1 日起至105 年5 月31日止（原審卷第190 至199 頁之被證6 ）。

⑵因本件相關行為期間為99年12月15日起至同年月28日止，則依被證3 之授權證明書，上訴人公司授權唯多麗亞公司使用者乃「雙麒及圖UNICORN 」商標，雖未記載商標註冊號數，惟已載「『雙麒及圖UNICORN 』商標」，核與附圖3 之商標名稱相同（參第00193832號商標審定卷第153 頁之商標註冊簿），堪認上訴人公司當時係授權唯多麗亞公司使用附圖3 之商標於「男性、女性、兒童內衣褲類（其他各種服裝產品除外）」之商品。至被證6 之商標授權合約書因其有效期間在後，即與本件無涉，故被上訴人辯稱上訴人公司授權唯多麗亞公司使用附圖3 、4 之商標，是「龍馬獸圖」或「雙麒圖」均為UNICORN 品牌之表徵云云，要無足取。

⒉被上訴人遠百公司、鼎鼎公司、及辛○○辯稱：被上訴人遠百公司所販售UNICORN 品牌商品係經上訴人公司授權唯多麗亞公司產製、販售，再由唯多麗亞公司授予被上訴人遠百公司之供應商定國公司，而屬經上訴人公司授權使用系爭二商標之商品云云。惟查定國公司與唯多麗亞公司簽訂合約書，約定由唯多麗亞公司出售貨品予定國公司，有效期間為99年1 月1 日起到100 年12月31日止（原審卷第133 頁之被證2 ）；嗣被上訴人遠百公司商品部採購人員○○○於99年2 月9 日與供應商定國公司簽訂2010共同採購合約書（原審卷第107 至133 頁之被證1 ）。而如前所述，於99年12月15日至同年月28日之期間，上訴人公司係授權唯多麗亞公司使用附圖3之商標於「男性、女性、兒童內衣褲類（其他各種服裝產品除外）」之商品，並未包含系爭二商標、附圖4 之商標。是以，被上訴人遠百公司所販售UNICORN 品牌商品係未經上訴人公司授權使用系爭二商標者。

⒊綜上，上訴人公司並未授權唯多麗亞公司或定國公司製造、使用系爭二商標，故被上訴人遠百公司所販售UNICORN 品牌之商品，即非經上訴人公司授權使用系爭二商標之商品。被上訴人遠百公司、鼎鼎公司、及辛○○抗辯業經合法授權使用系爭二商標云云，委無可採。

㈢被上訴人永再昌公司生產「POLO PARTY半高領衫」無須經上訴人公司授權：查「POLO PARTY半高領衫」係由被上訴人永再昌公司所產製，供貨予定國公司，再提供被上訴人遠百公司銷售，該商品及包裝並無任何系爭二商標之圖樣、或「UNICORN 」、「龍馬」字樣（原審卷第40至43頁之原證七照片），上訴人公司亦稱其未曾授權被上訴人永再昌公司使用「龍馬獸圖」商標及「UNICORN 」商標（本院卷第1 冊第47頁），是「POLO PARTY半高領衫」與上訴人公司無涉，其製造、銷售自亦無須經上訴人公司之同意。

㈣系爭書面DM、電子文宣係於同一商品使用相同於附圖2-1之商標：

⒈查愛買amart 量販店係由被上訴人遠百公司所經營，於99年12月15日起至同年月28日止舉辦「聖誕狂歡嘉年華」，促銷多項商品，被上訴人遠百公司為此製作系爭書面DM、電子文宣（如附圖6 、7 所示），系爭電子文宣並張貼於被上訴人鼎鼎公司所設置之「HAPPYGO 快樂多一點」網站（網址：www.happygocard.com.tw）內，系爭電子文宣所在網址為「www.happygocard.com.tw/official/event/MD/amart_edm00000000/ 」，如點選系爭電子文宣右下方「UNICORN POLO PARTY彩色刷毛半高領衫/ 件$149」之商品圖片連結（如附圖6 所示黃色螢光筆標示處），即連結至http://www.happygocarrd.com.tw/official/sticial/store/store_info.do_info.do?info.do?info.do?sn12b14f0311b000005ecd網頁，乃介紹特約商「愛買a.mart」之網頁，且被上訴人遠百公司於前開促銷期間在愛買量販店之實體賣場內，將定國公司所提供之「龍馬彩色半高領衫」與「POLO PARTY半高領衫」同置於一花車展售，其上設有商品掛牌（如附圖8 所示），此有公證書（記載公證人實際體驗前揭網頁現狀之事實、該網頁之列印附件）、實體賣場之商品掛牌照片在卷可稽（原審卷第209 至217 頁）。

⒉查被上訴人遠百公司商品部門尋覓供應商提供商品文字、價格及樣品，將該檔期促銷清單建立於資料庫內，經各營業分店店長選品確認後，由行銷部門人員編輯系爭書面DM（即實體DM），再依據系爭書面DM擷取其中部分圖檔內容編輯製成系爭電子文宣（即E-DM），再將系爭電子文宣檔案提供被上訴人鼎鼎公司從事網路行銷，被上訴人鼎鼎公司於99年12月16、23日將系爭電子文宣以電子郵件發送卡友以介紹愛買行銷活動，此為被上訴人遠百公司、鼎鼎公司、及辛○○所自陳（本院卷第1 冊第288 至289 頁），並經證人○○○（即被上訴人鼎鼎公司法制人員）、證人○○○（即被上訴人遠百公司商品部門採購人員）、○○○（即被上訴人遠百公司行銷部顧客關係資深經理）於相關刑案調查時證述明確（臺灣臺北地方法院檢察署100 年度他字第2337號偵查卷《下稱北檢100 他2337卷》第107 、171 至173 、186 至188 、191 至192 頁）。

⒊上訴人公司主張如附圖6 至8 所示之系爭書面DM、電子文宣及商品掛牌，擅自於同一商品使用相同於系爭二商標，有修正前商標法第29條第2 項第1 款之情事，無須判斷是否「致生消費者誤認之虞」，或是否「實際上已造成消費者混淆誤認」等語（本院卷第1 冊第50、267頁反面）。本於處分權主義及辯論主義，本件爭點即以上訴人所主張之同法第29條第2 項第1 款規定為準，而該款規定係以「同一商品」、及「使用相同於註冊商標」為要件。經查：

⑴系爭二商標均指定使用於「各種男女服裝......」，而如附圖6 至8 所示之系爭書面DM、電子文宣及商品掛牌均與「彩色半高領衫」、「彩色刷毛半高領衫」相關，故其商品與系爭二商標指定使用之商品相同。

⑵商標圖樣相同，係指行為人於與商品有關之物件所使用之圖樣，與商標權人之註冊商標圖樣完全相同。

①查系爭書面DM（如附圖6 所示）左上方商品圖片的左上方印有藍色「龍馬獸圖」及「UNICORN 」字樣，該「龍馬獸圖」與附圖2-1 之商標圖樣完全相同。至附圖2-2 之商標整體圖樣係由外文「UNICORN」、「龍馬獸圖」及中文「龍馬」由左至右排列所組成，故系爭書面DM之「龍馬獸圖」與附圖2-2 之商標圖樣並不相同。

②系爭電子文宣（如附圖7 所示）中央印有「年度品牌大回饋」，右下方商品圖片的上方印有藍色「龍馬獸圖」及「UNICORN 」字樣，該「龍馬獸圖」與附圖2-1 之商標圖樣完全相同，但與附圖2-2 之商標圖樣並不相同。

③如附圖8 所示之商品掛牌僅記載「龍馬彩色半高領衫」字樣，並無任何圖案，故與附圖2-1 、2-2 之商標圖樣完全不同，不得僅以其中「龍馬」2 字與附圖2-2 之商標圖樣中中文「龍馬」相同，遽謂圖樣相同。

⑶因此，系爭書面DM、電子文宣於同一商品（各種男女服裝）使用相同於附圖2-1 之商標，本件即應進一步審酌是否符合同法第30條第1 項第1 款規定，抑或屬同法第29條第2 項第1 款商標權之侵害？至系爭書面DM、電子文宣與附圖2-2 之商標並非完全相同，附圖8 所示之商品掛牌與附圖2-1 、2-2 之商標亦非完全相同，自與同法第29條第2 項第1 款所定之要件不符，上訴人公司此部分侵權主張，於法無據。

㈤被上訴人遠百、鼎鼎公司於系爭書面DM、電子文宣上使用附圖2-1 之商標，非屬通常之使用，而為商標之使用：

⒈按所稱商標之使用，依修正前商標法第6 條規定，係指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。準此，「商標之使用」要件有三：⒈為行銷之目的，⒉將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物，⒊所標示者足使相關消費者認識其為商標。

⒉次按修正前商標法第30條第1 項第1 款所稱「以善意且合理使用之方法，表示有關商品或服務本身之說明」者，係指不知其為他人之註冊商標而以合理使用之方法，表示有關商品或服務本身之說明，且著重於商品或服務之說明，而非作為商標使用者，始足當之（最高法院97年度台上字第364 號、99年度台上字第1632號、100 年度台上字295 號民事判決參照）。所謂指示性合理使用，係以他人之商標指示該他人的商品或服務，亦即利用他人商標指示他人商品或服務來源，藉此表示自己所提供商品或服務之內容。如行為人之使用非在表彰自己商品或服務，或未能使消費者認識其為商標，相關消費者並無誤認商標商品或服務來源之虞，即非商標權之權利範圍，自無須給予商標權之獨占保護。

⒊被上訴人遠百公司係於99年12月15日起至同年月28日止，在愛買amart 量販店舉辦「聖誕狂歡嘉年華」，促銷多項商品，被上訴人遠百公司為此製作系爭書面DM、電子文宣，並委託被上訴人鼎鼎公司發送系爭電子文宣，已於前述，是被上訴人遠百公司、鼎鼎公司確係基於行銷各式商品（包含「POLOPARTY 半高領衫」）而製作系爭書面DM、電子文宣。

⒋觀諸系爭書面DM左上方區塊之內容（如附圖6 所示），該區塊之左上方印有「龍馬獸圖」、「UNICORN 」、「龍馬內著& 襪子系列商品特賣」字樣，其下有4 類商品，右上方的長袖外著圖片標示「新商品」、「臺灣製」、「POLO PARTY」、「彩色刷毛半高領衫」、「特價商品」「原價199 元」、「149 元/ 件」；其餘3 類衛生衣、內褲、休閒襪商品則標示「UNICORN 」字樣。經核此確屬積極標示附圖2-1 之商標圖樣，足使相關消費者認識此左上方區塊所載4 類商品皆為UNICORN 品牌，而與其他品牌之商品（如nonno 等）相區別。

⒌觀諸系爭電子文宣（如附圖7 所示）中央印有「年度品牌大回饋」，右下方共有5 欄品牌商品，於每欄左上方標示該品牌，即「味全」「露得清」「SONY」「FE遠東紡織」及最右欄「龍馬獸圖UNICORN 」，於「龍馬獸圖UNICORN 」下方置有長袖外著圖片、「POLO PARTY」、「彩色刷毛半高領衫」、「/ 件」、「$149」。經核此亦屬積極標示附圖2-1 之商標圖樣，足使相關消費者認識此欄所載「POLO PARTY半高領衫」為UNICORN 品牌，而與其他4 種品牌之商品相區別。

⒍綜上，綜合審酌系爭書面DM、電子文宣有關「POLO PARTY半高領衫」之內容，確係被上訴人遠百公司為行銷該商品之目的，而將附圖2-1 之商標用於有關之行銷宣傳物件，所標示者足使相關消費者認識「POLO PARTY半高領衫」為附圖2-1 之商標商品，而屬商標之使用。

⒎另上訴人主張被上訴人遠百公司、鼎鼎公司早於98年間即提供「愛買線上購物」服務網頁，99年12月間，受系爭書面DM、電子文宣混淆誤認之消費者，若無意前往實體商店消費，仍可自「HAPPY GO快樂多一點」網頁（http://happygocard.c om.tw）中提供之「GOHAPPY 快樂購物網」網址（http ://www.happygo.com.tw），連結至該購物網網頁以及其內之「愛買線上購物」服務網頁，選購「POLO PARTY半高領衫」云云。惟查：系爭電子文宣最後一頁記載「活動詳情，請洽愛買各分店客服中心，本報價格、圖文與各項訊息若有誤植，以賣場實際進行之內容為準」（原審卷第214 頁），且被上訴人遠百公司係於101 年10月1 日後始提供「愛買線上購物」服務網頁（本院卷第1 冊第253 至254 頁之YAHOO 奇摩理財網頁、連鎖加盟產業資訊網），且上訴人公司於原審請公證人體驗系爭電子文宣相關網頁，亦僅點選該文宣上「POLO PARTY半高領衫」之圖片，而連結至特約商「愛買」之介紹頁面即止（原審卷第209 至215 頁之原證8 公證書之附件一及附件二），別無其他線上購物網頁。又上訴人公司所指「GOHAPPY 快樂購物網」之線上購物服務（http ://www.happygo.com.tw），固係被上訴人鼎鼎公司經營之線上購物服務，惟其網址與系爭電子文宣所刊載之「HAPPYGO 快樂多一點」網址（http://happygocard.com.tw ）不同，足見此二者乃不同之網站。是被上訴人遠百公司所辯，系爭電子文宣係為行銷被上訴人遠百公司實體賣場所舉行之「聖誕狂歡嘉年華」活動，故消費者瀏覽系爭電子廣告文宣後，僅得至被上訴人遠百公司之實體賣場購買系爭電子文宣所促銷之商品，而無法直接於被上訴人鼎鼎公司所營「GOHAPPY快樂購物網」購買商品等語，堪以採信。至上訴人所提上證八「HAPPYGO 快樂多一點」網頁（本院卷第1 冊第230 頁），未見任何時間標示，無足認定於99年12月間消費者得自該網頁中「熱氣球圖樣以及線上購物」之圖示；「HAPPYG O快樂多一點」網頁以及網頁斯時均為被上訴人鼎鼎公司經營），連結至「GO HAPPY快樂購物網」及其內「愛買線上購物」服務網頁，選購「POLO PARTY半高領衫」之事實。

⒏至被上訴人遠百、鼎鼎公司、及辛○○辯稱：不論是「雙麒圖」與「龍馬獸圖」，均是表彰UNICORN 品牌，被上訴人遠百公司所販售之UNICORN 品牌商品，為經上訴人公司授權使用商標之商品，被上訴人並未使用「UNICORN 」之商標表彰Polo Party商品，實體賣場純係基於POLO PARTY商品與UNICORN 商品均由定國公司所提供，而置於同一花車上，消費者從商品掛牌、外包裝袋及吊牌能清楚辨識二品牌之不同云云。惟查：

⑴於99年12月15日至同年月28日之期間，上訴人公司並未授權唯多麗亞公司或定國公司製造、使用系爭二商標，被上訴人遠百公司所販售UNICORN 品牌之商品，即非經上訴人公司授權使用系爭二商標之商品，且「POLO PARTY半高領衫」亦非經上訴人公司授權製造之商品，均如前述。故被上訴人遠百公司於系爭書面DM、電子文宣使用附圖2-1 之商標，行銷「POLO PARTY半高領衫」，客觀上足使相關消費者認為「POLO PARTY半高領衫」為UNICORN 品牌商品，即屬未經上訴人公司授權之商標使用行為，並非修正前商標法第30條第1 項第1 款所稱善意且合理使用之通常使用。

⑵至被上訴人遠百公司之實體賣場實際銷售之「POLOPARTY 半高領衫」，其外包裝袋及吊牌上固有標示「Polo Party」之商標，且展示櫃同時置放UNICORN 品牌商品與「POLO PARTY半高領衫」，商品掛牌分別記載「龍馬彩色半高領衫」、「－POLO PARTY－彩色刷毛半高領衫」字樣（如附圖8 所示之實體商場商品掛牌照片，原審卷第216 至217 頁之原證20），消費者可辨識何者為UNICORN 商品、何者為Polo Party商品，縱使前揭實體賣場之情況不致使消費者混淆誤認UNICORN 商品與Polo Party商品，然被上訴人遠百公司委請被上訴人鼎鼎公司於99年12月16、23日將系爭電子文宣以電子郵件發送卡友以介紹愛買行銷活動，系爭電子文宣業已使用附圖2-1 之商標，而符合修正前商標法第29條第2 項第1 款之規定。故被上訴人遠百公司、鼎鼎公司、及辛○○此部分抗辯，不足採信。

⒐綜上，被上訴人遠百公司、鼎鼎公司於同一商品，在系爭書面DM、電子文宣上使用相同於附圖2-1 之商標，不得主張不受上訴人附圖2-1 之商標權的效力拘束。

㈥被上訴人永再昌公司並未於系爭書面DM、電子文宣上使用系爭二商標圖樣：查系爭書面DM、電子文宣係由被上訴人遠百公司人員製作，再將系爭電子文宣檔案提供被上訴人鼎鼎公司從事網路行銷，已於前述，是系爭書面DM、電子文宣非由被上訴人永再昌公司所製作。上訴人雖主張：被上訴人永再昌公司經被上訴人鼎鼎公司、遠百公司連絡後，知悉、同意使用「龍馬獸圖」商標、「龍馬獸圖UNICORN 」商標行銷「POLO PARTY半高領衫」，此證據係被上訴人遠百公司、鼎鼎公司所持有，且依原證13之電子郵件可知被上訴人遠百公司實會主動與廠商連絡，被上訴人遠百公司、鼎鼎公司卻否認與被上訴人永再昌公司間有聯絡，依民事訴訟法第277 條但書、第282-1 條第1 項規定，應認上訴人主張被上訴人永再昌公司知悉、同意使用上開二商標行銷「POLOPARTY 半高領衫」為真云云（本院卷第1 冊第267 頁至反面）。然查：

⒈上訴人公司本應就被上訴人三公司有侵害系爭二商標權之有利事實負舉證之責（民事訴訟法第277 條本文規定參照）。而原證13之電子郵件暨附件簡報（原審卷第60至67頁）為訴外人遠東百貨股份有限公司網路購物事業部為與上訴人公司聯繫合作GOHAPPY 購物網站事宜所提供，與被上訴人三公司無關，持此無從遽認被上訴人遠百公司、鼎鼎公司即與被上訴人永再昌公司為系爭書面DM、電子文宣有所聯繫，亦無從認定被上訴人永再昌公司知悉並同意被上訴人遠百公司、鼎鼎公司於系爭書面DM、電子文宣上使用附圖2-1 之商標以行銷「POLO PARTY半高領衫」一事。

⒉至民事訴訟法第277 條但書、第282-1 條第1 項規定僅適用於特別規定或顯失公平之情形，立法理由即以涉及醫學專業知識與證據偏在、武器不平等之醫療糾紛事件為例。而本件事涉上訴人所享有之商標權及著作權，兩造同為經營事業之企業主，則本件課以上訴人負舉證責任，難認有何顯失公平之處。此外，上訴人亦未陳明被上訴人有何妨礙上訴人使用、故意將證據滅失、隱匿或致礙難使用之情事，自無前揭規定之適用。故上訴人公司此部分主張，委無可取。

㈦被上訴人遠百公司、鼎鼎公司有侵害附圖2-1 之商標權之過失：查證人○○○證稱：因商品部所提供的檔期促銷清單將「POLO PARTY半高領衫」列在「龍馬週」的品牌頁面，使其認為POLO PARTY即「龍馬獸圖UNICORN 」商標底下的產品之一，始為系爭電子文宣之編排；又本檔期是年終品牌大回饋（廠商週），商品是依據品牌或商品供應商分類，其等認定「POLO PARTY」商品與「龍馬獸圖UNICORN 」是屬於同一個品牌或商品供應商等語（北檢100 他2337卷第188 、191 頁），是被上訴人遠百公司辯稱系爭電子文宣係因擷取實體文宣圖檔過程中，不小心誤植所致等語（本院卷第1 冊第284 頁），堪以採信。惟商標註冊具有公示性及公告性，被上訴人遠百公司製作系爭書面DM、電子文宣之際，理應注意各項品牌商品及其商標圖樣而為正確之標示，卻疏未注意，將「POLO PARTY半高領衫」之圖片誤植在UNICORN 品牌項下，縱無故意，亦有過失，且被上訴人鼎鼎公司從事網路行銷，受被上訴人遠百公司之託處理系爭電子文宣，亦應注意被上訴人遠百公司所提供之系爭電子文宣檔案內容，卻疏未注意前揭誤植之處，亦有過失。

㈧上訴人公司得請求損害賠償：

⒈按商標權人請求損害賠償時，得依侵害商標權行為所得之利益計算其損害，於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益，修正前商標法第63條第1 項第2 款定有明文。次按商標權人請求損害賠償時，賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之，同條第2 項亦有明文。商標權受侵害之請求損害賠償，係侵權行為賠償損害請求權之一種，自有適用損害填補法則。商標權人固得選擇以行為人之所得利益定其賠償金額，然法院可審酌其賠償金額是否與商標權人之實際損害相當，倘顯不相當，應予以酌減，始與侵權行為賠償損害請求權，在於填補被害人實際損害之立法目的相符。而判斷侵害商標權之損害賠償範圍，應以行為人之侵害情節及商標權人所受損害為主。

⒉查被上訴人遠百公司、鼎鼎公司未經上訴人公司之同意，在系爭書面DM、電子文宣上，於同一商品誤植使用相同於附圖2-1 之商標，以行銷「POLO PARTY半高領衫」，即有修正前商標法第29條第2 項第1 款之情形，復無同法第30條第1 項第1 款不受商標權效力拘束之情事，依同法第61條第2 項規定，為過失侵害商標權。故上訴人公司依同法第61條第1 項前段規定，自得請求被上訴人遠百公司、鼎鼎公司賠償其損害。

⒊共同侵權及法定代理人責任：

⑴按數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者，亦同，民法第185條第1 項定有明文。又民事上之共同侵權行為（狹義的共同侵權行為，即共同加害行為），與刑事上之共同正犯，其構成要件並不完全相同，共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，數人因過失不法侵害他人之權利，苟各行為人之過失行為均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為（司法院66年6 月1 日(66)院臺參字第0578號令例變字第1 號參照）。

⑵查被上訴人遠百公司、鼎鼎公司共同過失不法侵害上訴人公司所享有附圖2-1 之商標權，均為上訴人公司所生損害之共同原因，具有行為關連共同性，依民法第185 條第1 項規定，成立共同侵權行為，而應連帶負損害賠償責任。又被上訴人辛○○為被上訴人遠百公司、鼎鼎公司之法定代理人，屬公司法第8 條所稱之公司負責人；而被上訴人遠百公司所營事業項目包括各種百貨之批發與零售等，被上訴人鼎鼎公司所營事業項目包括資料處理服務業、其他工商服務業、一般廣告服務業等（原審卷第69、72頁、本院卷第2 冊第194 、199 頁之公司基本資料），是行銷販賣「POLO PARTY半高領衫」等商品，自為被上訴人遠百公司、鼎鼎公司業務執行範圍，揆諸上開規定，被上訴人辛○○對上訴人公司所受之損害，自應各與被上訴人遠百公司、鼎鼎公司負連帶賠償之責。

⑶不真正連帶關係：被上訴人遠百公司、鼎鼎公司係因過失共同侵害上訴人公司商標權，而對上訴人公司負連帶損害賠償責任。被上訴人辛○○則因身為負責人，而分別與被上訴人遠百公司、鼎鼎公司對上訴人公司負連帶損害賠償責任。故被上訴人遠百公司與鼎鼎公司、被上訴人遠百公司與被上訴人辛○○、被上訴人鼎鼎公司與被上訴人辛○○係以單一損害賠償目的，本於個別之發生原因而對上訴人公司負其債務，均為填補上訴人所受同一損害，並因其中一債務之履行，而他債務亦同歸消滅者，故被上訴人遠百公司、鼎鼎公司、及辛○○彼此間為不真正連帶債務關係，而非連帶債務關係。

⒋損害賠償之範圍：

⑴被上訴人遠百公司主張「POLO PARTY半高領衫」銷售數量為1,755 件等語（原審卷第224 至225 、242 頁），並提出「聖誕狂歡嘉年華」促銷活動之銷售表（原審卷第233 頁之被證8 ）為證，此為上訴人所不爭執（原審卷第242 頁，本院卷第2 冊第29、154 至155 頁）。如以系爭書面DM、電子文宣所載每件售價149 元計算，被上訴人遠百公司銷售「POLO PARTY半高領衫」之全部收入為261,495 元（$149X1,755件=$261,495 ）。被上訴人遠百公司於原審及本院審理時原主張銷售總額為227,181 元（原審卷第224 頁，本院卷第2 冊第14頁），並以被證8 為證，是其係以每件銷售單價128 元計算（$227,181÷1,755 件=$128 ），顯與系爭書面DM、電子文宣所載單價有別；嗣改稱每件進貨成本為128 元，加上營業稅為134 元云云（本院卷第2 冊第136 頁），且提出被上證9 之促銷協議確認單影本（本院卷第2 冊第145 頁）為證，是其前後陳述顯然不一。再核對被證8 之「NAME」為「促POLO PARTY彩色刷毛半高領衫M 」、「促POLO PARTY彩色刷毛半高領衫L 」、「促POLO PARTY彩色刷毛半高領衫XL」，而被上證9 之「品名」則為「彩色刷毛半高領衫M 」、「彩色刷毛半高領衫L 」、「彩色刷毛半高領衫XL」，且被證8 之「ITEM」與被上證9所載之「Bar Code條碼」亦不相同（原審卷第233 頁，本院卷第2 冊第146 頁），是被證8 與被上證9 無法互相勾稽，難認被上訴人遠百公司已就其成本或必要費用舉證。故依修正前商標法第63條第1 項第2 款後段規定計算上訴人公司之損害，應以銷售「POLOPARTY 半高領衫」之全部收入為被上訴人遠百公司之所得利益。

⑵惟審酌被上訴人遠百公司、鼎鼎公司係於系爭書面DM、電子文宣上擅自使用相同於附圖2-1 之圖樣，所欲行銷之商品則與該商標之指定使用商品為同一商品，而被上訴人遠百公司於99年12月15日起至同年月28日「聖誕狂歡嘉年華」檔期售出「POLO PARTY半高領衫」之數量為1,755 件，行銷期間極短，加以被上訴人遠百公司、鼎鼎公司係過失侵害附圖2-1 之商標權，並非故意為之，且其使用附圖2-1 之商標的方式為系爭書面DM、電子文宣，並非於實際商品上，佐以上訴人公司之資本總額為1,000,000 元，被上訴人遠百公司之資本總額為4,000,000,000 元，被上訴人鼎鼎公司之資本總額500,000,000 元（原審卷第69、72頁、本院卷第2 冊第194 、199 頁之公司基本資料）等一切情狀，如以銷售「POLO PARTY半高領衫」之全部收入261,495 元為所得利益而計算賠償金額顯不相當，即有依修正前商標法第63條第3 項規定酌減之必要，而以100,000 元計算為適當。

⑶至上訴人公司請求按被證6 商標授權合約書第11-1條前段所載懲罰性違約金1,000,000 元計算其損害，惟被證6 合約書之締約當事人為上訴人公司與唯多麗亞公司，本於債之相對性，無由拘束非契約當事人之被上訴人遠百公司、鼎鼎公司、及辛○○，且各自侵權或違約情節並不相同，要難比附援引，故上訴人公司此部分主張，於法無據。

⒌上訴人公司於99年12月15至同年月28日之期間，為系爭二商標之權利人：

⑴按修正前商標法第35條規定：「商標權之移轉，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。」現行商標法第42條規定：「商標權之移轉，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。」係考量商標權為無體財產權，為保護交易安全，而採登記對抗主義，倘當事人間就有關商標權之讓與、信託、授權、設定質權等權益事項有所爭執時，始有前揭規定之適用，至侵權行為人，並非對上述權益事項有所爭執，非屬前揭規定所欲保護之對象（即交易行為第三人。最高法院103 年度台上字第395 號民事判決參照）。

⑵查優尼康赫斯公司與上訴人公司於97年6 月5 日即就附圖2-1 之商標簽署商標權移轉契約書，並約定自是日起生效，上訴人公司並於同年7 月17日向智慧財產局申請移轉登記，嗣因臺北地院之禁止處分而無法辦理移轉登記，直至101 年2 月29日始獲准移轉登記，並於同年3 月16日公告，如前第叁二項所述。是以上訴人公司雖未向智慧財產局辦理移轉登記，惟被上訴人遠百公司、鼎鼎公司、及辛○○並非就附圖2-1 之商標權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執，非屬交易行為第三人，並無修正前商標法第35條或現行商標法第42條所稱非經登記不得對抗第三人規定之適用。被上訴人遠百公司、鼎鼎公司、及徐旭東抗辯上訴人公司未登記為商標權人，不得請求賠償云云，即無可採。故上訴人公司自得本附圖2-1 之商標權人地位對被上訴人遠百公司、鼎鼎公司、及徐旭東為損害賠償之請求，亦無自優尼康赫斯公司受讓侵權行為之損害賠償請求權之可言。

⑶至優尼康赫斯公司雖曾於100 年1 月12日委由律師致函被上訴人鼎鼎公司，主張其為系爭二商標之商標權人（原審卷第53至56頁之原證10），上訴人甲○○及上訴人公司之專案經理○○○於相關刑案亦稱優尼康赫斯公司為商標權人等語（本院卷第2 冊第138 至145 頁），惟如前第叁二項所述，上訴人公司曾於97年7 月17日檢附同年6 月5 日優尼康赫斯公司與上訴人公司之商標權移轉契約書申請移轉登記，惟因臺北地院民事執行處同年9 月8 日之執行命令，致智慧財產局不予受理，其後於99年10月26日再次申請移轉登記，智慧財產局仍不予受理，直至100 年10月14日始撤銷禁止處分，上訴人公司即於101 年1 月20日申請移轉登記，於同年2 月29日獲准，並於同年3 月16日公告，是以100 年1 月12日始由登記名義人優尼康赫斯公司委託律師發函，以及上訴人甲○○、○○○為前開證述，與常情相符。

⑷綜上，上訴人公司於97年6 月5 日即已受讓系爭二商標權，而被上訴人之侵權行為係於99年12月間發生，上訴人自得請求損害賠償，被上訴人不得援引修正前商標法第35條（現行商標法第42條）規定，主張系爭二商標因未經辦理移轉登記而不得對抗被上訴人。

⒍因此，上訴人公司得依修正前商標法第61條第1 項前段、第2 項、第29條第2 項第1 款、第63條第1 項第2 款、公司法第23條第2 項、民法第185 條第1 項規定，請求被上訴人遠百公司、鼎鼎公司、及辛○○賠償100,000 元，且彼此間為不真正連帶關係。

二、公平交易法部分：

㈠按公平交易法第20條第1 項第1 款、第21條第1 項及第24條規定均係不公平競爭行為之規定，而行為是否構成不公平競爭，可從行為人與交易相對人之交易行為，及市場上之效能競爭是否受到侵害加以判斷。倘事業之行為未對市場上之效能競爭無妨害，即無前開規定之適用。

㈡查被上訴人遠百公司之系爭書面DM、電子文宣固有將「POLO PARTY半高領衫」誤植於UNICORN 品牌商品區塊之情事，惟其於實體賣場所為之商品擺放方式及商品掛牌內容，以及「POLO PARTY半高領衫」本身外包裝、吊牌等標示情形，足使消費者得以區辨UNICORN 品牌商品與「POLO PARTY半高領衫」，是上述過失誤植行銷宣傳廣告之行為，依上訴人公司所提證據資料尚無法證明有何影響交易秩序、妨礙事業相互間自由競爭、或使交易相對人因而作對行為人有利之選擇。上訴人公司復未證明被上訴人三公司在商品、廣告或其他使公眾得知之方法，有為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵，亦無法證明被上訴人三公司在商品、廣告或其他使公眾得知之方法，有為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵，甚或有為其他足以影響交易秩序之欺罔及顯失公平之行為，難認被上訴人三公司有何違反公平交易法前揭規定之情事，則上訴人公司依同法第31條、公司法第23條第2 項、及民法第185 條第1 項規定，請求被上訴人連帶損害賠償1,000,000 元，即屬無據。

陸、有關上訴人甲○○之請求：

一、按因故意或過失不法侵害他人之著作財產權者，負損害賠償責任，修正前著作權法第88條第1 項前段定有明文。另著作權係為保障著作之表達不為他人所抄襲，所謂抄襲，係指他人不法盜用（unlawful appropriation）著作，亦即未經著作財產權人之同意或授權，而行使或授權他人行使著作財產權，其概念涵蓋重製、公開口述、公開上映、公開演出、公開播送、公開播送、改作等。另著作權之侵害不以有認識之侵害為限，及於無認識之侵害，亦即故意或過失並非著作權侵害行為之要件，惟因著作權被侵害而請求損害賠償者，即須以故意或過失為要件。

二、查上訴人甲○○創作系爭著作（「龍馬獸圖」，如附圖1所示），並享有著作財產權（前第叁一項所述）；於99年12 月15 日至同年月28日之期間，上訴人公司係以被證3之授權證明書，授權唯多麗亞公司使用附圖3 之「雙麒及圖UNICORN 」商標，並未包含系爭二商標，至被證6 之商標授權合約書因其有效期間在後，即無從作為本件認定事實之佐證（前第伍一㈡項所述）。是被上訴人遠百公司所販售之UNICORN 品牌商品，並非經上訴人公司授權使用系爭二商標之商品，則上訴人甲○○主張此非屬其授權使用系爭著作（「龍馬獸圖」）之範圍等語，堪以採信。

三、被上訴人永再昌公司生產「POLO PARTY半高領衫」無須經授權，亦未於系爭電子文宣上使用系爭著作：查「POLO PARTY半高領衫」及其包裝袋、吊牌並無任何「龍馬獸圖」之圖樣、或「UNICORN 」、「龍馬」字樣（原審卷第40至43頁之原證七照片），是「POLO PARTY半高領衫」與上訴人甲○○無涉，其製造、銷售自亦無須經上訴人甲○○之同意。又系爭書面DM、電子文宣非由被上訴人永再昌公司所製作，而上訴人所提之原證13電子郵件暨附件簡報（原審卷第60至67頁），其寄送人並非被上訴人三公司，不足以認定被上訴人遠百公司、鼎鼎公司曾為系爭書面DM、電子文宣一事與被上訴人有所聯繫，如前第伍一㈥項所述，是上訴人甲○○主張被上訴人永再昌公司有於系爭電子文宣上使用系爭著作云云，要無足取。

四、被上訴人遠百公司、鼎鼎公司侵害上訴人甲○○就系爭著作之重製權及公開傳輸權：

㈠如前所述，被上訴人遠百公司所販售之UNICORN 品牌商品及「POLO PARTY半高領衫」均未經上訴人甲○○授權使用系爭著作，則被上訴人遠百公司為行銷UNICORN 品牌及其他品牌之商品，於系爭書面DM、電子文宣上，將同一品牌之商品集中置於同一區塊，於該區塊上方標示各該品牌之商標或字樣，系爭書面DM係將他品牌之「POLO PARTY半高領衫」圖片與UNICORN 品牌之其他商品並列顯示，系爭電子文宣則將「POLO PARTY半高領衫」圖片直接置於「龍馬獸圖UNICORN 」品牌項下（如附圖6 、7 所示，及第伍一㈤⒋、⒌項所述）。因此，系爭書面DM 、 電子文宣除使用「龍馬獸圖」外，並於其後接續使用「UNICORN 」字樣，構成如附圖5 所示之「龍馬獸圖UNICORN 」，即屬未經授權之重製行為。另被上訴人鼎鼎公司以電子郵件發送印有「龍馬獸圖」之系爭電子文宣，即屬未經授權之公開傳輸行為。至系爭著作原為墨色之「龍馬獸圖」，而系爭書面DM、電子文宣上「龍馬獸圖」為藍色，並於其後加上「UNICORN 」字樣，惟難認被上訴人遠百公司就原著作添增創意而另為創作，即非屬改作。

㈡被上訴人遠百公司、鼎鼎公司、及辛○○雖辯稱被上訴人使用「龍馬獸圖UNICORN 」作為表彰被上訴人遠百公司販售UNICORN 品牌商品之用，有助於該品牌商品銷售利潤之增加，合於現今市場之交易習慣，符合著作權法之合理使用云云。惟按99年12月15日至同年月28日之期間有效之著作權法第65條第1 、2 項規定：「（第1 項）著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害。（第2 項）著作之利用是否合於第44條至第63條規定或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。著作之性質。所利用之質量及其在整個著作所占之比例。利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。」查系爭著作為側身站立的「龍馬獸」圖案之美術著作，上訴人甲○○同意他人（如吉甫公司、高士公司等）申請商標註冊，並使用於服飾、配件等商品，而被上訴人遠百公司為行銷「POLO PARTY半高領衫」，製作系爭書面DM、電子文宣，被上訴人鼎鼎公司則受被上訴人遠百公司之委託，以電子郵件傳送系爭電子文宣從事網路行銷，應認皆有商業目的，且所為之利用乃「龍馬獸圖」全部，難認有何轉化性或生產性之使用，雖依被上訴人遠百公司所提之「聖誕狂歡嘉年華」促銷活動之銷售表（原審卷第233 頁之被證8 ），該檔次UNICORN 品牌商品之銷售金額為965,331 元，然消費者究係選購UNICORN 品牌抑或「POLO PARTY半高領衫」之考量因素眾多（如價格、品質、優惠等），難以判斷系爭電子文宣上擅自使用「龍馬獸圖」對於系爭著作潛在市場與現在價值之影響，惟考量被上訴人遠百公司、鼎鼎公司係基於行銷商品之商業目的而擅自使用系爭著作之整體圖案，且於系爭書面DM、電子文宣係將他品牌之「POLO PARTY半高領衫」圖片列為UNICORN 品牌之區塊，足使相關消費者認為「POLO PARTY半高領衫」即UNICORN 品牌商品，難認合於現今市場之交易習慣，而不構成合理使用。因此，被上訴人遠百公司、鼎鼎公司侵害上訴人甲○○就系爭著作之重製權及公開傳輸權。

五、被上訴人遠百公司、鼎鼎公司並無侵害著作財產權之故意或過失：被上訴人遠百公司、鼎鼎公司就系爭書面DM、電子文宣之製作、傳送固有侵害「龍馬獸圖」商標權之過失，如前第伍一㈦項所述，惟此與被上訴人遠百公司、鼎鼎公司有無侵害上訴人甲○○就「龍馬獸圖」著作財產權之故意或過失，分屬二事，應視具體案情而各別判斷，合先敘明。而○○○（被上訴人遠百公司人員）當時係因POLO PARTY商品與UNICORN 商品屬於同一品牌或商品供應商，而認POLOPARTY 商品為「龍馬獸圖UNICORN 」商標的產品之一，始編排系爭書面DM、電子文宣。經核閱系爭書面DM、電子文宣係按商品品牌分類編排，於各該區塊係標示「龍馬獸圖UNICORN 」「nonno 」、或「味全」「露得清」「SONY」「FE遠東紡織」「龍馬獸圖UNICORN 」之商標圖樣或文字以資區別品牌，是以○○○主觀上係認識「龍馬獸圖」為UNICORN 品牌之商標圖樣，誤認「POLO PARTY半高領衫」為UNICORN 品牌商品之一，而將其圖片誤植置於UNICORN品牌區塊，以供消費者選購時辨識商品來源之依據，佐以上訴人甲○○係以同意他人申請商標註冊，並使用於服飾、配件等商品之方式利用或使用系爭著作，因商標註冊具有公示性及公告性，而著作則採創作完成即予保護之原則，別無其他公示、公告之權利外觀，故○○○主觀上係將「龍馬獸圖」作為商標使用，但難認其認識「龍馬獸圖」為他人之美術著作，進而重製之侵害著作財產權之故意或過失。而被上訴人鼎鼎公司傳送使用系爭著作之系爭電子文宣亦係以「龍馬獸圖」為UNICORN 品牌之商標圖樣，而無著作之認識。因此，上訴人甲○○不得依著作權法第88條規定請求被上訴人賠償1,000,000 元。

六、上訴人甲○○不得請求刊登判決書：

㈠按被害人得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容全部或一部登載新聞紙、雜誌，著作權法第89條固有明文，核屬回復名譽之適當或必要處分，而規定得以侵害著作權之人（侵害人）費用將判決書全部或一部登報之手段（司法院釋字第656 號解釋之李震山大法官協同意見書參照）。惟憲法第11條保障人民之言論自由，除保障積極之表意自由外，尚保障消極之不表意自由（司法院釋字第577 號解釋參照）。著作權法第89條既規定由侵害人負擔費用而登載判決書之內容，即涉及憲法第11條言論自由所保障之不表意自由。故於侵害著作權事件，若為回復著作權人之名譽，有限制侵害人不表意自由之必要，自應就不法侵害人格法益情節之輕重與強制表意之內容等，審慎斟酌而為適當之決定，以符合憲法第23條所定之比例原則。是以有關判決書登載之請求，並非一經著作權人聲請，法院即應准許而毫無任何裁量之空間，仍應以「回復名譽」為其前提要件，且此屬民事損害賠償制度之一環，以回復原狀、填補損害為目的，法院為准予將判決書登報之判決，係以回復著作權人原有之客觀社會評價為度，有其自由裁量之權衡，並不受著作權人聲請之拘束。而法院所需考量之因素，除斟酌著作權人之名譽是否因侵害人侵害著作權之行為而受損害外，尚應權衡侵害名譽情節之輕重、登報處分是否足以回復著作權人名譽等為公平之裁量，始得在合理範圍內由侵害人負擔費用刊載判決書全部或一部，不得逾越回復名譽之必要程度，而過度限制侵害人之不表意自由。

㈡查系爭書面DM、電子文宣固有侵害上訴人甲○○就「龍馬獸圖」之著作財產權，惟系爭書面DM、電子文宣係因誤認品牌而有誤植情事，上訴人甲○○復未提出任何證據證明系爭書面DM、電子文宣之製作發送、與「POLO PARTY半高領衫」之銷售對其名譽有何貶抑情事，且本件促銷活動期間為99年12月15日至同年月28日，僅有短短2 週，其侵權情節尚屬輕微，對上訴人甲○○所生損害甚低。因此，本件並無以被上訴人遠百公司、鼎鼎公司、及辛○○費用而將本件最後事實審判決書主文欄登報之必要。故上訴人甲○○不得依修正前著作權法第89條、民法第185 條第1 項、公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人連帶負擔費用刊登本件最後事實審判決書主文欄。

柒、綜上所述，上訴人請求被上訴人遠百公司、鼎鼎公司、及辛○○賠償100,000 元，及自102 年1 月11日（即起訴狀繕本送達翌日，原審卷第99至100 頁）起至清償日止按週年利率5%計算之利息，且彼此間為不真正連帶關係（如附表一所示），為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回。原審就上開應准許部分，為上訴人敗訴判決，自有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第2 項所示，並為准、免假執行之宣告。至於超過上開應准許部分，原審為上訴人敗訴判決，核無違誤，上訴意旨，指摘原判決此部分不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。

捌、至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第79條、第85條第2 項，判決如主文。

智慧財產法院第三庭

附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。