智慧財產法院民事判決

上訴人

巴夫國際有限公司

法定代理人

陳雯玲

訴訟代理人

黃榮謨 律師

訴訟代理人

張瓊文 律師

被上訴人

飛比樂有限公司

法定代理人

葉耘心

被上訴人

逗奇國際有限公司

法定代理人

陳又綸

被上訴人

林品妤即品舍寵物精品工作室

被上訴人

陸仙兒即米克斯寵物精品店

被上訴人

陳雨蘭即庠美寵物精品展業

共同訴訟代理人

詹文凱 律師

上列當事人間請求侵害商標權有關財權爭議事件，上訴人對於中華民國103 年6 月30日本院102 年度民商訴字第48號第一審判決提起上訴，本院於104 年2 月5日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序方面：按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款與智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係商標法所生侵害商標權有關財產權爭議之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。

貳、實體方面：

一、上訴人主張：

(一)上訴人起訴聲明請求：1.被上訴人飛比樂有限公司（下稱飛比樂公司）應給付上訴人新臺幣（下同）75萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。2.被上訴人逗奇國際有限公司（下稱逗奇公司）應給付上訴人75萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。3.被上訴人林品妤即品舍寵物精品工作室應給付上訴人75萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。4.被上訴人陸仙兒即米克斯寵物精品店應給付上訴人75萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。5.被上訴人陳雨蘭即庠美寵物精品展業應給付上訴人75萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。6.訴訟費用由被上訴人負擔。7.上訴人願供擔保請准宣告假執行。並主張如後：1.被上訴人侵害上訴人之系爭商標：訴外人即上訴人法定代理人陳雯玲於民國98年4 月28日以「R.A.W.BARF 」 商標圖案向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，經智慧局審查後，發給為註冊第01398347號證書（下稱系爭商標）。嗣陳雯玲於102 年8 月15日將系爭商標轉讓予訴外人涂世忠，並經智慧局於102 年10月16日公告。而涂世忠於102 年8 月15日將系爭商標權專屬授權予上訴人，授權期間至商標專用期間屆滿為止。詎被上訴人所販售由澳大利亞商IG&RJ Billinghurst Pty Ltd. （下稱澳大利亞公司）生產之貓、狗飼料產品（下稱系爭產品），其上所使用「BARF」商標與系爭商標類似，系爭產品亦與系爭商標指定使用之商品相同。準此，被上訴人侵害上訴人系爭商標權。

2.被上訴人收受律師函後仍繼續販售系爭產品：上訴人前於102 年10月11日委託律師發函，請求被上訴人勿再販售系爭產品以免侵害上訴人商標權，除被上訴人林品妤因招領逾期遭退回外，其餘被上訴人均在102 年10月14日收受律師函，詎被上訴人均置之不理，竟繼續販售系爭產品。職是，上訴人依商標法第39條第6 項前段、第68條第3 款、第69條第3 項及第71條第1項第3款等規定，提起本件請求。

(二)原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人提起上訴聲明：1.原判決廢棄。2.被上訴人飛比樂公司應給付上訴人75萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。3.被上訴人逗奇公司應給付上訴人75萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。4.被上訴人林品妤即品舍寵物精品工作室應給付上訴人75萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

5.被上訴人陸仙兒即米克斯寵物精品店應給付上訴人75萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。6.被上訴人陳雨蘭即庠美寵物精品展業應給付上訴人75萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。7.第一審及第二審訴訟費用，由被上訴人負擔。8.本件上訴人願供擔保請准宣告假執行。並主張如後：1.陳雯玲於98年前已知悉BARF觀念：

⑴系爭商標原申請人陳雯玲於96年間，因飼養一隻牛頭梗犬，為暸解更多飼養資訊，而於同年9 月19日上網至亞馬遜網站購買一本2007年BARRON'S出版之A Complete Pet Owner's M-anual，中譯文為牛頭梗飼養指南，其中有提及BARF觀念，故知悉該文字。陳雯玲陸續於97年間購入WorkWonders FeedYour Dog Raw Meaty Bones，中譯文為它是有效的! 餵食你的狗吃生肉骨；Pet Food Nation: The Smart,Easy,and He-althy Way to Feed Your Pet Now ，中譯文為寵物食物大全: 你應該要這樣餵! 聰明/ 簡單/ 健康的寵物飲食；PREV-ENTING and TREATING CANCER in DOGS ，中譯文為犬類癌症的預防與治療，均有提及BARF之觀念，足認陳雯玲早於96年9 月間，因購買上揭書籍而接觸BARF觀念，並知悉該文字，非如原審判決所稱，係於98年間因與澳大利亞公司間有業務往來，而知悉澳大利亞公司在產品上使用「R.A.W.BARF」文字。

⑵陳雯玲早於98年4 月1 日委託事務所申請商標，並為商標名稱「BARF」查詢，此有事務所之商標案件接洽記錄單、勾選指定使用商品之回傳單及商標名稱查詢資料可證，日期均為98 年4月1 日，顯見陳雯玲早於澳大利亞公司寄送產品包裝前，已就系爭商標進行申請商標註冊之前置作業，原審判決未能審酌，率爾認定陳雯玲與澳大利亞公司間因業務往來關係，始知悉系爭商標，顯非適法。

2.澳大利亞公司未將R.A.W.BARF作為商標使用：澳大利亞公司就「R.A.W.BARF」商標在國內外，均未取得商標註冊，其使用之目的在於產品說明，此為被上訴人於原審所不否認。況系爭產品於我國銷售前，澳大利亞公司於澳洲地區販售之系爭產品包裝上縱有「R.A.W. BARF 」，亦僅為Restoring Animal Wellness 、中譯為恢復動物健康及Biologically Appropriate Raw Food 、中譯為生理上適宜之天然食物，「R.A.W. BARF 」為英文字縮寫，或闡釋生產之理念或說明，並非作商標使用，並不符合先使用之定義。且由澳大利亞公司之官網可知，該公司從未將系爭商標作為商標使用，並請相關消費者認明其註冊為蛋形商標，「BARF」自始僅為生食肉品之說明文字縮寫。準此，各國寵物食品就「BARF」均作為生肉食品之說明文字，並未將其認定為商標。

3.BARF具有產品來源之識別性：系爭產品外包裝上，明顯標示有經其註冊聲請之「DOCTOR B's」蛋形商標。倘與系爭商標並列，對於相關消費者而言，「DOCTOR B's」為商品之商標，至於並列於旁「R.A.W.BARF」 文字，僅能使相關消費者知悉此為生食肉品，原審徒以字體大小作為判斷是否作為商標使用，殊嫌速斷。倘系爭產品僅標示「R.A.W. BARF 」文字時，相關消費者難以辨別生產廠商為何，相關消費者雖無法辨別產品來源，致無法達到足以使相關消費者認識其為商標之目的，則無法作為商標使用。然上訴人公司中文名稱為巴夫，即為「BARF」譯音，是「BARF」足以使相關消費者辨別產品來源。

4.本件損害賠償金額之計算：商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價1,500 倍以下之金額計算損害，商標法第71條第1 項第3 款定有明文。被上訴人被查獲販賣之澳洲BARF巴夫狗用肉餅零售單價為1,500 元，上訴人爰依零售單價之500 倍計算損害，請求各被上訴人分別賠償上訴人75萬元。被上訴人稱於提起本件訴訟前，已無販售相關產品，未產生損害云云。惟商標法第71條第1 項第3 款之規定，係指被上訴人販售侵權產品，是被上訴人之答辯，並無理由。

二、被上訴人聲明請求駁回上訴人之上訴及假執行，倘受不利判決，請准予供擔保後宣告免為假執行，並答辯略以：

(一)上訴人混淆知悉觀念及知悉商標：上訴人雖稱陳雯玲於96年間即由書籍中得知「BARF」為寵物生食之觀念云云。然既存觀念，並不代表該觀念，業已被使用於具體之商標，故上訴人主張與澳大利亞公司聯繫前，其於96年間已知悉系爭商標存在，並非事實。

(二)陳雯玲與澳大利亞公司有業務往來：

1.陳雯玲擷取澳大利亞公司之商標向智慧局註冊：陳雯玲於98年間與澳大利亞公司接洽經銷該公司之產品至臺灣地區販售，並訂有契約。陳雯玲基於銷售目的，在未告知澳大利亞公司，將其產品包裝之商標「R.A.W.BARF」擷取後，向智慧局申請註冊。顯係與澳大利亞公司洽談後，見到產品包裝外觀所標示「R.A.W.BARF」，知悉此商標之存在，並使用同一字樣申請註冊。況其欲使用之商品，係自澳大利亞公司進口之商品，已違反修正前商標法第23條第1 項第14款之規定，為不得註冊或應予撤銷。

2.陳雯玲早已知悉澳大利亞公司之商標：陳雯玲雖主張其於96年知悉BARF觀念時，尚未與澳大利亞公司有所契約、地緣、業務往來云云。然陳雯玲於98年4 月間申請註冊系爭商標時，已與澳大利亞公司洽談經銷事宜，不可能就該公司之商標或商品，毫無認識。況申請註冊時間與雙方簽訂契約時間相近，事後並使用於澳大利亞公司產品之銷售，可證其因與澳大利亞公司有契約或業務往來而知悉商標之存在。

(三)澳大利亞公司使用R.A.W. BARF文字為商標：由澳大利亞公司提供陳雯玲之產品包裝外觀及網頁內容，可知早已使用「R.A.W. BARF 」於其商品。使用方式為將該字樣以大字置於產品包裝正面，並與該公司已註冊之商標Dr.Billinghurst (Dr. B)肖像同置，目的在於使相關消費者輕易辨識其商品來源，故屬商標性質。縱使上開字樣有以小字說明其意義，惟係為使相關消費者暸解「R.A.W. BARF 」意義，同時可認知商品之特性，並不妨礙「R.A.W. BARF 」作為商標使用。至於上訴人固稱「R.A.W. BARF 」在澳大利亞並未註冊，然未註冊並不妨礙已使用之事實。依修正前商標法第23條第1 項第14款規定，他人先使用之商標不以已註冊者為限。倘限於已註冊之商標，則因契約或業務往來關係而知悉商標存在者，不可能就同類商品以同一或類似之商標獲准註冊，則不會發生此類爭議。職是，上訴人以澳大利亞公司未將該商標申請註冊為抗辯，容有誤會。

(四)系爭商標易致相關消費者混淆誤認：上訴人前因經銷澳大利亞公司之產品而使用「R.A.W.BARF」商標，已使相關消費者知悉「R.A.W. BARF 」產品，源自澳大利亞公司。上訴人已不再經銷澳大利亞公司產品，且於上訴人網頁指責澳大利亞公司產品之品質有疑慮，故上訴人改由向他廠商進口。準此，上訴人與澳大利亞公司處於競爭地位，倘允許上訴人繼續使用系爭商標，將使相關消費者對於商品來源有所混淆，致妨礙市場交易。

(五)BARF得作為商標使用：上訴人固主張「BARF」被使用於不同國家寵物食品商品之網頁上，作為生食肉品之說明文字，而非商標云云。然第三人使用「BARF」文字為說明，並不妨礙被上訴人使用該文字為商標使用。況上訴人認為「BARF」僅為寵物食品之說明文字，非屬商標性質，足認上訴人主張被上訴人侵害系爭商標，存有矛盾處。

三、整理與協議簡化爭點：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後：

(一)兩造不爭執事實：本院於審理中整理當事人不爭執之事實，此等不爭執之事實，其將成為本件判決之基礎本院於審理中整理當事人不爭執之事實，此等不爭執之事實，茲分述如後（見本院卷122 頁之準備程序筆錄）：

1.陳雯玲於98年4 月28日以「R.A.W.BARF」商標圖案向智慧局申請註冊，經智慧局審查後發給為註冊第01398347號證書。嗣陳雯玲將系爭商標轉讓予涂世忠，並經智慧局於102 年10月16日公告。涂世忠於102 年8 月15日將系爭商標權專屬授權予上訴人，授權期間至商標專用期間屆滿為止，渠等之專屬授權關係，未向智慧局登記。

2.被上訴人所販售由澳大利亞公司所生產之系爭產品，所使用「BARF」商標與系爭商標近似，系爭產品亦與系爭商標指定使用之商品相同。被上訴人販售系爭產品，狗用產品、貓用產品零售單價分別為1,500 元、780 元，此為商標法第71條第1 項第3 款之計算基準。

3.上訴人於102 年10月11日委託律師發函予被上訴人，要求勿再販售系爭產品以免侵害上訴人商標權，除被上訴人林品妤因招領逾期外，其餘被上訴人均在102 年10月14日收受該信函。

4.陳雯玲前於98年8 月4 日成為澳大利亞公司之在臺灣地區經銷商，並進口澳大利亞公司之貓狗飼料產品，渠等間之經銷關係，可認定陳雯玲前與澳大利亞公司有契約與業務往來關係。

(二)兩造主要爭點：

1.上訴人雖向系爭商標權人涂世忠取得系爭商標之專屬授權，然渠等未向智慧局登記，此登記效力為何？上訴人是否有權提起本件訴訟，主張商標權?

2.被上訴人有無侵害系爭商標權之故意或過失之主觀要件? 此有關上訴人請求被上訴人給付侵害系爭商標之損害賠償之要件。

3.被上訴人在系爭產品使用「BARF」文字，是否適用商標法第36條第1 項第3 款規定之善意先使用，非系爭商標之權利效力所及範圍?

4.系爭商標是否違反修正前商標法第23條第1 項第12款、第14款規定，此涉及「BARF」是否為著名商標？上訴人是否因契約或業務往來關係，在我國搶先註冊？致系爭商標有應撤銷事由存在？

5.本件損害賠償金額依商標法第71條第1 項第3 款之商品單價500 倍計算，是否合理（見本院卷第123 至124 頁之準備程序筆錄）?

(三)本院調查與審理說明：參諸兩造之主要爭點，本院首應審究被上訴人是否有權提起本件訴訟? 倘上訴人有權提起本件訴訟，即應討論被上訴人有無侵害系爭商標權之過失或故意? 倘系爭產品侵害系爭商標，繼而依序認定本件被上訴人有無第36條第1 項第3 款之適用? 系爭商標有無修正前商標法第23條第1 項第12款、第14款之不得註冊事由？倘不符合善意先使用之要件，系爭商標亦無撤銷事由，最後探討如何計算本件損害賠償金額?

參、本院得心證之理由：

一、本件適用商標法之準據法：

(一)侵害系爭商標之準據法適用現行商標法：現行商標法前於100 年6 月29日修正公布，並於101 年7 月1 日施行，查上訴人主張被上訴人侵害系爭商標權之行為，係於102 年10月起迄今。準此，本件有關侵害系爭商標權之權利義務本體之發生及其內容如何？被上訴人是否行使系爭商標權？上訴人之行為有無符合善意先使用？應適用現行商標法第36條第1 項第3 款、第39條第1 項、第6 項、第68條、第69條第3 項及第71條第1 項第3 款等規定，作為本件之基準法為斷。

(二)撤銷系爭商標事由之準據法適用修正前商標法：異議商標之註冊有無違法事由，除第106 條第1 項及第3 項規定外，依其註冊公告時之規定，現行商標法第50條定有明文，依同法第62條規定為評定準用之。職是，系爭商標是否有不得註冊事由，應以其註冊時為斷。查系爭商標為98年4月28日申請、99年2 月16日註冊（參照本院整理當事人不爭執事項1 ）。揆諸上開說明，撤銷系爭商標之事由應適用92年5 月28日修正公布之修正前商標法第23條第1 項第12款、第14款。

二、上訴人有權提起本件訴訟：

(一)商標授權登記適用登記對抗主義：按商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權；前項授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。所謂登記對抗，係指各種不同權利間，因權利具體行使時會發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，而以登記為判斷權利歸屬之標準。就商標權之取得以觀，取得商標權之註冊登記為登記生效主義，而就權利重複讓與、讓與與信託、信託與設質、讓與與授權、信託與授權等不同法律行為與權利變動間，均可能發生對抗之問題係採登記對抗主義。其規定意旨在於保護交易行為之第三人，並非侵權行為人，是所謂非經登記不得對抗第三人，係指當事人間就有關商標權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用，而非不得對抗任何第三人。

(二)上訴人得以系爭商標之被專屬授權人主張權利：系爭商標權人涂世忠專屬授權系爭商標予上訴人之授權行為，雖未向智慧局登記（見原審卷第10至13、80頁）。然商標權授權登記適用登記對抗主義，商標授權經涂世忠與上訴人意思表示一致，即有系爭商標專屬授權之合法效力，而被上訴人就上訴人與涂世忠間有系爭商標之專屬授權關係，並不爭執（參照本院整理當事人不爭執事項1 ）。參諸本件非就商標權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執，被上訴人非屬交易行為之第三人，為上訴人所主張之侵害系爭商標之行為人。揆諸前揭說明，自無登記對抗原則之適用，上訴人得以系爭商標之被專屬授權人對被上訴人主張系爭商標之權利。準此，被上訴人以抗辯上訴人不得對上訴人起訴主張系爭商標之權利云云，容有誤會（參照本院整理當事人爭執事項1)。

三、系爭產品使用近似商標於系爭商標指定之類似商品：

1.系爭產品成立商標近似與商品類似：按未經商標權人同意，為行銷目的，而於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第3 款定有明文。上訴人主張被上訴人所販售由澳大利亞公司所生產之系爭產品，所使用「BARF」商標與系爭商標近似，系爭產品亦與系爭商標指定使用之商品相同。被上訴人販售系爭產品，狗用產品、貓用產品零售單價分別為1,500 元、780 元等事實。並為被上訴人所不爭執（參照本院整理當事人不爭執事項2 ）。職是，具有普通知識經驗之相關消費者，從事購買行為時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認其商品來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有致消費者混淆誤認之虞，系爭產品侵害系爭商標權。

2.有無侵害系爭商標權之過失或故意：上訴人與被上訴人為經營狗貓食品之事業，當事人為競爭同業，被上訴人之注意義務應高於一般之相關消費者，被上訴人就其所提供之系爭商品，是否有侵害系爭商標，應作最低限度之商標查證，以避免侵害系爭商標。參諸上訴人主張其前於102 年10月11日委託律師發函請被上訴人，勿再販售系爭產品以免侵害上訴人之系爭商標權，除被上訴人林品妤因招領逾期外，其餘被上訴人均在102 年10月14日收受該信函等事實（見原審卷第14至21頁）。並為被上訴人所不爭執（參照本院整理當事人不爭執事項3 ）。準此，被上訴人迄今仍繼續販賣系爭產品，足認被上訴人於收受律師發函前有過失，收受律師發函後，則有故意之主觀要件。

四、被上訴人之行為不符合善意先使用系爭商標：被上訴人雖抗辯稱其在系爭產品使用「BARF」文字，應適用商標法第36條第1 項第3 款規定之善意先使用，非系爭商標之權利效力所及範圍云云。惟上訴人否認符合善意先使用之要件。職是，本院自應審究被上訴人在系爭產品使用「BARF」文字，是否符合善意先使用之要件（參照本院整理當事人爭執事項3 ）。經查：

(一)善意先使用之要件：按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1 項第3 款定有明文。職是，主張善意先使用抗辯者，須證明如後要件：1.其使用時間在商標權人商標註冊申請日前；2.先使用之主觀心態須為善意，不知他人商標權存在，且無不正競爭目的；3.使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務。本款規範之目的在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主義之精神，是主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。而善意使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準。申言之，商標法之善意先使用之規範，在於保護先使用行為所創造之事實狀態或社會關係，使善意使用人能在原有社會關係中，享有應受保護之利益。商標善意先使用者，不以行為人自行創設商標為限，亦包含行為人於他人商標註冊申請日前，並非以不正當競爭為目的而使用商標，均符合商標善意先使用之要件。

(二)未證明澳大利亞公司於系爭商標註冊申請日前使用：被上訴人雖主張澳大利亞公司於系爭商標申請前已善意先使用「BARF」商標云云。並以上訴人網頁、YOUTUBE 網站影音檔案、Dr .B 商品包裝紙盒、網路部落客文章等件為憑（見原審卷第146 至148 、150 、159 、204 頁）。然查：1.上訴人公司網頁，其日期記載2009年，無法證明於系爭商標申請日前已存在；2.YOUTUBE 網站影音檔案，被上訴人自承其日期為98年6 月4 日，日期於系爭商標申請日後；3.Dr.B商品包裝紙盒所載使用期限為2010年9 月30日，在系爭商標申請日後；4.「布偶貓部落格」網頁文章日期雖記載2008年8 月8 日，惟部落格所載2013年TCFA比賽大放異彩之文章日期，標註「NOV 12 2008 」，網頁所標註日期有差異，顯不足為憑。準此，前揭證據之日期在系爭商標申請日後，即與善意先使用之要件不符，自難認定澳大利亞公司於系爭商標申請日前，已符合善意先使用之規定，是被上訴無法自澳大利亞公司繼受善意先使用之法律利益。足認渠等抗辯不受系爭商標權拘束云云，即無可採。

(三)商標法為屬地主義與獨立保護原則：商標法第36條第1 項第3 款係商標權效力之例外規定，而商標權之效力範圍有屬地主義之適用，故商標權效力之例外規定，亦有屬地主義之適用，倘任何在國外善意先使用之商標，均可至臺灣地區主張善意先使用，不僅使在我國未註冊而未受保護之商標，可受我國商標法之保護，亦使在國內註冊之商標權人權益受限。國外先使用之商標權人為避免搶註之情事，除可主張優先權至我國註冊外，亦得依同法第30條第1 項第12款，對商標權人提起異議或評定，撤銷其商標權，自無須賦予主張善意先使用之保護。簡言之，商標法第36條第1 項第3 款屬商標權效力之例外規定，而同法第30條第1項第11款則屬不得註冊之事由，兩者屬不同範疇之規定，未必須為相同之解釋。故商標法第36條第1 項第3 款之善意先使用地區，不包括國外先使用之情形。

(四)未證明澳大利亞公司於系爭商標註冊申請日前在國內使用：1.本件僅為國外使用之說明：參諸澳大利亞公司香港代理商網頁下方雖載有「Copyright2004」文字（見原審卷第149 頁），然此為澳大利亞公司於本國以外之使用資料，無法作為有在國內先使用之證據；至上訴人雖有「刊登日期0000-00-00」網頁記載：巴夫臺灣於5 年前首次引進「BARF」生食觀念；起初巴夫臺灣並未引進「BIG DOG」 品牌肉餅，僅引進由「BIG DOG 」研發代工之DR.B產品等情（見原審卷第157 頁）。然上訴人成立於98年7 月29日，有公司資本資料查詢在卷可稽（見原審卷第54頁；本院卷第33頁）。審究網頁之記載，無法推論97年間澳大利亞公司之系爭產品，前於97年間有在國內販售之事實。職是，上揭證據顯示，至多僅為國外使用之說明，本諸商標法為屬地主義與獨立保護原則，自與善意先使用之要件不符，自難認定澳大利亞公司於系爭商標申請日前已符合善意先使用之規定。

2.大陸或香港地區行使商標權非屬國內行使：

⑴按輸入或攜帶進入臺灣地區之大陸地區物品，以進口論，臺灣地區與大陸地區人民關係條例第40條第1 項定有明文。商標審理適用屬地主義，是我國商標法自應以中華民國目前治權所及之臺澎金馬地區為其適用之領域（參照最高行政法院99年度判字第637 號判決）。被上訴人雖抗辯稱善意先使用，倘限於國內則商標法第36條第2 項之規定即無意義，且有違商標法第4 條互惠原則及各公約組織精神，況香港地區之使用，亦屬在中華民國境內使用云云。然商標法第4 條係指對外國人商標之保護採平等互惠原則，其與商標僅於取得註冊之國家，依該國商標法受保護之屬地主義並不相違。至於商標法第36條第2 項為商標權國際耗盡之規定，其與善意先使用情形不同，況系爭產品並非經由被上訴人或商標權人於國內外交易市場流通，自無商標法第36條第2 項規定之適用。

⑵參諸目前經濟貿易與我國現狀以觀，臺灣地區、大陸地區及香港地區分別獨立之經貿區域，而臺灣地區、大陸地區及香港地區均有各自之司法主權與智慧財產權法制。準此，本院認於大陸或香港地區行使商標權之行為，並非於國內行使，是被上訴人主張澳大利亞公司於香港地區先使用「BARF 」商標之行為，構成於我國境內先使用云云。顯與我國現實之政治及經濟貿易現況不符，殊無足取。

五、系爭商標有應撤銷事由：

(一)本院應判斷系爭商標有無效銷事由：按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。本條立法意旨在於有關智慧財產之民事訴訟，被告主張智慧財產權不存在，而提起行政爭訟時，或有第三人對智慧財產權之有效性提出評定、舉發及行政爭訟時，倘民事訴訟停止審判，權利有效性與權利之侵害事實，無法於同一訴訟程序一次解決。當事人藉此拖延民事訴訟程序，致智慧財產權人無法獲得即時之保障。故使審理智慧財產訴訟之民事法院，就商標權或專利權有無應撤銷或廢止原因之爭點，為實質判斷，並排除停止訴訟規定之適用，以期紛爭解決一次性，迅速實現訴訟當事人之權利保護。被上訴人抗辯稱系爭商標有違反修正前商標法第23條第1 項第12款、第14款等規定，致系爭商標有應撤銷事由存在等語，上訴人否認上情。職是，本院自應審究系爭商標是否有違反修正前商標法第23條第1 項第12款、第14款等規定（參照本院整理當事人爭執事項4 ）。

(二)系爭商標無修正前商標法第23條第1項第12款之適用：

1.加強對著名商標之保護：按相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，修正前商標法第23條第1 項第12款定有明文。相當於現行商標法第30條第1 項第11款前段規定。被上訴人雖主張上訴人因經銷澳大利亞公司之產品而使用「R.A.W.BARF」商標，使相關消費者知悉「R.A.W.BARF」商標之商品是來自澳大利亞公司，「BARF」為著名商標，致相關消費者對產品來源造成混淆云云。然本款意旨在於加強著名商標或標章之保護，故判斷系爭商標之註冊，是否違反修正前商標法第23條第1 項第12款前段，本院應審究「BARF」是否為著名商標，倘「BARF」為著名商標，繼而審究系爭商標與「BARF」商標間有無成立近似，並致相關公眾混淆誤認之虞。

2.BARF系爭商標非著名商標：所謂著名商標，係指商標所表彰之識別性與信譽為相關事業或消費者所普遍熟知，著名商標之認定應就個案情況，考量下列足資認定為著名商標之因素：⑴商標識別性之強弱；⑵相關事業或消費者知悉或認識商標之程度；⑶商標使用期間、範圍及地域；⑷商標宣傳之期間、範圍及地域；⑸商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域；⑹商標成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形；⑺商標之價值；⑻其他足以認定著名商標之因素。商標是否著名，應以國內消費者之認知為準（參照司法院釋字第104 號解釋）。經查：

⑴被上訴人雖主張「BARF」文字為著名商標云云，並提出上訴人網頁及Dr.Ian Billinghurst 所著書籍為憑。參諸上訴人網頁中有關「誰是Dr.B」專頁內容，其記載現在人們只要說到BARF就等於是Dr.B之代名詞；研發Dr.B's Genuine Aussie R.A.W.B.A.R. F生食肉餅，亦是出自於簡化B.A.R.F 之實際操作以提高飼主接受度（見原審卷第249 頁）。然審視其內容僅在介紹Dr.B與BARF之關係，無從認定「BARF」商標所表彰之識別性及信譽，已廣為相關事業或消費者所普遍熟知。至於Dr. Ian Billinghurst所著書籍，僅在闡述關於動物食物之觀念，主張現代犬貓之飲食應返璞歸真，回歸犬貓原始之天然食物習慣，難以認係將「BARF」作為商標之使用證據，且上開證據亦無從認定澳大利亞公司使用「BARF」文字於產品上或宣傳產品之期間、範圍、地域，故無法判斷相關事業或消費者知悉或認識「BARF」商標之程度。職是，本件無法認定國內相關消費者已普遍認知該商標之存在，或該商標於國外廣泛使用所建立之知名度已到達我國，被上訴人主張「BARF」為著名商標，即不可採。

⑵國內相關消費者得普遍認知商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，故主張商標為著名者，原則上應檢送該商標於國內使用之相關證據。例外情形，係商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，然因有客觀證據顯示，商標於國外廣泛使用所建立之知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。就我國與澳大利亞之經貿、旅遊、文化、語言等因素，加以綜合判斷，「BARF」商標之知名度，除無法達到國內相關消費者得普遍認知商標之存在外，商標使用之地域範圍，亦與我國無密切關係。參諸被上訴人就「BARF」商標之商品，藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導，或「BARF」商標在中文網路被廣泛、頻繁地討論等事實，均未舉證以實其說，實無法知悉「BARF」商標之知名度，是否已到達我國相關消費者得普遍認知之程度。準此，益徵系爭商標無修正前商標法第23條第1 項第12款規定之適用。

(三)系爭商標有修正前商標法第23條第1項第14款之適用：按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊，修正前商標法第23條第1 項第14款定有明文，相當於商標法第30條第1 項第12款。本款規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會（參照最高行政法院99年度判字第938 號、第1012號判決）。被上訴人主張上訴人之法定代理人陳雯玲與澳大利亞公司有業務往來，系爭商標有修正前商標法第23條第1 項第14款之適用等語。上訴人抗辯稱主張本款須以他人先使用之商標已註冊為限云云。經查：

1.系爭商標申請人與澳大利亞公司有契約與業務往來關係：

⑴系爭商標之申請人陳雯玲於98年間與澳大利亞公司洽談進口系爭產品之事，其於98年4 月8 日寄給澳大利亞公司人員電子郵件所附照片，可知悉產品有「R.A.W.BARF」圖樣（見原審卷第241 頁），「R.A.W.BARF」圖樣為單純印刷體英文字，其與系爭商標完全相同，是系爭商標申請日98年4 月8 日前，澳大利亞公司已於產品使用「R.A.W.BARF」文字，產品之使用方式，如上開電子郵件照片所示，為上訴人所不爭執（見原審卷第311 頁之準備程序筆錄）。準此，澳大利亞公司於系爭商標申請前已於產品先使用「R.A.W.BARF」文字，而系爭商標之申請人與澳大利亞公司間因具有業務往來關係，已知悉澳大利亞公司在產品使用「R.A.W.BARF」文字，陳雯玲將相同之文字申請註冊為系爭商標，且所指定使用之商品亦與澳大利亞公司之產品相同等事實，應堪認定。

⑵參諸被上訴人提出之上開事證，可證澳大利亞公司於系爭商標申請前已於產品先使用「R.A.W.BARF」文字，系爭商標之申請人陳雯玲與澳大利亞公司間有業務往來關係。而陳雯玲前亦於98年8 月4 日成為澳大利亞公司之在臺灣地區經銷商，並進口澳大利亞公司之貓狗飼料產品（見原審卷第86至94頁），並為上訴人所不爭執（參照本院整理當事人不爭執事項4 ），益徵陳雯玲因與澳大利亞公司確有契約與業務往來關係，知悉澳大利亞公司在產品使用「R.A.W.BARF」文字。

2.先使用商標不分國內外與是否註冊：

⑴我國商標法係採取註冊主義，而非使用主義，故先使用而未註冊之商標，原則上不予保護。因商標之使用乃商標存在之意義及其價值之所在，為避免過度僵化產生流弊，例外於部分條文規範使用主義之精神，對於未註冊而於國內外先使用之商標仍酌予以保護，是本款為商標註冊主義及屬地主義之例外，其目的在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，以維護市場公平競爭秩序及促進工商企業正常發展。商標制度有註冊主義與使用主義，美國即兼採使用主義，是本款他人先使用之商標不限於註冊商標，倘採使用主義國家之商標遭我國商標權人搶註，亦有適用。簡言之，所謂先使用商標，不論是否為著名商標，不分國內外，亦不問註冊與否，僅要因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉他人先使用商標存在而搶註者，即有本款規定之適用。準此，上訴人雖抗辯稱主張本款之撤銷商標者，應以他人先使用之商標已註冊為限云云。然揆諸前揭說明，本款適用不分國內外或註冊與否，故上訴人抗辯不足為憑。

⑵所謂商標之使用，係為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。故商標之使用，為主觀上須為行銷之目的，客觀上須有使用商標之行為，且足以使相關消費者認識其為商標。觀諸澳大利亞公司之產品包裝之商標圖案使用方式，其中「R.A.W.BARF」係以斗大之字體置於產品正面，其版面約占2/ 3，左邊1/3 之一版則放置澳大利亞公司在澳洲所申請之商標，雖「R.A.W.」、「BARF」字體下分別標註有「Restoring Animal Wellness 」、「Biologically Appropriate Raw Food 」等文字，然該文字字體微小，色調亦不明顯，相關消費者目視產品包裝外觀，印象較深刻者為斗大「R.A.W.BARF」字體，其於商業交易過程中，足使相關消費者藉此區辨商品來源，符合商標使用之定義，並與修正前商標法第23條第1 項第14款所稱之先使用商標定義相符，不因未經澳大利亞公司註冊而受影響。準此，系爭商標相同於澳大利亞公司先使用於同一商品之商標，而申請人因與澳大利亞公司間具有業務往來關係，知悉該商標存在，依修正前商標法第23條第1 項第14款規定，系爭商標自不得註冊。

⑶上訴人雖主張澳大利亞公司使用「R.A.W.BARF」文字為產品說明而非商標之使用云云。然本院認由澳大利亞公司在產品使用「R.A.W.BARF」之方式，可認為商標使用，既如前述。況系爭產品自澳大利亞公司進口，系爭產品之外包裝雖與前開電子郵件所附照片產品包裝略有不同，然其均有「BARF」字樣，均置於產品包裝明顯位置，並佔極大版面，其區辨商品來源之功能相同，應有行銷商品之目的，並有標示商標之積極行為，所標示者足以使相關消費者認識其為商標。況上訴人主張系爭產品「BARF」文字為商標使用，指摘上訴人侵害原告系爭商標權，竟認澳大利亞公司使用「BARF」文字非商標使用，對於同一產品有不同之主張，顯有矛盾處，足認主張自無可取。職是，益徵被上訴人辯稱系爭商標有修正前商標法第23條第1 項第14款規定之適用等語，洵屬有據。

⑷上訴人固主張系爭商標申請人陳雯玲於96年9 月19日上網至亞馬遜網站購買牛頭梗飼養指南，嗣後陸續購入數本書籍，均有提及BARF之觀念，而諸多網頁亦有相關記載，足認陳雯玲早於96年9 月間已知悉BARF文字之存在云云，並提出網頁與書籍節本等件為憑（見本院卷第61至81頁）。然陳雯玲自書籍中接觸BARF之觀念，得知「BARF」被使用於不同國家寵物食品商品，作為生食肉品之說明文字，內容為寵物食品之描述性文字，將「BARF」使用於貓狗食品商品，其與商品之原料與其特性有關，故「BARF」在上揭事證並非商標使用，為修正前商標法第23條第1 項第2 款與商標法第29條第1 項第1 款之描述性用語，不具有識別性。相較陳雯玲因業務與契約往來，知悉澳大利亞公司在產品使用「R.A.W.BARF」文字，其為商標使用之態樣，兩者性質有所差異。職是，縱使陳雯玲前有接觸BARF之觀念，其為一般社會大眾閱讀所得知識，並非因從事市場銷售之商業交易，有別於商標使用之目的，上訴人之主張混淆文字觀念與商標使用。惟陳雯玲因與澳大利亞公司間之業務與契約往來，先其申請系爭商標前知悉澳大利亞公司在產品使用「R.A.W.BARF」文字作為商標，陳雯玲持之申請商標註冊，成立系爭商標違反修正前商標法第23條第1項第14款之規定。

六、本判決結論：綜上所述，上訴人雖有權提起本件訴訟，系爭商標亦無修正前商標法第23條之第1 項第12款之適用，然系爭商標構成修正前商標法第23條第1 項第14款之得撤銷事由。職是，上訴人請求被上訴人各給付上訴人75萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，係為無理由。原審為上訴人敗訴之判決，即無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，上訴應予駁回。

七、本院無庸審究部分之說明：本件為判決之基礎已臻明確，被上訴人未侵害系爭商標，故本院除無庸審究上訴人主張本件損害賠償金額依商標法第71條第1 項第3 款之商品單價500 倍計算，是否合理外（見本院整理當事人爭執事項5 ），被上訴人抗辯系爭產品應適用商標法第36條第1 項第1 款之商業交易習慣之誠信方法（見本院卷第156 頁），暨兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。

智慧財產法院第一庭

附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。