智慧財產及商業法院103年度民專上字第14號｜法律人

智慧財產法院民事判決 103年度民專上字第14號上訴人釩泰研究創新有限公司法定代理人李國鈺訴訟代理人蔡坤旺律師林宜萱律師被上訴人昆弘實業股份有限公司兼上法定代理人鄭玉英共同訴訟代理人陳忠儀律師陳家祥律師被上訴人邦特生物科技股份有限公司兼上法定代理人蔡宗禮共同訴訟代理人桂齊恒律師複代理人江郁仁律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國103年1月22日本院102年度民專訴字第20號第一審判決提起上訴，本院於民國104年1月15日言詞辯論終結，判決如下：主文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由一、上訴人主張 (一)訴外人李國鈺即上訴人公司之董事所研發之「醫療級過濾裝置 1之連接管之特殊造型」，取得中華民國新式樣（102年專利法修正後改稱設計專利）第D130528號專利（下稱系爭專利），嗣上訴人於98年8月31日自李國鈺取得系爭專利之專屬授權。被上訴人昆弘公司、邦特公司未經上訴人授權，逕自生產銷售與系爭專利完全相同環狀紋路之連接管，並於各該公司網頁進行販賣或為販賣之要約，其中被上訴人昆弘公司確曾於 101年9月3日銷售5,000組之保護罩（下稱系爭產品一）；被上訴人邦特公司亦曾於101年4月30日製造銷售「壓力監測器保護套」（下稱系爭產品二），足證被上訴人昆弘公司、邦特公司確有生產銷售侵害系爭專利之產品。上訴人於知悉被上訴人等上開侵害系爭專利專利權之情形後，即於102年1月 7日發函請求被上訴人昆弘及邦特公司等停止其侵害行為，然均未獲回應，且於其等公司網站仍分別陳列有系爭產品一、二。被上訴人昆弘及邦特公司既與上訴人同為醫療器材之生產製造廠商，理應有眾多管道可知悉系爭專利為上訴人所有，亦有能力及義務檢索所生產之產品是否侵害他人專利，難謂其非明知。 (二)系爭專利具新穎性及創作性： 1.被上訴人邦特公司所提之被證2即BH-100保護套實品（下稱邦特被證2）之公開日期並未早於系爭專利申請日，不足以證明系爭專利不具新穎性：被證3、被證3-1、被證13 （下稱邦特被證3、3-1、13）即邦特被證2之型錄，前開型錄不具有公開性，參照最高行政法院75年判字第1348號判例要旨，前開型錄應不得稱為刊物。而前開型錄是否曾散布於醫器廠商或醫院，亦或僅為被上訴人邦特公司之內部文件而不具公開性，被上訴人邦特公司皆未舉證證明之。而邦特被證13顯係 2由邦特被證3末頁左邊第5個圖示，與邦特被證3-1頁面右下第3個圖示合併印成正反兩面，逕指該兩張不同圖片為同一，混淆公開日期，故該型錄不可作為證據使用，無證據能力。未舉證其係於何時開始生產並公開邦特被證2，亦未提出邦特被證2開模之相關證據資料，僅謂96年10 月曾發生廠房大火，然參被上訴人邦特公司所提之被證14（下稱邦特被證14）第2點亦有載明「92至96年度資料存有電子檔者，請列印保存」，顯見96年前被上訴人邦特公司尚存有電子檔案。且邦特被證14中之第5點所記載之「報廢品明細表」，被上訴人並未提供，則報廢品中是否存有邦特被證2之相關資料，亦屬有疑。而被上訴人邦特公司對於其所生產邦特被證2 之資料，僅存邦特被證13一紙未遭焚燬，其真實性已屬有疑，而實務上亦常有外觀修正但沿用同一型號之情形，故僅憑一紙型錄，而未有其他證據佐證，實難認邦特被證2於系爭專利申請日前即已公開。 100年年報，其係於96年10月廠房大火後，始於98 年開始研發壓力監測器保護套，何以其無法提出關於98年所研發之壓力監測器保護套資料，顯見廠房發生大火，應為其杜撰。又被上訴人邦特公司稱邦特被證2與100年年報無關，因其僅為製程之改良云云，足認被上訴人邦特公司已自認其壓力監測器保護套曾於98年改良，則改良後之外觀應不同於申請許可證時之外觀。 4（下稱邦特被證4）可知，被上訴人邦特公司所銷售予訴外人衛寶股份有限公司（下稱衛寶公司）之統一發票、國內銷售通知單、國內訂購單及轉帳傳票等銷售記錄上皆未有銷售圖示，無法得知被上訴人銷售予衛寶公司之壓力監測器保護套之外觀造型為何，自無法證明邦 3特被證2曾於97年4月間銷售，且邦特被證2並未印製日期，亦無法得知該項產品究係於何時公開，以及其公開日是否早於系爭專利申請日。司所製作之BH-100之外型圖示，其中間圓盤濾盤之外周圓上並未有縱向平行環列之凹凸紋路。因此圖示確為BH-100H、 BH-100C、BH-100M、BH-100、ecm-BP10、BP10此6種型號之代表圖示，並以此代表圖示申請醫器許可證，而各型號之差異僅在外殼顏色、圓周直徑、長度之不同，然外觀形狀應為相同。若BH-100之外觀形狀與其他型號確有特殊不同之處，即其中間圓盤濾盤之外周圓上有縱向平行環列之凹凸紋路者，則詳述下之說明欄位定會特別記載，或特別附上BH-100之圖示以示區別，而非全無說明。顯見BH-100之外型曾有變動，變動前之外觀形狀即衛福部圖示與系爭專利全然不同，其中間圓盤濾盤之外周圓上明顯無縱向平行環列之凹凸紋路，對應於系爭專利之第一管體外表面亦無斜螺紋，亦無如系爭專利之中間圓盤有4個不同之層次分佈，而與系爭專利之外觀設計、視覺效果顯不相同，重要特徵亦不近似。綜上所述，邦特被證2之公開日期並未早於系爭專利申請日，自不得以之證明系爭專利不具新穎性。 2.被上訴人邦特公司所提之被證3及3-1即95年9月公開發行之 BIOTEQ型錄（下稱邦特被證3及3-1）無法證明系爭專利不具新穎性：前開型錄未經公證，欠缺積極之證明力，亦無法證明特定內頁皆出自於同一型錄，故邦特被證3、3-1無證據能力。又邦特被證3第5頁與邦特被證3-1之圖形，並非相同。而第5頁之圖片於中間圓形濾盤部分即相對應於系爭專利之A3部分應為光 4滑。邦特被證3-1之圖片，亦未標示日期，無法得知邦特被證 2係於何時公開，自無法證明系爭專利不具新穎性。再邦特被證3、3-1之型錄正本正、背面圖示不同，無法特定BH-100之圖示為何，該型錄之圖示並不可採，而應以衛福部所留存之官方圖示為準。 3.被上訴人邦特公司所提之被證4即型號BH-100之銷售資料（下稱邦特被證4）無法證明系爭專利不具新穎性：由邦特被證4無法得知型號BH-100於97年4月1日時產品之造型。僅能得知型號BH-100於該時曾有交易。而銷貨通知單、國內訂購單、轉帳傳票皆屬被上訴人邦特公司之私文書，非專利法上所認定之公開刊物，不具證據能力，亦不能證明已於系爭專利申請日前公開而不具新穎性。 4.被上訴人邦特公司所提之被證5即上訴人所提之起訴狀（下稱邦特被證5）無法證明系爭專利不具新穎性： 94年之計畫有保密條款，此可參原證3之F-7至F-8頁，第20條關於保密與協助驗收義務，故該產品並未公開，無法證明系爭專利不具新穎性。 5.被上訴人邦特公司所提之被證6即96年公開發行之 HAEMOTRONIC型錄（下稱邦特被證6）無法證明系爭專利不具新穎性及創作性：該證據並無實際成品可資參照，亦無法證明特定內頁皆出自於同一型錄，故邦特被證6無證據能力。而比對新穎性時，係採「單獨對比原則」，僅能將系爭專利與單一證據作比對，不得以兩份或兩份以上之證據合併，被上訴人邦特公司將BC/5-020 與BC/19-020合併與系爭專利比較，顯有不當。而系爭專利為設計專利，著重於外觀之獨特設計，縱與邦特被證6之用途及功能相同，亦不妨礙系爭專利之成立。BC/5-020與系爭專利之 5A3部分相比，並無凹凸條紋設計，BC/5-020中間圓盤之縱向條紋為濾膜，並非凹凸條紋設計，其外圈為光滑，與系爭專利之重要特徵並非相似。而BC/19-020與系爭專利之A4部分差異甚大，系爭專利之A4部分乃扁平，惟BC/19-020於相同位置之設計為缽碗狀，且體積為系爭專利之2至3倍之多，外觀造型顯不相似。系爭專利整體形狀和尺寸大小受限於醫器規格之限制與規範，而醫器之規格本屬功能性之設計，被上訴人邦特公司不得將此作為比對、判斷之內容。縱將BC/19-020之中間圓盤部分換至BC/5-020之中間圓盤，仍與系爭專利大不相同。系爭專利並未直接模仿或轉用，亦無直接置換之情形，故被證6實無法證明系爭專利之設計乃易於思及，而不具創作性。 6.被上訴人邦特公司所提之被證7即95年7月26日之進口報單（下稱邦特被證7）無法證明系爭專利不具新穎性：邦特被證7僅能證明被上訴人邦特公司曾於95年7月26日及同年月27日有進口型號BC/5-020之產品，且被上訴人邦特公司之 BH-100之產品應即為進口型號BC/5-020，且邦特被證3之95年 9月發行之BIOTEQ型錄上的圖片應係進口型號BC/5-020。惟因BC/5-020與系爭專利之重要特徵不近似，故並不影響系爭專利新穎性之判斷。 7.被上訴人邦特公司所提之被證8即96年6月公開之GVS型錄（下稱邦特被證8）無法證明系爭專利不具新穎性：被上訴人邦特公司雖稱邦特被證8曾為公證人認證，而具公信力，然該次公證，係由公證人影印自被上訴人邦特公司提出之正本封面、封底及特定內頁，無法證明該特定內頁皆係出自於同一型錄，亦即無法證明該產品確係出自於96年之型錄，而邦特被證8僅有一種視線，欠缺產品之全部樣貌，且僅為影像模糊不清之影本，不能視為刊物，故邦特被證8不具證據能力。 6系爭專利為設計專利，著重於外觀之獨特設計，縱與邦特被證 8之用途及功能相同，亦不妨礙系爭專利之成立。又邦特被證 8與系爭專利之A4部分有極大差異，系爭專利之A4部分為扁平，惟邦特被證8於相同位置之設計卻為缽碗狀，且體積為系爭專利之2至3倍之多，外觀造型顯不相似，而邦特被證8與系爭專利之A3部分相較，並無凹凸條紋設計，其外圈乃光滑。亦與系爭專利之A2部分不同，系爭專利之A2部分為光滑，惟邦特被證8卻有凹凸條紋。故其中間之圓盤狀濾盤之設計，與系爭專利之設計相比，重要特徵顯不相似，故邦特被證8無法證明系爭專利不具新穎性。 8.被上訴人邦特公司所提之被證9即Comef在91年公開之型錄（下稱邦特被證9）無法證明系爭專利不具新穎性：被上訴人邦特公司雖稱邦特被證9曾為公證人認證，而具公信力，然該次公證，係由公證人影印自被上訴人邦特公司提出之正本封面、封底及特定內頁，無法證明該特定內頁與封面皆係出自於同一型錄，亦即無法證明該產品確係出自於91年之型錄，故邦特被證9不具證據能力。而系爭專利為設計專利，著重於外觀之獨特設計，縱與邦特被證9之用途及功能相同，亦不妨礙系爭專利之成立。系爭專利之中間圓盤濾盤部分即A1至 A4，具有4個層次，而邦特被證9欠缺之。且邦特被證9之凹凸條紋部分，與其上之圓盤寬度有顯著不同。另明顯可見邦特被證9並無如系爭專利有A2之部分。甚或系爭專利A5部分係直柱型，而被證9之上管體係階層式且有外徑變化。故邦特被證9與系爭專利之造型、外觀顯不相似，且其差異於所屬技藝領域中具有通常知識者皆可輕易區辨，並未有近似之情事。故邦特被證9無法證明系爭專利不具新穎性。 9.被上訴人邦特公司所提之被證10即89年7月11日公開之美國 7US0000000號專利說明書（下稱邦特被證10）無法證明系爭專利不具新穎性：系爭專利為設計專利，著重於外觀之獨特設計，縱與邦特被證 10之用途及功能相同，亦不妨礙系爭專利之成立。邦特被證10 與系爭專利具備A1至A4四個層次之外觀設計，顯有不同，邦特被證10欠缺如系爭專利之A1及A4部分，且系爭專利之A2部分為光滑，邦特被證10相對於系爭專利之部分，則為凹凸不平，反之系爭專利於A3部分有凹凸設計，邦特被證10則為光滑設計，故其視覺效果及外觀設計與系爭專利顯屬不同。系爭專利A5部分為直柱型，而邦特被證10之上管體為階層式且有外徑變化。 10.被上訴人邦特公司所提之被證11即96年2月20日公開之美國 US0000000號專利說明書（下稱邦特被證11）無法證明系爭專利不具新穎性及創作性：因系爭專利為設計專利，著重於外觀之獨特設計，縱與邦特被證11之用途及功能相同，亦不妨礙系爭專利之成立。又邦特被證11與系爭專利之A4部分有極大差異，系爭專利之A4部分乃扁平，惟邦特被證11於相同位置之設計卻為缽碗狀，且體積為系爭專利之2至3倍之多，外觀造型顯不相似。系爭專利A5部分係直柱型，而邦特被證11之上管體為階層式且有外徑變化。系爭專利中間之圓盤，僅有A3部分有凹凸紋路，惟邦特被證 11不僅相對應於系爭專利之A3部分有紋路，連相對應於系爭專利之A2部分亦有紋路，且紋路之造型與系爭專利顯不相同，其紋路更顯複雜。甚或邦特被證11並無如系爭專利具有A1 及A4部分，故無法如系爭專利具有A1至A4四個層次，而有明顯之層次感，於視覺效果上與系爭專利具有顯著差異，不足以證明系爭專利不具新穎性與創作性。 811.邦特被證8與10之組合無法證明系爭專利不具創作性：上開證據之組合，並無如系爭專利之中間圓盤有4個層次之設計。此種組合，於圓盤狀濾盤之凹凸紋路設計方式，皆與系爭專利設計之形狀、排列方式不同，系爭專利仍能表現出與先前技藝顯然之視覺效果和差異，自具有創作性。 12.邦特被證8與11之組合無法證明系爭專利不具創作性：上開證據之組合，並無如系爭專利之中間圓盤有4個層次之設計。此種組合，於圓盤狀濾盤之凹凸紋路設計方式，皆與系爭專利設計之形狀、排列方式不同，系爭專利仍能在容易被注意之單元上表現出與先前技藝顯然之視覺效果和差異，亦非所屬技藝領域中具有通常知識者得以先前之技藝，即能輕易完成之設計，足證系爭專利具創作性。 (三)將系爭專利與被上訴人邦特公司所提出之所有引證比對後，無法得出系爭專利與各該引證間有使用直接模仿或轉用之手法，亦無法得出系爭專利與先前技藝間有直接置換、組合、改變位置、比例、數目，亦即，無法證明系爭專利僅係利用該等簡易手法所為之創作，實無法認定系爭專利之設計乃易於思及。又訴外人李國鈺於設計系爭專利時，亦曾經過多次研發改良與調整，以使系爭專利之外觀造型更為美觀、視覺效果更為特異。再訴外人李國鈺於開發出醫療用過濾裝置連接管以前，國內迴路管廠商皆係向國外進口購得，再包裝後申請醫療器材許可證。上訴人係在經過經濟部技術處派專業教授審核下，始開發出與其他歐美品牌設計不同之首顆國產醫療用過濾裝置連接管，並因濾盤設計優良，而獲國內多家公司使用，並取代歐美產品，成為目前國內市佔率最高之醫療用過濾裝置連接管，此等商業上所獲取之成功，足證該設計並非易於思及，自具有創作性。 9(四)被上訴人邦特公司與蔡宗禮及被上訴人昆弘公司與鄭玉英應分別負連帶賠償之責： 1.被上訴人等之行為既有侵害系爭專利之事實，爰依102年1月1 日施行之專利法第142條準用第96條第2項之規定，請求被上訴人邦特及昆弘公司負損害賠償之責。又被上訴人鄭玉英為被上訴人昆弘公司之負責人，被上訴人蔡宗禮為被上訴人邦特公司之負責人，自應依公司法第23條第2項之規定分別與被上訴人昆弘公司、邦特公司連帶負損害賠償之責。 2.損害賠償金額之計算：被上訴人昆弘公司與邦特公司於各自之公司網頁就系爭產品一、二進行販賣或為販賣之要約，系爭產品一、二為各大醫療院所進行血液透析即俗稱之洗腎必須運用之消耗品，病患進行每一次之血液透析均使用一個以上之連接管，參照臺灣腎臟醫學會統計資訊，我國截至2009年之資料，目前每年必須進行血液透析之病患人數，盛行率達每百萬人2447人，發生率達每百萬人347人，換算臺灣目前人口，總計一年高達有64,000人以上，且平均每人每年必須進行血液透析約150次，以此推估全臺灣每年需消耗960萬組之連接管，足認被上訴人等銷售量極為龐大；再因上訴人無法確切獲悉被上訴人等於銷售系爭產品一、二之銷售收入，難以針對被上訴人等銷售收入以證明上訴人所受損害之數額，則以上訴人就實施系爭專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，其差額至少有新台幣（下同）150萬元；又縱或以專利法第97條第3款之授權權利金計算，被上訴人所產銷於臺灣之系爭產品一、二每年出貨量超過400萬組，近兩年超過800萬組，則授權權利金總額必遠逾150萬元；故上訴人就本侵害專利案件暫先以150 萬元，請求被上訴人昆弘公司與邦特公司各賠償損害75萬元。 1097條規定，上訴人因專利權受侵害請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益作為計算標準，則依原證 12即被上訴人邦特公司100年度之年報資料，被上訴人邦特公司於國內醫療器材市佔率為45%，國內每年需消耗至少720萬組之血液迴路管，故被上訴人等每年於國內生產約324萬組之系爭產品二即血液迴路管，自上訴人於98年獲得系爭專利專屬授權後迄今已逾五年，推估被上訴人邦特公司至少生產1620萬組之系爭產品二，系爭產品二售予醫療院所價格約為4元，則被上訴人邦特公司因侵害行為所得利益高達6,480萬元，上訴人於此範圍內所聲明請求之75萬元應有理由。爰起訴請求：1. 被上訴人昆弘公司與被上訴人鄭玉英應連帶給付上訴人75萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按週年利率百分之 5計算之利息。2.被上訴人邦特公司與被上訴人蔡宗禮應連帶給付上訴人75萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按週年利率百分之5計算之利息。3.上訴人願供擔保，請准宣告假執行。二、被上訴人則以： (一)被上訴人昆弘公司及鄭玉英之部分： 1.系爭專利為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及之創作，不具創作性： 1（下稱昆弘被證1）可知，系爭專利「連接管」所構成之「於其上頂面一體延伸連接第一管體及於管體外表面形成有斜螺紋」與昆弘被證1所揭露圖示中「標號2（第一管體）、21（斜螺紋）」為同一創作；系爭專利所構成之「下頂面亦一體延伸一第二管體及第二管體外表面形成有環狀排列之縱向凸部」與昆弘被證1所揭露圖式中「標號3（第二管體）、31（環狀排列之縱向凸部）」為同 11一創作；系爭專利所構成之「第二管體內中間處圍繞一細部連接管」與昆弘被證1所揭露圖式中「標號34（連接管）」為同一創作；系爭專利所構成之「外觀係由中間一圓盤狀的濾盤及於圓盤濾盤之外周圓縱向表面上形成有一縱向平行環列之凹凸紋路，此紋路規則間隔的列在圓盤外圓周表面」與昆弘被證1 所揭露圖式中「標號32（圓盤濾盤）」為同一創作。故系爭專利之此種外觀式樣構成方式，大致沿採已公開相同物品習見之形式，此為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及之創作，應不具創作性。 2（下稱昆弘被證2）可知，系爭專利「連接管」所構成之「凹凸紋部之圓盤濾盤、斜螺紋之第一管體、縱向凸部之第二管體及細連接管」與昆弘被證2圖示中所揭露之「凹凸紋部之圓盤濾盤、斜螺紋之第一管體、縱向凸部之第二管體及細連接管」為同一創作，亦同樣於外觀中間設一圓盤狀之濾盤，於圓盤濾盤之外周圓縱向表面上，形成有一縱向平行環列之凹凸紋路，此紋路規則間隔排列於圓盤外圓周表面，在其上頂面一體延伸連接一第一管體，於管體外表面形式有斜螺紋，下頂面亦一體延伸一第二管體，其中該第二管體外表面形成有環狀排列之縱向凸部，於第二管體內中間處圍繞一細連接管，故系爭專利之此種外觀式樣構成方式，大致沿採已公開相同物品習見之形式，此為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及之創作，應不具創作性。 3（下稱昆弘被證3）可知，系爭專利「連接管」所構成之「於其上頂面一體延伸連接第一管體及於管體外表面形成有斜螺紋」與昆弘被證3所揭露圖1中「標號2、4（第一管體）、10（斜螺紋）」為同一創 12作；系爭專利所構成之「下頂面亦一體延伸一第二管體及第二管體外表面形成有環狀排列之縱向凸部」與昆弘被證3所揭露圖1中「標號3（第二管體）、6（環狀排列之縱向凸部）」為同一創作；系爭專利所構成之「第二管體內中間處圍繞一細部連接管」與昆弘被證3所揭露圖1中「標號12（細連接管）」為同一創作；系爭專利所構成之「外觀係由中間一圓盤狀的濾盤及於圓盤濾盤之外周圓縱向表面上形成有一縱向平行環列之凹凸紋路，此紋路規則間隔的列在圓盤外圓周表面」與昆弘被證3所揭露圖1中「標號5（縱向平行環列之凹凸紋路）、 14（圓盤濾盤）」為同一創作。故系爭專利之此種外觀式樣構成方式，大致沿採已公開相同物品習見之形式，此為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及之創作，應不具創作性。 4（下稱昆弘被證4）可知，系爭專利「連接管」所構成之「於其上頂面一體延伸連接第一管體及於管體外表面形成有斜螺紋」與昆弘被證4所揭露圖1中「標號2a、11（第一管體）、6b（斜螺紋）」為同一創作；系爭專利所構成之「於下頂面亦一體延伸一第二管體」與昆弘被證4所揭露圖1中「標號2a、9（第二管體）」為同一創作；系爭專利所構成之「第二管體內中間處圍繞一細部連接管」與昆弘被證4所揭露圖1中「標號8（細連接管）」為同一創作；系爭專利所構成之「外觀係由中間一圓盤狀的濾盤」與昆弘被證4所揭露圖1中「標號8（圓盤濾盤）」為同一創作；又昆弘被證4與系爭專利之差異在於「中間圓盤濾盤外周圓縱向表面上形成有一縱向平行環列之凹凸紋路間隔的列在圓盤外圓周表面、第二管體外表面形成有環狀列之縱向凸部」，然此凹凸紋部及縱向凸部為所屬技藝領域中具有通常知識者依 13申請前之先前技術易於思及之創作，應不具創作性。 2.系爭專利於申請前已見刊物及已公開實施，且已為公眾所知悉，不具新穎性： 5即昆弘被證2、3之申請人「義大利商IndustrieBorlaS.P.A.,Turin(IT)」所製造販售連接管之型錄影本（下稱昆弘被證5），昆弘被證5之型號上雖無印製日期，但型錄中揭露之產品與系爭專利所載圖式外觀完全相同，可知昆弘被證2、3之產品於系爭專利案申請前已公開；亦即昆弘被證2、3之產品於系爭專利申請前早已見於刊物及已公開實施，且申請前已為公眾所知悉之創作，自不具新穎性。 6即昆弘被證4之申請人「川澄化學工業株式會社」，按95年8月4日行政院衛生署之衛署醫器輸字第016961號「川澄血液迴路管」相關資訊（下稱昆弘被證 6）可知，昆弘被證4之產品應係型號LASH-73-028、日本醫療機器承認番號：16200BZZ00000000所揭露之產品。又昆弘被證6於系爭專利申請前已公開，亦即系爭專利之「連接管」於申請前早已見於刊物及已公開實施，且申請前已為公眾所知悉之創作，自不具新穎性。 7（下稱昆弘被證7）型錄所揭露產品「型號28211、28216、32103、32104」，以及昆弘公司所提出之被證8（下稱昆弘被證8）型錄所揭露產品「規格0000000000、項目BC/3-020」及「規格0000000000、項目BC/21-020」相同，其均於中間設一圓盤狀濾盤之形狀處理及特徵相同，並均於上、下頂面一體延伸有一於外表面形成有斜螺紋之第一管體及一於內中間處圍繞有細連接管且表面形成有縱向凸部之第二管體，系爭專利圓盤濾盤之形狀雖於外周圓縱向表面上形成有縱向平行環列之凹凸紋路差異，惟就整體觀 14之，三者造形構成與形狀特徵相同，於視覺上已構成近似之形狀。又上開二型錄之公開日早於系爭專利之申請日，故系爭專利之「連接管」為申請前早已見於刊物及已公開實施，且申請前已為公眾所知悉之創作，自不具新穎性。 9等核准文件資料（下稱昆弘被證9）早於94年即已公開。再對照該核准文件之附件資料，具體型號包括「BH-100、BP-10」，足證被上訴人邦特公司BH-100、 BP-10之壓力監測器保護套確實於94年10月2日已公開。且被上訴人邦特公司亦於95年9月將BH-100型號產品公開於型錄，此有邦特被證3、3-1可為對照，並有邦特被證4可稽，顯見系爭專利於申請前已見於刊物及公開實施。另就系爭專利與上開產品比較，兩者於中間設一於外周圓縱向表面上形成有縱向平行環列凹凸紋部圓盤狀濾盤之形狀處理及特徵相同，兩者均於上、下頂面一體延伸有一於外表面形成有斜螺紋之第一管體及一於內中間處圍繞有細連接管且表面形成有縱向凸部之第二管體。又昆弘公司所提出之被證10、11等核准文件（下稱昆弘被證10、11）亦早於系爭專利即已公開，並亦具備系爭專利之上開技術特徵，雖系爭專利圓盤濾盤之形狀於外周圓縱向表面上形成有縱向平行環列之凹凸紋路差異，惟就整體觀之，兩者造形構成與形狀特徵相同，於視覺上已構成近似之形狀。綜上所述，上開產品之公開日既早於系爭專利之申請日，故系爭專利之「連接管」為申請前早已見於刊物及已公開實施，且申請前已為公眾所知悉之創作，整體觀之，自不具新穎性。 BH-100、BP-10產品，應係進口義大利公司之產品重新命名，惟前開事實屬變態事實，應由上訴人負舉證之責，上訴人既無法證明被上訴人邦特公司以進口義大利公司產品作為BH-100、BP-10產品等情，其主張自不 15足採。至被上訴人邦特公司100年度年報，並非記載其於98年度第一次開發成功壓力監測器保護套，該年報自不足以證明被上訴人邦特公司未曾於94年10月2日公開並取得當時衛生署之前開核准。況昆弘被證9等核准文件已明確載明「限制項目01 國產」等情，更可證被上訴人邦特公司應非進口義大利商之產品進行銷售。 3.綜上所述，系爭專利所強調之圓盤濾盤之形狀及外周圓縱向表面上形成有縱向平行環列之凹凸紋路等，已於外國習用多年，非上訴人所獨創。又系爭專利既缺乏創作性及新穎性而應予撤銷，被上訴人昆弘公司亦已就系爭專利予以舉發，故上訴人自不得據以行使專利法上之權利，亦不得對被上訴人請求損害賠償。 4.觀諸上訴人所提出被上訴人公司生產販售產品之侵權比對分析報告書，難以得知該分析報告書為何人所制作，且該報告均未論及系爭專利是否具備新穎性及創作性，自不足以證明被上訴人有侵害上訴人專利權之行為。又上訴人亦稱請求被上訴人二人連帶賠償75萬元，為任意估算之結果，則關於上訴人就損害賠償金額之主張，自不足採。 (二)被上訴人邦特公司及蔡宗禮之部分： 1.被上訴人所提之型錄皆屬真正：構型態之產品，則邦特被證3之型錄既有刊載型號「BH-100」之產品，且於97年4月1日銷售予衛寶公司之產品亦係型號「 BH-100」之產品，而邦特被證2外包裝亦載明型號為「BH- 100」，自足推論邦特被證2即為邦特被證3所刊載之產品，亦即確為被上訴人於97年4月1日銷售予衛寶公司之產品。 100年度之年報其中研發項目欄雖有記載98年度之 16研發項目包括「壓力監測器保護套」，然不代表被上訴人在此之前未曾研發出「壓力監測器保護套」，否則於97年4月1日銷售予衛寶公司之產品何以會記載名稱為「壓力監測器保護套 BH-100」，且被上訴人所提出邦特被證3型錄之正本，該型錄正本已載明係95年9月發行，且其上除刊載「壓力監測器保護套」之產品外，尚有刊載「血液迴路管組」、「內管翼狀針」等產品，並詳細記載上開產品之各種規格、型號，亦皆列出被上訴人之關係企業等資料，故該型錄確屬真實。 2.系爭專利不具新穎性： 2008年10月17日前已有多件同質產品存在，如邦特被證3、6、8及9等型錄，及邦特被證10之專利等。另參上訴人於95年7月26、27日之進口報關單亦可知，各該進口日期均早於系爭專利之申請日，足證系爭專利在申請前已被公開而不具新穎性。邦特被證2為型號「BH-100」的保護套實品，該型號印製在實品的包裝袋上，於2006年9月公開發行之邦特被證3型錄亦有刊載，邦特被證3第4頁刊印有型號為「BH-100」之保護套實品，再參邦特被證4之銷售資料可知，其中在國內銷貨通知單及國內訂購單之內容均記載有銷售之物品為壓力監測器保護套，即型號為「BH-100」之保護套，在國內銷貨通知單之備註欄內及國內訂購單均記載有客戶單號為「G00000000」與統一發票上備註欄所記載完全相同，另於銷售資料上均記載有買受人為衛寶公司，故型號為「BH-100」之保護套公開銷售日期確為97年4月1日，又統一發票上之銷售金額總計為4,234元亦與轉帳傳票之金額4,234.00元為相同。另依被上證一、二所示之模具訂購合約書影本可知，各該合約簽訂日期均為97年1 月8日，顯然早於系爭專利之申請日97年10月17日，而被上證 17一之合約所約定販售之產品為「保護套（上）」，被上證二之合約所約定販售之產品為「保護套（下，螺牙式）」，就各合約後所附之保護套產品開模詳細圖式亦可知，被上訴人於97年 10月17日前所銷售之邦特被證2之外觀為何，故邦特被證2早於系爭專利申請前，即有公開之事實。況「BH-100」此一型號確早於系爭專利申請日前即已存在，倘上訴人主張系爭產品之外觀曾為變更，此種非常態事實，自應由上訴人舉證證明之。 5第7頁所揭露之物品，該物品外觀造型設計概念與系爭專利完全相同，另原證四型錄、原證五所公開之型號「 BH-100」及其實品圖式等內容，亦可證如邦特被證2之型號於 94年即已公開。邦特被證2與系爭專利相同，皆設置運用於血液透析管路，為該管路之其中一個元件，該管路連接在病人與血液透析器之間，另具有使血液通過管路時僅可單向通過並予以過濾之功能，故兩者用途及功能均相同。邦特被證2所呈現之整體外觀相同於系爭專利為呈圓柱體，並在中間相同具有一圓盤狀之濾盤，在濾盤上方具有一上管體，在下方相同突伸有一下管體，在該下管體內的中間處圍繞有一外徑小於下管體的細連接管，又邦特被證2在上管體表面上設有斜螺紋，在下管體表面上以環狀排列有呈縱向凸部，在圓盤狀濾盤之造型與系爭專利亦屬相同，在濾盤外周圓縱向表面形成有平行環列的凹凸紋路，以增加摩擦力於使用時具有防滑效果，故系爭專利之外觀造型創作特點與邦特被證2所公開揭露之外型為完全相同或極為近似，系爭專利自不具新穎性。專利之外觀形狀早已為公開之邦特被證6及邦特被證7之關聯證據所揭露，邦特被證6之型號BC/5-020及型號BC/19-020 等兩項物品與系爭專利相同，皆係設置運用在血液透析管路上 18，為該管路之其中一個元件，該管路連接在病人與血液透析器間，另具有使血液通過管路時僅可單向通過並予以過濾之功能，顯見邦特被證6及系爭專利不論於用途或功能皆相同。又邦特被證6所呈現之型號BC/5-020物品外觀形狀，在該物品的中間具有一圓盤狀的濾盤，在濾盤上面突伸有一上管體，在下面突伸有一下管體，在下管體內部中間圍繞一細連接管，另外在上管體表面形成有斜螺紋，在下管體表面形成有環狀排列的縱向凸部，亦與系爭專利之形狀完全相同，而於圓盤狀濾盤外周緣縱向表面處形成有縱向平行環列且規則排列之凹凸紋路等亦與系爭專利在細部設計為完全相同，故型號BC/5-020物品外觀形狀與系爭專利為相同或極為近似，足證其不具新穎性。另型號BC/19-020物品其與系爭專利之差異僅在於圓盤濾盤與下管體間所形成的弧突部與系爭專利案呈現較為平整有不同，此部分差異除並非系爭專利所主張之創作特點之外，就整體外型的比較，型號BC/19-020物品與系爭專利案為相同或極為近似，可證明其不具新穎性。另參邦特被證7可知，所進口型號為 BC5020產品，此與邦特被證6第44頁上所記載物品之型號為同一，故邦特被證7可證明與系爭專利外觀形狀為近似相同之邦特被證6所揭露之物品為相同近似，系爭專利自不具新穎性。 8所揭露，邦特被證8標示為「TP41DOME」之物品與系爭專利係同設置運用在血液透析管路上，為該管路之其中一個元件，該管路連接在病人與血液透析器之間，另具有使血液通過管路時僅可單向通過並予以過濾的功能，故兩者在用途上及功能上均相同。系爭專利在圖說及各圖式上所呈現之形狀及創作特點在邦特被證8 所公開揭露之物品上均可看到，於中間具有一圓盤狀濾盤，在濾盤的上面及下面分別突伸有上管體及下管體等基本外觀造型 19，及在上管體上設有斜螺紋與在下管體形成有環狀排列的縱向凸部設計，以及在圓盤狀濾盤的外周緣縱向表面處形成有縱向平行環列且規則排列之凹凸紋路等整體配置設計理念，均與系爭專利之創作特點完全相同或極為近似，故系爭專利不具新穎性。 9所揭露，邦特被證9第101頁所刊印之物品與系爭專利係同設置運用在血液透析管路上，為該管路之其中一個元件，該管路連接在病人與血液透析器之間，另具有使血液通過管路時僅可單向通過並予以過濾的功能，故兩者在用途上及功能上均相同。邦特被證9第 101頁所刊印的物品，其整體外觀造型與系爭專利相同，均在中間具有一圓盤狀濾盤，在濾盤的上面及下面分別突伸有上管體及下管體等外型，另外相同的在上管體上設有斜螺紋與在下管體形成有環狀排列的縱向凸部設計，以及在圓盤狀濾盤的外周緣縱向表面處形成有縱向平行環列且規則排列之凹凸紋路等整體配置設計理念均與系爭專利之創作特點完全相同，自足證系爭專利不具新穎性。 10及11所揭露，而不具新穎性，另在分別與邦特被證8的組合可證明系爭專利不具創作性。邦特被證10及11物品與系爭專利相同，係設置運用在血液透析管路上，為該管路之其中一個元件，該管路連接在病人與血液透析器之間，另具有使血液通過管路時僅可單向通過並予以過濾的功能，故可知在用途上及功能上均相同。另將系爭專利之外觀造型與邦特被證10及11所公開揭露之形狀相較，一般消費者均可輕易看到不論係兩證據或系爭專利均在中間具有一圓盤狀濾盤，在濾盤的上面及下面分別突伸有上管體及下管體等外型，另外相同在上管體上設有斜螺紋與在下管 20體形成有環狀排列的縱向凸部的設計，以及在圓盤狀濾盤的外周緣縱向表面處形成有縱向平行環列且規則排列之凹凸紋路等，因此系爭專利之整體設計及創作特點均與兩證據所揭露之外觀造型完全相同，而不具有新穎性；兩證據或在上管體在端頭處外徑大於上管體外徑與系爭專利呈直管體有其差異，或在圓盤濾盤之盤緣紋路在細微處亦有不同，然此一差異就一般消費者或所屬技藝領域中具有通常知識者無法輕易予以分辨，故二者外觀仍屬極為近似，足證系爭專利不具新穎性。 3.系爭專利不具創作性：雖上訴人主張不論型號為BC/5-020之物品，或型號為BC/19- 020之物品均分別與系爭專利的細部形狀有些微差異，然其與邦特被證6之二型號物品外型極為近似，已於前述。況此些差異，亦為所屬技藝領域中具有通常知識者在得知申請前已公開兩型號物品之先前技藝後，易於思及並予以組合設計而成，並得致如系爭專利之外觀形狀，故亦可證明其不具創作性。邦特被證8明顯於中間圓盤狀濾盤上面突伸的上管體為直管體並在上管體上設有斜螺紋，及在圓盤狀濾盤的外周緣縱向表面處形成有縱向平行環列且規則排列之凹凸紋路，故系爭專利之整體外觀設計為所屬技藝領域中具有通常知識者，於得知申請前已公開之邦特被證10及8或邦特被證11及8之先前技藝後，可易於思及並予以輕易組合設計而成，故系爭專利不具創作性。三、原審以依被上訴人邦特公司提出之「BH-100」實物、型錄、統一發票、國內銷售通知單、國內訂購單及轉帳傳票等資料，足以證明系爭專利不具新穎性，而為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，主張上訴人邦特公司或昆弘公司所提之證據均無法證明系爭專利不具新穎性及創作性，被上訴人邦特公司與蔡宗禮及被上訴人昆弘公司與鄭玉英應分 21別負連帶賠償責任等語，上訴聲明：1.原判決廢棄。2.被上訴人昆弘公司與被上訴人鄭玉英應連帶給付上訴人75萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止週年利率百分之五計算之利息。3.被上訴人邦特公司與被上訴人蔡宗禮應連帶給付上訴人75萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止週年利率百分之五計算之利息。4.第二至三項之請求，上訴人願供擔保請准宣告假執行。被上訴人等則分別執前詞抗辯，並均答辯聲明：上訴駁回，如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。四、本院之判斷： (一)訴外人李國鈺為新式樣第D130528號「連接管」專利之專利權人，專利權期間自98年8月21日起至109年10月16日止，李國鈺並於98年8月31日將系爭專利專屬授權予上訴人，授權期間自98年8月31日起至109年10月19日止。而系爭產品一、二確實分別為被上訴人昆弘公司、邦特公司所銷售，亦皆落入系爭專利之申請專利範圍。上訴人於知悉被上訴人等上開侵害系爭專利專利權之情形後，即於102年1月7日發函請求被上訴人昆弘及邦特公司等停止其侵害行為，然均未獲回應，且於其等公司網站仍分別陳列有系爭產品一、二之事實，為兩造所不爭執，並有系爭專利之專利證書及發明專利說明書影本、上訴人實施系爭專利所生產之產品之型錄、101年6月26 日及102年1月8日被上訴人昆弘及邦特公司網頁、商品照片、銷貨單及律師信影本（見原證1、2、4至9，即原審卷第8 至12、25至63頁）等件在卷可憑，應信為真實。惟上訴人主張被上訴人販售之系爭產品一、二侵害系爭專利，應負連帶損害賠償責任等情，則為被上訴人等所否認，並以前揭情詞置辯。按主張權利受有侵害，應以權利確實有效存在為前提， 22故智慧財產案件審理法第16條規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利。而專利是否具有應撤銷、廢止之原因，應依核准審定時之專利法為斷。查系爭專利之申請日為97年10月17日，經核准審定後，於98年8月 21日公告，發給新式樣專利證書，故系爭專利有無應撤銷之原因，自應依核准審定時即92年2月6日修正公布之專利法為斷。又本件被上訴人並不爭執系爭產品一、二確實分別為被上訴人昆弘公司、邦特公司所銷售，且亦皆落入系爭專利之申請專利範圍，而被上訴人是否應負損害賠償責任之前提要件，為系爭專利權是否有效存在，故本件宜先就系爭專利是否有被上訴人等所抗辯之應撤銷理由加以判斷。 (二)系爭專利為「連接管」設計專利，係一種可用於醫療級過濾裝置之連接管之造型。系爭專利之外觀係由中間一圓盤狀的濾盤，在其上頂面一體延伸連接一第一管體，於管體外表面形成有斜螺紋，下頂面亦一體延伸一第二管體，其中該第二管體外表面形成有環狀排列之縱向凸部，於第二管體內中間處圍繞一細連接管；另，系爭專利於圓盤濾盤之外周圓縱向表面上，形成有一縱向平行環列之凹凸紋路，此紋路規則間隔的排列在圓盤外圓周表面，如是形成整體之視覺效果（參系爭專利創作說明）。系爭專利之圖面如下： (二)圖面 23 (三)昆弘公司所提被證10係2004年12月31日，獲行政院衛生署核發之衛署醫器製字第001221號「〈善德〉壓力監測器保護套」許可證，登記型號為「S-22-001…等」，該核准日期早於系爭專利申請日，且其資料內容為不特定第三人經衛福部之網站輸 24入關鍵文字查詢後皆可取得，此有原審於102年12月20日所收到衛福部函在卷可憑（見原審卷二第258頁背面），故可作為系爭專利適格之先前技藝。依據該許可證後附型號S-22-001型之產品圖面如下：查衛福部之來函所附「S-22-001」型之外觀造形係由中間一多層圓盤狀的濾盤，配合其上頂面一體延伸連接一第一管體，於平滑管體外表面形成有斜螺紋，下頂面亦一體延伸一第二管體，其中該第二管體外表面形成有環狀排列之縱向凸部，於第二 25管體內中間處圍繞一細連接管；另多層圓盤濾盤係有四層，由上層次大直徑與下層最小值徑間夾一中央之雙層圓輪，雙層圓輪側面有溝槽環繞而分成上下兩層，如是形成整體由大小圓盤堆疊而成之視覺效果；被證10之「S-22-001」型連接管除於雙層圓輪下層之外周圓未具縱向紋路外，其餘造形與系爭專利幾乎相同，而該縱向紋路又屬習知之造形手法，從被上訴人所提之被證中多具有相同之修飾，況缺少該些縱向紋路對於整體造形之視覺效果亦無太大影響，以普通消費者選購商品之觀點，系爭專利與「S-22-001」型連接管之外觀特徵極為近似，整體產生的視覺印象足使普通消費者產生混淆誤認，兩者外觀構成近似，故被證10可證明系爭專利不具新穎性。 (四)邦特公司所提「BH-100」產品外觀如下：其整體視覺性外觀與系爭專利近似，而由邦特公司所提被證3 中證據3-1即2006年9月發行之「BIOTEQ」產品型錄，可證「 BH-100」產品之製造或銷售早於系爭專利97年10月17日之申請日，則「BH-100」確實足以證明系爭專利不具新穎性，上訴人對「BH-100」產品可以證明系爭專利不具新穎性並不爭執，然強烈爭執其公開日，而邦特公司所提型錄僅有一份，其實質真正性確實有受質疑之虞，惟如前所述，昆弘公司所提被證10已足證明系爭專利不具新穎性，則上訴人聲請就「BH- 26100」產品之公開日加以調查等語，均已無必要。另昆弘公司所提被證10既足以證明系爭專利不具新穎性，則被上訴人等所提不具進步性之證據等，亦已無再一一敘明之必要，附此敘明。又上訴人雖於本院104年1月15日言詞辯論期日主張，昆弘公司所提之被證10即為邦特公司所提之被證6，而邦特公司所提之被證6中間的紋路其實是濾膜，並非紋路，是光滑的表面，並沒有紋路的設計，且經濟部智慧財產局（103）智專三（一）03039字第10321204000號專利舉發審定書亦認為邦特公司所提之被證6「BC5020」的中間圓盤是略呈單層，與系爭專利中間圓盤是設有光滑表面之上層與縱向紋路之下層並不相同云云，惟查邦特及昆弘公司分別於前開言詞辯論期日，對於上訴人前開主張陳稱「對此並不認同」及「無從確認」，此有本院104年1月15日言詞辯論筆錄在卷可參（見本院卷第205、 206頁），則昆弘公司所提之被證10是否即為邦特公司所提之被證6，非無疑義。另觀諸昆弘公司所提之被證10係行政院衛生署於93年12月31日核發之衛署醫器輸字第001221號文件資料，即善德生化科技股份有限公司之「善德壓力監測保護套（S- 22-001）」詳細規格及圖示，與邦特公司所提被證6係公開發行之HAEMOTRONICADVANCEDMEDICALTECHNOLOGIES 公司於2007年發行之產品型錄，二者並無相同型號名稱之內容物，故二被證應非相同之物，則上訴人關於此部分之主張自不足採。五、綜上所述，昆弘公司所提被證10可證明系爭專利不具新穎性，而有應撤銷事由之存在，依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，自不得對被上訴人主張權利，是上訴人請求判決如其聲明所示，為無理由，應予駁回。其假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回。原審所為上訴人敗訴之判決，並駁回 27其假執行之聲請，其理由雖與本件不同，但結論並無二致而無違誤，上訴意旨仍執前詞指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。六、兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。七、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第449條第2項、第78條，判決如主文。中華民國104年1月29日智慧財產法院第二庭審判長法官曾啟謀法官蔡如琪法官熊誦梅以上正本係照原本作成。本件不得上訴。中華民國104年2月2日書記官謝金宏 28

智慧財產及商業法院103年度民專上字第14號

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