智慧財產及商業法院103年度民專訴字第111號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 104 年 12 月 21 日
• 法官: 范智達
• 法定代理人: 周湛、饒允政
• 當事人: 互若亞股份有限公司、茂系亞股份有限公司

智慧財產法院民事判決
103年度民專訴字第111號原　　　告　互若亞股份有限公司
法定代理人　周湛
訴訟代理人　張雯峰律師
鐘育儒律師
被　　　告　茂系亞股份有限公司
兼 上
法定代理人　饒允政
上二人共同
訴訟代理人　王俊凱律師
林玲珠律師
複代理人　　施能逸
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國104年11月17日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費由由原告負擔。
事實及理由
壹、程序部分：
一、依智慧財產案件審理法第7 條規定，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。本件既屬因專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事案件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
二、次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但擴張或減縮應受判決事項之聲明者。不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第3 款定有明文。本件原告起訴時訴之聲明第2
項係請求：被告等應連帶賠償新台幣（下同）1,000,000 元整，暨自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。嗣於本院民國104 年11月17日言詞辯論程序當庭變更為：被告等應連帶給付原告6,473,928 元，
及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止按年息5%計算之利息（見本院卷第261 頁），核屬擴張應受判決事項之聲明，依上開規定，應予准許。
貳、實體部分：
一、原告主張：
( 一)原 告以製造竹地板、竹壁板及竹薄片等竹飾裝潢用品為業，並於89年6 月取得中華民國第135348號「裝潢、傢俱用竹材飾片之製法」發明專利（下稱系爭專利）。被告饒允政曾於89年間於原告公司擔任業務銷售人員，並於91年間離職後，創立被告茂系亞股份有限公司（下稱茂系亞公司），再於97年1 月間與原告簽訂內容略為「1.原告授權被告在中華民國境內銷售販賣、使用、為販賣之要約系爭專利製成之產品。2.原告得自行銷售系爭專利所製造之產品。3.被告不得銷售他人產品及製造。」之專屬授權契約。被告茂系亞公司於簽訂前開授權契約後，即向原告購買使用系爭專利所製成之品名為BV- 001 （白紋竹）、BV-004（炭紋竹）、BV-008（墨紋竹）之竹地板、品名為W-BV-1、W-BV-2之竹壁板及品名為V-BV-1、V-BV-2之竹薄片，並於購入後更改其產品型號為MB -02A （白紋竹）、MB-02D（炭紋竹）、MB-02H（墨紋）之縱竹地板、W-021 、MW-022B 之竹裝飾版及MV-021及MV-022之竹薄片（下合稱系爭產品）。原告之客戶於102 年初，將被告公司所開立之報價單提示予原告，原告因被告之報價低於向原告之進貨價格，始知悉被告利用系爭專利自行生產或購入第三人製造之系爭產品販售予消費者，嗣原告取得被告所生產之系爭產品並比對後，發現被告確有侵害系爭專利之情形，即於102 年3 月6 日寄發仿冒侵權告知予被告，然被告未予回應，亦不再訂購原告所生產之產品，更繼續為侵害系爭專利之行為。
(二)系爭專利具進步性：
1.被證1 無法證明系爭專利不具進步性：
⑴被證1 係「合板用薄木片之製法」，其與系爭專利之製造方法全然不同，參照系爭專利說明書第3 頁第11至16行之內容可知，於系爭專利申請前，竹材因本身材質特殊，相較於木材之多用途，竹材僅能作簡單器具或臨時建材之用，且因二竹節間係中空構造之特殊性，故竹材之內應力較木材為大，若處理不當，竹材即會膨脹變形而無法使用，而木材因結構紮實，加工困難度遠低於竹材，故可加工成高價值之地板、壁板或傢俱，兩者技術難易度有明顯差異。且木材加工之技術領域已於國內外持續發展數百年，而竹材因材質之特殊性，少有人對其加工為研究，二者實屬不同之領域。
⑵又被證1 之專利公告日期為64年7 月1 日，而系爭專利則為89年6 月11日，顯見被證1 所揭示之方法無法輕易運用於竹材領域，否則豈會至被證1 公告後20餘年，始有原告就系爭專利申請獲准。且原告於申請系爭專利前，竹料飾片加工領域並無人使用類似被證1 之製造方法，否則原告實難通過長達三年之審查以取得系爭專利。竹材及木材加工製法非屬類似或相近之技術領域已如前述，且系爭專利之技術特徵在於以單一流程製造竹材飾片，以利降低製造成本，而此前於竹材領域並無人以此方式製作，自能證明系爭專利於竹材加工方面具突出之技術特徵且促進竹材加工業之技術進步，非僅熟習合板用薄木片之製法者所能輕易完成。
2.被證2 、3 之組合無法證明系爭專利不具進步性：
⑴被證2 之習知技藝所示者，僅係一般乾式法之竹材疊合鋸切方式，與系爭專利所用之濕式法亦即利用高含水率處理，經刨平後以膠合劑壓積層處理膠合成大體竹角材，嗣後以平切機切削而得厚度0.15至1.0mm 之竹薄片，顯有不同，亦即被證2 所使用之乾式法鋸切方式，因未將竹材纖維軟化，所得鋸切厚度仍達2 至5mm 間，兩種製作方式全然不同。亦即濕式法乃藉由增加竹材絕乾吸水率，使竹纖維軟化，降低竹材硬度，以達適用平切機切削之軟硬度，從而利用平切機平整地將竹材切削成厚度0.15至1mm 之竹薄片，並使用於各類裝潢、耗材；乾式法之竹材含水率在16% 以下，硬度為5 至7
度，平削機無法切削，若強行使用平削機切削將會導致竹薄片捲曲、破損甚至缺肉，更會使平切機刀片嚴重受損，故此乾式法所製竹材無法使用平切機進行切削，若乾式法所製竹材欲進行切片處理僅得使用鋸子以鉅切方式為之，然其有產生大量竹屑損耗之缺點，且裁切厚度仍達2 至5mm 區間。系爭專利以高含水率之方式處理竹材斷面，其目的在使竹纖維軟化，以利其後加壓疊合及方便平切機切削。參照被證2 專利說明書第7 頁作用部分可知，被證2 以煮沸或乾餾方法之柔軟處理，其目的為軟化竹材，以利嗣後加壓疊合，而系爭專利之高含水率處理方式，不僅在軟化竹料纖維，更係為系爭專利之後續工序亦即以平切機切削成乾式法所不能成之薄片，顯然較被證2 為進步，且被證2 係「竹作為材料之加壓成形品及加壓成形方法」，其成品僅為形板或桿，與系爭專利所作成之竹材飾片全然不同。
⑵另參被證3 之專利公報可知，其係竹地板、竹壁板用油壓拼板機，於文義上即可知與系爭專利為完全無關之方法，自難相互援用。縱認被證2 、3 確可加以組合，其所得之成品亦僅係較緊密之竹料形板或竹料桿，與依系爭專利所製成之竹材飾片自非相同，自不足以證明系爭專利不具進步性。
3.被證1 、2 、3 之組合無法證明系爭專利不具進步性：
被證1 、2 、3 所揭示之技術內容，至多僅能分別代替系爭專利之竹材飾片製程之一部，無法單獨透過被證1 、2 或3
製作出與依系爭專利所製作相同之成品，系爭專利係原告集合其多年竹材加工之工作經驗研發而成之低成本竹材飾片製造方法，或將竹材飾片之製法一一拆解檢視，每一段製造程序皆有其他類似之專利方法可取代，惟原告係首位自各式竹材加工技術中，篩選出最適合且最經濟之技術製造竹材加工飾片並申請專利獲得許可者，且無論係高含水率處理或膠合劑壓積層處理等工序，皆為竹材飾片之製造方法中不可或缺之製程，否則無法以經濟方法製作出薄如0.15mm之竹材飾片。
4.被證4、5 無法證明系爭專利不具進步性：
被證4 之製成產品厚度為2 至5 mm，被證5 乃利用鉅切後乾燥竹地板之加工程序，與厚度僅0.6mm 之系爭產品成品顯有不同，系爭產品之製造方法即系爭專利自非先前技術之實施。
5.系爭專利之進步性在於，不同於以往僅利用鋸切方式將各類原始材料切為小製品之傳統方式，系爭專利乃提出一系列濕式法薄化製程，由小竹片組合成大竹片再行切削後組成大竹薄片，並以大面積、工業化且低成本之方式製成之竹材表面竹飾片方法，且系爭專利更克服過往竹材因含糖分及澱粉所引發竹材發霉、蛀蟲之缺點，於加工時利用加壓、加熱、黏貼時之膠合劑及表面塗裝油漆時，上下浸透有效固化防止上開缺點，系爭專利自具進步性，況系爭專利曾獲經濟部中小企業創新研究獎獎勵，該等獎項係為獎勵「自行研發之創新性產品、技術、製程、服務（包含技術服務、知識服務、商業服務）等項而設，更足證系爭專利促進竹材加工技術之精進。
(三)系爭產品落入系爭專利之文義範圍：
將系爭產品與依系爭專利所製成之產品做比對，除竹表面之染色深淺略有不同以及使用竹種不同外，其餘均屬相同，可推知系爭產品實係利用系爭專利所製造。而若將系爭專利請求項1 之技術特徵分為：要件A ：挑選適當原竹筒材、要件B ：剖切成小弧徑斷面竹材，再經高含水處理、要件C ：切削加工成預定小單元方形斷面竹型材、要件D ：以常溫硬化型耐水性、耐熱性之膠合劑並加壓疊合積層成較大單元竹型材、要件E ：多數較大單元竹型材再併合配合膠合劑加壓積層成大體積竹型材、要件F ：平切機切削承薄片狀、要件G
：成型為大面積薄片竹材飾片等7 要件，系爭產品均具備系爭專利請求項1 技術特徵之各要件，符合文義讀取原則而落入系爭專利之專利權範圍。
(四)被告等應排除系爭專利所受之侵害並連帶負損害賠償之責：1.被告茂系亞公司所生產與銷售之系爭產品侵害系爭專利，原告依專利法第84條，請求禁止被告茂系亞公司製造、委託製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害屬原告所有系爭專利之產品，及其他侵害系爭專利之產品，另依公司法第23條第2 項規定，被告茂系亞公司之公司代表人即被告饒允政於執行被告茂系亞公司業務範圍之時主管生產或銷售侵害系爭專利之產品，應與被告茂系亞公司對原告負連帶損害賠償之責。
2.關於損害賠償之計算：
原告係於102 年經客戶提示被告所開立之報價單，始發現系爭產品之售價遠低於被告向原告進貨之價格，而知悉被告未獲其同意或授權，擅自生產侵害系爭專利之系爭產品，故本件侵權行為時點之認定，至遲應自102 年1 月起算。再參財政部所公佈之102 年度同業利潤標準表，其中「同業利潤標準淨利率」中「標準代號:1409--14 竹製品製造，淨利率6%」，故本件被告所得利益即應以此為計算基準。因被告始終未提出系爭產品之統一發票供參考，自得以被告之銷售總額作為系爭專利受侵害之計算基準，再參財政部台北國稅局信義稽徵所之被告茂系亞公司銷項憑證，被告茂系亞公司自102 年1 月至103 年12月止銷售額共計86,319,026元，依102
年度同業利潤標準之淨利率6%計算，可知被告等因侵害原告系爭專利所得之利益為5,179,142 元。又被告等於102 年3
月6 日收受原告寄發之仿冒侵權告知郵件後，本應採取避免侵害系爭專利之措施，反繼續生產販售系爭產品，故依專利法第97條第2 項規定，以1.25倍計算損害賠償，即6,473,928 元。為此起訴請求：1.禁止被告等製造、委託製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的侵害中華民國發明專利第135348號之產品。2.被告應連帶賠償原告6,473,928 元整，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年利率百分之5
計付之利息。3.原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告答辯略以：
(一)系爭專利請求項1不具進步性：
1.被證1 可證明系爭專利不具進步性：
⑴參照被證1 說明書第8 頁第3 行、第9 頁第5 至20行、第11頁第1 至5 、8 至16行之內容及第17頁實施例1 及第26頁實施例11可知，其揭示有一種合板用薄木片之製法，被證1 之請求項1 已揭示，可先將原木裁鋸成多數之角材，再將該角材表面弄平，然後透過接著劑將多數角材黏合成一組合角材，再裁切該組合角材以取得一薄木片，其中，上述製法均在角材含水份在等於或高於纖維飽和點下進行（即高含水處理）；而請求項2 至9 已揭示該接著劑係一種常溫硬化型耐水性、耐熱性之膠合劑；而請求項22亦已揭示該組合角材之堆疊方式，係先將小方型角材平面地排成一行，繼之在該行角材上面依序排列相對應之另一部分之小方型角材，並按此方法周而復始地排列，故被證1 顯已揭示與系爭專利相同之製法，另雖被證1 之製法係用於原木，然竹子與原木同屬木材加工領域，自可為同技術領域者簡單置換所完成，故系爭專利請求項1 自不具進步性。
⑵另被證1 之技術特徵亦可區分為7 個要件，並可對應原告所主張系爭專利請求項1 技術特徵A 至G 如下：被證1 要件1a「取得一原木」可對應系爭專利請求項1 技術特徵A ；被證1 第9 頁第5 行之要件1b「將原木沿縱向及橫向裁鋸成小角材」可對應系爭專利請求項1 技術特徵B ；被證1 第9 頁第9 行之要件1c「將裁鋸之角材表面予以弄平使能密接膠合」可對應系爭專利請求項1 技術特徵C ；被證1 第9 頁第14行之要件1d「將該等弄平之角材互相膠合成一所期大小的組合角材」可對應系爭專利請求項1 技術特徵D ；被證1 圖2 、33、35所示要件1e「先將角材堆疊成一小單元，再併合成一組合角材」可對應系爭專利請求項1 技術特徵E ；被證1 第9 頁第19至20行之要件1f膠合角材乃以切割機(slicer)切製成所欲之厚度可對應系爭專利請求項1 技術特徵F ；被證1
要件1g「成型為一大寬幅之裝飾用薄片」可對應系爭專利請求項1 技術特徵G ；故系爭專利之請求項第1 ，已完全為被證1 所揭露。系爭專利既與被證1 同為一種裝飾薄片之製法，且採用之技術手段又同於被證1 ，顯僅係相近技術領域之轉用，參照系爭專利核准時審查基準1-2-22之規定，系爭專利請求項第1 項並不具進步性。
2.被證2、3之組合可證明系爭專利不具進步性：
⑴又被證2 專利說明書於第4 頁之「習知技藝」已揭示一種竹之材料製法，乃係先挑選適當竹子，再將該竹子剖切成小弧徑斷面竹材，並進一步切削成方材狀之長竹方材，然後利用黏合劑將多數個長竹方才層疊黏合為一竹疊層合板材，最後再從上面依序切片成所定厚度得到竹板材；另該專利說明書於第8 頁倒數第8 行以下亦揭示，可將竹材投入熱水中煮之煮沸處理以進行柔軟處理（即高含水處理）之技術。被證3
之專利說明書及圖示第二圖已揭示，可將多個方形竹片疊合積層較大單元竹型材，再併合多個較大單元竹型材成大體積竹型材之竹材堆疊方式。
⑵另將被證2 所揭露之技術特徵，可區分為如下之6 個要件：被證2 第8 頁第6 至7 行之要件2a為「需要選擇具有適當大小的直徑之竹」；被證2 第4 頁第12至14行之要件2b為「把竹1 切斷成適當長度，再將竹1 在周方向分割為適當數」；被證2 第4 頁第15至16行之要件2c為「把竹的內周及外周切削，加工成所定長度a 及所定寬度b 之方材狀的長竹方材4
」；被證2 第4 頁第17行之要件2d為「把該長竹方材4 多數疊層，而製造竹疊層合板材5 」；被證2 第4 頁第22行之要件2f為「把該竹疊層合板材5 ，從圖的上面依序切片成所定厚度」；被證2 第4 頁第23行之要件2g為「得到竹板材6 」，其中要件2a可對應系爭專利請求項1 技術特徵A ；要件2c可對應系爭專利請求項1 技術特徵C ；要件2f可對應系爭專利請求項1 技術特徵F ；其中要件2g可對應系爭專利請求項1 技術特徵G 。
⑶系爭專利之技術特徵B 雖未為被證2 所揭露，惟該高含水率處理依系爭專利說明書之說明，為「將竹型材置於蒸氣室或煮沸槽或浸泡水中」，其目的係讓竹纖維吸收水分而軟化，此一技術特徵已揭示於被證2 第8 頁第14行至第9 頁第2 行「……把竹101 在周方向分割適當數，而得到長尺寸的分割竹材102 ……根據把圖2(C)所示的分割竹材102 ，進行投入熱水中煮之煮沸處理d1，使對於和長方向交叉的方向之竹纖維間的結合強度降低……也可以……能夠根據把分割竹材102 投入到蒸汽式高壓釜內，以蒸汽蒸而進行……」中。又系爭專利之要件D 雖亦未為被證2 所揭露，惟依系爭專利之創作說明3 第4 至7 行可知技術特徵D 為，「其小單元竹型材之積層膠合劑得為常溫硬化型耐水性、耐熱性之聚脲脂樹膠合劑及環氧樹脂膠合劑為佳者」，此一技術特徵已揭示於被證2 第11頁第5 至7 行「……作為極細竹材103 的黏合硬化劑使用，以酚樹脂，尿素樹脂，不飽和聚酯樹脂，環氧樹脂等熱硬化型樹脂為適合……」中。再系爭專利之技術特徵E
亦未為被證2 所揭露，惟技術特徵E 僅為堆疊方式之不同，並未具有突出之效果，而為所屬技術領域者可輕易思及者，且已揭示於被證3 說明書第6 頁14至16行之「……如第二圖所示，於竹片(71)的頂、底面及側邊上膠，並相互黏附成一竹板(70)，圖中所示竹板(70)係由九片竹片(71)排列成三排而成……」之內容中。綜上所述，系爭專利請求項1 可為被證2 、3 之組合所輕易完成，自不具進步性。
3.被證1 、2 之組合可證明系爭專利不具進步性：
被證2 與系爭專利雖有技術特徵B 、D 、E 之差異，惟被證1 之技術特徵與系爭專利完全相同，且被證1 之木材與被證2 之竹材同屬木材加工領域，故系爭專利自可為所屬技術領域者，結合被證1 、2 所輕易完成，系爭專利請求項1 自不具進步性。
(二)系爭產品並未落入系爭專利請求項1，自未侵害系爭專利：
被告並未生產銷售原告所稱之系爭產品，而被告所販賣之MV-022竹薄片產品（下稱系爭MV-022產品）之製造方法，並未落入系爭專利請求項1 ：
1.參照證人○○○於104 年10月7 日言詞辯論程序證稱之內容可知，證人○○○並未看過系爭MV-022產品，故其證詞無法證明如原證九所示之竹薄片一片，即為其當初收到被告公司捲成一捲寄送並經其原封不動交給原告周應松廠長之產品，亦即證人無法證明被告公司統一發票上所載MV-022產品與原證九所示產品為同一物品，故原告並未證明原證九所示產品即為系爭MV-022產品，且證人○○○係於103 年7 月間向被告公司購買產品，原告係於103 年12月間提起本件訴訟並提出原證九為憑，則原告起訴時顯已取得○○○所交付之產品及被告公司開立之統一發票，然原告起訴狀之內容全未提及原證九所示產品為其委由證人○○○於103 年7 月間向被告公司所購得，故原證九所示產品並非證人○○○向被告公司所購買之產品，原告既無法證明原證九所示產品為系爭MV-022產品，則原告以該產品比對之結果，自與被告公司無關。2.如原證九所示型號MV-021產品，乃係採用早於系爭專利之傳統製法所製成，該傳統製法係將原竹剖切成竹材後，先經水煮處理去除糖份與防蟲，再進行乾燥處理降低竹材之含水量，以便後續使用一般之接著劑將竹材黏貼成塊，再進行切片取得竹薄片，亦即系爭專利與系爭產品之主要差異在於，系爭專利之製程係讓竹材全程保持於高含水狀態，並採用溼式接著劑進行黏接，即所謂「溼式製法」，而系爭產品則係讓竹材在乾燥後才使用一般接著劑進行黏接，即所謂「乾式製法」，故系爭產品並未落入系爭專利請求項1 。
3.況上述「乾式製法」早已見於被證4 、5 之專利，被證4 已揭示可將原竹剖切後，先經水煮進行脫糖與防蟲處理，再依序經自然乾燥與乾燥室烘乾，然後利用接著劑將竹條黏結成塊，再平削取得竹板材之內容。被證5 亦揭示可將毛竹鋸成竹條後，先經蒸煮再烘乾，然後黏接成竹板之內容。系爭產品之製造方法既係以系爭專利申請前已廣見之習知方法所製成，自有先前技藝阻卻之適用，而不落入系爭專利申請專利範圍。
(三)被告並無侵害系爭專利之故意或過失：
參照原證4 之專利授權契約書之內容可知，原告既已授權被告公司自97年1 月1 日起至107 年10月1 日止，在中華民國全境為系爭專利之販賣、使用、為販賣之要約，則縱被告公司所販賣系爭產品，何來故意、過失侵害系爭專利之情形。而被告於接獲原告起訴狀繕本前，對於原告曾寄發如原證七所示之電子郵件，並不知情，被告自無於原告102 年3 月6
日寄發仿冒侵權通知後，不予回應更續為仿冒行為之情形。為此答辯聲明：1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。2.如受不利判決，願供擔保，請准宣告免予假執行。
三、兩造不爭執事項：
(一)原告於87年10月2 日向經濟部智慧財產局申請「裝潢、傢俱用竹材飾片之製法」發明專利，經智慧局審查核准後，發給發明第135348號專利證書，專利期間自89年6 月11 日起107年10月1 日止（見原證一即系爭專利之我國專利證書及發明專利說明書，本院卷第1 至13頁）。
(二)兩造曾於97年1 月1 日就系爭專利簽訂專利權授權契約書（見原證四即專利權授權契約書，本院卷第18頁）。
四、本件經依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化爭點如下（見本院卷第127至128 頁）：
(一)被證4 及被證5 是否構成系爭專利之先前技術阻卻之證據？(二)被證1 、2 、3 之組合可否證明系爭專利請求項1 不具進步性，而得為撤銷之原因？
(三)系爭MV022 產品之製造方法是否落入系爭專利請求項1 之範圍？
(四)被告是否具有侵害系爭專利權之侵權行為？
(五)原告得否請求被告損害賠償（6,473,928元）？
(六)原告得否依公司法第23條第2 項規定，請求被告連帶負損害賠償責任？
(七)原告得否請求被告停止為一定行為？
五、得心證之理由：
(一)按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定（最高法院98年度台上字第997 號、102 年度台上字第1986號民事判決參照）。查系爭專利係於87年10月2 日申請發明專利，89年6 月11日經審定准予專利，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之83年1 月21日修正公布之專利法（簡稱83年專利法）為斷，合先敘明。
(二)系爭專利技術分析
1.系爭專利技術內容：
系爭專利係為一種裝潢、傢俱用竹材飾片之製法，尤指一種供粘貼於裝潢、傢俱類物品表面之竹材裝飾薄片（膜）製法，係將竹筒剖切成小弧徑單元後，再經高含水率處理，經刨平成相同規格之長條狀方形斷面竹角材，再以膠合劑加壓積層處理膠合成大體積竹角材，而藉平切機切削成薄片（膜）狀竹材飾片，以供表面粘貼裝飾者（ 摘錄說明書摘要）。
2.系爭專利主要圖式：如附件1所示。
3.系爭專利申請專利範圍分析：
系爭專利申請專利範圍共計4 項，其中申請專利範圍第1 項為獨立項，申請專利範圍第2~4 項為直接或間接依附於申請專利範圍第1 項之附屬項。
⑴一種裝潢、傢俱用竹材飾片之製法，其製程包括：
①挑選適當原竹筒材；
②剖切成小弧徑斷面竹材，再經高含水率處理；
③切削加工成預定小單元方形斷面竹型材；
④以常溫硬化型耐水性、耐熱性之膠合劑並加壓疊合積層成較大單元竹型材；
⑤多數較大單元竹型材再併合配合膠合劑加壓積層成大體積竹型材；
⑥平切機切削成薄片(膜)狀；
⑦成型為大面積薄片(膜)竹材飾片者。
（爭執請求項）
(三)系爭產品技術內容
原告主張被告侵權產品之型號有MB-02A( 白紋竹) 、MB-02D(炭紋竹) 、MB-02H( 墨紋竹) 、MW-021與MW-022( 竹裝飾片) 、MV-021與MV-022( 竹薄片) 等，惟原告僅提出系爭產品MV-022( 竹薄片) 之樣品，則本件以原告所提原證九茂系亞公司樣品【型號：MV-022】為侵權分析比對之基礎。
1.系爭產品實物照片：如附件2所示。
2.系爭產品技術內容：
一種竹薄片 (型號：MV-022)，其係為表面形成有仿竹花紋
的薄片。(單由此證物並無法得知其製造方法 )
(四)專利有效性證據
1.被證1
1975年7 月1 日公告之我國018898號「合板用薄木片之製法」專利案，公告日期早於系爭專利申請日（1998年10月2 日），可為系爭專利相關之先前技術。
⑴被證1 技術內容
一種製造薄木片之方法，其步驟包括：將原木裁鋸成多數之角材，將其待膠合之表面弄平，於該弄平之表面施佈接著劑，將施佈有接著劑之表面互相膠合成組合角材，然後切製此組合角材以獲得意欲厚度之薄片，此製程之各步驟均於角材含水份在等於或高於纖維飽和點下進行。（參被證1 請求項1）
⑵被證1 第8 圖為單一角材斜視圖、第9 圖為由多數單一角材所膠合成組合角材的斜視圖、第10圖為組合角材由水平方向切製薄片之平面圖（如附件3 所示）。
2.被證2
1996年3 月11日公告之我國272160號「竹作為材料之加壓成形品及加壓成形方法」專利案，公告日期早於系爭專利申請日（1998年10月2 日），可為系爭專利相關之先前技術。
⑴被證2技術內容
被證2 係關於竹做為材料之加壓成形板或加壓成形桿等成壓成形品及其製造方法者。把竹101 在周方向分割成多數而得到長尺寸的分割竹材102 ，對該分割竹材實施柔軟處理。根據對該實施柔軟處理之分割竹材，實施壓榨加工而把分割竹材分離成多數的極細竹材103 ，在該多數之極細竹材加入樹脂成形為板或桿狀。（參被證2 說明書摘要）
⑵被證2習知製造工程之說明圖如附件4所示。
3.被證3
1995年2 月11日公告之我國240533號「竹地板、竹壁板用油壓拼板機」專利案，公告日期早於系爭專利申請日（1998年10月2 日），可為系爭專利相關之先前技術。
⑴被證3技術內容
本創作係關於一種竹地板、竹壁板用油壓拼板機，尤指一種將多層黏合之竹板施以上壓力及側壓力，同時加熱以將竹板緊密貼合，其主要於機架上設上、下加熱板，將竹板置於一加熱板面上，再以主壓力缸驅動上加熱板下降施壓於竹板，而後藉側壓力缸組驅動側壓板施壓，使各層竹板排列整齊，另於機架周圍繞設一煞車裝置，當發生緊急狀況時，即可按下四周之安全防護線，以觸動煞車裝置停止作動，而提供一種高效率、安全性高之產品。（參被證3 說明書摘要）
⑵被證3係拼裝竹板前之簡易示意圖如附件5所示。
(五)系爭專利有效性部分：被證 1、2、3 之組合是否可證明系
爭專利請求項 1 不具進步性？
1.被證1 揭示一種合板用薄木片之製法，請求項22記載「其中該製備組合角材之步驟係尚包含；將原木裁斷成所期長度，經過其圓心縱向地將其等分成n 部份(n代表一整數) ，然後再將各該部份沿其切線或徑向縱向地切鋸成m 部份(m代表一數) ，以得小角材群，將各該小角材之彎曲邊緣修除以獲得盡可能大之方形角材，將得自n 部份之一之小方形角材平面地排成一行，繼之在該行角材上面依序排列相對應之得自另一部分之小方形角材，按此方法周而復始地排列，然後弄平各該小角材之膠合面，並以本發明所定之接著劑膠合各角材，製取一組合角材，繼之將其切製，於是由沿切線縱向地切鋸而得之組合角材可得大批之具有相同平木紋之薄片，而由沿徑向縱向地切鋸而得之一組合角材可得大批之具有相同垂直木紋之薄片。」被證1 將原木裁斷成所期長度，經過其圓心縱向地將其等分成n 部份之技術，即相當於系爭專利將原竹筒材剖切成小弧徑斷面竹材之技術；另被證1 請求項1 記載「此製程之各步驟均於角材含水份在等於或高於纖維飽和點下進行」，是以，被證1 已揭露系爭專利製程步驟「二、剖切成小弧徑斷面竹材，再經高含水率處理」之技術特徵。又被證1 將各該小角材之彎曲邊緣修除以獲得盡可能大之方形角材之技術，即相當於系爭專利製程步驟「三、切削加工成預定小單元方形斷面竹型材」之技術特徵。
其次，被證1 弄平各該小角材之膠合面，並以本發明所定之接著劑膠合各角材，製取一組合角材之技術，即相當於系爭專利以膠合劑加壓疊合積層成較大單元竹型材之技術；另被證1 請求項2-9 更揭露接著劑的種類，是以，被證1 已揭露系爭專利製程步驟「四、以常溫硬化型耐水性、耐熱性之膠合劑並加壓疊合積層成較大單元竹型材」之技術特徵。
再者，被證1 將得自n 部份之一之小方形角材平面地排成一行，繼之在該行角材上面依序排列相對應之得自另一部分之小方形角材，按此方法周而復始地排列之技術，即相當於系爭專利製程步驟「五、多數較大單元竹型材再併合配合膠合劑加壓積層成大體積竹型材」之技術特徵。
另外，被證1 製取一組合角材，繼之將其切製，於是由沿切線縱向地切鋸而得之組合角材可得大批之具有相同平木紋之薄片，而由沿徑向縱向地切鋸而得之一組合角材可得大批之具有相同垂直木紋之薄片之技術，即相當於系爭專利製程步驟「六、平切機切削成薄片( 膜) 狀」及「七、成型為大面積薄片( 膜) 竹材飾片者」之技術特徵。
被證1 雖未具體揭露系爭專利製程步驟「一、挑選適當原竹筒材」之技術特徵，惟挑選適當材料作為加工成薄片或飾片的用途，乃所屬技術領域中具有通常知識者的通常知識，是以，被證1 應已實質隱含系爭專利該製程步驟。
2.被證2 揭示一種竹作為材料之加壓成形品及加壓成形方法，說明書第8 頁第5-7 行記載「做為使用的竹之種類，能夠使用孟宗竹，若竹，淡竹等，適當的竹。在習知之方法，係為了使取材料成為良好，需要選擇具有適當大小的直徑之竹」，即相當於系爭專利製程步驟「一、挑選適當原竹筒材」之技術特徵。
又被證2 說明書第4 頁[ 習知技藝] 第13-14 行記載「如圖5(B)，(C) 所示，將竹1 在周方向分割為適當數」之技術，即相當於系爭專利製程步驟「二、剖切成小弧徑斷面竹材」之技術特徵。
其次，被證2 說明書第4 頁[ 習知技藝] 第14-16 行記載「如圖5(D)至(E) 所示，把竹的內周及外周切削，加工成所定長度a 及所定寬度b 之方材狀的長竹方材4 」之技術，即相當於系爭專利製程步驟「三、切削加工成預定小單元方形斷面竹型材」之技術特徵。
再者，被證2 說明書第4 頁[ 習知技藝] 第16-19 行記載「如圖5(F)所示，根據把該長竹方材4 多數疊層，而製造竹疊層合板材5 。詳言之，係將長竹方材4 的表面41和背面42經由粘合劑，同時根據需要加上壓力接合」之技術，即相當於系爭專利製程步驟「四、以膠合劑並加壓疊合積層成較大單元竹型材」之技術特徵。
另外，被證2 說明書第4 頁[ 習知技藝] 第21-23 行記載「如在圖5(F)以虛線表示，把該竹疊層合板材5 ，從圖的上面依序切片成所定厚度，而得到竹板材6 」之技術，即相當於系爭專利製程步驟「六、平切機切削成薄片( 膜) 狀」及「七、成型為大面積薄片( 膜) 竹材飾片者」之技術特徵。
被證2[習知技藝] 雖未具體記載竹材經高含水率處理、膠合劑的類型及大單元竹型材再併合成大體積竹型材之技術特徵，惟膠合劑類型與併合成大體積竹型材之技術僅係所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易嘗試的變化。
3.被證3 揭示一種竹地板、竹壁板用油壓拼板機，說明書第3
頁最後一行至第4 頁第1 行記載「將竹子先截成一段段、再修平外竹節、而後鋸切成竹條、再削平竹條內竹節及外竹青」之技術即相當於系爭專利製程步驟「二、剖切成小弧徑斷面竹材」、「三、切削加工成預定小單元方形斷面竹型材」之技術特徵。
又被證3 說明書第6 頁第14-15 行記載「如第二圖所示，於竹片(71)的頂、底面及側邊上膠，並相互黏附成一竹板(70)之技術，即相當於系爭專利製程步驟「四、以膠合劑並加壓疊合積層成較大單元竹型材」及「五、多數較大單元竹型材再併合配合膠合劑加壓積層成大體積竹型材」之技術特徵。4.綜上所述，被證1 、2 、3 可謂已完全揭露系爭專利請求項1 所有製程步驟之技術特徵，且被證1 、2 、3 均為由原竹（或原木）剖切後拼接膠合成大體積竹型材之相關技術，而被證1 、2 為再進一步將大體積竹型材予以切割成薄片之技術，是以，被證1 、2 、3 與系爭專利具有技術關聯性。因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者於參酌被證1 、2 、3 所揭露技術後自有動機組合被證1 、2 、3 而輕易完成本請求項之發明。故被證1 、2 、3 之組合可以證明系爭專利請求項1 不具進步性。
5.原告爭點整理狀第3 頁略稱：第018898號「合板用薄木片之製法」發明專利( 即被證1)之製造客體乃木片非竹片，亦非裝潢家具用之表面材料，僅為廢小木塊之合板利用，更非竹材、表面裝飾材使用平切機之切削要件，甚難為系爭專利所援用；另，第272160號「竹作為材料之加壓成形品及加壓成形方法」發明專利( 即被證2)及第240553號「竹地板、竹壁板用油壓拼板機」新型專利( 即被證3)分別為竹積成鉅切疊合竹材浸樹脂高壓之製法與機器加壓之改良，與系爭專利大相逕庭，亦難以援用（本院卷第106 頁）云云。
惟查被證1 雖係利用原木而非原竹作為材料，惟被證1 確實已完整揭露系爭專利製程的一系列步驟之技術特徵，況材料的選用亦僅為可輕易嘗試的變化，且系爭專利的製程亦非僅竹材才能達成，再者，被證2 、3 亦均揭露利用竹材剖切後再拼接，是以，所屬技術領域中具有通常知識者即能輕易將被證1 原木材料改為竹材而輕易完成系爭專利之發明。
又被證1 請求項22具體揭露「將原木裁斷成所期長度」，原告卻稱被證1 為廢小木塊之合板利用，顯然有所誤解。另使用平切機切削僅係切削方式的一種態樣，被證1 雖未揭露利用平切機切削，惟此僅能稱被證1 相對系爭專利具有新穎性，該切削手段僅為被證1 所揭露切製手段的簡單變化。
被證2 、被證3 雖主要揭示竹積成鉅切疊合竹材浸樹脂高壓之製法與機器加壓之改良，惟被證2 習知技藝及被證3 確實皆部分地揭露了系爭專利竹材飾片製法的製程步驟，是以，被證2 、3 仍具有系爭專利相關聯之技術特徵，而可作為系爭專利相關之先前技術，原告稱證據2 、3 與系爭專利大相逕庭，難以援用之理由，顯不足採。
6.原告於104 年10月7 日庭呈準備二狀第1 、2 頁（本院卷第250 頁）略稱：被證1 係「合板用薄木片之製法」，與系爭專利「裝潢、傢俱用竹材飾片之製法」係迥然不同之製造方法，並從生物學分類的觀點及發明時間間隔差距為理由，稱兩者不可混為一談云云。惟查竹材與木材雖屬不同生物學分類，且依原告所言「木材因結構紮實，加工困難度較竹材為低甚多」( 第2 頁第2 行) ，可見其差異僅在於加工的困難度而已。在被證1 已揭露系爭專利主要步驟技術之前提下，竹材與木片的差異則僅為單純的材料選擇，且加工難易若亦僅涉及製造者之經驗者，尚非進步性所考量。其次，關於所稱被證1 與系爭專利兩者間隔近25年，顯見被證1 所揭示方法無法輕易運用在竹材領域，然兩專利間隔時間的遠近並不必然代表兩者不相關或不得互為應用，且由被證2 、3 皆為竹材之類似應用，可見原告此部分所言，難謂可採。
7.原告於104 年10月7 日庭呈準備二狀第3 頁（本院卷第251
頁），略稱：被告答辯( 三) 狀第5 頁所載表2 之2f要件欄位之記載，係對應於系爭專利F 欄位之記載，容有誤會云云。惟查系爭專利請求項1 並未特別界定切削薄片的厚度，原告以被證二鋸切厚度不同於系爭專利的切削厚度而認被告比對有誤，顯不足採。
(六)按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條第2
項定有明文。本件系爭專利請求項第1 項因不具進步性而具有應撤銷事由，業如上述，揆諸智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，原告於本件民事訴訟即不得對被告主張系爭專利請求項第1 項之權利，則本件有關原告就系爭產品落入專利請求項第1 項得否請求被告損害賠償及賠償金額計算的爭點部分，以及被告另主張系爭專利有先前技術（被證4 或被證5）阻卻之適用是否有理由部分，即無審究之必要。
六、綜上所述，被證1 、2 、3 之組合，可證明系爭專利請求項第1 項不具進步性，而有應撤銷之原因，揆諸智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，原告於本件民事訴訟自不得對被告主張系爭專利請求項第1 項之權利。從而，原告主張系爭產品侵害系爭專利請求項第1 項，依專利法侵權行為損害賠償暨第97條第1 項第2 款、第2 項之規定，提起本件訴訟，訴請判命如聲明所示，即無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　104　 年　　12　　月　　21 　 日智慧財產法院第三庭
法　官　范智達
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　104　 年　　12　　月　　30 　 日書記官　劉筱淇