智慧財產及商業法院104年度民專上字第31號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 105 年 07 月 29 日
• 法官: 李維心、林秀圓、蔡如琪
• 法定代理人: 施志仲
• 上訴人: 松星國際實業有限公司法人
• 被上訴人: 陳美秀

智慧財產法院民事判決
104年度民專上字第31號上　訴　人　 松星國際實業有限公司
兼法定代理人　施志仲
共 同
訴訟代理人　 徐偉峯律師
尤彰澤律師
被上訴人　　 陳美秀
訴訟代理人　 何永福律師
複代理人　　 陳奕璇
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國104 年8 月4 日本院102 年度民專訴字第100 號第一審判決提起上訴，本院於105 年6月23日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、被上訴人主張：
㈠被上訴人於民國100 年3 月21日取得中華民國新式樣D139575 號（現稱設計專利）「鞋幫（三）」專利（下稱系爭專利），專利期間自100 年3 月21日起至111 年8 月3 日止。惟被上訴人發現上訴人松星國際實業有限公司（下稱上訴人松星公司）在國內所製造及販賣給家福股份有限公司（下稱家福公司），並陳列在家福公司嘉義分公司營業處所（嘉義市○○路0 段000 號）之涼鞋（下稱系爭產品），侵害被上訴人系爭專利權，經被上訴人在上開營業處所購得系爭產品，委請財團法人中華工商研究院進行專利權侵害之鑑定分析，確認系爭產品落入被上訴人之專利權範圍而侵害系爭專利，被上訴人遂以102 年5 月30日嘉義中山路郵局第219 號存證信函，通知上訴人松星公司及家福公司應於三日內全面回收並下架系爭產品等排除侵害行為，卻遭上訴人松星公司否認有侵權情事，並拒絕回收及下架。且上訴人松星公司於收受存證信函後，仍於家福公司公然陳列販售系爭產品，而持續侵害被上訴人之專利權，顯具故意或過失。上訴人施志仲為上訴人松星公司負責人（以下與上訴人松星公司合稱時稱「上訴人等」），自應與上訴人松星公司負連帶賠償責任。為此，爰依現行專利法第96條第1 項、第2 項、第3 項、第142 條，民法第28條、第184 條第1 項前段及第2 項、第185
條，公司法第23條第2 項規定，提起本件請求。
二、上訴人等則以下列等語資為抗辯：
㈠系爭專利不具創作性：
⒈被證 5 （補強證據被證 7、8）可證明系爭專利不具創作性：
⑴被證 5 是鞋幫原始設計圖，被證 7 是依被證 5做出來的樣子，被證8 是銷售單據，因此被證7 、8 乃為被證5 之補充證據，以證明被證5 係於系爭專利申請日前已公開。
⑵被證5 已揭露「V 形縫紉線」、「橢圓形區塊」、「橢圓形凸點」、「中央弧形收束」、「複數呈放射狀分佈的弧形條狀飾紋」等系爭專利之設計特徵，其雖以拆解方式繪出鞋幫各元件之圖案，然習知鞋類設計者可輕易得知將被證5 鞋幫之元件疊合成完整之二組鞋幫，是系爭專利不具創作性。
⒉被證7 （補強證據被證8 ）與上證1 至4 之組合可證明系爭專利不具創作性：
上證 1 及上證 2 揭示有系爭專利之「 V形縫紉線」特徵，上證 3 及上證 4 揭示有系爭專利之「橢圓形區塊」特徵，與被證7 組合，即揭露系爭專利所有創作特徵。被上訴人雖稱被證7 實物沒有明暗，所呈現的弧狀放射很呆板，故與系爭專利不同云云，然系爭專利並未主張色彩，也無主張灰階層次變化，自無法以此而主張與被證7 有異。㈡系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍：
⒈被上訴人已自認被證7 之複數弧形開擴狀的紋飾與系爭專利不同，則上訴人委託昇葳鞋業有限公司（下稱昇葳公司）依被證7 所製造之系爭產品自無侵害系爭專利權。
⒉系爭產品之圖樣於系爭專利申請日前，已公開使用，得主張先使用權而不構成專利侵權。
⒊被上訴人未於系爭專利權產品或包裝標示系爭專利證書號數，自不得對上訴人等請求損害賠償。
⒋系爭產品與被證7 （或被證5 ）之「複數呈放射狀分佈的弧形條狀飾紋」相同，故若認定系爭專利之「複數呈放射狀分佈的弧形條狀飾紋」與系爭產品相同，則亦應同時認定系爭專利該設計特徵已為被證7 （或被證5 ）所揭露。若認定系爭專利之「複數呈放射狀分佈的弧形條狀飾紋」與系爭產品不同，則系爭產品不具有轉動狀之動態視覺效果，未落入系爭專利之範圍。
㈢系爭產品係上訴人松星公司委託訴外人昇葳公司製造並由昇葳公司提供鞋幫圖樣，故上訴人等並無侵權之故意過失。又其曾囑託中國機械工程學會鑑定，結果認為系爭產品並無侵權，且被上訴人松星公司認為系爭專利不具創作性，自無侵害系爭專利權之故意過失可言。家福公司回函內容實為銷售庫存品之資料，無從證明上訴人等收受存證信函後還有銷售系爭產品之行為。又被上訴人未在專利產品上標示專利號數，故不得請求本件損害賠償責任。
三、被上訴人於原審聲明為：「1.被告（本院按：即上訴人等）就系爭『涼鞋』或其他侵害我國新式樣第D139575 號『鞋幫（三）」專利（即系爭專利）之產品，不得為自行或委託、授權他人製造、販賣之要約、販賣、使用之行為。2.被告應回收並銷毀侵害我國新式樣第D139575 號『鞋幫（三）』專利之物品及從事侵害行為之原料與器具，或為其他必要之處置。3.被告應連帶給付原告新臺幣200 萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。4.前項請求，原告願供擔保，請准宣告假執行」。原審為被上訴人一部敗訴、一部勝訴之判決，即判命「⑴被告不得自行或委託、授權他人製造、販賣之要約、販賣、使用侵害中華民國新式樣第D139575 號『鞋幫（三）』專利權之物品。⑵被告應回收並銷毀侵害中華民國新式樣第D139575 號『鞋幫（三）』專利之物品及從事侵害行為之原料與器具，或為其他必要之處置。⑶被告應連帶給付原告14萬7,231 元及自102 年9 月18日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息」，另駁回被上訴人其餘之訴及假執行之聲請。上訴人等就其敗訴部分聲明不服，其上訴聲明為：「⑴原判決不利上訴人部分廢棄。⑵前開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。⑶第一審及第二審訴訟費用由被上訴人負擔。⑷上訴人願供擔保請准免為宣告假執行」，被上訴人則答辯聲明為：「⑴上訴駁回。⑵第二審訴訟費用由上訴人負擔」。
四、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執，自堪信為真實（見本院卷第79頁）：
㈠被上訴人為新式樣專利D139575 號「鞋幫（三）」專利（即系爭專利）之專利權人，專利權期間自100 年3 月21日起至111 年8 月3 日止（見原審卷一第9 至10頁、第239頁）。
㈡原證2 及原證8 之涼鞋（下稱系爭產品）確實為上訴人松星公司所生產販售（見原審卷一第11、86、245 頁）。
五、本件爭點如下（見本院卷第79至80頁） ：
㈠下列證據可否證明系爭專利不具創作性：
⒈被證5 （補強證據：被證7 、8 ）證明系爭專利不具創作性。
⒉被證7 （補強證據：被證8 ）與上證1 至4 之組合證明系爭專利不具創作性。
㈡系爭產品是否落入系爭專利而構成侵權？
㈢上訴人松星公司就本件侵權行為有無故意、過失？
㈣被上訴人未在專利產品上標示專利證書號數，上訴人等應否負損害賠償責任？
㈤被上訴人請求上訴人等排除、防止侵害及銷毀侵權物品與原料器具，有無理由？
㈥被上訴人請求上訴人等連帶賠償其損害有無理由？得請求之賠償金額為何？
六、本院之判斷：
㈠按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」智慧財產案件審理法第16條定有明文。本件上訴人等抗辯系爭專利有得撤銷之原因，本院自應就系爭專利有無撤銷之原因自為判斷，不適用相關停止訴訟程序之規定。又系爭專利係於99年8 月3 日申請，經審定核准專利後，於100 年3 月21日公告等情，有系爭專利公告本附卷可參（見原審卷一第9 、240 頁），因此，系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即99年8 月25日修正公布、99年9 月12日施行之專利法（下稱99年專利法）為斷。又按除法規有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法規之原則，亦即權利義務本體之發生及其內容如何，均應適用行為時或事實發生時所施行法律之規定（最高法院91年度台上字第1411號判決參照）。被上訴人主張本件請求損害賠償之時間為上訴人松星公司收到存證信函起即102 年6 月1 日起至今（見原審卷二第3 頁），而此段期間，專利法分別於100 年12月21日修正公布、102 年1 月1 日施行（下稱102 年1 月專利法）；102 年6 月11日公布施行（下稱102 年6 月專利法）；103 年1 月22日修正公布、同年3 月24日施行（下稱103
年專利法），是本件上訴人等是否侵害被上訴人專利權、損害賠償應如何計算及是否應排除防止侵害、銷毀侵權物品等節，自應依其各次侵權行為時間分別適用該時期之法律，合先敘明。
㈡系爭專利之技術內容：
系爭專利為如圖面所揭示之「鞋幫」設計，其係用於拖鞋的側面部位，而與鞋底結合。該鞋幫係由二片相黏合而概呈一長條狀之整體，其呈現兩端末端寬度較大、中央呈弧形收束的形狀，該鞋幫之一側表面設有以橢圓凸點為中心呈弧形化放射出複數開擴狀的紋飾，並在其間交錯佈設若干圓點，鞋幫另一側表面則設有V 形縫紉線，另於鄰近弧形化開擴狀紋飾的黏合端位置設有一橢圓形區塊。其主要示意圖如附圖一所示。
㈢系爭產品之技術內容：
系爭產品係由兩個鞋幫排列與鞋底結合成拖鞋之鞋子，其中之鞋幫外觀係於中央呈弧形收束之長條狀，即兩側末端寬度較大，而中央呈現弧形收束的形狀，該鞋幫之一側表面設有以橢圓凸點為中心呈弧形化放射出複數開擴狀的紋飾，鞋幫另一側表面則設有V 形縫紉線，另於鄰近弧形化開擴狀紋飾的黏合端位置設有一橢圓形區塊及商標圖案，其照片如附圖二所示。
㈣有效性分析：
⒈按凡可供產業上利用之新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新式樣專利：一、申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。新式樣雖無第1 項所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，仍不得依本法申請取得新式樣專利，99年專利法第110 條第1 項第1 款、第4 項分別定有明文。
⒉本件引證案之說明：
⑴被證5 之內容（見原審卷一第162至167頁）：
①上訴人等主張被證5 為訴外人○○○鞋類樣品設計中心為昇葳公司設計之鞋幫手稿影本及黑白膠片打樣版正本，該設計手稿影本載有2002/3/17 之日期，該黑白膠片打樣版正本則未載有任何日期。
②被證5 之鞋幫設計手稿影本大致揭示有二對長、短不一之鞋幫片體，該各片體呈末端寬度較大、並向上弧形收束的形狀，其中一片體表面揭示有以橢圓形紋飾為中心呈弧形化放射出複數開擴狀的手繪圖案，另一片體表面大致具有V 形曲線，惟其僅為手繪之草稿簡圖，僅得知其粗略之二維線條及輪廓。另被證5 之黑白膠片打樣版正本，則揭示有複數個不同排列或形態之弧形化開擴狀圖案及片體圖案。其主要示意圖如附圖三所示。
⑵被證7 之內容（見原審卷一第171至178頁）：
①上訴人等主張被證7 為被證5 之補強證據，其內容為訴外人西蒙企業有限公司（下稱西蒙公司）所製造之Disney Minnie 女童涼鞋訂單（其上載有涼鞋品照片，產品編號為D-5272）、應收帳款明細表及涼鞋照片；另上訴人於105 年5 月16日準備程序中庭呈被證7
照片之實物樣品。
②依原審被證7 所附之諸照片，其皆僅揭露該涼鞋產品之左側或俯視特徵，而未揭露該涼鞋右側之特徵。上訴人復於本院 105 年 5 月 16 日準備程序中庭呈被證7 之實物樣品，惟被上訴人對該實物樣品提出質疑，主張該實物樣品與被證7 不同。然查，經將原審被證7 之諸照片與該實物樣品比對，該實物樣品之米老鼠圖案之位置、米老鼠圖案之刮痕、鞋底之污漬、鞋上之脫線情況，均與被證7 照片並無二致等情，有本院105 年6 月23日載有勘驗結果之言詞辯論筆錄附卷可參（見本院卷第122 至123 頁），並有本院依職權所拍攝之該實物樣品之照片在卷可按（見本院卷第111 至112 頁），堪認上訴人於105 年5 月16日庭呈之實物樣品即為原審被證7 照片之實物。被上訴人雖爭執兩者縫份大小有差異，顯非同一云云，然兩者之鞋幫前緣縫份均有由細變寬之些微配置，被上訴人上開所述顯不足採，又上訴人所提之實物樣品既有諸多細節與被證7 諸照片相同，該等細節如污損等痕跡乃時間經過所造成，實非按被證7 照片而可偽造而來，被上訴人主張該實物樣品與被證7 照片並非同一云云，委無足取。
③觀諸被證7 涼鞋之鞋幫外觀，係呈現兩側末端寬度較大、中央呈現弧形收束的形狀，該鞋幫之一側表面設有以橢圓凸點為中心呈弧形化放射出複數開擴狀之紋飾，於鄰近弧形化開擴狀紋飾的黏合端位置表面呈光滑狀（未設有如系爭專利之橢圓形區塊），鞋幫之另一側表面亦呈光滑狀（未設有如系爭專利之Ｖ形縫紉線）。其主要示意圖如附圖四所示。
⑶被證8 之內容（見原審卷一第178至181頁）：
被證8 為被證5 、7 之補強證據，係Disney Minnie 女童涼鞋之應收帳款明細表、銷貨單、結帳單、付款明細資料。
⑷上證 1 之技術內容（見本院卷一第88至91頁）：
①上證1 為2010年5 月11日公告之我國第D134787 號「鞋幫（一）」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日（2010年8 月3 日），可為系爭專利之先前技藝。②上證1 係一種可供與鞋底結合成鞋子的鞋幫，該鞋幫是由兩Y 型結合成X 狀的設計，於其鞋幫上佈設有彎曲狀的枝葉及花朵的紋飾，另該鞋幫表面沿著其形狀周緣縫製有縫紉線。其主要示意圖如附圖五所示。
⑸上證2 之設計內容（見本院卷一第92至95頁）：
①上證2 為2010年5 月11日公告之我國第D134790 號「鞋幫（四）」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日（2010年8 月3 日），可為系爭專利之先前技藝。②上證2 係一種可供與鞋底結合呈夾腳拖鞋的鞋幫，該鞋幫主體是呈Y 形設計，於其Y 形鞋幫上設有複數由中央向外開擴出的V 形紋飾，其V 型紋飾具有層次之階級設計，且在後端則是分叉出複數弧形線條，後端兩側表面縫製有兩道平行之弧形縫紉線，並在中央處具有水滴狀的凸緣。其主要示意圖如附圖六所示。
⑹上證3 之設計內容（見本院卷一第96至99頁）：
①上證3 為2005年12月1 日公告之我國第D108029 號「鞋子( 七) 」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日（2010年8 月3 日），可為系爭專利之先前技藝。②上證3 係一種穿著於足部之鞋子，其為一種包鞋型態，其具有數個區塊，包括鞋頭、鞋面、鞋幫側面、包跟皮、鞋舌、橫跨於鞋面而連接兩側鞋幫側面之帶體，該帶體之一側表面縫製有一圓形區塊。其主要示意圖如附圖七所示。
⑺上證4 之設計內容（見本院卷一第100至103-1頁）：
①上證4 為2007年5 月1 日公告之我國第D116621 號「鞋面」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日（2010年8 月3 日），可為系爭專利之先前技藝。
②上證4 係為涼鞋造型之「鞋面」結構，其在拱型鞋幫兩腰側處的鞋面部分，具有長條狀凹紋並向下包裹延伸至鞋底的造型設計，於靠近腳踝兩側邊的鞋面上，亦具有數條長條狀的裝飾凹紋。另於鞋幫一側之表面設有呈弧形之紋飾。其主要示意圖如附圖八所示。
⒊被證5 （補強證據：被證7 、8 ）不足以證明系爭專利不具創作性：
⑴上訴人主張被證5 、7 、8 是同一證據，被證5 是鞋幫原始設計圖，被證7 是依被證5 做出來的樣子，被證8
是銷售單據，因此被證7 、8 作為被證5 之補充證據，以輔助證明被證5 係於系爭專利申請日前已公開（見本院卷第68頁）。被上訴人則稱被證5 、7 、8 皆為私文書，而否認其真實性。
⑵經查，被證5 之鞋幫設計手稿影本上雖載有2002/3/17
日期，證人即昇葳公司負責人○○○並證稱：「當時是我委託○○○設計，我沒有跟他訂立契約，我有○○○的原始手稿。（庭呈原始稿，經原告閱覽後發還）當初是我提出要在鞋幫上畫上太陽的圖案，然後○○○用手繪設計圖（被證5 第一頁），修改到我滿意後，我再委託外面的美工設計作成黑稿，以供製作網版使用，如被證5 後方透明塑膠圖案」（見原審卷一第251 頁）。惟衡諸經驗法則，該等設計手稿及打樣版通常係屬於公司內部設計研發過程中之構想草圖及製造樣版，而為非不特定第三人可取得之私文書，縱證人○○○所述屬實，亦僅得證明被證5 之設計手稿及黑白膠片打樣版係於2002年期間完成，仍無法證明在2002年間被證5 已公開而為公眾所知悉。再者，被證7 所呈現之涼鞋鞋幫與被證5 構想草圖之內容並不盡相同，被證7 並不具「鞋幫另一側表面則設有V 形縫紉線」及「黏合端位置設有一橢圓形區塊」之特徵，故被證7 涼鞋之鞋幫是否係依被證5 之構想草圖製造出之相同設計尚有可議，被證7 實無從證明被證5 之公開日，而上訴人主張被證8 為被證7
之銷售資料，則被證8 更難與被證5 勾稽，因此，實無法以被證7 、8 所載之日期據以作為被證5 之公開日，被證5 自無法作為系爭專利之先前技藝。
⑶此外，縱認被證5 之公開日在系爭專利申請之前，然經將被證5 與系爭專利比對，被證5 之設計手稿雖大致揭露有二對鞋幫之形狀輪廓及其表面花紋，惟其僅係具有粗略二維線條之「V 形曲線」及「太陽圖案」之構想草圖，僅由該粗略之二維線條尚難直接得知系爭專利之複數開擴狀的紋飾、橢圓形區塊、Ｖ形縫紉線等特徵所呈現的表面浮凸變化，該構想草圖距離系爭專利表面呈浮凸變化之三維具體設計仍具有差距，被證5 之黑白膠片打樣版雖揭示有複數個不同排列形狀之弧形化開擴狀圖案及片體圖案，惟亦難僅依該等圖案即能直接得知系爭專利具體的鞋幫表面浮凸變化及形狀。故由被證5 之設計手稿及黑白膠片打樣版，尚難僅依其所呈現之粗略的構想草圖或打樣版的圖案即能易於思及系爭專利之整體設計。上訴人等主張被證5 已揭露系爭專利「V 形縫紉線」等等技術特徵而謂系爭專利不具進步性云云，顯然忽略由被證5 所揭露之二維草圖仍無法輕易思及系爭專利所呈現之表面浮凸變化，是上訴人等上開所稱，亦無足採。
⑷上訴人等另稱：系爭產品與先前技藝被證7 或被證5 之「複數呈放射狀分佈的弧形條狀飾紋與橢圓形凸點」組合而成的圖案幾乎相同，因此邏輯上不會產生系爭專利之「複數呈放射狀分佈的弧形條狀飾紋」與系爭產品相同，卻與被證7 或被證5 不同之判斷，因此若認系爭產品構成侵權，則被證5 、7 自可證明系爭專利不具創作性云云。然查，被證5 或被證7 雖具有與系爭產品相似之「複數呈放射狀分佈的弧形條狀飾紋」特徵，惟被證5 及被證7 與系爭專利尚具有其他特徵差異而無法證明系爭專利不具創作性，已如前述，上訴人等僅以系爭專利之「複數呈放射狀分佈的弧形條狀飾紋」與被證5 、7 相似，即謂被證5 、7 可證明系爭專利不具創作性，顯然忽略專利有效性比對應採整體比對之判斷原則，所述自不足採。
⑸小結：被證5 是否為系爭專利之先前技藝，實屬有疑，況且由被證5 之設計手稿及黑白膠片打樣版，其亦難僅依其所呈現之粗略的構想草圖或打樣版的圖案即能易於思及系爭專利之整體設計，準此，被證5 （補強證據被證7 、8 ）不足以證明系爭專利不具創作性。
⒋被證7 （補強證據：被證8 ）與上證1 至4 之組合不足以證明系爭專利不具創作性：
⑴按當事人不得於第二審提出新攻擊或防禦方法，但如不許其提出顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第447 條第1 項第6 款定有明文。本件上訴人等於原審主張被證5 、被證7 、被證8 可證明系爭專利不具新穎性及創作性，嗣於本院105 年5 月16日準備程序中改主張以被證5 （補強證據被證7 、8 ）或被證7 （補強證據8 ）與上證1 至4 之組合，證明系爭專利不具創作性，有關上訴人等於第二審主張以被證7 （補強證據8 ）與上證1
至4 之組合證明系爭專利不具創作性，雖係於二審始提出之新攻擊防禦方法，然此攸關系爭專利是否有效、被上訴人能否對上訴人等主張權利，若不許上訴人等提出，顯有失公平，揆諸上開說明，應予准許，且被上訴人對此亦未表示不同意，合先敘明。
⑵被上訴人爭執被證7 、8 之真實性，姑不論被證7 、8
之真實性是否有疑，然被證7 雖大致揭露有與系爭專利相似之「鞋幫係由二片相黏合而概呈一長條狀之『整體』，其呈現兩端末端寬度較大、中央呈弧形收束的形狀」及「鞋幫之一側表面設有以『橢圓凸點』為中心呈弧形化放射出『複數開擴狀的紋飾』」特徵，惟被證7 並未設有如系爭專利「鞋幫另一側表面則設有『V 形縫紉線』」、「於鄰近弧形化開擴狀紋飾的黏合端位置設有一『橢圓形區塊』」之特徵，且該等差異亦未見於上證1 、2 、3 、4 。
⑶上訴人等雖主張上證1 及上證2 揭示有系爭專利之「V
形縫紉線」特徵，上證3 及上證4 揭示有系爭專利之「橢圓形區塊」特徵云云。惟查，上證1 係於表面設有彎曲狀的枝葉及花朵紋飾，並於鞋幫外周沿其形狀周緣縫製有縫紉線，該彎曲狀枝葉紋飾或鞋幫外周之縫紉線皆與系爭專利於鞋幫一側表面所設之「V 形縫紉線」之形狀或佈設位置不同；上證2 係於鞋幫兩側表面縫製有兩道平行之弧形縫紉線，其與系爭專利係呈一道寬度較寬之「V 形縫紉線」亦具差異；又上證3 係於該鞋子之帶體一側表面縫製一「圓形區塊」，上證4 則係於鞋幫之黏合端之表面設有「弧形之紋飾」，其並未揭示有系爭專利黏合端位置之「橢圓形區塊」特徵，是上訴人等上開主張實無足採。
⑷小結：
綜上所述，被證7 未揭露系爭專利「V 形縫紉線」及「橢圓形區塊」之特徵，而上證1 、2 之縫紉線皆與系爭專利於鞋幫一側表面所設之「V 形縫紉線」尚具差異，上證3 、4 則未揭示有如系爭專利黏合端位置之「橢圓形區塊」特徵。上證1 至4 所揭示之鞋幫造形明顯互異，其彼此間並無易於思及的組合關係，而難任意擷取上證1 至4 之局部特徵並結合被證7 而稱其能易於思及系爭專利之整體設計，故被證7 （補充證據：被證8 ）與上證1 至4 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。
㈤侵權比對分析：
系爭產品與系爭專利近似，落入系爭專利專利權範圍：
⒈按設計專利的侵害比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象（系爭產品）。確定設計專利之專利權範圍，係以圖式所揭露的內容為準，並得審酌說明書之文字，以正確認知圖面所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，合理確定其權利範圍。比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象，須先解析被控侵權對象，其應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對判斷。再以普通消費者選購相關商品之觀點，就系爭專利權範圍的整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進行比對，據以判斷被控侵權對象與系爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。
⒉確定系爭專利之專利權範圍：
⑴設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依系爭專利核准公告之圖面，並審酌圖說之新式樣物品名稱及物品用途，及圖說所在之創作特點，系爭專利所應用之物品應確定為一種用於拖鞋側面部位之「鞋幫」，系爭專利之外觀應確定為如圖面各視圖中所構成的整體形狀及其表面花紋，但未包含如圖面所揭示之色彩，其主要外觀特點在於其鞋幫是具有中央弧形收束的設計，並在一側經由橢圓凸點而以弧形化放射出複數開擴狀的紋飾，且在其間交錯佈設圓點，促使整體外觀呈現出簡潔之欣賞感受。
⑵被上訴人雖主張，系爭專利之創作特點應包含不同灰階或明暗之變化云云，然查，基於色彩學對於色彩之定義，構成色彩之三要素包含色相、彩度、明度，前述所稱「不同灰階」即屬色彩學之明度（明暗程度），而為構成色彩之要素之一。又按系爭專利核准公告時所適用之99年專利法暨其施行細則第33條第3 項後段之規定：「新式樣包含色彩者，應另檢附該色彩應用於物品之結合狀態圖，並應敘明所有色彩之工業色票編號或檢附色卡」，且按系爭專利核准公告時所適用之專利審查基準第三篇第3-1-7 頁之說明：「若未檢附結合狀態圖，或未檢附色卡或未敘明工業色票編號者，應認定該申請之新式樣不包含色彩」。由於系爭專利於申請階段並未檢附色彩應用於物品之結合狀態圖，且未敘明指定色彩之工業色票編號或檢附色卡，故應認定系爭專利之專利權範圍應為如圖面所示之鞋幫「形狀及其花紋，而不包含色彩（色彩之色相、彩度、明度皆應排除）」，被上訴人上開所述，並不足採。
⒊解析系爭產品：
解析系爭產品，應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對。由於系爭專利為一鞋幫，故比對時應以系爭產品拖鞋中對應之鞋幫部位為對象；再者由於系爭專利所主張之內容未包含色彩，故系爭產品所呈現的色彩非屬比對的對象。系爭產品之「鞋幫」外觀係於中央呈弧形收束之長條狀，該鞋幫之一側表面設有以橢圓凸點為中心呈弧形化放射出複數開擴狀的紋飾，鞋幫另一側表面則設有 V形縫紉線，另於鄰近弧形化開擴狀紋飾的黏合端位置設有一橢圓形區塊及商標圖案，如是呈現整體外觀之視覺效果。
⒋物品的相同或近似判斷：
經查，系爭專利與系爭產品皆為鞋類產品之鞋幫，兩者用途相同，故判斷系爭產品與系爭專利物品相同。
⒌整體視覺外觀的相同或近似判斷：
經以整體觀察、綜合判斷之方式，比對、判斷系爭產品與系爭專利之整體外觀是否相同或近似。亦即，係依普通消費者選購商品之觀點，觀察系爭專利圖面的整體內容與系爭產品中對應該圖面之設計內容，綜合考量每一設計特徵之異同（共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象的影響，以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，包含「系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵（新穎特徵）」、「正常使用時易見的部位」，再併同其他設計特徵，構成整體外觀統合的視覺印象，綜合考量系爭產品與系爭專利之視覺印象是否產生混淆，若產生混淆之視覺印象者，則認定二者整體外觀無實質差異，而為近似之外觀。茲分述如下；
⑴經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「共同特徵」如下：
①特徵a ：鞋幫係由二片相黏合而概呈一長條狀之「整體」，其呈現兩端末端寬度較大、中央呈弧形收束的形狀。
②特徵b ：鞋幫之一側表面設有以「橢圓凸點」為中心，呈弧形化放射出「複數開擴狀的紋飾」。
③特徵c：鞋幫另一側表面則設有「V形縫紉線」。
④特徵d ：於鄰近弧形化開擴狀紋飾的黏合端位置設有一「橢圓形區塊」。
⑵經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「差異特徵」如下：
特徵e ：系爭專利之鞋幫之一側表面於紋飾其間交錯佈設若干圓點；系爭產品則「未佈設有圓點特徵」。
⑶系爭產品與系爭專利之差異僅係不足以影響系爭產品之整體視覺印象的細微差異：
①系爭產品具有與系爭專利相同之「a.鞋幫係由二片相黏合而概呈一長條狀之『整體』，其呈現兩端末端寬度較大、中央呈弧形收束的形狀」、「b.鞋幫之一側表面設有以『橢圓凸點』為中心呈弧形化放射出『複數開擴狀的紋飾』」、「c.鞋幫另一側表面則設有『V 形縫紉線』」、「d.於鄰近弧形化開擴狀紋飾的黏合端位置設有一『橢圓形區塊』」等特徵，該等共同特徵係設於鞋幫兩側表面而為該涼鞋、拖鞋等相關產品正常使用時易見的部位，而較易起引起普通消費者注意。又經審酌系爭專利審查過程中所援引之參考文獻，包括﹕我國專利TWD101703 、TWD122638 、TWD130710 、JPD0000000、JPD0000000、USD487183 、USD489517 ，以及上訴人等於本件所提之有效性證據（上證1 至4 ）等先前技藝，得認定前述「b.鞋幫之一側表面設有以『橢圓凸點』為中心呈弧形化放射出『複數開擴狀的紋飾』」及「d.於鄰近弧形化開擴狀紋飾的黏合端位置設有一『橢圓形區塊』」為系爭專利明顯不同於先前技藝之設計特徵，該等共同特徵皆屬於易影響整體視覺印象的部分，判斷時應賦予該部位或特徵較大的權重。
②系爭產品與系爭專利之差異僅在於系爭產品未設有系爭專利「e.鞋幫之一側表面於紋飾其間交錯佈設若干圓點」，惟該圓點僅係佈設於鞋幫局部的微小突起，其佔鞋幫整體外觀之視覺比例其小且該突起特徵甚不明顯，而為不足以影響系爭產品之整體視覺印象的細微差異。
⑷整體比較觀之，基於系爭產品與系爭專利於特徵a 、b
、c 、d 等該類產品正常使用時易見的部位幾近完全相同，且系爭產品又具有系爭專利明顯不同於先前技藝的b 、d 之設計特徵，而系爭產品與系爭專利之差異特徵e 則僅佔鞋幫整體外觀之視覺比例甚小且該特徵甚不明顯，為不足以影響系爭產品之整體視覺印象的細微差異，故在綜合考量前諸特徵對於整體視覺印象的影響後，整體比較觀之，系爭產品與系爭專利已產生混淆之整體視覺印象，應認定系爭產品與系爭專利之外觀近似。
⒍上訴人等雖稱：被上訴人已自認被證7 之複數弧形開擴狀的紋飾與系爭專利不同，則上訴人委託昇葳公司依被證7
所製造之系爭產品自無侵害系爭專利權云云。然查，被證7 於鞋幫之另一側表面呈光滑狀（未設有Ｖ形縫紉線）、該黏合端位置表面亦呈光滑狀（未設有橢圓形區塊），該等部分皆與系爭產品不同，是上訴人主張系爭產品係依被證7 製造云云，實無足採，其進而主張被上訴人已自認被證7 與系爭專利不同故系爭產品並未侵害系爭專利之推論云云，更顯無據。
⒎上訴人等又稱：系爭產品於系爭專利申請前已公開使用，故可主張先使用權而未侵害系爭專利云云，然系爭產品與被證7 並不相同，已如前述，自難認定系爭產品於系爭專利申請前已公開使用，上訴人等之主張亦不足取。
⒏綜上所述，系爭產品與系爭專利之物品相同、外觀近似，故系爭產品已落入系爭專利之專利權範圍。
㈥上訴人松星公司就本件侵權行為有無故意、過失？
⒈上訴人等雖辯稱，系爭產品係委託訴外人昇葳公司製造並由昇葳公司提供鞋幫圖樣，故上訴人松星公司並無侵權之故意過失云云。然查，專利權係採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，故該創作所屬技術或技藝領域中，具有通常知識者，自不得諉稱不知專利權之存在，抗辯其無過失。再者，智慧財產侵權已成為現代企業經營所應面臨之風險下，事業於從事生產、製造與銷售之際，較諸以往而言，事業實應負有更高之風險意識與注意義務，避免侵害他人之智慧財產權。因此，對於具有一般風險意識之事業而言，其從事生產、銷售行為之際，自應就其所實施之技術作最低限度之專利權查證，倘未查證者，即有過失。查上訴人松星公司販售系爭產品為業，其應熟悉該等領域之相關技術特徵與其產品，況專利公報為社會公眾可查閱之資訊，上訴人松星公司銷售系爭產品之前，自應加以查證，避免侵害系爭專利，其非無查證之可能，猶未盡查證之注意義務與疏於掌控侵權風險，足認其就侵害系爭專利權，自有過失。更何況，被上訴人曾以102 年4 月18日嘉義中山路郵局第127 號存證信函通知上訴人松星公司侵害系爭專利權情事，上訴人松星公司收受該函後以102 年4 月25日律師函回覆否認侵權事實，被上訴人又以102 年5 月30日嘉義中山路郵局第219 號存證信函檢附鑑定報告，通知上訴人松星公司應於三日內全面回收並下架系爭產品，上訴人松星公司收受開函後又以102 年6 月18日律師函回覆否認侵權事實等情，有上開存證信函及律師函在卷可佐（見原審卷一第75至76頁、第108 至111 頁），足見上訴人松星公司已於102 年6 月1 日起可得知系爭產品侵權之事實，又訴外人家福公司函覆本院稱：「一、茲鈞院... 命本公司各分公司提供松星國際銷售與本公司之『運動涼拖鞋』（商標為HANG TEN、型號218 ，尺寸17~22 ）自102 年6 月1 日起迄今每雙鞋子銷售單價及數量等資料，本公司特函覆之。二、經查，該款運動涼拖鞋售價為新台幣（下同）399 元，係本公司102 年夏季活動促銷商品，於秋冬換季後本公司及無進貨與銷貨... 」等情，有家福公司104 年5 月12日104 年家福法字第2015051201號函附卷可參（見原審卷二第146 頁），家福公司既謂系爭產品係102 年秋冬換季後才未進貨，足見被上訴人主張上訴人松星公司於收受存證信函以後（即102 年6 月1 日後）仍有出售系爭產品之事實，堪信為真實，上訴人松星公司既已收受侵權通知，猶仍繼續販賣系爭產品，顯見其主觀上不僅止於未盡查證義務之過失，而係有侵害系爭專利權之故意甚明。
⒉至上訴人等雖辯稱：其曾囑託中國機械工程學會鑑定，結果認為系爭產品並無侵權，且其認為系爭專利不具新穎性及創作性，故上訴人松星公司並無侵害系爭專利權之故意過失云云。然查，上訴人等所提引證不足以證明系爭專利不具創作性等情，已如前述，自難僅憑其單方主觀錯誤認知而可脫免故意侵權之責，再者，觀諸上訴人等於原審所提之專利侵害鑑定分析報告，其記載：待鑑定物（系爭產品）與系爭專利的新式樣專利權範圍近似，但因待鑑定物未利用系爭專利新式樣之新穎特徵（即系爭產品未於複數開擴狀的紋飾其間交錯佈設圓點），故判斷待鑑定物品未落入系爭專利的新式樣專利權範圍云云（見原審卷第130
、132 頁）。然查，系爭專利之上開圓點特徵僅係佈設於鞋幫局部的微小突起，其佔鞋幫整體外觀之視覺比例其小且該突起特徵甚不明顯，而為不足以影響系爭產品之整體視覺印象的細微差異等情，本院已詳為論述如前，故尚難僅依該細微的局部差異即認定系爭產品未落入系爭專利的專利權範圍。再者，設計專利的侵權判斷，仍應就系爭專利與系爭產品進行整體觀察、比對，並以其二者之整體外觀是否產生混淆之視覺印象為斷，而非僅因其具局部差異即認定二者之外觀不近似，上訴人等所提之中國機械工程學會專利侵害鑑定分析報告顯有違誤，其據此主張上訴人松星公司並無侵害專利權之故意過失云云，所辯要難可採。
㈦被上訴人未在專利產品上標示專利證書號數，上訴人等應否負損害賠償責任？
按「專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。」102 年1 月專利法、102
年6 月專利法及103 年專利法第142 條準用第98條定有明文。本件上訴人等雖辯稱：被上訴人未在專利產品上標示專利號數，故不得請求本件損害賠償責任云云，然查，上訴人松星公司於被上訴人檢附鑑定報告主張系爭產品已侵害系爭專利權後，仍繼續販賣系爭產品，足見其對於系爭產品為專利物品，已知之甚詳，此業經被上訴人舉證明確，揆諸上開說明，上訴人等自不能以被上訴人未在專利產品上標示專利號數之抗辯，免除其侵權責任，上訴人等所辯不足採信。
㈧被上訴人請求上訴人等排除、防止侵害及銷毀侵權物品與原料器具，有無理由？
按設計專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。設計專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。102 年1 月專利法、102 年6
月專利法、103 年專利法第142 條準用第96條第1 項、第3
項定有明文。經查，上訴人松星公司製造販賣系爭產品侵害系爭專利權且有故意存在，而上訴人施志仲為上訴人公司之法定代理人，依公司法第23條第2 項規定自應與上訴人松星公司負連帶賠償責任，準此，被上訴人依上開規定，請求命上訴人等不得自行或委託、授權他人製造、販賣之要約、販賣、使用侵害系爭專利權之物品，並應回收且銷毀侵害系爭專利之物品及從事侵害行為之原料與器具，或為其他必要之處置，為有理由，自應准許。
㈨被上訴人請求上訴人等連帶賠償其損害有無理由？得請求之賠償金額為何？
按設計專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害人因侵害行為所得之利益。依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍，102年6月專利法、103年專利法第142 條準用第96條第2項、第97條第1 項第2 款、第2 項定有明文。上訴人松星公司製造販賣系爭產品侵害系爭專利權且有故意存在，而上訴人施志仲為上訴人公司之法定代理人，依公司法第23條第2 項規定自應與上訴人松星公司負連帶賠償責任，則被上訴人依上開規定請求上訴人等自102 年6 月1 日起連帶賠償其損害，洵屬有據。再者，本院經依被上訴人聲請分別函詢訴外人家福公司各地分公司及訴外人愛買公司三重分公司及板新分公司有關上訴人松星公司自102 年6 月1 日迄今，銷售系爭產品「運動涼拖鞋」（商標為HANG TEN、型號218 ，尺寸17～22）之單價及數量為何，經家福公司函覆稱銷售數量為123 雙，另遠百企業股份有限公司（下稱遠百公司）則函覆稱，該公司所轄（愛買）三重分公司及板新分公司並未販賣系爭產品，有家福公司104 年5 月12日104 年家福法字第2015051201號函，及遠百公司104 年5 月12日百企104 字第05008 號函在卷可稽（見原審卷二第146 至148 頁），上訴人等雖辯稱上開銷售金額應扣除成本及費用云云，惟為被上訴人所否認，且上訴人等並未提出相關證據以供本院審酌，所辯尚不足採，本院認為應以上訴人松星公司因侵害行為所得之利益即系爭產品全部銷售金額列計，又上訴人松星公司係故意為本件侵權行為，應以損害額三倍計算損害賠償。依此，上訴人等應負賠償金額為147,231 元（123 雙×399 元×3
倍＝147,231 元）。
七、綜上所述，上訴人等所提之證據無法證明系爭專利不具創作性，且系爭產品落入系爭專利權範圍，上訴人松星公司有侵害系爭專利權之故意，是被上訴人依專利法及公司法相關規定，請求上訴人等排除防止侵害，回收並銷毀侵害系爭專利之物品及從事侵害行為之原料與器具或為其他必要之處置，並請求上訴人等連帶賠償被上訴人147,231 元，及自起訴狀繕本送達之翌日即102 年9 月18日起至清償日止（見原審卷一第93頁送達證書），按年息百分之5 計算之利息之範圍內，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。原審就上開應准許之部分，為上訴人等敗訴之判決，並依職權為准、免假執行之宣告，核無不合，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。
九、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　105　 年　　7　　 月　　29　　日智慧財產法院第二庭
審判長法 官　李維心
法 官　林秀圓
法 官　蔡如琪
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1
項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　105 　年　　8 　　月　　 8 　日書記官　邱于婷
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。