智慧財產及商業法院104年度民上再更(一)字第1號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 104 年 10 月 22 日
• 當事人: 彥豪金屬工業股份有限公司

智慧財產法院民事判決
104年度民上再更(一)字第1號再 審 原 告　彥豪金屬工業股份有限公司
兼法定代理人　陳澤民
上 二 人共同
訴 訟 代理人　許儱淳律師
再 審 被 告　利奇機械工業股份有限公司
法 定 代理人　林阿平
訴 訟 代理人　郭峻誠律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，再審原告對於中華民國99年12月23日本院99年度民專上字第16號確定判決提起再審，經最高法院第一次發回更審，本院於104 年9 月24日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
最高法院一００年度台上字第三七九號裁定、本院九十九年度民專上字第十六號判決及臺灣臺中地方法院九十七年度智字第八號判決判決關於命再審原告給付與其假執行之宣告及排除再審原告侵害專利，暨該訴訟費用部分均廢棄。
前開廢棄部分，再審被告於前訴訟程序第一審之訴及其假執行之聲請駁回。
再審、再審更審前第三審關於廢棄改判部分及再審前訴訟程序第一、二、三審訴訟費用，由再審被告負擔。
事 實
壹、程序部分：
一、按「再審之訴，應於30日之不變期間內提起」、「前項期間，自判決確定時起算，判決於送達前確定者，自送達時起算；其再審之理由發生或知悉在後者，均自知悉時起算。但自判決確定後已逾五年者，不得提起」，民事訴訟法第500 條第1 項、第2 項定有明文。經查，本件再審被告為我國第227463號「自行車碟剎來令片自動定位夾持機構」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國90年12月11日起至101 年3 月9 日止。再審被告前於97年間主張再審原告侵害系爭專利並訴請損害賠償及排除侵害，經臺灣臺中地方法院於98年12月31日以97年度智字第8 號判決：再審原告應連帶給付再審被告新台幣（下同）500 萬元，及自98年12月29日起至清償日止按週年利率百分之5 計算之利息。再審原告不得自行或委託他人製造、為販賣之要約、販賣或進口侵害再審被告系爭專利之IO卡鉗或其他有落入再審被告系爭專利範圍之卡鉗產品等情，再審原告不服，提起上訴，復經本院99年度民專上字第16號判決駁回再審原告之上訴（上開臺灣臺中地方法院97年度智字第8 號判決、本院99年度民專上字第16號判決，以下合稱原確定判決），再審原告仍不服，提起上訴，經最高法院於100 年3 月17日以100 年度台上字第379 號民事裁定以上訴不合法駁回再審原告上訴確定。再審原告隨即於100 年4 月29日向臺灣彰化地方法院提存所辦理清償提存，共計給付再審被告538 萬4,062 元。再審原告另於99年2 月12日以系爭專利請求項第1 項至第3 項不具進步性或新穎性，違反核准審定時即90年10月24日修正公布，91年1 月1 日施行之專利法第98條之1 、第98條第2 項等規定，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出舉發，智慧局於101 年1 月10日以(101) 智專三㈢05128 字第10120024790 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，再審被告不服該處分，對之提起訴願，復經經濟部訴願審議委員會於101 年6 月14日以經訴字第10106108130 號訴願決定書駁回訴願，再審被告不服提起行政訴訟，經本院於102 年2 月7 日以101 年度行專訴字第73號行政判決駁回再審被告之訴，再審被告復提起上訴，經最高行政法院於102
年7 月25日以102 年度裁字第1022號行政裁定駁回再審被告之上訴確定。再審原告於102 年8 月6 日收受上開最高行政法院102 年度裁字第1022號行政裁定（見最高行政法院102
年度裁字第1022號卷第47頁），並於102 年8 月23日以系爭專利業經撤銷確定，依民事訴訟法第496 條第1 項第11款提起本件再審之訴，未逾30日不變期間，核與上開規定相符，合先敘明。
二、對於審級不同之法院就同一事件所為之判決，提起再審之訴者，專屬上級法院合併管轄。但對於第三審法院之判決，係本於第496 條第1 項第9 款至第13款事由，聲明不服者，專屬原第二審法院管轄，民事訴訟法第499 條第2 項定有明文。本件再審原告對於最高法院102 年度台上字第522 號民事確定判決部分，係本於民事訴訟法第496 條第1 項第11 款
規定提起再審之訴，依民事訴訟法第499 條第2 項但書規定，本院自有管轄權。其次，再審原告對於最高法院100 年度台上字第379 號、102 年度台聲字第310 號民事確定裁定聲請再審部分，依民事訴訟法第507 條準用同法第499 條第1
項規定，本院並無管轄權，此部分已由本院更審前裁定移送最高法院。
三、再審原告對本院101 年度民專上再字第1 號、最高法院102
年度台上字第522 號民事確定判決聲請再審部份，業經本院102 年度民專上再字第4 號判決駁回，再審原告不服，上訴至最高法院，又經最高法院104 年度台上字第407 號判決上訴駁回再審原告確定，併予敘明。
貳、實體部份：
一、再審原告主張：
㈠原確定裁判有民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定之再審事由：
⒈再審被告為我國第227463號「自行車碟剎來令片自動定位夾持機構」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國90年12月11日起至101 年3 月9 日止。再審被告前於97年間主張再審原告侵害系爭專利並訴請損害賠償及排除侵害，經臺灣臺中地方法院於98年12月31日以97年度智字第8 號判決再審原告應連帶給付再審被告新台幣（下同）500 萬元，及自98年12月29日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息；再審原告不得自行或委託他人製造、為販賣之要約、販賣或進口侵害再審被告系爭專利之IO卡鉗或其他有落入再審被告系爭專利範圍之卡鉗產品，經本院99年度民專上字第16號判決駁回再審原告之上訴（上開臺灣臺中地方法院97年度智字第8 號判決、本院99年度民專上字第16號判決，以下合稱原確定判決），再審原告不服，提起上訴，經最高法院100 年度台上字第379 號民事裁定以上訴不合法駁回再審原告上訴確定。再審原告乃於100 年4 月29日向臺灣彰化地方法院提存所辦理清償提存，共計給付再審被告5,384,062 元。
⒉再審原告於99年2 月12日以系爭專利申請專利範圍第1 項至第3 項不具進步性或新穎性，違反核准審定時即90年10月24日修正公布，91年1 月1 日施行之專利法第98條之1
、第98條第2 項等規定，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出舉發，智慧局於101 年1 月10日以(101) 智專三㈢05128 字第10120024790 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（下稱舉發成立處分）。再審被告不服上開行政處分，對之提起訴願，由經濟部訴願審議委員會以101 年6 月14日以經訴字第10106108130 號訴願決定書駁回訴願，再審被告不服對之提起行政訴訟，經本院於102 年2 月7 日以101 年度行專訴字第73號行政判決駁回再審被告之訴，提起上訴後經最高行政法院於102
年7 月25日以102 年度裁字第1022號行政裁定駁回再審被告之上訴確定。
⒊再審原告於101 年2 月8 日行政爭訟期間，以系爭專利業經舉發成立為由，對於原確定判決及最高法院100 年度台上字第379 號民事裁定提起再審之訴，經本院於101年3月29日以101 年度民專上再字第1 號判決駁回再審原告之訴，再審原告不服提起上訴，經最高法院於102 年3 月27日以102 年度台上字第522 號民事判決就原判決關於駁回再審原告對於最高法院100 年度台上字第379 號裁定再審之聲請及該訴訟費用部分廢棄；並駁回再審原告其餘上訴（上開本院101 年度民專上再字第1 號判決、最高法院102
年度台上字第522 號判決，以下合稱原確定再審判決）。⒋系爭專利既經舉發成立且撤銷確定，再審被告即不得對任何人主張享有系爭專利，遑論請求損害賠償或任何排他性權利。職是經最高行政法院於102 年度裁字第1022號行政裁定，足使原確定判決之裁判基礎發生動搖，可認定本件原確定判決有民事訴訟法第496 條第1 項第11款之再審事由，再審原告提起本件再審之訴即屬有理由。
㈡再審原告已於原確定判決第一審提出系爭專利有效性之主張，縱認此主張無效，本件亦應有民事訴訟法第447 條但書第1 款、第3 款及第6 款之適用：
⒈再審原告於臺灣臺中地方法院97年度智字第8 號民事判決程序中，曾質疑系爭專利有效性，經載明於該件判決書：「縱然被告質疑原告系爭專利權之有效性，被告自有專利權亦非原告系爭專利權申請前之先前技術，無從以被告自有專利權審定准予專利及公告在前，即質疑原告系爭專利權之有效性。」（該判決書第10頁倒數第3 行至第11頁第1 行）。
⒉固然智慧財產案件審理細則第33條第2 項規定：「關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不再行主張或抗辯。」，亦即「在法律別有規定下」是可以提出新的攻擊或防禦方法，民事訴訟法第447 條第1 項之各款規定即屬前開審理細則之「法律別有規定」之例外規定，原確定判決以逾期提出為由，並不符上開規定。
㈢再審原告非以「同一事由」更行提起再審之訴，無民事訴訟法第498 條之1 規定之適用：
⒈再審原告前曾援引智慧局101 年1 月10日以發文字號(101) 智專三㈢05128 字第10120024790 號作成專利舉發審定，審定主文諭知「舉發成立，應撤銷專利權」之專利舉發審定書、且經刊載於101 年2 月1 日發行之專利公報第39卷第4 期公告舉發成立案件等事實為由，前於101 年2 月8 日提起再審之訴，亦即再審原告於該再審程序係主張「授與再審被告系爭專利權之行政處分」業經「依其後之行政處分（舉發審定）予以撤銷」、該當「為判決基礎之..行政處分，依其後之..行政處分已變更者」之事由、資為再審事由。
⒉再審被告之系爭專利遭舉發成立撤銷後，歷經訴願、行政訴訟等行政救濟程序終結，諭知再審被告系爭專利撤銷確定，故再審原告乃援引前述判決與裁定為事由、提起本件再審之訴，由此可見，再審原告於本件再審程序係主張「授與再審被告系爭專利權之行政處分」業經「其後之行政訴訟程序判決撤銷確定」、該當「為判決基礎之..行政處分，依其後之確定裁判..已變更者」之事由、資為再審事由。
⒊再審原告提起再審之法條依據固同為「民事訴訟法第496
條第1 項第11款『為判決基礎之民事、刑事、行政訴訟判決及其他裁判或行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更者』」，然所援引之再審事由顯有不同，無適用民事訴訟法第498 條之1 餘地。
㈣訴之聲明：
⒈原確定判決廢棄。
⒉上開廢棄部分，再審被告於前訴訟程序第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
二、再審被告則以：
㈠再審原告係以同一事由更行提起再審之訴，而有民事訴訟法第498 條之1 規定之適用：
⒈再審原告前次再審之訴（即鈞院101 年度民專上再字第1
號民事判決）所主張之「再審原因事實」為：系爭專利經原確定判決諭知再審原告敗訴確定。再審原告為尊重司法判決，已依前揭確定判決意旨於100 年4 月29日向臺灣彰化地方法院提存所辦理清償提存，共計給付再審被告5,384,062 元、並付費於100 年11月4 日辦理登報原確定判決，於前訴訟程序期間，再審原告以系爭專利請求項第1至3項均不具進步性，違反核准審定時專利法第98條之1、 第98條第2 項規定，提起舉發，經智慧局為舉發成立之處分，並刊載於101 年2 月1 日發行之專利公報第39卷第4 期公告舉發成立案件。
⒉再審原告於本件再審之訴所主張之「再審原因事實」亦略以：其於前訴訟程序期間，以系爭專利請求項第1 至3 項均不具進步性，違反核准審定時專利法第98條之1 、第98條第2 項等規定意旨，依法不得申請取得新型專利、亦不應授與專利權，故檢附相關引證專利，於99年2 月12日向智慧局提出舉發，經該局作成舉發成立之處分，並將此異動資訊刊載於101 年2 月1 日發行之專利公報第39卷第4
期公告舉發成立案件云云。
⒊細繹再審原告前次再審之訴所主張之「再審原因事實內容」，對照再審原告本件再審之訴所主張之「再審原因事實內容」，兩者主張內容幾無二致，均以「原確定判決均係以系爭專利於前訴訟程序第二審言詞辯論前均未受撤銷、故再審被告之系爭專利得依法主張權利為判決基礎」、「於前訴訟程序期間，再審原告以系爭專利請求項第1 至3
項均不具進步性，違反核准審定時專利法第98條之1 、第98條第2 項等規定，不得申請取得新型專利，亦不應授與專利權，並經智慧局作成舉發成立之處分」等語，為其主要論據，進而主張本件具有民事訴訟法第496 條第1 項第11 款 規定之再審事由。其前後主張之「再審事由內容具體該當」，且係以同一訴訟標的之民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定為理由，更行提起再審之訴，前後二訴同一。
⒋本件與再審原告前次再審之訴所主張之再審事由不論從「原因事實」（事實面）內容觀察，或從「訴訟標的法律關係」（法律面）觀察，均屬同一，依最高法院93年度台上字第2166號民事判決意旨，自屬「當事人主張事項具體該當」之「同一事由」，再審原告更行提起再審之訴已違反民事訴訟法第498 條之1 規定及立法意旨，又參酌日本特許法第104 條之4 第2 款、中國大陸專利法第47條第2 款及西班牙專利法第114 條第2 項及義大利專利法第59條之2 之規定，系爭專利無效作為再審事由亦應作目的性限縮解釋。是本件再審之訴不合法。
㈡再審原告依法不得再爭執「系爭專利之有效性」，為節省司法資源並兼顧平衡保障再審被告實體利益及程序利益，鈞院無庸再就該相同陳述內容另為調查審認：
⒈民事訴訟法第447 條及智慧財產案件審理細則第33條第2
項對於當事人未盡適時提出攻擊防禦方法之協力義務，課以失權效果之目的，乃為充實第一審之事實審理功能，以期建立金字塔型訴訟制度，及「合理分配司法資源」，以維護再審被告之程序利益。如倒果為因，以當事人之實體權利將受到限制、剝奪或認其顯失公平，即准當事人提出新攻擊防禦方法即專利無效之抗辯，上開規範目的及功能將無法達成並形同具文。最高法院92年台上字第1547號民事判決意旨亦闡明斯旨。
⒉再審原告前未於原確定判決之第一審訴訟程序中爭執系爭專利之有效性，復未另行向智慧局依法提出舉發，其遲至99年5 月8 日於原確定判決第二審訴訟程序中，始主張系爭專利不具進步性、新穎性，有應撤銷之原因，自屬逾時提出攻擊防禦方法，有礙訴訟之終結，依前開民事訴訟法第447 條第1 項及智慧財產案件審理法第33條第2 項規定，不得再行主張，否則上開規定形同具文。
㈢原確定判決及原確定再審判決均無民事訴訟法第496 條第1
項第11款再審事由規定之適用：
⒈按最高法院63年台上字第2313號民事判例、92年度台上字第2014號民事判決95年度台上字第2615號民事判決意旨可知，就民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定所謂「為判決基礎之行政處分，依其後之確定行政處分已變更者」之再審事由而言，概念上應詳加區分為：⑴「作為判決基礎之行政處分」已變更之情形（即變更前之行政處分，經前訴訟程序採為判決基礎者，嗣後已變更）；與⑵「作為訴訟資料採用之行政處分」已變更之情形（即確定判決僅係採用該變更前之行政處分之資料，由法院自行調查證據認定事實而為判斷者，該行政處分嗣後已變更），兩者有間，不可不辨。若屬上述⑵「作為訴訟資料採用之行政處分」已變更者，並非民事訴訟法第496 條第1 項第11款之再審事由。
⒉依最高法院96年度台上字第1207號民事判決意旨，原法院為該事件上訴人不利之判決，乃係依其證據資料，自行認定事實而為審判，並非援以上開有罪刑事判決作為其裁判基礎，因認無民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定之適用。
⒊本件原確定判決之第一審判決略以：專利保護採屬地主義，經我國專利主管機關審查核發之專利，未經撤銷確定前，即為有效之專利，本件再審被告之系爭專利權未經撤銷，縱然再審原告質疑再審被告系爭專利權之有效性，且再審原告亦自有專利權，然該專利權非系爭專利申請前之先前技術，「無從以被告自有專利權審定准予專利及公告在前，即質疑原告（指再審被告）系爭專利權之有效性」。另參照訴外人林○○前於93年間曾以再審被告之系爭專利權為證，舉發再審原告自有專利權不具新穎性，經智慧局以兩造之專利組成構件及結合之空間型態並不相同，為舉發不成立之決定，林○○不服提出訴願，訴願機關仍為相同之認定，足見兩造之專利權實質內容並不相同；而經以捷安特公司檢送之系爭IO卡鉗及兩造專利權解析之結果，被告自有之新型專利係以凸輪設計產生旋轉作動之煞車機制，與捷安特公司檢送之系爭IO卡鉗產品以滾珠設計之技術，藉此產生旋轉作動之煞車機制，兩者技術內容非完全相同，系爭IO卡鉗反與卷附原告起訴狀所附台灣省機械技師公會製作之專利侵害鑑定報告內所示之待鑑定對象完全相同，已如前述，足見系爭IO卡鉗產品並非實施再審原告自有專利權之內容，再審原告抗辯系爭IO卡鉗產品係被告自有專利權之實施等語，洵不足採等語，是第一審判決係依其證據資料，綜合全辯論意旨及調查證據之結果，自行認定系爭專利受專利法保護、「無從以被告自有專利權審定准予專利及公告在前，即質疑原告系爭專利權之有效性」、「足見兩造之專利權實質內容並不相同」等事實而為審判，並非援以智慧局授予專利權之行政處分為其判決之「唯一基礎」，亦即本件情形係屬上述⑵「作為訴訟資料採用之行政處分」已變更之情形，自無民事訴訟法第496
條第1 項第11款之再審事由。
⒋本件原確定判決第二審判決係以：系爭專利為新型專利，只須具備新穎性，縱功能非首創，亦非不受專利法保護，兩造之專利權均仍為有效專利，且系爭專利權申請日為89年3 月10日，早於再審原告自有專利權申請日89年4 月1
日，另參照訴外人林○○前於93年間曾以系爭專利權為證，舉發上訴人自有專利權不具新穎性，經智慧局以兩造之專利組成構件及結合之空間型態並不相同，為舉發不成立之決定，林○○不服提出訴願，訴願機關仍為相同之認定，足見兩造之專利權實質內容並不相同；而經以捷安特公司檢送原審法院之系爭IO卡鉗及兩造專利權解析之結果，再審原告自有之新型專利係以凸輪設計產生旋轉作動之煞車機制，與捷安特公司檢送原審法院之系爭IO卡鉗產品以滾珠設計之技術內容，藉此產生旋轉作動之煞車機制，兩者之技術內容非完全相同，系爭IO卡鉗反與卷附再審被告起訴狀所附臺灣省機械技師公會製作之專利侵害鑑定報告內所示之待鑑定對象完全相同，足見系爭IO卡鉗產品並非實施再審原告自有專利權之內容，再審原告抗辯系爭IO卡鉗產品係再審原告自有專利權之實施等語，洵不足採等語，而為再審原告不利之判決，乃係依其證據資料，綜合全辯論意旨及調查證據之結果自行認定，非援以智慧局授予專利權之行政處分為其判決之「唯一基礎」，自無民事訴訟法第496 條第1 項第11款所列之再審事由。
⒌本件原確定再審判決第一審（即鈞院101 年度民專上再字第1 號民事判決）係以：系爭專利為合法有效之專利，撤銷系爭專利之行政救濟程序，再審被告向經濟部提出訴願，訴願程序現持續進行中，系爭專利仍為有效專利，故准予系爭專利之行政處分效力在存續中，對國家機關、相對人及利害關係人均有拘束力；本院99年度民專上字第16號侵害專利權有關財產權爭議等民事判決，已本於職權認定系爭專利為有效專利之事實，益徵撤銷系爭專利之行政處分，未經行政救濟確定前，「系爭專利仍為有效專利」，自無民事訴訟法第496 條第1 項第11款所列之再審事由等語，乃係依其證據資料，綜合全辯論意旨及調查證據之結果，自行認定本院99年度民專上字第16號侵害專利權有關財產權爭議等民事判決，已本於職權認定系爭專利為有效專利之事實、「系爭專利仍為有效專利」等事實而為審判，並非援以智慧局授予專利權之行政處分為其判決之「唯一基礎」，自無民事訴訟法第496 條第1 項第11款所列之再審事由。再者，原確定再審判決第一審既已「調閱前開民事卷宗查明屬實」，則揆諸最高法院90年度台上字第1328號民事判決，就該件再審事件自行認定事實而為判斷，並非以檢察官起訴書為其判決之唯一基礎之意旨，本件亦無民事訴訟法第496 條第1 項第11款之再審事由至明。
⒍本件前次再審判決（即鈞院102 年度民專上再字第4 號民事判決）係以：民事訴訟法第496 條第1 項第11款之再審事由，必須變更前之裁判或行政處分，經前訴訟程序採為判決基礎者，始有適用。如確定判決僅係採用該變更前之裁判或行政處分之資料，由法院自行調查證據認定事實而為判斷者，自無本款規定之適用（最高法院63年台上字第2313號判例、96年台上字第1207號、95年台上字第2615號、92年台上字第2014號判決意旨參照），而智慧財產案件審理法第16條規定民事法院應自為判斷專利之有效性，然「當事人既不爭執專利之有效性或因逾時提出致遭駁回，民事法院自仍係基於全辯論意旨及調查證據之結果，依卷內全部證據資料認定專利有效，並非未經調查，徒以智慧財產局准予專利之行政處分作為判決基礎」；民事法院既係依智慧財產案件審理法第16條規定自行調查證據認定事實而為專利有效之判斷，並非以智慧局准予專利之行政處分作為判決基礎，自不因嗣後舉發成立之行政爭訟確定結果，致使先確定之民事判決基礎發生動搖，當無民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定之適用；再審原告對於再審被告於原確定判決主張專利有效之事實，本得提出證據爭執系爭專利有撤銷之原因，使再審被告無法於該民事訴訟主張系爭專利，嗣因逾時提出遭本院99年度民專上字第16號民事判決駁回，並駁回再審原告之上訴，原確定判決自非以智慧財產局准予系爭專利之行政處分作為判決基礎，又再審原告既因逾時提出致遭駁回，原確定判決自仍係基於全辯論意旨及調查證據之結果，依卷內全部證據資料認定系爭專利有效，並非未經調查，是自不因嗣後舉發成立之行政爭訟確定結果，致使原確定判決基礎發生動搖，亦不因專利法規定經舉發成立撤銷確定之專利，專利權之效力即視為自始不存在而有所影響等語，而為再審原告不利之判決。上開前審判決係依卷證資料，綜合全辯論意旨及調查證據之結果，自行依卷內全部證據資料認定系爭專利有效，並非未經調查，徒以智慧財產局准予系爭專利之行政處分作為判決基礎，自不因嗣後舉發成立之行政爭訟確定結果，致使原確定判決基礎發生動搖，故本件自無民事訴訟法第496 條第1 項第11款所列之再審事由。
⒎原確定判決及原確定再審判決僅係將智慧局准予系爭專利之行政處分「作為訴訟資料援用」（亦即確定判決僅係採用該變更前之行政處分之資料，由法院自行調查證據認定事實而判斷系爭專利有效）。事實審法院仍係依其證據資料，綜合全辯論意旨及調查證據之結果，自行依卷內全部證據資料認定系爭專利有效，並非未經調查，徒以智慧局准予系爭專利之行政處分作為判決基礎，自不因嗣後舉發成立之行政爭訟確定結果，致使原確定判決基礎發生動搖。揆諸最高法院63年台上字第2313號民事判例、92年度台上字第2014號民事判決、95年度台上字第2615號民事判決及最高法院90年度台上字第1328號民事判決意旨，本件無民事訴訟法第496 條第1 項第11款所列再審事由，再審原告之主張，於法未合等語，資為抗辯。
㈣答辯聲明：再審之訴駁回。
三、整理與協議簡化爭點（見本院卷158 頁）
㈠兩造不爭執事項：
⒈原確定判決認再審原告專利侵權行為成立，判決命再審原告負損害賠償責任，再審原告於100 年4 月29日向彰化地院提存所辦理清償提存，共計給付再審被告5,384,062 元。
⒉系爭專利業經再審原告舉發審查成立，經智慧局撤銷，並經訴願決定駁回，再經本院101 年度行專訴字第73號行政判決及最高行政法院102 年度裁字第1022號裁定駁回再審被告之行政訴訟確定。
㈡兩造爭執事項：
⒈再審原告有無就同一事由重複提起再審之訴？
⒉原確定判決有無民事訴訟法第496 條第1 項第11款之適用？
⒊如前項爭點成立，再審原告所提專利有效性抗辯是否應受民事訴訟法第447 條第1 項、第3 項及智慧財產案件審理細則第33條第2 項規定之拘束？
四、本院得心證之理由：
㈠再審原告未就同一事由更行提起再審之訴，無民事訴訟法第498 條之1 規定之適用：
⒈按「再審之訴，法院認無再審理由，判決駁回後，不得以同一事由，對於原確定判決或駁回再審之訴之確定判決，更行提起再審之訴，為民事訴訟法第498 條之1 所明定。此係為避免當事人以同一事由對於原確定判決或駁回再審之訴之確定判決，一再提起再審之訴，致浪費司法資源而所設之限制。故所謂同一事由，當以當事人主張事項具體該當為必要，並非法律抽象規定之同一條款再審事由。」（最高法院93年度台上字第2166號判決參照）。
⒉經查，本件再審原告於101 年2 月8 日行政爭訟期間，係以智慧局於101 年1 月10日作成之「舉發成立，應撤銷專利權」處分為由，依民事訴訟法第496 條第1 項第11款再審事由規定，對於原確定判決及最高法院100 年度台上字第379 號民事裁定提起再審之訴，經本院判決駁回（本院101 年度民專上再字第1 號判決，本院卷第37至42頁），再審原告提起上訴，經最高法院102 年度台上字第522 號判決以：「按民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定『為判決基礎之行政處分，依其後之行政處分已變更』之再審事由，係指確定判決以行政處分為判決基礎，而該行政處分已因其後之行政處分有所變更，其結果使原確定判決之基礎發生動搖而言。予以專利之行政處分，嗣經智慧財產局為撤銷專利權之行政處分，如非係依據行政法院命其為該特定內容之行政處分之確定判決而為（行政訴訟法第5
條參見），則該撤銷專利權之行政處分雖因送達、通知而發生效力，但是項行政處分仍可能因提起行政救濟而變動，依專利法第73條第1 項第2 款、第2 項規定，於經提起行政救濟經駁回確定前，專利權仍繼續存在。是原確定判決縱予以專利之行政處分為判決基礎，智慧財產局撤銷專利權之行政處分既經提起行政救濟而未確定，仍難謂因該撤銷專利權之行政處分，使原確定判決之基礎發生動搖。」為由，駁回再審原告之訴（見本院卷第43至44頁）。因之，再審原告於當時提起再審之訴具體事由，係尚未確定由智慧局所作成之舉發成立處分。
⒊嗣因再審被告不服前揭智慧局作成之舉發成立處分，提起訴願，經訴願機關決定駁回，再審被告仍不服提起行政訴訟，經本院101 年度行專訴字第73號行政判決駁回再審被告之訴，復經最高行政法院102 年度裁字第1022號裁定駁回再審被告之上訴（見再審9 、10，本院更審前卷第20至21 頁 ），再審原告據此復依民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定，提起本件再審之訴，是其於本件主張之再審具體事實為經判決舉發成立撤銷系爭專利權之確定行政處分，則與前揭最高法院102 年度台上字第522 號判決意旨相同。
⒋雖再審原告於前次再審及本件再審均依民事訴訟法第496
條第1 項第11款規定提起再審，但再審原告之前僅就智慧局之舉發成立處分提起再審之訴，而之後則係該處分經行政法院判決舉發成立應撤銷系爭專利權之確定處分，兩者之具體事項仍不相同，是本件不應拘泥於法律抽象規定之同一條款再審事由，再審原告前後所提起之再審之訴非屬同一事由，無民事訴訟法第498 條之1 規定之適用。
㈡原確定判決有民事訴訟法第496 條第1 項第11款之再審事由：
⒈按為判決基礎之民事、刑事、行政訴訟判決及其他裁判或行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不服，但當事人已依上訴主張其事由或知其事由而不為主張者，不在此限，民事訴訟法第496 條第1 項第11款定有明文。次按「民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定『為判決基礎之行政處分已變更』，係指確定判決以行政處分為判決基礎，而該行政處分已因其後之行政處分而有所變更，使原確定判決之基礎發生動搖而言。」（最高法院101 年度台抗字第683 號裁定參照）。另按新型專利權經舉發審查成立者，應撤撤其專利權；經提起行政救濟經駁回確定者，即為撤銷確定；撤銷後新型專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在，專利法第120 條準用第82條第1 項前段、第2 項第2 款及第3 項分別定有明文。又按「專利申請之爭議應循行政救濟程序決定，行政救濟程序確定後，民事法院即應予以尊重，不得再予審查。本案系爭專利權之撤銷，既經行政法院為實體上審查，終局的認定不符新型專利之要件，而按舊專利法第110 條準用同法第63條之規定，新型專利權經撤銷者，專利權之效力，視為自始即不存在。」（最高法院88年度台上字第2265號判決參照）。是經舉發審查成立之新型專利，經行政法院駁回專利權人之行政救濟確定，自應撤銷該新型專利權，經撤銷專利權自始即有不應核准情事，不應取得專利權，其專利權應溯及既往消滅。
⒉查本件原確定判決之第一審即臺灣臺中地方法院於98年12月31日以97年度智字第8 號判決，認再審原告系爭IO卡鉗與再審被告之系爭專利內容比對分析結果，已構成侵害系爭專利權，判決再審原告應賠償再審被告（見本院卷第10至18頁），再審原告提起上訴，亦經原確定判決之第二審即本院99年度民專上字第16號判決駁回再審原告之第二審上訴（見本院卷第19至34頁），嗣經最高法院於100 年3
月17日以100 年度台上字第379 號裁定駁回再審原告之第三審上訴（見本院卷第35頁）。惟因再審原告提起舉發經智慧局101 年1 月10日(101) 智專三㈢05128 字第10120024790 號舉發審定書對系爭專利審定「舉發成立，應撤銷專利權」，再審被告提起訴願經決定駁回，再審被告不服提起行政訴訟，經本院於102 年2 月7 日以101 年度行專訴字第73號判決駁回再審被告之訴，再審被告不服提起上訴，經最高行政法院於102 年7 月25日以102 年度裁字第1022號裁定駁回上訴而確定（見再證9 、10，本院更審前卷第20至21頁）。基此，本件原確定判決基礎之系爭專利權，嗣後經智慧局認舉發成立應予撤銷，並經行政訴訟智慧局舉發成立處分並無違誤而駁回再審被告之起訴及上訴確定，則系爭專利依專利法第82條第3 項規定視為自始不存在，其專利權溯及既往而消滅，再審被告不得以系爭專利對再審原告主張專利權，因之，原確定判決之第一審及第二審判決之裁判基礎已為變更，本件自有民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定適用。再審原告依上開規定訴請撤銷原確定判決，並無不合。
⒊再審被告辯稱：再審原告得依智慧財產案件審理法第16條第1 項規定，於民事訴訟程序中抗辯系爭專利無效，法院應自為判斷，不用停止訴訟，然再審原告於第一審未予提出，其於第二審逾時提出，而原確定判決之第一、二審判決係依其證據資料，均係法院綜合全辯論意旨及調查證據之結果自行認定，非援引智慧局授予專利權之行政處分為其判決之唯一基礎，自無民事訴訟法第496 條第1 項第11款之適用，否則架空上開第16條第1 項規定等情。惟：
⑴原確定第一審判決事實及理由欄並未針對系爭專利之有效性為審理或判斷，原確定之第二審判決則依民事訴訟法第447 條第3 項規定駁回再審原告之專利有效性抗辯，是亦未就系爭專利之有效性為審理或判斷；又第一審判決書雖載：「縱然被告質疑原告系爭專利權之有效性，被告自有專利權亦非原告系爭專利權申請前之先前技術，無從以被告自有專利權審定准予專利及公告在前，即質疑原告系爭專利權之有效性。」，然此非就系爭專利是否符合專利要件及有無具備新穎性或進步性等為實質審理或判斷。
⑵又民事訴訟法第496 條第1 項但書規定，提起再審之訴之當事人已依上訴主張其事由或知其事由而不為主張，即不得提再審。惟該但書之規定，係以當事人已依上訴主張其事由，則其事由已受上級法院審判，為訴訟經濟計，乃不許當事人復以再審之方法更為主張。「故如其上訴係因不合法而被駁回者，因未受上級法院實體審判，即無不許其以相同事由提起再審之訴之理」（最高法院93年度台上字第258 號判決、最高法院96年度台抗字第897 號裁定、最高法院99年度台上字第1951號判決參照）。此為再審補充性原則，係針對判決所存在之瑕疵，當事人原則上應儘量透過上訴程序尋求救濟，由上訴審法院判斷其允當與否，透過再審之訴尋求救濟者，應以無從透過上訴途徑尋求救濟之瑕疵為限。本件原確定判決未實質審判系爭專利有效性，且系爭專利舉發成立處分為智慧局之行政處分，依專利法第82條規定須由行政法院為行政救濟，故無上開但書規定之適用。
⑶系爭專利權侵害訴訟之民事判決確定後，因舉發成立並撤銷專利權確定，其效力視為自始不存在，則原判決基礎之訴訟程序或裁判資料存有重大瑕疵，原確定判決之既判力對於當事人之拘束力即欠缺正當化依據，原判決基礎既發生動搖，自無不許再審原告提起再審之訴之理，亦無架空智慧財產案件審理法第16條，徒增當事人訴訟不利益之問題，是不應特別限制本件再審原告提起再審之訴。
⑷自比較法制而觀，日本專利法於侵權與有效性之訴訟法制與我國法制相近，可為本件之參考。日本之專利法於2004年6 月18日修正特許法，增訂特許法第104 條之3
：「（第1 項）在發明專利權或專屬授權（專用實施權）之侵權訴訟，當該發明專利依專利無效審判（專利舉發程序）為無效時，發明專利權人或專用實施權人不得對他造當事人行使權利。（第2 項）關於依前項之攻擊防禦方法，係以不當延滯審理為目的而提出者，法院得依申請或以職權駁回。」，於2005年4 月1 日正式施行，是關於專利侵權訴訟，為儘可能在專利權侵害訴訟程序內加以處理，該第104 條之3 規定之立法，直接賦予法院可自為權利有效性判斷之法律依據，確立了專利有效性判斷之「專利舉發與無效抗辯雙軌制」。惟於施行後，被控專利侵權之被告可以在專利權侵害訴訟中提出無效抗辯，亦可就同一專利向特許廳提起舉發案，無異賦予被告有2 次機會爭執原告之專利有效性，有悖於上開第104 條之3 為紛爭一次解決與訴訟經濟之目標。因此，日本於2011年修正特許法，增訂第104 條之4 ：「侵害發明專利權或專屬授權或第65條第1 項或第184條
之10第1 項規定之支付補償金請求訴訟的終局判決確定後，於下列各款之審定確定時，當事人不得主張審定確定而對該終局判決提起再審之訴（包含對假扣押命令事件債權人之損害賠償請求之訴，假處分命令事件債權人之損害賠償及返還不當得利請求之訴）： 1.該專利撤
銷的決定或舉發成立的審定。2.該專利權的存續期間延長登記無效的審決。3.依政令所規定應該核准更正專利說明書、申請專利範圍或圖式之審定。」，立法意旨係因當事人就系爭專利之有效性及其範圍，已經分別賦予各自盡其政擊防禦的機會與權利，如果還允許毫無限制地可以提起再審廢棄原確定判決，從侵權訴訟之紛爭解決機能與企業經營的安全觀而言，只會反覆引發當事人間之專利紛爭等缺失，因此，當事人所舉之各該攻擊、防禦方法，一旦經侵害訴訟判決審理確定時，縱然事後有任何與法院在侵權事件審理中所為專利有效性判斷歧異之審決確定出現，由於該侵權確定判決之既判力，已存在有正當化根據，是應該限制對該侵權確定判決提起再審之訴，基於落實此一限制再審主張之結論，乃採行限制再審之修法（參見張銘晃，專利有效性判斷歧異之再審爭議─以台灣、日本法制比較為中心，智慧財產權月刊，第174 期，102 年6 月，第102 至103 頁）。前開日本特許法第104 條之4 之增訂之立法基礎，是在專利侵害民事訴訟之提起專利有效性攻擊防禦方法已經法院判決，亦即法院已針對被告提出與專利權有效性抗辯及引證判斷，則事後如以同一事由及引證而與民事判決認定歧異結果提起再審，亦因民事判決既判力具有正當化基礎，而限制提起再審。
⑸我國專利法或民事訴訟法未有如上開規定意旨之立法，惟前開立法之法理基礎仍可借鏡作為本件之判斷原則。本件原確定判決訴訟程序均未就專利有效性部分為實質審理，是專利侵權訴訟未就系爭專利有效性作成判斷，原確定判決既判力欠缺正當化基礎，自不能限制再審原告依民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定提起再審之訴。
㈢再審原告之專利有效性抗辯不受民事訴訟法等規定限制：
⒈再審被告抗辯：再審原告於原確定判決第一審訴訟程序中未向智慧局提出舉發，遲至99年5 月8 日於原確定判決第二審訴訟程序中，始主張系爭專利不具進步性、新穎性有應撤銷之原因，依民事訴訟法第447 條第1 項、第3 項及智慧財產案件審理細則第33條第2 項規定，其係逾時提出攻擊防禦方法，未盡適時提出義務，有礙訴訟終結，不得再爭執系爭專利之有效性，為保障再審被告實體及程序利益，法院毋庸再就相同陳述內容另為調查審認，再審原告不得提起本件再審之訴等語。
⒉再審之訴為對於確定之終局判決，以其具有特定之「再審事由」為理由，向有管轄權法院聲明不服，請求將該確定判決廢棄，並就原訴訟標的法律關係繼續審理而重為裁判者。再審事由之範圍與內容之界定，可謂權衡「紛爭強制解決」與「訴訟權實質保障」、「司法裁判正當性之維持」兩面價值應如何取捨兼顧之關鍵，民事訴訟法第496 條第1 項各款亦定有明文。法院於審理再審之訴時，在第一個層次上，首先應判斷再審之訴合法要件；若再審之訴具備合法要件，進而於第二個層次始進入有無再審事由之審理，若該案有再審事由，最後第三個層次才就原訴訟標的法律關係之存否為審理。
⒊然須再審原告提起之再審訴訟合法，且具備民事訴訟法第496 條第1 項各款所定之再審事由，法院於第三個層次始判斷是否有民事訴訟法第505 條準用民事訴訟法第447 條第1 項、第3 項及智慧財產案件審理細則第33條第2 項規定之適用。換言之，法院於審理有無再審事由時，無須審酌是否適用民事訴訟法第505 條準用民事訴訟法第447 條第1 項、第3 項及智慧財產案件審理細則第33條第2 項。此二層次有間，不容混淆。故於本件審理是否有民事訴訟法第496 條第1 項第11款之再審事由時，當然不受民事訴訟法第447 條第1 項、第3 項及智慧財產案件審理細則第33條第2 項規定之拘束。
五、綜上所述，再審被告係以其為系爭專利之專利權人，主張再審原告侵害系爭專利，訴請損害賠償及排除侵害，經原確定判決准予賠償及排除再審原告之繼續侵害，再審原告並依原確定判決意旨為清償提存。嗣因系爭專利經智慧局作成舉發成立撤銷專利之處分，經再審被告提起行政救濟，經最高行政法院以102 年度裁字第1022號裁定駁回再審被告之上訴，系爭專利撤銷確定，系爭專利依專利法第120 條準用第82條第3 項規定，視為自始不存在，是再審被告於原確定判決請求再審原告損害賠償及排除侵害之基礎失所附麗，再審原告得依民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定，依其後之確定行政處分已變更為由，請求廢棄原確定判決，為有理由，應予准許。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。
據上論結，本件再審之訴為有理由，再審原告之第二審上訴為有理由，依民事訴訟法第505 條、第449 條第1 項、第78條規定，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　104 　年　　10　　月　　22　　日智慧財產法院第二庭
審判長法　官　李維心
法　官　蔡如琪
法　官　林秀圓
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1
項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　104 　年　　10 　月　　22　　日書記官　王英傑
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。