智慧財產及商業法院 - 104年度民商上字第2號（排除侵害商標權行為等）

智慧財產法院民事判決 104年度民商上字第2號上　訴　人　台灣愛生雅股份有限公司法定代理人　宋子汶訴訟代理人　詹德柱律師被上訴人　　全日美實業股份有限公司法定代理人　呂燦陽訴訟代理人　黃裕中律師汪玉蓮律師上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國104 年1 月27日本院103 年度民商訴字第32號第一審判決提起上訴，並為訴之追加，本院於105 年3 月3 日言詞辯論終結，判決如下：主文原判決關於駁回上訴人後開第二、三項之訴部分，及該部分假執行之聲請，暨訴訟費用之裁判，均廢棄。被上訴人不得使用相同或近似於「全日美」字樣作為其公司中文名稱特取部分。被上訴人應向經濟部中部辦公室申請變更其公司中文名稱特取部分不包含「全日美」字樣之名稱。其餘上訴駁回。第一、二審（含追加之訴）訴訟費用由被上訴人負擔二分之一，餘由上訴人負擔。本判決第二、三項於上訴人以新臺幣伍拾伍萬元供擔保後，得假執行。但被上訴人如以新臺幣壹佰陸拾伍萬元為上訴人預供擔保，得免為假執行。上訴人其餘假執行之聲請駁回。事實及理由壹、程序方面：一、被上訴人法定代理人於民國105 年1 月30日由林○○變更為呂燦陽，有經濟部105 年1 月30日經授中字第10533099850 號函及被上訴人公司變更登記表在卷可稽（參本院卷第317 至318 頁）。茲經呂燦陽具狀聲明承受訴訟，經核與法尚無不合，應予准許。二、按第二審程序所為訴之變更或追加，非經他造同意，雖不得為之，然有第255 條第1 項第2 款規定之請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第446 條第1 項定有明文。本件上訴人於本院本於後開同一聲明，追加主張被上訴人以上訴人所有之「全日美」、「全日美及圖」商標（詳如後述）之文字作為其公司名稱之特取部分，亦違反104 年2 月4日修正公布施行前之公平交易法（下稱修正前公平法）第21條第1 項、第24條規定之法律關係，雖為被上訴人所不同意，惟上訴人追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為相關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有一體性，得期待後請求之審理予以利用，俾先後兩請求同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭，符合民事訴訟法第255 條第1 項第2 款請求之基礎事實同一情事，依上開規定，應予准許。貳、實體方面：一、上訴人主張：上訴人係於75年間設立，原名為「全日美實業股份有限公司」，營業項目包括製造銷售成人紙尿褲、成人尿片、成人看護墊、嬰兒紙尿褲、濕紙巾等產品，旗下品牌包括有包大人、噓噓樂及小淘氣等系列商品，於91年間取得註冊第164775號「全日美及圖」商標（下稱系爭商標一）；並於95年間取得註冊第1190590 號「全日美」商標（下稱系爭商標二，其與系爭商標一之圖樣及指定使用之服務均詳如附圖所示，以下合稱系爭商標），現均仍在商標專用期間，受商標法之保護。嗣上訴人與瑞典商SCA Hygiene Holding AB公司（下稱瑞典商SCA 公司）結合，變更名稱為「台灣愛生雅股份有限公司」，系爭商標並於103 年4 月17日變更商標權人為上訴人。詎被上訴人竟未經上訴人之同意，將系爭商標使用於同一或類似產品之包裝上，甚至於該公司之產品運送貨車、公司用車上，張貼宣傳廣告標明其為「全國最大長照耗材銷售中心」，以及成人紙尿褲之「第一品牌」等字樣，企圖使消費者誤認其即為上訴人公司之前身，顯已構成商標法第68條第1 、2 款規定之侵害商標權。又被上訴人公司使用系爭商標之文字作為其公司名稱之一部分，並以與上訴人更名前完全一致之「全日美實業股份有限公司」作為其公司名稱，則消費者於選購商品，於產品包裝上看見製造商為「全日美實業股份有限公司」時，因公司名稱完全相同，縱其產品名稱與上訴人公司之「包大人」、「添寧」、「噓噓樂」、「小淘氣」等系列產品不同，消費者將會認定其為上訴人公司所生產之另一系列商品，而無法意識其為另一家與上訴人不同公司之產品，自有使消費者混淆誤認之虞，並減損系爭商標之識別性或信譽，業已構成商標法第70條第2 款規定之視為侵害商標權。綜上，上訴人自得依商標法第69條第1 項規定請求被上訴人停止使用系爭商標。再者，被上訴人襲用系爭商標之文字作為其公司名稱之特取部分，顯屬積極攀附上訴人商譽之搭便車行為，亦屬違反修正前公平法第20條第1 項第1 款、第2 款之不公平競爭之情形，上訴人自得依現行公平法第29條之規定請求被上訴人停止使用其公司名稱。為此，爰依商標法第69條第1 項、現行公平法第29條之規定起訴請求被上訴人停止使用系爭商標等語。原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，並追加主張被上訴人以系爭商標之文字作為其公司名稱之特取部分，亦違反修正前公平法第21條第1 項及第24條（即現行公平法第25條）規定之法律關係，並於本院聲明：（一）原判決廢棄。（二）被上訴人不得使用相同或近似於「全日美」字樣作為其公司中文名稱特取部分。（三）被上訴人應向經濟部中部辦公室申請變更其公司中文名稱特取部分不包含「全日美」字樣之名稱。（四）被上訴人不得使用含有相同或近似於「全日美」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物件。（五）上訴人願提供擔保，請准宣告假執行。二、被上訴人則抗辯如下：（一）系爭商標有商標法第63條第1項第2 款之廢止事由：系爭商標業經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）依商標法第63條第1 項第2 款規定為廢止之處分，上訴人自不得再行使其商標權。又揆諸上訴人所提出之使用證據，或僅為公司名稱之全銜標示，或未將系爭商標一完整標示，或係使用於非系爭商標所指定使用之服務範圍，均非屬商標之使用，故上訴人並未舉證證明被上訴人103 年4 月9 日申請廢止註冊前3 年，有合法使用系爭商標於其註冊指定之服務，是智慧局依商標法第63條第1 項第2 款規定廢止系爭商標之註冊，應無不合。（二）被上訴人並未侵害或視為侵害系爭商標權：１、被上訴人並未使用系爭商標，亦不致與系爭商標混淆誤認：觀諸被上訴人商品之包裝版面設計，商標為字體較大且醒目之「包護寧」、「挺到底」、「護寧爽」字樣，而紙箱單側及包裝外觀下方則係以較小字體標示「全日美實業股份有限公司」之公司名稱，是從客觀情狀以觀，消費者當認識「包護寧」、「挺到底」、「護寧爽」字樣方為被上訴人表彰商品來源之標示，「全日美實業股份有限公司」僅為被上訴人公司名稱之記載，且被上訴人依商品標示法第9 條第1 項各款規定應標示事項，以較小之一般字體（與系爭商標字體不同）將公司名稱置於包裝標示製造日期、廠商、廠址之區塊，並為「公司：全日美實業股份有限公司」之記載，乃符合商業交易習慣之方式，表示自己公司之名稱，並非以公司名稱作為表彰商品或服務之標示，亦不會與系爭商標造成混淆誤認。是以，被上訴人並無商標法第68條第1 、2 款規定侵害商標權之情事。２、系爭商標並非著名商標：上訴人於原審所提出之各項事證，充其量僅在相關締約及銷售單據上有上訴人之原公司名稱或系爭商標之標示，然上開事證均與「包大人」、「噓噓樂」、「小淘氣」等上訴人系列商品有關，而該商品之相關宣傳廣告均以較顯著之字樣使用經設計之「包大人」、「噓噓樂」、「小淘氣」等圖樣，至系爭商標在版面上則係以字體較小且置於較不明顯之位置標示，再佐以上訴人提出之包大人成人紙尿褲、包大人濕紙巾及看護墊、噓噓樂柔濕巾及兒童紙尿褲、添寧替換式紙尿片等商品之外包裝照片，系爭商標均置於上訴人系列商品包裝側面較不明顯之位置且字體較小等情，可知消費者當認識「包大人」、「噓噓樂」、「小淘氣」等圖樣方為上訴人各該系列商品使用之商標，且上訴人亦不否認系爭商標圖樣並非作為系列商品之商標，足見上開事證仍不足以證明系爭商標在其所指定使用商品之市佔率、是否經媒體廣泛報導、是否具有相當品質等事項，無法使相關事業或消費者對系爭商標產生相當印象，是系爭商標非相關事業或消費者所普遍認知之表徵，自非屬著名商標，從而本件即無商標法第70條第2 款規定適用之餘地。（三）被上訴人並未違反修正前公平法第20條第1 、2 款、第21條第1項及第24條之規定：１、系爭商標既非著名商標，則被上訴人自無違反修正前公平法第20條第1 、2 款規定之餘地。又依現行公平法第22條（即修正前公平法第20條）第2 項規定，如主張之表徵屬已註冊之商標，應回歸適用商標法，不再適用現行公平法第22條之規定。而系爭商標既屬已註冊商標，自無適用現行公平法第22條規定之餘地。從而，上訴人依修正前公平法第20條第1 項第1 、2 款之規定為相關請求，即無理由。２、上訴人於原審並不否認系爭商標並非作為系列商品之商標，且從上訴人所販售產品外觀標示系爭商標之位置、字體觀之，可知系爭商標在該系列商品之標示，對消費者而言，並未傳達任何商品或服務的相關資訊，自不符合修正前公平法第21條第1 項所稱之「足以影響交易決定之事項」。是故，被上訴人所為與修正前公平法第21條第1 項規定之要件並不相符。３、被上訴人之公司名稱業已符合公司法之相關規定，且被上訴人之商品外觀係標示「包護寧」、「護寧爽」、「挺到底」等字樣之商標，並依商品標示法第9 條第1 項第2款之規定，以較小之一般字體（與系爭商標字體不同）標示公司名稱，是被上訴人並無積極攀附上訴人公司商譽之行為。況且，上訴人並未投入相當努力程度宣傳原公司名稱，使之作為表彰商品或服務之標示，是尚不足以證明在市場上已擁有相當知名度，被上訴人亦無攀附榨取上訴人公司之商業利益，更乏影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，自不構成違反修正前公平法第24條規定之行為。（五）聲明：上訴駁回。如受不利判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。三、經查，上訴人原名「全日美實業股份有限公司」，為系爭商標之商標權人，與瑞典商SCA 公司結合後，於103 年4 月17日變更商標權人為「台灣愛生雅股份有限公司」。又被上訴人於103 年4 月9 日就系爭商標一、二提出廢止之申請，業經智慧局分別以104 年5 月15日（104 ）智商20496 字第1048024197 0號、104 年5 月25日（104 ）智商00098 字第10480254300 號商標廢止處分書為系爭商標一、二應予廢止之處分，上訴人不服，提起訴願，迄今尚未確定等情，為兩造所不爭執，且有系爭商標註冊證、智慧局延展註冊函、經濟部中部辦公室103 年10月29日經中三字第10333818100 號函檢附被上訴人公司登記資料、智慧局商標廢止處分書在卷可稽【參臺灣嘉義地方法院103 年度補字第144 號卷（下稱補字卷）第3 至5 頁、原審卷第96至104 頁、本院卷第85至91頁】，自堪信為真實。四、得心證之理由：本件兩造所爭執之處，應在於：（一）系爭商標一、二有無商標法第63條第1 項第2 款之廢止事由？（二）被上訴人是否有於同一或類似之商品，使用與系爭商標相同之商標，而有致相關消費者混淆誤認之虞？（三）系爭商標是否為著名商標，被上訴人使用系爭商標之文字作為公司名稱之特取部分，是否有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞？（四）被上訴人使用系爭商標之文字作為公司名稱之特取部分，是否有違反修正前公平法第20條第1項第1 款、第2 款、第21條第1 項及第24條規定之情事？（五）上訴人依商標法第69條第1 項及現行公平法第29條之規定請求排除及防止侵害，有無理由？茲分述如下：（一）系爭商標一無商標法第63條第1項第2款之廢止事由：１、按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；商標註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定，智慧財產案件審理法第16條第1 項、商標法第66條分別定有明文。本件被上訴人既抗辯系爭商標有商標法第63條第1 項第2 款規定之廢止事由，依前開規定，本院就被上訴人之抗辯有無理由，應自為判斷。又被上訴人係於103 年4 月9 日申請廢止，此觀被上訴人提出之智慧局104 年5 月15日（104 ）智商20496 字第1048 0241970號、104 年5 月25日（104 ）智商00098 字第10480254300 號商標廢止處分書之記載即明（參本院卷第85至91頁）。是以，系爭商標有無廢止之事由，即應依現行商標法為斷，合先敘明。２、次按商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，，商標法第63條第1 項第2 款定有明文。又商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，復為商標法第5 條所明定。再按商標因使用而使商標與指定商品或服務產生聯結，商標本質上，使用乃屬必要，惟我國商標法係採註冊主義，不以商標已使用為註冊之要件，是以已註冊之商標應有使用，始得保有其商標權，方能繼續維護其商標權利，此之使用稱為商標之維權使用。商標之維權使用必足使一般消費者識別標識與商品或服務表彰商標權人來源或信譽，如何判斷商標權人自己真正使用，依同法第57條第3 項規定商標之使用應符合商業交易習慣，除考量同法第5 條商標使用之總則性規定外，並應符合商標對其指定商品或服務範圍內而為使用之客觀判斷標準。是可知認定為商標使用，應符合下列要件：(1) 使用人係在從事行銷等商業交易過程而使用；(2) 需有使用商標之行為，即前揭法條所列之4 款行為態樣，有一即足；(3) 需足以使相關消費者認識其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣（最高行政法院103 年度判字第712 號判決參照）。準此，將商標用於與商品或服務有關的商業文書或廣告，可以傳遞已行銷於市場或即將行銷於市場的商品或服務等商業訊息，達到商標指示商品或服務來源的功能，例如將商標用於訂購單、產品型錄、價目表、發票、產品說明書等商業文書，使消費者透過該等文書認識該商標，即為商標使用的態樣之一。且判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源等客觀證據綜合判斷。３、本件被上訴人抗辯系爭商標一有繼續停止使用已滿3 年之情事而構成廢止之事由等語，為上訴人否認之。經查： ⑴系爭商標一係指定使用於「嬰兒、成人紙尿褲、衛生棉、奶瓶、奶嘴、衛生醫療補助品之零售，布疋、衣著、服飾品零售，五金及家庭日常用品零售，代理進出口服務及代理國內廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供」等服務，有系爭商標一之註冊證在卷可佐（參補字卷第3 頁）。是以，系爭商標係指定使用於上開零售服務，而非商品，合先敘明。 ⑵按所謂零售服務，係指將各種商品匯集以方便消費者瀏覽與選購之服務，不包括因此所需之運輸服務。該等零售服務可經由零售商店、批發商行，或藉由郵購、網際網路、電視購物頻道等電子媒介方式來提供。此意謂零售服務的特色，即業者將各種不同商品匯集於同一場所（不論實體賣場或虛擬店鋪），至於所匯集之商品，是自己所生產或其他眾多生產者之商品皆可，藉由便捷之購物環境及其附屬服務之提供，以吸引廣大消費族群，激發其購買意願。對消費者而言，由於產品的多樣性，可滿足其「一次購足」或「便利選購」之消費需求（101年4月20日經濟部經授智字第10120030550 號令修正發布、101 年7 月1 日生效之零售服務審查基準2.1 參照）。查上訴人至少於101 年間起即有以網路虛擬店鋪之平台，並以會員制之方式為尿片、成人紙尿褲、護墊等商品之零售，此觀上訴人提出之會員制消費者名單、統一發票、送貨單即明（參本院卷第249 至252 、114 至138 頁）。次查，系爭商標一係由較大之方框內置類似花朵圖形及於下方較小字樣而略經設計之中文「全日美」3 字所構成，而觀諸前開統一發票，可以看出上訴人確有在部分統一發票之左上方標示系爭商標一之方框圖形，且關於緊鄰方框圖形之公司名稱特取部分即「全日美」字樣，除較「實業股份有限公司」字體為大外，亦係採用與系爭商標一下方完全相同之設計圖樣，則從上開方框圖形、「全日美」字樣之配置、字體字型、字樣大小等情形觀之，可知上訴人於該統一發票上，並非僅係單純標示上訴人之公司名稱而已，而係將系爭商標一之圖樣標示於統一發票，是關於上開統一發票之「方框圖形」、「全日美」之標示，自屬系爭商標一之使用。準此，上訴人確有於被上訴人103 年4 月9 日申請廢止系爭商標一前3 年在網路上為嬰兒、成人紙尿褲等商品之零售，而無繼續停止使用系爭商標一已滿3 年之情事。 ⑶被上訴人固稱：參諸該統一發票之內容，並無系爭商標一標示及符合一般合理使用態樣，違反商標應整體使用之規定云云。然按使用註冊商標應以原註冊的商標整體使用為原則，但實際使用的商標與註冊商標有些許不同，而依社會一般通念，不失其同一性時，可認為有使用註冊商標（商標法第64條參照）。而所稱同一性，是指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，認為二者是同一商標，即是具同一性，可認為有使用註冊商標。如果將商標中引人注意的主要部分刪略不用，以致與原註冊商標產生顯著差異，依社會一般通念及消費者的認知，不足以使消費者認識它與註冊商標是同一個商標，就不具同一性，不認為有使用該註冊商標（智慧局公告之「註冊商標使用之注意事項」3.2.1參照）。查系爭商標一係由較大之方框內置類似花朵圖形及於下方較小字樣而略經設計之中文「全日美」3字所構成，由此足徵該方框圖形與「全日美」字樣均為系爭商標一引人注意之主要部分。又系爭商標一之圖形雖置於上方，「全日美」字樣置於下方，而前揭統一發票僅於原公司名稱旁置上開方框圖形，惟因方框圖形亦為系爭商標一之主要部分，且該統一發票上之公司名稱特取部分「全日美」，亦與系爭商標一下方「全日美」字樣之設計完全相同，是該統一發票整體予相關消費者之寓目印象，足可認知該方框圖形與「全日美」字樣為表彰上訴人使用於「嬰兒、成人紙尿褲之零售」服務上之標示，與系爭商標一圖樣並不失其同一性，自屬系爭商標一之使用。 ⑷被上訴人另稱：倘上訴人確有網路銷售平台，何以送貨單上註記著「零售」，統一發票上卻以收現為大宗，有違一般網購平台以信用卡刷卡付費之交易習慣，況上訴人迄未能提出網路銷售交易證明之貨運單據，故上訴人所提出之統一發票、送貨單應為一般實體店面之傳統交易型態等語。但查，系爭商標一係指定使用於「嬰兒、成人紙尿褲、衛生棉、奶瓶、奶嘴、衛生醫療補助品之零售，……」等服務，本不限於網路虛擬店面之零售服務，故縱上開統一發票並非因網路銷售平台之零售服務所開立，而係實體店面之零售服務所開立，亦不影響系爭商標一確有使用之事實。何況，網路虛擬店面之零售服務，一般均有提供貨到付款、刷卡、轉帳等付款方式，尚難僅因上訴人所提出之統一發票，其上記載「收現」字樣，即遽認有違一般網購平台以信用卡刷卡付費之交易習慣，並因而否定上訴人有以網路銷售平台提供嬰兒、成人紙尿褲等商品之零售服務。是以，被上訴人據此否認上訴人有將系爭商標一使用於嬰兒、成人紙尿褲之零售服務，委無可採。 ⑸綜上，系爭商標一既於被上訴人103年4月9日申請廢止前3年有使用於嬰兒、成人紙尿褲之零售服務，則系爭商標一關於指定使用於「嬰兒、成人紙尿褲之零售」服務即無廢止之事由。又系爭商標一就「嬰兒、成人紙尿褲之零售」服務既無廢止之事由，則上訴人就與本件較為相關之「嬰兒、成人紙尿褲之零售」服務部分即得行使系爭商標一之權利，是系爭商標一關於指定使用於其他服務是否有廢止之事由，本院自毋庸予以審酌，附此敘明。再者，由於系爭商標二並非著名商標，亦非相關事業或消費者所普遍認知之表徵（即無商標法第70條第2 款及修正前公平法第20條第1 項第1 、2 款規定之適用），且上訴人依系爭商標一即得請求被上訴人不得以「全日美」作為其公司名稱之特取部分（即上訴聲明第2 、3 項，詳如後述），而被上訴人復未於同一或類似之商品，使用與系爭商標相同之商標，而有致相關消費者混淆誤認之虞情事，故被上訴人並無商標法第68條第1 、2 款規定之侵害商標權情事，上訴人即不得請求被上訴人不得使用含有相同或近似於「全日美」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物件（即上訴聲明第4 項，詳如後述）。因此，系爭商標二是否有廢止之事由，並不影響本件判決之結果，本院亦毋庸予以審酌，亦併此敘明。（二）被上訴人並未於同一或類似之商品，使用與系爭商標相同之商標，而有致相關消費者混淆誤認之情事：１、按未經商標權人同意，為行銷目的而於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標；或於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權；商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第68條第1、2款、第69條第1項分別定有明文。據此，構成前開侵害商標權之情事，須以「『使用』相同於註冊商標之商標」為前提。２、上訴人主張被上訴人將系爭商標使用於成人紙尿褲等商品包裝上，作為商標使用，構成前揭規定之侵害商標權等情，為被上訴人否認。經查，觀諸兩造所提出之被上訴人商品包裝外觀照片及其公司車輛外觀照片（參原證12、被證2 、3、上證1，補字卷第16頁、原審卷第46至50頁、本院卷第41頁）所示，被上訴人之商品於包裝上均有經過設計、字體較大且醒目之「包護寧」、「挺到底」、「護寧爽」字樣，僅於紙箱單側及包裝外觀下方以較小字體標示「全日美實業股份有限公司」之公司名稱，而被上訴人公司車輛外觀，亦有於產品上標示經過設計且醒目之「包護寧」等字樣，而僅於「孝親合樂安養事業集團」旁或其下方註記「全日美實業股份有限公司」。是從客觀情狀以觀，消費者當認識「包護寧」、「挺到底」、「護寧爽」字樣方為被上訴人表彰商品來源之標示，「全日美實業股份有限公司」僅為被上訴人公司名稱之記載。況且，被上訴人係以較小之一般字體將公司名稱置於包裝標示製造日期、廠商、廠址之區塊，並為「公司：全日美實業股份有限公司」之記載，或於「孝親合樂安養事業集團」旁或下方註記「全日美實業股份有限公司」，足認被上訴人係以符合商業交易習慣之方式，表示自己公司之名稱，而非作為表彰商品或服務之標示，自非商標之使用。準此，被上訴人於產品包裝標示其公司名稱，既非商標之使用，則上訴人主張被上訴人構成商標法第68條第1 、2 款侵害上訴人商標權之情事等語，即非可採。從而，上訴人依商標法第69條第1 項之規定請求被上訴人不得使用含有相同或近似於「全日美」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物件，即無理由，不應准許。（三）系爭商標並非著名商標，亦非相關事業或消費者所普遍認知之表徵：１、商標法部分： ⑴按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第70條第1 項第2 款定有明文。是以，商標法第70條第1 項第2 款之規定係以明知為他人「著名」之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、網域或表彰營業主體之名稱為其要件，倘該註冊之商標並非著名商標，即不得以該條規範相繩。次按商標法施行細則第31條規定：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」而著名商標之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之參酌因素等綜合判斷：(1) 商標識別性之強弱、(2) 相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、(3) 商標使用期間、範圍及地域、(4) 商標宣傳之期間、範圍及地域、(5) 商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、(6) 商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、(7) 商標之價值、(8) 其他足以認定著名商標之因素。又商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據。 ⑵上訴人主張被上訴人有商標法第70條第2款規定之視為侵害商標權情事，被上訴人則否認之，並辯稱系爭商標非著名商標等語。查系爭商標一係由方框內置圖形及其下方略經設計之中文「全日美」3 字所構成，系爭商標二則係由略經設計之中文「全日美」3 字組成，系爭商標本身不具特定既有的含義，分別指定使用於如附圖所示之服務類別。上訴人固提出公平交易委員會網站資訊、天下雜誌一千大製造業排名結果表、營業額統計、94至96年噓噓樂銷售資料、外銷國家出貨日期、外銷國家出貨明細、98至102 年各款產品國內銷售金額統計暨統一發票、87至102 年出口報關單資料，93至95、98年廣告費發票、國內廣告拍攝合約書、中國大陸廣告廣播、戶外廣告及報紙廣告合約書，雜誌、候車亭、電梯車箱及路邊廣告、廣告DM、型錄及海報、經銷合同、杏一藥品型錄、中國大陸大賣場型錄、國外大賣場上架實況、雜誌報導、97至103 年間政府機構採購合約書、97至102 年間國內一般銷售通路採購合約、各品牌進入各國市場時間表、中國大陸商標使用及註冊資料、92至99年經濟部國際貿易局出進口績優廠商證明標章授權證書、經濟部標準檢驗局正字標記證書、經濟部商品檢驗局國際標準品質保證制度認可登錄證明書、經濟部標準鑑驗局品質管理系統驗證證書、95年ISO14001、97年ISO9001 、99年ISO14001認證、93年中華民國消費者協會頂級商品金鑽獎、94年臺北縣（已改制為新北市，下同）進出口商業同業公會出進口業績優異獎牌、臺灣區造紙工業同業公會會員證書、臺北縣工業會會員證書、臺北縣進出口商業同業公會會員證書、中國大陸榮譽獎項、獎狀、感謝狀、國內經銷商新品說明會及展覽會實況照片、促銷活動DM、集點卡、衛教講座資料、新北市長期照護發展協會會訊、博覽會參展實況、中國大陸相關獎章等資料為據（參補字卷第6 至15頁、原審卷第80至84頁及附件A 資料）為據，以資證明系爭商標為著名商標。惟查，姑且不論上開資料關於系爭商標圖樣之標示，是否係使用於註冊之零售服務等範圍，縱然屬之，然觀諸前揭相關獎狀、證書及感謝狀上僅記載為上訴人原「全日美實業股份有限公司」之公司名稱而無系爭商標，相關締約及銷售單據上雖有上訴人之原公司名稱或與系爭商標圖樣相同之標示，但均與「包大人」、「噓噓樂」、「小淘氣」等上訴人系列商品有關，相關宣傳廣告亦均以較顯著之字樣使用經設計之「包大人」、「噓噓樂」、「小淘氣」等圖樣，至系爭商標在版面上則係以字體較小且置於較不明顯之位置，佐以上訴人提出之包大人成人紙尿褲、包大人濕紙巾及看護墊、噓噓樂柔濕巾及兒童紙尿褲、添寧替換式紙尿片等商品之外包裝照片（參原審卷第245 至255 頁），系爭商標置於上訴人系列商品包裝側面較不明顯之位置且字體較小等情，可知消費者當認識「包大人」、「噓噓樂」、「小淘氣」等圖樣方為上訴人各該系列商品使用之商標，且上訴人亦自承系爭商標圖樣並非作為系列商品之商標等語（參原審卷第182 頁），是尚難依上訴人提出其以原「全日美實業股份有限公司」名稱所為系列商品之相關締約、銷售資料，以及系列商品之廣告、包裝有系爭商標圖樣之標示等情，遽認相關事業或消費者已普遍知悉或認識系爭商標。此外，上訴人復未提出其他事證以資證明系爭商標為著名商標，是堪信被上訴人抗辯系爭商標非著名商標一語，應屬可信。揆諸前開說明，被上訴人以系爭商標中之「全日美」3 字作為其公司名稱之特取部分，即不符合商標法第70條第2 款之要件，故上訴人此部分之主張，要非可取。２、公平法部分： ⑴查被上訴人係於103 年2 月13日設立，有被上訴人之公司基本資料查詢明細在卷可稽（參原審卷一第11至12頁），而公平法於被上訴人設立後雖曾修法，惟徵諸公司名稱必然會持續使用一定期間，是應認公司名稱登記之行為於登記時即已完成，其後公司名稱之持續使用應認為係行為狀態之延續，而非行為本身之一再實施。因此，被上訴人以「全日美實業股份有限公司」為公司名稱是否違反公平法，自應以被上訴人於103年間登記公司名稱時有效之公平法為論斷之依據，否則，若謂應適用被主張時之公平法，則企業經營者合法登記一公司名稱後，可能因法律規定要件之寬嚴浮動或上訴人請求之時點而忽而視為違反公平法、忽而不視為違反公平法，對長期以該公司名稱經營事業、與人往來並建立公司信譽之企業經營者而言，實非事理之平。再者，侵害須已現實發生，且繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。又因得請求排除之侵害，須現尚存在；有無侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷，是其認定自應依現行有效之公平法規定（最高法院87年度台上字第2319號判決可供參照）。準此，被上訴人以「全日美」作為公司名稱之特取部分是否違反公平法，自應以被上訴人於103 年間登記公司名稱時有效之公平法為論斷之依據。倘被上訴人當時所為確有違反公平法，則因得請求排除之侵害，須現尚存在，故仍須視現行公平法之規定，被上訴人所為是否仍有違反公平法之情事，否則上訴人即無請求被上訴人排除侵害之餘地。反之，倘被上訴人當時所為並無違反公平法，則縱因法律之修正，而變成違反公平法，因法律不溯及既往，上訴人亦不得依現行公平法之規定請求被上訴人排除侵害，合先敘明。 ⑵按「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為︰一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。……」，修正前公平法第20條第1項第1、2款定有明文。又所謂「相關事業或消費者所普遍認知」，係指商品或服務之表徵具有相當之知名度，為相關事業或多數消費者所周知而言。另判斷表徵是否為相關事業或消費者所普遍認知，應以該表徵為訴求之廣告量、於市場行銷時間、銷售量、占有率、是否經媒體廣泛報導等而足使相關事業或消費者對該表徵產生印象，及具有表徵之商品或服務之品質及口碑、當事人就該表徵之商品或服務提供具有科學性、公正性及客觀性之市場調查資料、相關主管機關之意見等而綜合判斷之。本件上訴人雖主張被上訴人違反修正前公平法第20條第1項第1、2款之規定，惟就系爭商標為「相關事業或消費者所普遍認知」一節，僅提出前揭相關獎狀、證書、感謝狀、相關締約及銷售單據及相關宣傳廣告為據。然查，如前所述，上揭資料或係記載上訴人原「全日美實業股份有限公司」之公司名稱而無系爭商標，或與其他商標併用，而系爭商標係以字體較小且置於較不明顯之位置，是系爭商標自難認屬「相關事業或消費者所普遍認知」之表徵。又系爭商標既非「相關事業或消費者所普遍認知」之表徵，則上訴人主張被上訴人有違反修正前公平法第20條第1項第1、2款之規定云云，即非可採。３、綜上，系爭商標既非著名商標，亦非相關事業或消費者所普遍認知之表徵，則被上訴人以系爭商標之文字「全日美」作為公司名稱之特取部分，即未構成商標法第70條第2 款及修正前公平法第20條第1 、2 款規定之情事。從而，上訴人依商標法第69條第1項及現行公平法第29條之規定請求被上訴人不得使用相同或近似於「全日美」字樣作為其公司中文名稱特取部分，被上訴人應向經濟部中部辦公室申請變更其公司中文名稱特取部分不包含「全日美」字樣之名稱，即非有據，不應准許。（四）被上訴人使用系爭商標之文字作為公司名稱之特取部分，確有違反修正前公平法第24條規定之情事：１、按公平法第24條規定：「除本法另有規定外，事業不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」現行公平法第25條亦有相同意旨之規定。又事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止之，現行公平法第29條亦有明文。另修正前公平法第24條或現行公平法第25條係對限制競爭或不公平競爭行為之概括規定，其中所稱「顯失公平」，係指以顯失公平之方法從事競爭或商業交易，而「榨取他人努力成果」亦屬顯失公平之行為類型，包含攀附他人商譽、高度抄襲或利用他人努力推展自己商品或服務之行為。另判斷是否構成「榨取他人努力成果」應考量：①遭攀附或高度抄襲之標的，應係該事業已投入相當程度之努力，於市場上擁有一定之經濟利益，而已被系爭行為所榨取；②其攀附或抄襲之結果，應有使交易相對人誤以為兩者屬同一來源、同系列產品或關係企業之效果等；③利用他人努力，推展自己商品或服務之行為。２、經查，系爭商標一係於91年6 月16日註冊公告，迄被上訴人申請設立時已10餘年，雖未達著名商標或相關事業或消費者所普遍認知之表徵之程度，惟依上訴人所提出之網路圖書館資料（參本院卷第259 頁），可以看出上訴人至少自92年起即開始啟用線上購物功能，且其網站上之會員資料，已達38,489人次（參本院卷145 至146 、235 頁）。又系爭商標一之文字「全日美」為上訴人原公司名稱之特取部分，上訴人於銷售相關產品時，亦會將系爭商標一之圖樣標示於相關物件或文書，此有上訴人提出之前揭發票附卷可按。是以，系爭商標一應係上訴人投入相當程度之努力，於市場上擁有一定之經濟利益之表徵，否則被上訴人何須於上訴人更名後不久，即立即以完全相同之公司名稱設立登記，並隨即向智慧局申請廢止系爭商標。綜上，被上訴人以系爭商標一之文字作為其公司名稱之特取部分，且其公司名稱與上訴人原公司名稱完全相同，復從事與上訴人相同或類似之成人紙尿褲銷售服務，則一般消費者在購買成人紙尿褲等商品時，極有可能誤以為兩者屬同一來源、同系列產品或關係企業之效果。是以，被上訴人以系爭商標一之文字「全日美」作為其公司名稱之特取部分，核屬榨取他人努力成果，顯已構成足以影響交易秩序之顯失公平行為，而違反修正前公平法第24條及現行公平法第25條之規定。３、被上訴人雖稱：被上訴人之公司名稱業已符合公司法之相關規定，且被上訴人之商品外觀係標示「包護寧」、「護寧爽」、「挺到底」等字樣之商標，並依商品標示法第9 條第1 項第2 款之規定，以較小之一般字體（與系爭商標字體不同）標示公司名稱，是被上訴人並無積極攀附上訴人公司商譽之行為等語。但按公司名稱是用來指示營業主體本身，相當於自然人的姓名，而商標則是用來指示不同營業主體所產銷或提供的商品/ 服務，二者本分屬不同的法律規範範疇。易言之，商標註冊乃是依商標法向智慧局申請，公司名稱則是依公司法向經濟部商業司或各地方政府建設局登記，審查時並不互相檢索，故被上訴人尚難以其公司名稱業已符合公司法之相關規定，即可解免其所有責任。至被上訴人於商品外觀縱以較小之一般字體標示公司名稱，惟被上訴人與他人交易時，即係以其公司名稱為之，且相關消費者在選購商品時，仍免不了會注意商品之產製來源，是尚難以此即遽認被上訴人並無攀附上訴人公司商譽之舉。職是，被上訴人上開抗辯，洵非可採。至被上訴人另以系爭商標一業經智慧局廢止，上訴人不得再對之行使權利等語置辯，但查，如前所述，系爭商標一雖經智慧局為廢止之處分，惟迄今尚未確定，是上訴人前開辯詞，亦非可取。４、據上，被上訴人以上訴人原公司名稱之特取部分「全日美」字樣，作為其公司名稱之特取部分，確已違反修正前公平法第24條及現行公司法第25條之規定。從而，上訴人依現行公平法第29條之規定請求被上訴人不得使用相同或近似於「全日美」字樣作為其公司中文名稱特取部分，被上訴人應向經濟部中部辦公室申請變更其公司中文名稱特取部分不包含「全日美」字樣之名稱，即屬有據，應予准許。又本院已依修正前公平法第24條、現行公平法第25條、第29條之規定判准上訴人此部分之請求，則上訴人另主張被上訴人亦違反修正前公平法第21條第1 項之規定，並依現行公平法第29條之規定為相同請求，本院即不再審酌，併此敘明。五、綜上所述，上訴人追加依修正前公平法第24條、現行公平法第25條、第29條之規定，請求被上訴人不得使用相同或近似於「全日美」字樣作為其公司中文名稱特取部分，被上訴人應向經濟部中部辦公室申請變更其公司中文名稱特取部分不包含「全日美」字樣之名稱，為有理由，應予准許；逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。又因上訴人原訴及追加之訴均為同一聲明，從而，原審就上開應准許部分，駁回上訴人之請求，因上訴人上訴後再追加依上開規定請求為有理由，原審未及審酌，結論即有未合，上訴人就此不服，提起上訴，求為廢棄改判，難謂無據，爰由本院廢棄改判如主文第2 、3項所示，並依聲請為附條件之准、免假執行之宣告。至於上訴人之請求不應准許部分，原審為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，經核於法並無不合，上訴意旨求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。七、據上論結，本件上訴（含追加之訴）為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第79條、第463 條、第390 條第2 項、第392 條第2 項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　105　年　　4　　月　　7 　　日智慧財產法院第二庭審判長法　官　李維心法　官　蔡如琪法　官　林秀圓以上正本係照原本作成。上訴人即附帶被上訴人林崇稼不得上訴。得力興公司、燕威公司如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀( 均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　105　年　　4　　月　　7 　　日書記官張君豪附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院104年度民商上字第2號

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