智慧財產及商業法院104年度民專訴字第32號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 105 年 03 月 22 日
• 當事人: 瑞克大衛國際有限公司、黃春暉、昇毅鑫實業有限公司

智慧財產法院民事判決
104年度民專訴字第32號原　　　告　 瑞克大衛國際有限公司
法定代理人　 黃春暉
訴訟代理人　 錢師風律師
被　　　告　 昇毅鑫實業有限公司
兼法定代理人　盧心怡
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國105 年2 月23日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
㈠按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但被告同意者、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第1 、3 款分別定有明文。本件原告起訴時訴之聲明第2 項為：「被告昇毅鑫實業有限公司（下稱昇毅鑫公司）及其負責人盧心怡應連帶給付原告新台幣（下同）45萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息。」（見本院卷第4 頁背面），嗣於民國104 年12月11日具狀減縮訴之聲明第2 項為：「被告昇毅鑫公司及其負責人盧心怡應連帶給付原告130,803 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息。」，查原告上開訴之變更，係屬減縮應受判決事項之聲明，復經被告同意（見本院卷第238 頁），核與首揭規定相符，應予准許。
㈡次按，原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。訴之撤回應以書狀為之。但於期日，得以言詞向法院或受命法官為之。訴之撤回，被告於期日到場，未為同意與否之表示者，自該期日起；其未於期日到場或係以書狀撤回者，自前項筆錄或撤回書狀送達之日起，十日內未提出異議者，視為同意撤回。民事訴訟法第262 條第1 、2 、4 項分別定有明文。本件原告起訴時訴之聲明第1 項為：「被告昇毅鑫公司不得自行或委託他人製造、或為販賣之要約、販賣、使用、陳列侵害中華民國新型第M460910 號磁磚條專利（下稱系爭新型專利）及中華民國設計第D159365 號磁磚飾條專利（下稱系爭設計專利）之物品，已製造之物品及製造物品及模具均應予銷燬。」（見本院卷第4 頁正反面），嗣原告於105 年1 月21日當庭撤回上開訴之聲明有關銷燬已製造物品及製造物品之模具部分（見本院卷第255 頁），核屬撤回訴之一部。查被告已於期日到場（見本院卷第253 頁），而未為同意與否之表示，亦未於十日內提出異議，依前開規定，視為同意撤回，合先敘明。
貳、實體方面：
一、原告起訴主張：
㈠訴外人○○○為系爭新型專利（專利權期間自102 年9 月1
日起至112 年4 月23日止）及系爭設計專利（專利權期間自103 年3 月11日起至114 年3 月10日止）之專利權人，並分別於102 年9 月、103 年3 月間專屬授權原告實施上開專利權。詎被告昇毅鑫公司未經原告授權，擅自製造、販售侵害上開專利之磁磚條產品（下稱系爭產品），並販賣予訴外人○○○○○○○○（下稱○○○○）及○○○○○○○○○○（下稱○○○○），顯已侵害上開專利權。
㈡由經濟部智慧財產局（下稱智慧局）對系爭新型專利之新型專利技術報告（第102207494e01號）可知，該新型專利技術報告第1 頁「引用文獻一覽表」包含：文獻1 即中華民國證書號第M450600 號專利案（下稱引證1 ）、文獻2 即中華民國公告第180465號專利案（下稱引證2 ）及文獻3 即中華民國證書號第M386341 號專利案（下稱引證3 ），智慧局已認定引證1 、2 及3 無法證明系爭新型專利請求項7 不具新穎性及進步性。此外，系爭新型專利請求項7 係依附於請求項5 ，系爭新型專利請求項5 之附屬技術特徵為「該飾紋係呈髮絲形狀」，系爭新型專利請求項7 之附屬技術特徵為「該裝飾部之飾紋係呈間距不等之排列」，而引證1 僅揭示「裝飾件2 表面係為光滑面」，而未揭示「該飾紋係呈髮絲形狀」或「該裝飾部之飾紋係呈間距不等之排列」技術特徵，引證2 、3 亦未揭示上開技術特徵，且該技術特徵可以使光線投射在飾紋123 之不等間距的線條時，降低反光效果，具有可以降低視覺落差的功效。引證1 、2 及3 或其組合均未揭示系爭新型專利請求項7 之技術特徵，故引證1 、2 及3組
合無法證明系爭新型專利請求項7 不具進步性。
㈢系爭設計專利為一種「磁磚飾條」，參照其圖式及說明書可知，該磁磚飾條為部分設計，主張部分包含：呈中空矩形之長條狀裝飾件，該裝飾件表面呈現如髮絲狀不規則排列之飾紋。系爭設計專利說明書第〔0002〕段記載：「本設計之設計特點在於其表面呈現如髮絲狀不規則排列之飾紋」。被證1 或引證1 、2 及3 均未揭示系爭設計專利之「表面呈現如髮絲狀不規則排列之飾紋」技術特徵，系爭設計專利未違反專利法第122 條第2 項規定。
㈣為此，爰依專利法第120 條、同法第142 條準用第96條第1
、2 項、第97條第2 項規定及公司法第23條第2 項、民法第195 條第1 項後段規定提起本件訴訟。並聲明：⒈被告昇毅鑫公司不得自行或委託他人製造、或為販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口其侵害系爭新型專利及系爭設計專利之物品。⒉被告昇毅鑫公司及盧心怡應連帶給付原告130,803 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息。⒊被告昇毅鑫公司於判決確定後，應負擔費用將原判決的主文部分以六號字體刊登聯合報工商廣告欄一天向原告道歉。⒋訴訟費用由被告負擔。⒌原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：
㈠依原告檢附之新型專利技術報告，可知系爭新型專利有10項請求項，其中9 項均不具進步性，僅第7 項有效。惟新型專利技術報告記載系爭新型專利請求項5 、6 技術特徵已為文獻2 之第2 圖及請求項1 、文獻3 請求項1 、15所揭示，至於「該飾紋係呈髮絲形狀」、「該裝飾部之飾紋係呈間距相等之排列」僅為飾紋之簡易變化，故請求項5 、6 技術內客為文獻1 、2 及3 組合之簡單變化。系爭新型專利請求項7
之內容為「如申請專利範圍第5 項所述之磁磚條，其中，該裝飾部之飾紋係呈間距不等之排列。」系爭新型專利請求項6 與請求項7 之差異，僅在髮絲形狀飾紋為間距不相等之排列，既然髮絲飾紋呈間距相等之排列僅為飾紋之簡易變化，則同理髮絲飾紋呈間距不相等之排列，亦應僅為飾紋之簡易變化。況在金屬表面施作髮絲飾紋，要作成間距相等之排列遠較作成間距不相等之排列為困難，故系爭新型專利請求項7 仍為引證1 、2 與3 組合之簡單變化，故不具進步性，而應予撤銷其專利。
㈡依系爭設計專利說明書所載：「本設計之設計特點在於其表面呈現如髮絲狀不規則排列之飾紋，如是構成整體外觀具特異視覺效果之設計。」，可知其創作特徵即為系爭新型專利請求權範圍第7 項之內容。而依前述說明「如髮絲狀不規則排列之飾紋」，為其所屬技藝領域中具有通常知識者，依申請前之先前技藝，即前揭技術報告所舉組合引證1 、2 及3
易於思及之簡單變化，難認為具創作性，其專利應予撤銷。此外，被證1 中鋁網97年8 月18日之新聞已介紹金屬表面拉絲處理，可知金屬表面拉絲，無論是規則之絲紋或不規則之絲紋，均為習知之技藝，無任何創作性可言。
㈢被告銷售系爭產品之總額僅為3,601 元，其中，銷售訴外人○○○○部分，因原告對被告主張損害賠償，訴外人○○○○已發函拒付貨款，故被告實際獲利僅販賣予訴外人○○○○部分。而被告出售訴外人○○○○系爭產品時，系爭專利尚未核准公告，可見被告絕非係知悉原告專利存在而故意侵權，自無專利法第97條第2 項規定之適用等語置辯。並聲明：⒈原告之訴及其假執行之聲請均駁回。⒉訴訟費用由原告負擔。⒊被告願供擔保免為假執行。
三、本件兩造不爭執之事實（見本院卷第241至242頁）：
㈠訴外人○○○為系爭新型專利之專利權人，其專利權期間自102 年9 月1 日起至112 年4 月23日止（見原證1 專利證書，本院卷第9 頁；專利說明書公告本見本院卷37至46頁）。經○○○於102 年8 月2 日向智慧局申請新型專利技術報告，比對結果系爭新型專利請求項第1 至6 項、第8 至10不具進步性，僅第7 項係無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻（見原證2 ，本院卷第10至13頁）。
㈡訴外人○○○為系爭設計專利之專利權人，其專利權期間自103 年3 月11日起至114 年3 月10日止（見原證3 專利證書，本院卷第14頁；專利說明書公告本見本院卷第77至81頁）。
㈢訴外人○○○與原告於102 年9 月30日簽訂授權契約，雙方約定於102 年9 月1 日至112 年4 月23日止將系爭新型專利授權予原告在我國製造、販賣及使用（見原證16，本院卷第234 頁）。復於103 年3 月31日簽訂授權契約，約定於103
年3 月11日至114 年3 月10日止將系爭設計專利授權予原告在我國製造、販賣及使用（見原證16，本院卷第235 頁）。訴外人○○○於103 年12月8 日向智慧局申請專屬授權登記，業經智慧局於104 年1 月21日公告在案（見原證5 、6 ，本院卷第16至18頁）。
㈣被告昇毅鑫公司確有製造系爭產品，並曾販賣予訴外人○○○○及○○○○使用於美麗人生展業有限公司之工地，其中○○○○○○○○○○支付之貨款為2,310 元（見本院卷第113 至115 頁反面）。
㈤系爭產品確有落入系爭新型專利第7 項及系爭設計專利之權利範圍，而構成侵害。
四、本件經本院於105 年1 月5 日與兩造整理並協定簡化之爭點為（見本院卷第242 至243 頁）：
㈠系爭新型專利及系爭設計專利有無應撤銷之原因：
⒈引證1 、引證2 及引證3 之組合，是否足以證明系爭新型專利請求項第7 項違反申請時專利法第120 條準用第22條第2 項規定，而欠缺進步性？
⒉引證2 、3 之組合及被證1 是否足以證明系爭設計專利違反申請時專利法第122 條第2 項規定，而欠缺創作性？
㈡原告依專利法第120 條、第142 條準用第96條第1 項及第3
項之規定，請求被告昇毅鑫公司為訴之聲明第1 項、第2 項之排除及防止侵害請求，並請求銷毀侵害專利權之物，有無理由？
㈢被告昇毅鑫公司有無侵害系爭專利權之故意或過失？
㈣原告依專利法第120 條、第142 條準用96條第2 項、第97條第2 項規定請求被告昇毅鑫公司給付130,803 元，有無理由？
㈤原告依公司法第23條第2 項請求被告盧心怡與被告昇毅鑫公司負連帶賠償責任，有無理由？
㈥原告依民法第195 條第1 項後段請求被告昇毅鑫公司刊登判決於新聞紙，有無理由？
五、本院之判斷如下：
㈠按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、專利法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。原告雖主張被告昇毅鑫公司之系爭產品侵害系爭二專利，而應負損害賠償責任云云。惟被告抗辯系爭新型專利不具進步性，系爭設計專利不具創作性等語。準此，系爭二專利是否符合上述專利要件，厥為原告向被告行使系爭二專利權之前提要件。茲因本件被告就系爭產品落入系爭二專利之專利權範圍，並未爭執，是本院首應探究系爭二專利是否有被告所抗辯之撤銷原因，倘系爭二專利並無撤銷之原因，始繼而探討原告行使排除、防止侵害及損害賠償等請求權，是否有理由。
㈡引證1 、引證2 及引證3 之組合足以證明系爭新型專利請求項第7 項欠缺進步性：
⒈系爭新型專利係於102 年4 月24日申請，經被告形式審查核准專利，於102 年9 月1 日公告，此有系爭新型專利公告本附卷可按（見本院卷第37頁），則系爭新型專利是否不具進步性，而有得撤銷事由，應以系爭新型專利核准處分時所適用之102 年6 月11日施行之專利法第120 條準用第22條第2 項規定（下稱核准時專利法）為斷。按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作者，得依核准時專利法第104 條規定申請取得新型專利。惟新型為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依同法申請取得新型專利，同法第120 條準用第22條定有明文。又進步性之判斷，應以每一請求項中所載之新型專利整體為對象，首先應確定申請專利之專利範圍及先前技術所揭露之內容，並比較出其差異，再審酌該專利所屬技術領域中具有通常知識者，依先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，是否能輕易完成該新型專利之整體。為進步性之判斷時，尤應參酌該新型專利所欲解決之問題、解決問題之技術手段，並對照先前技術之功效，整體加以斟酌考量。若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據先前技術，並參酌申請時之通常知識，顯然可能促使其組合、修飾、置換或轉用先前技術而完成申請之專利者，應認該申請不具進步性。
⒉系爭新型專利技術分析及請求項內容：
系爭專利係一種磁磚條，具有相對之一第一表面及一第二表面，係包含：一定位部，具有相對之一第一端及一第二端；一裝飾件，位於該磁磚條之第一表面，該裝飾件具有一裝飾部及一抵接部，該裝飾部之相對二端分別連接該定位部之第一端及該抵接部，且該裝飾部設有飾紋。由於習知磁磚條之裝飾部係呈光滑面，反光效果較佳，當磁磚及磁磚具有凹凸不平之表面，並且具有較差之反光效果，使該裝設於二裝潢面之間的該習知磁磚條顯得突兀，降低了整體裝潢之協調感。故系爭專利之磁磚條，依據使用者之需求，飾紋係可以選擇由數個線條，形成如同呈髮絲形狀之紋路。該數個線條可以具有不等之間距，以降低該裝飾部之反光效果，使該裝飾部具有較佳之質感（見系爭專利說明書第4 至6 頁，本院卷第40至41頁，圖式見附圖1 ）。
⒊系爭新型專利申請專利範圍所載請求項共10項，惟原告僅主張被告昇毅鑫公司侵害系爭新型專利請求項7 ，是本件系爭新型專利是否有得撤銷原因之爭點亦為請求項7 。惟系爭新型專利請求項7 係依附於請求項5 之附屬項，附屬技術特徵為「其中，該裝飾部之飾紋係呈間距不等之排列。」而請求項5 又依附於請求項2 或3 或4 ，且再間接依附於請求項1 ，因此，於解釋請求項7 之範圍時應包含被直接或間接依附之請求項的所有技術特徵。茲分別說明相關請求項內容如下：
⑴一種磁磚條，具有相對之一第一表面及一第二表面，係包含：一定位部，具有相對之一第一端及一第二端；一裝飾件，位於該磁磚條之第一表面，該裝飾件具有一裝飾部及一抵接部，該裝飾部之相對二端分別連接該定位部之第一端及該抵接部，且該裝飾部設有飾紋（請求項1 ）。
⑵如申請專利範圍第1 項所述之磁磚條，其中，該裝飾部之飾紋係形呈凹凸形狀（請求項2 ）。
⑶如申請專利範圍第1 項所述之磁磚條，其中，該裝飾部之飾紋係由彩繪形成（請求項3 ）。
⑷如申請專利範圍第1 項所述之磁磚條，其中，該裝飾部具有一貼覆層，該貼覆層包裹於該裝飾部之外表面，以形成該飾紋（請求項4 ）。
⑸如申請專利範圍第2 、3 或4 項所述之磁磚條，其中，該飾紋係呈髮絲形狀（請求項5 ）。
⑹如申請專利範圍第5 項所述之磁磚條，其中，該裝飾部之飾紋係呈間距不等之排列（請求項7 ）。
⒋技術比對分析：
⑴引證1 為102 年4 月11日公告之我國第M450600 號「磁磚飾條」專利案（圖式見附圖3 ），引證2 為81年3 月11 日 公告之我國第180465號「外牆面及凸形牆角用基準定角條追加㈠」專利案（圖式見附圖4 ），引證3 為99年8 月11日公告之我國第M386341 號「金屬裝飾條」專利案（圖式見附圖5 ），上開引證案公告日期均早於系爭新型專利申請日（102 年4 月24日），且均屬磁磚條相關技術領域之創作，故可為系爭新型專利之先前技術。
⑵引證1 揭示一種磁磚飾條，說明書第3 頁【先前技術】第3 段記載「請參照第2 圖所示，另一習知磁磚飾條9
包含一結合板91及一扇型裝飾件92，該結合板91具有相對之一第一表面911 及一第二表面912 ，該結合板91另設有貫穿該結合板91之第一表面911 及第二表面912 之數個穿孔913 ；該扇型裝飾件92位於該結合板91之一第二表面912 ，該扇型裝飾件包含一第一抵接面921 及一第二抵接面92 2，該第一抵接面921 係延伸自該結合板91之第一表面911 ，該第二抵接面922 垂直該結合板91之第二表面912 ，該裝飾件92另設有一弧形裝飾面923
，該弧形裝飾面923 係連接該第一抵接面921 及該第二抵接面922 。」（見本院卷第274 頁正反面）。引證1
結合板與扇形裝飾件即相當於系新型爭專利定位部與裝飾件，引證1 結合板具有相對之第一表面及第二表面即相當於系爭新型專利的第一表面及一第二表面，另引證1 扇型裝飾件的第二抵接面與弧形裝飾面即相當於系爭新型專利裝飾件之抵接部與裝飾部與。是以，引證1 已揭露系爭專利磁磚條具有第一及第二表面、定位部具有第一端及第二端、裝飾件位於第一表面且具有一裝飾部及一抵接部、裝飾部二端分別連接定位部之第一端及抵接部等之主要技術特徵。引證1 與系爭新型專利請求項1 之差異僅在於引證1 並未揭露「裝飾部設有飾紋」之技術特徵。
⑶惟引證2 揭示一種外牆面及凸形牆角用基準定角條，說明書第3 頁第17至18行記載：「可依實際所需單一成型大弧面飾條或小弧面飾修做為貼覆磁磚整平牆面時之外牆角外露飾面使用」（見本院卷第286 頁），是引證2
亦係用以裝飾磁磚牆面。又引證2 說明書第6 頁第17至18行記載：「其中之大弧飾面(11)亦可將飾面製成凹凸槽肋狀之弧形面(112) 」，即相當於系爭新型專利裝飾部之飾紋，故引證2 已揭露系爭新型專利請求項1 之「裝飾部設有飾紋」及請求項2所附加之「該裝飾部之飾
紋係形呈凹凸形狀」之技術特徵。
⑷引證3 揭示一種金屬裝飾條，說明書第4 頁第[0007]段記載：「一種金屬裝飾條，該裝飾條包括一壓條、一加工層與一圖層，該壓條包括一外露部、一固定部與一支撐部，該外露部為圓弧飾面，其一側延伸一固定部，另一側延伸一與固定部垂直連結的支撐部，使外露部、固定部及支撐部形成一中空槽道」（見本院卷第295 頁），配合其圖式第1 圖，引證3 外露部、固定部與支撐部即相當於系爭新型專利之裝飾部、定位部與抵接部。又引證3 說明書第7 頁倒數第2 行至第8 頁第1 行記載「其圖層13、22或烤漆層32花紋可配合磁磚或石板的紋路，使整體外觀更為協調一致」（見本院卷第296 頁反面至第297 頁），此一技術特徵即相當於系爭新型專利「裝飾部設有飾紋」之技術特徵。
⑸準此，引證1 、3 已揭露系爭新型專利定位部、裝飾部及抵接部等結構之技術特徵，而引證2 、3 則已揭露系爭新型專利「裝飾部設有飾紋」及「該裝飾部之飾紋係呈凹凸形狀」之技術特徵。原告雖主張引證1 、2 及3
均未揭露該裝飾部之飾紋係呈「髮絲形狀」及「間距不等之排列」之技術特徵，因該技術特徵可以使光線投射在飾紋之不等間距的線條時，降低反光效果，具有可以降低視覺落差的功效，故引證1 、2 、3 之組合無法證明系爭新型專利請求項7 不具進步性云云。惟查，系爭新型專利說明書記載：「由於習知磁磚條9之裝飾部921係呈光滑面，反光效果較佳，當磁磚81a 及磁磚81b 具有凹凸不平之表面，並且具有較差之反光效果時（特別是如設置於室外之牆面或地面之磁磚），使該裝設於二裝潢面8a及8b之間的該習知磁磚條9 顯得突兀，降低了整體裝潢之協調感，因此，該習知磁磚條9 實在有加以改善之必要。本創作之主要目的係提供一種磁磚條，可以設置於相鄰之磁磚之間，以降低該磁磚條與該相鄰之磁磚的視覺落差者。」、「本創作之磁磚條，係具有設有飾紋之裝飾部，使該磁磚條於使用時，可以減少該磁磚條之反光效果，進而達到降低與相鄰之磁磚之間的視覺落差之功效。」、「依據使用者之需求，飾紋123 係可以選擇由數個線條，形成如同呈髮絲形狀之紋路。例如，請參照第3 至6 圖所示，該數個線條可以具有不等之間距，以降低該裝飾部121 之反光效果，使該裝飾部121 具有較佳之質感；」（見本院卷第39頁正反面、第40頁反面），是以系爭新型專利之磁磚條係藉由飾紋呈「髮絲形狀」或「間距不等之排列」之技術特徵，用以降低磁磚條與相鄰磁磚間，因反光效果所產生之視覺落差，俾達成整體外觀協調一致之功效。而引證3 之創作係金屬裝飾條，因金屬材質裝飾條表面係呈光亮平滑質感，故亦具有反光而凸顯裝飾部之問題。此外，依引證3 說明書第7 、8 頁第[0019]段之記載，其創作特徵之「圖層或烤漆層花紋」，即係用以配合磁磚或石板的紋路，使整體外觀更為協調一致，且於貼設磁磚或石板時，往往會因現場施工之種種因素而出現壓條與磁磚或石板間有些微空隙，若是以素面光滑之單色金屬質材壓條，將大幅凸顯出不美觀的接縫與壁面水泥施工痕跡，若壓條表面為經特別設計過的花紋、圖案，將可有效掩蓋磁磚與壓條間縫隙（見本院卷第296 頁反面至第297 頁），故引證3 之創作亦具有降低視覺落差，俾使裝潢整體外觀協調一致之效果，是二者所欲解決之問題及功效相同。抑且，石板之紋路通常係呈間距不等之排列，至於裝飾部之飾紋呈「髮絲形狀」，則僅係表面紋路大小、粗細、花樣等單純的簡單變化，是系爭新型專利請求項7 之飾紋呈髮絲形狀且為間距不等之排列的技術特徵，僅為引證2 、3 所揭露技術內容之簡單變化。承前所述，引證1 、2 、3 均屬磁磚條相關技術領域之創作，引證2 、3 既已揭露磁磚條搭配飾紋之技術特徵，而引證3 之飾紋所欲解決之問題及功效，復與系爭新型專利請求項7 相同，所屬技術領域中具有通常知識者於參酌引證1 、2 、3 所揭露之技術內容，自有動機予以組合而輕易完成系爭專利請求項7 之創作，故引證1 、2 、3 之組合足以證明系爭新型專利請求項7 不具進步性。㈢引證2 、3 之組合足以證明系爭設計專利欠缺創作性：
⒈系爭設計專利係於102 年3 月11日申請，經被告審查核准專利，於103 年3 月11日公告，此有系爭設計專利公告本附卷可按（見本院卷第77頁），則系爭設計專利是否不具創作性，而有得撤銷事由，應以系爭新型專利核准審定時所適用之102 年6 月11日施行之專利法第122 條第2 項規定（下稱核准時專利法）為斷。按對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，且可供產業上利用者，得申請取得設計專利，核准時專利法第121 條第1 項、第122 條第1 項分別定有明文。然設計為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及時，不得取得設計專利，核准時專利法第122 條第2 項亦定有明文。
⒉系爭設計專利之創作內容：系爭設計專利之創作內容係設置於磁磚相接處，以用於裝飾之磁磚飾條。其設計特點在於其表面呈現如髮絲狀不規則排列之飾紋，如是構成整體外觀具特異視覺效果之設計，系爭設計專利之圖面如附圖2 所示（圖式所揭露之紅色填色部分，為本案不主張設計之部分）。
⒊創作比對分析：
⑴引證2 為81年3 月11日公告之我國第180465號「外牆面及凸形牆角用基準定角條追加㈠」專利案（圖式見附圖4 ），引證3 為99年8 月11日公告之我國第M386341 號「金屬裝飾條」專利案（圖式見附圖5 ），上開引證案公告日期均早於系爭設計專利申請日（102 年3 月11日），且均屬磁磚飾條相關技術領域之創作，故可為系爭設計專利之先前技術。被證1 則為網頁資料（網址：http://big5news.cnal.com/knowledge/20ledge/2007/07-02/000000000000000.shtml ），內容係中鋁網所刊載有關「表面拉絲處理」之鋁業常識，該文揭露「拉絲處理沒有統一的分類和叫法。通常根據表面效果不同分為直絲和亂絲。直絲又叫做發絲紋；亂絲又叫做雪花紋。」（見本院卷第171 、172 頁）。惟查，上開資料係屬網路上之資訊，該資料標題下方所記載「0000-00-00」，是否係公開日期，被告並未提出相關證據以資佐證，是以卷內證據資料，尚無從證明被證1 已於系爭設計專利申請日（102 年3 月11日）前公開，自無從作為系爭設計專利之先前技術。職是，以下僅就引證2 、3 之組合是否足以證明系爭設計專利欠缺創作性，加以審究。⑵查系爭設計專利之設計特徵在於磁磚飾條表面呈現如髮絲狀不規則排列之飾紋，而引證2 圖式第9 圖，已揭露定位條表面具飾紋的視覺效果。此外，引證3 係一種金屬裝飾條，如圖式第11圖所示，其已揭露概呈ㄇ形柱狀本體且表面具有紋路之外觀，參以說明書第7 頁倒數第2 行至第8頁 第1 行則記載「其圖層13、22或烤漆層32花紋可配合磁磚或石板的紋路，使整體外觀更為協調一致」（見本院卷第296 頁反面至第297 頁），而石板之紋路通常係呈不規則排列，故已揭露如系爭設計專利表面具有不規則排列飾紋之設計。是以，系爭專利與引證2 、3 之差異僅在於飾條本體是否為封閉矩形及飾紋是否為髮絲狀。此差異之設計要素，對於所屬技藝領域中具有通常知識者而言，僅係將磁磚飾條裝飾部由ㄇ形柱狀本體，修飾為封閉之柱狀本體。惟裝飾條底部是否為封閉狀並非視覺重點部位，至於飾紋呈「髮絲狀」，則僅係表面紋路大小、長短、粗細等線紋效果之簡單變化，而屬易於思及之線紋修飾，且整體觀之並未產生特異之視覺效果，故所屬技藝領域中具有通常知識者顯能依據並參考被證2 、3 所揭露之先前技藝之教示而輕易完成系爭專利之整體設計，故被證2 、3 足以證明系爭設計專利不具創作性。
六、綜上所述，被告昇毅鑫公司之系爭產品雖落入系爭二專利權利範圍，惟系爭二專利均有撤銷之原因，揆諸智慧財產案件審理法第16條第2 項之規定，原告於本件民事訴訟自不得對被告主張系爭二專利權。從而，原告依專利法第120 條、同法第142 條準用第96條第1 、2 項、第97條第2 項規定及公司法第23條第2 項、民法第195 條第1 項後段規定，請求被告連帶負損害賠償，且不得自行或委託他人製造、或為販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口侵害系爭二專利之物品，並刊登道歉啟事，均無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。
八、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　105　 年　　3　　 月　　22　　日智慧財產法院第三庭
法　官　林欣蓉
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　105　 年　　3　　 月　　22　　日書記官　鄭郁萱