智慧財產及商業法院 - 2104年度民專訴字第54號（侵害專利權有關財產權爭議等）

1智慧財產法院民事判決 2104年度民專訴字第54號 3原告HeraeusPreciousMetalsNorthAmericaConshohockenLL 4即反訴被告C（美商賀利氏貴金屬北美康舍霍肯有限責任公司）5 6 7法定代理人RobertKerprich 8輔佐人張偉銘 9訴訟代理人陳佳菁律師 10吳俐瑩律師 11許文亭 12張哲倫律師 13複代理人李協書 14被告碩禾電子材料股份有限公司 15即反訴原告 16法定代理人陳繼明 17訴訟代理人吳明珠 18被告陳繼明 19共同 20訴訟代理人徐瑞毅律師 21施志寬 22林哲誠律師 23複代理人范清銘律師 24上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於106年6 25月6日言詞辯論終結，判決如下： 26主文 27原告之訴及假執行之聲請均駁回。 11本訴訴訟費用由原告負擔。 2反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。 3反訴訴訟費用由反訴原告負擔。 4事實及理由 5甲、程序方面 6壹、本訴部分 7一、原告為依美國法律設立之外國法人，本件乃涉外民事事件， 8我國法院有國際裁判管轄權，且準據法應依我國法律，以及 9原告法定代理人於本院審理期間變更，並已聲明承受訴訟等 10情，業經本院於民國105年8月5日中間判決敘明（本院卷 11第270頁背面至第271頁），茲不復贅。 12二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告 13同意、請求之基礎事實同一、或不甚礙被告之防禦及訴訟之 14終結者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第1款、第2 15款、第7款定有明文。經查，原起訴聲明第2項為「被告等 16不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販 17賣、使用或進口系爭產品及其他侵害系爭專利權之產品。」 18、第3項為「前項聲明之侵權產品，應予回收並銷毀。」（ 19本院卷第5頁），嗣原告於104年12月24日具狀變更上 20開聲明為第2項「被告等不得製造、為販賣之要約、販賣、 21使用或進口用於形成太陽能電池電極之系爭產品。」、第3 22項「被告等不得使用系爭專利之技術。」及第4項「第二項 23聲明之太陽能電池用正面銀漿產品，應予回收並銷毀。」（ 24本院卷第171頁至背面），並經被告等同意（本院卷第 25141頁），經核原告所為訴之變更，其請求之基礎事實同一， 26且無甚礙被告之防禦及訴訟之終結，揆諸前揭說明，應予准 27許。 21貳、反訴部分 2按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及 3就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的，如專屬 4他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得 5提起，民事訴訟法第259條、第260條第1項分別定有明文。 6所謂反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法有牽連關係者，乃 7指反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係兩者之間，或反 8訴標的之法律關係與本訴被告作為防禦方法所主張之法律關係 9兩者之間，有牽連關係而言。即舉凡本訴標的之法律關係或作 10為防禦方法所主張之法律關係，與反訴標的之法律關係同一，11或當事人雙方所主張之權利，由同一法律關係發生，或本訴標12的之法律關係發生之原因，與反訴標的之法律關係發生之原因13，其主要部分相同，均可認兩者間有牽連關係（最高法院91 14年度台上字第262號判決意旨參照）。經查，本件原告以被告 15碩禾電子材料股份有限公司（下稱碩禾公司）銷售型號590、 16590A、600、610、620之太陽能電池用正面銀漿產品（下稱系 17爭產品）侵害其所有中華民國第I432539號「用於形成太陽能 18電池電極之導電糊」發明專利（下稱系爭專利），起訴請求被19告等排除侵害及損害賠償；被告碩禾公司即反訴原告則於104 20年7月20日以原告即反訴被告寄發、散布兩造間專利侵權爭 21議之訊息予被告碩禾公司之交易相對人，致其受有商譽及營業22損失，有違反公平交易法之情事提起反訴。經核反訴與本訴間23之標的及攻擊防禦方法相牽連，其提起反訴合於前揭規定，應24予准許。 25參、被告等抗辯系爭專利有應撤銷之事由，經本院前於105年826月5日作成中間判決如下：系爭專利請求項1（即原告主 27張更正之請求項1，下同）符合民國102年6月11日修正公 31布之專利法（下稱102年專利法）第26條第2項之規定。 2系爭專利說明書符合102年專利法第26條第1項之規定。 3被證36不足以證明系爭專利請求項1及其附屬項不具新穎性 4。被證37不足以證明系爭專利請求項1及其附屬項擬制喪 5失新穎性。被證36不足以證明系爭專利請求項1及其附屬 6項不具進步性。被證36與被證41至被證50中任一者及「 7通常知識」之組合不足以證明系爭專利請求項1及其附屬項 8不具進步性。被證44與被證41至被證43、被證45至被證 950中任一者及「通常知識」之組合不足以證明系爭專利請求 10項1及其附屬項不具進步性。爰就原告主張專利侵權之本訴 11部分、被告碩禾公司即反訴原告主張違反公平交易法之反訴 12部分續為審理，並為本件終局判決。 13乙、實體部分 14壹、本訴部分 15一、原告聲明求為判決：被告等應連帶給付原告新台幣（下同16）1,000萬元整暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年 17息5%計算之利息。被告等不得製造、為販賣之要約、販賣 18、使用或進口用於形成太陽能電池電極之被告型號為：590、 19590A、600、610、620太陽能電池用正面銀漿產品。被告等 20不得使用中華民國第I432539號發明專利「用於形成太陽能電 21池電極之導電糊」之技術。第二項聲明之太陽能電池用正 22面銀漿產品，應予回收並銷毀。訴訟費用由被告等連帶負 23擔。就第一項、第二項及第三項之聲明，原告願以現金或 24同額之可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。並主張略 25以： 26由被告碩禾公司103年年報（原證74）、官方網站（原證10 27、72）所載內容可見，被告碩禾公司及其所屬集團跨足太陽能 41產業之上游（導電漿材料、矽晶圓）、中游（太陽能電池）及2下游（太陽能電廠），除製造、銷售系爭產品外，確有研發、 3製造太陽能電池之行為及設備，於鈞院執行證據保全當日被告 4碩禾公司正以燒結爐燒製系爭產品用以形成太陽能電池電極， 5經鈞院詢問被告碩禾公司之品管處副處長○○○：「關於剛才 6勘驗現場燒結爐溫度是關於哪些型號產品的溫度？」，其以證 7人身份稱：「是正銀600、590、620型號產品的型號，那是從 8第1至6區的機台」（原證196保全證據筆錄第3頁）。被 9告碩禾公司係直接實施系爭專利之技術手段（詳後述），已構 10成直接侵害系爭專利，卻辯稱其未製造太陽能電池云云，甚至11竄改官方網頁以湮滅侵權證據，該等臨訟辯詞皆不足採信。 12被告碩禾公司再販售系爭產品予太陽能電池製造商而與太陽能13電池廠商共同侵害系爭專利之幫助行為，屬民法第185條之共 14同侵權行為： 15被告碩禾公司在103年年報中揭露其正面銀漿之用途係用於 16形成太陽能電池之正面銀電極（原證4第60頁），而依原 17告提出之公開資料顯示，系爭產品確販售至國內太陽能電池 18廠，且市佔率達9成以上（原證63至68），例如昱晶能源 19科技股份有限公司（下稱昱晶公司）、元晶太陽能科技股份 20有限公司、太陽光電能源科技股份有限公司之主要產品均為 21太陽能電池，被告碩禾公司為其主要原料「膠料」、「導電 22膠」之主要供應商（原證285至287），則在系爭產品販售 23予下游太陽能電池廠商且必然100%用於形成太陽能電池之 24正面銀電極，別無他用（此為典型民事訴訟法第278條所定 25無庸舉證之事實）之情形下，系爭產品既已被證明落入系爭 26專利請求項1之專利權範圍（詳後述），故本件太陽能電池 27廠商為直接實施系爭專利請求項1之直接侵權人，被告碩禾 51公司則係提供系爭產品幫助太陽能電池廠商侵害系爭專利之 2共同侵權人。 3依被告碩禾公司103年年報所載，其導電漿產品為目前市場 4主流之結晶矽太陽能電池之關鍵材料，系爭產品之用途即係 5作為太陽能電池正面銀電極（原證69第45頁、第50頁、 6第59頁），倘太陽能電池廠商無系爭產品，即無法形成太 7陽能電池之正面電極，而實施系爭專利請求項1之全部技術 8特徵，亦即系爭產品除形成太陽能電池正面電極外，別無其 9他用途。故被告碩禾公司製造、銷售系爭產品幫助太陽能電 10池廠商實施侵害系爭專利之行為，對於本件侵權結果之發生 11有相當因果關係。 12被告碩禾公司為太陽能導電漿產品領域之專業廠商，對於系 13爭專利之存在及其太陽能電池製造廠客戶利用系爭產品實施 14系爭專利產製太陽能電池電極之行為，應無不知之理，其製 15造、販賣系爭產品幫助太陽能電池製造廠實施系爭專利技術 16之幫助侵權行為，顯出於故意而共同侵害原告之系爭專利。 17原告已證明被告碩禾公司或其客戶於燒製太陽能電池電極所使18用之溫度落入系爭專利請求項1「500至900℃」之範圍： 19系爭專利請求項1中「500至900℃」之燒製溫度不應視為 20限制條件，即便屬限制條件亦係指太陽能電池於燒製時之「 21晶圓溫度」而非「燒結爐設定溫度」，本發明所屬技術領域 22中具有通常知識者均知製備太陽能電池電極之「燒製」步驟 23是指燒製太陽能電池晶圓上之「導電糊」以形成太陽能電池 24「電極」，其屬於一種化學作用，燒製行為係發生在「晶圓 25」及晶圓上之「導電糊」，重點在於使導電糊有效燒穿晶圓 26上之抗反射膜，但又不能過度燒穿以致傷害下面的擴散層， 27甚至是矽基板，從而達成歐姆接觸，而「燒製溫度」即係可 61以達成上述作用的溫度。技藝人士閱讀系爭專利請求項1之 2文字後，自然會認定該溫度係指在「燒製導電糊之過程中導 3電糊達到之溫度」，由於在燒製過程中導電糊已網印於太陽 4能電池晶圓上，導電糊與太陽能電池晶圓「接觸」並產生「 5燒穿」之化學作用，故導電糊所達到之溫度實質等同於太陽 6能電池之晶圓溫度。 7系爭專利請求項1根本未記載燒結爐，根據「禁止讀入原則 8」，毫無解釋為「燒結爐設定溫度」之空間；本發明所屬技 9術領域中具有通常知識者均知太陽能電池電極之品質取決於 10晶圓實際達到之溫度，因為在燒製導電糊之過程中燒結爐之 11設定溫度與晶圓之實際溫度之間常有落差，且兩者之間無普 12遍適用之關係，此亦為導電糊供應廠商會於產品規格書中普 13遍提供燒製溫度曲線（以晶圓溫度繪製）並以「setpoint（ 14orsettemperature）」與「firingtemperature」區分「燒結爐 15設定溫度」及「晶圓溫度」之原因（原證103至106）。因 16此，在技術文件中除非特別表明燒製溫度係指燒結爐之設定 17溫度，否則通常知識者將會認為該燒製溫度係指晶圓之溫度 18，此有被證16、被證161、被證173、原證102至106、原 19證120至122、原證126、原證140及原證250至266等技 20術文獻可證。 21縱將系爭專利請求項1之「500至900℃」解釋為限制條件 22，亦應指「晶圓溫度」，鈞院於104年7月23日保全證據 23拍攝被告碩禾公司燒結爐當時所設定之最高燒製溫度雖為「 24920℃」，然根據上開提及晶圓溫度之文獻或專利內容（包 25含被告總經理黃文瑞投影片及被告產品規格書），因被告碩 26禾公司燒製導電漿之時間「不到20秒」，其真正的最高燒 27製溫度實低於900℃，故被告碩禾公司不但係在系爭專利請 71求項1之範圍進行燒製，更教示其客戶以此條件實施系爭專 2利。縱按照被告碩禾公司之解釋，認定系爭專利請求項1之 3燒製溫度係指燒結爐之設定溫度，由於被告碩禾公司係利用 4與系爭專利實質相同的方式、執行實質相同之技術特徵而達 5到實質相同之技術效果，按照均等論之判斷原則，被告碩禾 6公司運用最高920℃之燒結爐設定溫度與系爭專利無實質差 7異，二者為均等，被告碩禾公司之行為亦侵害系爭專利。 8如前述，被告碩禾公司已於其公司網站上自承有「太陽能電 9池生產線」（原證10、72），無異自認其有直接侵害系爭 10專利之行為，被告碩禾公司雖以「研究或實驗」置辯，卻多 11次自承「被告公司針對系爭產品會進行品保測試」、「為品 12保目的而為燒製行為」、「為測試導電漿品質而採購與Cell 13廠相同量產設備」、「燒製導電漿並非僅為品保測試」（原 14證109保全證據筆錄第4頁、被告答辯(1)狀第7頁、答辯 15(6)狀第5頁、被證28第6點說明及答辯(12)狀），足以證 16明被告碩禾公司每日大量、例行之「品保測試」行為，已嚴 17重逾越專利法第59條第1項第2款以促進「發明之改良或 18創新」之立法意旨，而應認已違反比例原則，不論依我國專 19利法之立法目的、經濟部智慧財產局（下稱智財局）所頒訂 20之專利法逐條釋義或美國之判例法，被告碩禾公司之行為屬 21實施系爭專利之直接侵權行為，而無從適用專利法第59條 22第1項第2款之試驗免責。 23系爭專利申請專利範圍之解釋不應限於無鉛（或鉛含量為 241000ppm以下或更小），不論系爭產品之鉛含量為何，均落入 25系爭專利請求項1之範圍： 26僅在對於申請專利範圍中之記載有疑義而須釐清時，始有進 27一步審酌發明說明、圖式為解釋之必要，否則應僅以請求項 81記載之內容為依據，而系爭專利請求項1已載明「…其中該 2導電糊係包括：一種包含銀作為主成分之導電粉、玻璃料、 3及有機媒液的太陽能電池電極形成用之導電糊…」，所屬技 4術領域中具有通常知識者對於上揭文字之理解，可得知其所 5界定之「導電糊」成分，據此，系爭專利請求項1之文字本 6身就「導電糊」之界定十分明確，不但與系爭專利說明書第 77頁第19至21行之定義相符，亦與所屬領域中具有通常知 8識者之認知相符，實無解釋之必要。 9系爭專利請求項1既未提及「鉛」，更完全未載有「鉛含量 10」等文字，逕行以系爭專利說明書第11頁第10至11行之 11記載，將導電糊解釋為「無鉛」甚或是「鉛含量為1000ppm 12以下」，不啻是違反禁止讀入原則。若將系爭專利請求項1 13為上述解釋，則原告之專利權範圍將被大幅限縮，任何意圖 14剽竊系爭專利成果之人只要於其導電糊產品中添加極少量之 15氧化鉛，即可規避侵權之責任，甚至因氧化鉛含量略高於 161000ppm之導電糊於業界與「無鉛」無異，侵權之人更可 17於業界中宣稱其產品為無鉛產品而吸引重視環保之客戶，如 18此結果根本係鼓勵「剽竊」他人專利成果。 19系爭專利說明書第11頁第10至11行雖載明：「本發明之 20導電糊本質上不含鉛成分，且特定言之，導電糊之鉛含量為 211000ppm或更小」，惟上開內容係位於系爭專利說明書之 22實施方式中，其首段揭示「以下解釋依照本發明之導電糊及 23太陽能電池裝置的一個具體實例，但是本發明之範圍不受其 24限制」（系爭專利說明書第7頁第17至18行），顯見第 2511頁第10至11行所載僅為本發明之一個具體實例，請求 26項之範圍不受其限制，該段文字係在敘述系爭專利導電糊不 27含鉛之實例，且「導電糊之鉛含量為1000ppm或更小」係 91在特定說明或進一步限定「本質上不含鉛成分」之真正意涵 2，而與系爭專利之導電糊含鉛之態樣完全無關。倘僅憑上開 3內容而可認專利權人最初已放棄含鉛之範圍，則由系爭專利 4說明書第7頁第17至18行及請求項未限定無鉛之事實，豈 5非更可證明專利權人最初並未有任何放棄含鉛範圍之意圖。 6另由日本優先權母案之專利說明書第0012段載明「本發明 7之目的在於提供一種太陽能電池電極形成用導電性糊，即使 8不含鉛仍可形成獲致良好太陽能電池特性的電極。」益證其 9原意顯然未限制本發明僅為無鉛或自願放棄含鉛之範圍。 10在太陽能電池之導電糊中，使用含有氧化鉛之玻璃料本是習 11知，而系爭專利之重點在於使用含碲之玻璃料，以達成易於 12控制燒穿、良好歐姆接觸及燒製溫度依附性低等功效，並非 13藉由控制鉛含量達成上述功效，故請求項1之導電糊（或玻 14璃料）是否含鉛及鉛含量根本非系爭專利之發明重點，亦非 15必要技術特徵。依本件中間判決之意旨，系爭專利請求項1 16之導電糊應解釋為「可含鉛」及「不含鉛」，且「含鉛」及 17「不含鉛」之範圍皆為說明書所支持，對所屬技術領域中具 18通常知識者而言，「無鉛」之標準等同於「鉛含量為1000 19ppm以下」，有歐盟RoHS指令所規範之「無鉛（Lead-Free 20）」標準，其中鉛的管制限值為1000ppm（原證242、243 21）可稽，故並無解釋為應限於「可含鉛，但鉛含量為 221000ppm以下」之可能。 23因系爭產品均屬用以製造太陽能電池電極之含有特定碲玻璃 24料之導電糊，為達到容易燒穿控制、形成歐姆接觸之目的， 25不論其鉛含量為何，均落入系爭專利請求項1之範圍。至被 26告等辯稱依據台灣檢驗公司之ICP鑑定結果，系爭產品之「 27鉛含量」皆超過1000ppm云云，惟系爭產品導電糊含有「 101有機媒液」，在鑑定前已將樣品烘烤以移除有機媒液，故被 2告所列之鉛含量並非真正之數據，此部分之計算顯然有誤。 3依據台灣檢驗公司之EDX報告，已足以證明所有系爭產品所 4含之玻璃料均落入系爭專利請求項1所載「含有具有30至90 5莫耳%氧化碲作為網路形成成分之碲玻璃料」之範圍： 6台灣檢驗公司以EDX方法檢測鈞院於證據保全當日查扣被 7告碩禾公司型號OOO、OOO、OOO、OOO、OOO、610、 8620之正銀漿料，各樣品取10顆不同玻璃粒子分析其組成 9份含量（元素wt%），取平均後換算成穩定氧化物莫耳%， 10依EDX報告第56頁表4之數據顯示，所測試樣品中玻璃料 11之氧化碲含量介於OOO莫耳%至OOO莫耳%，全數落入 12系爭專利更正後請求項1「含有具有30至90莫耳%氧化碲 13作為網路形成成分之碲玻璃料」之範圍。由上述數據亦可知 14，不論產品型號或副型號為何，被告正銀漿料中玻璃料之氧 15化碲含量均十分相似，足證系爭產品之所有型號，甚至其它 16原告未列舉之型號，均係使用「含有具有30至90莫耳%氧 17化碲作為網路形成成分之碲玻璃料」。 18被告等宣稱原告就系爭產品所為之EDX分析結果與台灣檢 19驗公司之EDX報告未盡一致，因此EDX分析方法不可採云 20云。實則系爭產品本有諸多副型號（此自保全證據期日所扣 21得之系爭產品包括OOO、OOO、OOO、OOO、OOO等副型 22號即可知悉），被告等自承會為客戶需要調整配方客製化導 23電漿（原證74第1頁），然就本件專利侵害鑑定而言，重 24點在於系爭產品是否使用具有30至90莫耳%氧化碲之玻璃 25料，至於各副型號間之差異為何實非所問。原告已盡合理努 26力取得被告碩禾公司之系爭產品以證明系爭產品所用玻璃料 27含有系爭專利所界定之30至90莫耳%氧化碲，復加上台灣 111檢驗公司之EDX及ICP報告亦呈現相同結果，被告碩禾公 2司侵害系爭專利之事實已堪明確。 3被告等稱被證9第53頁顯示EDX分析之相對誤差，可能具 4有5%至50%不等之差異云云。然而被證9第53頁所揭示 5者為中國國家標準對於EDS定量容許誤差的要求，根據該 6頁所記載含量越高，其相對誤差越小，元素含量高於20wt% 7者，其誤差甚至遠小於5%；於第55頁更記載「新型EDS 8對中等原子序數的主元素、無重疊峰的定量相對誤差約為 92%或更小」，而本件待測樣品中之碲元素顯然為中等原子 10序數的主元素，依前揭記載，台灣檢驗公司之EDX報告中 11關於碲元素數據之相對誤差應「約為2%或更小」；況台灣 12檢驗公司係以EDX方法分別對同一種樣品進行「十次」測 13試，如有任何的誤差，其將十次測試數值平均後所得之數據 14更能減少該誤差範圍。據此，被告等稱本件氧化碲含量具有 155%至50%之誤差實不足採。 16被告等根據被證10稱EDX係作為初步分析之用，至多僅能 17得到受測樣品化學組成之初步資料；又台灣檢驗公司之 18EDX鑑定報告以及EAG公司網頁皆記載EDX為「半定量 19分析」，故顯示EDX無法定量分析云云。然而被證10表二 20清楚記載EDX之偵測極限可達0.1%，於第99頁左欄更說 21明在EDX分析後，若要對含量少的元素進行準確度較高的 22定量分析，可再進行另一種WDS（WavelengthDispersive 23Spectrometer；波長分散光譜儀）分析，由此可見，EDX確 24實可作為定量分析，僅不過是對於含量少之元素之準確度可 25能略有不足。而所謂「半定量分析」其意義如同被證10之 26「初步分析」，係指對於含量少之元素之準確度較為不足， 27並非表示EDX方法完全無法用於定量分析。本件之鑑定目 121的係測量樣品中玻璃料之氧化碲含量是否為30莫耳%以上 2，顯然EDX之準確度已足夠。 3被告等稱EDX方法無法測出原子序較低之元素，如OOO、 4OOO、OOO，根本無法確認受測樣品中所有之元素，故亦 5無從得知其中氧化碲的莫耳比云云。然判斷系爭產品是否侵 6害系爭專利請求項1，旨在得知導電漿中的玻璃料組成，而 7非導電漿中來自各種不同成分的所有元素組成，況台灣檢驗 8公司之EDX報告測得OOO、OOO、OOO等低原子序元素 9，而OOOOOOO，原證267亦顯示可測OOO，故EDX報告 10中未測得OOO及OOO之原因為玻璃料中不存在上開元素 11；即使將ICP報告所測得之所有OOO及OOO皆當作來自 12玻璃料的成分，換算EDX報告之數據後玻璃料中氧化碲含 13量仍然大於30莫耳%。 14台灣檢驗公司之EDX及ICP分析結果不一致係源於添加劑， 15此二報告顯示所有系爭產品玻璃料中之氧化碲含量均超過系爭16專利請求項1所界定之30莫耳%，而落入系爭專利請求項1 17之範圍： 18台灣檢驗公司以ICP方法檢測系爭產品，其不同於EDX方 19法可直接檢測玻璃料，而係檢測導電漿移除有機載體後之其 20餘固體成分，因被告等已自承系爭產品含有眾多添加劑（見 21被告105年9月21日民事聲請秘密保持命令補充理由狀第 222至3頁），但使用ICP方法無法區分所測得元素係來自玻 23璃料或添加劑，承前述，既EDX方法可用於定性，並可測 24得硼之原子數以上之元素，故ICP報告中測得未被EDX方 25法測得且原子數等於或大於硼以上之元素成分，即O、O、 26O、O及O，顯然來自被告自承其所選用之添加劑。至於 27ICP報告中原子數小於O之元素「O」，可能是來自玻璃料 131，也可能來自添加劑，縱當作來自玻璃料的成分，代入 2EDX報告中計算而得之氧化碲數據，亦確實大於30莫耳% 3。再由ICP報告之二氧化矽數據高於EDX報告，亦可合理 4推知系爭產品中被告自承其所選用之添加劑含有非常高量的 5含矽化合物（即非金屬/非金屬氧化物）。綜上，原告係基 6於EDX、ICP報告顯示系爭產品含有金屬/金屬氧化物添加 7劑、被告等關於系爭產品含有添加劑之主張、EDX及ICP 8分析方法之操作差異性等事實，而主張EDX與ICP分析結 9果不一致係源於添加劑，若被告等抗辯原告主張不實，應提 10出證據證明，而非空言辯稱系爭產品不含金屬/金屬氧化物 11添加劑云云。 12在未考量有添加劑之狀況，ICP報告第26頁表5就已經顯 13示受測樣品之氧化碲含量均高於OOO30莫耳%，若將ICP 14報告如前述屬於添加劑之成分扣除，則所有樣品所換算之「 15氧化碲」莫耳%必然全數超過30莫耳%，落入系爭專利更正 16後請求項1所界定「30至90莫耳%」之範圍。 17被告等稱其添加劑係指有助於印刷步驟之添加劑，不會是任 18何如金屬氧化物之無機物，且在乾燥過程中揮發殆盡云云。 19惟被告等既援引系爭專利說明書中第11頁第4段揭示「其 20可如所需將常作為添加劑之塑性劑、黏度調整劑、界面活性 21劑、氧化劑、金屬氧化物、有機金屬化合物等之一種或以上 22以不損及本發明效果之程度加入本發明之導電糊…」，用以 23說明何謂「合適添加劑」（被告民事聲請秘密保持命令補充 24理由狀第2頁），而該段落亦記載導電糊之添加劑可為金屬 25氧化物等，顯然其原意絕非僅指被告碩禾公司之眾多添加劑 26係屬一種「不會是任何如金屬氧化物之無機物，且在乾燥過 27程中揮發殆盡」之添加劑。 141被告等引用被證201查核指引第5頁之記載內容，宣稱本件 2ICP鑑定報告有5%至10%之誤差云云，係臆測之詞。蓋被 3證201所記載之「±10%」係指該執行檢量線查核時所容許 4的誤差範圍，非指一般機構以ICP方法測試樣品時必然存在 5之誤差範圍；況台灣檢驗公司在本件中以ICP方法分別對「 6同一」樣品進行「三次」測試，如有任何的誤差，其將三次 7測試數值平均後所得之數據更能減少該誤差範圍。 8系爭專利請求項1之「氧化碲」應指「二氧化碲」，任何鑑 9定方法所測得系爭產品玻璃料中之碲應一律以二氧化碲計算之 10，本件閎康公司之XPS報告毋庸採納： 11本件中間判決業已認定系爭專利請求項1之「氧化碲」應為 12「二氧化碲」，實無再區分不同種碲氧化物之必要，在此前 13提下，任何鑑定方法所測得系爭產品玻璃料中之碲應一律以 14二氧化碲計算之，至於氧化碲在玻璃中所真正存在之網路結 15構則非所問。被告等辯稱製造導電漿時玻璃會經過高溫加熱 16的過程，所以二氧化碲這種特殊氧化態的含量會有所改變， 17因此以XPS測量二氧化碲的含量是有必要的，以ICP或 18EDX進行試驗只能得到Te這個元素的含量，無法得到二氧 19化碲的含量究竟多少云云。惟玻璃料原料中之碲元素在製成 20導電糊後不會消滅，且被告等自承系爭專利請求項1之「氧 21化碲」係指「二氧化碲」，顯然其係將「玻璃料」區分為玻 22璃料原料（即用於製備導電糊之玻璃料）及導電糊中所含之 23玻璃料（即已摻混在導電糊中的玻璃料），而認定導電糊中 24所含之玻璃料中碲的其他氧化態化合物皆是由玻璃料原料中 25之二氧化碲改變而來。因此，藉由EDX方法測試系爭產品 26並將碲元素換算為二氧化碲，即足以得知玻璃料原料中所含 27之二氧化碲含量，判定系爭產品是否落入系爭專利請求項1 151。 2閎康公司以XPS方法所鑑定之玻璃料係導電糊中所含之玻 3璃料，並非玻璃料原料，即使測得任何關於非屬二氧化碲之 4碲氧化物之數據，僅能代表導電糊中所含之玻璃料之測試結 5果，況如前述，非屬二氧化碲之碲氧化物亦是由玻璃料原料 6中之二氧化碲改變而來；且被告已自承「XPS方法係用於鑑 7定玻璃粉」、「依現有技術無法從導電漿完全分離銀元素， 8銀的XPS訊號會嚴重干擾試驗結果，導致無法分析玻璃料 9的訊號」（見被告答辯(4)狀第3、4頁），既被告認為銀的 10XPS訊號會嚴重干擾試驗結果故無法直接以XPS測試導電 11漿，該缺失並無法藉由搭配ICP方法解決，更何況ICP方 12法與EDX方法相同，均無法測得元素的氧化態，被告辯稱 13必須搭配XPS及ICP方有可能達成鑑定目的云云，顯不可 14採。故本件閎康公司以XPS方法測試「導電漿」所獲結果 15並不可採。 16縱參酌閎康公司之XPS報告，經正確地解讀後並非指系爭 17產品之玻璃料含有被告等所稱之「非『二氧化碲』之碲的其 18他氧化態化合物」，而是指系爭產品之玻璃料中含有兩種碲 19「鍵結狀態」，分別為TeO4三角雙錐及TeO3三角錐結構單 20元，其氧化態皆為+4，故系爭產品之玻璃料僅含有「與『二 21氧化碲』相同氧化態之碲氧化物」。 22二、被告等答辯聲明：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔 23。如受不利判決，被告等願供擔保免除假執行。並辯稱略 24以： 25系爭專利為「用途專利」，並非物之發明，被告碩禾公司之導26電漿「產品」不可能侵害系爭用途專利，且被告碩禾公司並未27製造由系爭專利之方法直接製成之「太陽能電池電極」，不可 161能侵害系爭專利： 2系爭專利申請人昭榮化學工業股份有限公司（下稱昭榮公司 3）於102年7月15日向智財局所提出之申復理由書中，已 4自承「修正本案申請專利範圍第1至7項之標的為導電糊之 5用途項」（被證1），故系爭專利請求項之標的並非「導電 6糊」本身，而在於「應用導電糊之步驟」，亦即「使用『導 7電糊』之方法」，其中該方法係將導電糊藉由「以500至 8900℃燒製而形成太陽能電池電極」。惟製造或銷售導電糊 9產品並非專利法第58條第3項所定實施系爭專利之方法， 10且依據系爭專利之方法「直接製成之物」為「太陽能電池電 11極」，亦非被告碩禾公司所製造或銷售之未經燒製的「導電 12糊」，是被告碩禾公司之導電漿「產品」不可能侵害系爭用 13途專利。 14被告碩禾公司製造導電漿後，係直接將未經燒製之導電漿販 15售給太陽能電池廠商，再由該等廠商將導電漿燒製於太陽能 16電池，被告碩禾公司並未從事「太陽能電池」之製造，此為 17太陽能產界公知之事實。於103年度之公司年報已清楚載明 18，被告碩禾公司之產品僅有導電漿產品，而不包含太陽能電 19池產品（被證26）；復於103年度發行國內可轉換公司債 20之公開說明書亦清楚載明，被告碩禾公司及其子公司之產品 21僅有導電漿及太陽光電能發電系統（由被告碩禾公司之子公 22司所經營，僅販售電力，而未涉及太陽能電池之製造），並 23不包含太陽能電池產品（被證27）；被告碩禾公司網站「 24產品綜覽」項之「太陽能電池解決方案」，係指由被告碩禾 25公司提供良好材料，以便客戶可據此製作出最高效及競爭力 26之太陽能電池（HighestEfficiency&CompetitiveSolarCell）27，而非指製造太陽能電池本身，在公司年報中關於太陽能電 171池設備之記載，亦已說明僅係製造太陽能電池之材料或實驗 2測試用之設備（被證28）。至於原證10被告碩禾公司網頁 3雖記載公司有小型太陽能電池生產線，然此係指供測試導電 4漿品質用之測試線，被告碩禾公司已在網站上更正。 5被告碩禾公司並未製造生產太陽能電池，亦經鈞院至被告碩 6禾公司現場證據保全所確認。原告既主張被告碩禾公司構成 7間接侵權，顯見原告明知被告碩禾公司確實並未製造生產太 8陽能電池，故根本不可能直接侵害系爭用途專利。另被告碩 9禾公司黃文瑞總經理於104年10月13日光電展前之記者會 10已公開表示「碩禾是導電漿廠，不做太陽能電池，現在做太 11陽能發電廠，這能夠獲得穩定的收益，電池、模組等材料就 12向台灣的同業購買。」（被證86），倘被告碩禾公司如原 13告所稱有製造太陽能電池，理應致力推廣該業務，焉有可能 14反其道而行，益證被告碩禾公司並未製造太陽能電池。 15現行專利法根本不承認間接侵權，至於民法第185條第2項 16造意或幫助之共同侵權行為部分，原告亦未證明太陽能電池廠17有何直接侵權行為存在以及被告碩禾公司有何故意造意或幫助18侵權之行為，姑不論系爭產品成分並未落入系爭專利所界定之19範圍（詳後述），太陽能電池廠商既不知悉被告碩禾公司「導20電漿之成分」為何，顯然不可能具有侵害系爭專利之故意或過21失，根本不可能構成直接侵權行為，被告碩禾公司自無從與太22陽能電池廠商成立造意或幫助之共同侵權行為，實則，以何溫23度燒製導電漿形成電池電極，屬於各家太陽能電池廠之機密，24導電漿成分則為被告碩禾公司商業機密，被告碩禾公司不可能25與下游太陽能電池廠商構成共同侵權行為，原告主張被告碩禾26公司有造意或幫助之共同侵權行為，顯然毫無根據。 27被告碩禾公司燒製導電漿之行為係以「測試實驗」為目的，非 181系爭專利權效力所及，且被告使用之燒結爐「最高設定溫度為 2920℃」，並未落入系爭專利範圍： 3被告碩禾公司燒製導電漿非僅為品保測試，同時亦研究實驗 4導電漿之性質及功效，實際上導電漿廠商必然須透過燒製導 5電漿之過程，以了解導電漿功效，此有原告輔佐人○○○於 6鈞院104年12月7日庭訊稱：「原告公司與被告公司都是 7一樣，在實驗室中都要做大量的燒結，因為這是為了導電糊 8產品的研發」等語可稽，故被告以研究實驗為目的燒製導電 9漿，但未製造銷售太陽能電池（即依據系爭專利方法所直接 10製造之物），不致於影響系爭專利權人之經濟利益，應符合 11專利法第59條第2項研究實驗免責之規定。 12本件中間判決已認定系爭專利請求項1中「藉由以500至 13900℃燒製而形成太陽能電池電極」之燒製溫度屬於「限定 14條件」且係指「最高溫度」，而由系爭專利之內部證據（包 15含：系爭專利說明書第5頁最末段所揭示之先前技術即被證 16173之WO2006/132766號專利、系爭專利申請人昭榮公司於 17被證158申復理由書第11頁提及之被證159我國公開第 18200826168號專利申請案、系爭專利請求項1使用之文字、 19系爭專利說明書表4實施例之敘述）以及外部證據（包含： 20原證102、103、262及被證56至67、75至80、89至90、 21153、160至161、176至196之其他關於燒製導電漿形成太 22陽能電池電極的專利或文章）所示，均足證系爭專利所謂「 23燒製溫度」係指「燒結爐之最高設定溫度」，而非原告主張 24之晶圓實際溫度。104年7月23日鈞院會同原告訴訟代理 25人至被告碩禾公司廠房執行保全證據程序時，被告碩禾公司 26為品保實驗目的所使用燒結爐之設定溫度為「920℃」，此 27亦當場由原告訴訟代理人確認，故並未落入系爭專利請求項 1911所界定「500至900℃」之文義範圍。 2系爭專利申請人昭榮公司於103年1月15日向智財局所提 3出之申復理由書，在第5頁至第8頁的敘述中將系爭專利請 4求項之範圍限縮為「500至900℃」（被證74），明確放棄 5「500至900℃以外」之燒製溫度範圍，以區隔智財局提出 6之引證文獻，故依「禁反言原則」，系爭專利關於「500至 7900℃以外」之燒製溫度範圍已不得再行主張；又系爭專利 8說明書在第5頁最末段「發明說明」中，援用日本專利公告 9第0000-000000A號（WO2006/132766號專利之日文翻譯） 10作為先前技術，而該先前技術之說明書中已具體明確提到「 11最高之爐設定溫度為約650℃至約1000℃」、「燒製溫度 12為650至1000℃」、「在三區域之溫度設定為780℃、810 13℃、以及930℃至970℃」等（被證173），換言之，系爭 14專利說明書已揭露較多的「以900℃至約1000℃之燒製溫 15度燒製太陽能電池」之技術手段，且在申請階段即以「500 16至900℃」之範圍加以限制而未主張「900至1000℃」之範 17圍，從而依「貢獻原則」，在系爭專利說明書中已被明確具 18體揭露之「以900℃至約1000℃之燒製溫度燒製太陽能電 19池」之技術手段應被視為貢獻給公眾。準此，被告碩禾公司 20為品保實驗目的所使用「最高設定溫度920℃」因適用「申 21請歷史禁反言」及/或「貢獻原則」等阻卻均等侵權之原則 22，並未落入系爭專利請求項1所界定「500至900℃」之均 23等範圍。 24姑不論被告燒製導電漿之行為係以「測試實驗」為目的，而 25非系爭專利權效力所及，如前述，由於系爭專利請求項為「 26用途專利」而非「物之專利」，且系爭產品之鉛含量超過 271000ppm、TeO2含量遠小於30莫耳%（詳後述），被告碩 201禾公司為品保實驗目的所使用之燒結爐「最高設定溫度920 2℃」亦超過系爭專利所界定之最高溫度「500℃至900℃」 3，基於「全要件原則」皆未落入系爭專利請求項之範圍。 4系爭專利請求項1至7之含鉛量應解釋為不高於1000ppm， 5依據台灣檢驗公司鑑定結果，系爭產品之「鉛含量」皆超過 61000ppm，並未落入系爭專利範圍： 7系爭專利申請人昭榮公司於日本優先權母案中，將專利範圍 8修正為「氧化鉛含量為1000ppm以下」，在歐洲對應案中 9更修正限縮為「無鉛」（被證125），由系爭專利說明書中 10明確揭示「本發明之一個目的為提供一種用於形成太陽能電 11池電極之導電糊，其無鉛但可形成提供良好之太陽能電池特 12性的電極」、「本發明可得到一種可用於形成太陽能電池電 13極之導電糊，其具良好之太陽能電池特性但未如過去含有任 14何鉛玻璃」、「本發明之導電糊本質上不含鉛成分，且特定 15言之，導電糊之鉛含量為1000ppm或更小」，顯然系爭專 16利係排除使用含鉛之玻璃料，被告等因而主張系爭專利申請 17專利範圍中含鉛部分不為說明書所支持，即系爭專利應無效 18；被告等先前雖未主張系爭專利申請專利範圍應解釋為「含 19鉛量小於1000ppm」，然此不影響鈞院依職權認定系爭專 20利申請專利範圍應限縮解釋為氧化鉛含量在1000ppm以下 21，此完全符合被告主張系爭專利應不含鉛之本旨。 22若鈞院認定系爭專利可含鉛，則因鉛含量未於系爭專利各請 23求項之文義中界定，屬於請求項之記載有未臻清楚之處，自 24應先審酌系爭專利說明書是否有關於鉛含量之相關說明。於 25系爭專利說明書第11頁明確記載：「本發明之導電糊本質 26上不含鉛成分，且特定言之，導電糊之鉛含量為1000ppm 27或更小。」除此之外，說明書並未有任何類如「氧化鉛可如 211所需以不損及本發明效果之程度加入本發明之導電糊」、「 2氧化鉛之含量並未特別限制」等一般通常知識之記載，亦未 3有任何含鉛量為1000ppm以上之導電糊樣品（而非比較性 4樣品）的具體例示，通常知識者綜觀系爭專利說明書、申請 5專利範圍及圖式三者整體之技術內容，於欠缺鉛含量得為 61000ppm以上之教示或建議下，自無可能得出鉛含量係任意 7範圍或可超過1000ppm以上之結論。 8本件中間判決中有關鉛的部分，僅討論系爭專利之有效性， 9而非作申請專利範圍解釋，亦未就鉛含量部分作出任何申請 10專利範圍解釋。無論如何解釋系爭專利說明書中含鉛或不含 11鉛的用語，如前述，系爭專利說明書已明確限定鉛含量為 121000ppm以下，如假設系爭專利可包含鉛，當然應解釋其鉛 13含量不高於1000ppm，此與中間判決理由無任何矛盾，且完 14全符合系爭專利說明書之揭示。而依台灣檢驗公司ICP報告 15之表1數據顯示，所測樣品之鉛含量皆超過1000ppm，顯然 16並未落入系爭專利之範圍。 17原告稱ICP報告已移除有機媒液，被告所列非真正鉛含量云 18云，然原告輔佐人○○○已自承在此產業技術領域中一般之 19用量為，銀粉80至90重量%、玻璃料1至5重量%、有機 20媒液5至19重量%，如以銀含量最低可能值80%（即有機 21媒液含量之最大可能值）進行計算，台灣檢驗公司ICP報告 22所測試7個導電漿樣品之鉛含量全部皆超過1000ppm，顯然 23即使考慮有機媒液之因素，其鉛含量仍超過1000ppm，並未 24落入系爭專利範圍鉛含量之範圍。 25依據台灣檢驗公司ICP報告及閎康公司XPS報告，未能證明 26系爭產品「氧化碲（二氧化碲）含量」超過30莫耳%，並未 27落入系爭專利範圍： 221依據行政院環保署所頒布之「環境檢驗檢量線製備及查核指 2引」規定，感應耦合電漿原子發射光譜法（即ICP-AES）之 3相對誤差值宜在10%以內（被證201），本件台灣檢驗公司 4以ICP方法進行檢測之數據，有四份樣本推估的二氧化碲含 5量極些微超過30莫耳%，但其百分比均在5%以內，甚至其 6中有兩個樣本檢測結果超過30莫耳%之百分比不到1%，差 7距極其微小，如計入5%到10%的誤差值，不能證明系爭產 8品之二氧化碲含量落入系爭專利範圍。 9本件中間判決將系爭專利請求項中「氧化碲」解釋為「二氧 10化碲」，係就申請專利範圍文義作解釋，亦即所屬技術領域 11中具有通常知識者在閱讀系爭專利請求項時，會將請求項中 12「氧化碲」解釋為「二氧化碲」，此與待鑑定物即系爭產品 13中所含之「碲氧化物」有無一氧化碲、二氧化碲、三氧化碲 14等不同氧化態完全無涉，二氧化碲雖是自然界最穩定的碲氧 15化物，然並不表示玻璃料中不會有其他氧化態之碲氧化物如 16三氧化碲存在；由於ICP方法僅能測出元素的種類和含量， 17並無法測出元素的氧化態，因此所測得之「元素碲」含量可 18能包含一氧化碲、二氧化碲、三氧化碲等不同碲氧化態之化 19合物，故台灣檢驗公司以ICP方法測得之「二氧化碲含量」 20只能稱為「推估」的二氧化碲含量，須再以XPS方法進行 21鑑定，判斷樣品中「二氧化碲與其他氧化碲的氧化態的比值 22」，始能得知樣品中「真正」二氧化碲含量，其顯然皆未超 23過30莫耳%，而未落入系爭專利範圍。 24原告稱XPS鑑定結果係指樣品鍵結狀態而非氧化態云云， 25惟XPS確實可用於量測材料的元素組成與材料中特定元素 26原子的鍵結狀態，可對材料中具有不同氧化態之氧化物進行 27定性及定量分析，有多篇專利文獻、網頁資料及專家意見書 231可證（原證271及272、被證208至213、216）。本件閎康 2公司之XPS報告，係於同一導電漿樣品上取三個區域進行 3窄範圍能譜細部掃描（narrowscan）後，將所得XPS原始 4圖譜分別依Te3d3/2與Te4d5/2軌域之束縛能（Binding 5Energy，BE）進行配湊（fitting），因而得出經複數取樣、 6不同軌域計算後各種「碲元素的氧化態（即氧化碲的鍵結分 7析）」之比例平均值，其完全依照鈞院之鑑定函附件「三、 8XPS分析」中四個步驟所進行，該鑑定報告具有證據能力與 9高度證明度，當無疑問。 10被告等雖曾指出應以ICP方法鑑定導電漿，其理由在於依目 11前現有技術無法從導電漿中完全分離出銀元素，使得「銀」 12的XPS訊號會嚴重干擾試驗結果，據美國國家標準技術研 13究所（NationalInstituteofStandardsandTechnology，NIST 14）網頁之XPS資料庫及業界習知之工具書XPS手冊（ 15HandbookofX-rayPhotoelectronSpectroscopy）皆已明確指 16出Ag3p3/2軌域與Te3d5/2軌域之束縛能皆為約573eV， 17兩者於XPS原始圖譜中會重疊而無法解析（被證214、215 18），故閎康公司在本件XPS報告中，特別指出須改以Te4d 19軌域為主、Te3d3/2軌域為輔之束縛能，始能判斷碲元素的 20氧化態，並以面積計算其氧化態之比例（XPS報告第8頁 21），已完全排除被告等關於銀的訊號干擾判讀之顧慮，從而 22XPS方法當然得用以測試系爭產品。又上開XPS資料庫及 23XPS手冊更顯示TeO2及TeO3個別氧化物之Te3d3/2、Te 243d5/2、Te3p3/2、Te4d5/2等軌域之束縛能，其位置亦與閎 25康公司XPS報告所示相符（XPS報告第8頁），準此，由 26於閎康公司XPS報告結果具有TeO2及TeO3個別氧化物之訊 27號，當然可知系爭產品中分別存在TeO2及TeO3。 241原告稱閎康公司XPS報告中的兩個不同峰應指Te在受測樣 2品之玻璃料中有兩種「鍵結狀態」，而非氧化態，該兩種鍵 3結比例之數據應指TeO4三角雙錐及TeO3三角錐結構單元之 4比例云云，惟XPS可對材料中具有不同氧化態之氧化物進 5行定性及定量分析，已如前述，而不論系爭產品中玻璃料之 6二氧化碲、三氧化碲形成何種結構單元，系爭產品仍然含有 7二氧化碲與三氧化碲等不同氧化態的「碲氧化物」，縱原告 8委請李光華教授出具之原證288聲明書僅表示「TeO3相對 9於TeO2係熱力學不穩定，我並未查得有期刊文獻探討在玻 +6 10璃樣品中Te之存在」云云，但並未否定玻璃樣品中可能有 +6 11Te之存在，原告提出與碲之結構單元有關之文獻，無非是 12企圖以完全無關之「結構單元」混淆本件以XPS鑑定「不 13同氧化態之氧化物」之結果，以遂其誤導目的，實不可採。 14EDX方法無法為樣品成分提供可信之定性與定量分析，本件 15以EDX進行鑑定之數據不足作為判斷系爭產品有無落入系爭 16專利範圍之依據： 17依據業界知識，EDX方法只用來定性而非定量，此有EDX 18儀器製造商OxfordInstrument曾於2005年製作簡報顯示「 19EDX分析之相對誤差，依所分析得到之元素重量百分比， 20可能具有5%至50%不等之差異」（被證9第53頁）、財 21團法人工業材料研究所結構分析實驗室○○○前主任亦著文 22指出「EDX一般係作為初步分析之用，至多僅能得到受測 23樣品化學組成之初步資料」（被證10）可為佐證，且台灣 24檢驗公司在本件所出具之EDX測試報告中，亦指明僅係「 25以SEM-EDX進行元素的半定量分析（wt%）」（EDX測試 26報告第55頁），原告所提EAG公司網頁亦明確指出以 27EDX進行測量至少有「非平坦、拋光和均勻的樣品半定量 251」、「對原子量較低的元素有較差的靈敏度」之限制條件（ 2被證205），故以EDX方法對樣品進行定性或定量分析， 3其所得結論根本不能用以認定產品元素之正確含量，或作為 4侵權認定之依據。 5本件台灣檢驗公司以EDX進行鑑定之結果與原告自稱就同 6一被告碩禾公司產品（被告碩禾公司否認之）作成之EDX 7試驗結果（原證108）根本不符，此足證EDX無法為樣品 8成分提供可信之定性與定量分析。例如，原告自行鑑定之型 9號590導電漿產品，竟含有台灣檢驗公司鑑定結果所無之「 10OOO」，而台灣檢驗公司所鑑定者卻含有原告鑑定結果所無 11之「OOO」與「OOO」；原告自行鑑定之型號600導電漿 12產品，竟含有台灣檢驗公司鑑定結果所無之「OOO」；原告 13自行鑑定之型號620導電漿產品，竟含有台灣檢驗公司鑑定 14結果所無之「OOO」，而台灣檢驗公司所鑑定者卻含有原告 15鑑定結果所無之「OOO」、「OOO」、「OOO」、「OOO 16」。 17所屬技術領域中具有通常知識者皆知EDX方法對輕元素的 18偵測能力較差，無法測出原子序較低之元素，例如台灣檢驗 19公司EDX報告未發現用ICP方法所測得之OOO、OOO、 20OOO、OOO、OOO及OOO任一元素氧化物，顯然係因為該 21等元素原子序較低（OOO、OOO、OOO），可見藉由EDX 22方法根本無法確認受測樣品中所有之元素，當然亦無從得知 23其氧化碲的莫耳比，故無庸參考台灣檢驗公司之EDX報告 24。至原告辯稱EDX無法測量之成分或與ICP有不一致之結 25果係來自所謂「添加劑」云云，惟系爭產品根本不含任何金 26屬/金屬氧化物之添加劑或含有任何會影響ICP檢測正確性 27之物質，由原告自行作成之「EDX分析報告」完全未提及 261「金屬/金屬氧化物之添加劑」、或描述如何在乾燥粉末中 2分辨「金屬/金屬氧化物之添加劑」，且原告亦從未就此部 3分為主張，僅因ICP檢測結果對其不利，始為上開抗辯，卻 4未能提出任何證據以實其說，此更突顯EDX測量結果完全 5不可信。 6被告等雖曾指出系爭產品包含所謂「添加劑」，惟該「添加 7劑」僅係使導電漿可穩定塗覆於晶圓表面而有助於印刷步驟 8之添加劑，不會是導電粉、玻璃料或任何如金屬氧化物之無 9機物，且在乾燥過程中即會揮發殆盡。換言之，由於台灣檢 10驗公司分別以ICP、EDX進行本件鑑定前皆有高溫烘烤之 11乾燥步驟，故即便被告碩禾公司系爭型號590、600、610 12、620等產品確有所謂「添加劑」存在，亦必定會揮發而不 13存在，從而以ICP、EDX進行本件鑑定之結果不可能被所 14謂「添加劑」影響。原告將EDX測量結果的不可靠全部歸 15責於所謂「添加劑」，根本毫無依據而不可採。 16依據台灣檢驗公司EDX報告所測得之氧化碲含量，乘以閎 17康公司以XPS方法測得之二氧化碲所佔比值，7個導電漿 18樣品中所含氧化碲（二氧化碲）之含量亦皆未超過30莫耳 19%，而未落入系爭專利範圍。 20另原告主張即便將ICP所測得之OOO、OOO等莫耳比例納 21入EDX所得莫耳比例數據中計算，系爭產品之氧化碲含量 22仍大於30莫耳%云云，惟台灣檢驗公司以ICP、EDX進行 23本件鑑定，不僅鑑定方法不同，所得之產品成分種類與含量 24亦不相同，從而以二者分別測得之莫耳比例根本無法相容， 25故不可能將其合併計算。原告之主張顯有謬誤。 26三、兩造不爭執事項（本院卷第3頁至第5頁）：已於中間判 27決敘明，茲不復贅。 271四、協商兩造整理本件爭點如下（本院卷第5頁）： 2原告何時取得系爭專利之權利？其權利之比例？ 3被告碩禾公司何時起知悉系爭專利存在？（被告碩禾公司是否 4有故意、過失？） 5原告對被告碩禾公司之請求權基礎究係專利法第96條、第97 6條、民法第184條第1項前段、同法第185條、第179條及 7第177條第2項之何條文？對被告○○○依公司法第23條請 8求負連帶損害賠償責任，是否亦得依同法請求被告○○○負禁 9止侵害責任？對被告碩禾公司依民法第179條及第177條第2 10項主張權利時，得否依公司法第23條請求被告○○○負連帶 11賠償責任？ 12原告訴之聲明第2、3項（變更訴之聲明為第2至4項）有無 13理由？ 14五、得心證之理由： 15系爭專利技術分析： 16引用本件105年8月5日中間判決第124頁至第131頁之技術 17內容、主要圖式記載。 18系爭產品技術分析： 19原告主張被告碩禾公司所製造、販賣之「590、590A、600 20、610、620太陽能電池用正面銀漿」（下稱系爭產品590、 21590A、600、610、620）侵害系爭專利請求項1至7之文義 22範圍，並提出侵權分析比較表（參原告104年6月10日民 23事起訴狀第4頁至第7頁及同年9月7日民事準備(三)狀第 241頁至第4頁）；又於104年度民聲字第16號聲請保全證 25據事件（下稱本件保全證據事件），主張對系爭產品590、 26600及620之樣品進行能量分散X射線光譜（Energy- 27dispersiveX-rayspectroscopy，下稱EDX）分析，結果顯示 281樣品之玻璃料中分別包含氧化碲OOO莫耳%、OOO莫耳% 2及OOO莫耳%，已落入系爭專利請求項1界定之「其中該 3玻璃料含有具有30至90莫耳%氧化碲作為網路形成成分之 4碲玻璃料」技術特徵的文義範圍（聲證16）；另於104年9 5月10日民事準備(四)狀提出EDX分析報告II，針對系爭產 6品610之樣品進行分析，結果顯示該樣品之玻璃料中包含氧 7化碲OOO莫耳%，亦落入系爭專利請求項1界定之「其中 8該玻璃料含有具有30至90莫耳%氧化碲作為網路形成成分 9之碲玻璃料」技術特徵的文義範圍。 10被告碩禾公司對原告前揭二份EDX分析報告所取得系爭產 11品之採證有疑，認不得以之作為系爭產品是否侵害系爭專利 12之依據，嗣兩造合意以本院證據保全所保全7個型號之系爭 13產品（包含OOO、OOO、OOO、OOO、OOO、610及620） 14，函請台灣檢驗科技股份有限公司（下稱台灣檢驗公司）分 15別進行EDX及感應耦合電漿法（Inductivelycoupledplasma 16，下稱ICP）之分析，並請閎康科技股份有限公司（下稱閎 17康公司）為X射線光電子能譜（X-rayphotoelectronspectros 18copy，下稱XPS）之分析（參105年9月29日言詞辯論筆 19錄）。 20本院於105年10月17日函請台灣檢驗公司對上開7個型號 21系爭產品鑑定，其內容包含：確認導電糊產品中所含玻璃料 22之各組成分含量，分析方法包含EDX分析及ICP分析。 23EDX分析步驟包含：對待測樣品進行乾基（drybase）分 24析，如有需要以有機溶劑或清水清洗待測樣品或為前處理， 25測試前亦務必進行乾燥步驟；以SEM區別待測樣品中之 26玻璃粒子及銀粒子；以EDX分析10個不同之玻璃粒子之 27組成分含量（莫耳%）；將10個不同之玻璃粒子之組成 291分含量平均後，換算為穩定氧化物之含量（莫耳%）。ICP 2分析步驟包含：對待測樣品進行乾基分析，如有需要以有 3機溶劑或清水清洗待測樣品或為前處理，測試前亦務必進行 4乾燥步驟；以酸或適當溶劑溶解乾燥之待測樣品至完全溶 5解後以進行分析；至少取3次待測樣品，各分析其組成分 6含量（莫耳%）；將3次待測樣品所得之玻璃組成分含量 7平均後，換算為穩定氧化物之含量（莫耳%）。 8本院另於105年10月25日函請閎康公司對上開7個型號系 9爭產品進行鑑定，其內容包含：確認導電糊產品中所含碲元 10素的氧化態（即氧化碲的鍵結分析），使用XPS分析方法 11。XPS分析步驟包含：對待測樣品進行乾基分析，如有需 12要以有機溶劑或清水清洗待測樣品或為前處理，測試前亦務 13必進行乾燥步驟；至少取3次待測樣品，各就其所含碲元 14素進行「窄範圍能譜細部掃描（narrowscan）」；對氧化 15碲的鍵結狀態（含化學位移）進行定性與定量分析；將3 16次待測樣品所得之各種氧化碲的鍵結狀態比例取平均值。 17系爭產品之分析結果： 18本院於104年7月23日本件保全證據事件實施證據保全 19時，拍攝被告碩禾公司之燒結爐各區照片（存放於本件保 20全證據事件卷），當時工作人員表示正燒製600型號導電 21糊，螢幕上綠色部分為設定燒結溫度，綠色上方為實際溫 22度，且被告碩禾公司之生產處副處長○○○證稱各型號產 23品統一以這個溫度進行燒製等語（本件保全證據事件104 24年7月23日筆錄）。 25系爭產品之EDX分析結果： 26台灣檢驗公司對上開各型號系爭產品中之假設玻璃粒子（ 27即於顯微鏡下明顯與銀粒子不同之粒子），經10次測試 301後平均所得之EDX分析結果表即重量%（詳卷存EDX鑑 2定報告第55頁）；再刪除上表中碳、氧及銀之數據，將 3檢測出之個別元素轉換為最穩定氧化物含量，以EDX鑑 4定報告第55頁至第56頁所載之換算方式，換算為個別元 5素氧化物占玻璃料中之莫耳%（詳卷存EDX鑑定報告第 656頁），其中氧化碲及氧化鉛占玻璃料中之莫耳%如下表 7所示： 8 9 10 11 12系爭產品之ICP分析結果： 13台灣檢驗公司對上開各型號系爭產品，經3次測試後平均 14所得之ICP分析結果表即元素之重量%（詳卷存ICP鑑定 15報告第24頁）；再刪除上表中銀之數據，將檢測出之個 16別元素轉換為最穩定氧化物含量，以ICP鑑定報告第24 17頁至第26頁所載之換算方式，換算為個別元素氧化物占 18玻璃料中之莫耳%（詳卷存ICP鑑定報告第26頁），所 19得氧化碲及氧化鉛占玻璃料中之莫耳%如下表所示： 20 21 22 23 24 25系爭產品之XPS分析結果： 26閎康公司對每一型號之系爭產品，以碲元素的窄範圍能譜 27細部掃描之Te4d與Te3d3/2軌域氧化態鍵結比例平均值 311即Atomic%（XPS鑑定報告第34頁），如下表所示： 2 3 4 5按我國司法院釋字第527號解釋理由書，固將禁反言釋 6示為一般法律原則，但我國專利法並無明文規定禁反言之 7原則，於我國專利侵權鑑定實務，則將專利侵權鑑定要點 8第三章第二節第六點『禁反言』列入，成為是專利侵害訴 9訟中解釋申請專利範圍之原則。該原則係為防止專利權人 10將在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄 11之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟 12當中，再行重為主張已放棄部分，即專利權人對專利要求 13的解釋應當前後一致，因禁反言原則本質上在禁止行為人 14主張前後反覆，以建立法秩序之安定，並保護相對人或第 15三人基於信賴行為人主張而構建之相對利益。因之，禁反 16言原則之禁止反覆觀念，與行使權利、履行義務，應依誠 17實信用原則相通（最高行政法院98年度判字第1420號判 18決參照）。準此，法院解釋申請專利範圍時，應有禁反言 19原則之適用，申言之： 20解釋申請專利範圍得參酌內部證據與外部證據，前者係指請 21求項之文字、發明說明、圖式及申請歷史檔案；後者指內部 22證據以外之其他證據，並以內部證據之適用為優先。專利制 23度旨在鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進 24產業發展。發明經由申請、審查程序，授予申請人專有排他 25之專利權，以鼓勵、保護其發明。另一方面，在授予專利權 26時，亦確認該發明專利之保護範圍，使公眾能經由說明書之 27揭露得知該發明的內容，進而利用該發明開創新的發明，促 321進產業之發展。因而，專利申請人於專利申請階段至專利權 2維護過程之專利說明書或文件所載之內容或事項，若已明白 3表示放棄某些權利，法院於解釋申請專利範圍時應予以排除 4，避免將申請歷史中已明確放棄的權利範圍，於申請專利範 5圍解釋時重新回復。惟判斷專利申請人或專利權人是否放棄 6某些專利權範圍，必須有明確且無誤解之虞的否認聲明，以 7免過窄解釋申請專利範圍以致於剝奪專利申請人或專利權人 8揭露發明之回報，使專利權之合理範圍與其對於先前技術之 9技術貢獻度相當。 10專利權範圍應就說明書及申請歷史，以請求項用語的通常意 11思解釋，故於申請專利範圍解釋的階段適用禁反言的標準是 12嚴格的，當說明書或申請歷史清楚地記載發明不包括某特徵 13，則該特徵即被視為在請求項範圍之外，即便請求項用語包 14括該特徵。說明書或申請歷史中若無明確且無誤解之虞的否 15認聲明，應賦予請求項用語的完整範圍，不宜將說明書之較 16佳實施例或實施方式的限制特徵，用以限縮專利權範圍，除 17非由內部證據可以明顯看出專利申請人或專利權人確實有意 18作此限縮。可以明確認為專利申請人或專利權人放棄某些專 19利權範圍之通常情形，例如：說明書出現特定語句，如「 20本發明包含…」、「本發明為…」、「本發明之所有實施方 21式為…」、「本發明的主要目的為…」等；說明書記載特 22定步驟或元件為必要條件；說明書或申請歷史一再指稱一 23實施例或實施方式具有問題，並說明這些問題令其難以實施 24；說明書記載較佳實施例之一特徵就本發明而言是非常重 25要的特徵，且對該特徵的其他替代方案語多貶抑；於申請 26歷史進行修正說明書或請求項，以求與先前技術產生區隔。 27被告碩禾公司以燒結爐燒製系爭產品用以形成太陽能電池電極 331，是否侵害系爭專利請求項1至7？ 2關於系爭專利請求項1界定之燒製溫度部分： 3系爭專利申請人昭榮公司於103年1月15日向智財局提 4出申復理由書並修正系爭專利請求項1、2、8及9，將系 5爭專利請求項1之燒製溫度範圍限縮為「500至900℃」 6（本院卷第213頁至第224頁背面），由該申復理由書 7第5頁至第6頁記載：「…鈞審引用之引證1實施例11 8揭示將含有釩-磷玻璃之銀電極糊於500至800℃燒製而形 9成太陽能電池電極，但即使在此實施例11中使用之玻璃 10No.62、67、71、73、75皆為不含有碲的釩-磷玻璃…引證 111中所揭示之內容，係無法聯想到本案修正後之請求項1 12、8所限定的將『含有25至90莫耳%氧化碲的碲玻璃之 13導電性糊』以500至900℃燒製而形成太陽能電池電極之 14用途」（本院卷第216頁背面、第217頁）；同申復理 15由書第7頁至第8頁記載：「…引證2之銀-玻璃糊為晶 16片接合用銀-玻璃糊，關於太陽能電池電極並沒有任何記 17載，因此無法預測將以370至440℃燒製而發揮優異接合 18性之引證2之銀-玻璃糊，塗布於引證2中沒有揭示的抗 19反射膜，並於500至900℃的高溫燒製時會形成何種電極 20構造…本案修正後之請求項1、8明確限定含有特定的碲 21玻璃料之本案發明的導電性糊適用於在500至900℃的特 22定燒製溫度之用途，使以370至440℃燒製的引證2之接 23合用銀-玻璃糊的用途之差異更為明確」（本院卷第217 24頁背面、第218頁）；同申復理由書第9頁至第10頁記 25載：「…引證2揭示以370至440℃燒製之導電性組成物 26的特性，因此有鑒於此，將引證2之導電性組成物代替以 27500至850℃（引證3）或600至800℃（引證4）的高溫 341燒製之引證3、引證4的導電糊使用時，無法預測形成何 2種電極層」（本院卷第218頁背面、第219頁），承上 3所述，可知系爭專利請求項1之修正，係以燒製溫度及氧 4化碲之莫耳％限縮請求項之範圍。 5承上，系爭專利申請人於103年1月15日向智財局所提 6出之申復及修正，明確將系爭專利請求項1之燒製溫度範 7圍限縮至「500至900℃」，已明確放棄「500至900℃以 8外」之燒製溫度範圍，以區隔先前技術之引證1至4，依 9上開申請專利範圍解釋禁反言之法理，由其申請歷史可知 10，前言中「500至900℃」之用語係專利申請人用以區別 11先前技術者，故對於請求項之範圍應具有限定作用，並非 12如原告所稱「500至900℃」之燒製溫度不應視為限制條 13件（參原告106年4月21日民事言詞辯論意旨(二)狀第7 14頁至第9頁）。況原告提出諸多公開專利或文獻，主張系 15爭專利請求項1界定之燒製溫度係指晶圓表面溫度，可見 16原告亦認同燒製溫度對於形成太陽能電池電極之重要性， 17是以請求項之前言中的燒製溫度用語，係屬會影響形成太 18陽能電池電極之方法的重要條件，則該用語當然對於請求 19項界定之範圍具有限定作用。 20依本院中間判決對系爭專利請求項1中「藉由以500至 21900℃燒製而形成太陽能電池電極」之解釋，係指「燒製 22形成太陽能電池電極之最高溫度介於500至900℃間」， 23詳見中間判決第143頁至第145頁論述，本院雖未明確解 24釋該溫度係指「晶圓溫度」或「燒結爐設定溫度」，惟由 25系爭專利說明書或其他內部證據均未對燒製溫度係指「晶 26圓溫度」或「燒結爐設定溫度」加以明確之定義，而兩造 27所執之外部證據亦各支持其論據，故該燒製溫度從其通常 351意思解釋，廣義應包含「晶圓溫度」及「燒結爐設定溫度 2」。 3本院於104年7月23日進行保全證據時，被告碩禾公司 4燒結爐設定之最高溫度為920℃，對應之實際最高溫度為 5OOO℃，有被告碩禾公司燒結爐燒製溫度照片附本件保全 6證據卷可稽，依本院中間判決對系爭專利請求項1「藉由 7以500至900℃燒製而形成太陽能電池電極」解釋為「燒 8製形成太陽能電池電極之最高溫度介於500至900℃間」 9，誠如前述，則被告碩禾公司燒結爐燒製溫度已超出系爭 10專利請求項1界定「500至900℃」之燒製溫度範圍，故 11被告碩禾公司以燒結爐燒製系爭產品用以形成太陽能電池 12電極之最高溫度係920℃，並未文義侵害系爭專利請求項 131之專利權範圍。 14原告主張燒結爐設定之最高溫度為920℃，則「晶圓溫度 15」必然落於「500至900℃」云云（參原告106年4月21 16日民事言詞辯論意旨(二)狀第15頁至第16頁）。惟查， 17依原告輔佐人○○○陳稱：「燒製溫度是指晶圓的實際溫 18度，而不是設定燒結爐的溫度。…是否可從燒結爐的設定 19溫度推算出晶圓的實際溫度，要考量燒結爐的使用時間、 20其型號、料帶的速度、投料晶圓彼此間的距離、循環氣流 21通風風量的大小等因素。如果只有掌握燒結爐溫度，不可 22推算出晶圓溫度，除非實際使用DATAPAQ去測試。」 23（本院卷第29頁、第30頁），可見僅依燒結爐設定之 24最高溫度，並無法推算出「晶圓溫度」；縱原告提出原證 25291、102、103、105、106主張設定溫度為920℃則其晶 26圓實際溫度必然落於「500至900℃」間云云，惟影響晶 27圓實際溫度，要考量之因素眾多，晶圓實際溫度必須以儀 361器實地測量，很難單由燒結爐設定溫度去推估，業據原告 2輔佐人○○○述明，則在未經實際測定晶圓溫度之情形下 3，單以本院執行證據保全當日所拍攝顯示燒結爐設定之最 4高溫度為OOO℃、對應之實際溫度為OOO℃之照片，實 5難據以判斷晶圓之實際溫度，是原告之主張並不可採。 6原告復主張被告碩禾公司使用920℃之最高溫度與系爭專 7利請求項1界定之「500至900℃」為實質均等云云。惟 8依申請歷史禁反言得以阻卻均等侵權之法理，專利申請人 9或專利權人於專利申請或維護專利過程中所為之修正、更 10正或申復，若導致限縮專利權範圍，則不得再藉由均等論 11而重為主張其已放棄之專利權，已見前述，系爭專利申請 12人於103年1月15日向智財局提出申復時，已明確將系 13爭專利請求項1之燒製溫度範圍限縮至「500至900℃」 14，其既已放棄「500至900℃」以外之燒製溫度範圍，即 15不得再主張被告碩禾公司使用920℃構成均等侵害，原告 16上開主張並無理由。 17綜上所述，被告碩禾公司以燒結爐設定之最高溫度為920 18℃燒製系爭產品用以形成太陽能電池電極之行為，並未文 19義或均等侵害系爭專利請求項1之專利權範圍，而系爭專 20利請求項2至7均為請求項1之附屬項，並進一步界定其 21技術特徵，其專利權範圍必落於系爭專利請求項1之範圍 22內，故被告上開之行為自亦未文義或均等侵害系爭專利請 23求項2至7。 24關於系爭專利請求項1界定之導電糊是否含鉛部分： 25系爭專利說明書第6頁至第7頁【發明內容】記載：「本 26發明之一個目的為提供一種用於形成太陽能電池電極之導 27電糊，其『無鉛』但可形成提供良好之太陽能電池特性的 371電極。…本發明可得到一種可用於形成太陽能電池電極之 2導電糊，其具良好之太陽能電池特性但未如過去含有任何 3鉛玻璃。使用本發明之導電糊製備太陽能電池，則可得到 4一種性能與特徵完全相當於或優於習知太陽能電池之太陽 5能電池」（本院卷第22頁背面、第23頁）；復於第 611頁【實施方式】記載：「本發明之導電糊本質上『不 7含鉛成分』，且特定言之，導電糊之鉛含量為1000ppm 8或更小」（本院卷第25頁）。依前開申請專利範圍解 9釋禁反言之法理，上開記載已明確且無誤解之虞的聲明界 10定系爭專利請求項1導電糊本質上不含鉛成分或鉛含量為 111000ppm或更小（非屬刻意添加鉛成分者），即應排除 12鉛含量為1000ppm以上之導電糊。 13依前述台灣檢驗公司對系爭產品之EDX鑑定報告第56頁 14及ICP鑑定報告第26頁顯示，OOOOOOOOOO 15OOOOOOO；縱使將鉛含量換算為占導電漿之重量%亦均 16大於OOOppm（參被告106年6月3日民事補充辯論意 17旨(二)狀第10頁至第11頁），故系爭產品係屬於系爭專 18利請求項1所明確界定排除之鉛含量為1000ppm以上之 19導電糊，被告碩禾公司以燒結爐燒製系爭產品用以形成太 20陽能電池電極之行為，不致侵害系爭專利請求項1之專利 21權範圍。又系爭專利請求項2至7均為請求項1之附屬項 22，並進一步界定其技術特徵，其專利權範圍必落於系爭專 23利請求項1之範圍內，故亦未侵害系爭專利請求項2至7 24。 25原告主張本院中間判決已對「氧化鉛含量」進行認定，不 26論系爭產品含鉛量為何，均落入系爭專利請求項1之範圍 27云云（參原告106年6月6日簡報第109頁至第112頁） 381。惟查，本院中間判決關於申請專利範圍之解釋，並未對 2系爭專利導電糊之含鉛量為解釋，而中間判決第149頁至 3第153頁係在說明玻璃料是否含鉛之部分，記載「無論是 4將『含鉛』或『不含鉛』之玻璃料應用於形成太陽能電池 5之前電極，均屬於先前技術之一部分，而非屬系爭專利為 6解決問題所不可或缺的技術特徵，並無須記載於請求項中 7，故系爭專利請求項1未記載『不含鉛』並不致使其無法 8為說明書所支持」（本院卷第344頁背面），僅論述即 9使系爭專利請求項1未記載「不含鉛」，仍未違反專利法 10第26條第2項之規定，並未涉申請專利範圍之解釋。由 11於導電糊之玻璃料中是否含鉛確非屬系爭專利請求項1解 12決問題之必要技術特徵，但專利申請人於申請時撰寫之說 13明書中，已有意識排除本質上含鉛之玻璃料的使用，此亦 14可由系爭專利說明書記載之實施例獲得支持，如系爭專利 15說明書第15頁至第22頁（本院卷第27頁至第30頁背 16面）記載之130個樣品中，其玻璃料均不含鉛，而唯一含 17鉛者係列為比較性樣品，顯係有意地與含鉛之玻璃料進行 18比對，是原告前開主張並不可採。 19關於系爭專利請求項1界定之玻璃料所含碲之莫耳%： 20本件中間判決第145頁、第146頁已解釋系爭專利請求項 211之「氧化碲」應為「二氧化碲」，即不含其他之碲氧化 22物如「三氧化碲」，並無原告所謂「名義組成」之別，合 23先敘明。經查，台灣檢驗公司之EDX及ICP鑑定報告中 24，7個型號之系爭產品其最終換算為二氧化碲（TeO2）占 25玻璃料中之莫耳%分別約為OO莫耳%、OO莫耳%（詳前 26述表列），但此二份鑑定報告，均係假設檢測出之碲元素 27以最穩定態之氧化物即二氧化碲（TeO2）進行換算所得之 391結果；然而閎康公司之XPS鑑定報告，係顯示7個型號 2之系爭產品中所含碲元素的氧化態（即氧化碲的鍵結狀態 3），其中二氧化碲（TeO2）分別為OOOAtomic%、OOO 4Atomic%、OOOAtomic%、OOOAtomic%、OOOAtomic% 5、OOOAtomic%、OOOAtomic%（XPS鑑定報告第34頁 6），則由此鑑定報告二氧化碲之Atomic（原子）比例， 7依EDX鑑定報告中7個型號之系爭產品其二氧化碲占玻 8璃料之OO莫耳％，據此計算二氧化碲約為OOOOOO莫 9耳%（計算式：由系爭產品二氧化碲之Atomic比例最低 10之OOOAtomic%及最高之OOOAtomic%計算，OOO莫耳 11%×OOO%≒OO莫耳%、OO莫耳%×OOO%≒OO莫耳%） 12；依XPS鑑定報告二氧化碲之Atomic（原子）比例計算 13ICP鑑定報告中7個型號之系爭產品其二氧化碲占玻璃料 14之OO莫耳%，據此計算二氧化碲約為OOO莫耳%（計算 15式：由系爭產品二氧化碲之Atomic比例最低之OOO 16Atomic%及最高之OOOAtomic%計算，OO莫耳%×OOO% 17≒OO莫耳%、OO莫耳%×OO%≒OO莫耳%）。 18承上，7個型號之系爭產品其二氧化碲占玻璃料之莫耳% 19，均未落於系爭專利請求項1所界定「玻璃料含有具有 2030至90莫耳%氧化碲」之範圍，故被告碩禾公司以燒結 21爐燒製系爭產品用以形成太陽能電池電極之行為，未侵害 22系爭專利請求項1之專利權範圍。又系爭專利請求項2至 237均為請求項1之附屬項，並進一步界定其技術特徵，其 24專利權範圍必落於系爭專利請求項1之範圍內，故被告之 25行為亦未侵害系爭專利請求項2至7之專利權範圍。 26原告主張ICP分析方法無法區分所測得成分之來源，故 27ICP鑑定報告須經過重新換算云云（參原告106年4月21 401日民事言詞辯論意旨(一)狀第3頁至第7頁），而被告碩 2禾公司主張EDX分析方式根本無從準確測知導電漿產品 3中之氧化碲含量比例，故無庸參考EDX鑑定報告云云（ 4參被告106年4月21日民事辯論意旨狀第20頁至第21 5頁）。惟查： 6本件無論是以ICP或EDX分析方法，均無法精確分析 7出氧化碲占導電糊之玻璃料中的莫耳%，主要原因是 8ICP及EDX分析方法均只能分析元素態之含量，即只 9能測得碲元素之含量，尚須經由一些假設來換算推估碲 10氧化態之含量。而通常知識者普遍係認為ICP分析方法 11對於元素定量的精準度高於EDX分析方法，且EDX分 12析方法對於原子序較低元素的分析能力不佳，故EDX 13分析方法通常被認為係半定量方法。 14本件ICP分析方法之缺點在於無法區分所測得之元素的 15來源，因其分析方法係將待測樣品全部溶解，故無法區 16分測得之各元素是來自玻璃料或其他添加劑；相對地， 17EDX分析方法可於電子顯微鏡下先區分不同粒子（銀 18粒子或其他粒子如玻璃粒子），理論上可以只選擇玻璃 19粒子進行分析，而得到相對準確之碲於玻璃料中之含量 20。然而，事實上依EDX鑑定報告所載之原始數據（見 21EDX鑑定報告第55頁表一），即使已刻意挑選非銀粒 22子且假設其為玻璃粒子進行分析，仍可測得相當高之銀 23元素含量（OOO至OOO重量%），可知仍無法避免導 24電糊中高含量之銀粒子所造成的分析誤差。 25承上，ICP及EDX分析方法各有其優缺點，而本件台 26灣檢驗公司於實施鑑定時，已依其專業知識進行檢測、 27判讀、分析及換算，故二份鑑定報告均有相當之參考價 411值而不能偏廢。況以鑑定報告之結論為基礎再假設更多 2情況進行換算並無實益，因鑑定報告本身之結論已為假 3設後之結果，若再為雙重假設，須有更多輔助證據始能 4判斷其得出之結果的可信度，而非單憑粗糙之理論即可 5獲知結論。綜上，兩造僅泛稱ICP或EDX鑑定報告不 6可採，卻未提出鑑定機關所為分析有何科學上或本質上 7之錯誤，均無理由。 8原告另主張XPS鑑定報告中碲元素的窄範圍能譜細部掃 9描所得圖譜顯示兩個不同之峰，應指Te在受測樣品之玻 10璃料中有兩種化學狀態，而這二種化學狀態應為TeO4三 11角雙錐及TeO3三角錐之結構單元，而二種結構單元中Te 12之氧化態皆為+4，並非指Te在玻璃料中必然有二種不同 13的氧化態云云（參原告106年5月15日民事言詞辯論意 14旨(三)狀第5頁至第20頁）。惟科學研究是否已確認碲 15玻璃之結構僅為TeO4三角雙錐及TeO3三角錐之結構單元 16，並非本件爭議所得審酌，本件所應審究者係閎康公司所 17為之XPS鑑定報告是否有錯誤解讀科學數據之情形。經 18查： 19閎康公司之XPS鑑定報告第8頁記載：「氧化碲的鍵 20結狀態比例計算方法：藉由束縛能（bindingenergy）判 21斷碲的氧化態。由於Te3d5/2會受到銀的訊號干擾，因 22此以Te4d的窄範圍能譜細部掃描（narrowscan）為主 23，Te3d3/2的為輔，判斷碲元素的氧化態，並以面積計 24算其氧化態的比例，下表為碲元素氧化態於Te4d與Te 253d3/2軌域的束縛能位置」，因而閎康公司已於鑑定報 26告明確說明係因為銀訊號干擾之由，故未選擇Te3d5/2 27軌域。 421XPS鑑定報告第11頁以下記載碲元素的窄範圍能譜細 2部掃描之原始圖譜，其中有關Te4d軌域部分均呈現明 3顯分開之2個束縛能峰，而Te3d3/2軌域部分，均僅呈 4現1個束縛能峰，故閎康公司以呈現明顯2個不同束縛 5能峰之Te4d軌域為主，再輔以Te3d3/2軌域將束縛能 6峰切分為2個部分之鍵結狀態，並無違科學判斷之常理 7，被告碩禾公司於106年6月6日庭呈之專家意見書（ 8本院卷第351頁至第353頁）亦同此理。 9被證214美國國家標準技術研究所（National 10InstituteofStandardsandTechnology，NIST） 11網站之XPS資料庫網站（本院卷第341頁至第346頁 12）明確記錄二氧化碲（TeO2）及三氧化碲（TeO3）之 134d5/2軌域的束縛能為43.4eV及44.6eV，且由於Te 144d軌域與Te4d5/2軌域之束縛能相當接近，故本件 15XPS鑑定報告第8頁記載之二氧化碲（TeO2）及三氧化 16碲（TeO3）之Te4d軌域的束縛能為43.1至43.4eV 17及44.5至44.8eV乃有依據；且繼以Te4d軌域所得 18結果去分析Te3d3/2軌域的束縛能位置，亦屬合理， 19非如原告所稱毫無科學根據。 20原告106年5月23日民事陳報狀之聲明書，稱XPS鑑 21定報告中圖譜之二個峰僅能說明顯示Te在受測樣品中 22有二種化學環境，並非指Te在玻璃料中必然有二種不 23同的氧化態云云。惟查，其意亦為在科學上無法排除 24Te4d軌域的二個峰一定不是二種不同的氧化態，且於 25前開美國國家標準技術研究所記錄中已可得到與測試結 26果相近之束縛能數值，故閎康公司以其專業知識判斷 27XPS鑑定報告第8頁記載之束縛能，並無違科學常理。 431至於原告所提原證280及282等之內容，均僅呈現Te 23d5/2軌域僅有1個束縛能峰，而推測其係屬於TeO4三 3角雙錐及TeO3三角錐之結構單元的2個束縛能峰所形 4成，惟該等資料均未有如本件XPS鑑定報告以Te4d軌 5域進行分析呈現之2個明顯不同束縛能峰之相關內容， 6實難據以論斷閎康公司之判斷有誤。綜上，原告主張本 7件XPS鑑定報告不可採云云，實無理由。 8綜上所述，被告碩禾公司以燒結爐燒製系爭產品用以形成太 9陽能電池電極之行為，並未文義或均等侵害系爭專利請求項 101至7之專利權。 11碩禾公司製造、販賣系爭產品之行為，是否侵害系爭專利請求12項1至7？ 13系爭專利申請人昭榮公司於102年7月15日向智財局提出 14之申復理由書中，已自承「修正本案申請專利範圍第1至7 15項之標的為導電糊之用途項」（本院卷第13頁至第20頁 16背面），專利申請人於申請歷史既已將請求項1至7之標的 17由「物之請求項」限縮為「用途請求項」，其最終取得專利 18權即非屬「物之發明」，已屬明確且無誤解之虞的聲明否認 19「物之發明」，依上開申請專利範圍解釋禁反言之法理，專 20利權人自無行使專利法第58條第1、2項所定「物之發明」 21之排除侵害請求權；況被告碩禾公司製造之系爭產品並不符 22合系爭專利請求項1至7所界定之導電糊本質上不含鉛成分 23或鉛含量為1000ppm或更小，亦不符合其中玻璃料含有30 24至90莫耳%氧化碲作為網路形成成分之碲玻璃料的構成要 25件，是被告碩禾公司製造、販賣系爭產品之行為，並未侵害 26系爭專利請求項1至7。 27原告主張被告碩禾公司販賣系爭產品予太陽能電池製造商之 441幫助行為，共同侵害系爭專利請求項1至7，惟依上開說明 2，被告碩禾公司製造、販賣系爭產品之行為，既未侵害系爭 3專利請求項1至7，自難認被告碩禾公司販賣系爭產品予太 4陽能電池製造商係幫助侵權行為。 5按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益 6，民法第179條前段定有明文。所謂「無法律上之原因」，於 7「非給付型不當得利」中之「權益侵害之不當得利」類型，係 8指因侵害行為取得應歸屬他人權益內容之利益，致他人受損害 9，欠缺正當性而言（最高法院100年度台上字第899號、101 10年度台上字第1722號判決意旨參照）。本件被告碩禾公司既 11無因實施系爭專利請求項1至7之侵害行為，致原告受有損害 12，自不成立不當得利，原告依民法第179條前段規定，請求被 13告碩禾公司返還其所受之利益，自有未合，應予駁回。 14原告雖主張被告碩禾公司明知系爭專利之存在，利用系爭專利15產銷系爭侵權產品，且未經原告授權繼續製造、販賣侵權產品16，構成明知為他人之事務，而為自己之利益管理之不法無因管17理云云。惟查，被告碩禾公司生產之導電漿產品含鉛，其玻璃18料所含氧化碲之莫耳%亦與系爭專利不同，並未實施系爭專利 19請求項1至7之用途，如前所述，故無法證明被告碩禾公司有 20為不法無因管理系爭專利之行為，則原告依民法第177條第2 21項之規定，請求被告碩禾公司返還因不法無因管理所獲得之利22益，即非適法，應予駁回。 23六、綜上所述，被告碩禾公司以燒結爐燒製系爭產品用以形成太 24陽能電池電極、製造或販賣系爭產品之行為，均未侵害系爭 25專利請求項1至7之專利權範圍，原告請求依專利法第96條 26、民法第184條第1項前段、第185條、第177條第2項、第 27179條、公司法第23條第2項規定，請求被告等應連帶給 451付原告1,000萬元整暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，2按年息5%計算之利息。被告等不得製造、為販賣之要約、 3販賣、使用或進口用於形成太陽能電池電極之被告型號為590 4、590A、600、610、620之系爭產品。被告等不得使用系爭 5專利之技術。第二項聲明之系爭產品應予回收並銷毀，即 6無理由，不應准許。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦 7失所附麗，應併予駁回。 8貳、反訴部分 9一、反訴原告即被告之反訴聲明：反訴被告不得以不正當方法 10影響反訴原告銷售590、590A、600、620型號之正面銀漿產 11品。反訴被告應給付反訴原告100萬元暨反訴起訴狀繕本 12送達翌日起迄清償日止，按年息百分之五計算之利息。訴 13訟費用由反訴被告負擔。就第二項之聲明，反訴原告願供 14擔保請准宣告假執行。並主張： 15兩造皆為太陽能電池導電漿之製造廠商，具有競爭關係，但反16訴原告在臺灣市場之占有率領先於反訴被告，反訴被告於104 17年6月10日向鈞院提起專利侵權訴訟，並將前述訊息製作新 18聞稿於當日發送予國內外媒體（反證2至5），同時在其公司 19網站轉載該媒體報導（反證6），又將所製作之新聞稿以電子 20郵件寄送給反訴原告在臺灣之客戶，惟其訊息中皆未詳述系爭21專利權之具體範圍及反訴原告如何侵害系爭專利之具體情事，22更完全未提供任何第三機構專利侵害鑑定報告或足以使閱讀該23訊息之人能知悉並合理判斷系爭專利是否受有侵害之虞，顯係24利用反訴原告之客戶無從合理判斷反訴被告專利侵害指控之真25實性，及為避免遭反訴被告斷貨或涉訟風險之心理，而藉此方26式與反訴原告進行不公平競爭。故當日向反訴原告採購導電漿27產品之客戶新日光能源科技股份有限公司、昱晶公司及茂迪股 461份有限公司（下稱茂迪公司）皆以電話詢問此事，並要求反訴 2原告澄清或擔保系爭產品並未侵權，顯見反訴被告所散布之訊 3息足使反訴原告之客戶心生疑慮而拒絕與反訴原告交易，例如 4茂迪公司即因此於同年10月1日發函表示「為免除本公司及 5本公司客戶之疑慮，特以本函告知，請貴公司就上述爭議產品 6之指控提出書面說明」（反證20），足證反訴被告之行為顯 7然嚴重影響導電漿交易市場之競爭秩序，已違反公平交易法第 820條第1項第1款及第3款之規定。 9承前述，反訴被告所散布之訊息未詳述系爭專利權之具體範圍 10及具體侵權情事，亦未提供任何合理證據，反訴原告雖於反訴11被告提起訴訟之同日，收到反訴被告之專利警告函（反證14 12），然其行為顯未遵循「公平交易委員會對於事業發侵害著作13權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」（下稱警告函處14理原則）所定程序之事實，且系爭專利為用途專利，而非物之15發明，反訴被告刻意隱匿反訴原告之導電漿產品不可能侵害系16爭用途專利之重要訊息，企圖使交易相對人誤認反訴原告之導17電漿產品侵害系爭專利，如前述，已足使反訴原告之客戶心生18疑慮而拒絕與反訴原告交易之虞，並足以損害反訴原告之營業19信譽，其行為係濫用專利權，業已違反警告函處理原則及公平20交易法第24條、第25條之規定。 21反訴被告明知以EDX方式根本無從準確測知導電漿產品中之 22氧化碲含量比例，卻惡意以EDX分析報告為證據，對反訴原 23告提起專利侵權訴訟及聲請保全證據，顯係濫用專利權行為，24已違反公平交易法第25條之規定： 25反訴被告於104年6月24日聲請保全證據程序中提出「 26EDX分析報告」（反證16），聲稱依據該報告反訴原告 27590A、600及620型號之導電漿產品落入系爭專利請求項1 471「其中該玻璃料含有具有25至90莫耳%氧化碲作為網路形 2成成分之碲玻璃料」之要件，惟市場上並無反訴原告之產品 3可供銷售，反訴原告客戶均與反訴原告簽有保密同意書，不 4得將漿料提供第三人做逆向實驗分析（被證165），反訴被 5告僅含混稱反證16所檢測者係自市場間接取得，則可能為 6假產品或非法取得者；由鈞院囑託台灣檢驗公司以EDX及 7ICP方法檢測反訴原告之導電漿樣品的結果，所有受測樣品 8皆不含OOO，但反證16的檢測結果不僅皆含有OOO，且 9含量高達OOO莫耳%與OOO莫耳%（反證16第8頁表4 10、第12頁表8），顯非可忽略之微量或實驗誤差，亦可知 11反證16所檢測者根本並非反訴原告之導電漿產品或其檢測 12過程有重大瑕疵。 13依據業界知識，EDX方法至多只用來定性而非定量，就此 14EDX儀器製造商OxfordInstrument曾於2005年製作簡報表 15示「EDX分析之相對誤差，依所分析得到之元素重量百分 16比，可能具有5%至50%不等之差異」（反證17第53頁） 17，財團法人工業材料研究所結構分析實驗室○○○前主任亦 18著文指出「EDX一般係作為初步分析之用，至多僅能得到 19受測樣品化學組成之初步資料」（反證18），台灣檢驗公 20司在其為本件訴訟所出具之EDX測試報告中，亦指明僅係 21「以SEM-EDX進行元素的半定量分析（wt%）」（台灣檢 22驗公司EDX報告第55頁）而非定量，由反證16就同一種 23玻璃之不同玻璃粒子的測量結果差異過大（反證16第5頁 24表1、第9頁表5、第13頁表9），即足以證明其數據不 25具參考價值；又反訴原告導電漿玻璃料包含OOO之輕元素 26（即原子序較低之元素），所屬技術領域中具有通常知識者 27皆知EDX方法對輕元素的偵測能力較差，無法測出原子序 481較低之元素（反證17、反證18第98頁表2），鈞院囑託 2台灣檢驗公司以ICP方法檢測結果顯示，受測樣品皆含有 3OOO、OOO、OOO、OOO、OOO及OOO，但以EDX方法 4卻無法檢出上開元素氧化物，顯然係因為該等元素原子序較 5低（OOO、OOO、OOO），益證藉由EDX根本無法確認受 6測樣品中所有之元素。 7綜上，業界習知EDX方法根本無法作為定量之用，反訴被 8告不可能不知，卻惡意僅以EDX方法檢測導電漿產品之玻 9璃料中的氧化碲含量比，且系爭專利所指「氧化碲含量」應 10係「相對於全部玻璃料之含量」，反訴被告竟刻意僅以「單 11顆玻璃粒子」（而非全部玻璃料）進行檢測，並揀選其中氧 12化碲含量較高者做成檢測報告，故意製造反訴原告產品氧化 13碲含量偏高之檢測結果，欲誤導法院反訴原告之導電漿樣品 14侵害系爭專利權，並進而取得保全證據之裁定，換取製造反 15訴原告產品涉及侵權之不利競爭資訊及刺探反訴原告工廠、 16產品及原料之機會，以遂其打擊反訴原告商譽並掠奪市場地 17位之目的，應構成專利權濫用之違反公平交易法行為。 18反訴被告有違反公平交易法第20條第1項第1款、第3款、 19第24條及第25條之情事，俱如前述，並持續以其他不正當方 20法影響反訴原告銷售系爭產品，由反訴被告近期對我國媒體表21示「隨著公司提出專利權訴訟後，一年間的全球市占率大幅提22升5至10個百分點」等語（反證26），足見反訴被告提起本 23件專利侵權訴訟之目的，即在掠奪太陽能導電漿料之市場地位24，反訴原告自有請求防止侵害之必要；又反訴被告散布反訴原25告侵害系爭專利之不實訊息，藉使交易相對人與其交易，反訴26原告因需不斷與客戶解釋、澄清而增加交易成本及締約困難，27造成反訴原告受有商譽及營業損失，爰依公平交易法第29條 491、第30條及民事訴訟法第222條第2項等規定，請求如反訴 2聲明所示。 3二、反訴被告即原告之反訴答辯聲明：反訴駁回。反訴訴訟 4費用由反訴原告負擔。如受不利判決，反訴被告願供擔保 5，請准宣告免為假執行。並辯稱： 6反訴原告除向鈞院以反訴被告寄發、散布二者間專利侵權爭議 7事為由提起反訴，亦以相同事由於104年12月9日具名向公 8平交易委員會（下稱公平會）檢舉反訴被告違反公平交易法， 9經公平會調查相關事證後，業於105年10月27日認定反訴被 10告不違反公平交易法（被反證13）。 11反訴被告從未於本訴之起訴當日製作新聞稿發送予國內外媒體12並刊登於其公司網站上，更未將該則新聞稿寄送予反訴原告之13交易相對人，經檢視反證2至5新聞報導內容，並未使用任 14何詆毀、貶抑反訴原告商譽之非正面評價文字，反訴原告引用15該等報導聲稱反訴被告企圖為不當限制競爭、打擊其商譽云云16，根本無所憑據；又反訴被告否認於104年9月29日發佈關 17於反訴原告之610型號導電漿產品侵害系爭專利之新聞稿，更 18未散布任何不實訊息予反訴原告之客戶茂迪公司，縱反訴原告19提出反證20之茂迪公司信函作為證據，仍未能證明係反訴被 20告製作並將該等指稱反訴原告之產品侵害系爭專利之新聞稿對21反訴原告之客戶茂迪公司為散布。 22如前述，反訴被告否認有為前揭散布行為，縱使反訴被告於提23起本件專利侵權訴訟後，對外陳述或甚至於其網頁上刊載關於24反訴被告對反訴原告起訴「事實」之新聞稿，仍不構成杯葛反25訴原告或促使他事業對該反訴原告斷絕交易之行為，反訴原告26所謂「嚇阻客戶對反訴原告購買產品」、「打擊反訴原告商譽27並掠奪市場地位」、「反訴原告為此需不斷與所有客戶解釋、 501澄清，造成莫大困擾，並增加交易之成本及締約困難」云云， 2均無所憑據，僅屬反訴原告之臆測與空言，反訴被告並無從事 3任何違反公平交易法第20條第1款、第3款之行為；又反訴 4原告所宣稱之新聞稿實無特定之「受信者」，亦不該當警告函 5處理原則第2點所稱「發警告函行為」，況該等新聞稿已敘 6明系爭專利之專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實， 7即使有受信者，受信者自足以知悉系爭專利可能受有侵害之事 8實，應認已踐行警告函處理原則第4點之程序，而未違反警告 9函處理原則之規定；且因該等新聞稿僅包括訴訟起訴之「事實 10」，其客觀上均屬真實，並無以損害競爭者為目的，陳述足以11損害競爭者之營業信譽之不實情事，亦無足以影響交易秩序之12欺罔或顯失公平之行為，自不構成公平交易法第24條、第25 13條之違反。 14反訴被告於提起本件專利侵權訴訟前，業已針對反訴原告之系15爭產品鑑定與侵權分析並獲得侵權之結果，乃據此結果對反訴16原告寄發專利侵權警告信函（反證14）並提起本案之專利侵 17權訴訟，以維權利，反訴被告於起訴狀中更清楚列明以反訴原18告之系爭產品與系爭專利比對所獲得之侵權分析結果，反訴被19告之行為俱屬依循專利法所賦予之行使專利權行為，應認屬公20平交易法第45條之正當權利行使行為，自無違反警告函處理 21原則、公平交易法第20條第1款、第3款、第24條及第25 22條之可能性。反訴原告雖指稱依現有科技無從以EDX分析方 23法反向推知系爭產品所含玻璃料成分中之氧化碲莫耳百分比云24云。惟EDX分析方法得否就系爭產品正確分析涉及本訴之侵 25權判斷，反訴被告業已於本訴中反駁反訴原告之論述，反訴原26告據此指稱反訴被告濫用專利權並無所憑。 27三、兩造不爭執事項（本院卷第14頁）： 511反訴被告庭提測試日期於104年6月8日完成以EDX方法對 2反訴被告所主張之反訴原告碩禾公司590A、600、620產品之 3侵權鑑定分析（原證108）。 4反訴被告104年9月10日準備狀提出之附件（本院卷第 5308頁以下），測試日期於104年9月4日完成以EDX方法 6對反訴被告所主張之反訴原告碩禾公司610產品之侵權鑑定分 7析。 8反訴被告於104年6月9日，寄發專利侵權通知信函（下稱 9通知信函）予反訴原告碩禾公司；反訴原告於同年6月10日 10收受通知信函。 11反訴被告於104年6月10日對反訴原告提起本訴。 12四、協商兩造整理本件爭點如下（本院卷第14至15頁）： 13EDX鑑定方法是否能得知導電漿中玻璃料氧化碲含量比例？ 14反訴被告是否明知反訴原告碩禾公司之導電漿產品不可能侵害15系爭用途專利？ 16反訴被告對反訴原告提起專利侵權訴訟及聲請保全證據，是否17違反公平交易法第20條第1款、第3款、第24條、第25條 18之規定？ 19反訴被告是否曾以新聞稿或電子郵件對反訴原告之交易相對人20散布不實訊息？倘反訴被告確有散布行為，是否違反公平交易21法第20條第1款、第3款、第24條、第25條之規定？ 22若反訴被告違反上揭公平交易法之規定，則反訴原告依同法第2329條、第30條請求排除侵害及損害賠償有無理由？若有理由 24，其請求反訴被告賠償100萬元是否有理？ 25五、得心證之理由： 26按事業不得以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定事業27斷絕供給、購買或其他交易之行為，或以低價利誘或其他不正 521當方法，阻礙競爭者參與或從事競爭之行為，公平交易法第 220條第1款、第3款分別定有明文。次按事業不得為競爭之 3目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事，或為 4其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，同法第24 5條、第25條亦分別設有規定。所謂事業不得為競爭之目的， 6而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事者，乃指事業 7為競爭之目的，積極以媒介物傳播或宣傳之方式，陳述或散布 8足以損害他人營業信譽之不實情事而言，是此類行為必須有傳 9播或宣傳之行為為其客觀外在事實，倘無此類事實，係因報章 10媒體以新聞事件方式報導，非由該競爭事業積極主導，自不能11因此認為有上開規定之適用。又所稱顯失公平，係指以顯然有12失公平之方法從事競爭或營業交易者，其類型包含以損害競爭13對手為目的之阻礙競爭行為，例如對其自身或他事業之交易相14對人或潛在交易相對人不當散發侵害智慧財產權之警告函，或15以新聞稿或網站等使公眾得知之方式，散布競爭對手侵權之訊16息，使交易相對人產生疑慮。 17再按，公平交易法第45條規定：「依照著作權法、商標法或 18專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」，其要件19有二，一是依照著作權法、商標法或專利法「行使權利行為」20，二是該項行使權利行為係屬「正當」。準此，智慧財產權人21對於有侵害其智慧財產權之虞者，得依智慧財產權相關法律正22當行使其權利，而無公平交易法之適用，惟如係濫用其權利或23違反誠信原則，並對競爭秩序造成影響者，仍應受公平交易法24之規範（最高行政法院98年度判字第1479號判決參照）。為 25調和智慧財產權人之保障與公平交易秩序之維護二者間所生之26衝突，行政院公平交易委員會乃依職權發布警告函處理原則，27，該處理原則第三、四點規定，事業對他人散發侵害各類智慧 531財產權警告函時，倘已取得法院一審判決或公正客觀鑑定機構 2鑑定報告，並事先通知可能侵害該事業權利之製造商等人，請 3求其排除侵害，形式上即視為權利之正當行使，認定其不違公 4平交易法之規定；其未附法院判決或前開侵害鑑定報告之警告 5函者，若已據實敘明各類智慧財產權明確內容、範圍及受侵害 6之具體事實，且無公平交易法各項禁止規定之違反情事，亦屬 7權利之正當行使（司法院釋字第548號解釋理由書參照）。準 8此，前揭警告函處理原則第三、四點係互相獨立之規定，只要 9符合其中之一，即屬行使權利之正當行為，毋須兩者均要符合 10。 11反訴原告主要爭執者乃在於反訴被告是否提供「不實」之鑑定12報告，向本院提起專利侵權訴訟及聲請保全證據，並於起訴後13，利用發布新聞稿及寄送電子郵件方式，廣為向相關業界宣傳14反訴原告之系爭產品侵害反訴被告系爭專利之不實訊息，使反15訴原告之交易對象心生疑慮，致反訴原告之營業信譽受有損害16，而有違反公平交易法第20條第1款、第3款、第24條、 17第25條之情事，經查： 18反訴被告所提供由其內部自行作成之104年6月8日EDX 19分析報告，無法證明反訴被告明知其內容不實： 20反訴被告為系爭專利之共同專利權人，專利權期間自103 21年4月1日至119年10月26日止，有專利證書在卷可按 22（本院卷第93頁），而反證16係104年6月8日由反 23訴被告內部所作之EDX分析報告（本院卷第239頁、 24第240頁背面），反訴被告據該報告之分析數據認反訴原 25告之590A、600、620型號之系爭產品涉嫌侵害系爭專利 26權，雖非經公正客觀第三人或鑑定機構作成鑑定報告，然 27該報告所採用之EDX分析方法係半定量方法，已見前述 541，並非毫無所本，況無論ICP、EDX、XPS分析方法各有 2其優缺點，均無趨於完善者，業經本院論述如前，故反訴 3被告於104年6月10日提起專利侵權訴訟及同年6月17 4日聲請保全證據前並非未為任何合理可能之查證。至反訴 5原告主張該報告有受測樣品來源不明、試驗數據矛盾、刻 6意揀選對反訴被告有利之採樣方式等瑕疵而不值得參考云 7云。惟查，無證據證明反訴被告有虛偽假造受測樣品，而 8其採用之EDX分析方法亦有所本，尚難認反訴被告係明 9知該報告不實，仍基於惡意提起客觀上毫無根據之訴訟， 10以遂行其為不公平競爭之目的。 11反訴原告主張系爭專利為用途專利，反訴被告明知導電漿 12產品不可能侵害系爭用途專利云云。惟查，系爭專利請求 13項1至7雖屬於用途請求項，惟反訴被告主張反訴原告碩 14禾公司於其網站上自承有「太陽能電池生產線」（本院卷 15第54頁、本院卷第176頁背面），並將系爭產品銷 16售予其太陽能電池製造廠客戶，是反訴被告主張反訴原告 17使用系爭產品形成太陽能電池電極，即與系爭用途專利之 18侵害有關。本院執行證據保全時，反訴原告確有以燒結爐 19燒製系爭產品用以形成太陽能電池電極之實施系爭專利之 20行為，惟因其燒結爐設定之最高溫度為920℃等因素，而 21未侵害系爭專利請求項1至7，誠如前述，故尚不得以系 22爭專利為用途專利，即逕謂反訴被告明知系爭產品不可能 23侵害系爭用途專利而惡意指摘反訴原告侵權，以遂行其為 24不公平競爭之目的 25承上，反訴被告既以經智財局核准有效之系爭專利，並已 26作成反訴原告前開系爭產品之鑑定報告（即反證16之 27EDX分析報告），因認反訴原告產品涉嫌侵權，而對反 551訴原告提起系爭專利侵權訴訟及聲請保全證據，應認其在 2形式上已踐行權利行使之合理注意義務，核屬正當行使其 3專利權人之權利，依公平交易法第45條之規定，自無公 4平交易法之適用。反訴原告主張反訴被告提供不實鑑定報 5告提起司法程序，係濫用專利權而違反公平交易法云云， 6即屬無據。 7反訴被告是否曾以發布新聞稿或寄送電子郵件等方式，向反 8訴原告之交易相對人散布反訴原告系爭產品侵害反訴被告系 9爭專利： 10依反訴原告所提104年6月10日經濟日報、EnergyTrend 11、PVTECH報導所載意旨「…賀利氏於新聞稿中聲明，碩 12禾所銷售的590、600、620三款正面銀漿漿料產品侵害 13了該公司的漿料專利（專利號：TWI432539），而這三款 14漿料出貨的對象為台灣的太陽能電池廠…」等語（本院卷 15第111頁至第113頁），上開媒體均於新聞報導中述明 16係「賀利氏於新聞稿中聲明」，可知其等之新聞來源係源 17自反訴被告；另茂迪公司104年10月1日函文亦載有「 18本公司獲悉『賀利氏於2015.09.29所發新聞稿』，指貴公 19司所生產之正面銀漿漿料涉嫌侵犯賀利氏之專利之產品， 20共計590、591A、600、610及620等產品」等語（本院 21卷第299頁）；再者，反訴被告亦於自己公司網頁公告 22略謂「06/10/2015Heraeusfilespatentinfringmentlawsuit 23againstGigaSolarMaterials」等語（本院卷第114頁正 24、背面），堪認反訴被告確有發布前開新聞稿。 25反訴被告固為上開新聞稿之散布主體，惟本件反訴被告所 26以向本院提起專利侵權訴訟及聲請保全證據，係於其取得 27內部所作EDX分析報告，認為反訴原告系爭產品有侵害 561系爭專利之情事後，始寄發警告函予反訴原告，同時向本 2院提出本件專利侵權訴訟，此亦為反訴原告所不爭執（本 3院卷第14頁），而反訴被告對反訴原告向本院提起專 4利侵權訴訟及聲請保全證據，乃係依法行使其權利，業已 5認定如前。是以，縱反訴被告將其已對反訴原告提起專利 6侵權訴訟之事實發布新聞稿，並經媒體廣為報導，乃係將 7對反訴原告提出訴訟情事，提供公眾知曉，且觀諸前開經 8濟日報、EnergyTrend、PVTECH之新聞報導內容，均明 9確表達反訴被告系爭專利之號數及範圍、反訴原告系爭產 10品之名稱、型號及提起訴訟之訊息（本院卷第111頁至 11第114頁背面），亦符合上開警告函處理原則第四點所定 12之程序而屬正當行使權利之行為。況由反訴原告之客戶茂 13迪公司函文略謂：「…為免除本公司及本公司客戶之疑慮 14，特以本函告知，請貴公司就上述爭議產品之指控提出書 15面說明，以展現貴公司對自家產品於專利上的信心。」等 16語（本院卷第299頁），並無法認定有何致使反訴原告 17客戶斷絕與反訴原告交易或轉向反訴被告交易之可能意向 18，亦難以認定有限制競爭、或陳述散布不實情事而為競爭 19、或其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之情事。 20反訴原告復主張反訴被告在新聞稿中，刻意隱匿「系爭專 21利為用途專利，而非物之發明，故反訴原告之導電漿產品 22不可能侵害系爭用途專利」之重要訊息，企圖使交易相對 23人誤認反訴原告之系爭產品侵害系爭專利云云。惟如前述 24，不得以系爭專利為用途專利即逕謂反訴原告之系爭產品 25不可能侵害系爭用途專利，業如前述，則反訴原告主張反 26訴被告有公平交易法第20條第1款、第3款、第24條、 27第25條之行為，亦無足採。 571綜上所述，反訴原告主張反訴被告違反警告函處理原則及公平 2交易法第20條第1款、第3款、第24條、第25條之規定， 3均無理由。從而，反訴原告依公平交易法第29條及第30條規 4定，請求反訴被告不得以不正當方法影響反訴原告銷售系爭產 5品，並應給付100萬元暨其法定遲延利息，均無理由，應予駁 6回。反訴原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應 7併予駁回。 8叁、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之 9證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列 10，附此敘明。 11據上論結，本件原告之訴及反訴原告之反訴，均無理由，依智慧 12財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。 13中華民國106年7月7日 14智慧財產法院第三庭 15法官杜惠錦 16以上正本係照原本作成。 17如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提 18出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 19中華民國106年7月10日 20書記官林佳蘋 58

智慧財產及商業法院2104年度民專訴字第54號

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