智慧財產及商業法院104年度民著訴字第22號

• 裁判案由: 侵害著作權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 105 年 07 月 11 日

智慧財產法院民事判決
104年度民著訴字第22號原　　　告　五奇食品有限公司
法定代理人　陳逢璋
訴訟代理人　陳佳瑞
陳豐裕律師
黃聖珮律師
被　　　告　李奉珠即佳展農產食品加工廠
訴訟代理人　陳昆明律師
上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議等事件，本院於民國105 年6 月23日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應給付原告新臺幣壹拾萬元，及自民國一百零四年四月二十一日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔十分之一，餘由原告負擔。
本判決原告勝訴部分得假執行。但被告以新臺幣壹拾萬元為原告預供擔保，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序方面
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。查本件係屬著作權法所保護智慧財產權益所生之第一審民事事件，依前揭規定，本院有管轄權。
二、原告起訴聲明第2 項及第4 項分別為「被告應將本件判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文，以高4.8 公分乘以寬7.8 公分之篇幅，登載於蘋果日報全國版頭版之報頭旁1 日」、「原告願供擔保請准予宣告假執行」，於訴訟進行中，補正聲明為「被告應負擔費用將最後事實審判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文，以高4.8 公分乘以寬7.8 公分之篇幅，登載於自由時報全國版頭版之報頭旁1 日。」、「原告願供擔保請准宣告聲明第1 項假執行。」（本院卷一第60頁、第196 頁），核諸原告所為聲明第2 項之更正本於同一請求基礎，使聲明更加明確，被告並無異議而為本案之言詞辯論；原告所為第4 項聲明之更正亦經被告同意（本院卷一第60頁），均予准許。
貳、實體方面
一、原告主張略以：
㈠原告之法定代理人陳逢璋（原名：陳榮章）設立五奇食品行，於民國81年間設計以3 片美術化芋葉之排列，並加上其姓氏「陳」之外文拼音Chan字首C 所組合之構圖，而此一芋葉之排列係出於陳逢璋特別之構想，並非任意地編排，其上芋葉方向分別朝不同方向發展，但其葉莖卻連於底下之C 字樣，陳逢璋於同年9 月30日出資聘請訴外人○○○完成繪圖，雙方約定以陳逢璋為此美術著作之著作人及著作財產權人（下稱系爭著作），陳逢璋並於同年11月9 日以系爭著作向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，取得第610101號商標，而後於91年9 月2 日將前揭圖樣稍作修改，變成3 片芋葉與字母C 所組合之構圖，申請取得第1064093 號商標（如附圖一所示，下統稱系爭商標），並將前揭圖樣用於芋粿包裝袋行銷芋粿商品，嗣於95年間成立五奇食品有限公司，擔任公司負責人，乃將系爭著作之著作權移轉予原告。
㈡被告與原告同於臺南市區經營芋粿生產及批發，業務範圍相同，被告於刑事案件偵查時自陳在88年間即看過系爭著作，竟以近似之圖樣作為芋粿包裝袋（包含永佳版、双福版及龍泰版，如附圖二、三所示，以下統稱舊款包裝袋），侵害原告系爭著作之著作權，本院103 年度民著訴字第63號判決（下稱前案）已認定系爭商標之圖樣係原告前身五奇食品行取得著作權之美術著作並讓與原告，被告舊款包裝袋上圖樣係擅自抄襲自系爭著作等事實，被告於本件訴訟並未提出新訴訟資料足以推翻原判斷，自不得再為相反之主張，本件亦不得作相異之判斷，況從商標資料檢索服務查詢結果明細異動事項中，可看出系爭商標係由申請人五奇食品行陳榮章移轉予原告，可證明原告為系爭著作之著作權人。原告依著作權法第88條、第89條規定，就被告於102 年4 月13日至本件起訴時即104 年4 月14日之期間使用舊款包裝袋之侵權行為，請求損害賠償及回復名譽如聲明第1 、2 項所示。
㈢原告於101 年2 月間在經銷商處發現被告侵權商品，於同年3 月向警方提出違反商標法之刑事告訴，雖經臺灣臺南地方法院檢察署以101 年度調偵字第1214號為不起訴處分，再經臺灣高等法院檢察署智慧財產分署以102 年度上聲議字第54號駁回原告再議聲請（下統稱系爭刑事案件），惟原告於103 年6 月間查知被告仍有使用舊款包裝袋，乃提起前案訴訟，故被告繼續使用舊款包裝袋之侵權行為持續發生，原告請求權不斷發生，本件請求2 年內之損害賠償並未罹於時效。被告所為符合抄襲要件，其於100 年7 月16日註冊取得第1464536 號商標（如附圖四所示，下稱舊款包裝袋商標），並不生阻卻侵害系爭著作之效力，被告明知二者圖樣近似仍繼續使用至今，已符合故意之要件，本件考量被告係販售芋粿時侵害系爭著作，使用侵權之舊款包裝袋，對於被告因侵權行為所獲得之利益及原告實際損害無法計算，爰依著作權法第88條第3 項規定請求酌定賠償額。原告質疑被告提供之包裝袋數量，被告所提芋粿使用之芋頭成本過高亦不合理，被告就其獲利有刻意誤導，且就獲利之計算應依毛利率而非純益率較為合理，原告認應以每包利潤新臺幣（下同）16元為計算賠償之基準。本件被告刻意使用近似系爭著作之美術設計印製近似之侵權包裝袋，於原告重疊的客戶處販售商品，且一再隱匿事實，被告所為係故意且情節重大，原告主張酌定之損害賠償額應在533,400 元至5,000,000 元間。
㈣並為聲明：被告應給付原告100 萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息；被告應負擔費用將最後事實審判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文，以高4.8 公分乘以寬7.8 公分之篇幅，登載於自由時報全國版頭版之報頭旁1 日；原告願供擔保請准宣告聲明第1 項假執行。
二、被告答辯略以：
㈠被告於99年間接獲原告存證信函通知侵權後，即先行停止使用舊款包裝袋，但認二者圖樣有極大差異，遂於99年8 月11日以舊款包裝袋之圖樣申請商標註冊，並於取得舊款包裝袋商標後之101 年2 月22日才將先前停用而存放在訴外人華博企業股份有限公司（下稱華博公司）庫存之舊款包裝袋12500 個拿出來使用。原告於101 年3 月5 日提出告訴，經警方於同年月23日搜索查扣舊款包裝袋11403 個，被告即停止使用舊款包裝袋，嗣系爭刑事案件為不起訴處分確定，智慧局復以103 年2 月17日中台評字第H01020008 號評定書（下稱系爭智慧局原評定）認舊款包裝袋商標並無近似於系爭商標，被告因信賴主管機關所授與商標及權利行使，才於103 年4 月7 日再使用華博公司庫存尚未出貨之舊款包裝袋，殊難認被告有侵權之故意或過失，直到經濟部訴願審議委員會以103 年12月4 日經訴字第10306112590 號訴願決定書（下稱系爭訴願決定）撤銷智慧局原先不予評定之處分時，被告便完全停止使用舊款包裝袋。至於客戶要求印製之双福版及龍泰版舊款包裝袋於101 年3 月23日被告經搜索後即未再使用，此後該兩家客戶使用之包裝袋（如附圖五所示，下稱新款包裝袋）均係使用註冊第1457220 號商標圖樣（如附圖六所示，下稱新款包裝袋商標），原告所提出該兩家客戶舊款包裝袋應是101 年3 月以前取得。
㈡本件原告主張被告侵權行為期間，乃是被告取得舊款包裝袋商標註冊之後，至系爭訴願決定撤銷系爭智慧局原評定，乃至智慧局以104 年3 月5 日中台評字第H01030218 號評定書（下稱系爭智慧局重行評定）註銷舊款包裝袋商標之前的期間，縱然被告使用舊款包裝袋，亦是合法使用商標權，無構成侵權行為餘地。被告之舊款包裝袋商標與系爭商標圖樣不近似，又有彩色與墨色之區別，原告將系爭商標之彩色圖樣作主體，將舊款包裝袋商標改以墨色比對，以及將原告非系爭商標圖樣之彩色包裝袋與舊款包裝袋並列比對（如附圖七所示），顯無足取。且舊款包裝袋註明被告名稱、地址、電話，Q 字圖形、芋頭帶根之形體同時標榜芋頭質Q 好吃，與原告C 字之圖形不同，況系爭商標係墨色，被告舊款包裝袋商標係彩色，實無誤認之虞。舊款包裝袋之圖樣全圖，僅有在3 片葉子上所書「香、又、Q 」似與原告3 片葉子形狀類似，但文字不同，祇是表達類似之思想，雖Q 字與C 字之芋頭形狀概念相似，但原告圖樣表達之思想及概念依著作權法第10條之1 規定並非著作權法保護範圍，且舊款包裝袋上另有企業名稱、地址、電話之區隔，難謂有侵害原告著作權。又原告提出之著作財產權讓與契約書不足以證明原告已合法受讓取得前案附圖一及附圖三即本件附圖一圖樣之著作權，原告以其著作權受被告侵害請求賠償，即屬無據。
㈢原告係於99年間以被告使用舊款包裝袋圖樣侵害系爭商標圖樣，而於101 年3 月5 日向警方提出告訴，依著作權法第89條之1 規定，原告請求權自99年知有損害及賠償義務人時起算2 年間不行使而消滅，則原告請求權時效應於101 年8 月7 日消滅，卻遲至104 年4 月始具狀提起本件請求損害賠償之訴，其請求權已因時效而消滅。又被告為資本額20萬元之小本營業，芋粿為被告販售以芋頭為主要食材加工製造之19樣商品之一，僅占營業量的五分之一，販賣每袋芋粿只有1
至2 元微薄利潤，此與稅務行業標準分類編號0891-99 其他烘焙炊蒸食品製造業103 年度之稅務行業利潤標準所定純益率6 ％計算芋粿售價48元之純益為2.88元相差不多，則以被告於103 年4 月至6 月由華博公司出貨舊款包裝袋共計製造販售芋粿商品26670 個，以每個48元計算純益為76,809.6元（48×26670 ×0.06），且被告從100 年4 月間起就採用新
款包裝袋販售芋粿，原告調取被告101 至103 年報稅資料之營業所得，無法據為本件審認依據。
㈣並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；被告如受不利之判決，願供擔保免為假執行。
三、原告為系爭商標商標權人，被告為舊款及新款包裝袋商標之商標權人。原告以被告舊款包裝袋近似系爭商標提起系爭刑事案件經不起訴處分確定在案。原告對於被告舊款包裝袋商標申請評定，經系爭智慧局原評定為評定不成立處分，原告不服提起訴願，經系爭訴願決定撤銷系爭智慧局原評定，由智慧局另為系爭智慧局重行評定撤銷舊款包裝袋商標之註冊。原告對被告提起舊款包裝袋侵害系爭著作之前案訴訟，經本院判決被告不得自行或委請他人重製、改作及散布相同或近似如附圖一編號1 所示圖樣，並應將已重製、改作其上之容器、包裝、型錄、招牌、廣告、標示等物予以銷燬等情，兩造不爭執，並有前揭商標資料、系爭刑事案件處分書、系爭智慧局原評定書、系爭訴願決定書、系爭智慧局重行評定書等影本在卷可稽（本院卷一第7 至8 頁、第112 至114 頁、第160 至161 頁、第84至88頁、第90至93頁、第96至105
頁、第106 至111 頁），並經調取系爭刑事案件及前案案卷核閱明確，堪信為真。原告主張被告於102 年4 月13日至104 年4 月14日之期間使用舊款包裝袋，侵害原告系爭著作之著作權，請求損害賠償及回復名譽等情，被告則以前揭情詞置辯，則本件爭點在於：㈠被告有無侵權之故意或過失？㈡原告請求權是否罹於時效？㈢原告請求被告賠償賠償及回復名譽如聲明第1 、2 項所示，是否有理由？經查：
㈠被告有侵害系爭著作之故意：
⒈被告舊款包裝袋商標雖經被告於99年8 月11日向智慧局申請註冊，然原告系爭著作於81年間即經創作繪製完成，並於向智慧局取得商標註冊後，使用於芋粿商品包裝袋，而比較舊款包裝袋圖樣與系爭著作圖樣，二者引人注目之圖樣上方均由3 片芋葉組成，就芋葉之形狀、擺放位置、向外發展之方向及葉莖連於底下外文部分構圖亦極為相似，且下方大寫外文「Q 」及「C 」之圓弧線條亦有部分相同，二者整體佈局構造近似程度甚高，雖舊款包裝袋商標與如附圖一編號1 所示系爭著作圖樣有「香、又、Q 」、「芋粿」、「永佳」、「甜」與「上、吃、香」、「阿榮」等細節不同處，然就判斷二者圖樣外觀之整體感覺是否近似而言，不生影響，二者圖樣呈現之整體感覺已達實質相似程度，顯非被告所辯僅屬表達類似之思想，而原告提出如附圖七所示有系爭著作圖樣主要部分之包裝袋與被告舊款包裝袋上之圖樣重疊比對照片，用以佐證二者圖樣整體構圖之編排、設計及意匠實為相似（前案卷第68頁、第71頁），其比對重點在於二者3 片芋葉及下方外文部分呈現之形態而非彩色之有無，被告以該比對圖樣之色彩不同且不應以包裝袋比對，辯稱比對照片不可採云云，係屬誤解。再徵以原告主張兩造業務範圍相同，營業項目均有芋粿商品之生產及批發，且同在臺南區經營等情，被告不爭執，被告於系爭刑事案件調查時，亦坦承在88年間即看過原告之系爭著作等語，有被告之調查筆錄在卷可稽（前案卷第88至89頁），可認被告申請舊款包裝袋商標註冊之前，確曾接觸原告系爭著作圖樣，原告主張舊款包裝袋圖樣抄襲系爭著作乙節，應屬可採，此亦經前案判決審認在案，有前案判決在卷可稽（本院卷一第109 頁）。
⒉原告與被告間就被告舊款包裝袋圖樣抄襲原告所有系爭著作圖樣，侵害原告系爭著作之著作權等情，業經原告提起前案訴訟並經判決確定在案，已如上述，原告於前案就其為系爭著作之著作權人乙節，業據提出原告芋粿包裝袋、出資聘人證明書、公司登記資料、著作財產權讓與契約書、系爭商標於智慧局商標資料檢索服務註冊簿查詢結果明細所示異動事項等為證（前案卷第10至13頁、第15至16頁），被告於前案及本院準備程序時均未爭執原告為系爭著作之著作權人（前案卷第79頁、第94頁，本院卷一第62頁），嗣於本件言詞辯論時，雖質疑原告提出之著作權證明文件記載不明確而否認原告為系爭著作之著作權人，然參諸前揭系爭著作圖樣之系爭商標註冊及異動資料確有記載「申請人：五奇食品行陳榮章」等語，核與前揭出資聘人證明書所載「五奇食品行」、著作財產權讓與契約書所示「五奇食品行陳榮章」等語相符，衡諸常情，各該證明文件所指著作標的當為系爭著作，且原告為系爭著作之著作權人乙節，為前案判決之基礎事實，被告並未提出新訴訟資料足以推翻前案判斷，被告就此不得再為爭執，被告前揭所辯無從據為不利於原告之認定。
⒊原告主張被告於102 年4 月13日至104 年4 月14日之期間有使用舊款包裝袋之侵權行為等情（本院卷一第223 頁），被告則辯稱於101 年3 月23日經警方搜索查扣舊款包裝袋後即停止使用「永佳版」、「双福版」及「龍泰版」之舊款包裝袋，改用新款包裝袋，嗣系爭刑事案件為不起訴處分確定、系爭智慧局原評定認舊款包裝袋商標並無近似系爭商標後，基於行使舊款包裝袋商標之合法使用商標權，才於103 年4
月7 日再使用華博公司庫存尚未出貨之「永佳版」舊款包裝袋，直到103 年12月4 日系爭訴願決定撤銷智慧局原先不予評定之處分時，被告便完全停止使用舊款包裝袋等語（本院卷一第178 至179 頁）。經查，原告雖提出原證4 「双福版」及「龍泰版」之舊款包裝袋照片主張被告於102 年4 月後仍有使用前揭3 種版本之舊款包裝袋，此為被告否認，而觀諸原告提出原證3 「永佳版」舊款包裝袋（如附圖二所示）有「有效0000000 」字樣，原證4 「双福版」及「龍泰版」則無日期可參（本院卷一第9 頁、第142 頁），再依原告聲請傳訊證人即双福食品行業務經理○○○、龍泰食品行負責人○○○到庭，○○○證稱略以：我國中、高中起就有在幫忙，是自己家裡的企業，高中畢業後即整天都在食品行幫忙，就業務範圍基本上是清楚，印象中沒有用過舊款包裝袋，我有帶現在包裝袋，與新款包裝袋一樣等語（本院卷一第238 至239 頁）；證人○○○則證述略以：最近這二、三年向被告叫貨的就是新款包裝，舊款包裝袋是十幾年前叫貨的包裝袋，最近都不是舊款包裝袋等語（本院卷一第242 頁），是以原告提出前揭原證4 無日期之舊款包裝袋照片，尚難認係原告主張之前揭侵權期間所生產販賣之芋粿商品。本件除被告自承於103 年4 月7 日至同年12月4 日間使用「永佳版」舊款包裝袋（本院卷一第224 頁），有前揭原證3 包裝袋之日期字樣可資參佐，應屬可採外，其餘原告主張前揭侵權期間被告使用舊款包裝袋等情則乏佐證，自難採憑。
⒋按因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任，著作權法第88條第1 項前段定有明文。被告雖辯稱其於103 年4 月至12月間使用舊款包裝袋是合法使用舊款包裝袋商標之行為，無侵害原告系爭著作之故意或過失云云，然被告已於88年間看過原告之系爭著作圖樣，舊款包裝袋圖樣有抄襲系爭著作圖樣之情形，已如前述，被告經由系爭刑事案件已知舊款包裝袋商標與系爭著作圖樣有商標近似之爭議，且103 年4 月至8 月間有關舊款包裝袋商標之前揭評定事件尚未確定，卻怠於注意避免侵害他人智慧財產權，貿然使用舊款包裝袋，致生侵害原告著作權之情事，縱無故意亦有違反客觀注意義務之過失，又被告在原告103 年7
月底提起前案訴訟，於同年8 月間收受原告起訴狀繕本後（此有送達證書可稽，前案卷第27頁），既已知悉原告為相關著作權之主張，竟仍繼續使用舊款包裝袋至同年12月間，此期間所為顯屬故意，則依前揭規定，原告主張被告應負損害賠償責任，自屬有據。
㈡原告本件請求權並未罹於時效：
⒈按著作權法第88條之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2 年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾10年者亦同，著作權法第89條之1 定有明文。而所稱「自請求權人知有損害時起」之主觀「知」的條件，如係一次之加害行為，致他人於損害後尚不斷發生後續性之損害，該損害為屬不可分（質之累積），或為一侵害狀態之繼續延續者，固應分別以被害人知悉損害程度呈現底定（損害顯在化）或不法侵害之行為終了時起算其時效。惟加害人之侵權行為係持續發生（加害之持續不斷），致加害之結果（損害）持續不斷，若各該不法侵害行為及損害結果係現實各自獨立存在，並可相互區別（量之分割）者，被害人之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發生，自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別以被害人已否知悉而各自論斷其時效之起算時點（最高法院94年度台上字第148 號民事判決參照）。
⒉本件被告侵害系爭著作之行為，屬繼續性之侵害，依前揭規定及說明，本件損害賠償請求權之時效應分別自其陸續發生時起算，原告請求自提起本件訴訟往前回溯2 年即自102 年4 月13日至104 年4 月14日期間被告侵權行為之損害賠償，其請求權並未罹於時效，被告所為時效抗辯顯不足採。
㈢原告得請求被告賠償賠償，但無將判決登載新聞紙之必要：⒈按「依前項規定，如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新臺幣1 萬元以上1 百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新臺幣5 百萬元」，著作權法第88條第3 項定有明文。本件被告將抄襲系爭著作圖樣之舊款包裝袋商標圖樣使用於芋粿商品包裝袋上，並非因侵害系爭著作行為而直接獲得財產上利益，尚難以芋粿收入作為計算損害賠償之依據，原告以其不易證明實際損害額，請求依前揭規定酌定賠償額（本院卷一第130 頁），自無不合。本院審酌原告及被告資本額分別為612 萬元、20萬元（本院卷一第11頁、第13頁），被告提供其販售芋頭食材之商品一覽表、華博公司舊款包裝袋之出貨資料及其他烘焙炊蒸食品製造業之同業利潤標準查詢資料（本院卷一第203 頁、第183 頁、第250 頁），被告舊款包裝袋圖樣與系爭著作圖樣近似程度、兩造就芋粿成本分析（本院卷一第182 頁、第200 頁）、被告使用舊款包裝袋之期間及其侵權情節等一切情狀，認為原告得請求之損害賠償金額以10萬元之範圍內為適當，逾此部分請求，即屬過高，不應准許。
⒉按被害人得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容全部或一部登載新聞紙、雜誌，著作權法第89條定有明文。本件原告雖主張被告侵害系爭著作之著作權，應由被告負擔費用將最後事實審判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文，以高4.8 公分乘以寬7.8 公分之篇幅，登載於自由時報全國版頭版之報頭旁1 日（本院卷一第196 頁），惟被告於103 年12月間系爭訴願決定撤銷系爭智慧局原評定後，即未再使用舊款包裝袋，已如前述，參以被告使用舊款包裝袋之侵權情節尚非重大，且被告應對原告負金錢賠償之責任，本院認該金錢賠償已足填補或回復原告所受著作權之損害，並無再命被告將本件判決相關內容刊登新聞紙之必要，原告此部分請求尚非有理，應予駁回。
四、綜上所述，原告依著作權法第88條第1 項及第3 項規定，請求被告給付10萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即104 年4 月21日起（有送達證書在卷可稽，本院卷一第18頁）至清償日止，按週年利率5 ％計算之法定利息，為有理由，應予准許，逾此請求，為無理由，應予駁回。
五、原告陳明願供擔保，請求為假執行宣告，核諸原告勝訴部分所命給付之金額未逾50萬元，爰依民事訴訟法第389條第1項第5 款規定依職權宣告假執行。被告陳明願供擔保請准宣告免假執行，核無不合，爰酌定相當之擔保金額，准許之。至原告敗訴部分，則因訴之駁回而失所依附，不予准許。
六、本件判決事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，均已無礙本院上開審認，自毋庸逐一論駁，附此敘明。
七、據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條、第389 條第1 項第5 款、第392 條第2 項，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　105　 年　　7　　 月　　11　　日智慧財產法院第三庭
法　官　陳端宜
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　105　 年　　7　　 月　　11　　日書記官　吳祉瑩