智慧財產法院民事裁定

聲請人

Cabot Microelectronics Corporation（美商卡博特微電子公司）

法定代理人

H. Carol Bernstein

代理人

張哲倫律師

代理人

陳佳菁律師

代理人

王淑靜

複代理人

莊郁沁律師

複代理人

呂書瑋律師

複代理人

李孟儒

相對人

ＯＯＯＯ股份有限公司

法定代理人

ＯＯＯ

上列當事人間聲請保全證據事件，本院裁定如下：

主文

理由

壹、程序方面：按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度臺上字第2259號判決要旨參照）。又按國際裁判管轄之合意，除當事人明示或因其他特別情事得認為具有排他亦即專屬管轄性質者外，通常宜解為僅生該合意所定之管轄法院取得管轄權而已，並不當然具有排他管轄之效力（最高法院91年度臺抗字第268 號裁定參照）。查本件聲請人Cabot Microelectronics Corporation（美商卡博特微電子公司）係外國法人，故本件具有涉外因素，而為涉外事件。再者，聲請人主張相對人侵害其中華民國發明第116769號專利（下稱系爭專利），行為地於我國，聲請人得依侵權行為請求損害賠償，是依聲請人主張之事實，本件應定性為智慧財產權有關專利權之財產爭議事件，經類推民事訴訟法第15條規定，應認我國法院有管轄權。另依專利法所保護之智慧財產權益所生第一、二審民事訴訟事件、智慧財產權保全證據及保全程序事件，為本院管轄案件，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條、智慧財產案件審理細則第2 條第1 項第6 款定有明文，故本院自得就本件保全證據事件為審理。

貳、實體方面：

一、聲請意旨略以：

㈠聲請人為發明名稱為「化學機械磨光組合物與淤漿以及其用途」（中華民國專利公告號第116769號，即系爭專利）專利之專利權人，專利保護期間自民國89年7 月1 日起至106 年11月25日止。聲請人前自市場商情發現，ＯＯ公司所產製之「DSW-2500」之型號產品（英文品名：Chemical-MechanicalPlanarization Slurry，即系爭產品）涉嫌侵害聲請人所有之系爭專利，ＯＯ公司於韓國生產製造系爭產品進口至我國後，隨即供應相對人使用。為釐清系爭產品是否侵害系爭專利，聲請人乃於市場透過第三人間接取得系爭產品之化學機械磨光淤漿，並由內部專家加以實驗、分析，合理認定ＯＯ公司所產製之系爭產品，確實已落入系爭專利範圍。系爭專利係關於一種包含觸媒與安定劑之化學機械磨光組合物，系爭產品經試驗確認其中至少包含用作觸媒之鐵及用做安定劑之丙二酸等成分。

㈡聲請人依據自市場上所取得之系爭產品，可知悉聲請人所取得之產品為ＯＯ公司所產製並標示為型號「DSW- 2500 」之系爭產品。且依前開比對可證，系爭產品具有系爭專利請求項8 、21及22之技術特徵，落入系爭專利之文義範圍；使用系爭產品者亦至少間接侵害系爭專利請求項1 及9 之技術特徵。亦即，系爭產品至少已文義讀取系爭專利請求項1 、8、9 、21及22之技術特徵。準此，聲請人已有相當充分的基楚，合理認定其自市場上間接取得之系爭產品，確已落入系爭專利範圍。且第三人曾對系爭專利提起舉發程序，其有效業經本院104 年度行專訴字第33號行政判決予以確認。聲請人難以從市場上取得系爭產品之蒐證，而有證據保全之必要性，爰依民事訴訟法第368 條第1 項、智慧財產案件審理法第18條第2 項規定，請准至聲請人所述之8S廠房（新竹市000 ○○○○○區○○○路00號）、8E廠房（新竹市000 ○○○○○區○○路00號）、8F廠房（新竹市000 ○○○○○區○○○路0 號）處就系爭產品、產品規格、技術文件及產銷資料等進行證據保全。

㈢並聲明：

⒈准予就相對人之8S、8E、8F廠房用於磨光鎢之淤漿（裝載容器外通常標以「DSW-2500」等型號產品；英文品名：Chemical-Mechanical Planarization Slurry）自淤漿貯存之處所或與稀釋/ 混合槽（dilution/mixing tank）相連接之承載淤漿容器中採集至少5,000 毫升；並自分配/ 供應槽（distribution/supply tank）或離槽之供應終點採集至少5,000 毫升之淤漿。將相對人前述淤漿分別置入玻璃容器密封，並交由鈞院保存；或將相對人前述淤漿產品連同其原有承裝容器交由鈞院封存之方式，予以保全（勘驗過程並以由鈞院攝影之方式保存）。

⒉准予就相對人之8S、8E及8F廠房所持有與系爭產品相關之記錄文件，如新淤漿產品進用文件、新淤漿產品進用測試報告、產品採購單、產品使用說明書、系爭產品之規格書、物質安全資料表、產品分析證明書、國際標準化組織（ISO ）認證書、通用檢驗公證集團（SGS ）或類似之檢測報告、綠色供應商評估準則、產品運送文件、供貨合約、開發合約、樣品合約、行銷手冊或相關文件、或新材料申請表等相關文件，予以拍照或影印為保全；若為電磁記錄，應將該等電磁記錄備份及列印為保全。

二、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，民事訴訟法第368 條第1 項定有明文。又按民事訴訟法第368 條於89年2 月9 日修正公布，增訂後段以擴大容許聲請保全證據之範圍，其立法目的在於促使主張權利之人，於提起訴訟前即得蒐集事證資料，以瞭解事實或物體之現狀，將有助於當事人研判紛爭之實際狀況，進而成立調解或和解，以消弭訴訟，達到預防訴訟之目的；此外亦得藉此賦予當事人於起訴前充分蒐集及整理事證資料之機會，而有助於法院於審理本案訴訟時發現真實及妥適進行訴訟，以達審理集中化之目的。再依民事訴訟法第370 條、第284 條規定，保全證據之聲請，應表明應保全之證據、依該證據應證之事實，及應保全證據之理由，且聲請人應提出證據以為釋明，使法院信其主張為真實，以審酌應否准許保全證據之聲請。

三、聲請人就其主張，業據提出系爭專利專利說明書公告本（本院卷第27至45頁）、ＯＯ公司網頁資料（本院卷第81頁）、系爭產品與系爭專利分析比對表（本院卷第46至57頁）等為證，已釋明ＯＯ公司之系爭產品對聲請人系爭專利之專利權有侵害之虞，又聲請人主張系爭產品有其特殊產業性質，難以自市場購得系爭產品或取得技術文件，亦難自公開資訊取得相對人之相關產銷文件等情，亦非無理由，再衡諸聲請人聲請保全之證據攸關ＯＯ公司之侵權行為是否成立及損害賠償計算之認定，參以民事訴訟法第368 條修正理由特別強調預防訴訟及促進訴訟以達到審理集中化之目的，聲請人聲請保全證據，有利事證開示，以達到紛爭解決，亦有助於本案訴訟時，使法院發現真實、爭點整理與簡化及審理集中化之目的，本件有確定事、物現狀之法律上利益，並有必要性。本院衡酌全案情節，認聲請人聲請保全證據合於前揭法律規定，應予准許，爰裁定如主文所示。

四、至於聲請範圍逾越主文所示部分，並無理由，應予駁回，理由如下：

㈠聲請人聲請欲保全至少5,000 毫升之系爭產品，遠遠超過對系爭產品進行檢測分析之量，因欲對系爭產品進行如LC/MS 或IC/ 電導層析之分析檢測以得知其所含成分，每次所需測試之進樣體積遠少於1毫升，聲請人於105年4月19日之調查證據筆錄請求至少保存100毫升，應已足多次分析之用。聲請人雖另陳報因須進行如表面積分析等之額外分析試驗，而須保全至少2,500 毫升之系爭產品云云，惟聲請人並未釋明系爭產品究竟侵害哪一個系爭專利請求項或哪一個可能受侵害之專利請求項，而須進行如表面積分析等之額外分析試驗，故於聲請人目前僅釋明系爭產品侵害系爭專利請求項1 、8 、9 、21及22之專利權範圍的情形下，並無須對系爭產品進行如表面積分析等之額外分析試驗。因此，聲請人聲請欲保全至少5,000 毫升之系爭產品，實已逾越保全之必要性。

㈡聲請人聲請除自系爭產品貯存槽及容器外，並欲自稀釋／混合槽、分配／供應槽或離槽之供應終點進行保全系爭產品云云，因相對人並未製造或販賣系爭產品，其僅係向ＯＯ公司購買後，將系爭產品使用於半導體製造。由於半導體製造係高度精密化之製造產業，實際於生產線進行保全恐對相對人產線之運作產生不當之干擾及損害，產線亦多涉及製造商或產線機臺供應商之營業秘密，故若可於盛裝系爭產品之容器中取得系爭產品而保全，實無於實際產線執行保全之必要性，故聲請人此部分聲請實已逾越執行保全之必要性。此外，於CMP 產業之實務中，使用CMP 組合物時會添加如過氧化氫之氧化劑，係屬發明所屬技術領域中之通常知識，此亦為聲請人所認同（參聲證3 第2 頁，本院卷第46頁反面），故縱未保全有混合氧化劑及系爭產品之CMP 組合物，亦無損聲請人主張ＯＯ公司侵害系爭專利之法律上利益。

五、按保全證據程序之費用，除別有規定外，應作為訴訟費用之一部定其負擔，民事訴訟法第376 條定有明文，法院為命保全證據之裁定時，毋須另為訴訟費用之裁定，併此敘明。

六、依智慧財產案件審理法第1 條、第18條第1 項，民事訴訟法第371 條第1 項，裁定如主文。

智慧財產法院第三庭