智慧財產法院民事判決

原告天成元有限公司

法定代理人邱家正

訴訟代理人黃聖珮律師

被告環保之家生物科技股份有限公司

法定代理人蔡宜義

訴訟代理人簡榮宗律師

洪毓律師

上列當事人間確認請求權不存在事件，本院於105年10月24日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序事項原告起訴聲明第1項原為「確認被告基於如附圖一所示商標權，對原告以如附圖二所示圖文為商標使用於如附表一所示商品之損害賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權，於本1信股案判決確定前不存在，確認被告於原告以如附圖二所示圖文使用於如附表一所示商品時，以適當方式附加如附表二所示內容之範圍內，基於如附圖一所示商標權，對原告以如附圖二所示圖文為商標使用於如附表一所示商品之損害賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權，於本案判決確定時起不存在。

」（本院卷第4頁至背面），嗣原告於民國105年10月24日當庭變更該項聲明為「確認被告就附圖一之商標權，對原告附圖二之商標使用於捕蚊燈、捕蚊拍商品，不得主張損害賠償請求權、侵害排除請求權、侵害防止請求權。」，經核原告之聲明僅減縮應受判決事項之聲明，被告就上開變更表示無意見（本院卷第194頁），依民事訴訟法第255條第1項第3款規定，自應准許。

貳、實體部分附圖二之商標使用於捕蚊燈、捕蚊拍商品，不得主張損害賠償請負擔。並主張：105年3月10日接獲經銷商轉知被告委請桂齊恒律師函知，其申請註冊第01728235號商標（下稱據爭商標1，如附圖一所示）在案，原告所販售載有大家源及圖商標（下稱「大家源」商標）及「捕蚊達人」字樣（下稱系爭字樣，如附圖二所示）之商品，涉有侵害被告商標權之情事，請求原告將所有相關產品回收下架，並商討解決事宜等語（原證2），惟查被告所有據爭商標1係於101年3月27日申請，並於104年9月16日公告註冊，其專用期限至114年9月15日止，然原告在據爭商標1申請註冊前，即先使用「大家源」商2標及系爭字樣於捕蚊燈及捕蚊拍系列商品。

就系爭字樣使用於商品上，得依商標法第36條第1項第3款主張善意先使用，主張被告依據爭商標1損害賠償、侵害排除及侵害防止等請求權均不存在，惟被告否認之，則被告就據爭商標1之前揭請求權是否存在，於兩造間有爭執不明確之情形，縱使原告未將相關商品下架，被告此舉已影響及妨礙原告之正常營運，促使原告合法善意先使用系爭字樣之法律地位產生主觀上不安定狀態，將使原告使用系爭字樣之權益及商業利益有受侵害之危險，而此種不安之狀態得以確認判決將之除去，故原告有即受確認判決之法律上利益，自得提起本件確認之訴。

1主張善意先使用：製造，並依原告之員工○○○所設計之捕蚊燈彩盒及捕蚊拍說明書進行包裝，再委託關係企業即源成家電有限公司（下稱源成公司）辦理報關進口；源成公司之法定代理人○○○係原告法定代理人○○○之姑姑，二公司之實際負責人均為○○○，為增加進口之數量始分設二公司，此由二公司設址於同一處所（即高雄市○○區○○路00號）即可為證。

3、4、5、6及6-1可證明原告於99年間及100年間在型號TCY-6301、TCY-6303、TCY-6003、TCY-6023、TCY-6103等商品上即有使用系爭字樣：原證3為源成公司於100年3月3日載有型號MOSQUITOTRAPTCY-6301、MOSQUITOTRAPTCY-6303等商品（貨物名稱MOSQUITOTRAP即為捕蚊器）之進口報單，而原證4為源成公司於同年6月30日出售「TCY-6301捕蚊達人LED光觸媒捕蚊燈」予全乙興業有限公司（下稱全乙公司）之3發票，原證5則係原告於同年3月8日出售型號TCY-6301商品予家福股份有限公司（下稱家福公司）之發票。由上述證據互相勾稽，原告販售予家福公司與全乙公司者乃同一型號之相同商品，可證原告確實於100年間即將系爭字樣使用於捕蚊燈並販售之事實。

6為原告於99年5月22日自香港進口型號MOSQUITOSWATTERTCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103等商品（貨物名稱MOSQUITOSWATTER即為電蚊拍）之進口報單，而原證6-1為原告於100年3月25日出售型號TCY-6003、TCY-6023、TCY-6103、TCY-6203等商品予家福公司之發票。由前述之證據與證人○○○證稱「於100年1月間將系爭字樣使用於捕蚊燈上，而捕蚊拍則於99年間開始使用系爭字樣至今」等語相互勾稽，可證明原告於99年間即有將系爭字樣使用於型號TCY-6003、TCY-6023、TCY-6103、TCY-6203之捕蚊拍商品並販售之事實。

36條第1項第3款之善意先使用：

99、100年間即開始使用系爭字樣作成商品名稱並行銷販售，已如前述，較被告據爭商標1申請註冊時間為早，又證人○○○證述就其所知原告係於105年3月間接獲被告來函始知悉系爭字樣由被告申請作為商標，原告曾回函予被告表示於商品上標示系爭字樣非作商標使用，乃意指系爭字樣係屬於普遍使用在一般商品之說明，所謂達人常見於精通特定事務之人的稱號，此由據爭商標1係取得後天識別性始經經濟部智慧財產局（下稱智財局）核准註冊亦可證。惟因原告商品其包裝設計上之系爭字樣很醒目，可能被認定是商標使用而有侵權之虞，故主張善意先使用。

1之情事，如前所述，被告4將系爭字樣申請商標之日期為101年3月27日，則原告於99、100年間已有先使用系爭字樣之事實，被告既主張原告有攀附之故意，應由其負舉證責任，僅謂兩造為同業競爭關係，自不足以認定原告使用系爭字樣非出於善意。

98年4月16日即申請註冊第01397785號商標（下稱據爭商標2，如附圖三所示），惟被告自陳在申請階段即由智財局要求聲明商標圖樣中之系爭字樣不在專用之列，始取得核准註冊在案，直至101年3月27日被告再以系爭字樣申請註冊，始由智財局依商標法第29條第2款之規定核准註冊為據爭商標1。即據爭商標2中之系爭字樣既經聲明不專用，被告自不得將之作為取得專用權部分，並據以向他人主張權利，亦無法據此作為阻卻他人善意先使用之事由，是以就系爭字樣而言，其商標註冊申請日應為101年3月27日，而非被告所主張之98年4月16日。

二、被告答辯聲明：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。並辯稱：告未有受確認判決之法律上利益，不得提起本件訴訟：（型號TCY-6300、TCY-6301、TCY-6303）」、「大家源捕蚊達人3層強力電蚊拍（型號TCY-6003）」及「大家源捕蚊達人3層分離式充電電蚊拍（型號TCY-6203）」等商品，使用相同於據爭商標1之系爭字樣，經被告於105年3月8日委請律師發函請原告停止上開行為（被證1），並函請香港商雅虎資訊股份有限公司（下稱雅虎公司）下架上開商品後，原告除繼續為上開行為外，雅虎公司亦未因而停止與原告交易，此觀同年6月16日於Yahoo奇摩購物中心及Yahoo超級商城均能看到原告繼續販售型號TCY-6301及TCY-6303商品即可5明證（被證2），是以原告之交易相對人根本未因原告使用系爭字樣之行為或被告之主張而停止與原告交易，且被告發函後亦未對原告該等行為提出任何主張，原告僅空言主張已影響及妨礙其正常營運，實難謂其私法上之法律地位有受侵害之危險。

36條第1項第3款乃係保護商標善意先使用人，使其在因侵權涉訟時可據以作為抗辯事由而免責，而非創設法無明文之權利，蓋善意先使用係事實行為，並非由法所規範並以一定權利義務為內容，實未創設任何法律關係。因此，原告主張善意先使用，應僅在其被商標權人即被告追訴侵權責任時，始得引據為免責規定，自無依據該法條提出確認之訴之餘地。

105年3月17日委請律師回函表示「…本公司產品標示之『捕蚊達人』並非作為商標使用，在產品上皆有明示本公司註冊商標『大家源及圖』，故消費者皆可輕易知悉本公司商標為『大家源及圖』…」（被證7），再參以原告公司員工即證人○○○於同年10月3日庭期中亦證稱「（問：你在設計捕蚊拍、捕蚊燈之外包裝時除使用「捕蚊達人」字樣外，是否有使用大家源之商標？）有。」、「（問：所以原告於捕蚊拍、捕蚊燈商品之商標使用究竟是『大家源』還是『捕蚊達人』？）主要品牌是『大家源』。」等語，則原告既非將被告享有商標權之系爭字樣做為商標使用之意，加以原告本身亦有於相關商品上使用其所有「大家源」

商標之行為，則原告顯無提起本件訴訟之利益及必要。

36條第1項第3款「善意先使用」之適用：被告係製造販賣捕蚊相關商品之業者，於98年4月16日即以「捕蚊達人及圖」商標向智財局提出申請，指定使用於第96類「驅蚊器、電驅蟲器、驅蟲燈、滅蚊燈、電子捕蟲燈、電子滅蚊器、電子驅蚊器、殺蟲燈、電殺蟲器、誘殺昆蟲電力裝置」等商品，經智財局要求被告聲明上開商標圖樣中之系爭字樣不在專用之列後，而准予據爭商標2註冊在案（被證3）。嗣被告於101年3月27日再就系爭字樣提出據爭商標1之申請，經智財局依商標法第29條第2項規定核准註冊。因此，被告實際上早於98年4月16日即就系爭字樣提出商標申請，並應用於被告所製造販售之商品上，且經被告使用據爭商標2進行各項行銷活動（被證6至6-15），即可證明系爭字樣於98年時在交易上實已成為被告商品之識別標誌，合先敘明。

1申請日前已使用系爭字樣之事實：

3、4乃源成公司之進口報單及開立予全乙公司之發票，並非原告之進口報單或由原告所開立，且其上亦未載明所進口之貨物有使用系爭字樣，自不得證明原告於據爭商標1申請日（即101年3月27日）前已使用系爭字樣之情形。

6雖係原告於99年5月22日之進口報單，惟該進口報單上並無標示該等商品上有使用系爭字樣；而原證5、6-1雖係原告開立予家福公司之統一發票，惟其上之商品名稱亦未載有系爭字樣。又家福公司為台灣家樂福股份有限公司（下稱家樂福公司）與統一企業合資成立，而被告將捕蚊燈及捕蚊拍等商品透過廠商供貨至家樂福公司時，該訂單上均會顯示商品名稱「捕蚊達人…」等字樣（被證8），家福公司既為家樂福公司之關係企業，其訂單處理模式應相同，即家福公司之訂單或統一發票上亦應會記載商品名稱，惟原證5、6-1之記載顯與上開交易習慣不符，無法作為原告於據爭7商標1申請前即已使用系爭字樣之依據。

為關係企業，並以前揭進口報單之貨物名稱編號與發票所載之貨品編號互相勾稽，主張得證明原告有於據爭商標1申請前使用系爭字樣云云。惟源成公司之法定代理人並非○○○（被證4），且原證3、4之報關單及發票並非原告所開立，其餘文件上亦均無記載系爭字樣，再加以前揭進口報單之日期與發票日期相隔多時，該發票所載之商品是否即為報關商品，已非無疑，實難謂原告已就其於據爭商標1申請前已使用系爭字樣之事實盡舉證之責。被告早於98年4月16日即以含有系爭字樣之據爭商標2向智財局提出申請，並進行各項行銷活動，於98年時實已成為被告商品之識別標誌，已如前述。且原告係於94年8月11日設立（被證5），於94至98年期間內均未將系爭字樣使用於其商品上，卻在被告98年4月16日將含有系爭字樣之據爭商標2申請註冊，並應用於被告商品後，即於99年將系爭字樣使用於其商品上，再參以兩造生產製造之商品均為捕蚊燈與捕蚊拍，兩者商品之外觀、功能及性質均為競爭關係，原告實難諉稱不知被告已先使用系爭字樣，縱原告於據爭商標1申請前已先有使用系爭字樣之事實，仍應舉證其使用係出於善意，而非由被告舉證原告「非善意」。

以證人○○○證稱「（問：原告公司在98年至100年間有販售哪些商品？）有開飲機、快煮壺、電子鍋、電扇、電暖氣、果汁機、捕蚊燈、捕蚊拍等商品。」，以及「（問：證人係在何時設計此商品包裝？）100年1月份。」、「（問：是否在設計時即有『捕蚊達人』之文字？）捕蚊燈是我8在100年1月份設計時就有『捕蚊達人』的字樣，而捕蚊拍是在99年時才加上『捕蚊達人』的字樣。」、『（問：是何人提出使用『捕蚊達人』於商品包裝上？）我們的總經理。」、「（問：所以『捕蚊達人』字樣之發想依你剛剛所述係由天成元公司總經理告知，而非你自行發想？）是。」、「（提示本院卷第22頁至第25頁，問：你剛稱這些捕蚊拍是你到公司時就有的產品設計，但你又稱你剛到原告公司是擔任業務助理，你怎麼能確認你98年12月16日到公司時天成元公司在捕蚊拍上已使用『捕蚊達人』等字樣？）我98年到原告公司時公司之捕蚊拍、捕蚊燈尚未使用『捕蚊達人』字樣。」等語，足證原告於98年間即有販售捕蚊燈與捕蚊拍等商品，而與被告存有競爭關係，並參以證人○○○證稱原告於98年間並無使用系爭字樣，係於99年間證人○○○經由原告公司總經理之指示始將系爭字樣使用於捕蚊拍商品上、100年間使用於捕蚊燈商品上，系爭字樣並非證人○○○自行發想等情，原告實難推諉不知被告已先使用系爭字樣。

99年才加上『捕蚊達人』字樣，你可以確認月份嗎？）我無法確認，因為時間已很久了。」等語，惟被告於98年起即使用據爭商標2，並透過奇龍實業股份有限公司（下稱奇龍公司）將據爭商標商品送至家樂福公司上架販售，此有奇龍公司發送與被告之99年4月3日家樂福DM電子郵件（被證9）及同年6月13日東森新聞報導被告商品之影音檔（被證10）可參，益證系爭字樣確實於98、99年間即成為被告商品之識別標誌，詎原告卻於99年不知月份開始使用具競爭關係之被告所有的系爭字樣，實難謂原告係於出於善意。9依PHILIPS公司於100年12月間之市調報告內容所載，GFK曾於100年9月間為各廠牌捕蚊商品之市占率排名，其中被告「BUWENDAREN」（即捕蚊達人之音譯）之市占率為第一名（被證11），更加證明被告所有之據爭商標1於市場上有其識別性。

三、兩造不爭執事項（本院卷第136頁至第137頁、第146頁至第147頁、第192頁）：01397785號「捕蚊達人」商標之商標權人，聲明商標圖樣中之「捕蚊達人」不在專用之列，申請日為98年4月16日，於99年2月16日註冊並公告，專用期限至109年2月15日止。

01728235號「捕蚊達人」商標之商標權人，於說明文字內容記載「依商標法第29條第2項規定核准」，申請日為101年3月27日，於104年9月16日註冊並公告，專用期限至114年9月15日止。

105年3月8日函知原告其代理被告請原告尊重商標權，並稱原告未得被告同意擅於「大家源捕蚊達人光觸媒捕蚊器（型號TCY-6300）」、「大家源捕蚊達人光觸媒捕蚊器（型號TCY-6301）」、「大家源捕蚊達人光控光觸媒捕蚊器（型號TCY-6303）」、「大家源捕蚊達人3層分離式充電電蚊拍（型號TCY-6203）」使用相同於「捕蚊達人」商標之文字。

105年3月8日函知雅虎公司其代理被告請雅虎公司將「大家源捕蚊達人光觸媒捕蚊器（型號TCY-6301）」、「大家源捕蚊達人光控光觸媒捕蚊器（型號TCY-6303）」、「捕蚊達人充電式三層強力電蚊拍（型號MS-15）」、「優質生活捕蚊達人光觸媒吸入式捕蚊燈（型號ML-168）」、「天10羅地網捕蚊達人LED燈光觸媒吸入式捕蚊燈（型號GE-399）」

等商品移除下架。

00469226號「大家源」商標之商標權人，原告於99年5月22日自香港進口大家源型號TCY-6003、TCY-6023、TCY-6103等商品（原證6），並於100年3月8日出售型號TCY-6301之商品予家福公司，又於同年月25日出售型號TCY-6003、TCY-6023、TCY-6103等商品予家福公司。

，源成公司於100年3月3日自廣東進口型號MOSQUITOTRAPTCY-6301、MOSQUITOTRAPTCY-6303等商品（原證3），並於100年6月30日出售原告「TCY-6301捕蚊達人LED光觸媒捕蚊燈」予全乙公司（原證4）。

四、協商兩造整理本件爭點如下（本院卷第137頁、第147頁）：3、4、5、6、6-1所列之型號TCY-6301、TCY-6303、TCY-6003、TCY-6023、TCY-6103等商品是否有系爭字樣？

36條第1項第3款之規定，對被告據爭商標1主張「善意先使用」？

據爭商標1註冊申請日前已使用系爭字樣之商品型號（例如原告主張之型號TCY-6301、TCY-6303、TCY-6023、TCY-6103）？

五、得心證之理由：。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判11決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益（最高法院52年台上字第1240號判例意旨參照）。

經查，本件被告委請律師函知原告及其通路商雅虎公司有關原告型號TCY-6301、TCY-6303之捕蚊商品使用相同於據爭商標1之系爭字樣，涉嫌侵害被告之商標權，請求將相關商品下架，有原告提出台一國際專利法律事務所（105）法軼字第11952號桂齊恒律師函在卷可稽（本院卷第8頁正、背面），惟原告主張使用系爭字樣係善意先使用，否認侵害據爭商標1，則原告得否使用系爭字樣於其捕蚊商品之法律上之地位即處於不安之狀態，原告就此不安之狀態，非無提起確認之訴之法律上利益，合先敘明。

按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1項第3款定有明文。職是，主張善意先使用抗辯者，須證明：1.其使用時間在商標權人商標註冊申請日前；2.先使用之主觀心態須為善意，不知他人商標權存在，且無不正競爭目的；3.使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務。本款規範之目的在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主義之精神，是主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束，而善意使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準。

申言之，商標法之善意先使用之規範，在於保護先使用行為所創造之事實狀態或社會關係，使善意使用人能在原有社會關係中，享有應受保護之利益。商標善意先使用者，不以行為人自行創設商標為限，亦包含行為人於他人商標註冊申請日前，並12非以不正當競爭為目的而使用商標，均符合商標善意先使用之要件。經查：原告有使用系爭字樣於捕蚊燈、捕蚊拍商品按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5條定有明文。是商標之使用應具備下列要件：(1)使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；(2)需有上述使用商標之客觀行為；(3)需足以使相關消費者認識其為商標，此乃商標使用之要件。易言之，商標之主要功能既在於識別商品或服務之來源，俾以保護商標權人之財產權，並維護市場之公平競爭，進而保障消費者或其他市場參與人之經濟利益。商標之使用，於交易過程中，使用人於主觀上自須基於表彰商品或服務來源之意圖，客觀上亦須使商品或服務之相關消費者，認識其係用以表彰商品或服務之來源，並藉以與他人之商品或服務區別，而判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨使用目的是否具有影射或攀附他人商譽之意圖等相關證據綜合判斷。

原告主張於據爭商標1註冊申請日前已將系爭字樣使用於型號TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈商品（本院卷第5頁、第198頁），經核該等型號捕蚊燈之外包盒及商品本體，均併列使用「大家源」商標及系爭字樣，且系爭字樣緊鄰於「大家13源」商標旁，與「大家源」商標採用相同綠色襯底呈現，並使用放大粗體之字型，且其字體較包裝盒或商品本體之其他文字明顯為大，有上開捕蚊燈商品照片附卷可按（本院卷第20頁、第21頁），而「大家源」商標其商標權人係原告之代表人○○○，並指定使用於捕蚊燈等商品，有商標資料檢索服務查詢結果及公司及分公司基本資料查詢明細在卷可考（本院卷第18頁、第26頁），是「大家源」商標使用於上開捕蚊燈商品係作為商標使用毋庸置疑；而系爭字樣依其於上開捕蚊燈之包裝盒或商品本體與「大家源」商標併列之配置位置、顏色及字體放大以觀，其使用態樣具有特別顯著性，足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源之用，是系爭字樣使用於上開捕蚊燈商品客觀上亦構成商標之使用。

原告主張於據爭商標1申請前已將系爭字樣使用於型號TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103等捕蚊拍商品（本院卷第5頁、第198頁），經核該等型號捕蚊拍於商品本體上使用「大家源」商標中之文字「大家源」；於商品外包裝則於左上角使用「大家源」等字，並於捕蚊拍拍面之包裝紙上方標示未特別放大粗體之系爭字樣及放大字體或特殊設計強調捕蚊拍功效之文字，有上開捕蚊拍商品照片附卷可按（本院卷第23頁、第24頁），而從上開商品整體包裝強調商品之品質、特性、功能，相對使「大家源」或系爭字樣於該等強調捕蚊拍品質、特性、功能而放大或作特殊設計之字體中並非特別突顯，惟由捕蚊拍本體標示「大家源」對應外包裝之「大家源」，當可認知「大家源」係作為表彰商品來源之商標使用；而系爭字樣係呈現於前開捕蚊拍之拍面包裝紙之最上方位置，字體較捕蚊拍本體上標示之「大家源」為大，且系爭字樣強調捕蚊專家之意，以其使用之方式不免使14消費者認知其係作為商標使用。

原告使用系爭字樣於捕蚊燈、捕蚊拍商品係於據爭商標1申請註冊日之前據爭商標1係於101年3月27日申請註冊，有商標資料檢索服務在卷可考（本院卷第7頁）；原告主張其所販售之捕蚊燈、捕蚊拍商品亦委託源成公司進口，源成公司法定代理人○○○係原告法定代理人○○○之姑姑，該二家公司之實際負責人均係○○○，此參該二家公司之所在地均係設於高雄市○○區○○路00號，有原告及源成公司之公司資料查詢結果附卷可參（本院卷第26頁、第83頁），堪認原告主張○○○係原告及源成公司之實際負責人，原告亦委由源成公司進口捕蚊燈、捕蚊拍商品，並非虛言。源成公司於100年3月3日進口型號TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈商品，有登載「MOSQUITOTRAPTCY-630

1、MOSQUITOTRAPTCY-6303」等商品之進口報單影本附卷可按（本院卷第11頁）；原告於同年3月8日出售型號TCY-6301商品予家福公司，有登載商品型號、名稱「大家源光觸媒捕蚊器TCY-6301─大家源光觸媒捕」之統一發票影本在卷可考（本院卷第15頁），該統一發票所載商品型號、名稱與原告販售之TCY-6301型號商品包裝及本體上所標示之商品名稱「光觸媒捕蚊器」相同，有TCY-6301實體商品照片附卷可資比對（本院卷第20頁），堪認原告於100年間即在據爭商標1註冊申請日之前即進口並販售使用系爭字樣之捕蚊燈商品。又查原告於99年5月22日自香港進口型號TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103等捕蚊拍商品，有登載「MOSQUITOSWATTERTCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103」15等商品之進口報單影本附卷可按（本院卷第16頁）；原告於100年3月25日曾出售上開型號TCY-6003、TCY-6

203、TCY-6023、TCY-6103之捕蚊拍商品予家福公司，有登載商品型號、名稱「大家源三層強力電蚊拍TCY-6003-TCY-6003」、「大家源三層強力電蚊拍TCY-6023-TCY-6023」、「大家源三層充電式電蚊拍TCY-6103」、「大家源三層分離式充電蚊拍TCY-6203」之統一發票影本在卷可憑（本院卷第17頁），該統一發票所載商品型號、名稱與原告販售之TCY-6003、TCY-6023、TCY-6103、TCY-6203型號商品包裝及本體上所標示之商品名稱「3層強力電蚊拍」、「3層充電式電蚊拍」、「3層分離式充電蚊拍」相同，有上開實體商品照片附卷可資比對（本院卷第22頁至第25頁），堪認原告於據爭商標1註冊申請日之前即於99年進口並於100年販售使用系爭字樣之捕蚊拍商品屬實。

據證人○○○證稱：我係亞洲大學數位媒體學系畢業，自98年12月16日在原告公司工作迄今，原告之TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈（即本院卷第20頁、第21頁所示）之商品包裝是我設計的，TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103等捕蚊拍（即本院卷第22頁至第25頁所示）是我到原告公司工作時就有的產品及設計，前開捕蚊燈我在100年1月份設計時有使用系爭字樣，而前開捕蚊拍是總經理在99年時提出使用系爭字樣於商品包裝上才加上去，現在這些包裝均持續使用系爭字樣，此外公司亦有使用「大家源」商標等語（本院卷第148頁至第151頁），是由證人○○○所述，原告於99年間起即使用系爭字樣於前開捕蚊拍，於100年間起即使用系爭字樣於前開16捕蚊燈，且迄今仍繼續使用系爭字樣於前開商品。

雖被告辯稱原告提出之上開進口報單或發票上均未有記載系爭字樣，故無法證明於據爭商標1註冊申請日之前有使用系爭字樣云云。惟由證人○○○所述，及原告提出前開捕蚊燈、捕蚊拍商品之進口報單、統一發票，比對相同型號、名稱產品之實物照片已足認定原告進口並販售使用系爭字樣於前開商品，俱如前述，被告復未舉證原告進口報單、統一發票所載型號、名稱之商品另有其他實物，自難認被告所辯可取。

承上，原告於據爭商標1註冊申請日前，已將系爭字樣分別於99年間起使用於型號TCY-6003、TCY-6203、TCY-6

023、TCY-6103捕蚊拍商品，於100年間起使用於型號TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈商品，並繼續使用迄今。

系爭字樣近似於據爭商標1，並使用於同一商品系爭字樣係以細明體表現「捕蚊達人」，而據爭商標1則係以標楷體表現「捕蚊達人」，此外二者均未對「捕蚊達人」作其他特殊之設計，是由外觀、讀音、觀念觀之，二者高度近似；且系爭字樣使用於原告之捕蚊燈、捕蚊拍商品，與據爭商標1指定使用之滅蚊燈、電蚊拍係同一商品。

原告使用系爭字樣是否為善意且無不正競爭目的原告於據爭商標1之註冊申請日前即使用系爭字樣於與據爭商標1指定使用之同一捕蚊燈、捕蚊拍商品，誠如前述，惟被告辯稱於98年4月16日即已將含有系爭字樣之據爭商標2申請註冊，進行各項行銷活動，並提出商標資料檢索服務1紙、98年11月17日、99年3月18日、同年5月2日部落格文章、99年4月3日經銷商奇龍公司寄送之家樂福DM照片等（本院卷第82頁、第113頁、第115頁至第120頁）17以附其說，並稱原告與被告係同業競爭，應知被告已使用系爭字樣於據爭商標2，原告使用系爭字樣非基於善意云云。

經查：按商標之功能在於識別商品或服務之來源，只要商標整體具有識別性，即具備商標功能，惟申請人往往為促銷目的，將與商品或服務有關的品質、功能、產地等說明，或廣告標語等不具識別性的事項納入商標圖樣中一併申請註冊，雖然商標具有識別性可取得註冊，惟商標權人及競爭同業對於商標圖樣中所含前述事項是否具有專用權可能看法各異，致有影響市場公平競爭秩序之虞。早期對於此種情形均要求申請人將說明性或不具識別性的部分刪除，始予註冊，惟此種作法並不合理，因而發展出不專用制度，即透過不專用的聲明，申請人同意放棄商標中說明性、不具識別性等依法單獨不得註冊部分的專用，使整體具有識別性的商標，得以保留該等不得註冊部分於商標圖樣中，以尊重申請人實際使用之需求。此作法使商標取得的權利範圍明確，在商標取得註冊之後，不致產生商標權及於說明性、不具識別性等單獨不得註冊部分之疑義。而商標圖樣中之特定部分是否為說明性或不具識別性情形，係以審查時作為判斷之時點。

依據爭商標2審查時之商標法第19條規定「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。」，準此據爭商標2之商標圖樣中說明性或不具識別性之事項應聲明不專用，以取得註冊。經查，被告於98年4月16日申請註冊據爭商標2，並於99年2月16日註冊公告，有據爭18商標2商標資料檢索服務附卷可查（本院卷第82頁）；而據爭商標2係以附有2片葉子之內有一隻蚊子之一顆水果之圖樣結合下方之系爭字樣組合而成，被告就據爭商標2之系爭字樣等字聲明不在專用之列，有前開商標資料檢索服務可憑，而在據爭商標2註冊公告前，98年10月28日中央社訊息報導及同年11月13日網友討論截圖刊載「…捕蚊達人蔡宜義回憶，當初是因為孩子還小，居住的社區接近郊區，蚊蟲非常多，小朋友常被蚊子叮咬而哭鬧…」（本院卷第113頁、第115頁），由報導內容可知「捕蚊達人」係作普通名詞使用；再者，「達人」係日本表示專家用語，早為國人大量使用，故常有「省電達人」

、「家事達人」、「除臭達人」、「收納達人」…之用語，為商品或服務所具有之功能作說明，被告申請據爭商標2時，於水果與蚊子圖樣下方附加系爭字樣，亦在為其指定之滅蚊商品具有良好功效作說明，被告依審查時商標法第19條，就據爭商標2圖樣中之系爭字樣之說明性部分聲明不在專用之列，而取得註冊，有據爭商標2商標資料檢索服務附卷可查（本院卷第82頁），是據爭商標2之系爭字樣非屬被告專用，被告不得就該特定部分主張權利。

承前所述，原告於據爭商標1申請前已將系爭字樣使用於型號TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈商品及型號TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103捕蚊拍商品，雖被告於原告使用系爭字樣於前開商品之前，已於98年4月16日申請註冊據爭商標2，並於99年2月16日註冊公告，然被告就據爭商標2之系爭字樣既聲明「不專用」，被告自不得於據爭商標2註冊公告後再就系爭字樣主張權利，19縱兩造有商業競爭關係或原告知有據爭商標2之存在，原告就被告聲明不專用之系爭字樣使用於同一捕蚊燈、捕蚊拍商品，難謂非基於善意。

被告於據爭商標2就系爭字樣聲明不專用，嗣被告積極使用系爭字樣於相關商品，有被告前開提出之網路文章、新聞報導截圖、家樂福DM電子郵件附卷可稽，被告嗣依現行商標法第29條第2項規定「有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」，就系爭字樣取得識別性而註冊據爭商標1，有據爭商標1之商標資料檢索服務附卷可參（本院卷第7頁）。惟原告既於被告就據爭商標2之系爭字樣聲明不專用之後，且在據爭商標1註冊申請日前持續使用系爭字樣，要難以被告就據爭商標2之系爭字樣嗣取得識別性後而註冊據爭商標1，即謂原告非基於善意。

綜上，原告在據爭商標1註冊申請日前，持續使用近似據爭商標1之系爭字樣於同一之捕蚊燈、捕蚊拍商品，且非基於惡意，則原告就系爭字樣主張善意先使用，即非無據。又按「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」商標法第36條第1項第3款定有明文。而法條所謂「以原使用之商品或服務為限」一語，固非限制善意先使用人僅得以原產銷規模繼續使用商標，惟本款既為註冊保護之例外，亦不宜擴充適用而影響商標權人之註冊權益，故商標權人在個案上可具體要求該先使用人附加適當區別標示以資辨識，且不得超過原使用的商品或服務範圍，若先使用人因拓展其業務而侵害20註冊商標權的排他範圍者，即難謂得依本款規定主張「善意」先使用。本件原告105年10月24日辯論意旨狀及同年11月21日更正狀僅限於確認據爭商標1申請註冊前已使用之型號TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈商品、型號TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103捕蚊拍商品主張善意先使用，有前開書狀在卷可稽（本院卷第200頁、第203頁至第205頁），並未擴充適用而影響被告據爭商標1之註冊權益，核無不合。又原告前開辯論意旨狀繕寫之於據爭商標1申請註冊前已使用之型號商品與其起訴狀主張及所提證據內容有歧異，衡諸原告之起訴事實與舉證主張善意先使用之商品為前揭型號之捕蚊燈、捕蚊拍商品，辯論意旨狀所載型號商品顯係誤繕，併為敘明。是原告請求確認被告就附圖一之商標權，對原告使用系爭字樣於型號TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈商品、型號TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103捕蚊拍商品不得主張損害賠償請求權、侵害排除請求權、侵害防止請求權，核無不合，應予准許；逾此部分請求之聲明，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。

七、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第79條規定，判決如主文。

智慧財產法院第三庭

22附圖：附圖一（被告之據爭商標1）註冊第01728235號商標權人：環保之家生物科技股份有限公司申請日：101年3月27日註冊日及註冊公告日：104年9月16日專用期限：104年9月16日至114年2月15日說明文字內容：依商標法第29條第2項規定核准指定使用商品或服務：蟑螂捕捉器；蒼蠅拍；蚊香器；捕蠅器；捕蟲器；電蚊香器；電驅蟲器；超音波蟑螂驅除器；驅蟲燈；電子驅蚊第21類器；滅蚊燈；電子滅蚊器；電殺蟲器；電蟑螂捕殺器；電蚊拍；誘殺昆蟲電力裝置。

（本院卷第7頁）附圖二（原告商品所附之系爭字樣）（本院卷第20頁至第25頁）23附圖三（被告之據爭商標2）註冊第01397785號商標權人：環保之家生物科技股份有限公司申請日：98年4月16日註冊日及註冊公告日：99年2月16日專用期限：99年2月16日至109年2月15日聲明不專用：商標圖樣中之「捕蚊達人」不在專用之列指定使用商品或服務：電驅蚊器、電驅蟲器、驅蟲燈、滅蚊燈、電子捕蟲燈、電子第9類滅蚊器、電子驅蚊器、殺蟲燈、電殺蟲器、誘殺昆蟲電力裝置。

（本院卷第82頁）24