智慧財產及商業法院 - 105年度民專上字第40號（侵害專利權有關財產權爭議等）

智慧財產法院民事判決 105年度民專上字第40號上訴人曜越科技股份有限公司法定代理人林培熙訴訟代理人賴安國律師複代理人沈泰宏律師輔佐人楊盛安被上訴人技嘉科技股份有限公司兼上法定代理人葉培城共同訴訟代理人桂齊恒律師林景郁複代理人廖正多律師輔佐人游登銘上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國105年9月29日本院105年度民專訴字第2號第一審判決提起上訴，本院於民國106年4月20日言詞辯論終結，判決如下：主文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由一、上訴人起訴主張：上訴人為公告第M498806號「發光散熱裝置」新型專利（下 1稱系爭專利）之專利權人。專利權期間自民國（下同）104年 4月11日起至113年11月26日止。被上訴人公司於其官網展示並銷售型號GV-N970XTREME-4GD「XTREMEGAMING 顯示卡」（下稱系爭產品），經上訴人委託鑑定確認係落入系爭專利更正前請求項1至6之專利權範圍。嗣上訴人於105年 3月28日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出系爭專利之更正，縮減申請專利範圍，將原請求項6之技術特徵併入請求項1，並將原請求項6刪除，主張系爭產品侵害更正後系爭專利請求項1至5。爰依侵害專利權之法律關係起訴請求：1. 被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）1,000萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分五計算之利息。 2.於上訴人系爭專利存續期間內，被上訴人不得未經上訴人同意而製造、為販賣之邀約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品之行為。3.就聲明第1項部分上訴人願供擔保，請准宣告假執行。二、被上訴人則以： (一)上訴人於發函警告及起訴前並未取得智慧局之新型技術報告，不符合專利法第116條要求於行使權利前，應事先向智慧局取得技術報告，始得為之之規定。上訴人顯然違反重大程序規定，侵害被上訴人之程序利益，不得主張權利。又上訴人係於104年11月27日方向智慧局提出新型專利技術報告申請，且依該技術報告之記載：系爭專利請求項1至6參照引用文獻即本件之被證3、5相關段落記載不具進步性。嗣上訴人雖申請更正，其更正後請求項1記載之「…以及至少一發光單元，…該發光單元的數量係為二個並設置於該導光條之同一側，…」等內容，明顯違反專利法第26條第2項「…各請求項應以明確、簡潔之方式記載…」的規定，應為無效。 2(二)被證2為公告第M349665號「可發光的風扇裝置」新型專利，系爭專利更正後請求項1所記載的技術特徵均已為被證2 的技術內容所揭露，而不具新穎性。即便上訴人認為被證2 與系爭專利存在有構造上些微差異，但仍為所屬技術領域中具有通常知識者依據被證2所揭露的內容，並參酌申請時之通常知識，認定會促使其修飾、置換或轉用被證2的先前技術而完成系爭專利更正後請求項1之發明，故被證2可證明系爭專利更正後請求項1、3、4、5不具進步性。被證3為公告第M444697號「均勻發光之散熱風扇」新型專利、被證4 為公告第M261739號「電腦風扇之旋轉發光裝置」新型專利、被證5為公告第I260964號「外極式散熱風扇」發明專利，被證2、3及被證2、3分別與被證4、5的組合亦均可證明系爭專利更正後請求項1、3、4、5不具進步性。 (三)系爭產品因有以下幾點而與系爭專利更正後請求項1在文義讀 11 組12設置於框蓋14內壁突伸的該等懸吊臂142上；發光環組 12包括有一導光條121及一環座，該導光條121位在該環座 13樞設於框蓋14 之該等懸吊臂142之間所設的樞接部11214設置於散熱器2012以環座設置於框蓋14內壁突伸的該等懸吊臂142 請求項3、4係依附在請求項2（已刪除）、請求項5係依附在請求項4，其整體技術特徵即包含請求項1的所有技術特徵，系爭產品既不為系爭專利更正後請求項1之文義所讀取，則亦無法為系爭專利請求項3、4、5之文義所讀取。此外，系爭產品與系爭專利更正後請求項之技術手段實質不同、達成的功能實質不同、產生的結果實質不同，且上訴人之系爭 3專利更正亦具有申請歷史禁反言之限制條件，因此系爭產品並不適用均等論，上訴人請求排除侵害及損害賠償並無理由等語，資為抗辯。三、原審認系爭專利請求項有無效之理由，而為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，且於105年10月26日再次提出更正申請，將原請求項2、6之技術特徵併入請求項1，且將原請求項2、6刪除，並主張更正後請求項1、3至5之申請專利範圍，相較於被證2具新穎性；相較於被證2、被證 2、3之組合及被證2、3分別與被證4、5之組合亦具進步性，及系爭產品文義侵害更正後系爭專利請求項1、3、5，暨均等侵害更正後系爭專利請求項4。上訴聲明：1.原判決廢棄。 2.被上訴人應連帶給付上訴人1,000萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分五計算之利息。3.於上訴人系爭專利存續期間內，被上訴人不得未經上訴人同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品之行為。4.就聲明第2項（聲明上訴狀誤載為第1項）部分，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明：上訴駁回，如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。四、得心證之理由： (一)上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自104年4月11 日至113年11月26日止，上訴人於105年3月28日向智慧局申請更正申請專利範圍，被上訴人於原審審理時就系爭專利提起舉發，上訴人復於原審判決後之105年10月26日再次提出更正申請。被上訴人公司於其官網展示並銷售販賣系爭產品等事實，為兩造所不爭執，並有系爭專利證書、系爭專利說明書公告本（見原審卷第8至21頁）、專利更正申請書（見原審卷第207至212頁、本院卷第37至42頁）、被上訴 4人公司網頁資料、系爭產品統一發票影本（見原審卷第22至 24頁），及被上訴人陳明已提起舉發案，智慧局尚未審定（見本院卷第161頁）之筆錄在卷可憑，應信為真實。惟上訴人主張被上訴人販售之系爭產品文義侵害系爭專利更正後請求項1、3、5，及均等侵害請求項4（見本院卷第115、119至 129頁），應排除侵害及負連帶損害賠償責任等情，則為被上訴人所否認，並以前揭情詞置辯。 (二)被上訴人雖抗辯上訴人於發函警告及起訴前並未取得智慧局之技術報告，不符合專利法第116條要求於行使權利前，應事先向智慧局取得技術報告，始得為之之規定，上訴人不得主張權利等語。惟按新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。專利法第116條固定有明文。核其立法理由第1點為：「由於新型專利採形式審查，未對是否合於專利要件進行實體審查，即賦予專利權，為防止權利人濫發警告函，新型專利權利人進行警告時，有提示新型專利技術報告作為客觀判斷資料之必要，惟其並非提起訴訟之前提要件」。故新型專利技術報告之提出，並非專利侵權起訴之合法要件，此觀之司法院釋字第507號解釋文謂：「憲法第16條規定人民有訴訟之權，此項權利之保障範圍包括人民權益遭受不法侵害有權訴請司法機關予以救濟在內，惟訴訟權如何行使，應由法律予以規定。法律為防止濫行興訟致妨害他人自由，或為避免虛耗國家有限之司法資源，對於告訴或自訴自得為合理之限制，惟此種限制仍應符合憲法第23條之比例原則。……規定被害人必須檢附侵害鑑定報告，始得提出告訴，係對人民訴訟權所為不必要之限制，違反前述比例原則」，是主張遭受侵害之專利權人已以訴狀具體指明其專利權遭受侵害之事證者，其起訴應屬合法， 5此與司法院釋字第507號解釋文理由書之意旨相當。且按事業對他人散發侵害各類智慧財產權警告函時，倘已取得法院一審判決或公正客觀鑑定機構鑑定報告，並事先通知可能侵害該事業權利之製造商等人，請求其排除侵害，形式上即視為權利之正當行使，認定其不違公平交易法之規定；其未附法院判決或前開侵害鑑定報告之警告函者，若已據實敘明各類智慧財產權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，且無公平交易法各項禁止規定之違反情事，亦屬權利之正當行使（司法院釋字第548號解釋理由書參照），故提起專利侵權訴訟時，非必要求新型專利權利人須提出侵害鑑定報告，亦無須非提出新型技術報告進行警告後始得行使權利。此係因新型專利於92年修訂時採形式審查，故該專利究有無符合專利要件，尚不確定，為防止專利權人不當行使或濫用權利，造成他人之損害，乃明定行使權利應提示新型技術報告，並作為推定專利權人行使權利有無故意過失責任之認定，此與前開解釋理由書意旨相同，故縱新型專利權人未提出新型技術報告即向被控侵權人行使權利，亦應視其具體行使內容，以判斷有無故意或過失不當行使權利之情事，特別是有些專利產品之周期甚短，而新型技術報告之取得，縱非曠時費日，亦須一段時間，如苛責新型專利權人必持新型技術報告始得行使權利，否則即屬故意或過失不當行使權利，顯係對人民訴訟權之不當限制。故被上訴人辯稱上訴人於起訴前未提出新型技術報告即不得主張權利等語，並不可採，合先敘明。 (三)次按關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁 6判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，併徵詢兩造之意見後，指定適當之日期，智慧財產案件審理細則第32條定有明文。另依據專利法第77條第2項之規定，同一舉發案審查期間，有二以上更正案者，申請在先之更正案，視為撤回。本件上訴人雖曾於原審審理時申請更正系爭專利，被上訴人亦於原審審理時就系爭專利提起舉發，現尚在審查期間，然因上訴人於原審判決後再次申請更正，則揆諸前開規定，申請在先之更正案已視為撤回，故本件應審酌105年10月26 日之更正內容是否合法。查系爭專利原申請專利範圍共計6 個請求項，請求項1為獨立項，其餘均為直接或間接依附於請求項1之附屬項。上訴人於原審判決後所提更正內容係將原請求項2、6之附屬技術特徵併入請求項1中，同時刪除原請求項2、6，並將說明書中部分技術內容記載於請求項1。經查，更正後請求項1、3至5雖增加「該發光環組包含一導光條，係為一實心條體；以及至少一發光單元，係設置於該導光條上，該發光單元的數量係為二個並設置於該導光條之同一側」及「一側開孔，係設置於該基座之環形框體與該框蓋之間，以使該導光條之部分由該發光散熱裝置的外側面露出」之技術特徵，惟該技術特徵係對「發光環組」及「基座之環形框體與框蓋」之結構進一步界定，屬於申請專利範圍之減縮，符合專利法第120條準用第67條第1項第2款之規定，且更正後所增加之技術特徵已見於申請時說明書中，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，更正後之發光散熱裝置仍可達成更正前之發光散熱裝置可降低製作成本、提高導光效率及避免外力造成損壞的發明目的，亦未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合專利法第120條準用第67條第2、4項之規定，該更正應為合法 7。 (三)又所謂訴訟標的，係指經原告主張並以原因事實特定後請求法院審判之實體法上法律關係即權利義務關係，凡基於不同之原因事實所主張之權利，即為不同之訴訟標的（最高法院105 年台上字第702號民事判決意旨參照）。經查本件上訴人於原審即主張系爭產品已落入系爭專利之申請專利範圍第1至6 項，後雖迭經更正，惟無論第一次或第二次申請更正之內容均屬於申請專利範圍之減縮，仍包含在原申請專利範圍第1 至6項之範圍內，且係為合法之更正，則其主張之原因事實亦同一，非訴訟標的之變更，僅為攻擊防禦方法之變更。而當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但事實發生於第一審法院言詞辯論終結後者，不在此限，民事訴訟法第447條第1 項第2款定有明文。本件上訴人於原審105年9月29日以系爭專利申請專利範圍第1至5項有應撤銷之原因判決上訴人敗訴後，於105年10月26日再次向智慧局提出系爭專利之更正申請，本院認該更正申請應為合法已如前述，該更正合法之事實既發生於第一審法院言詞辯論終結後，揆諸上開規定，即不受民事訴訟法第447條第1項前段之限制，上訴人仍得以更正後之系爭專利主張權利。且本院於106年3月22日行準備程序時，詢問二造上訴人對系爭專利105年10月26日更正本應為合法有無意見，二造均表示無意見，且同意以該更正內容為審理範圍（見本院卷第83至84頁、第160頁），故本件應以105年10月26日之更正本為上訴人之請求範圍，併此敘明。 (四)另按智慧財產案件審理法第16條第1項規定，民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行 8政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。惟按該條之規定，主要係為避免侵害行政機關所授予之智慧財產權之民事訴訟，因審理該權利有效與否之行政訴訟而停止，導致該民事訴訟程序延宕所為之規定，其用語「應……自為判斷」，係為呼應「不適用 ……有關停止訴訟程序之規定」，其本意並非審理侵權之民事訴訟絕對必須先判斷行政機關授予之智慧財產權是否有應撤銷或廢止之理由，而係於被控侵權人有此抗辯時，不適用相關法律停止訴訟之規定。且於民事訴訟中，只要權利人無法證明被控侵權人有侵權之事實，權利人亦不得對被控侵權人主張權利。因此，於民事侵權訴訟中，縱使當事人抗辯，亦無非判斷行政機關授予之智慧財產權有無應撤銷或廢止理由之必要。且按因民事判決之主觀效力係採相對效，亦即原則上僅對訴訟之當事人間產生效力，故智慧財產案件審理法第16條第2項並規定，前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，亦即民事侵權訴訟中所為行政機關授予之智慧財產權是否有應撤銷或廢止理由之認定，原則上亦僅於該民事訴訟發生拘束力。然該權利有效與否之行政訴訟，因行政訴訟法第216 條第1項規定，撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力，亦即行政訴訟所為行政機關授予智慧財產權有無違法或不當之判決，對各該行政機關均生確定效力，再依同法第215條規定，對第三人亦有效力，故通說均認為行政訴訟對行政機關授予之智慧財產權利有效與否之行政判決，具有對世效力。一方面民事訴訟中所為行政機關授予智慧財產權有效與否之判斷，僅生訴訟相對效力，且行政機關授予智慧財產權之決定，於未經具對世效之行政爭 9訟確定前，亦有其形式存續力，即所謂構成要件效力。故當民事侵權訴訟已能證明並無侵權之事實時，即無非就具相對效之權利有效性部分加以審酌之必要，特別是於當事人間已有關於權利有效性之行政爭訟進行時，審理相對效之民事侵權訴訟，如認權利人不能證明被控侵權人有侵權之事實時，即無非就行政機關授予之智慧財產權有無應撤銷或廢止之理由加以判斷之必要。查本件被上訴人雖抗辯系爭專利更正後請求項1、3至5有不具新穎性及進步性之應撤銷事由，惟被上訴人已對系爭專利提起舉發案（見本院卷第161頁），揆諸前開規定及說明，本件已無就有效性先為判斷之必要，故本件之首要爭點應為系爭產品是否落入系爭專利更正後請求項1、3至5之專利權範圍。 (五)查系爭專利創作之目的係提供一種以簡單結構來形成光環之發光散熱裝置，以形成亮度均勻之光環。本創作之發光散熱裝置係包括一基座、一發光環組、一風扇以及一框蓋。其中該基座係具有一環形框體及一樞接部；該發光環組係環設於該基座之環形框體；該風扇係樞設於該基座之樞接部；以及該框蓋係設置於該基座之環形框體上，且該發光環組係位於該框蓋及該基座之間。於一實施例中，該發光環組包含一導光條以及至少一發光單元。其中，該導光條係為一條體；以及該發光單元係設置於該導光條上。於一實施例中，該導光條係包含至少一發光單元容置槽。於一實施例中，該發光單元係為發光二極體。於一實施例中，該發光散熱裝置更包括一側開孔，係設置於該基座之環形框體與該框蓋之間。藉此，本創作之發光散熱裝置藉由該發光環組的設置，利用該導光條以及該發光單元的相互配合以於該發光散熱裝置上形成該光環，結構簡單可降低該發光散熱裝置的製作成本，且藉由 10將該發光單元直接設置於該導光條上之設計，可使導光效率提高進而使該光環的亮度更為均勻，且由於導光效率提高，縱使使用少數量的發光元件的情況下，亦能使該光環的亮度均勻；再者，藉由將該發光環組環設於該框蓋及該基座之間的設計，可避免外力或是其餘重物直接接觸至該發光環組環而造成損壞（見系爭專利說明書【0005】至【0012】段技術內容）。系爭專利更正後之內容如下： 1.一種發光散熱裝置，係包括：一基座，係具有一環形框體及一樞接部；一發光環組，係環設於該基座之環形框體，該發光環組包含一導光條，係為一實心條體；以及至少一發光單元，係設置於該導光條上，該發光單元的數量係為二個並設置於該導光條之同一側；一風扇，係樞設於該基座之樞接部；一框蓋，係設置於該基座之環形框體上，且該發光環組係位於該框蓋及該基座之間；以及一側開孔，係設置於該基座之環形框體與該框蓋之間，以使該導光條之部分由該發光散熱裝置的外側面露出。 2.(刪除) 3.如請求項2所述之發光散熱裝置，其中該發光單元係為發光二極體。 4.如請求項2所述之發光散熱裝置，其中該導光條係包含至少一發光單元容置槽。 5.如請求項4所述之發光散熱裝置，其中該發光單元係為發光二極體。 6.(刪除) 系爭專利主要圖式如下： 11 (六)上訴人主張被上訴人於官網展示並銷售之系爭產品文義侵害系爭專利更正後請求項1、3、5及均等侵害請求項4，而依上訴人於原審所提系爭產品之實物照片（見原審原證5即原審卷第 88至90頁），可將其內容以文字表示為：系爭產品係一具發光散熱風扇組之顯示卡，該發光散熱風扇組包括：一基座，係具有一樞接部及一環形框體，該環形框體具有一環形凹陷部；一發光環組，係環設於該環形框體之凹陷部；一風扇，係樞設於該基座之樞接部；以及一框蓋，係設置於該基座之環形框體上，且該發光環組係位於該框蓋及該基座之間。系爭產品之主要圖式如下： 12 (七)將系爭產品與系爭專利更正後請求項1比對後可知，系爭產品實物具有一發光環組環，該發光環組環設於該環形框體之凹陷部，且該環形框體屬於基座一部分；該發光環組包含一導光條，係為一實心條體；以及至少一發光單元，係設置於該導光條上，與系爭專利請求項1之發光環組環、基座之環形框體、實心條體之導光條以及至少一發光單元之技術特徵相同。惟系爭產品發光單元的數量係為一個並設置於該導光條之一側，與系爭專利請求項1該發光單元的數量係為二個並設置於該導光條之同一側之技術特徵並不相同。因此，系爭產品並未為系爭專利更正後請求項1之「一發光環組，係環設於該基座之環形框體，該發光環組包含一導光條，係為一實心條體；以及至少一發光單元，係設置於該導光條上，該發光單元的數量係為二個並設置於該導光條之同一側」之文義所讀取。請求項3係依附於已刪除且併入請求項1之請求項2，請求項5則係直接依附於請求項4，並間接依附於請求項2，則請求項3、5均當然包含更正後請求項1之所有技術特徵，既系爭產品無法文義讀取系爭專利更正後請求項1，則 13其自亦無法讀取請求項3、5之文義內容。故上訴人主張系爭產品文義侵害系爭專利更正後請求項1、3、5即不可採。 (八)另查請求項4係依附於已刪除且併入請求項1之請求項2，其附屬技術特徵為：「其中該發光單元係為發光二極體」。而上訴人於105年10月26日之更正本，係將系爭專利請求項1 記載為「…以及至少一發光單元，…該發光單元的數量係為二個並設置於該導光條之同一側，…」，其先記載「至少一發光單元」，可知其為包括一個以上之發光單元，次記載「該發光單元的數量係為二個」，已明確將該發光單元的數量由一個以上再限縮為二個，且兩造於106年4月12日本院行準備程序時亦確認該發光單元數量為二個（見本院卷第116 頁)。故系爭專利請求項1已明確界定該發光單元的數量為二個，被上訴人抗辯系爭專利違反專利法第26條第2項請求項之記載應為明確之規定，並不可採。然因上訴人已明確限制其發光單元的數量為二個，即已將發光單元的數量為一個之態樣排除在外，則上訴人自不得再以均等主張發光單元為一個之態樣，亦屬系爭專利之均等範圍。至上訴人主張系爭產品之導光條，其另一端也會有光發射的現象，因此系爭產品也應屬有二個發光元件云云，惟查系爭產品確實僅有一個發光單元，該發光單元設置於該導光條之一側，上訴人所稱導光條另一端也會有光發射的現象，係該發光單元發出之光透過導光條將該光由導光條一端傳遞至另一端後，在另一端所呈現的該發光單元的光，該導光條另一端並未再設置任何發光單元，上訴人主張系爭產品亦有二個發光元件，顯非可採。從而，被上訴人辯稱系爭產品並未侵害系爭專利更正後請求項1、3至5，應可採信。被上訴人販賣之系爭產品既未侵害系爭專利已至為明顯，且系爭專利之舉發案仍在行政救濟 14階段（見本院卷第161頁），故本院認本件已無審究被證2 至5是否足以證明系爭專利不具新穎性及進步性之必要，附此敘明。五、綜上所述，被上訴人公司販賣之系爭產品未落入系爭專利更正後請求項1、3、5之文義範圍，亦未落入請求項4之均等範圍。故上訴人主張依據侵害專利權之法律關係，請求被上訴人排除侵害及連帶給付上訴人1,000萬元及法定遲延利息，並無理由，應予駁回，其假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，其理由與本件雖有不同，但結論並無二致，上訴意旨仍執前詞指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。六、兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。七、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第449條第2項、第78條，判決如主文。中華民國106年4月26日智慧財產法院第二庭審判長法官李維心法官彭洪英法官熊誦梅以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀； 15委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第 2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中華民國106年5月2日書記官謝金宏附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬轉任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。 16

智慧財產及商業法院105年度民專上字第40號

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