智慧財產法院民事判決

原告JNCJNCCOR

PORATION）

法定代理人後藤泰行

原告JNC

有限公司；JNCPETORCHEMICAL

CORPORATION）

法定代理人田地司

共同

訴訟代理人范瑞華律師

呂紹凡律師

謝祥揚律師

輔佐人洪珮瑜

被告默克先進科技材料股份有限公司（原默克光電科技

股份有限公司）

法定代理人謝志宏

訴訟代理人張哲倫律師

湯舒涵律師

呂書瑋律師

1游象敏

李孟儒

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院就專利有效性所涉之獨立攻擊防禦方法，於106年1月18日言詞辯論終結，並依判斷結果，逕為終局判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序方面：

一、按民事事件涉及外國因素者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理。又國際私法上關於國際管轄權之決定，係依各國司法實務之發展及準用或類推適用內國民事訴訟法上關於定管轄權之原則而定。而我國涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，原則上可類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參照）。次按訴訟，由被告住所地之法院管轄；因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事訴訟法第1條第1項前段、第15條第1項分別定有明文。經查，原告係外國人，被告則為本國人，故本件為一涉外民事事件。又被告之營業所在我國之臺北市，且原告係主張被告在我國境內侵害其專利權，是以，揆諸前開說明及規定，我國法院就本件涉外事件即有國際管轄權。另依專利法所保護之智慧財產權益所生第一、二審民事訴訟事件為本院管轄案件，智慧財產法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第7條、智慧財產案件審理細則第2條第1項第3款定有明文。本件原告主張2其依我國專利法規定取得專利權，且被告有侵害其專利權之事實，是本件為專利侵權事件，依前揭規定，本院自得受理。

二、再按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。本件原告主張其依我國專利法取得專利權，且被告在我國有侵害其專利權之行為，則依上開規定，本件自應以我國法為準據法而為裁判。

貳、實體部分：

一、原告主張：

（一）原告JNCJNC告）為我國發明第I490313號「液晶組成物及液晶顯示元件」專利之專利權人，專利權期間自民國104年7月1日起至119年1月18日止（下稱系爭專利）。詎被告未經原告之同意或授權，在我國境內持續生產製造型號「LCT-11-246」、「LCT-12-1663」、「LCT-12-1667」、「LCT-12-718」、「LCT-12-516」、「LCT-12-2243」、「LCT-12-643」

等液晶組成物（以下合稱系爭產品），以供應我國、中國及其他東亞國家之顯示器面板製造廠商。經原告將系爭產品以「氣相層析儀」（GasChromatography，GC）分離，進行其成分之質量分析檢驗，確認系爭產品業已落入系爭專利請求項1之文義範圍，而侵害原告之專利權。為此，爰依專利法第96條第1項、第3項規定，請求被告排除及防止侵害，並依同法第41條第1項、第2項規定，請求被告給付補償金，及依同法第96條第2項規定，請求被告負損害賠償責任。

（二）聲明：3１、被告不得自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品，及其他任何侵害系爭專利之物品。

２、被告應將系爭產品，及其他任何侵害系爭專利之物，交由原告銷燬。

３、被告應給付原告新臺幣（下同）500萬元，及自本起訴狀繕本送達被告翌日起至清償日止按週年利率百分之5計算之利息。

４、原告願供擔保，請准宣告假執行。

５、訴訟費用由被告負擔。

二、被告大致提出以下幾點抗辯：

（一）原告不具備原告主體適格：原告並非經我國政府認許之外國公司，自不具原告主體適格。

（二）原告所舉之侵權產品，與被告無關，且亦未證明系爭產品落入系爭專利範圍。更何況，其所執證明產品侵權之檢測結果，真實性亦有疑慮。

（三）系爭專利有多項得撤銷之原因，即不具備專利有效性。

（四）被告亦不存在任何專利法第41條第1、2項應給付補償金之情事。

（五）聲明：

１、原告之訴及其假執行之聲請均駁回。

２、訴訟費用由原告負擔。

３、如受不利之判決，被告願以現金或同額之兆豐國際商業銀行安和分行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告免為假執行。

三、中間判決及依判斷結果逕為終局判決之緣由

（一）按各種獨立之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度者，法院得為中間判決，民事訴訟法第383條第1項定有明文4。

（二）根據兩造上開攻防情形，原告為回應克服被告關於系爭產品並未落入系爭專利範圍之攻擊，乃聲請將先前保全之系爭產品送交第三人進行檢驗分析（本院卷四第231-232頁），惟經被告以系爭專利有明顯無效性之事由，倘率然委請第三人進行鑑定檢測，將造成營業秘密外洩可能性之未可知風險，請求就專利有效性爭點先為審理判決（本院卷四第243頁）。

（三）為此，本院乃指定期日，以聽取兩造關於是否進行鑑定或就專利有效性先為辯論並為中間判決之意見，並請兩造預為準備（本院卷四第246頁）。嗣原告即具狀請求就專利有效性爭點先為辯論、中間判決（本院卷五第2頁）。及至指定之辯論期日，除原告對於被告部分攻防方法提出失權責問外（另詳後述），仍舊同意就專利有效性進行辯論（本院卷五第129頁），被告就此復無爭議（此即為被告原本之立場），本院乃就本件兩造關於系爭專利有效性之攻防方法，進行辯論，而達於可為裁判之程度，且依判斷結果，已得逕行為終局判決，爰為本判決。

四、兩造就系爭專利有效性之主張及抗辯：

（一）原告主張：

１、系爭專利請求項1之修正，符合專利法第43條第2項規定：系爭專利請求項1於102年11月12日之第一次修正旨在進一步限縮原申請之專利範圍，並使限縮後範圍與美國對應專利US8,535,768之申請專利範圍一致，且於103年12月12日之第二次修正旨在調整請求項1之文字表述，此亦經被告所自承，經前開兩次修正，系爭專利請求項1增加「其中，5該第二成分中至少有一個化合物為2-HH-3或V-HH-3」之技術特徵，以進一步限縮原申請之專利範圍，屬於「上位概念變更為下位概念」之修正態樣，並未修正任何實質內容，且修正內容完全受系爭專利申請時說明書、圖式或申請專利範圍所支持。因此，系爭專利請求項1所為之修正，並無超出原申請所揭露範圍之情事，符合專利法第43條規定，當屬合法無疑。

２、系爭專利請求項1符合專利法第26條第2項之規定：系爭專利說明書已明確揭露「2-HH-3」化合物以及包含此化合物之整體液晶組成物（充分揭露要件），被告亦自承「35組實施例具體例示包含2-HH-3之液晶組成物」，故被告抗辯系爭專利說明書「根本未具體揭露2-HH-3」云云，顯自相矛盾。此外，專利法並未要求專利申請人應於說明書中就其發明為「純邏輯性」之描述，亦無庸就其發明整體結構逐一闡明，專利說明書之記載，仍應以說明書所載文字，依通常知識者之技術標準，判斷是否可據以實施，斷無強令專利申請人應按「純邏輯性之語言順序」，或就發明實施例整體結構逐一描述之理。又系爭專利請求項1關於「第二成分中至少有一個化合物為2-HH-3」之記載，已於公告說明書第26頁中明確記載烷基中較佳為乙基或丙基，且第28頁中亦記載第二成分之骨架較佳為(2-1-1)。即受系爭專利說明書記載之實施例所支持。此外，系爭專利所載實驗例中，計有35組實驗例記載第二成分包含「2-HH-3」化合物。熟悉液晶技術領域之人自得憑藉前此實驗例之記載據以實施系爭專利之發明，並無被告所稱無從據以實施之問題。

３、被證7、被證8、被證9不足以證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性：67、被證9部分：7揭示之液晶組成物必然包含系爭專利請求項1所無之被證7「式I」，則被證7說明書所載之液晶組成物發明，與系爭專利請求項1揭示之液晶組成物，即有不同。

此外，被證7從未教示其揭示之液晶組成物應同時包含「式IV」及「式ZK」或「式VI」及「式ZK」，此與系爭專利請求項1具體揭示其液晶組成物應同時包含「第一成分」、「第二成分」、「第三成分」，亦顯有差異。從而，被證7說明書所載液晶組成物與系爭專利請求項1揭示之液晶組成物，顯非相同液晶組成物，更非相同發明，無從證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性。被證9為我國發明第200930797號「液晶介質」專利（專利權期間自98年7月16日至117年10月19日止，優先權日為96年10月22日）。被證9與系爭專利請求項1亦存在前述差異，故亦無從證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性。

7、9均未明確記載「2-HH-3」，尚須按被證7、9所稱之「ZK1化合物」推演其中「烷基為1至6碳原子」

或「烷基及烷基*各自獨立表示具有為1至6個碳原子」

。由此足見，被證7、9確實並未揭示與系爭專利第二成分「相同」之技術內容。況被證7、9所稱之「ZK1化合物」尚有21種具體化合物，與系爭專利直接具體載明其第二成分為2-HH-3，顯非「相同」之技術內容。被證7、9顯然未能具體指明2-HH-3之化合物，被告辯稱被證7、9前述「廣泛多樣」之化合物種類已揭示2-HH-3，從而與系爭專利為「相同」之發明，顯非可採。

7從未教示其揭示之液晶組成物應同時包含「式IV」及「式ZK」或「式VI」及「式ZK」，已如前述，則7被證7與系爭專利請求項1在形式上即有差異。此外，被證7專利案說明書通篇亦未曾明示或暗示其液晶組成物應「同時」包含「式IV」與「式ZK」或「式VI」與「式ZK」之成分，自難認被證7實質揭露系爭專利請求項1技術特徵。故而，被證7與系爭專利請求項1在形式上及實其上均存有差異，並無任何直接或間接之教示或說明，明示或暗示應將被證7「式IV」與「式ZK」予以組合為其液晶組成物之必要成分；或應將被證7「式VI」與「式ZK」予以組合為其液晶組成物之必要成分；更未明示或暗示應於「式ZK」中選擇「式ZK1」與前述「式IV」或「式VI」互為組合為液晶組成物之必要成分。

因此，被證7自無從證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性。基於相同事由，被證9亦無從證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性。

8部分：8實例23不具擬制喪失新穎性之證據適格：被證8為我國發明第201033338號「液晶介質」專利（專利權期間自99年9月16日至118年12月21日止）。被證8專利案主張之優先權為97年12月22日於德國申請之第102008064171.5號申請案，其說明書僅揭露17個實施例（原證17，第63頁），而被證8竟有24個實施例（被證8第81頁），足證被證8之實施例18至24，均未揭露於優先權基礎案中，因此，有關被告所引用之實施例23之內容，應以被證8於我國之申請日為判斷時點，其晚於系爭專利之優先權日，並非擬制喪失新穎性之適格證據至明。

8與系爭專利請求項1並非相同發明：8被證8優先權案之實施例中所記載之液晶組成物不包含該當於系爭專利第三成分之聚合性化合物，而系爭專利請求項1所定義之液晶組成物，係以第三成分（聚合性化合物）為必要成分，顯與被證8記載之液晶組成物不同。又被證8專利案發明人於提出該專利案時，實際上「從未」完成與系爭專利請求項1界定之第一成分、第二成分、第三成分之組合「完全相同」之發明。且被證8提供兩個群組呈現各種可供選擇之成分，然系爭專利具體指出第一成分、第二成分、第三成分所應包含之化合物，並就其餘成分則進一步界定其可供選擇之範圍，與被證8顯非相同之發明。況且，被證8之技術並非如系爭專利以「PSA」液晶模式為對象之發明，與系爭專利確非「相同發明」。

8形式上、實質上均未揭示系爭專利請求項1之技術內容：被證8未如系爭專利請求項1揭示同時包含「第一成分」

、「第二成分」、「第三成分」之液晶組成物，與系爭專利請求項1在形式上有所差異。此外，被證8亦無明示或暗示應同時選擇如系爭專利請求項1界定之「第一成分」

、「第二成分」、「第三成分」作為液晶組成物必要成分，故難以認定被證8實質揭露系爭專利請求項1技術特徵。準此，被證8無從證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性。

４、系爭專利請求項1具進步性：

10、11不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：10為我國發明第200407414號「液晶介質」專利（專利權期間自93年5月16日至112年7月3日止，優先權日為91年7月6日）。被證10說明書第17頁明確列9載：「式IVa」、「式IVb」、「式IVc」、「式IVd」

4種化合物群之選擇。任何人於閱讀被證10說明書第17頁之記載後，尚須於前述4種化合物群之選擇中選用「式IVb」。被告兀自宣稱被證10式IVb化合物「烷基-HH-烷基」僅有1個群組可供選擇云云，顯與被證10明確記載之內容不符。又系爭專利請求項1第二成分所界定之「2-HH-3」，縱考慮其直鏈或支鏈之差異，亦僅有2種可能。而被證10「烷基-HH-烷基」屬廣義之上位概念，其所代表之化合物竟多達561種化合物，熟悉系爭技術之人於參考被證10揭示之「廣義上位概念」後，尚需就其561種化合物逐一選擇，但被證10並無提供任何具體教示促使熟悉系爭技術之人選擇「2-HH-3」之化合物。況自被證10說明書所載技術內容可知，被證10發明人自身尚且未能思及系爭專利之技術，熟悉系爭技術之人在參閱被證10之後更無從輕易完成系爭專利之技術。

1之液晶組成物，相較於被證10具有無法預期之功效：被證10液晶混合物P1A~P4具有的響應時間最高為25ms（混合物P2）、最低為12ms（混合物P3）；然對應於系爭專利請求項1之實驗例，響應時間則介於4.1~5.4ms之間。系爭專利液晶組成物之響應時間遠遠低於被證10號液晶混合物的響應時間達八成之多（4.1/25×100%＝16.4%），足證系爭專利提出之技術手段，可達到被證10所無法達成之效能，系爭專利相較於被證10具有無法預期之功效，具有進步性。

2-HH-3」、「含甲基丙烯酸酯基之可聚合化合物」之成分，其響應時間、10下限溫度明顯下降；但液晶組成物如不包含「2-HH-3」之成分，其響應時間、下限溫度明顯上升，進而影響液晶組成物之性質。然前此差異及各成分之使用，均未見於被證10說明書之記載。顯見被證10之發明人確實並未體察包含系爭專利必要成分對於液晶組成物所具備之功效，系爭專利請求項1自具進步性。

3為Springer-VerlagNewYorkInc.85年出版，L.M.Blinov及V.G.Chigrinov所著之液晶領域教科書「ElectroopticEffectsinLiquidCrystalMaterials」節本，頁78至89；被證4為Taylor&FrancisLtd.86年出版，P.J.Collings及M.Hird所著之液晶領域教科書「IntroductiontoLiquidCrystalsChemistryandPhysics」節本，頁60至65；被證5為ArtechHouse88年出版，V.G.Chigrinov所著之液晶領域教科書「LiquidCrystalDevices:PhysicsandApplications」節本，頁46至53（見本院卷二第38至50頁）。被證11為歐洲第1889894A1號專利案。被證11僅揭露第二成分之上位通式「alkyl-HH-alkyl」，並未揭露系爭專利請求項1之特定「2-HH-3」化合物、「含甲基丙烯酸酯基的第三成分」。通篇說明書甚至完全未提及「響應時間」此一特性，故所屬領域具通常知識者自然無法得知添加上述特定成分後，可使整體液晶組成物實現降低響應時間、降低下限溫度之功效。據此，系爭專利相較於被證11，自具有進步性。被證10、11確實並未明確揭示「2-HH-3」

之具體成分，已如前述。被告雖空言宣稱自被證3、4、5等先於被證10、11申請日之文獻中之知識可以預期2-HH-3之功效，然仍無從解釋說明何以被證10、11之發明人均未於其發明中具體揭示2-HH-3之成分。是被證10、1111之發明人既均未能思及選用「2-HH-3」，顯見熟悉系爭技術之人於被證10、11發明當時，均仍無法基於「該液晶化合物將具有高揮發性而難以注入液晶盒中」之理由，確知「2-HH-3」之功效。被告遽稱熟悉系爭技術之人本於被證3、4、5之通常知識，可依被證10、11之發明輕易完成系爭專利之發明，所述顯無理由。

10、12之組合、被證11、12之組合、被證10、12、13之組合，或被證11、12、13之組合，均不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：12為美國第2008/0000000A1號「LIQUIDCRYSTALCOMPOSITIONANDLIQUIDCRYSTALDISPLAYDEVICE」專利案；被證13為K.Hanaoka等人所著「ANewMVA-LCDbyPolymerSustainedAlignmentTechnology」文件。

12的液晶組成物必須含有式(1)所示具4個六碳環的化合物。此式(1)化合物的分子量/結構非常大，故被證12液晶組成物具有較大的響應時間。包含具有該4個六碳環的化合物之組成物，因為含有大分子，其黏度將隨之顯著增大，該種組成物即不可能具備較佳的響應時間。實際上，被證12雖載有包含2-HH-3的實施例，但被證12完全未就該成分對響應時間之長短效果有所記載。因被證12揭示之各種組合物中必然包含前述「4個六碳環的化合物」，熟悉系爭技術之人即已瞭解該種組成物之響應時間必然較長。在此無法變動的前提下，熟悉系爭技術之人即難有動機在被證12之組成物中，再藉由其他技術手段來調整組成物黏度或響應時間。因此，該領域具通常知識者無法思及到參考被證12記載的組成物，並將此組合與被12證10、11、13等前案技術予以組合，以獲致系爭專利請求項1所述具有低響應時間、上下限溫度範圍廣的組成物。此外，系爭專利發明藉由包含有低分子量的2-HH-3降低黏度、再加上透過PSA技術調整預傾角（pretilt；即液晶分子與基板間存在之角度），以達到縮短響應時間、增加上下限溫度之目的。相較之下，被證12及其他前案證據均未曾明確揭露前述技術手段（使用「2-HH-3」）及功效（降低響應時間、增加上下限溫度範圍），實非被證12及其他前案技術可預期之功效，故系爭專利請求項1自具進步性。

12說明書通篇並未教示任何有關於其所揭示之化合物中另行添加「可聚合化合物」之技術手段。從而，熟悉系爭技術之人自無任何動機將被證12揭示之化合物，另行添加可聚合化合物。尤以，被證12說明書雖記載，被證12之化合物可適用於「VA」液晶模式、「IPS」液晶模式，但卻未曾明確記載被證12化合物可適用於系爭專利具體界定之「PSA」液晶模式。熟悉系爭技術之人於參考被證12後是否能有合理動機依被證12思及如同系爭專利（PSA液晶模式）之技術手段，更存疑問。況且，依被證11說明書段落17至19之記載，亦即「將既有液晶組成物與反應性液晶元（reactivemesogen,RM，相當於系爭專利之第三成分）之組合使用於PSA顯示器之方式，於以往有若干不利效果」、「特別是低旋轉黏度之液晶組成物與可聚合化合物之組合可實質完成PSA-VA構造上之有利效果」等部分，熟悉系爭技術之人已可知悉，如將「VA」模式之液晶組成物任意添加「可聚合化合物」（對應於系爭專利請求項1所界定之第三成分；並為被證12所13欠缺者），將會導致不利之效果。此外，熟悉系爭技術之人亦無法思及將未揭露旋轉黏度有利效果之被證12之液晶組成物適用於PSA模式之上。因此，熟悉系爭技術之人於參閱被證11之教示後，自無任何可能將被證12（採用「VA」模式之液晶組成物）加入可聚合化合物，更無任何可能將被證12與被證10、11、13等前案證據結合，用以完成系爭專利請求項1揭示之發明。

理所當然，系爭專利與被告所舉前案間既有顯著差異，已如前述。且依比較實驗結果展現極大差異，其差異對該領域之人而言即非理所當然，更不得單憑後見之明即遽稱該等差異係屬顯而易見。從而，自應考量系爭技術領域發展之程度，認定系爭專利與前案間之差異已足證明系爭專利具有進步性。

（二）被告抗辯如下：

１、被證7、8、9，足以證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性：7已揭示與系爭專利請求項1內容相同之技術特徵，故可證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性：被證7說明書已揭示一種液晶介質，其可包含式I（對應至系爭專利之式(1)化合物）、式IV（對應至系爭專利之式(1-1)化合物）、式V（對應至系爭專利之式(1)化合物）及式VI化合物（對應至系爭專利之式(1-4)化合物）、式ZK化合物（對應至系爭專利之式(2)化合物）及式I*可聚合化合物（對應至系爭專利之式(3)化合物）。此外，被證7說明書第23至24頁明確揭示式ZK化合物較佳可選自式ZK1化合物，甚至更於第85頁實例1中清楚揭露式ZK1化合物可14為CCH-23（即系爭專利之2-HH-3），且於說明書第87至88頁實例中進一步揭示RM1（聯苯4,4'-二甲基丙烯酸酯）（對應於系爭專利之式(3)化合物，且末端基團均為甲基丙烯酸酯）。據此，被證7實已揭露與系爭專利請求項1所請發明相同之液晶介質。退萬步言，縱使考慮被證7實施例所例示者，被證7實例之N2+RM1混合物與N3+RM1混合物與系爭專利請求項1之液晶組成物之技術特徵差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵，故被證7實例可證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性。

8已揭示與系爭專利請求項1內容相同之技術特徵，故可證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性：被證8及其優先權基礎案業已教示於PS-VA混合物中使用式I化合物（對應於系爭專利之第二成分，參第10頁第11行至第13頁第14行、第49頁起表A以及各實例）、式II化合物（對應於系爭專利之第一成分，參第13頁末行至第22頁第3行、表A及各實例，例如實例1中的CY-3-O2、CY-5-O2（相當於系爭專利式(1-1)）及CCY-3-O2（相當於系爭專利式(1-4)））及聯苯4,4'-二甲基丙烯酸酯（對應於系爭專利之第三成分，參第48頁第8至11行及表D第69頁所列之第二個化合物），其中該式I化合物包含CCH-23（參第71頁起之實例1、2、9、10、11、13等，即系爭專利2-HH-3）。據此，被證8實已特定揭露與系爭專利請求項1所請發明相同之液晶介質，故可證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性。

9及其說明書第73頁所援引之德國專利0000000號已揭示與系爭專利請求項1內容相同之技術特徵，故可證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性：159說明書第73頁明確記載「式ZK之相應化合物係描述於（例如）DE-A-0000000及DE-A-0000000等號中」。經查，德國專利DE-A-0000000號之公開日係73年12月20日，亦早於被證9公開日。依專利審查基準第2-3-12頁規定，被證9內容包含德國專利0000000號之教示內容。

DE-A-0000000號說明書第14頁第20行明確揭示化合物「反，反-4-乙基-4'-丙基-二環己烷」（即系爭專利請求項1中所載2-HH-3）。依前揭基準所述，被證9內容包含該德國專利所揭露之反，反-4-乙基-4'-丙基-二環己烷。易言之，被證9已明確揭露反-4-乙基-4'-丙基-二環己烷可用作其所揭露液晶組成物中之式ZK化合物。

9業已教示已揭示一種液晶介質，其可同時包含式B、CY及/或PY化合物（對應至系爭專利之式(1)化合物）、式A及/或ZK化合物（對應至系爭專利之式(2)化合物）及式I可聚合（二（甲基）丙烯酸酯）化合物（對應至系爭專利之式(3)化合物）。被證9號並揭示式B1、B2、CY1及CY2（對應至系爭專利之式(1-1)化合物）與式B5、B6、CY7及CY8（對應至系爭專利之式(1-4)化合物）化合物為較佳之化合物。另外，如前所述，被證9亦明確揭示式ZK化合物可為反，反-4-乙基-4'-丙基-二環己烷（對應至系爭專利之2-HH-3）。據此，被證9實已特定揭露與系爭專利請求項1所請發明相同之液晶介質，故可證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性。

２、被證10、被證12及被證13及被證10、或被證12及被證13及被證11之組合，均可證明系爭專利請求項1不符專利法第22條第2項之規定：161僅述及式(2)中之R3及R4「獨立為碳數1~12烷基、碳數1~12烷氧基、碳數2~12烯基或任意氫被氟取代的碳數2~12烯基」，未進一步限制烷基為直鏈，亦未提及式2-1-1之化學式及其中之R5及R7基團之定義。原告恣意以說明書中所載式2-1-1及其中基團之定義限制請求項1之範圍，實已違反「禁止讀入原則」。據此，在專利有效性的比對上，根本無庸亦不得將烷基的異構體納入考量，進而原告所稱被證10關於「2-HH-3」所涵蓋之化合物數量多達561種不足採信。

10於說明書第13頁明確揭露甲基丙烯酸酯為「特佳」

，此揭露已足以促使發明所屬技術領域中具有通常知識者使用具有甲基丙烯酸酯末端基團之可聚合化合物，同時預期使用該種可聚合化合物有較佳之功效。是以，原告主張被證10發明人沒有使用甲基丙烯酸酯之實例，無從得知包含該成分之液晶組成物究竟有何功效云云，顯不可採。

稱系爭專利請求項1界定之發明係基於第二成分及第三成分之特定選擇，在響應時間（旋轉黏度）方面有無法預期功效，然而其聲稱之功效完全無法獲得說明書支持，甚至與說明書之揭露相違（說明書含2-HH-3實例的平均響應時間較不含2-HH-3之實例低！），自不足採。既然自說明書之內容即能確認系爭專利請求項1界定之發明就第二成分及第三成分之特定選擇未能產生功效上之貢獻，自無庸進一步比對先前技術論功效可預期性。

1中所記載之所有技術特徵，均已為被證12及被證13及被證10或被證11之組合所揭露：被證12實例9已揭示一種液晶混合物，其包含如系爭專利式(1)所代表之第一成分，尤其包含系爭專利式(1-1)及式(1-175)化合物；式(2)所代表之第二成分，其中式(2)化合物包含化合物3-HH-2（對應系爭專利化合物2-HH-3），故系爭專利請求項1之發明與被證12實例9間之差異僅在於系爭專利添加了第三成分。然，如前所述，被證10號已教示一種液晶介質，其可添加式I*（更特定而言為式I*a至I*d、I*f及I*g）可聚合化合物，其中末端基團較佳為甲基丙烯酸酯（對應系爭專利第三成分）；被證11段落[0027]至[0033]（第5至6頁）揭示液晶介質需包含一可聚合化合物，並於段落[0034]及[0037]中例示該可聚合化合物可為式I*1，其中P1及P2較佳為丙烯酸酯基或甲基丙烯酸酯基（對應系爭專利第三成分）；被證13第1200頁第2節第2段以及圖2教示藉由添加UV可固化單體（即聚合性化合物）至液晶組成物中，並於第1201頁第3.1節及第3.2節教示，PSA-LCD可獲致較高的對比量及亮度，並能降低響應時間。據上，發明所屬技術領域中具有通常知識者基於被證12之內容，在面臨「如何降低響應時間」之技術課題時，自可依據被證13揭露之內容合理思及「添加聚合性化合物」之技術手段，然後結合被證10或被證11輕易尋得可添加之具體聚合性化合物（即系爭專利之式(3)化合物），進而輕易完成系爭專利請求項1之發明。是以，被證12、被證13及被證10或11之組合，足已證明系爭專利請求項1不具進步性。

３、系爭專利對應之中國大陸專利因缺乏創造性業經宣告無效：中國大陸國家知識產權局專利複審委員會（下稱專利複審會）已於104年8月13日作出第27016號決定（見本院卷二第257至273頁），宣告系爭專利對應之中國大陸第201080005115.X號專利所有請求項均無效。具體而言，專利複審會係認定依據美國第2008011984A1號專利公開案（被證1218）與大陸第CN1475547A號專利公開案（即被證10之大陸對應案）之結合，中國大陸第201080005115.X號專利之全部權利要求不具創造性而不符大陸專利法第22條第3款之規定（參被證14第32頁第17行至第33頁第13行）。

鑑於中國大陸專利法中創造性與我國專利法中進步性之概念及審查方式雷同，該無效宣告決定足以佐證系爭專利請求項1不具進步性而有得撤銷之理由。

六、以上關於系爭專利有效性之攻防，經本院協同兩造，整理爭點如下（本院卷二第315頁）：

（一）系爭專利於102年11月12日及103年12月12日就系爭專利請求項1之修正，是否違反專利法第43條第2項之規定？

（二）系爭專利請求項1是否違反專利法第26條第2項之規定？

（三）被證7是否足以證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性？

（四）被證8是否足以證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性？

（五）被證9是否足以證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性？

（六）被證10是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？

（七）被證11是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？

（八）被證12及10之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？

（九）被證12及11之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？

（十）被證12、13及10之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？

（十一）被證12、13及11之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？

七、得心證之理由：19由於上開爭點（一）、（二）之判斷，乃其餘擬制喪失新穎性、進步性之前提，故以下將先就此二項爭點進行判斷說明。又在其餘爭點中，關於爭點（三）經審核後，即足以確定做成系爭專利請求項1之有效性不存在之判斷，其他爭點因而無再繼續判斷之必要。是以下僅就爭點（一）至（三）為論述，合先敘明。

（一）系爭專利於102年11月12日及103年12月12日就系爭專利請求項1之修正，是否違反專利法第43條第2項之規定？

43條第2項規定：「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」。如說明書已舉進行實驗之實例以為說明，嗣再將該實例作為修正申請專利範圍之限定條件，且該實例復為原先申請專利範圍所涵蓋，因其均為申請時說明書、申請專利範圍所揭露或涵蓋，自無超出法定範圍可言。

102年11月12日修正申請專利範圍，於原請求項1中新增「作為該第二成分的該至少一化合物包括下列化合物2-HH-3及V-HH-3中的任一個」（下稱：新增限縮條件）為必要技術特徵，惟系爭專利說明書並未揭露新增限縮條件之技術手段及其功效，故應視新增限縮條件為新事項，從而該修正已違反專利法第43條第2項之規定。

又原告雖於103年12月12日再次提出申請專利範圍之修正，由於其僅涉及上述新增限縮條件文字上之變動，未改變其實質範圍，違法之情仍在等情（本院卷二第5頁背面至第6頁）。

1修正，所涉及之新增限縮條件，其中關於包括2-HH-3之化合物部分，可見於申請時系爭20專利說明書之實驗例1、2、6-8、13、16、25至52中（依序可見於該申請時系爭專利說明書【即本院卷三第154頁以下】第48頁最末行、第49頁倒數第7行、第52頁倒數第6行、第53頁第14行、第54頁第6行、第57頁第14行、第59頁倒數第7行，實驗例25至52中2-HH-3所在之頁數及行數從略）；其中關於包括V-HH-3之化合物部分，可見於申請時系爭專利說明書之實驗例10至12、14至15、17至20、23（依序可見於申請時系爭專利說明書【卷內所在位置同前】第55頁倒數第13行、第56頁第5行、第56頁倒數第6行、第58頁第9行、第59頁第2行，實驗例17至20中V-HH-3所在之頁數及行數從略）。又2-HH-3或V-HH-3之化合物為系爭專利請求項1修正前第二成分所界定可選取範圍中式（2-1）之下位概念化合物（本院卷三第1601頁），亦即已為系爭專利請求項1修正前第二成分之涵蓋範圍。因此，揆諸首揭法律規定及說明，上述新增限縮條件之修正，自無超出法定範圍可言，而無違反專利法第43條第2項規定之情事。

43條第2項之規定。

（三）系爭專利請求項1是否違反專利法第26條第2項之規定？……各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持，專利法第26條第2項定有明文。被告據此抗辯：系爭專利說明書根本未具體揭露「第二成分必須至少含有2-HH-3」之必要技1據系爭專利說明書第12至14頁之說明，第二成分是選自式(2-1)~(2-12)所表化合物族群的至少一化合物，而其中式(2-1)之結構式如下：其中，R3及R4獨立為碳數1~12烷基或碳數2~12烯基。又由103年12月12日系爭專利修正本之請求項1中2-HH-3或V-HH-3化合物之結構式如下：由此可知，2-HH-3與V-HH-3即為式(2-1)之一種特定型式化合物。21術特徵及其功效等情（本院卷二第6頁），並認為系爭專利請求項1違反專利法第26條第2項。又被告此項論據之基礎，無非在於被告認為系爭專利請求項1經更正後始將第二成分限定為至少有2-HH-3之化合物，但說明書並未針對此項限定有何功效為說明，甚至依照其所舉實施例之數據相互參照，更可見此項第二成分之限定，並無較佳之功效可言（本院卷二第3頁背面至第5頁背面）。

（1）原告於104年10月15日申請更正請求項1（參原證8，本院卷一第91頁以下），經濟部智慧財產局業已准予更正（本院卷一第102頁以下），並於105年4月1日公告在案（本院卷一第209頁以下），依現行專利法第68條第3項之規定，說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效，故以下係以系爭專利更正後請求項1為分析，並逕以系爭專利請求項1稱之，不予贅述系爭專利更正後請求項1，合先陳明。

（2）系爭專利說明書在第23頁有如下之文字說明：「本發明的組成物以如下順序說明。一是……，二是成分化合物的主要特性及該化合物為組成物帶來的主要效果，三是……」（本院卷三第165頁第10-12行），接著在第24頁即說明「將成分化合物混入組成物時，其為組成物特性帶來的主要效果如下。……化合物（2）降低黏度或提高上限溫度」（本院卷三第165頁背面倒數第3-5行）。而2「2-HH-3」原本即屬第二成分之其中一種特定化合物，以上文字說明，自屬對於系爭專利請求項1之「第二成分必須至少含有2-HH-3」之功效說明，自可認為系爭專2參註1。22利請求項1為說明書所支持。而此項功效說明未特別表明為2-HH-3之功效，應為申請專利範圍小於發明說明範圍所常見而可以理解之情形，並不影響系爭專利請求項1為說明書所支持之認定。申言之，發明說明範圍大於申請專利範圍時，發明功效之說明，自會直接以上位階概念作說明，不會特別指出其某特定之下位階概念之功效，但某特定下位階概念之功效，其實已為上位階概念功效說明所涵蓋。例如：倘將水果當作一項發明，其功效之說明為幫助消化，則此項說明自當涵蓋對蘋果（蘋果為水果之下位階概念）之功效說明。所以倘申請專利範圍僅有蘋果，但其仍為水果可以幫助消化之功效說明所支持。至於何以申請專利範圍小於發明說明範圍，此或為單純將未申請專利範圍部分貢獻公眾，或因考量避免有效性挑戰等緣故，此為權利人得自由處分之範圍，自無庸再予深究。

（3）又關於被告所抗辯以實施例數據相互參照，無從認為第二成分之更正限定有較佳功效乙節，查相互參照方法係將實施例中第二成分含有2-HH-3與不含2-HH-3者相互比較（本院卷二第4頁背面），但系爭專利說明書中之實施例，均屬該項發明之具體事例，即使不含2-HH-3之實施例亦然，只是此部分未經列入申請專利範圍而已（亦即申請專利範圍小於發明說明範圍），而所謂功效之說明，係指相對於先前技術之功效，此觀專利法施行細則第17條第1項第4款所規定申請發明專利應載明對照先前技術之功效自明。因此，被告將系爭專利說明書中之實施例相互比較，用以論證系爭專利請求項1第二成分之更正限定欠缺較佳功效乙節，根本錯置其功效之比23較對象，自非可採。

1並未違反專利法第26條第2項之規定。

（三）被證7是否足以證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性？發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利，專利法第23條定有明文。此即擬制喪失新穎性之規定，亦即：雖然發明在申請專利之當時，在已公開之資訊中，未見有人提出，而具有新穎性，一般公眾尚不知悉，但實際上其技術思想之發明創作，已早先一步為他人所同樣思及，並已載明於已申請在先，但尚未公開之申請專利資料中。為避免相同發明先後申請，均獲得相同申請專利範圍，以致破壞專利之專屬排他效力，較晚申請專利之相同發明，即使其在較早申請專利內容公開前，具有新穎性，亦應擬制其已喪失新穎性，而不給予專利。又為鼓勵發明成果盡早為社會大眾所知悉利用，避免發明創作者躊躇觀望專利申請，即使是相同發明而申請專利範圍不同，但已為尚未公開但已申請專利在先之說明書、圖式內容所揭示者，亦應擬制申請在後之發明，喪失新穎性。此外，較早之發明申請既然已經有所揭示，爾後必然因專利公開制度而公諸於世，亦無再就後申請之相同內容發明准予專利之必要。基此，申請專利之發明，是否有擬制喪失新穎性之情形，即應以申請專利發明之申請專利範圍，與擬比對之專利先申請案所附之說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相比對判斷，只要申請專利發明之申請專利範圍與先申請案所附之說明書、申請專利範圍或圖式所載明之內容相同者，即可認定申請專利發明之該項申請專利範圍，已擬制喪失新24穎性。

說明書、申請專利範圍或圖式所載明之「內容相同」者，並非限於完全相同，即使僅有部分相同重疊，或僅具有上下位階之概念關係，因在該相同重疊或有上下位階概念關係部分，申請專利發明之權利範圍已及於先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖示之部分內容，揆諸前開說明（即鼓勵盡早申請，先前已揭示者無再准予專利之必要），該部分實無再准予專利之必要，倘申請專利發明之權利範圍，於言詞辯論前未將此部分更正排除於權利範圍之外，當應認其申請專利範圍全部均因擬制而失其新穎性。又在比對「內容相同」之過程中，如其差異僅依通常知識即能直接置換為相同技術特徵時，由於不具實質差異，亦應認屬內容相同，避免僅憑通常知識之直接置換，不具發明創作之實質內涵，亦可憑恃為新穎性之基礎。

7之申請日期為98年12月18日、優先權日為97年12月22日、公開日為99年9月16日，有其公開本上之日期可查（本院卷二第60頁），其申請日期及優先權日均各早於系爭專利之申請日期99年1月19日及優先權日98年1月22日，此亦有系爭專利公告本之日期可查（本院卷三第154頁）。是被證7確為申請在先而公開在後之專利申請案，而可資為系爭專利擬制喪失新穎性之判斷比對對象，此應先敘明。

（1）被證7之發明，為關於LC混合物之用途，該等LC混合物包括較佳濃度大於或等於5%之一或多種式I化合物用於PS（經聚合物穩定）或PSA（聚合物穩定配合）型顯25示器（被證7說明書第8頁，本院卷二第63頁背面至64頁，有關式I化合物內容之說明先予省略）。

（2）被證7在實施方式中，揭示許多均可為該發明之LC混合物，以及其他可包括之化合物。其中在該專利說明書第14頁、第16至18頁、第23頁敘及：「進一步尤佳之LC混合物…在下文中指明：……3)LC混合物，其除式I化合物外亦包括一或多種式IV化合物……5)LC混合物，其除式I化合物外亦包括一或多種式VI化合物……8）LC混合物，其另外包括一或多種以下各式之化合物：ＺＫ」（本院卷二第66頁背面、第67頁背面、第68頁背面、第71頁）。可知被證7之發明除式I化合物外，本可添加其他化合物如式IV化合物、式VI化合物或ZK化合物，以作為較佳之實施例。

（3）被證7第85頁提及實例1之LC混合物N1（下稱Ｎ1）3之調配成分，其中CEY-3-O2即屬式Ｉ化合物，CCH-234即屬ZK化合物，可知N1即係根據前述說明書第14頁起所指之「進一步尤佳」之混合物8）所調製。被證7第86頁提及實例2、3之LC混合物N2、N3（下稱Ｎ23據被證7說明書第13頁之說明，式I化合物較佳係選自由以下各子式組成之群，而其中式I2化合物之結構式如下：又由被證7說明書第75頁之說明，CEY-3-O2之結構式如下：由此可知，CEY-3-O2即為式I化合物之一種特定型式化合物。4據被證7說明書第23頁之說明，式ZK化合物較佳地選自由以下各子式組成之群，而其中ZK1化合物之結構式如下：又由被證7說明書第74頁之說明，CCH-23之結構式如下：由此可知，CCH-23即為ZK化合物之一種特定型式化合物。26、N3）之調配成分（本院卷二第102頁背面），其中C5EY-3-O2即屬式Ｉ化合物，CY-3-O4或CY-3-O2即屬式67IV化合物，CCY-3-O2即屬式VI化合物，CCH-34即8屬ZK化合物，可知N2、N3亦係根據前述說明書第14頁起所指之「進一步尤佳」之混合物8），以式I化合物加ZK化合物所調製，並添加式IV化合物及式VI化合物，而同時為混合物3）及5)。

(4)繼而被證7之說明書為說明N1、N2、N3之功效，又在該說明書第87頁處敘述將RM1(聯苯4,4'-二甲基丙烯酸酯)添加至N1、N2、N3(N1、N2、N3均係以式Ｉ+ZK所調製，但成分略有不同)，以及比較混合物V1中，以比較其曝光時間、傾斜角之相關功效。其中N1+RM1之混合物所含之式Ｉ化合物即為系爭專利請求項1之第一成9分，N1+RM1之混合物所含之CCH-23即為系爭專利請求5同註3。

6據被證7說明書第17頁之說明，式IV化合物較佳地選自以下各式，而其中式IV1化合物之結構式如下：又由被證7說明書第75頁之說明，CY-3-O4或CY-3-O2之結構式如下：由此可知，CY-3-O4或CY-3-O2即為式IV化合物之一種特定型式化合物。7據被證7說明書第18頁之說明，式VI化合物較佳地選自以下各式，而其中式VI1化合物之結構式如下：又由被證7說明書第75頁之說明，CCY-3-O2之結構式如下：由此可知，CCY-3-O2即為式VI化合物之一種特定型式化合物。

8參註4。

9由系爭專利請求項1中第一成分之結構式如下其中，R1及R2獨立為碳數1~12烷基或碳數1~12烷氧基，各環A獨立為1,4-伸環己基，各Z1獨立為伸乙基。2710項1之第二成分中之2-HH-3化合物，RM1即符合系爭11專利請求項1之第三成分。又N2+RM1、N3+RM1之混合物所含之CY-3-O4或CY-3-O2，即符合系爭專利請求12項1之第一成分限定之式(1-1)化合物，N2+RM1、N3+RM1之混合物所含之CCY-3-O2，即符合系爭專利請求項131之第一成分限定之式(1-4)化合物。而由被證7說明書第13頁之說明，式I化合物較佳係選自由以下各子式組成之群，而其中式I2化合物之結構式如下：由此可知，被證7之式I化合物即為系爭專利請求項1第一成分。

10由系爭專利請求項1中2-HH-3之結構式如下而由被證7說明書第74頁之說明，CCH-23之結構式如下：由此可知，被證7之CCH-23即為系爭專利請求項1之2-HH-3。

11根據系爭專利請求項1，第三成分為下列化學式：所表化合物族群的至少一化合物，其中環D及環E獨立為1,4-伸苯基，R5、R6均為甲基丙烯酸酯基，Z1、Z2、Z3均可為獨立單鍵；而RM1為聯苯4,4二甲基丙烯酸酯，其中RM1之聯苯4,4即屬環D、環E之1,4-伸苯基；RM1中之二甲基丙烯酸酯，即為系爭專利第三成分之R5、R6(均為甲基丙烯酸酯基)。以上均為普通化學知識，當為所屬技術領域之通常知識。因此，RM1符合系爭專利請求項1之第三成分。

12由系爭專利請求項1中式(1-1)化合物之結構式如下：而由被證7說明書第75頁之說明，CY-3-O4或CY-3-O2之結構式如下：由此可知，被證7之CY-3-O4或CY-3-O2即為系爭專利請求項1之式(1-1)化合物。

13由系爭專利請求項1中式(1-4)化合物之結構式如下：而由被證7說明書第75頁之說明，CCY-3-O2之結構式如下：由此可知，被證7之CCY-3-O2即為系爭專利請求項1之式(1-4)化合物。287說明書中所揭示之N1+RM1混合物已有系爭專利請求項1所界定包含之第一成分、第二成分及第三成分。雖然N1+RM1混合物中並沒有直接包含系爭專利請求項1之第一成分所限定之化合物（即式(1-1)、式(1-3)、式(1-4)、式(1-5)或式(1-6)化合物），但就如同前開

(2)項下所述，被證7發明之LC混合物，除式I化合物外，本可添加其他化合物，所以在N1+RM1混合物中，再加入其他化合物，其實也可認為是被證7所揭示之範圍，所以將N1+RM1再加入式(1-1)、式(1-4)之混合物，亦可認為已為被證7說明書所揭示。尤其如前4）所述，在N2+RM1及N3+RM1之實例中，均同時含有屬於式(1-1)、式(1-4)之化合物，更可認為在N1+RM1中如比照加入式(1-1)、式(1-4)亦為被證7之揭示範圍。至此，即可認被證7中關於N1+RM1混合物之實例，以及可添加其他化合物之說明，已經揭示了完全符合系爭專利請求項1之LC混合物，揆諸前揭關於擬制喪失新穎性之說明(詳前)，自應認系爭專利請求項1因擬制而失其新穎性。

7說明書中所揭示之N2+RM1、N3+RM1混合物，承(4)之說明可知，其已含有符合系爭專利請求項1第一成分限定之式(1-1)、式(1-4)化合物，以及第三成分之RM1，僅欠缺系爭專利請求項1第二成分所限定之2-HH-3化合物。然而，N2或N3原係按式Ｉ化合物+ZK化合物所調製，已如前述(見前揭3）項下所述)，其所用之ZK化合物CCH-34當亦可以其他符合ZK化合物直接置換，參見同以式Ｉ化合物+ZK化合物調製之N1，其所用之ZK化合物為CCH-23，故可以CCH-23直接置換N2或N3中之ZK化合物CCH-34。經此直接置換後之N2+RM1、N3+RM1即含29有CCH-23，而CCH-23即屬於系爭專利請求項1之第二成14分所限定之2-HH-3化合物。經此直接置換後，N2+RM1、N3+RM1之混合物即完全包括系爭專利請求項1之三種成分及其限定條件，而已經揭示屬於系爭專利請求項1之液晶組成物。又CCH-34對CCH-23之置換，係因兩者均為ZK化合物，且兩者分見於根據式I化合物+ZK化合物調製之N1或N2、N3中，兩者之置換，確可認屬於直接無歧異之置換。從而，被證7確實足以使系爭專利請求項1擬制喪失新穎性。

1）被證7對於添加ZK化合物之說明，僅有上位概念，並未具體指明2-HH-3，不能認為對於2-HH-3已有揭示；（2）將N2、N3中之CCH-34以2-HH-3置換，係任意拼湊、組合之結果，然非簡單置換；（3）根據專利法第23條關於擬制喪失新穎性之規定，被證7與系爭專利請求項1應為相同發明，但被證7之發明，應具備其必要成分式I化合物，此為系爭專利請求項1所無；又被證7並未具體揭示系爭專利請求項1所界定同時包含第一、二、三成分之液晶組成物；且系爭專利請求項1之申請專利範圍，與被證7之說明書、申請專利範圍或圖式，均有差異；（4）擬制喪失新穎性之判斷條件上應趨於嚴格，此因被證7並非系爭專利發明時，所能參考之文獻，系爭專利相對於被證7之發明，乃獨立完成之發明。日本智慧財產法院於平成21年11月11日所為平成20年（行?）第10483號判決中即認為：於判斷系爭專利與先申請專利是否為相同發明時，不得任意參照所謂「公知技術」即認為系爭專利與先申請專利為相同內容；（5）另參考日本專利廳專利法第29條之2之14被證7之CCH-23即為系爭專利請求項1之2-HH-3，請參見註10。30審查基準略以「請求項相關發明之發明特定事項與引用發明特定事項如有差異，且該差異為解決課題之具體化手段之微小差異(週知技術或慣用技術的添加、刪除或轉換等非產生新功效之差異)時應認為同一(實質同一)」。但被證7通篇並未揭示同時含有系爭專利請求項1三種成分之液晶化合物，且被證7提出「迅速確立預傾角」之具體技術方案與系爭專利請求項1之發明內容，顯有差異。揆諸上開日本審查基準，即應認非相同發明(本院卷五第182-184頁)。惟查：

（1）被證7在【實施方式】部分，對於LC混合物可包括ZK化物之說明，雖僅有一般化學式，而非具體指明化合物2-HH-3（被證7第23頁參照，本院卷二第71頁）；但被證7在此部分也同時敘明其化學式所代表之意義（同上出處），其中2-HH-3即在其指涉範圍，就如同以X=1~10之正整數來表示X之意義時，應認為1~10均在其指涉範圍，而不必將1、2、3、……、10予以逐一列明。此時並不能謂X=1~10僅為上位概念，X=1、X=2、……均屬尚未揭示之新事物。申言之，對於已揭示X=1~10之在先發明，另為特定Ｘ＝1之發明，並無新穎性可言。

如X=1~10為先申請尚未公開之發明，X=1自應認已經擬制喪失新穎性。更何況，被證7已在N1中明確使用CCH-23作為ZK化合物，用以調製被證7發明可包括之混合物，更可認為被證7對於2-HH-3已有明確揭示。

（2N2、N3中之CCH-34以2-HH-3置換，係因被證7已敘明其所發明之LC混合物，本可另外包括ZK化合物（被證7第23頁，本院卷二第71頁），而CCH-34及2-HH-3均為被證7所指涉ZK化合物之一種，已如前述（見前（1）項下所述），又N2、31N3僅為被證7所舉之四項實例之二而已（被證7第85-87頁，本院卷二第102-103頁），而非被證7所揭示之全部LC混合物，因此將N2、N3中之CCH-34替換為2-HH-3根本就是直接根據被證7說明ZK化合物所包括範圍之LC混合物，原告就此謂係「任意拼湊、組合」，實屬其主觀片面之想法，並不可採。

（3）根據專利法第23條關於擬制喪失新穎性之規定，旨在避免相同申請專利範圍之重複授予，以致破壞專利之專屬排他效力，亦在於以更大力度貫徹專利之先申請原則，以促使發明人將最新發明結果提交於社會公眾。凡此，專利請求項1是否因擬制而喪失新穎性，非如原告所主張必須以被證7與系爭專利請求項1為「相同發明」。

只要系爭專利請求項1之權利範圍，與被證7發明內容有所重疊，以致須在某特定範圍內重複授予專利權，或系爭專利請求項1之權利範圍內之某特定部分，已經為被證7所揭示，於此範圍內，即可認為符合專利法第23條（即有內容相同），而不應准許系爭專利請求項1之被證7所列之實例N1、N2、N3在依被證7說明書之說明為相關之調製後，就可以得到同時包括系爭專利請求項1所界定同時包含第一、二、三成分之液晶組成物。即使系爭專利請求項1之申請專利範圍，與被證7之說明書、申請專利範圍或圖式，仍有其他差異，亦無解於被證7已經揭示系爭專利請求項1所界定之特定液晶組成物。此外，原告主張被證7之發明，應具備必要成分式1化合物，而為系爭專利請求項1所無，然系爭專利請求項1所界定32之第一成分，即為被證7所應具備之必要成分式I化合物，此經比對兩者之化學式及化學式代碼說明即甚明瞭15。原告此部分主張，亦屬無據。

（4）原告主張擬制喪失新穎性之判斷條件應趨於嚴格之說，純屬其片面的看法，未見有提出有何學說或實務見解之支持。且由專利保護須具備新穎性之立法可知：專利法之政策目的就是要鼓勵創新，發明如不具備新穎性，即使是發明者自己獨立完成，亦不授予專利權。此與著作權法採認獨立平行創作之思維完全不同。所以原告稱系爭專利相對於被證7之發明，乃獨立完成，並不能因此推導出擬制喪失新穎性必須從嚴判斷之結果。至於原告所舉日本智慧財產高等法院所為平成20年（行?）第10483號判決，經本院核閱該判決相關段落：「因為依日本專利特許法第29條之2第1項就與先申請發明同一性之判斷，與同法第29條第2項的進步性判斷並不相同，故輕易地參考公開之先前技術而補充先申請發明說明書16之記載，並不適當」等語，認此判決意旨僅在說明擬制喪失新穎性，並不能將引證之先前技術，再補充結合公開知識，而據以判斷；但依照引證之先前技術說明，以所屬技術領域具有通常知識之人之理解，可以認為是實質相同者（即先申請之發明與系爭申請專利之發明），並不在其闡釋範圍，故而仍可做成擬制喪失新穎性之判斷。這一點如果進一步參考原告自己所提出日本專利廳專利法第29條之2之審查基準所稱「請求項相關發明15被證7之式I化合物即為系爭專利請求項1第一成分，請參見註9。

16該判決相關段落原文如下：「特許法29??2第1項???先願?明??同一性?判??，同法29?2項?進?性?判???異????，上記????『公知技術』?安易??酌??先願明細書等?記載?補充????相?????……」，見原告陳報狀－言詞辯論意旨整理附件22-2第45頁，本院卷五第210頁。33之發明特定事項與引用發明特定事項如有差異，且該差異為解決課題之具體化手段之微小差異(週知技術或慣用技術的添加、刪除或轉換等非產生新功效之差異)時應認為同一(實質同一)」(本院卷五第183頁)，更可認為在進行擬制喪失新穎性之判斷時，仍可進行直接無歧異之置換。從而，按照前揭1已為被證7所揭示之說明，應無判斷過於寬鬆，或有以公開知識加以補充結合之問題。

(5)原告認為被證7通篇並未揭示同時含有系爭專利請求項1三種成分之液晶化合物，核其所述，僅是拘泥於被證7並無明確以單一實例載明含有系爭專利請求項1三種成分之液晶化合物，但專利法第23條之規定，並未要求先申請專利案必須有實例具體載明完全相同之內容，而是根據先申請專利案已經揭示之具體技術思想，即足以具有擬制破壞後申請案新穎性之效果。其法理基礎在於鼓勵創新，貫徹先申請原則，亦已屢如前述。而對照被證7內容關於【實施方式】及【實例】之具體說明，已可調製出屬於系爭請求項1權利範圍之LC混合物，此已經詳如前揭專利請求項1因被證7而擬制喪失新穎性。倘仍執著於先申請案非要有具體相同實例不可，將導致明明依先申請案即可實施之技術思想，僅因先申請案未以實例載明，即可另再授予專利權，此將造成爾後專利申請案必須將創作之技術思想全部以實例方式重新論述表達（以化學類專利而言，其經排列組成，有可能必須有成千上百之實例），以避免平行發明亦可在後取得專利權；也可能造成相同技術思想範圍內，存在有多個平行發明人之專利權；凡34此或增加無謂社會成本，或影響專利權之行使效率，均與現行專利立法政策目的有違，而非司法裁判所應支持。

據上，被證7已足以證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性。

八、本件審理過程中，本院曾對於被告提出以被證10證明系爭專利請求項1不具新穎性之攻擊方法，當庭裁定予以失權制裁（本院卷五第131頁）。而按照本院對於前述爭點之判斷說明，該項失權制裁顯然於最終判決結果不生影響。惟因該項失權裁判涉及智慧財產訴訟中攻防方法適時提出規定及其違反效果規定之闡釋及具體適用（民事訴訟法第196條參照），爾後於相同情況，有先例參考作用，而具有法律上原則之重要性，爰特再說明如下：

（一）本院指定105年10月25日為辯論期日，並事先通知兩造該日將就本件是否送鑑定或就專利有效性為中間判決進行聽審，該項通知先後於105年10月3、4日合法送達於兩造（本院卷四第246-254頁）。在此之前，被告早於105年1月30日即收受原告起訴狀（本院卷一第138頁），知悉原告據以起訴之系爭專利，並於105年4月29日向本院提送民事答辯狀，就實體事項提出言詞辯論之書狀準備，其中雖有提出被證10，但亦同時表明係用以攻擊系爭專利請求項1之進步性（本院卷二第15頁）並未提及以被證10攻擊系爭專利請求項1之新穎性，及至105年5月17日之辯論期日，本院協同兩造整理簡化爭點（本院卷二第315頁），均未將被證10可否證明系爭專利請求項1不具新穎性之問題列入。被告卻於105年10月17日即辯論期日前8日，忽然提出民事答辯（四）狀，表明亦將以被證10爭執35系爭專利請求項1不具新穎性（本院卷五第51頁），惟被告始終未陳明有何正當理由，早已提出之被證10，何以必須於辯論期日在即，始執以攻擊系爭專利請求項1之新穎性。

（二）智慧財產民事訴訟，尤其是專利事件，有別一般單純之民事訴訟，其訴訟攻防之實施，有很大部分須要結合所涉專利技術領域以及法律之雙重專業。除非極少數本身同時兼具此雙重專業之訴訟代理人，其攻防之準備自有賴於法律專業與技術專業相互溝通、教育與共同研究，始能呈現專業精準之攻防論點。也因此，為有效保障智慧財產民事訴訟中當事人之程序權益，即有賴於法院更專注於訴訟進度之掌握與兩造攻防紀律之維持。對於無正當理由未配合訴訟進度提出之攻防、有害對造適正充分準備之訴訟作為，法院即應依法給予適當制裁，以維護智慧財產民事訴訟妥適而有效率地進行。

（三）爭執新穎性與爭執進步性為兩種不同之攻防方法，即使是引用相同之先前文獻，其所憑藉之段落出處亦可能有所不同，對其攻防更當須要法律與技術專業從不同面向而為不同之整合準備。因此，為使專利民事訴訟得以妥速而有效率進行，面對進步性爭執之證據時，即應精準地就進步性為深入充實之準備，無需防備突如其來另又以新穎性之爭執為攻防。反之亦然。否則將迫使當事人必須耗費數倍之勞費，以預慮準備任何相同證據，卻隨時可能以不同方法追加提出攻防，形成對當事人不必要之程序負擔。

（四）查被告以被證10先後為進步性及新穎性之爭執時，其所憑藉之相關段落確實有所不同，其中關於新穎性爭執部分，被36告特別援用被證10，另又引述之德國專利（並無其全文內容），業經原告予以責問妨礙其防禦（本院卷五第130頁），對比被告早於105年4月29日即提出被證10為實體上之攻防，但遲至同年10月17日始以之為新穎性爭執，其間整整有171日之久，原告卻被迫於辯論前8日，才能就此新穎性爭執另行準備研究，應認原告此部分責問，核屬正當，自應對被告該項攻防方法，給予失權制裁。

（五）被告雖另引據專利審查基準2.3.2如下之內容:「為了更詳細說明引證文件中所揭露之技術特徵，而於該引證文件明確記載另一參考文件時，若該參考文件於引證文件公開日之前已能為公眾得知，則該參考文件的教示被視為引證文件的一部分」，認為可將被證10所引述之德國專利，視為被證10之一部分（本院卷五第51頁背面），但根據前述之說明，其問題並非僅止於被證10未同時揭示所引德國專利之全文內容，而在於新穎性爭執與進步性爭執本屬不同攻防方法，應肯認原告須另行為研究防禦準備之正當需求。此外，專利審查基準係供專利主管機關審查專利申請之基準，與民事訴訟須同時兼顧兩造攻防之程序權益，對於程序爭議之處置，其法理基礎顯有不同，無從比附援引，亦附此敘明。

八、綜上所述，本件原告之訴，因其據以主張權利之系爭專利，具有擬制喪失新穎性之應撤銷原因，而經本院明確判斷如上，依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，原告自不得於本件民事訴訟，對於被告主張權利，是其所為本件請求，為無理由，應予駁回。原告所為假執行之聲請，亦失其依據，應一併駁回。因已無繼續審理之必要，爰逕為終局判決。

九、兩造其餘攻防方法，經審酌後均於判決結果無影響，不再一37一論述。

十、依民事訴訟法第78條、第85條第1項前段，定訴訟費用之負擔。

智慧財產法院第三庭

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