智慧財產法院民事判決

原告

張人堂

訴訟代理人

余信達律師

訴訟代理人

陳豫宛

被告

DRETEC CO., LTD.

法定代理人

千倉 悟朗

訴訟代理人

蕭乃元律師

被告

霖寶貿易有限公司

法定代理人

柯政儒

訴訟代理人

鄭萸

柯政昌

葉至上律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國106 年10月13日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序方面：按「民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定。」（最高法院98年度台上字第2259號判決要旨參照）。查本件被告DRETEC CO., LTD. （下稱DRETEC公司）係日商外國法人，具涉外因素，為涉外事件；而原告主張被告於我國境內侵害其專利權，應負損害賠償責任，乃屬專利侵權事件，是類推民事訴訟法第15條第1 項「因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄。」之規定，應認原告主張之侵權行為地之我國法院有國際管轄權。另依專利法所保護之智慧財產權益所生第一、二審民事訴訟事件為本院管轄案件，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條、智慧財產案件審理細則第2 條第1 項第3 款分別定有明文，本件專利侵權事件應屬本院管轄；且依涉外民事法律適用法第42條第1 項「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。」之規定，本件專利侵權事件之準據法，為中華民國法律。

貳、實體方面：

一、原告主張：

（一）原告為中華民國發明第I332923 號「電熱封口機之改良結構」專利（下稱系爭專利1 ）之專利權人，專利權期間自西元2010年11月11日起至2028年7 月8 日止；原告與訴外人○○○為中華民國發明第I260298 號「輕巧型電熱封口機之改良結構」專利（下稱系爭專利2 ）之專利權人，專利權期間自2006年8 月21日起至2025年4 月6 日止；原告與訴外人○○○為中華民國發明第I260299 號「電熱封口機用之可換電熱模組」專利（下稱系爭專利3 ）之專利權人，專利權期間自2006年8 月21日起至2025年4 月18日止。

（二）原告係訴外人緯和有限公司（WELCOME CO.,LTD.，下稱緯和公司）之副總經理，原告將系爭專利授權緯和公司進行掌上型封口機（Handy Sealer）產品之生產、製造與銷售。被告DRETEC公司曾下單緯和公司，約定以系爭專利技術為其代工製造封口機產品，且行之有年，並由被告DRETEC公司將系爭產品進口至台灣，再交由其在台灣之經銷商即被告霖寶貿易有限公司（下稱霖寶公司）在台灣進行販售，故被告二人對於原告為系爭專利之專利權人，且系爭專利用於系爭產品等情知之甚詳。詎未經原告之同意與授權，被告DRETEC公司為販賣等目的而使用系爭專利及所屬之營業秘密，製成「原告所未曾生產製造過之命名為『日本DRETEC新式封口機（型號HS-110）』之產品」（下稱系爭產品），且在系爭產品表面及包裝盒上均印有「MADE INCHINA 」字樣，且與被告霖寶公司共同謀意，由被告DRETEC公司將系爭產品進口台灣，再由被告霖寶公司在台灣透過其拍賣網站，並與國內許多包含遠企購物中心City' Super 等，進行販售。嗣原告於民國103 年2 月13日在「遠企購物中心City' Super 」賣場購得系爭產品，始知悉被告二人之上開侵權行為。

（三）原告所受損害及所得請求之金額：被告DRETEC公司每次進口至台灣及販售系爭產品予被告霖寶公司之數量計約有1,440 件，單價為美金2.2 元（約新台幣74元），進口販售之次數至少3 次，則被告DRETEC公司侵害原告專利權及營業秘密之舉所得之收入至少計有新台幣（下同）319,680 元（計算式：74元×1,440 件×3次=319,680元）。而被告霖寶公司販賣系爭產品之數量，以其向被告DRETEC公司採購之數量即1,440 件x3次=4,320件計算，其單價為399 元，則被告霖寶公司因侵害原告專利權及營業秘密之舉所得之收入至少計有1,723,680 元（計算式：399 元x4 ,320 件= 1,723,680 元）。被告二人共同侵害原告專利權及營業秘密之行為所得之收入共計為2,043,360 元（計算式：319,680+1,723, 680 =2,043,360 元）。爰依專利法第97條第1 項第2 款、第2 項，營業秘密法第13條第1 項第2 款、第2 項，以及民法第185 條之規定，請求被告二人連帶賠償損害額之3 倍即6,130,080 元（2,043,360x3 = 6,130,080 ）。

（四）聲明：①被告二人應連帶給付原告6,130,080 元整，及自本書狀送達之翌日起至清償之日止，按周年利率5%計算之利息。②原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告DRETEC公司辯稱：

（一）原告未舉證以實其說：原證6 之影本僅有單頁，並未有進口人之記載，而原證8與原證9 亦僅能證明被告霖寶公司（KOSMAR TCO., LTD.）與被告DRETEC公司間有交易之關係，但不足以作為被告DRETEC公司為系爭封口機進口人之證據。又被告DRETEC公司於台灣並未有製造系爭封口機之行為，亦非為系爭封口機之進口人，更無要約、販賣、或使用之行為。原告既不能舉證證明被告DRETEC公司有侵害其專利權之行為態樣，其主張被告DRETEC公司有專利侵害之行為，顯屬無據。

（二）原告未舉證證明其有營業秘密存在，亦未舉證該等營業秘密為被告DRETEC公司之行為所侵害：原告所稱之扣片式電熱座，早已揭露於其所主張之系爭專利1 、2 、3 中，並經經濟部智慧財產局公告在案，原告無由主張對該等資訊能採取任何保密措施。則該扣片式電熱座顯已不符營業秘密法第2 條第1 項第3 款之要件，並非營業秘密。至原證12中之形式發票（PROFORMA INVOICE）並非由被告DRETEC公司所提出，應與被告DRETEC公司無涉；且該文件性質即供作商品來源與交易之證明，原告無由主張對該等資訊已採取任何保密措施。

（三）系爭專利1 請求項1 欠缺新穎性或進步性，而有得撤銷之事由：

1.系爭專利1 於審查過程中，曾於2010年6 月9 日被經濟部智慧財產局發出審查意見通知函，並引用374405（下稱證據3 ）、I274705 、I260298 （系爭專利2 ）三件專利案，指摘其請求項1-8 有進步性之問題，僅附屬項請求項9所記載之安全刀片技術特徵未受進步性指摘。原告嗣於2010年7 月14日提出申復與修正，並未對經濟部智慧財產局之指摘內容提出反駁，僅將該未受指摘之請求項9 併入至請求項1 中，成為新的請求項1 ，顯見原告亦不否認該審查意見通知函之指摘內容。縱然該申請案於提出申復與修正後獲准專利，然而被告DRETEC公司發現另一公告在先之台灣新型專利335009（下稱證據2 ）業已揭露前開安全刀片之技術特徵，是以藉由該證據2 ，或證據2 、3 之組合，即可輕易完成系爭專利1 之請求項1 。

2.證據2 足以證明系爭專利1 請求項1 不具新穎性、進步性：證據2 之電熱封口機之改良結構，係1998年6 月21日公告，早於系爭專利1 之申請日（2008年7 月9 日），為適格之先前技術。證據2 揭露內容與系爭專利1 請求項1 之技術特徵比對後，結果17個項次大致均符合，足以證明系爭專利1 請求項1 不具新穎性、進步性。縱前述比對表中之項次3 、5 的比對結果，係因證據2 欠缺對應之文字描述，而從圖面揭露內容之進行比對；但由於項次3 、5 係關於電池盒中電池的金屬接點配置，本屬該電池用品領域之通常知識，縱未於文字上充分揭露，該領域具有通常知識者本可輕易完成，則該請求項1 藉由證據2 與習知之通常技術結合，仍不具進步性。

3.證據3 ，或證據2 、3 之組合足以證明系爭專利1 請求項1 不具進步性：

⑴證據3 係具有安全裝置之輕巧型電熱封口機，1999年11月11日公告，早於系爭專利1 之申請日（2008年7 月9日），為適格之先前技術。證據3 揭露內容與系爭專利1 請求項1 之17項技術特徵，僅第16項不符合，足以證明系爭專利1 請求項1 不具新穎性、進步性。又證據2、3 同為電熱封口機之相關發明，是以兩者的技術特徵在組合上，並無困難，該領域具有通常知識者可以輕易組合證據2 、3 ，完成系爭專利1 之請求項1 發明，亦足證明該項發明不具進步性。

⑵系爭專利請求項1 為獨立項，請求項2 至8 為附屬項。依證據1 之審查意見通知函，請求項2 至8 本受進步性之指摘，而原告於申復時並未提出反駁，則在請求項1不符專利要件的情況下，依相同之引證案組合，亦足否認請求項2 至8 之進步性。

4.系爭專利1 曾於2008年8 月15日以主張該件為優先權案（2008年7 月9 日申請第097125863 號）向日本專利局提出專利申請（特願0000-000000 ）。惟該日本對應案先於2011年5 月10日以不具新穎性、進步性等為由，被核發拒絕理由通知書，嗣後更因為無法克服進步性之指摘而被核駁確定。

（四）系爭封口機之結構特徵與系爭專利2 不同：

⑴系爭專利2 技術特徵(a) 係記載「該電熱部係由一電熱線、一第一金屬扣合體與一第二金屬扣合體所一體結合而成」，而該「一體結合」之解釋，參說明書第5 頁「先前技術在固定電熱線時係使用一對側邊導電固定片，將電熱線分別扣壓於加熱機構之二側，然而，側邊導電固定片係為金屬薄片所製成，當組裝扣壓於加熱機構時，可能因外力過大而使得側邊導電固定片與加熱機構並非十分服貼，易造成側邊導電固定片沒有確實壓扣住電熱線，遂當使用者在使用產品時發生接觸不良的情狀，而非十分理想。」、第8 頁「電熱部32係由一電熱線321 、一第一金屬扣合體322 與一第二金屬扣合體323 所一體結合而成，其係利用焊接方式將電熱線321 分別焊固於第一金屬扣合體322 及第二金屬扣合體323 而一體成型。」之記載，其欲解決的問題，係電熱線與二扣合體分別組裝時，可能因加壓方式不同而造成使用時彼此間的接觸不良，因此該專利提出的解決方式，係將電熱線與二扣合體以加工方式固結為一體後，才藉由扣合體扣合於熱絕緣基部，而實施例係採用焊接之方式，來避免電熱線沒有確實壓扣，可證實該技術特徵(a) 之文義，應不包含電熱線未與扣合體結合（焊固）為一體之情形。又系爭封口機之電熱線固定方式如圖所示，其熱絕緣基部具有中間凸出部，並於左右兩側設置有通孔，於安裝時，電熱絲橫跨該中間凸出部，並於左右兩側藉由螺絲與螺帽之螺合，將電熱絲壓迫於熱絕緣基部之通孔側邊，而發揮固定電熱絲，並提供電性連結之功能，顯然不符技術特徵(a)之文義範圍。

⑵系爭封口機關於螺絲、螺帽之配置與系爭專利2 技術特徵(b)、(c)不同：系爭專利2 技術特徵(b) 係記載「該第一金屬扣合體可以扣合該熱絕緣基部之左側部」，而技術特徵(c) 則記載「該第二金屬扣合體可以扣合該熱絕緣基部之右側部」，其中，「扣合」在字面上應具有鉤結、相合的意思，亦即兩物體在尺寸上相互搭配，而能藉由卡入而嵌合。然系爭封口機並無金屬扣合體，其係在熱絕緣基部的兩側通孔，藉由螺帽、螺絲之螺合來進行固定，其方式顯然不同於技術特徵(b) 、(c) 。

（五）證據2 、3 組合足以系爭專利2 請求項1 欠缺進步性：1.證據2 之電熱封口機之改良結構除項次6 與項次13外，餘均與系爭專利2 請求項1 之技術特徵相同。而項次6 與項次13之技術特徵雖未於證據2 中明確界定，致使該等技術特徵或許與證據2 有所不同，如上開表格中之說明，該等差異依其功效與目的，顯然可由該領域具有通常知識者輕易思及，因此系爭專利2 請求項1 並不具進步性。

2.證據3 除項次6 與項次13外，與系爭專利2 請求項1 之其餘技術特徵相同。項次6 與項次13之技術特徵雖未於證據3 中明確揭露，致使該等技術特徵或許與證據3 有所不同，惟如上開表格中之說明，該等差異依其功效與目的，顯然可由該領域具有通常知識者輕易思及，因此系爭專利2請求項1 相對於證據3 並不具進步性。

（六）聲明：①原告之訴駁回。②如為不利之判決，願供擔保免於假執行。

三、被告霖寶公司則以：

（一）兩造早就銷售型號「110 」封口機和解，並於103 年11月6 日簽署經公證之和解協議書。而銷售型號「103 」、「106 」、「107 」封口機之另案訴訟，臺北地院已判決被告霖寶公司勝訴在案。

（二）原告提起本件訴訟，顯在規避「不便利法院原則」：原告起訴時故意忽視兩造和解協議書，執意提起本案訴訟，訴請賠償，其意圖「創造台灣法院管轄權處理日商DRETEC公司」甚明。本件系爭「110 」封口機爭議，僅被告霖寶公司在台灣地區銷售，日商DRETEC公司並無在台銷售行為，且原告亦已就此與霖寶公司和解；此外，日商DRETEC公司並未在台設立辦事處或分公司，系爭「110 」封口機亦非在台製造；加以，日商DRETEC公司在日本地區銷售系爭「110 」封口機多時，並無問題，亦未見原告對日商DRETEC公司有任何主張，顯見原告在日本地區「有無專利權」、「專利權有無過期」等事，均有待日本法院釐清及審理，而非由不便利法院的台灣法院為之。

（三）聲明：①原告之訴駁回。②如受不利之判決時，被告願供擔保，請准宣告供擔保後得免為假執行。

四、本院判斷：按「當事人於言詞辯論時為訴訟標的之捨棄或認諾者，應本於其捨棄或認諾為該當事人敗訴之判決。」，民事訴訟法第384 條定有明文。查原告起訴後，於106 年10月13日言詞辯論時，為訴訟標的之捨棄，有本院言詞辯論筆錄在卷可按，揆諸前揭法條規定，本件即應為原告敗訴之判決，則原告請求被告等連帶給付原告6,130,080 元及自起訴狀繕本送達被告翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，顯無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，已失所附麗，應併予駁回之。

五、本件事證及法律關係已臻明確，兩造其餘攻擊防禦及舉證，於本判決結果不生影響，爰不逐一論述。

六、據上論結，原告之訴無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第78條，判決如主文。

智慧財產法院第三庭