智慧財產及商業法院105年度民著訴字第33號

• 裁判案由: 排除侵害著作權行為等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 106 年 07 月 05 日

智慧財產法院民事判決
105年度民著訴字第33號原　　　告　浩漢產品設計股份有限公司
法定代理人　邱穎峯
訴訟代理人　桂齊恒律師
複 代理 人　江郁仁律師
被　　　告　瑪帝鐵整合股份有限公司
法定代理人　陳聖薇
訴訟代理人　徐宏昇律師
鄭鈺璇律師
上列當事人間排除侵害著作權行為等事件，本院於民國106年6月2日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告不得使用註冊第01721470號商標之馬蹄鐵圖案。
被告應將註冊第01721470號商標權移轉予原告。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、原告主張：
（一）原告於民國102年9月27日透過荷盛國際顧問股份有限公司（下稱荷盛公司）詢問關於參加IF及reddot design award
比賽之配合廠商事宜，荷盛公司於同年10月9 日推薦英屬安圭拉商瑪帝鐵整合商股份有限公司（MTT Integration
Corp.，下稱MTT公司）為參賽配合廠商，嗣後原告亦確實與MTT 公司配合報名參賽並獲得獎項。原告於前述洽談配合參賽之過程中，受MTT 公司委託設計馬蹄鐵圖案，並於102 年12月24日創作完成，係受著作權法所保障之美術著作（圖案詳如本院卷一第4 頁所示，下稱系爭著作），且原告為受聘人，依著作權法第12條第1 項本文規定，為著作人。詎被告明知其未取得原告之授權或同意，擅自於103年4月9日以申請案號第103019276號申請商標註冊，指定使用於第35、41、42類之廣告企劃等服務（原證3 ），並獲准註冊為第01721470號商標（參本院卷一第18至20頁，下稱系爭商標），經原告分別於105年1月6日、同年3月14日委請律師函知被告（原證4 ），請求被告依法返還系爭商標，被告均未表同意，已侵害原告之系爭著作財產權，被告並因此受有取得註冊商標之不正利益，爰依著作權法第84條規定，請求排除侵害，並依民法第179 條規定，請求被告將系爭商標移轉予原告。
（二）聲明：
１、被告不得使用原告享有著作權之馬蹄鐵圖案。
２、被告應將商標申請案號第103019276 號馬蹄鐵商標權移轉予原告。
二、被告則抗辯如下：
（一）原告無權就系爭著作圖案主張權利：
原告既主張系爭著作圖案是其受MTT 公司所委託設計，則有權就系爭著作圖案爭執孰人有權申請商標之人，顯屬MTT公司，而與原告無涉。且原告於本件並非代表MTT公司起訴，故原告即無「目前有受給付之地位而尚未受給付」，而無訴之利益，欠缺權利保護要件，應以判決駁回。
（二）原告並未創作系爭著作圖案：
系爭著作圖案係由證人謝明穎出面委託原告設計，此為兩造所不爭執。然依證人謝明穎提出之被告公司103年3月16、18日間之內部聯絡電子郵件（參本院卷一第250至251頁）所載內容，足以證明證人謝明穎除了在102年10月9日將MTT商標圖案初稿提供給原告外，並指示原告將該MTT商標置於「馬蹄套」上，進行美工設計。依證人謝明穎之前揭指示，已經完成系爭著作圖案之設計，原告僅係依美工方面之知識，選擇馬蹄套與MTT 字型之比例、放置位置、連結處所等，解決非關創作之技術問題而已，並非創作系爭著作圖案之人，而無法享有系爭著作圖案之著作權。
（三）被告有權利用系爭著作圖案：
縱認原告是系爭著作圖案之創作者、著作人或著作權人，依原告提出之工作單上（本院卷一第11頁）載明委託人為「瑪帝鐵整合（股）公司」，可知原告知悉證人謝明穎係代表「瑪帝鐵整合（股）公司」，而本案迄今所有證據都顯示只有1 個「瑪帝鐵整合（股）公司」即被告，並無其他同名公司存在。可證原告本來就知悉證人謝明穎是代表被告委託其設計系爭著作圖案，且未來系爭著作圖案將用作被告公司之商標。職是，本案委託設計之目的，就是要將系爭著作圖案作為被告公司之商標，此亦為兩造間契約目的範圍。故被告完全行使契約及法律賦予之權利，為合法之商標權人無疑，故依著作權法第12條第3 項規定，被告有權利用系爭著作圖案。又商標委託設計係開業準備行為之一，且非公司法第19條規定所禁止，而得由設立後之公司當然繼受，故被告委託原告設計系爭著作圖案之行為雖在被告核准設立前，然嗣後被告公司已完成設立登記，故於設立登記前所取得之權利及負擔之義務，於設立登記後當然移轉於被告公司，而被告公司出資委託原告設計系爭商標之行為雖在核准設立前，並不影響委託契約之成立及生效。
（四）證人謝明穎代表被告委託原告設計系爭著作圖案：
證人謝明穎雖於本院106年2月14日審理中證述其當時係代表MTT 公司委託原告設計系爭著作圖案云云，惟無論是原告或證人謝明穎均未說明委託當時，證人謝明穎係於何時、何地、以何種方式、何種內容向原告表示並使其理解其係代表MTT 公司委託原告設計之意旨。況本案所有證據皆明顯指出證人謝明穎於擔任被告公司負責人期間主導被告公司之業務，尤其是商標申請業務。而證人謝明穎表現於外部之行為亦足以推知其係代表被告公司委託原告設計系爭著作圖案。加上原證2 已證明根據原告之理解，證人謝明穎是代表被告委託設計系爭著作圖案。故依法原告與證人謝明穎間之法律行為效果，應歸屬於被告無疑。
（五）聲明：原告之訴駁回。
三、兩造不爭執之事實（參本院卷二第30至31頁）：
（一）系爭商標為被告於103年4月9 日申請、經經濟部智慧財產局於104年8月1日核准註冊，專用期限至114年7 月31日，現仍為有效之商標。
（二）被告公司在核准設立、系爭商標在臺灣申請及核准時，代表人皆為謝明穎。
（三）MTT公司之代表人自101年10月23日設立迄今均為謝明穎。（四）荷盛公司之代表人為謝明穎。
（五）謝明穎出面與原告洽談本件「馬蹄鐵」之商標圖案美工設計事宜。
四、本件爭點如下（參本院卷二第31頁）：
（一）系爭著作之「馬蹄鐵」標章圖樣是否由原告創作並享有著作權？
（二）本件系爭著作設計案之委託人是否為MTT 公司？該委託設計契約是否存在於MTT公司及原告間，而與被告無涉？
（三）被告未得原告之同意，為申請案號第103019276 號之「馬蹄鐵」標章圖樣商標之申請，是否已侵害原告之著作權？（四）原告請求被告不得使用系爭「馬蹄鐵」圖樣以及應將系爭商標權移轉予原告是否合法？
（五）證人謝明穎是否為系爭著作之著作權人？
五、得心證之理由：
（一）系爭商標之「馬蹄鐵」圖案係由原告所創作：
原告主張系爭商標之「馬蹄鐵」圖案係由其所創作，故其享有系爭商標圖案之著作權等語，此與證人謝明穎於本院審理中證述其僅係提供設計概念予原告參考，最後仍係委託原告自行發揮完成設計；其認為系爭商標圖案之設計人係原告等語（參本院卷二第48至49頁）相符。被告雖以前詞辯稱原告並未創作系爭著作圖案云云，然查，比較證人謝明穎所提供予原告參考之圖案（參本院卷一第157 頁），與經原告設計後提出予證人謝明穎確認之圖案（參本院卷一第159至162頁），可知原告已就證人謝明穎提供之參考圖案，為創作之發想，進而設計出8 種不同造型變化之圖案。另將證人謝明穎提供之參考圖案與原告設計完稿所擇用之圖案（參本院卷一第11頁）加以比對，至少有下列差異：前者馬蹄鐵之曲線較為圓潤且為完整弧形，後者較像一般常見之馬蹄鐵曲線，且在M 字下方有婁空設計，而不具完整弧形；前者左右各穿3洞，後者左右僅各1洞；前者僅有M字，後者卻有MTT字串。故如此在圖形、曲線、英文字等變化組合下呈現之設計，系爭著作圖案與證人謝明穎提供之參考圖，已有不小之差異，而此差異已足認係經原告精神創作，而具有原創性之美術著作。故被告辯稱系爭著作圖案純係經證人謝明穎指示為之，而非係由原告設計者云云，並不足採。
（二）系爭著作圖樣之委託設計人係MTT公司：
１、查，MTT 公司確實存在，此有英屬安圭拉所頒發之商業行為登記證、維基網頁資料、經我國駐外使館公簽證之 MTT公司登記資料等件在卷可參（參本院卷一第93至94、182
至185 頁），應無疑義。又證人謝明穎於本院審理中明白證述其當時係以MTT 公司負責人之名義與原告洽談合作細節，並以MTT 公司之名義委託原告設計本件系爭著作圖樣等語（參本院卷一第227、229頁、本院卷二第48頁），此並有證人謝明穎與原告在討論參加IF作品競賽之過程中，曾於102年10月9日將MTT 公司之名稱、註冊國家、地址、董事姓名、聯絡地址等基本資料寄與原告知悉之電子郵件1封附卷可佐（參本院卷一第154頁），與證人謝明穎前揭證述內容互核相符。
２、又查，MTT公司設立於101年10月23日（參本院卷一第93頁）；被告公司於103年1月13日經核准設立（參本院卷一第28、252至256頁）；英屬安奎拉商馬蹄星整合股份有限公司於104年5月26日經核准設立（參本院卷一第192 頁），而原告受委託設計系爭「馬蹄鐵」圖案之工段日期，約定在102年12月1日至31日，初稿完成日期為102年12月4日、最後完成日期為102 年12月24日，此業據證人謝明穎於本院審理中證述明確，並與卷附原告設計完稿單、電子郵件（參本院卷一第11、228 頁）互核相符，堪認屬實。準此，約定之工段期間既在102年12月1日至31日，則原告受委託之日期至少係於102年12月1日前，應無疑義。據此，證人謝明穎代表MTT 公司委託原告設計系爭著作圖案時，被告公司既尚未設立，證人謝明穎自無由代表被告公司委託原告進行設計。綜上所述，系爭著作圖樣之委託設計人係MTT公司之事實，應足堪認定。
（三）被告雖辯稱：依原告提出之工作單上（本院卷一第11頁）載明委託人為「瑪帝鐵整合（股）公司」，可知原告知悉證人謝明穎係代表「瑪帝鐵整合（股）公司」云云。惟證人謝明穎到庭證稱：伊「從101 年10月開始擔任英屬安圭拉商MTT Integration Corp. 公司負責人，現在還是，當時有暫定一個中文名稱，就是英屬安圭拉商馬蹄鐵整合商股份有限公司，英屬安圭拉商MTT Integration Corp. 公司是101年10月23日成立的」（本院卷一第227頁）、「因為MTT Integration Corp. 公司在國外登記，所以沒有中文名稱，因為有業務需要來台灣設立分公司時才賦予中文名稱，有另外就中文名稱『英屬安圭拉商馬蹄星整合股份有限公司』予以登記」（本院卷一第228 頁）、（法官問：被告瑪帝鐵整合股份有限公司有無介入本件商標設計？）「設計部分完全沒有，都是我（謝明穎）以英屬安圭拉商馬蹄鐵整合商股份有限公司的名義來委託設計，當時被告瑪帝鐵整合股份有限公司還不存在。」從前揭謝明穎證詞，除了可明確得知其代表MTT 公司委託原告設計商標外，當時因MTT 公司尚無中文名稱，原告在本院卷一第11頁之工作單上，暫以「瑪帝鐵整合（股）公司」來註記商標圖案，但此僅是內部工作文件，並非正式文書，其以簡稱方式簡單註記，尚無法逕以此認定是被告公司委託原告設計。
（四）被告雖又以謝明穎曾為被告公司之代表人（董事長），系爭商標之註冊申請及付費等，亦由謝明穎簽核後提出申請云云（謝明穎否認之），惟查系爭著作權人係原告、委託原告設計之人為MTT 公司，業據本院審認如前，而系爭商標究係由何人申請註冊、何人付申請註冊費用，僅係系爭著作或系爭商標完成後之申請或維權作為，均不影響前揭認定。又MTT公司確實存在，已如前述，且MTT公司嗣因業務需求於104年5月26日在臺灣成立分公司，即英屬安圭拉馬蹄星整合股份有限公司（參本院卷一第192 頁），與被告分屬各具獨立法人格之公司，而MTT 公司係本件委託原告設計系爭著作者，業如前述，故依著作權法第12條第 3項規定，有權得利用系爭著作，然此利用權究與被告無涉。又證人謝明穎亦到庭證稱：並未同意被告商標之授權與申請…有權利授權的人是原告公司…等語（參本院卷一第230 頁），又無其他事證足資證明被告確已自原告處取得利用系爭著作，將之申請商標並加以使用之授權，故本件被告抗辯其有權利用系爭著作圖案云云，即屬無據。
（五）綜上所述，系爭著作權人係原告、委託原告設計之人為MTT 公司，且本件依卷內證據資料既無法證明被告已取得原告就利用系爭著作，將之申請商標並加以使用之同意或授權，則被告將系爭著作圖案持以申請商標註冊並獲准，已侵害原告之系爭著作權，獲取系爭商標之不當利益，故原告依著作權法第84條規定請求排除侵害，並依民法第 179條規定請求被告將系爭商標移轉予原告，為有理由，應予准許。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。
七、據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條規定，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　106　 年　　7　　 月　　5　　 日智慧財產法院第三庭
法　官　蕭文學
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　106　 年　　7　　 月　　12　　日書記官 蔣淑君