智慧財產法院民事判決

原告

麥奇數位股份有限公司

法定代理人

楊正大

訴訟代理人

林佳瑩律師

訴訟代理人

張志朋律師

被告

英美語言訓練股份有限公司

被告

艾思英檢有限公司

被告

兼 共 同

法定代理人

王志偉

上列當事人間因排除侵害商標權行為事件，本院於民國107 年1月11日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序方面

一、按「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各款情形之一者，不在此限：二、請求之基礎事實同一者。三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者。七、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者」，民事訴訟法第255 條第1 項第2、3 、7 款分別定有明文。

二、查原告訴之聲明第1 項之附表一原有43項（見本案卷一第18至19頁），嗣於民國（以下除註明為西元者均同）106 年11月1 日具狀提出修正後之附表一，刪除原附表一編碼4 、30、31，並重新加以編號，並標註TutorABC及TutorABCjr為著名商標（見本案卷二第232 頁背面、第236 、237 頁），再於106 年12月15日言詞辯論期日，刪除訴之聲明第1 項「或近似」3 字（見本案卷三第57頁），核均屬擴張及減縮應受判決事項之聲明，依前揭規定，自應准許。

貳、兩造聲明及陳述要旨

一、原告方面：

（一）原告為訴之聲明附表一所示Tutor 系列註冊商標（下稱：「系爭商標」）之商標權人及專屬被授權人，原告之關係企業香港麥奇教育集團有限公司則持續申請如起訴狀附表二所示之Tutor 系列商標，並專屬授權原告在臺灣使用，而本院確定判決、經濟部智慧財產局均認定原告公司之TutorABC、TutorABCjr為著名商標。被告英美語言訓練股份有限公司（下稱：「英美公司」）、艾思英檢有限公司（下稱：「艾思公司」）使用「英美美語」品牌經營實體美語補習班，為跨足線上英語教學，竟攀附原告之TutorABC、TutorABCjr著名商標、Tutor 系列商標以及iTutorGroup 集團名稱，並使用高度近似之「i-Tutor 」標示及「http://www.i-tutor.com.tw 」網域名稱（下稱：「系爭名稱」），造成消費者嚴重混淆誤認。經原告對被告聲請定暫時狀態處分後，法院確定裁定已認定，被告惡意攀附使用高度近似之「iTutor」，造成消費者混淆誤認之虞，並減損原告著名商標識別性之虞。

（二）兩造為競爭同業，均提供線上英語教學服務，被告於網站上及網域名稱所使用之「i-Tutor 」標示，與原告所有之系爭商標相較，整體觀之均有「Tutor 」字樣，且兩者均在「Tutor 」文字外附加其他英文字，僅被告所附加者為「i 」，而原告所附加者為「ABC 」或「ABCjr 」或「Ming」或「Glass 」或「Group 」，整體觀之，兩商標圖樣應構成近似。再者，原告集團名稱為「iTutorGroup 」，且原告系爭商標均係在「Tutor 」前或後附加英文字，被告所使用之商標亦為在「Tutor 」前附加英文字成為「i-Tutor 」，並使用於與原告商標服務類別相同之線上教學服務，將使相關消費者誤以為兩者有關聯。此外，被告公司原使用「英美美語」品牌經營實體英語補習班，然於100 年起為跨足線上英語教學，其捨棄使用多年之英美美語品牌，而改用「iTutor」名稱經營於原告相同之線上英語教學業務至106 年10月間，顯見其係為攀附原告系爭商標之商譽，主觀上應有惡意存在。被告使用「iTutor」標示，極有可能使相關消費者誤認為與原告之系爭商標商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之可能，自有使相關消費者產生混淆誤認之虞。又被告之行為，亦可能逐漸減弱或分散原告系爭商標曾經強烈指示單一來源之特徵及吸引力。最後該曾經強烈指示單一來源之系爭商標，很有可能將會變成指示二種或二種以上來源之商標，或使該商標在社會大眾心中不會留下單一聯想或獨特性之印象，而減損原告著名商標識別性之虞。爰依商標法第68條第3 款、第70條第1 款、第2 款、第69條，公平交易法第21條、第25條、第29條，民法第184 條、第185 條規定提起本件訴訟。

（三）聲明：被告英美語言訓練股份有限公司、艾思英檢有限公司、王志偉不得使用「i-Tutor 」名稱及「http://www.i-tutor.com.tw 」網域名稱及其他與原告附表一所示商標相同之名稱及網域名稱；願供擔保請准宣告假執行。

二、被告方面：

（一）「Tutor」並非原告專屬：系爭商標係由英文字「Tutor 」與其他英文字結合之圖樣。系爭商標給予消費者寓目為英文字「Tutor 」，依據臺灣使用人數最多的「Google翻譯」，輸入「Tutor 」，翻譯結果是「導師」、「家庭教師」；大陸地區使用人數最多之「百度翻譯」，輸入「Tutor 」，翻譯結果依然是「導師」、「家庭教師」，若「Tutor 」是原告專屬著名商標，那全世界的「導師」、「家庭教師」不皆會侵權嗎？

（二）ABC並非原告專屬：原告之VIPABC商標，在大陸西元2016年10月25日經法院判決侵權ABC 教育集團，自判決日開始，就應該停止使用ABC 商標，TutorABC並非著名商標，也非原告麥奇集團所專屬。

（三）被告之i-Tutor真人網路學苑早於原告系爭商標：原告提出謝銘洋教授出具之法律意見書第12頁（二）：「…英美語言係於98年7 月27日，以http://www.i-Tutor.com.tw 取得網域名稱註冊」；而被告王志偉於99年時，即以「i-Tutor 真人網路學苑及圖」送件申請商標註冊」。本院105 年度民暫第15號裁定書意旨亦稱，原告提供之「iTutorGroup 」集團相關報導資料，及多數申請商標註冊時間，均在100 年之後。又原告已取得註冊之系爭商標中，皆無「iTutor」相關商標，於105 年1 月以後才開始註冊「iTutor」相關商標，以上足證被告之i-Tutor 真人網路學苑早於原告，並無惡意。

（四）於99年時，被告即以「i-Tutor 真人網路學苑及圖」送件申請商標註冊，參照原告所提被告2 公司網站截圖左上方皆有中文「真人網路學苑」字樣，因此，原告稱被告係以英文「iTutor」而非以中文「真人網路學苑」作為品牌，實不足為採。

（五）聲明：原告之訴駁回。

參、本院得心證之理由

一、原告主張被告侵權行為之起訖時點為100 年間至106 年間等語（見本案卷三第42頁背面）。按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定」，智慧財產案件審理法第16條第1 項定有明文。次按：「商標有下列情形之一，不得註冊：十、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，商標法第30條第1 項第10款定有明文。101 年7 月1 日修正施行前之商標法第23條第1 項第13款前段規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：十三、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。查原告所提原證26經濟部智慧財產局商標資料庫檢索服務記載被告99年11月16日申請、104 年1 月16日註冊之「真人網路學苑」商標：「本件商標不就『I-TUTOR 』文字主張商標權」等語（見本案卷二第93頁），況被告縱就「i-Tutor」名稱部分取得商標權，仍因其近似於原告同一或類似商品或服務之系爭商標，有致相關消費者混淆誤認之虞（詳如後述），而可能具異議、評定之原因，故被告是否得就系爭名稱取得正當使用權利，已屬可疑。

二、又按：「按商標圖樣予人之寓目印象，一般係就其整體為觀察，此乃因商標係以其整體圖樣呈現在商品或服務之消費者眼前，而非割裂為各部分分別呈現。至於商標因其設計之態樣，有可能其中某部分為設計之重點，或其外觀內容較易引人注目，此部分即所謂之『主要部分』，為消費者關注或事後留存印象中者。商標設計雖有其主要部分與非主要部分之別，惟該主要部分仍為構成商標整體之內容，主要部分最終仍是影響商標給予消費者之整體印象，是以，就商標圖樣是否具有『識別性』為判斷時，商標圖樣之主要部分雖具有重要地位，惟仍應以商標圖樣所呈現之整體外觀綜合判斷，非可割裂觀察（另參照本院55年判字第262 、265 號判例亦同旨）。又判斷二商標有無混淆誤認之虞，應參酌：(1) 商標識別性之強弱；(2) 商標是否近似暨其近似之程度；(3) 商品、服務是否類似暨其類似之程度；(4) 先權利人多角化經營之情形；(5) 實際混淆誤認之情事；(6) 相關消費者對各商標熟悉之程度；(7) 系爭商標之申請人是否善意；(8) 其他混淆誤認之因素等，而『混淆誤認之虞』之參酌因素必須綜合認定，方得判定先後商標是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞」（最高行政法院106 年度判字第573 號行政判決意旨參照）。再按：「商標法第18條規定：『（第1 項）商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。（第2 項）前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。』商標既係由上述文字、圖形等組成，則商標識別性之審查，自應就商標整體觀察，不得將構成商標之每一部分區隔或割裂，而加以分析其識別性，蓋縱組成商標之文字、圖形等其中包含不具識別性部分，若整體文字、圖形等足以使相關消費者認識其為指示及區別來源之標識，即具有識別性，所以單獨抽離、區隔或割裂一部分以分析其識別性，並無意義。而在論述混淆誤認之虞因素之一的識別性強弱時，亦同樣應先就各該系爭商標及據以異議商標之整體予以觀察，再比對兩商標識別性之強弱，並無必要先區隔或割裂各該商標構成商標之一部分觀察有無識別性」（最高行政法院105 年度判字第231 號行政判決意旨參照）。復按：「兩者文字僅大小、字體或比例等項目，稍有不同，異時異地隔離通體觀察及交易時連貫唱呼之際，在外觀、觀念及讀音等項目，均極為相仿，相關消費者無法易於區辨兩商標，致相關消費者發生混淆誤認之虞。職是，兩商標應構成高度近似之商標」（最高行政法院104 年度裁字第1137號行政裁定意旨參照）。

三、經查：

（一）原告主張：被告使用系爭名稱行銷其英語教學等服務行為等語，核與其所提出之原證10「i-Tutor 真人網路學苑」網頁截圖（見本案卷一第83頁）、原證25公證書正本（見本案卷二第67至92頁）所載公證人體驗網路畫面過程相符，又觀諸被告使用系爭名稱，係將「i-Tutor 」以特大字體置於網頁標題或極為明顯之處，甚至成為其網頁畫面正中央之放大字體（見本案卷二第71至91頁），用以表彰其網頁所行銷英語教學之商品或服務來源，自係作為商標使用，故堪信原告上開主張為真實，是本件應以被告使用之系爭名稱與系爭商標進行比對，據以判斷是否構成商標侵權。

（二）兩者近似程度高：

1、原告修正後附表一所示系爭商標（見本案卷二第236 、237 頁），主要係以由左至右由字體略經設計之橫書英文「TutorABC」所構成，附加英文「ABC 」、「jr」、「Glass 」、「Group 」、「Ming」、「Meet」、「talk」，其中編號2 註冊第01278886號「TutorABC」商標，則包含以英文字母「O 」右側掛置一單邊耳掛式耳機麥克風，及以英文字母「C 」之右側缺口結合地球橢圓圖形等設計，然上開設計變更尚屬細微，整體予人寓目印象，仍可清晰辨認其主要部分為「Tutor 」。而被告系爭名稱之「i-Tutor 」，則為「Tutor 」結合小寫英文字母「i 」，兩者皆以「Tutor 」詞彙為基礎，且各佔整體商標達3 分之2 以上，是「Tutor 」英文詞彙已成為兩者之主要識別部分，視覺感受繁簡差異性不大，整體外觀予人寓目印象極為相似；又兩者既皆以英文詞彙「Tutor 」為主要部分，整體連貫唱呼讀音，差異性可謂不大，兩者之讀音，亦相彷彿；再兩者之主要識別部分均為「Tutor 」英文詞彙，該「Tutor 」英文詞彙有中文「家教」、「家庭教師」或「私人教師」之意，以現今英語教育普及，國人普遍至遲自中學時期即學習英文背景而論，尚難認其屬艱澀難懂之英文詞彙，因此，系爭商標即傳達有予消費者為提供與英文「家教」、「家庭教師」或「私人教師」相關服務之意；而「i-Tutor 」亦傳達提供英文「家教」、「家庭教師」或「私人教師」服務之意涵，故兩者予相關消費者之觀念，亦屬相近。又被告於使用「i-Tutor 」名稱時，即使附加「真人網路學苑」字樣，然其仍僅為說明性、描述性文字，僅在於說明、描述被告所提供之網路英文家教商品或服務，尚難藉以辨識商品或服務之來源。是兩者之外觀、讀音、觀念均相彷彿，於異時異地隔離觀察，或於實際交易連貫唱呼之際，實不易區辨，若標示於相同或類似之商品或服務，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察，或於購買時施以普通之注意，仍可能會誤認兩者來自同一來源之系列服務，或誤認使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之可能，自有使相關消費者產生混淆誤認之虞。

2、本院105 年度民暫抗字第9 號民事確定裁定認略以：「本件抗告人所有之TutorABC、TutorABCjr註冊商標，業經本院肯認為著名商標，而抗告人所取得之Tutor 系列註冊商標除TutorABC、TutorABCjr外，尚有TutorMing 、TutorGlass、TutorGroup，已如前述，抗告人集團名稱為iTutorGroup 等情，有iTutorGroup 集團網站網頁資料、iTutorGroup 集團新聞報導附卷可參，而相對人於網站上及網域名稱所使用之i-Tutor 標示，與抗告人所有之Tutor 系列商標相較，整體觀之均有Tutor 字樣，且兩者均在Tutor文字外附加其他英文字，僅相對人所附加者為i ，而抗告人所附加者為ABC 或ABCjr 或Ming或Glass 或Group ，整體觀之，兩商標圖樣應構成近似。再者，抗告人集團名稱為iTutorGroup ，且抗告人Tutor 系列商標均係在Tutor前或後附加英文字，相對人所使用之商標亦為在Tutor 前附加英文字成為i-Tutor ，並使用於與抗告人商標服務類別相同之線上教學服務，將使相關消費者誤以為兩者有關聯。此外，相對人原使用『英美美語』品牌經營實體英語補習班，然於100 年起為跨足線上英語教學，其捨棄使用多年之英美美語品牌，而改用iTutor名稱經營於抗告人相同之線上英語教學業務，顯見其係為攀附抗告人Tutor 系列商標之商譽，主觀上應有惡意存在。準此，經審酌兩商標圖樣構成近似，使用於相同服務，且相對人有攀附抗告人商譽之惡意，經綜合審酌，應認相對人使用iTutor標示，極有可能使相關消費者誤認為與抗告人之Tutor 系列商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之可能，自有使相關消費者產生混淆誤認之虞。又相對人之行為，亦可能逐漸減弱或分散抗告人Tutor 系列商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，而減損抗告人著名商標識別性之虞，自有違反商標法第68條第3 款、第70條第1 、2 款之可能，堪認抗告人將來就上開爭議對相對人提起本案訴訟，應有勝訴之可能性」，亦認系爭名稱係作為商標使用，與系爭商標近似程度高，致有使相關相費者混淆誤認之虞。

（三）兩者屬同一之商品或服務：按「有關商品是否類似，係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處者而言，已如前述；而商品之功能相同或相輔者為類似商品，商品的功能為何，應以一般社會通念為主，飲料類不論係茶類飲料或咖啡、可可或巧克力類飲料，依一般社會通念，均具休閒解渴之功能。至於茶葉、咖啡、咖啡豆、可可、可可豆、則係製作相關飲料之材料，坊間產製各式飲料者，亦常為相同之業者；而一般商店、飲料店亦常將上開飲料放在相同或相近之處所展示販賣，是以，依一般社會通念，上開飲料應認係相類似之商品。原判決認『茶葉、茶葉飲料、泡沫紅茶、紅茶、水果茶、茶飲料』商品，與據以評定諸商標所指定使用之商品相較，前者限於茶類飲料，而據以評定諸商標指定使用於咖啡、可可及巧克力飲品與中西類糕點食品類之商品，二者顯非同一之商品，茶飲料與咖啡、可可等飲料亦非不能『區別』等語。然商品是否類似及其類似程度，係判斷二商標有無混淆誤認之虞之重要因素；商品是否類似並非以其彼此能否『區別』為要件，二商品雖能互為區別，亦可能因商標近似、商品類似等因素而有混淆誤認之虞」（最高行政法院103 年度判字第98號行政判決意旨參照）。次按商標法第19條第6 項規定：「類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制」，蓋商品分類僅為便於行政管理及檢索之用，同一類商品或服務不一定是類似商品或服務，而不同一類的商品或服務也可能是類似商品或服務，則判斷是否類似商品或服務，仍應參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為斟酌。查系爭商標主要指定使用於35、41、42類服務，主要包括各種書刊、雜誌、線上電子書籍及雜誌之出版、語文補習班、美語顧問、函授課程、教導服務，被告之系爭名稱，亦使用於英語教學服務，以及在功能上具共同或關聯之英語學習點讀筆，且觀兩者於市場實際使用情形，皆使用於英語學習服務，故兩者所指定使用之商品或服務間，應屬構成同一或高度類似。

（四）系爭商標識別性之強弱：

1、按商標之文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式，對於商品／服務之相關消費者所呈現識別商品／服務來源之功能，因其商標特徵的不同而有強弱之別。又商標有無識別性，應依其指定使用之商品或服務、消費者之認知、實際交易情況及使用方式，判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品／服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性即較弱，而識別性越強的商標，商品／服務之消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。查系爭商標為「Tutor 」分別結合其他英文字母所組成，又「Tutor 」英文詞彙為「家教」、「家庭教師」或「私人教師」之意，原本與系爭商標指定使用之英語教學等服務，並無直接關連性，不具有服務說明的意義，以一般消費者而言，尚無從藉由運用想像力而得知指定之商品或服務內容，消費者會直接將其視為指示及區別來源之標識。但經原告廣泛行銷使用後（見本案卷一第25至36頁原證2 之原告網站、本案卷二第182 至184 頁原證37媒體報導、本案卷二第167 至181 頁原證36之廣告），已然為相關消費者所熟知，且印象深刻，其識別力甚高，倘他人稍有攀附，極可能引起相關消費者或購買者有混淆誤認之情事，而「i-Tutor 」外觀上亦有予人寓目印象深刻之「Tutor 」英文詞彙，一般消費者即無從率可加以分辨，自易對其表彰服務來源或產製主體產生混淆誤認。

2、被告抗辯「Tutor 」是一既有且習見字彙，為中文「家教」、「家庭教師」或「私人教師」之意，不僅為國內補教相關競爭同業者經常所用之詞，更是國外普遍用語云云。然查商標之功能主要，在於指示商品或服務的來源，而以之與他人的商品或服務相區別，只要商標整體具有識別性，即具備商標功能，聲明不專用制度，僅係於審查程序就可能發生商標權爭議的情形，預作防範之行政措施，註冊商標是否就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具識別性之依據。關於「註冊商標中未聲明不專用的文字，在後申請時為不具識別性文字的處理方式」，在商標審查實務所憑據之商標聲明不專用審查基準行政規則之7.2 一節有詳盡記載，玆引述略以：「商標圖樣中包含之事項是否有不具識別性的情形，係以審查時作為判斷時點，若在後商標註冊申請案，以已註冊商標的文字作為商標圖樣的一部分，而前案於申請註冊時，並未以該文字不具識別性聲明不專用，惟若依後案審查時的客觀事證，該文字確實為說明性、通用名稱或有其他不具識別性的情形，或該文字於後案係結合其他文字一併使用，該文字本身已非商標圖樣的主要識別部分，而僅是商品或服務的相關說明，且後案商標無致相關消費者混淆誤認之虞，則可取得註冊，商標權人或第三人尚不得僅以前案已經核准註冊或未聲明不專用的事實為爭執。惟該部分既包含於在先註冊商標中，且未經聲明不專用，後案商標取得註冊，而未以有致相關消費者混淆誤認之虞予以核駁的理由並不清楚，在先商標權人可能仍以為其就該不具識別性文字具有排除他人使用的權利，且在後商標權人及其他競爭同業可能不瞭解該部分已不具識別性，為明確表示後案商標中的相關文字不具識別性，在後之商標權人須將該部分聲明不專用，始能取得註冊」。經查：系爭商標並非將「Tutor 」部分聲明不專用，且被告99年11月16日申請、104 年1 月16日註冊之「真人網路學苑」商標，不就「I-TUTOR 」文字主張商標權（見本案卷二第93頁），已如前述，則被告使用之系爭名稱，是否造成相關消費者混淆誤認，應就兩者整體觀察比對，除衡諸兩者是否構成相同或近似，亦應綜合其他各項因素，判斷是否符合有致相關消費者混淆誤認之虞要件。亦即，本件在判斷混淆誤認之虞之識別性強弱因素時，應就兩者整體審查其識別性，再予以比對觀察識別性強弱，被告前開所辯，乃區隔或割裂系爭商標之「Tutor 」英文詞彙，自屬不合，亦不符判斷混淆誤認之虞法則。

3、使用「i-Tutor 」名稱之被告艾思公司曾於103 年12月18日至104 年12月17日登記停業（見本案卷一第91頁公司登記資料），而被告英美公司亦曾於104 年9 月10日至105年9 月9 日登記停業（見本案卷一第88頁公司登記資料），益徵被告使用系爭名稱之識別性，顯然不如系爭商標。

（五）實際混淆誤認之情事：原告主張被告使用系爭名稱，已引發相關消費者混淆誤認一節，業據提出客戶來電紀錄為證（見本案卷一第181 至183 頁），故被告系爭名稱，已致相關消費者混淆誤認為系爭商標之情事。

（六）被告使用系爭名稱難謂善意：

1、按商標之主要功能在表彰自己之商品或服務，俾以與他人之商品或服務相區別，故申請註冊商標或使用商標，應在發揮商標之識別功能。倘明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚至企圖致相關消費者混淆誤認其來源，而為使用商標者，其使用即非屬善意，應不受保護。查原告訴之聲明第1 項附表一系爭商標編號1 、2 、3 ，其註冊日期均為96年9 月間（見本案卷二第6 至11頁商標註冊證），編號5 所示商標，其註冊日為98年2 月間（見本案卷二第12頁商標註冊證）。

2、被告雖辯稱：其於94年間開始出版書籍並使用i-Tutor 點讀筆，乃早於原告云云（見本案卷三第33頁），然其所提附件18全國新書資訊網資料（見本案卷三第35、36頁），僅有書目而無書籍封面或內容，無法顯示被告確於該書目所示書籍使用系爭名稱，且所載「英美語言」4 字，不能證明與被告有何關係。

3、被告所提附件19「GEPT全民英檢題庫大全」書籍，其上雖印有「i-Tutor 」點讀筆，惟其版權頁所示之「初版1 刷」時間為97年11月（見本案卷三第37、38頁），且既為「初版1 刷」，應無出版在前之書籍。

4、被告所提附件20「NEW TOEIC 新多益必考單字」，及當庭提出之書籍實物乙冊，其上雖印有「i-Tutor 」點讀筆，惟其版權頁所示之「初版1 刷」時間為98年6 月（見本案卷三第39、40頁），且既為「初版1 刷」，應無出版在前之書籍。

5、被告所提「TOEIC 多益必考單字」版權頁，雖記載95年10月初版2 刷（見本案卷三第104 頁），但無法證明其有何使用系爭名稱之事實。

6、被告所提附件21「i-Tutor 」使用說明電子郵件縱為真實，其時間亦為98年5月15日（見本案卷三第41頁）。

7、被告遲至98年7 月27日始取得「http://www.i-tutor.com.tw」網域名稱（見本案卷一第84頁）。

8、綜上所述，被告無法舉證證明原告附表一編號1、2、3、5所示商標註冊登記前，被告有何善意使用系爭名稱之事實，以實其說，自難認被告有何善意先使用情形。

9、被告既同為英語教學業者，因業務競爭關係，對於原告附表一所示系爭商標註冊登記之事實，尚難諉為不知，卻仍使用近似之系爭名稱，不無攀附系爭商標至少其中附表一編號1 、2 、3、5之意圖，難謂善意。

（七）行銷方式與場所：原告使用系爭商標表彰線上英語教學等商品或服務，與被告使用系爭名稱於相同或高度類似之英語教學、點讀筆等商品或服務，依一般社會通念及市場交易情形，兩商品或服務，在行銷方式或網路等商品或服務通路場所，即有高度重疊可能性，當無從排除相關消費者同時接觸系爭商標與系爭名稱，可能誤認兩者之商品或服務為同一來源，或者誤認兩者之使用人間存有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事。

（八）綜上，本院審酌兩者近似程度高、復指定使用於同一或高度類似之英語教學等服務、系爭商標具有高度識別性、實際混淆誤認之情事、被告難謂出於善意，兩者行銷方式或商品通路場所，具有重疊可能性等因素，縱認被告出於善意使用，而降低對其他因素之需求，亦仍有致相關消費者誤認兩者之商品或服務為同一來源，或雖認不同來源但認來源具一定關聯，或誤認兩者之使用人間存有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。

四、被告使用系爭名稱，構成商標法第68條第3 款「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」規定：

（一）被告使用近似於系爭商標之系爭名稱，行銷其英語教學等商品或服務，並用以表彰其所行銷英語教學等商品或服務來源，而作為商標使用，且有致相關消費者混淆誤認之虞，均見所述。

（二）本院106 年12月15日言詞辯論期日，當庭以電腦連結至YOUTUBE 網站，鍵入「英美語言訓練中心」，顯示結果為「i-Tutor 愛獨特Dream Girls 隊長宋米秦推薦英美的愛獨特網路學苑」，發布人為「英美語言訓練中心」（見本案卷三第54頁），被告亦自承：其為英美語言訓練中心人員放在YOUTUBE 上面，是推廣點讀筆及英美補習班課程等語（見本案卷三第56頁）。

（三）被告陳稱將來仍可能會使用系爭名稱等語（見本案卷三第56頁）。

（四）按「商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之」，商標法第69條第1 項定有明文。次按：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。商標法第69條第1 項、第2 項前段定有明文。上開規定之適用，以客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，不以侵權人主觀上有故意、過失為必要」（最高法院106 年度臺上字第1179號民事判決意旨參照）。查被告既曾使用系爭名稱，並用以表彰其所行銷英語教學等商品或服務來源，而作為商標使用，且有致相關消費者混淆誤認之虞，復陳稱將來仍可能會使用，客觀上有使相關消費者發生混淆誤認情事，從而原告依前開規定，請求被告不得使用系爭名稱，為有理由，應予准許，爰判決如主文第1 項所示。

五、至原告請求被告不得使用與原告附表一所示系爭商標相同之名稱及網域名稱部分，被告陳稱：「這些我都不會用，跟我無關」等語（見本案卷三第115 、116 頁），原告亦未舉證證明被告過往有何使用之事實，或未來有何使用之可能，以實其說，故原告此部分聲明並無理由，應予駁回，其此部分假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。

六、至原告依民法第185 、28條及公司法第23條請求被告負連帶責任部分（見本案卷三第64頁正面），因該等條文係指過去損害之填補，與本件原告請求被告將來之不作為有間，本件並無連帶責任之問題，併此敘明。

肆、本件訴訟為選擇之訴合併：

一、所謂選擇之訴合併，係指原告以單一之聲明，主張二以上訴訟標的，而請求法院擇一訴訟標的為其勝訴之判決者，原告依其中之一訴訟標的可獲全部受勝訴判決時，法院固得僅依該項訴訟標的而為判決，對於其他訴訟標的無庸審酌；然各訴訟標的對於原告判決之結果不同，法院自應擇對原告最為有利之訴訟標的而為裁判（最高法院99年度臺上字第1888號民事判決意旨參照）。

二、本件原告起訴各項請求之單一聲明，合併主張依商標法第68、69、70條、公平交易法第21、25、29條、民法第184 條，請求排除侵害（見本案卷三第63頁背面、第64頁正面、第91頁背面、第92頁正面），因原告勝訴部分，依商標法第69條第1 項規定為有理由，已如前述，則該部分起訴目的已達，故關於原告主張其餘法條部分，即無庸審究，併此敘明。

伍、假執行之宣告：

一、原告陳明願供擔保，請求為假執行宣告，於原告勝訴部分（即本判決主文第1 項部分），經核尚無不合，爰酌定相當擔保金額准許之。

二、原告敗訴部分，原告假執行之聲請失所附麗，不應准許，應予駁回。

三、被告就本判決主文第1 項所示原告勝訴部分，並未陳明願供擔保聲請宣告免為假執行，爰依民事訴訟法第392 條第2 項規定，依職權酌定相當之擔保金額宣告之。

陸、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法、爭點及未經援用之證據，經本院審酌後，認對判決結果不生影響，爰不一一論述，併此敘明。

柒、據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條、第85條第2項、第390條第1 項、第392 條第2 項，判決如主文。

智慧財產法院第三庭