智慧財產法院民事裁定

抗告人

寶凱電子企業股份有限公司

法定代理人

黃秀青

送達代收人

錢師風律師

相對人

金桔子國際食品有限公司

法定代理人

宋茵紫

上列抗告人與相對人金桔子國際食品有限公司間聲請保全證據事件，對於中華民國106 年10月31日本院106 年度民聲字第36號裁定提起抗告，本院裁定如下：

主文

理由

一、抗告人聲請及抗告意旨略以：抗告人為第D160701 號「遊戲機」設計專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國103 年5 月21日至114 年6月9 日。相對人未經抗告人同意，竟自大陸地區進口「mini遊戲機」（下稱系爭產品）並擺放於「屏東縣里○鄉○○路00○0號」供人營業使用，經抗告人拍攝系爭產品照片送請鑑定，系爭產品外觀與系爭專利相同而侵害系爭專利，抗告人並已提起民事訴訟（下稱另案民事訴訟）。相對人於另案民事訴訟中尚主張美術著作（下稱系爭美術著作）及電腦程式著作遭侵害，須扣留系爭產品拆解取出其內之電腦程式控制晶片後始能進行侵權鑑定，然相對人於進口符合經濟部電子遊戲機評鑑委員會會議評鑑分類之分類結果（下稱評鑑報告）所附照片外觀之系爭產品後，為規避責任即將系爭產品之娃娃圖形及機台內櫥櫃壁面上抗告人之「W.M.H.及圖」商標圖案變造，依一般企業專利侵權危機處理之經驗法則，相對人既已就系爭產品外觀變造，則在收到另案民事起訴狀後即可能立即轉移或銷毀系爭產品，或拒不提出製造、使用、進口、販售系爭產品之相關資料以茲卸責，是為防止該證據有滅失或礙難於本案訴訟中使用之虞，實有保全證據之必要，爰依民事訴訟法第368 條第1 項規定，聲請准許就相對人置於「屏東縣里○鄉○○路00○0號」建築物內侵害抗告人所有系爭專利之實物，准予勘驗、拍照、攝影、採樣以及保管以保全證據。

二、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證。保全證據之聲請，應表明下列各款事項：（一）他造當事人，如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由。（二）保全之證據。（三）依該證據應證之事實。（四）應保全證據之理由。前項第1 款及第4 款之理由，應釋明之。民事訴訟法第368 條第1 項與第370 條分別定有明文。所謂證據有滅失或礙難使用之虞，係指證據若不即為保全，將有不及調查使用之危險者。是證據保全，係指證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意時，在訴訟未繫屬；或雖已繫屬而未達於調查證據程序前，法院預為調查。故保全之目的在於防止證據之滅失或難以使用，致影響裁判之正確。倘證據非即將滅失，其得於調查證據程序中為調查，訴訟當事人可於調查證據程序中聲請調查，自無保全證據之必要（最高法院85年度台抗字第305 號、92年度台抗字第502 號、94年度台抗字第725 號裁定意旨參照）。又就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，固亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，惟須符合「比例原則」之合憲性要求，在進行「必要性」判斷時，應適度斟酌智慧財產權遭受侵害之可能性，並審慎衡量兩造相互衝突之利益，包含抗告人因准許保全證據裁定所可能獲得之利益、除證據保全外有無其他證據調查方法可資利用、倘駁回其保全證據之聲請，是否將使抗告人之實體利益喪失殆盡，暨相對人是否因准許保全證據裁定，致其隱私或業務秘密遭公開或受有其他過度之不利益。

三、經查：

㈠抗告人主張其為系爭專利之專利權人，且就系爭專利之立體圖外觀圖示享有美術著作權，而相對人進口系爭產品侵害系爭專利及系爭美術著作乙節，業據提出系爭專利說明書公告本影本、鑑定報告影本、系爭產品登錄於「經濟部第273 會次評鑑通過電子遊戲機名錄」影本、系爭產品實物照片、評鑑報告所附照片等為證（見原審卷第18至45頁、第72頁），應認抗告人就相對人進口之系爭產品侵害其系爭專利權、著作權一事，已盡釋明之責，然有關證據有何滅失或礙難使用之虞，或確定事、物之現狀必要性部分，抗告人雖稱相對人自大陸地區進口仿冒系爭專利之系爭產品進口後，已改變系爭產品外觀上的娃娃圖貼紙及商標，藉以規避日後責任，若證據不即為保全，相對人有變更或銷毀系爭產品之可能性云云。惟查：

⒈有關系爭產品是否侵害系爭專利，乃比對、判斷被控侵權對象與系爭專利是否相同或近似，比對、判斷時，應以普通消費者選購相關商品之觀點，就系爭專利權範圍的整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進行比對，據以判斷被控侵權對象與系爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀；另就系爭產品是否侵害系爭美術著作，則係以系爭產品外觀與系爭美術著作是否構成實質近似為判斷。本件系爭產品之外觀內容，已有相對人申請進口時所提之遊戲機照片及抗告人於現場拍攝之實物照片可供比對是否侵害系爭設計專利權及系爭著作權，縱相對人日後有變更、轉移、銷毀系爭產品之情形，亦無礙於侵權比對之認定，而無不為保全將有不及調查使用之危險，亦無確認事、物現況之必要性可言。

⒉抗告人雖稱：相對人在進口系爭產品後已變更娃娃圖形及商標圖樣，且依一般企業危機處理法則在收到民事起訴狀後即可能銷毀系爭產品或拒不提出相關資料以卸責云云。然，無論系爭設計專利或系爭美術著作，其內容乃整臺機器之外觀，與該機器上張貼之商標或圖案無關，又抗告人另案民事訴訟於起訴後經屏東地院於106 年10月11日以106 年度智字第1 號裁定移送本院（見原審卷第46頁），抗告人既已收受該裁定，應可合理推論相對人亦已收受而知悉被訴之事實，然抗告人於106 年10月26日至現場拍攝系爭產品時，其外觀仍與第一次拍攝之外觀相同等情，業經抗告人於原審陳述甚詳（見原審卷第61頁），顯見抗告人稱「相對人收受起訴狀後將有變更或銷毀系爭產品之虞」顯為主觀臆測之詞並不可採。至於系爭產品相關進口、銷售資料部分並非本件聲請證據保全之標的（本件聲請保全標的為系爭產品實物），且此部分資料在本案民事訴訟中得以聲請調查證據之方式為之，倘相對人無正當理由不提出可依民事訴訟法第345 條規定作對其不利之認定，非必以保全證據為唯一方式，自不符合確定事、物現狀必要性之要求，是抗告人此部分主張亦屬無據。

㈡抗告人另主張系爭產品侵害其電腦程式著作，必須扣留系爭產品取出其內控制晶片始能進行侵權鑑定，故有保全必要性云云。然抗告人所享有之電腦程式著作內容為何、系爭產品內之電腦程式控制晶片是否有侵害抗告人之電腦程式著作等節，抗告人僅提出民事起訴狀為釋明，此僅為抗告人之片面主張，無從使本院形成抗告人稱電腦程式著作遭相對人侵害之主張大致如此之心證，且系爭產品是否有滅失或礙難使用之虞，抗告人之主張僅為主觀臆測之詞，已如前述，自不足採；又兩造既為競爭同業，在抗告人未提出任何足資釋明系爭產品內之晶片有侵害其電腦程式著作之情形下，若准許抗告人之聲請，將有侵害相對人營業秘密及妨害公平競爭之虞，有違比例原則，且抗告人既已提起本案訴訟，非不得透過證據調查之方式行之，是此部分自不符確認事、物現狀必要性之要求，而不應准許。

四、綜上，抗告人既未提出能供即時調查之證據，就本件所聲請保全之證據，有何滅失或礙難使用之虞，或有何確定事、物現狀之法律上利益並有必要，盡釋明之責，揆諸上開說明，抗告人之聲請即無理由。原審駁回抗告人之聲請，於法並無不合，抗告意旨猶執前詞，指摘原裁定不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。爰裁定如主文。

智慧財產法院第二庭