智慧財產法院民事裁定

聲請人

寶凱電子企業股份有限公司

法定代理人

黃秀青

代理人

錢師風律師

複代理人

梁雨安律師

相對人

金桔子國際食品有限公司

法定代理人

宋茵紫

上列聲請人與相對人金桔子國際食品有限公司間保全證據事件，本院裁定如下：

主文

理由

一、聲請意旨略以：

（一）聲請人為第D160701 號「遊戲機」設計專利（下稱：系爭專利）之專利權人，專利期間自民國103 年5 月21日至114 年6 月9 日。相對人未經聲請人同意，竟自大陸地區進口「mini遊戲機」（下稱：系爭產品）並擺放於「屏東縣里○鄉○○路00○0號」，供人營業使用，經聲請人拍攝系爭產品照片送請鑑定，確認系爭產品落入系爭專利之權利範圍，聲請人業已於106 年10月6 日向臺灣屏東地方法院起訴（下稱：另案民事訴訟）並經該院以106 年度智字第1 號裁定移送本院審理。

（二）相對人進口系爭產品前，須先取得經濟部電子遊戲機評鑑委員會會議評鑑分類之分類結果（下稱：評鑑報告），再由海關依該評鑑報告檢附之照片，實質查驗該進口「遊戲機」係與評鑑報告上之「遊戲機」確係同一後，海關始會准予該「遊戲機」放關，相對人進口評鑑報告上之「遊戲機」後，為規避責任將「遊戲機」之娃娃圖形及機台內櫥櫃壁面上聲請人之「W.M.H.及圖」商標圖案變造，則相對人有極大動機逕行轉移或銷毀系爭產品而為卸責，又相對人既已就其進口之系爭產品為部分外觀變造在先，則相對人於收到另案民事訴訟起訴狀後，極可能立即銷毀、變更或拒不提出製造、使用、進口、販售系爭產品之相關資料，故為證明相對人之侵權行為事實，並防止該證據有滅失或礙難於本案訴訟中使用之虞，實有保全證據之必要。爰依民事訴訟法第368 條第1 項規定，聲請保全證據。

（三）聲明：准許就相對人置於「屏東縣里○鄉○○路00○0號」建築物內侵害聲請人所有中華民國設計專利設計第D160701 號「遊戲機」專利權之實物，准予勘驗、拍照、攝影、採樣以及保管以保全證據。

二、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證。保全證據之聲請，應表明下列各款事項：（一）他造當事人，如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由。（二）保全之證據。（三）依該證據應證之事實。（四）應保全證據之理由。前項第1 款及第4 款之理由，應釋明之。民事訴訟法第368 條第1 項與第370 條分別定有明文。所謂證據有滅失或礙難使用之虞，係指證據若不即為保全，將有不及調查使用之危險者。是證據保全，係指證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意時，在訴訟未繫屬；或雖已繫屬而未達於調查證據程序前，法院預為調查。故保全之目的在於防止證據之滅失或難以使用，致影響裁判之正確。倘證據非即將滅失，其得於調查證據程序中為調查，訴訟當事人可於調查證據程序中聲請調查，自無保全證據之必要（參照最高法院85年度臺抗字第305 號、92年度臺抗字第502 號、94年度臺抗字第725 號裁定）。證據是否有滅失或礙難使用之虞，需依客觀情形衡量，聲請人須依民事訴訟法第284 條提出可使法院信其主張為真實之證據予以釋明，尚不得僅憑聲請人一方主觀抽象之臆測，即准許為證據保全。又就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，固亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，惟法文即明訂此種事證開示型之證據保全仍須進行「必要性」之判斷，以符合「比例原則」之合憲性要求，並非聲請人就確定事、物之現狀有法律上利益，即應一律允准，再聲請人就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要之理由，同樣亦應釋明之，而智慧財產案件之證據保全與一般民事案件之證據保全相較，對於相對人之隱私或業務秘密影響較大，且如聲請人請求法院發動單方聽證之突襲性證據保全時，由於有法院突襲取證之外觀，對外界或上、下游廠商當有某程度的影響，是考量智慧財產案件之特殊性，一方面須保障聲請人證據保全之訴訟上證明權，但亦應兼顧相對人隱私或業務秘密、公平競爭秩序之維護，以避免聲請人濫用證據保全制度作為市場競爭不正手段；職是，在進行前述證據保全「必要性」判斷時，法院應適度斟酌智慧財產權遭受侵害之可能性，並審慎衡量兩造相互衝突之利益，包含聲請人因准許保全證據裁定所可能獲得之利益、除證據保全外有無其他證據調查方法可資利用、倘駁回其保全證據之聲請，是否將使聲請人之實體利益喪失殆盡，暨相對人是否因准許保全證據裁定，致其隱私或業務秘密遭公開或受有其他過度之不利益。

三、經查：

（一）聲請人主張其為系爭專利之專利權人，相對人進口系爭產品侵害系爭專利乙節，業據提出系爭專利說明書公告本影本、鑑定報告影本、系爭產品登錄於「經濟部第273 會次評鑑通過電子遊戲機名錄」影本、系爭產品實物照片等為證（見本院卷第18-45 頁），應認聲請人就相對人進口之系爭產品侵害其系爭專利權一事，已盡釋明之責。

（二）本件無保全證據之必要性：聲請人雖稱相對人自大陸進口仿冒系爭專利之系爭產品進口後，已改變系爭產品外觀上的娃娃圖貼紙及商標，藉以規避日後責任，若證據不即為保全，相對人有變更或消燬系爭產品的可能性云云（見本院卷第61頁）。然查：1.本件聲請人之系爭專利為一「遊戲機」之設計專利，而本件關於系爭產品是否侵害系爭專利之設計專利侵權判斷，是比對、判斷被控侵權對象與系爭專利是否相同或近似，比對、判斷時，應以普通消費者選購相關商品之觀點，就系爭專利權範圍的整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進行比對，據以判斷被控侵權對象與系爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。

2.聲請人陳稱相對人進口評鑑報告上之「遊戲機」後，有變更「遊戲機」之娃娃圖形及機台內櫥櫃壁面上聲請人之「W.M.H.及圖」商標圖案云云，縱認聲請人此部分所陳屬實，該娃娃圖形或商標圖案變更，與系爭產品之外觀設計內容變更，核屬二事。又聲請人另稱相對人如知其被訴後，將有變更或銷毀系爭產品之虞，惟臺灣屏東地方法院於106 年10月11日將另案民事訴訟裁定移轉管轄於本院，有卷附臺灣屏東地方法院106 年度智字第1號民事裁定1 件可佐（見本院卷第46頁），則聲請人既已收受上開民事裁定正本，應可合理推論相對人亦早已收受同件民事裁定正本，而可得知聲請人對其提起另案民事訴訟一事，惟聲請人於本院106 年10月30日調查證據程序陳稱：「請參酌今日庭呈之附件7 ，是106 年10月26日去拍攝的照片，目前是跟第一次庭呈的照片沒有差異‧‧‧」云云（見本院卷第61頁），則聲請人前揭所稱相對人如知悉另案民事訴訟後，將有變更或銷毀系爭產品之虞，無非僅為聲請人主觀臆測之詞。

3.聲請人自陳相對人自大陸地區進口遊戲機前，須先取得評鑑報告，再由海關依該評鑑報告檢附之照片，實質查驗該進口「遊戲機」係與評鑑報告上之「遊戲機」確係同一後，海關始會准予該「遊戲機」放關，而全國僅相對人就本案之「遊戲機」提出評鑑申請，且現場之系爭產品乃與評鑑報告上之「遊戲機」同一，應為相對人進口之「遊戲機」一節，並提出經濟部第273 會次評鑑通過電子遊戲機名錄、評鑑報告之遊戲機照片1 張、系爭產品實物照片3 張為憑（見本院卷第66-72 、83-84 頁）。準此，依評鑑報告之相對人聲請進口之遊戲機照片及聲請人於現場拍攝系爭產品實物照片，已可呈現系爭產品外觀設計內容，縱相對人有轉移、銷毀系爭產品之事，應無礙於系爭專利圖式與系爭產品外觀設計內容之比對。

4.聲請人另主張相對人於知悉另案民事訴訟後，極可能立即銷毀、變更或拒不提出製造、使用、進口、販售系爭產品之相關資料云云，然此部分資料並未經聲請人為本件保全證據請求，況日後於訴訟中相對人依民事訴訟法第344 條規定有提出之義務，倘相對人無正當理由拒絕提出時，亦可課予民事訴訟法第345 條規定之不利益，且依專利法第142 條準用第97條之規定，設計專利權人請求計算損害賠償之方式，除依侵害人因侵害行為所得之利益外，尚可依民法第216 條規定或就專利權人實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施專利權通常所得之利益，以其差額為所受損害，非必以保全該等證據資料為唯一依據，是此部分資料仍有其他對相對人損害較小之證據調查方法可資利用，且駁回本件保全證據之聲請不會使聲請人之實體利益遭受損害，是聲請人此部分之主張，亦屬無據。

（三）從而，依聲請人所舉之前開事證，並未提出任何客觀證據而得以釋明相對人有將系爭產品外觀設計內容，故意隱匿、銷毀、湮滅、變更設定之事證，其既未釋明本件聲請保全之證據有何滅失或礙難使用之虞，難認有時間上之急迫性，且系爭產品有何滅失毀損或礙難使用之虞，而有確定事物現狀之法律上利益，亦未見聲請人提供即時可調查證據釋明，自難僅憑聲請人主觀之臆測，而認本件有保全證據之必要性。

四、綜上所述，聲請人既未提出能供即時調查之證據，以釋明應保全證據之理由，自不符民事訴訟法第370 條第2 項之規定，則其就本件所聲請保全之證據，有何滅失或礙難使用之虞，或有何確定事物現狀之法律上利益並有必要，難認已盡釋明之責，揆諸上開說明，本件聲請核與民事訴訟法第368 條第1 項規定不合，不應准許。

五、依民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

智慧財產法院第三庭