智慧財產及商業法院107年度民聲字第39號

• 裁判案由: 保全證據
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 107 年 08 月 31 日

智慧財產法院民事裁定
107年度民聲字第39號聲　請　人　趙穎慶
代　理　人　曾信嘉律師
相　對　人　三友璟工業有限公司
法定代理人　陳麗霞
上列聲請人與相對人間聲請保全證據事件，本院裁定如下：
主 文
聲請駁回。
聲請程序費用由聲請人負擔。
理 由
壹、程序事項
聲請人原聲明為：「准對相對人公司登記處彰化縣○○鎮○○里○○路00巷0 號及公司營業處彰化縣○○鎮○○路○段0 巷00○00號址內之下列證據為保全：（一）相對人所製造之『TWIN-SPIRAL CHIPBOARD SCREW 』產品（下稱：系爭產品）取樣20件。（二）相對人製造系爭產品流程，以勘驗、照相及攝影方式，予以保全。（三）相對人製造系爭產品所用之設計文件、審核文件、圖面、規格書、式樣書、產品生產製造流程及操作指示、機台操作流程手冊、製程說明等文件或電磁紀錄，以影印文件或複製電磁紀錄之方式，予以保全。」等語，嗣於民國107 年8 月21日具狀更正聲明為：「准對相對人公司營業處彰化縣○○鎮○○路○段0 巷00○00號址內之下列證據為保全：（一）相對人製造系爭產品之流程，以勘驗、照相及攝影方式，予以保全，並將勘驗製造流程所得之產品實物，一併予以保全。（二）相對人製造系爭產品所用之設計文件、審核文件、圖面、規格書、式樣書、產品生產製造流程及操作指示、機台操作流程手冊、製程說明等文件或電磁紀錄，以影印文件或複製電磁紀錄之方式，予以保全。」（見本院卷第110 頁），經核聲請人上開更正所為，係減縮聲請保全證據範圍，並無不合，應予准許。
貳、實體事項
一、聲請意旨略以：
（一）聲請人係中華民國第I417462 號「具螺旋式排屑溝螺絲之製造方法」發明專利（下稱：系爭專利）之專利權人。相對人係一家專營螺絲製造與外銷之公司，其宣傳文宣上有系爭產品，觀察系爭商品外觀並輔以文宣解釋，系爭產品具有一道螺旋狀排屑溝；該排屑溝係自鑽尾部延伸至螺紋處，使排屑溝與螺牙形成切削面之技術特徵，已落入系爭專利請求項1 、2 、5 之權利範圍。又相對人曾於103 年4 月11日舉發系爭專利，因此相對人於舉發前必定會對系爭專利進行研究、比對。系爭產品具有系爭專利技術特徵，綜合相對人先前曾就系爭專利舉發之情，可認系爭產品係利用系爭專利方法製造可能性極高。
（二）本件有保全證據之必要：
系爭專利係方法專利，系爭產品係實體物，欲進行專利侵權判斷，必須比對系爭方法專利及系爭產品之製法。而相對人經營以外銷為主，且相對人官方網站亦未上架系爭產品，聲請人實無法取得系爭產品；再者，僅就系爭產品之外觀亦無法得知其製程之順序，因此，即便聲請人取得系爭產品，也無法透過鑑定等方法解析系爭產品製程之步驟順序，仍無法進行侵權比對；又因產品之製程因涉及營業秘密往往是隱密而不公開，除至製造現場勘驗並以照相、攝影方式保全製造方法（製程技術）外，無法以其他方式得知，且有必要保全製程方法相關技術文件及操作手冊，以確保勘驗所得內容之正確。
（三）聲明：如前揭更正聲明所示。
二、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證（民事訴訟法第368 條第1 項規定參照）。準此，證據保全之事由，包含（一）證據有滅失或礙難使用之虞；（二）經他造同意予以保全證據；（三）就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要者等三類，各該目的、要件及保全方式皆不相同。除第二類係基於兩造合意而為證據保全外，第一類旨在保全有滅失或礙難使用之虞的證據，以保全訴訟法上之權利，第三類則重在事證開示，以達到紛爭解決、預防訴訟、爭點整理與簡化及審理集中化之目的。況且，民事訴訟法第368 條於89年2 月9 日修正公布，增訂後段以擴大容許聲請保全證據之範圍，其立法目的在於促使主張權利之人得蒐集事證資料，以瞭解事實或物體之現狀，將有助於當事人研判紛爭之實際狀況，進而成立調解或和解，以消弭訴訟，達到預防訴訟之目的；此外亦得藉此賦予當事人充分蒐集及整理事證資料之機會，而有助於法院於審理本案訴訟時發現真實及妥適進行訴訟，以達審理集中化之目的。末按民事訴訟法370 條、第284 條規定，保全證據之聲請，應表明應保全之證據、依該證據應證之事實，及應保全證據之理由，且聲請人應提出證據以為釋明，使法院信其主張為真實，以審酌應否准許保全證據之聲請。
三、聲請人主張系爭產品有落入系爭專利請求項1 、2 、5 之權利範圍，此據聲請人提出系爭專利之發明說明書公告本影本（即證物1 ）、相對人於展覽攤位之產品行銷海報翻拍照片（即證物3 ）各1 件為證，並據聲請人代理人於本院107 年8 月15日調查程序陳明在卷（見本院卷第31、59、93頁）。然查：
（一）系爭專利請求項1 之申請專利範圍：「一種具螺旋式排屑溝鑽尾螺絲之製造方法，該製造方法係以一般圓桿狀金屬基材，以螺絲成型機台將其裁切成預定長度之螺桿；並以沖壓成型機沖壓出螺絲之頭部，再以輾牙機於螺桿上輾造出一段或一段以上之螺紋部，再將螺桿之自由端銑削成形鑽尾及螺旋狀之排屑溝，且其螺旋角度可為各種角度者。」（見本院卷第45頁）。查聲請人提出證物3 之翻拍照片，固可見系爭產品外觀具有「螺旋狀排屑溝」之特徵，惟按，專利法第58條第3 項第1 款規定：「方法發明之實施，指下列各款行為：一、使用該方法」，所謂「使用」，在方法專利權方面，係指實現發明之每一步驟之行為，本件僅以系爭產品外觀「螺旋狀排屑溝」之特徵，尚無法釋明相對人有使用系爭專利請求項1 所界定之方法步驟製造；又聲請人代理人於本院調查程序亦自陳：「本件聲請人是認為系爭產品落入系爭專利請求項1 、2 、5 ，至於證物3 所示的系爭產品是否依照系爭專利請求項1 、2 、5 之方法步驟製造，我們都無法確認」等語在卷（見本院卷第93頁），則以，系爭專利請求項1 界定有特定步驟的製造方法，單從系爭產品之外觀結構，已難認聲請人已釋明系爭產品之製造方法與系爭專利請求項1 所界定的方法相同，而落入其專利權範圍；再者，本院依職權查知聲請人前註冊取得第M373974 號「具螺旋式排屑溝之螺絲」新型專利（下稱：974 號專利），係利用系爭專利之方法所製出之物，然974 號專利已為第3 人以第448986號「螺絲導削槽構造改良」新型專利提出舉發案，並經智慧財產局以974 號專利不具有新穎性為由，而為舉發成立之審定，可認系爭專利之製造方法僅係對於已存在之物的製造方法，而非製造新穎結構之物的製造方法，易言之，系爭專利既非用以製造新穎結構之物的製造方法，此對於已存在之物而言，縱具有該結構特徵，亦無從推認係依其製造方法所製造，是聲請人單以一紙證物3 之翻拍照片，即欲釋明系爭產品使用系爭專利請求項1 所界定之方法步驟製造云云，尚無可取。至於系爭專利請求項2
、5 為直接依附請求項1 之附屬項，解釋上應包含所依附請求項之所有技術特徵，而屬就被依附之請求項所載的技術手段作進一步限定之請求項，由於聲請人並未釋明系爭產品有侵害系爭專利請求項1 之事實，自亦無從釋明系爭產品有侵害系爭專利請求項2 、5 之事實。
（二）聲請人主張：聲請人於107 年4 月10日參加高雄展覽館舉辦之「2018臺灣國際扣件展」時，有請友人向相對人公司索取系爭產品，惟相對人拒絕提供，詢問系爭產品相關細節，相對人也只說是新開發的產品，沒有透露其他細節，聲請人友人留下聯絡資訊，仍無法取得被控侵權產品。又因系爭專利是方法專利，聲請人唯有於起訴前聲請保全證據才有辦法知悉被控侵權產品製程以進行專利侵權比對，因產品之製程屬於營業秘密，難以想像相對人會輕易向他人透漏被控侵權產品製程，既民事訴訟法有保全證據之合法手段，聲請人實無必要涉險以不法手段取得被控侵權產品製程云云（見本院卷第114 、115 頁）。惟聲請人既未就證據保全之原因，提出可使本院信其主張為真實並能即時調查之證據，以釋明系爭產品之製造方法涉有侵害系爭專利請求項1 、2 、5 ，自難單憑聲請人無法輕易取得系爭產品及獲悉系爭產品之製程，即認定本件有保全證據之必要。
（三）綜上，依聲請人所提出之證據3 所揭示內容，顯無法釋明系爭產品有疑似侵害系爭專利請求項1 、2 、5 之事實，則聲請人未盡釋明責任，其聲請已屬無據。況聲請人亦未釋明相對人有何將聲明所示之保全證據內容，故意隱匿、銷毀、湮滅、變更設定之事證，既未釋明本件所聲請保全之證據有何滅失或礙難使用之虞，難認有時間上之急迫性，且上開聲請保全之證據，有何滅失毀損或礙難使用之虞，而有確定事物現狀之法律上利益，未見聲請人提供即時可調查證據釋明，自難徒憑聲請人主觀之臆測，而認本件有保全證據之必要性。
四、綜上所述，聲請人就本件是否合於民事訴訟法第368 條第1 項所定聲請保全證據之要件，難認已盡釋明之責，揆諸上開說明，本件聲請證據保全，為無理由，應予駁回。
五、依民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。
中　　華　　民　　國　　107　 年　　8　　 月　　31　　日智慧財產法院第三庭
法　官　張銘晃
以上正本係照原本作成。
如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。
中　　華　　民　　國　　107　 年　　8　　 月　　31　　日書記官 葉倩如