智慧財產及商業法院108年度民專上字第2號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 108 年 08 月 29 日

智慧財產法院民事判決
108年度民專上字第2號上　訴　人　王忠信
訴訟代理人　徐偉峯律師
尤彰澤律師
被上訴人　　百寬營造有限公司

兼　法　定
代　理　人　張東輝
被上訴人　　百寬機械有限公司

兼　法　定
代　理　人　李泰晨（原名李泰男）

上四人共同
訴訟代理人　彭上華律師
上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國107 年11月26日本院107 年度民專訴字第29號第一審判決提起上訴，本院於108 年8 月8 日言詞辯論終結，判決如下：主　文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
按當事人不得於第二審中提出新攻擊或防禦方法，但如不許其提出顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第447 條第1 項第6 款定有明文。查被上訴人於本院審理時始提出被上證3
、被上證5 、被上證6 用以證明中華民國第M477475 號「具有破碎岩層功能的連續壁挖掘機」新型專利（下稱系爭專利）請求項1 有應撤銷原因存在，上訴人雖表示不同意，然而，被上證3 即原審被證9 ，為被上訴人於原審言詞辯論期日已提出之證據，被上訴人並釋明乃因收到舉發審定書後被經濟部智慧財產局（下稱智慧局) 認定照片不足以否定系爭專利請求項1 之新穎性、進步性，因此才再提出原審被證9 影片為證等語（見原審卷第387 頁），雖原審認該影片為逾時提出、有礙訴訟終結，而依民事訴訟法第196 條第2 項規定給予失權制裁，然原審於107 年4 月27日收案後並未進行準備程序，且於同年10月29日僅進行一次言詞辯論程序即辯論終結，實可再指定庭期為辯論，依該案訴訟進行之程度，尚難認被上訴人於同年10月29日原審言詞辯論期日當天提出被證9 會有礙訴訟終結，且依被上訴人在原審之釋明，亦難認其有意圖延滯訴訟或因重大過失逾時提出之情形，故原審不許被上訴人提出原審被證9 ，顯然過苛，是被上證6 （即原審被證9 ）雖經原審駁回，但本院仍得審酌其是否符合民事訴訟法第447 條第1 項但書之情形。又被上證3 、被上證5
、被上證6 為被上訴人在本院尚未進行準備程序前業已以書狀提出，鑑於第二審仍為事實審程序，且該等攻擊防禦方法對於被上訴人是否應對上訴人負侵害專利權責任具有重要性，如不許其於第二審主張，將致顯失公平之情形，依民事訴訟法第447 條第1 項第6 款規定，應准許其提出，本院亦已於108 年6 月26日準備程序時為上開裁示，並將之列為爭點曉諭兩造進行攻防（見本院卷第273 、281 頁），先予敘明。
貳、實體方面：
一、上訴人主張：
上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自民國103 年5
月1 日起至113 年1 月26日止。被上訴人百寬營造有限公司（下稱百寬營造公司）、百寬機械有限公司（下稱百寬機械公司，與百寬營造公司合稱被上訴人公司）未經上訴人同意，於新北市中和區萬大線捷運施工現場所使用的連續壁挖掘機（下稱系爭機器，如附圖二所示），落入系爭專利請求項1 之專利權範圍，被上訴人張東輝、李泰晨分別為被上訴人公司之法定代理人，應與公司負連帶賠償責任。爰依專利法第96條第1 、2 項、民法第28條、第184 條第1 項前段、第185 條、公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人連帶賠償新臺幣（下同）100 萬元，並請求命被上訴人公司排除侵害。
二、被上訴人則以下列等語資為抗辯：
被上訴人不爭執系爭機器落入系爭專利請求項1 之專利權範圍，但抗辯系爭專利請求項1 不具新穎性、進步性。系爭專利請求項1 對於「衝擊樁」的形狀、材質、長度均未界定，被證1 、被證8 、被上證3 、被上證5 、被上證6 均揭露挖掘機的二抓斗間由該臂體下端垂直延伸一突出物，該突出物並非彈性物質，在挖掘過程中自然會撞擊岩層，或多或少都具有一定程度的衝擊功能，故上開證據已揭露系爭專利請求項1 之全部技術特徵。上訴人既然認為系爭機器中間的突出物該當系爭專利「衝擊樁」而侵害系爭專利請求項1 ，則依相同邏輯，上開無效證據的機器中間突出物應該也是「衝擊樁」，故可證明系爭專利請求項1 不具新穎性、進步性。
三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，上訴聲明為：㈠原判決關於駁回上訴人後開第二、三項部分廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人100 萬元整，及自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈢被上訴人公司不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口使用系爭專利產品，亦不得為其他一切侵害上訴人系爭專利之行為。㈣第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。㈤上訴人願供擔保請准宣告假執行（見本院卷第341 至342 頁）。被上訴人則答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡上訴費用由上訴人負擔。㈢如受不利判決，願供擔保，請准免為假執行之宣告。
四、本院與兩造協議並簡化爭點如下（見本院卷第281 至283 頁）：
㈠不爭執事項：
1.上訴人為系爭專利之專利權人，專利期間自103 年5 月1 日起至113 年1 月26日止。系爭專利於105 年4 月25日取得代碼6 之新型技術報告。
2.系爭機器為百寬營造公司所使用。
3.系爭機器落入系爭專利請求項1之專利權範圍。
㈡本件爭點：
1.被證1 ；被證8 ；被上證3 ；被上證5 （關聯證據被上證8
）；被上證6 ，上開單獨證據可否證明系爭專利請求項1 不具新穎性、進步性？
2.被上訴人公司是否應對上訴人負侵害專利權的侵權責任？被上訴人張東輝、李泰晨是否應與公司負連帶賠償責任？
3.本件損害賠償應如何計算？
4.上訴人請求被上訴人公司排除侵害是否有據？
五、本院之判斷：
㈠系爭專利技術內容：
習知的MHL 油壓長臂挖掘機在挖掘過程中如果遇到堅硬的岩層時，由於二抓斗的力量有限，無法順利擊破岩層繼續向下挖掘，此時必須暫停挖掘，改由碎石機將衝擊棒深入地下接續破壞岩層的工作，直到岩層被破碎至可被抓斗抓取時，再改換由MHL 油壓長臂挖掘機接替繼續挖掘，如此讓MHL 油壓長臂挖掘機與碎石機反復交替作業，直到完成深挖掘的工作。因此，習知的MHL 油壓長臂挖掘機在遇到地下岩層的挖掘工作時較沒有效率。系爭專利提出一種具有破碎岩層功能的連續壁挖掘機，其特徵是在挖掘機的臂體下端的二抓斗之間設置一衝擊樁，藉以在挖掘過程中，可以利用衝擊樁同時對堅硬的岩層進行破碎，再利用抓斗將土石順利掘挖出。其示意圖如附圖一所示。另本件所涉之系爭專利請求項1 申請專利範圍為：「一種具有破碎岩層功能的連續壁挖掘機，包括有一臂體，該臂體的下端對稱地樞設二抓斗，以及在臂體兩側設有油壓缸，該兩油壓缸分別活動連接該二抓斗，藉以控制該二抓斗開啟或關閉，其特徵在於：該臂體的下端設置有一往下垂直延伸一長度的衝擊樁，且該衝擊樁位於該二抓斗之間。」
㈡專利有效性證據之說明：
⒈被證1 為101 年9 月22日公開之台北市土木技師公會之「地下連續壁施工實務」教學講義（如附圖三所示），依台北市土木技師公會107 年4 月26日北土技字第10700000579 號函（見原審卷第287 至291 頁），說明該教學講義為2012年8
月18日至同年9 月22日訓練課程之教學講義，因此可證明被證1 之公開日期最晚可推至101 年9 月22日，其公開日早於系爭專利申請日（103 年1 月27日），可為系爭專利之先前技術。上訴人雖稱：以網路時光回溯器查詢發現被證1 在網路上最早的公開日期為2016年4 月18日，晚於系爭專利申請日，且台北市土木技師公會之訓練課程應僅對會員或少數學員公開，故被證1 非適格先前技術云云。然上訴人所提網路時光回溯器查詢資料，僅能證明被證1 於2016年4 月18日當時曾在網路上公開，並非表示被證1 於2016年4 月18日才被公開。又依台北市土木技師公會官方網站資料可知（見本院卷第87至93頁），台北市土木技師公會所開設之訓練課程，其訓練對象包含「有志成為土木工程界之人士及現職土木工程界之人士」，亦即任何人只要有興趣均可報名參加該課程，而被證1 屬於訓練期間之講義資料，應認為於訓練期間已公開。再由被上訴人所提之「豆丁網連續壁施工實務」網路查詢資料，亦可證明被證1 內容於2013年4 月30日已由che19088上傳公開在網路上（見本院卷第253 至259 頁）。綜上，已可認定被證1 於系爭專利申請日前已公開，可為系爭專利之先前技術。
⒉被證8 為100 年2 月23日公開之捷運技術半年刊- 第44期「於卵礫石層施作連續壁- 以台北捷運CD271A標為例」技術專文（如附圖四所示），被上證6 為95年出刊之「高雄市起重機具協會」第8 屆第15周年紀念特刊（如附圖七），上開證據之公開日均早於系爭專利申請日（103 年1 月27日），可為系爭專利之先前技術。
⒊被上證3 為100 年10月27日發佈於youtube 的「連續壁壁體抓掘」影片（如附圖五所示）。經本院當庭連接網路，在「奇摩影片」中以「連續壁壁體抓掘」為關鍵字搜尋，確實在網路上找到該影片，影片發佈日期記載為「100 年10月27日」，有本院勘驗筆錄可按（見本院卷第273 、289 至302 、304 至305 頁）。是被上證3 之公開日早於系爭專利申請日（103 年1 月27日），可為系爭專利之先前技術。
⒋被上證5 為挖掘機施工影片（如附圖六），其影片內容如本院勘驗筆錄所示（見本院卷第273 、297 至302 頁）。被上訴人主張被上證5 為信義路捷運工程施工時所拍攝之影片，上訴人則稱：在信義路上施工不代表是施作信義路捷運工程，且該影片刻意放大二抓斗間突出物，該影片顯有疑義云云。然查，依被上證5 影片顯示，施工中之挖掘機上有「百寬」字樣，挖掘機施工地點的馬路旁邊有一家「華中牙醫」，兩旁之施工圍籬為捷運施工之專用圍籬，且該馬路朝101 大樓方向（見本院卷第297 至302 頁），另經本院當庭勘驗被上訴人所提被上證8 影片，該影片第2 、9 秒畫面顯示，施工中之挖掘機有「百寬」字樣，施工地點的馬路旁邊有一家「華中牙醫」，施工地點在門牌號碼為台北市○○區○○路○段000 號三張犁郵局旁之信義路上，兩旁之施工圍籬為捷運施工之專用圍籬，且所有車輛均朝101 大樓方向單向通行，亦有勘驗筆錄附卷可按（見本院卷第303 頁）。由上開證據互相勾稽，應可認被上證8 為被上證5 之全景工程記錄影片，可證明被上證5 為捷運信義線安和站施工時所拍攝，而捷運信義安和線係於102 年11月23日完工通車（見本院卷第105 至107 頁），是被上證5 之公開日早於系爭專利申請日（103 年1 月27日），可為系爭專利之先前技術。上訴人雖質疑被上證5 刻意放大二抓斗間突出物，顯與常情不符云云，然本件被上訴人所提其他專利有效性證據，亦有明顯拍到或錄到二抓斗間突出物之情形，而拍攝者於拍攝時為何如此取材，原因不一而足，上訴人僅憑此即謂該影片有疑義，惟未提出任何證據供本院審酌，其空言質疑，即不足採。
㈢專利有效性分析：
⒈被證1 、被證8 、被上證6 不足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性及進步性：
⑴依被證1 教學講義第32頁照片（見原審卷第162 頁）、被證8 文章第173 頁照片（見本院卷第309 頁）、被上證6 特刊第128 頁左上方照片（見本院卷第117 頁），雖均揭露一種連續壁挖掘機，包括有一臂體，該臂體的下端對稱地樞設二抓斗，以及在臂體兩側設有油壓缸，該兩油壓缸分別活動連接該二抓斗，藉以控制該二抓斗開啟或關閉，且上開照片均顯示在二抓斗間有一個齒狀物或突出物（各部位分別如附圖三、四、七所示），但上開照片都只是單一角度所拍攝的靜態照片，雖然因為拍攝角度的關係，使人視覺效果感覺該齒狀物或突出物位於二抓斗間，但既然沒有其他角度照片可供本院審酌，自無法判斷照片中顯示於二抓斗間的齒狀物或突出物是否為挖掘機結構的一部分、與挖掘機的連接關係為何，或者僅為位於抓斗後方之其他物體，且該靜態照片均為挖掘機置放於地面時的畫面，無法得知挖掘機進行施工時，該齒狀物或突出物是否會隨挖掘機一同進行施工。因此，自無法認定上開證據已揭露系爭專利請求項1 「其特徵在於：該臂體的下端設置有一往下垂直延伸一長度的衝擊樁，且該衝擊樁位於該二抓斗之間」技術特徵，故被證1 、被證8 、被上證6 均無法證明系爭專利請求項1 不具新穎性。
⑵再者，上開證據既然欠缺該技術特徵，且上開證據並未有任何教示或建議在挖掘機的臂體下端二抓斗之間設置一個往下垂直延伸的衝擊樁，可以利用衝擊樁同時對堅硬的岩層進行破碎，故該技術特徵並非所屬技術領域中具通常知識者依上開證據所揭示的內容而能輕易完成，故被證1 、被證8 、被上證6 等單獨證據，也無法證明系爭專利請求項1 不具進步性。
⒉被上證3 、被上證5 之單獨證據，均可以證明系爭專利請求項1 不具新穎性：
⑴被上證3 、被上證5 都是挖掘機施工影片，影片中均揭露一種連續壁挖掘機，包括有一臂體，該臂體的下端對稱地樞設二抓斗，以及在臂體兩側設有油壓缸，該兩油壓缸分別活動連接該二抓斗，藉以控制該二抓斗開啟或關閉（相關部位之標註如附圖五、六所示）。其中，被上證3 、被上證5 所揭露之臂體、抓斗、油壓缸，相當於系爭專利請求項1 之臂體、抓斗、油壓缸，故被上證3 、被上證5 都已揭露系爭專利請求項1 「一種具有破碎岩層功能的連續壁挖掘機，包括有一臂體，該臂體的下端對稱地樞設二抓斗，以及在臂體兩側設有油壓缸，該兩油壓缸分別活動連接該二抓斗，藉以控制該二抓斗開啟或關閉」的技術特徵。
⑵再者，被上證3 、被上證5 影片顯示挖掘機在抓土、分土的施工過程中，二抓斗開合間明顯可見一個往下垂直延伸的突出物設於挖掘機臂體下端的二抓斗間，隨著挖掘機一起進行施工，顯然該突出物為挖掘機結構之一部分，且確實設置在臂體下端並位於二抓斗之間。然而，該突出物是否該當於系爭專利請求項1 之「衝擊樁」，被上訴人主張：系爭專利請求項1 對於「衝擊樁」並無任何的形狀、長度、材料、衝擊強度等進一步限制或界定，被上證3 、被上證5 影片中二抓斗間突出物當然已經揭露系爭專利請求項1 的「衝擊樁」等語，上訴人則稱：「衝擊樁」應具有足夠強度以因應破碎岩層之衝擊應力，上開影片都沒有拍到挖掘機衝擊岩層之過程，無法證明具有破碎岩層之功能，且影片中的突出物功能是在防止黏土沾黏，不是在破碎岩層等語。經查，系爭專利說明書第2 至3 頁載明系爭專利所欲解決問題為：「油壓長臂挖掘機在挖掘一般的土石時並不會有任何問題，操作性能一般而言十分良好；但在地下挖掘過程中如果遇到堅硬的岩層時，由於兩抓斗11A 、11B 的力量有限，無法順利擊破岩層繼續向下挖掘，此時必須暫停挖掘，改由碎石機將衝擊棒深入地下接續破壞岩層的工作，直到岩層被破碎至可被抓斗11A 、11B 抓取時，再改換由MHL 油壓長臂挖掘機接替繼續挖掘，如此讓MHL 油壓長臂挖掘機與碎石機反復交替作業，直到完成深挖掘的工作。因此，習知的MHL 油壓長臂挖掘機在遇到地下岩層的挖掘工作時較沒有效率。」因此系爭專利之創作目的在「提供一種在地下深挖掘過程中，可以同時對堅硬的岩層進行破碎，再將其順利掘挖出的油壓長臂挖掘機改良結構。」所採技術手段依系爭說明書第3 頁所述為：「在挖掘機的臂體下端的兩抓斗之間設置一衝擊樁，藉以在挖掘過程中，可以利用衝擊樁同時對堅硬的岩層進行破碎，再利用抓斗將土石順利掘挖出；在沒有還到岩層的情況，則兩抓斗仍能順利進行挖掘工作。」（見原審卷第32至33頁）再由「衝擊樁」之字面意義，可以得知系爭專利在二抓斗間設置衝擊樁的目的，是為了在挖掘過程中先利用衝擊樁對堅硬岩層進行破碎，以利抓斗順利將土石挖出，增加挖掘之效率，然而，系爭專利請求項1 之衝擊樁僅記載「該臂體的下端設置有一往下垂直延伸一長度的衝擊樁，且該衝擊樁位於該二抓斗之間」，相較於請求項2 進一步界定衝擊樁形狀為「依據申請專利範圍第一項所述之具有破碎岩層功能的連續壁挖掘機，其中，該衝擊樁的軸向端部呈H 型，而具有平行的兩側壁板與一垂直連接該兩側壁板的中間板，該中間板的下端進一步突出該兩側壁板的下端，該兩側壁板的下端與該中間板的下端均形成為V 形狀。」請求項1 對於「衝擊樁」之形狀並無任何描述，且綜觀系爭專利說明書，僅謂衝擊樁之目的是在挖掘過程中對堅硬岩層進行破碎，但對於要破碎到如何的強度並未界定，而由「衝擊樁」之字面意義雖可理解該結構物須有衝撞、碰擊之功能，但系爭專利也沒有界定該衝擊樁之衝擊力道與效果為何，因此，依系爭專利請求項1 及說明書之內容，應認為只要在挖掘機臂體下端有往下垂直延伸一長度之突出物，且位於該二抓斗間，於挖掘過程可以破碎堅硬岩層者，無論破碎程度如何，均可該當於系爭專利請求項1 所界定之「衝擊樁」。
⑶依被上證3 、被上證5 影片所示，該挖掘機中間突出物設置在臂體下端往下垂直延伸，且隨著挖掘機一起進入地層下施工，雖影片並未拍攝到挖掘機在地底之挖掘情形，然該突出物依其設置位置與影片中所呈現之結構，按照所屬技術領域中通常知識者之理解，斷無可能會在挖掘機的抓斗中間設置橡膠、彈簧等軟性物質，反而可以合理認定該突出物結構是與抓斗相同之堅硬材質，又此類突出物在挖掘機進行挖掘的過程中，於抓斗打開之際，若碰觸到堅硬岩層，一定會對岩層產生或多或少的衝擊與碰撞，進而使岩層破碎，因此，被上證3 、被上證5 挖掘機二抓斗間所示突出物應可對應於系爭專利請求項1 「衝擊樁」，故被上證3 、被上證5 都已揭露系爭專利請求項1 「其特徵在於：該臂體的下端設置有一往下垂直延伸一長度的衝擊樁，且該衝擊樁位於該二抓斗之間」技術特徵，因此均可以證明系爭專利請求項1 不具新穎性。
⑷上訴人雖稱：被上證3 、被上證5 影片並沒有拍到突出物衝擊岩層的過程，不能認為是系爭專利請求項1 的「衝擊樁」，事實上該突出物的功能只是用來防止泥土沾黏云云。然而，上訴人主張系爭機器中間突出物為衝擊樁而侵害系爭專利請求項1 ，但上訴人所提出之系爭機器影片，經本院勘驗結果，亦僅顯示系爭機器挖土、分土的施工過程，及置放在地上的靜態畫面，同樣也沒有顯示系爭機器衝擊岩層的過程，此有本院勘驗筆錄附卷可參（見本院卷第275 、306 至311
頁），故上訴人以被上證3 、被上證5 未拍到突出物衝擊岩層過程，即謂該突出物非系爭專利請求項1 的「衝擊樁」，顯然與其就系爭機器侵害系爭專利請求項1 的主張與邏輯相矛盾。上訴人訴訟代理人復稱：系爭機器的突出物看起來比被上證3 、5 的突出物堅固，上訴人王忠信本人就是做這行業的人，其依自身多年工程經驗及現場所見，認為系爭機器的突出物就是系爭專利請求項1 的「衝擊樁」，而其他無效證據的中間突出物只是用來分土的等語（見本院卷第277 頁），但系爭專利請求項1 對於「衝擊樁」的形狀、堅固度並無任何界定，也沒有界定要有如何強度的衝擊力道，即使系爭機器與被上證3 、被上證5 的中間突出物有形狀之差異，但既然形狀不是系爭專利請求項1 「衝擊樁」所界定的技術特徵，自無法以此而否定被上證3 、被上證5 已揭露系爭專利請求項1 之「衝擊樁」，又縱使該突出物另有防止泥土沾黏的功能，但其既然也具有衝擊岩層的功能，即屬揭露系爭專利請求項1 「衝擊樁」之技術特徵。因此，上訴人上開主張，並不足採。
⑸上訴人又稱：被上證3 、被上證5 影片顯示機器中間的突出物比兩邊抓斗短，這樣挖掘機下去時岩層會先碰到抓斗，根本不會撞到突出物，所以不是「衝擊樁」云云（見本院卷第279 頁）。然而，地底岩層結構並非水平分佈，若岩層剛好是突起形狀，當挖掘機往下接觸岩層時，當然是由中間突出物先碰觸到岩層而產生衝擊力道，此由系爭專利說明書第二圖所顯示的地底岩層示意圖即可得知（見原審卷第75頁），是上訴人上開主張並不足採。上訴人又稱：系爭專利的衝擊樁因為需要有衝擊岩層的功效，所以至少在二抓斗打開時，中間衝擊樁要比二側抓斗長云云（見本院卷第279 頁），然上訴人此部分所言，無法在系爭專利請求項1 的申請專利範圍，或整部專利說明書中找到任何依據，其所述顯然增加申請專利範圍所無之限制，且由系爭專利說明書第三圖來看（即附圖一），若上訴人所述可採，則當抓斗合起來時中間的衝擊樁豈不是會裸露在外，無法如系爭專利說明書第五圖將衝擊樁包覆在內，由此顯見，上訴人上開主張，亦屬無據，其稱衝擊樁要比二抓斗長云云，並不足採，自難以此而認被上證3 、被上證5 未揭露系爭專利請求項1 「衝擊樁」的技術特徵。
⑹據上，被上證3 或被上證5 ，均可以證明系爭專利請求項1
不具新穎性。
⒊被上證3 、被上證5 之單獨證據，均可以證明系爭專利請求項1 不具進步性：
被上證3 或被上證5 既可以證明系爭專利請求項1 不具新穎性，當然也可以證明系爭專利請求項1不具進步性。
六、綜上所述，被上證3 、被上證5 單獨證據，均可證明系爭專利請求項1 不具新穎性及進步性，是系爭專利請求項1 有應撤銷原因存在，依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，上訴人不得對被上訴人主張權利。從而，上訴人依專利法第96條第1 、2 項、民法第28條、第184 條第1 項前段、第
185 條、公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人連帶賠償100 萬元本息，並請求判命被上訴人公司不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口使用系爭專利產品，亦不得為其他一切侵害上訴人系爭專利之行為，為無理由，應予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，理由略以：被上訴人李泰晨（即原審被告）到庭陳述「我們沒有侵權」、「就憑一個突出物，就說我們侵權，但這個大家早就有了」，此項抗辯就應該在「有沒有侵權」層次審理，且法官無須闡明其是不是要主張專利無效，又因為上訴人主張被上訴人應負連帶責任，故李泰晨所提出的先前技術抗辯效力及於其餘被上訴人。又先前技術阻卻可以作為獨立的專利侵權抗辯事由，而非僅限於用來限制專利均等侵害的適用，法官並不受專利侵害鑑定要點之拘束，被證1
與被證8 所顯示的突出物相當於「衝擊樁」而與系爭機器的突出物相同，是本件先前技術抗辯有理由，系爭機器沒有侵害系爭專利，上訴人於原審之請求無理由等語，而駁回上訴人在原審之訴，原審並於判決理由中強調其判決是在侵權與否的層次作判斷。然而，被上訴人李泰晨為被上訴人百寬機械公司之法定代理人，其於原審並未委任訴訟代理人，亦未以書狀為任何陳述，而被上訴人百寬機械公司、百寬營造公司於原審書狀交換階段，已以爭點整理狀自承：「不爭執事項：被告百寬營造有限公司及百寬機械有限公司承認被控侵權物品落入系爭專利之申請專利範圍」，並就爭點記載：「爭執事項：系爭專利是否有無效或得撤銷之事由？」（見原審卷第373 至374 頁）被上訴人李泰晨於唯一一次庭訊時亦到庭表示：「引用被告百寬機械公司的書狀及陳述。」（見原審卷第387 頁）被上訴人李泰晨既引用被上訴人百寬機械公司之書狀及陳述，表示其亦不否認系爭機器侵害系爭專利權，則李泰晨在同次庭訊時表示「我們沒有侵權」一語，是否如原審所稱是在作「不侵權抗辯」，還是本意僅在表示「其無須負擔本件侵害專利權責任」，顯非無疑，原審未盡闡明之責，即逕自改變李泰晨自認系爭機器落入系爭專利權之主張，認定李泰晨是作不侵權抗辯，顯有未洽。再者，先前技術抗辯，所比對之對象為先前技術與被控侵權物，而專利有效性抗辯，比對對象為系爭專利與先前技術，兩者比對基礎並不相同，且原審判決理由亦說明先前技術阻卻是侵權與否的層次，與專利有效性的層次不同，然縱觀原審全卷，兩造爭執重點均在「系爭專利是否無效」，無論是兩造書狀，或開庭筆錄之記載，均聚焦於系爭專利有效性之攻防（即以先前技術比對系爭專利請求項1 ），被上訴人於原審不僅沒有提出任何先前技術與系爭機器比對的資料供法院審酌，兩造亦未曾對系爭機器是否實施先前技術為攻防，遑論進一步就「先前技術」是否可作為獨立侵權抗辯事由而不適用智慧局公布的專利侵權判斷要點為攻防，原審卻以此作為判決依據，恐有任作主張事實及違反辯論主義可言。本院於準備程序再次向被上訴人確認其主張，被上訴人仍表示其不否認系爭機器落入系爭專利權範圍，只要主張系爭專利請求項1 不具新穎性、進步性（見本院卷第273 頁），而本院審理結果認定系爭專利請求項1 有應撤銷事由存在，上訴人之請求為無理由，是原審駁回上訴人之訴及假執行之聲請，其所持理由與本院雖有不同，惟結論並無二致，上訴人提起上訴，求予廢棄，並無理由，應予駁回。
七、兩造其餘主張及陳述，均於本判決之結果不生影響，爰不予一一論列，附此敘明。
八、據上論結，上訴人之上訴無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第449 條第2項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　108 　年　　8 　　月　　29　　日智慧財產法院第一庭
審判長法 官　李維心
法 官　陳忠行
法 官　蔡如琪
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 一者，得不委任律│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 師為訴訟代理人　│ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 情形之一，經最高│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ 者，亦得為上訴審│ 。 ││ 訴訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，││上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係││之釋明文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中　　華　　民　　國　　108 　年　　9 　　月　　 9 　日書記官　邱于婷