智慧財產及商業法院108年度民專抗字第17號

• 裁判案由: 專利權移轉登記
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 108 年 08 月 12 日

智慧財產法院民事裁定
108年度民專抗字第17號抗　告　人　謚源實業股份有限公司

法定代理人　吳碣石
相　對　人　關鍵禾芯科技股份有限公司

法定代理人　曾士修
上列抗告人與相對人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，抗告人對於臺灣新竹地方法院中華民國108 年6 月19日所為裁定提起抗告，本院裁定如下：
主 文
原裁定廢棄。
理 由
一、抗告意旨略以：
抗告人於民國108 年4 月15日於原審（臺灣新竹地方法院108 年度智字第2 號）主張併依產品開發及訂購合約書（下稱系爭合約書）第4 條請求相對人返還已支付之第一期開發費用，並於108 年6 月13日具狀追加增列訴之聲明：「三、被告應返還原告產品開發費用共計21,000美金」（見原審卷第44、53至54頁），所為訴之追加仍是以兩造系爭合約書之條款為據，與原訴所主張之基礎事實同一，且爭點具有共同性，所為訴之追加應符合民事訴訟法第255 條第1 項第2 款規定，原裁定卻予以駁回，顯有違誤，爰依法提起抗告，聲明廢棄原裁定，請求准原告變更追加之訴等語。
二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2
款定有明文。所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者，即屬之（最高法院90年度台抗字第2號裁定意旨參照）。
三、經查，抗告人於原審起訴主張，抗告人委託相對人開發TPMS模組與設計天線（下稱系爭合作案），依系爭合約書第9 條第1 項約定，系爭合作案產出之智慧財產權為兩造所共有，然相對人竟將之單獨申請專利，爰依系爭合約書第9 條第1
項約定，聲明請求相對人：㈠將我國註冊第M549458 號、第M552680 號專利移轉登記二分之一予抗告人。㈡將美國申請第15/642,337號、第15/654,713號、歐洲申請第17180134.3號之專利申請案變更為兩造共同申請人。嗣抗告人又以：其已支付第一期開發費用美金21,000元給相對人，但相對人未依約完成符合規格的樣品並通過抗告人測試，是依系爭合約第4 條第1 項，追加聲明請求相對人：㈢應返還產品開發費用共21,000元美金。核抗告人起訴是依系爭合約書第9 條第1 項約定請求相對人將相關專利權移轉二分之一或變更為共同申請人，與抗告人事後依系爭合約書第4 條第1 項約定追加請求相對人返還美金21,000元，兩者均本於系爭合約書為請求，且相對人於原訴審理期間主張其已依系爭合約書第4
條第1 項約定交付第一次樣品、第二次樣品、第三次樣品給抗告人，但抗告人並未依系爭合約書附註1 產品驗收規格進行測試，故相對人得單方終止系爭合約書，抗告人已無契約上請求權基礎請求移轉二分之一專利權等語，並提出相關電子郵件、函文、line對話記錄、往來郵件內容、專案開發總費用計算等證據資料（見本院107 年度民專訴字第108 號卷第173 至207 頁），由此可知，有關「相對人是否已依系爭合約書第4 條約定開發完成樣品、相對人單方終止系爭合約書有無理由」為原訴之爭點，此爭點與追加之訴爭點有共通性，且相對人於原訴所提之上開證據資料於追加之訴亦可予以利用，因此，追加之訴與原訴所請求之基礎事實同一，且無礙相對人之防禦及訴訟終結，則抗告人所為訴之追加，於法尚無不合，應予准許。至相對人雖辯稱：原訴是開發成功而得主張專利權共有，追加之訴是開發失敗請求返還開發費用，兩者互斥，非請求基礎事實同一，有礙訴訟終結云云（見原審卷第44頁），然依系爭合約書第1 條、第4 條第1 項約定可知，應完成開發、通過測試者為「TPMS模組與設計天線」產品（即系爭合約書中所稱的「本產品」），而第9 條係約定系爭合作案之智慧財產權歸屬，前者為有體財產權，後者為無體財產權，兩者為不同標的，系爭合約書所約定之產品縱使無法依第4 條第1 項進度完成開發、修正、測試，不代表在系爭合作案過程中不會有智慧財產權之產出，是兩者並無互斥可言，況原訴與追加之訴爭點共通，證據資料可相互利用，已如前述，故相對人上開主張，並不可採。
四、綜上所述，抗告人於原審所為訴之追加，應予准許，原裁定駁回抗告人所為訴之追加，尚有未洽。抗告意旨指摘原裁定不當，聲明廢棄，為有理由，爰將原裁定廢棄，發回原法院更為適法之處理。
五、據上論結，本件抗告為有理由，爰裁定如主文。
中　　華　　民　　國　　108 　年　　8 　　月　　12　　日智慧財產法院第一庭
審判長法　官　李維心
法　官　陳忠行
法　官　蔡如琪
以上正本係照原本作成。
本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再抗告，應於收受後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀。並繳納再抗告費新台幣1千元。
中　　華　　民　　國　　108 　年　　8 　　月　　16 　日書記官　邱于婷