2108年度民暫字第10號｜智財：聲請定暫時狀態之處分｜裁判日期：108 年 08 月 14 日

1智慧財產法院民事裁定 2108年度民暫字第10號 3聲請人葉佩根 4 5代理人段家傑律師 6陳業鑫律師 7複代理人游鎮瑋律師 8相對人南蠻堂有限公司 9 10兼法定代理人蘇家民 11共同代理人桂齊恒律師 12複代理人廖正多律師 13上列當事人間聲請定暫時狀態之處分事件，本院裁定如下： 14主文 15聲請駁回。 16聲請程序費用由聲請人負擔。 17理由 18一、聲請人聲請意旨略以：聲請人為註冊第01464855號「南蠻堂」 19、第01479875號「南蠻加壽蛋糕」商標（下稱系爭商標）之商20標權人，專用期限分別自民國100年7月16日起至110年7月 2115日止、100年10月16日起至110年10月15日止（聲證1） 22，曾同意相對人南蠻堂有限公司（下稱南蠻堂公司）使用系爭23商標作為行銷使用，並以「南蠻堂」之英文諧音註冊「http://ww 24w.namando.com」網域名稱供其使用，嗣因聲請人遭惡意排除參 25與相對人南蠻堂公司之經營，遂於107年7月18日寄發律師函 26，表明禁止相對人南蠻堂公司繼續使用系爭商標及上開網域名27稱（聲證2），惟相對人仍繼續使用系爭商標於販售蛋糕等商品 1信股1（聲證3），致消費者有與聲請人經營之南蠻堂餐飲有限公司混 2淆、誤認之虞，聲請人已對相對人○○○即南蠻堂公司負責人 3提出侵害商標權之告訴，業經檢察官提起公訴在案（附件1），4並已向鈞院提出排除侵害系爭商標權行為之本案訴訟（聲證4）5，是兩造間確存在爭執之法律關係；若允許相對人於本案訴訟 6確定前繼續使用系爭商標，因兩造係使用相同之商標於相同之 7商品，具競爭關係，將嚴重稀釋聲請人之營收利潤，並使消費 8者對使用系爭商標商品之來源及品質，產生混淆誤認之結果， 9對聲請人之損害遠較相對人為大，故本件應有定暫時狀態處分 10之必要。至相對人於60年間註冊取得之商標權，因怠於申請展11延而消滅，嗣由聲請人獲相對人南蠻堂公司創始人○○○、○12○○（即聲請人之父母）授權登記為其所有，非如一般善意先13使用情節，實係商標權之移轉，就此相對人南蠻堂公司及葉家14全體子嗣均知之甚詳，相對人等抗辯其係善意先使用、聲請人15有搶註情事云云，均無理由。並聲明：禁止相對人於兩造間 16侵害商標權有關財產權爭議之本案訴訟判決確定前，為行銷目17的而於同一或類似商品或服務使用或授權他人使用相同或近似18於註冊第01464855號、第01479875號商標之商標。聲請程序 19費用由相對人負擔。 20二、相對人等抗辯意旨略以：相對人南蠻堂公司早於60年間設立登 21記，並取得「南蠻卷」、「南蠻堂及圖」等註冊商標，數十年22來均持續使用同一商標迄今，自創始人葉永青代代傳承，現由23第三代子孫即相對人○○○經營，有公司登記資料、南蠻堂家24族及股東關係圖、商標註冊資料可稽（證物1至3），相對人所25使用之商標於81年間未延展註冊，並無聲請人所稱轉讓情事，26是相對人於系爭商標申請日（99年11月24日）前即已使用相 27同商標，屬善意先使用，依商標法第36條第1項第3款規定， 21自不受系爭商標權效力所拘束；又聲請人與相對人○○○係叔2侄親屬關係，聲請人於75至79年間曾為相對人南蠻堂公司之 3股東，更於99至101年間任職於相對人南蠻堂公司，負責網路 4宅配部門之管理，顯然明知系爭商標為相對人長久使用之商標 5圖樣，竟於99年間逕以自己名義申請商標註冊，且相關申請費 6用係由相對人南蠻堂公司支付，有聲請人親簽之現金支出傳票 7及繳費單據可證（證物4），顯見聲請人係惡意搶註系爭商標，8而有應撤銷其註冊之事由；相對人長久以來使用相同或近似於 9系爭商標之商標，已如前述，且僅有一個商品，其年營業額約 10新臺幣（下同）3,000萬元（證物6），倘遭禁止使用，即必須11停止一切經營販售，將受有營業額、既有店面租金支出、庫存12之包裝材料、網路業務費用等損失，受雇員工共25名更可能須13縮編資遣，如全面更換包裝重新營運亦所費不貲（如證物5所 14示），影響層面甚廣。 15三、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危 16險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處17分；前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限18，民事訴訟法第538條第1項、第2項定有明文。又按聲請定 19暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生20重大之損害或避免急迫之危險或其他相類之情形而有必要之事21實，應釋明之，其釋明有不足者，應駁回聲請；法院審理定暫22時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝23訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌24補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響，25智慧財產案件審理法第22條第2項、智慧財產案件審理細則第 2637條第3項分別定有明文。所稱「釋明」者，係當事人提出可 27即時調查之證據，使法院就某事實之存否，得到「大致為正當 31」之心證為已足，與「證明」係當事人提出之證據方法，足使2法院產生堅強心證，確信其主張為真實者，尚屬有間（民事訴 3訟法第284條、最高法院97年度台抗字第264號、98年度台抗 4字第807號裁定參見）。定暫時狀態之假處分事件，本質上仍 5為本案判決確定前之保全程序，且係當事人為防止發生重大之 6損害或避免急迫之危險等必要之情形，而提出聲請，法院須在 7有限的時間內，就兩造所提出之證據，及法院調查證據所得之 8心證，權衡兩造之損害及利益之輕重後，作出准駁之判斷，至 9於聲請人主張之法律關係是否確實存在，有待將來本案訴訟時 10，進行完整之調查及辯論後，始得確認，合先敘明。 11四、經查： 12本件聲請人主張其為系爭商標之商標權人，相對人南蠻堂公司13未經其同意或授權不得使用相同或近似於系爭商標之商標於同14一或類似之商品；相對人等則辯稱系爭商標之圖樣為相對人南15蠻堂公司所善意先使用，聲請人知悉而惡意搶註，其商標有撤16銷註冊之事由等語，且聲請人已對相對人等起訴請求排除侵害17商標權行為之訴訟（本院108年度民補字第137號），復據兩造18陳明就系爭商標權之歸屬存在爭執（本院卷第71頁），堪認兩19造間存在爭執之法律關係。 20本件定暫時狀態之處分，是否具有必要性之相關因素，審酌如21下： 22聲請人將來勝訴可能性： 23聲請人主張其為系爭商標之商標權人，於107年7月18日寄 24發律師函予相對人南蠻堂公司禁止其繼續使用系爭商標，惟相25對人等卻仍持續使用系爭商標於販售蛋糕等商品之事實，業據26提出商標註冊證、智財局商標檢索系統查詢結果、107年7月 2718日鑫律字第107071801號業鑫法律事務所函暨郵件回執、相 41對人等店面及商品照片等在卷可稽（本院卷第25頁至第51頁 2），為相對人等所不爭執，且相對人等自承相對人南蠻堂公司 3仍使用系爭商標（本院卷第73頁），故此部分之事實，堪信 4為真正。相對人等雖辯稱南蠻堂公司自60年間起即開始使用 5相同於系爭商標之商標，屬善意先使用，聲請人知悉該情卻惡 6意搶註等語，惟相對人等是否符合善意先使用而不受系爭商標 7權效力所及，或系爭商標是否有應撤銷註冊之情事，兩造間存 8在歧見，係本案訴訟之重要爭點，於本案訴訟尚未確定前，難 9謂聲請人完全無勝訴之可能性。 10聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害 11、雙方損害之程度及對公共利益之影響： 12聲請人雖主張本件聲請若不能獲准，因兩造係使用相同之商標13於相同之商品，具競爭關係，將嚴重稀釋聲請人之營收利潤，14並使消費者對使用系爭商標商品之來源及品質，產生混淆誤認15之結果，對聲請人之損害遠較相對人等為大云云。惟查，聲 16請人並未提出任何證據釋明其使用系爭商標於指定使用之商品17或服務，相關消費者就其商品與相對人之商品來源產生混淆誤18認之虞，致其營業額因相對人等之侵害商標權行為而造成重大19損害，僅泛稱兩造間具競爭關係，若不為定暫時狀態之處分，20恐致聲請人損害無限擴大，有難以回復之損害等相類情形，尚21非適法。聲請人亦未舉證釋明其因定暫時狀態處分所得確保 22之利益，或可能避免之損害為何，而相對人等將系爭商標使用23於相對人南蠻堂公司唯一商品（本院卷第73頁），禁止其使 24用系爭商標，將迫使其暫停營業，變動其長期營業狀態，而相25對人南蠻堂公司106年度、107年度之營業額逾3千萬元，有 26相對人南蠻堂公司前開損益及稅額計算表所載營業額在卷可憑27（本院卷第333頁、第335頁），是衡酌本件聲請之准駁對相 51對人等所生之損害顯然較聲請人重大。本件乃解決聲請人與 2相對人等之商標權使用爭議，對公眾利益影響不大，亦為聲請 3人所自承（本院卷第80頁），是本件尚難認對公共利益產生 4極大影響。 5綜上所述，兩造固存在爭執之法律關係，然聲請人就爭執之法 6律關係，是否有為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或其 7他相類之情形而有必要之事實，並未釋明，該釋明之欠缺，無 8法以供擔保代之，或補釋明之不足，從而本件聲請於法不合， 9不應准許。 10五、依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第95條、第78條 11，裁定如主文。 12中華民國108年8月14日 13智慧財產法院第三庭 14法官杜惠錦 15以上正本係照原本作成。 16如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告 17費新臺幣1,000元。 18中華民國108年8月15日 19書記官林佳蘋 6

智慧財產及商業法院2108年度民暫字第10號

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