智慧財產及商業法院109年度民商訴字第25號

• 裁判案由: 侵害商標權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 109 年 12 月 14 日
• 當事人: 愛寵有限公司

智慧財產法院民事判決
109年度民商訴字第25號原　　　告　 愛寵有限公司

兼法定代理人　程慈吉

共 同
訴訟代理人　 呂紹瑋律師
被　　　告　 老地方國際有限公司

兼法定代理人　王繼驊
共 同
訴訟代理人　 林倍志律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國109 年11月16日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第1 款定有明文。原告起訴時，訴之聲明第3 項原為：「被告等未經原告程慈吉同意均不得自行或使他人販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入侵害註冊號0000000 『小喵同學』商標權之商品，並應將持有尚未售出之上開侵權商品全數銷毀。」（本院卷第13頁），嗣於民國109 年10月8 日言詞辯論時，將該訴之聲明變更為：「被告老地方國際有限公司未經原告程慈吉同意均不得自行或使他人販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入含有相同或近似於註冊號0000000 「小喵同學」商標字樣之商品，並應將持有尚未售出之上開含有相同或近似於註冊號0000000 「小喵同學」商標字樣之商品全數銷毀。」（本院卷第246 頁），並經被告等於同日當庭同意（本院卷第246 頁），揆諸前揭規定，並無不合，應予准許。
貳、實體方面：
一、原告主張：
㈠原告程慈吉為註冊號0000000「小喵同學」商標（下稱系爭
商標）之商標權人，商標權期間自系爭商標註冊公告即106
年7 月1 日起至116 年6 月30日止，並將系爭商標非專屬授權原告愛寵有限公司（下稱愛寵公司）旗下小喵同學貓砂商品使用迄今。詎被告老地方國際有限公司（下稱老地方公司）未經原告等同意或授權，即於網路暨該公司旗下店面均販售外包裝與原告愛寵公司相同之小喵同學貓砂（下稱系爭商品），原告程慈吉於107 年10月底得知上情，而於107 年11月16日以網路訂購及於同年11月19日於被告老地方公司天津店購得系爭商品，並於107 年11月22日委請律師發函警告被告老地方公司應將系爭商品下架，經被告老地方公司致電表示其都是向大陸進貨而拒絕下架。嗣原告再於同年12月5 日派人至被告老地方公司查看，被告老地方公司仍持續陳列販售系爭商品，業已侵害原告程慈吉之商標權。而原告愛寵公司於108 年8 月29日接獲消費者投訴從被告老地方公司購入之全新貓砂有長蟲、結塊等瑕疵，查該商品為107 年12月生產，與原告愛寵公司所售同包裝貓砂相比，可見原告愛寵公司所售之真品貓砂係呈米白色，而被告老地方公司所售之系爭商品呈綠色，且原告委託代工之荊州愛寵寵物用品廠（下稱荊州愛寵廠）否認有將代工之小喵同學貓砂售予他人，可認被告老地方公司所售系爭商品應非真品。縱認被告老地方公司所販賣之系爭商品為真品，惟大陸地區之「小喵同學」商標權人與國內商標權人即原告程慈吉並非同一，被告等自不得主張真品平行輸入，況系爭商品流入市場後，有產生質變、受損，自已構成真品平行輸入之例外。被告老地方公司上開侵害原告程慈吉商標權之行為，原告程慈吉僅先依商標法第71條第1 項第2 款，先請求最低賠償金額50萬元，並請求排除侵害；另原告愛寵公司因被告老地方公司販售系爭商品，導致消費者認為原告愛寵公司之貓砂產品品質低劣，嚴重減損原告愛寵公司苦心經營之商譽，其信用、名譽既受侵害，致受有商譽上無法以金錢衡量之經濟利益之無形損害，自得請求被告老地方公司賠償50萬元之非財產上損害。又被告王繼驊為被告老地方公司之負責人，自應連帶負損害賠償責任。
㈡爰依商標法第68條第1 項第1 款、第69條第1 至3 項、第71條第1 項第2 款，民法第184 條第1 項前段、第195 條第1
項前段及公司法第23條第2 項之規定，提起本件訴訟，並聲明：
⒈被告老地方公司、王繼驊應連帶給付原告程慈吉50萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。
⒉被告老地方公司、王繼驊應連帶給付原告愛寵公司50萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。
⒊被告老地方公司未經原告程慈吉同意均不得自行或使他人販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入含有相同或近似於系爭商標字樣之商品，並應將持有尚未售出之上開含有相同或近似於系爭商標字樣之商品全數銷毀。
⒋上開訴之聲明第1 項至第3 項，原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告抗辯：
㈠被告老地方公司所販賣之系爭商品，係於107 年8 月間，因上海寵寵熊公司經營不善，欲出清位於嘉興市之倉庫存貨，經友人介紹而購買。雙方約定以31.8萬人民幣，由被告等向中國上海寵寵熊公司購買含906 包小喵同學貓砂之倉庫物品後，即辦理進口並完成交易。其後，被告等經由上海寵寵熊公司之倉管介紹，表示因上海寵寵熊公司即將結束營業，其配合廠商為義烏的陳，若日後還有需要也可以向義烏廠商
或是跟其他廠商聯繫訂貨。被告等即於107 年12月份起，即轉向義烏的陳訂購系爭商品，義烏的陳○已提出向原廠荊州愛寵廠之採購過程，荊州愛寵廠亦向義烏的陳○提出貨物之出貨單，該批貨物送達後並經義烏的陳○於出貨單上簽認收到該批貨物並裝櫃出口，可知被告老地方公司所販賣之系爭商品與原告愛寵公司所銷售之「小喵同學貓砂」，皆係出自荊州愛寵廠生產製造。又被告老地方公司係將系爭商品以原裝銷售，並未擅予加工、改造或變更而仍表彰同一商標圖樣於系爭商品，此類平行輸入之系爭商品自無引起消費者混同、誤認之虞，而非屬商標之使用範疇。況被告老地方公司以真品之平行輸入之方式，銷售系爭商品之行為，不論國內外商標權人是否為同一人，皆適用商標法第36條第2 項本文所稱之「耗盡原則」，實不構成商標權之侵害。又荊州愛寵廠所生產之「小喵同學貓砂」，本身除「原味」以外，尚有「綠茶」等口味，原告等僅以兩者顏色不同，即稱被告等所販賣者為仿冒品，顯是刻意抹黑。另原告愛寵公司及生產廠商荊州愛寵廠本身都無法完全排除貓砂長蟲問題，甚至認為此乃因生產環境及天然原料所產生之自然現象，原告愛寵公司卻反過頭來指稱被告老地方公司所販售之系爭商品，流入市場後發生質變，而構成真品平行輸入之例外，自不足採。
㈡聲明：
⒈原告之訴及假執行聲請均駁回。
⒉如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執之事項（本院卷第250頁）
㈠原告程慈吉為系爭商標之商標權人。
㈡原告愛寵公司使用系爭商標字樣販賣「小喵同學豆腐砂」商品。
㈢被告老地方公司有在其網路商店暨4 間營業店面（老地方寵物生活館天津店、十甲店、成都店、中德店）販賣外包裝印有系爭商標字樣之貓砂商品（即系爭商品）。
㈣被告老地方公司所陳列、販賣之系爭商品係自大陸地區輸入，且大陸地區「小喵同學」商標權人與我國系爭商標之商標權人並非同一。
四、得心證之理由
原告等主張其為系爭商標之商標權人、非專屬被授權人，被告老地方公司未經原告程慈吉同意或授權，即在網路及門市陳列販賣系爭商品，且系爭商品品質低劣，顯已侵害原告程慈吉之商標權及原告愛寵公司之商譽等語，為被告等所否認，並以前詞置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷第250 、251 頁），所應審究者為：㈠原告程慈吉部分：⒈系爭商品是否屬真正商品之平行輸入？如否，被告老地方公司是否有商標法第68條第1 款侵害原告程慈吉商標權之情形？⒉被告老地方公司販賣、陳列系爭商品有無侵害系爭商標之過失？⒊原告程慈吉依商標法第69條第3 項及公司法第23條第2 項之規定，請求被告等連帶負損害賠償責任，有無理由？若有，其損害賠償金額應如何計算？以若干為適當？⒋原告程慈吉依商標法第69條第1 、2 項之規定，請求被告老地方公司未經原告程慈吉同意不得自行或使他人販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入含有相同或近似於系爭商標字樣之商品，並應將持有尚未售出之含有相同或近似於系爭商標字樣之商品全數銷毀，有無理由？㈡原告愛寵公司部分：⒈系爭商品有無變質、受損而有損害原告愛寵公司商譽之情事？若有，則系爭商品之變質、受損，是否能排除生產環境及原料所致？⒉原告愛寵公司依民法第184 條第1 項前段、第195 條第1 項及公司法第23條第2 項之規定，請求被告等連帶負損害賠償責任，有無理由？若有，其損害賠償金額以若干為適當？茲分述如下：
㈠系爭商品屬真正商品之平行輸入，有權利耗盡原則之適用，原告程慈吉不得對被告等主張商標權：
⒈按附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。商標法第36條第2 項。觀其立法意旨，採商標權國際耗盡原則，指商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，倘無同條項但書之情形，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張其權利，明文承認真品平行輸入之正當性。又商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果（最高法院108 年度台上字第397 號判決意旨參照）。
⒉查被告老地方公司所陳列、販賣之系爭商品係自大陸地區輸入，為原告等所不爭執（本院卷第250 頁），而由被告等前於偵查中提出之與孫○○、「AB寵物」及「荊州愛寵小馮」之微信對話紀錄、107 年9 月22日及108 年1 月5 日之進口報單、荊州愛寵廠於107 年11月20日之出貨單及107 年12月22日之公路貨物運輸協議書等資料（本院卷第308 至314 頁、第342 至400 頁），堪認被告老地方公司所陳列、販賣之系爭商品來源確係透過義烏陳向大陸地區之荊州愛寵廠所
購買進口。而原告愛寵公司之貓砂商品，係委由大陸地區荊州愛寵廠所生產製造，有生產合同在卷可稽（本院卷第315
頁）；再觀諸原告與被告等於偵查中提出之出貨單（本院卷第317 、319 、396 、398 頁），可知出貨單之廠商均為荊州愛寵廠，所記載之地址均為○○市○○區○○鎮○○村四組，倉管均為楊○○等情，原告復自承系爭商品之外觀確實為原告愛寵公司貓砂商品之舊包裝等語（本院卷第248 頁），足見被告老地方公司所陳列、販賣之系爭商品與原告愛寵公司所販賣之標示有系爭商標之貓砂商品來源同一，均是由荊州愛寵廠所生產製造。至原告等雖主張被告老地方公司所販賣之貓砂呈綠色，與原告愛寵公司所販賣之貓砂係呈米白色不同，故被告老地方公司所售之系爭商品應非真品等語，惟荊州愛寵廠所生產製造之貓砂商品除原味外，另有販售綠茶口味，此觀被告等提出之新聞報導資料（本院卷第171 至172 頁）及原告等提出之出貨單品項上明載「小喵同學綠茶」、「小喵綠茶」（本院卷第317 、319 頁）、生產合同上記載「綠茶」（本院卷第315 頁）等字樣即明。是原告等徒以貓砂顏色不同，即主張被告老地方公司所陳列販賣之系爭商品並非真品，要難採信。
⒊又觀諸上開生產合同，可知原告愛寵公司與荊州愛寵廠間具有委託代工之關係（本院卷第315 頁），而系爭商品外包裝係記載「本產品由ASIA LOVEPET PET PRODUCTS LIMITED 監製台灣愛寵公司技術授權荊州愛寵寵物用品廠製造」（臺灣臺中地方檢察署108 年度偵字第22517 號卷第73頁），荊州愛寵廠公司產品大全亦載有「ISO 質量認證出口多個國家」、「廠家直銷LOVECAT 原味豆腐貓砂」、「小喵同學玉米貓砂植物貓砂」之字樣（臺灣臺中地方檢察署108 年度偵字第21600 號卷第553 至555 頁），已明確記載原告愛寵公司與荊州愛寵廠間具有授權關係。參以，系爭商標之圖樣與大陸地區「小喵同學」商標之圖樣相同，而荊州愛寵廠之法定代理人及大陸地區「小喵同學」商標權人均為楊○○，有智慧局商標檢索系統資料、商標詳細內容及公司資料附卷可參（本院卷第33、265 頁、第279 至285 頁），且原告等提出之出貨單上甚且記載經理為原告程慈吉（本院卷第317 頁），倘原告程慈吉或愛寵公司與荊州愛寵廠間不具有授權關係，又豈有任由荊州愛寵廠之法定代理人楊○○註冊大陸地區「小喵同學」商標，並將該商標標示於該款豆腐貓砂外包裝，外銷世界多國，而不採取任何法律行動，且仍繼續委託荊州愛寵廠繼續生產製造原告愛寵公司之貓砂商品之理，足見原告程慈吉或愛寵公司與荊州愛寵廠間具有一定經濟上或法律上關係存在，荊州愛寵廠所生產製造之系爭商品當係由原告程慈吉或愛寵公司所同意或授權甚明。至原告等雖主張荊州愛寵廠已提出聲明書聲明並未將商品售予其他通路商，故被告老地方公司所販賣之系爭商品並非原告等所授權製造，應非真品等語，而原告所提出之聲明書，固記載荊州愛寵廠所生產之小喵同學系列產品為臺灣愛寵公司於本廠代工產品，本廠並未售予其他通路商家（本院卷第95頁），惟原告與荊州愛寵廠所簽立之生產合同並無荊州愛寵廠不得將所生產、製造之「小喵同學」貓砂售予他人之約定（本院卷第315 頁），且被告等所提出之出貨單品項上明載「客戶義烏陳○」、「小喵同學原味」、「小喵同學綠茶」（本院卷第396 、398 頁），足見荊州愛寵廠確有將「小貓同學」貓砂商品販賣予原告愛寵公司以外之人，上開聲明書內容顯與事實不符。是原告以上開聲明書，即主張被告老地方公司所售之系爭商品未經其授權，要難採信。
⒋原告雖另主張有消費者反應向被告老地方公司購買之系爭商品有長蟲、結塊等瑕疵（本院卷第87至93頁），已構成真品平行輸入之例外等語。惟查，被告等向荊州愛寵廠詢問為何豆腐貓砂會有長蟲的情形，業據該廠說明「首先是原料問題」、「有些做豆腐貓砂的實際上用的是木薯粉，黃豆渣等原料，這些原料本身就會滋生蟲子」、「但是豌豆渣做出來的貓砂就不會出現這種情況，有可能香味會吸引蟲子過來，但不是滋生的蟲子」等語（本院卷第189 至第191 頁），此核與原告愛寵公司之客服人員在消費者反應貓砂有小蟲之情況時，即說明「如果還沒拆封或倒出就發現裡面有蟲，可能是工廠生產時的開放環境及天然的原料吸引多少飛蟲來產卵」、「環境會吸引飛蟲來產卵，這種蟲蟲對貓咪沒有危害，不用擔心」、「畢竟用的原料是天然的，就像米也會有米蟲」、「天然的東西一定會吸引昆蟲，也不是絕對有蟲來產卵，是會有機率產生，小編已反應給工廠注意並解決這樣的問題」（本院卷第177 至185 頁）等情大致相符，堪認不論是原告愛寵公司所販賣之貓砂商品抑或系爭商品，都可能有蟲子之問題，此係因天然原料或工廠開放環境所致，並非系爭商品流通於市場後，始發生之變質或受損，自無權利耗盡原則例外之適用。
⒌綜上，系爭商標與大陸地區「小喵同學」之商標權人雖非同一，然原告程慈吉以相同圖樣授權他人（即楊○○）於大陸地區註冊商標，本質上排他權之發生係源自同一權利人，原告程慈吉或愛寵公司與荊州愛寵廠間具有一定經濟上或法律上之授權關係，對於被告老地方公司陳列、販賣荊州愛寵廠所生產製造之系爭商品，亦生權利耗盡之結果；況且，系爭商品之蟲子問題，亦非系爭商品流通於市場後，始發生之變質或受損，並無權利耗盡原則例外之適用，原告程慈吉不得對被告等主張商標權。是以，原告程慈吉主張被告老地方公司所陳列販賣之系爭商品侵害其商標權，而請求被告等連帶負損害賠償責任及排除侵害，即屬無據，應予駁回。
㈡系爭商品並無損害原告愛寵公司商譽之情事：
原告愛寵公司雖主張系爭商品因有結塊、長蟲之瑕疵，導致消費者認為原告愛寵公司之貓砂產品品質低劣，嚴重減損原告愛寵公司苦心經營之商譽等語，惟承前所述，不論是原告愛寵公司所販賣之貓砂商品抑或系爭商品，其商品來源均同為荊州愛寵廠，且均可能有蟲子之問題，此係因天然原料或工廠開放環境所致，並非因被告老地方公司所陳列販賣之系爭商品品質低劣之緣故。因此，原告愛寵公司主張其商譽受有損害，而請求被告等連帶負損害賠償責任，自無理由，應予駁回。
㈢系爭產品既有權利耗盡原則之適用，亦無損害原告愛寵公司商譽之情事，則本件其餘爭點（原告程慈吉請求排除及防止侵害有無理由、被告老地方公司有無故意過失、被告等應否連帶負損害賠償責任、損害賠償金額應如何計算等），即無逐一論駁之必要，附此敘明。
五、綜上所述，系爭商品屬真正商品之平行輸入，有權利耗盡原則之適用，而系爭商品有長蟲問題，係因天然原料或工廠開放環境所致，並非系爭商品流通於市場後，始發生之變質或受損，自無權利耗盡原則例外之適用，亦無損害原告愛寵公司商譽之情事，原告程慈吉不得對被告等主張商標權，原告愛寵公司亦不得以商譽受損為由，向被告等請求連帶負損害賠償責任及排除侵害。從而，原告依商標法第68條第1 項第1 款、第69條第1 至3 項、第71條第1 項第2款，民法第184條第1 項前段、第195 條第1 項前段及公司法第23條第2 項之規定，請求被告等應連帶給付原告程慈吉、愛寵公司各50萬元及法定遲延利息，以及請求被告老地方公司未經原告程慈吉同意不得自行或使他人販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入含有相同或近似於系爭商標字樣之商品，並應將持有尚未售出之上開含有相同或近似於系爭商標字樣之商品全數銷毀，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。
訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　109 　年　　12　　月　　14 　日
智慧財產法院第三庭
法 官 林怡伸
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　109 　年　　12　　月　　21　　日書記官　鄭楚君