智慧財產及商業法院109年度民暫字第18號

• 裁判案由: 聲請定暫時狀態之處分
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 109 年 12 月 25 日
• 當事人: DOUBLE 8 GAMES CO. LTD.、Nam Youl Kim

智慧財產法院民事裁定
109年度民暫字第18號聲　請　人　DOUBLE 8 GAMES CO. LTD.

法定代理人　Nam Youl Kim
代　理　人　呂思賢律師
相　對　人　高振修

代 理 人 詹振寧律師
上列當事人間請求聲請定暫時狀態之處分事件，本院裁定如下：主 文
聲請人以新臺幣壹佰陸拾伍萬元為相對人供擔保後，相對人於兩造間商標權歸屬等事件之本案訴訟判決確定前，不得向Google
Play及APP Store 平台主張註冊第02078061號、第02080080號商標權，及不得有使「富貴金星」遊戲下架之行為。
聲請程序費用由相對人負擔。
理 由
壹、程序方面
按依商標法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7
條分別定有明文。又定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，智慧財產案件審理法第22條第1 項亦有明定。本件依聲請人主張其與相對人間存有商標權歸屬之爭議，自屬依商標法保護所生之第一審民事事件，揆諸上開規定，本院自有管轄權。相對人辯稱本件非屬商標權之侵權行為爭議事件，本院應無管轄權等語（本院卷第144 頁），容有誤會。
貳、實體方面
一、聲請意旨略以：
㈠聲請人為一設立於韓國之行動遊戲廠商，經營項目包含手機遊戲之開發、營運與發行，於民國108 年間，與臺灣行銷公司即訴外人樂聚多科技股份有限公司（下稱樂聚多公司）商談合作，由聲請人委託樂聚多公司在臺灣協助手機遊戲相關程序申請（如遊戲分級）、通路上架（Google Play 、iOS
App Store ）、行銷推廣及後續客戶服務，並於遊戲名稱確定為「富貴金星」後，即於同年9 月24日由聲請人以電子郵件夾帶圖檔方式，將用於指示服務來源之「富貴金星」字樣與圖案之美術設計通知樂聚多公司，將此一設計字樣與圖案使用於遊戲內容、遊戲上架平台（如Google Play 及App
Store ）之顯示縮圖、臉書粉絲頁顯示縮圖及其他行銷品，是該美術設計之著作權屬聲請人享有。嗣聲請人於108 年10月15日由樂聚多公司協助於臉書成立「富貴金星」遊戲粉絲頁，並於同年11月26日正式於粉絲頁使用「富貴金星」之頭像縮圖及Logo。又為了「富貴金星」遊戲之商標申請，聲請人之代表於同年12月10日來臺與樂聚多公司之專案小組開會，會議中決議由聲請人委託樂聚多公司之「富貴金星」專案小組負責人即相對人代為申請註冊，並處理商標註冊完成後之移轉事務。相對人隨即於109 年1 月8 日就「富貴金星」字樣及圖案指定使用於「電腦遊戲類商品」及「提供線上遊戲類服務」申請商標註冊，均經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核准註冊並公告之（商標註冊號、專用期間、商品類別均詳如附件所示，下稱系爭商標）。詎相對人取得系爭商標後，未依前揭會議結論將該商標權移轉給聲請人，其後更自樂聚多公司離職，因此，相對人形式上雖為系爭商標之商標權人，惟實際上該商標之美術設計著作權為聲請人享有，且商標註冊申請係由聲請人委託相對人辦理，由聲請人支付相關申請規費，相對人依委任關係之本旨，負有將註冊完成之商標移轉給聲請人之義務，兩造間確有爭執之法律關係存在，且聲請人就該法律關係之將來本案請求有極大勝訴可能性。
㈡相對人目前登記為系爭商標之商標權人，雖然聲請人依委任關係有權向相對人請求移轉系爭商標之商標權，惟相對人於109 年10月間委託律師向樂聚多公司主張商標權權利，以商標法刑事責任脅迫表示希望聲請人能夠支付商標授權金，不希望朝向遊戲平台商要求下架遊戲方式處理（暗示相對人有權採取此行動）等語，可知相對人已明確主張其為「富貴金星」商標權人之地位，並且提出「下架遊戲」、「以刑事責任訴追」等作為迫使聲請人支付權利金之手段，故相對人斷然無可能僅依聲請人之請求即將「富貴金星」商標權移轉回聲請人或不主張其商標權人之權利。又目前「富貴金星」遊戲於行動裝置平台Google Play 及App Store 上架，該等平臺使用者可下載遊玩，兩平台皆有受理上架軟體內容侵權舉報之處理途徑，倘相對人提起商標侵權舉報，因相對人形式上持有商標權之註冊，而平台商又非司法單位，不能亦無資格審查私權歸屬，屆時平台商勢必僅能形式審查，平台商勢將依相對人主張將「富貴金星」遊戲下架；而遊戲下架後，除了新使用者無法再透過其平台下載「富貴金星」遊戲，對聲請人營業收入將造成重大損害外，已經下載遊戲之既有玩家將無法享受到後續服務或更新，先前付費或花費精神所累積之分數或數位道具或寶物付之一炬，對眾多玩家權益影響重大，且相對人無自有之商品或服務，自無使相關消費者認識該商標為指示商品或服務來源之商標使用目的，是准為定暫時狀態處分，對相對人應無損害。
㈢為此，爰依法聲請定暫時狀態之處分，並聲明：聲請人願供擔保後，請求准予裁定相對人於兩造間商標權歸屬等事件之本案訴訟判決確定前，不得向Google Play 及APP Store 平台主張系爭商標之商標權，及不得有使「富貴金星」遊戲下架之行為。
二、相對人陳述意見略以：聲請人主張之系爭商標為相對人依法註冊在案之商標，相對人為系爭商標之商標權人，聲請人並非系爭商標之商標權人，是就系爭商標之商標權人並無爭執之法律關係存在，聲請人聲請定暫時狀態之處分，已於法不合。又相對人發覺聲請人未經其同意將系爭商標使用於「富貴金星」遊戲，乃透過律師要求聲請人在台行銷公司即樂聚多公司說明，並轉達相對人基於商標權人所得主張協商商標授權事宜、民事排除侵害及損害賠償、刑事商標侵權犯罪等之各項權利。而相對人與聲請人間就系爭商標從無任何協議，系爭商標如係聲請人委託相對人申請註冊及保管，何以竟無任何書面可憑，且本件有何防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有定暫時狀態處分之必要，應認聲請人就聲請定暫時狀態處分之原因及必要性均尚未釋明。如駁回聲請人之請求，聲請人將來仍可提起確認商標權歸屬之本案訴訟，不致有無法彌補之損害；而相對人現為商標權人，如為定暫時狀態之處分，對於相對人所造成之損害可能大於聲請人之損害，且本件為私權紛爭，對於公益影響甚微等語。
三、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分；又聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就上開要件之事實應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回其聲請，民事訴訟法第538 條第1 項、智慧財產案件審理法第22條第2 項分別定有明文。所謂「法律關係」，係指權利義務關係而言，包括權利義務存在與否及其內容、範圍等在內。又所謂「爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者」，係指因避免重大損害或其他情事，有就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要而言。此必要之情事即為定暫時狀態處分之原因，苟由聲請假處分之人提出相當證據以釋明其存在，即有就爭執之法律關係定暫時狀態之必要。是定暫時狀態假處分之聲請人，除應釋明與相對人間有爭執之法律關係外，尚應提出有何防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要定暫時狀態處分之原因並釋明之。又損害是否重大、危險是否急迫或是否有其他相類之情形，應釋明至何種程度，應就具體個案，透過權衡理論及比例原則確認之，亦即法院須就聲請人因許可假處分所能獲得之利益、其因不許可假處分所可能發生之損害、相對人因假處分之許可所可能蒙受之不利益，及其他利害關係人之利益或法秩序之安定、和平等公益加以比較衡量。
四、經查：
㈠聲請人主張其委託樂聚多公司協助將「富貴金星」遊戲上架，並將其所設計享有著作權之「富貴金星」字樣與圖案之美術設計提供予樂聚多公司，委託斯時為樂聚多公司員工之相對人代為完成商標註冊申請；嗣相對人於109 年1 月8 日就系爭商標向智慧局申請商標註冊，並經智慧局於109 年8 月16日核准註冊並公告之，而相對人於系爭商標註冊公告完成登記後，並未將系爭商標移轉予聲請人，且已自樂聚多公司離職；又相對人形式上雖為系爭商標之商標權人，惟實際上系爭商標之美術設計著作權為聲請人享有，且商標註冊申請係由聲請人支付相關申請規費，相對人負有將註冊完成之商標移轉給聲請人之義務，則為相對人所否認，相對人並委請律師透過樂聚多公司請求聲請人出面協商支付權利金予相對人等情，業據聲請人提出108 年9 月24日聲請人通知美術設計郵件、聲請人與樂聚多公司會議討論之錄音譯文、智慧局商標檢索系統資料、相對人任職於樂聚多公司之勞健保投保資料、樂聚多公司員工及負責人與相對人委任律師之電話錄音譯文及Line對話截圖、聲請人與樂聚多公司間之業務委託合約書、商標權註冊規費與請款單、樂聚多公司向聲請人請款證明及發票、「富貴金星」美術圖及設計字之創作討論郵件與圖檔等件為證（本院卷第25至27頁、第33至53頁、第91頁、第93至106 頁、第151 至211 頁），足見聲請人與相對人間就系爭商標之商標權歸屬確存有爭執，堪認聲請人就兩造間有爭執之法律關係存在已為相當之釋明。
㈡相對人現登記為系爭商標之商標權人，並曾委請律師於109
年10月間向聲請人委任之樂聚多公司表示系爭商標專用權為相對人所有，「富貴金星」在沒有得到相對人授權使用下，目前很多廣告包括臉書、平面媒體、公車等都有出現，相對人的意思不是要請聲請人把遊戲下架，而是要共創雙贏，聲請人應該要付費給相對人，來談授權等語（本院卷第48頁），嗣亦於同年11月26日表示如果公司沒有誠意協商，那我方當事人就會採取該有的保障行為，涉及刑事案件的部分也會依法提出告訴等語（本院卷第115 頁），有樂聚多公司員工與相對人委任律師之電話錄音譯文及Line對話截圖在卷可稽，可知相對人雖不希望將「富貴金星」遊戲下架，惟如與聲請人間協商不成，仍不排除採取該有的「保障手段」；再參諸Google Play 及APP Store 平台均有受理舉報侵害商標權之表單，有該等平台網頁及商標申訴表單附卷可參（本院卷第235 至243 頁），足見相對人確有向上開兩平台提出聲請人上架之「富貴金星」遊戲侵害其商標權為由提出申訴之可能，並將導致「富貴金星」遊戲之應用程式或APP 遭上開平台停權或移除。又「富貴金星」遊戲在上開兩平台分別累積達2,040 、3,307 則評分，亦有上開遊戲於上開兩平台上架之畫面截圖可證（本院卷第55、57頁），一旦因相對人之申訴導致上開遊戲下架，除將對聲請人造成重大之營業損害外，尚對於眾多玩家之權利影響重大，且難以回復。況聲請人僅主張禁止相對人向上開兩平台主張系爭商標之商標權及不得有使「富貴金星」遊戲下架之行為，並未禁止相對人身為商標權人所得主張之其他權利。故本院衡酌聲請人主張其「富貴金星」遊戲遭下架將造成難以回復之重大損害，自較相對人所受不行為之定暫時狀態處分因此所可能產生之不利益為重，足認聲請人已釋明就本件定暫時狀態處分之原因及必要性。
㈢末按聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分，智慧財產案件審理法第22條第3 項定有明文。又法院定擔保金額而為准許定暫時狀態處分之裁定，其擔保係供債務人因該處分所受損害之賠償，其金額應以債務人因定暫時狀態處分可能受到之損害，或因供擔保所受損害額為衡量標準（最高法院106 年台抗字第619 號裁定意旨參照）。準此，本件命供擔保之金額應以相對人不得對上開兩平台主張商標權及不得有使「富貴金星」遊戲下架之行為，對相對人所生之損害為衡量標準。相對人僅泛稱其商標權人之權利將受到影響而有損害（本院卷第143 頁），惟未具體陳明其將受有何損害。本院考量相對人並非完全無法行使商標權人之權利，僅係受有不得向Google Play 及APP Store
平台主張系爭商標之商標權及不得使「富貴金星」遊戲下架之限制，且相對人並非「富貴金星」遊戲之業者，亦不會因此受有無法享有上開遊戲所產生利益之損害。因此，相對人所受者應為無法取得系爭商標用於「富貴金星」遊戲授權金額之損害，惟聲請人與相對人間對於商標權之權利歸屬尚有爭議，更遑論對於授權金額已有共識，是以，相對人所造成具體損害額實無法核算，爰參酌民事訴訟法第77條之12規定，認命聲請人以165 萬元為相對人供擔保，應屬適當。
五、綜上所述，本院認聲請人就爭執之法律關係、定暫時狀態處分之原因及必要性，已提出相當之釋明，就聲請人聲請相對人於兩造間商標權歸屬等事件之本案訴訟判決確定前，不得向Google Play 及APP Store 平台主張系爭商標之商標權，及不得有使「富貴金星」遊戲下架之行為，為有理由，爰酌定相當之擔保金額後准許之，並裁定如主文第1 項所示。
六、依智慧財產案件審理法第1 條、第22條第3 項，民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。
中　　華　　民　　國　　109 　年　　12　　月　　25　　日智慧財產法院第三庭
法　官　林怡伸
以上正本係照原本作成。
如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000 元。
中　　華　　民　　國　　109 　年　　12　　月　　25　　日書記官　鄭楚君
附註：
一、定暫時狀態處分，自送達聲請人之日起30日內未起訴者，法院得依聲請或依職權撤銷之。
二、債權人依本裁定向地方法院提存所辦理提存後，應另行具狀並預繳執行費用，向地方法院民事執行處聲請執行。
三、債權人收受本裁定正本後已逾30日者，不得聲請執行。