智慧財產及商業法院2109年度民聲字第25號
關鍵資訊
- 裁判案由保全證據
- 案件類型智財
- 審判法院智慧財產及商業法院
- 裁判日期109 年 07 月 29 日
1智慧財產法院民事裁定 2109年度民聲字第25號 3聲請人三星鑽石工業股份有限公司(三星工業 4株式社) 5 6法定代理人谷端義哲 7代理人朱百強律師 8陳佳菁律師 9楊瑞吉 10李儀珊 11相對人鉑林科技有限公司 12 13法定代理人鄭用文 14上列當事人間保全證據事件,本院裁定如下: 15主文 16聲請駁回。 17聲請程序費用由聲請人負擔。 18理由 19壹、程序方面: 20按民事事件涉及外國人或外國地者,為涉外民事事件,內國法21院應先確定有國際管轄權,始得受理,次依內國法之規定或概22念,就爭執之法律關係予以定性後,決定應適用之法律(即準23據法),而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權,應24類推適用民事訴訟法之規定(最高法院98年度台上字第2259號25判決意旨參照)。次按,因侵權行為涉訟者,得由行為地之法26院管轄,民事訴訟法第15條第1項定有明文。查本件聲請人係 27外國法人,故本件有關人的部分具有涉外因素,而為涉外事件 1信股1。再者,聲請人主張相對人進口至我國境內銷售之「一體成型 2刀輪」產品(下稱系爭產品),有侵害其所有中華民國第I49956 38號「刀輪保持具」發明專利(下稱系爭專利1)、第I466838 4號「刀輪及使用其之脆性材料基板之劃線方法及分割方法」發 5明專利(下稱系爭專利2)、第I409233號「脆性材料用劃線輪 6、使用該劃線輪之劃線方法及劃線裝置、及劃線工具」發明專 7利(下稱系爭專利3)及第D142361號「脆性材料切刀用替換刃 8」設計專利(下稱系爭專利4)之情事,是依聲請人主張之事實9,本件應定性為侵害專利權事件,經類推民事訴訟法第15條第 101項規定,應認我國法院有管轄權。另依專利法所生之第一、二 11審民事訴訟事件、智慧財產權保全證據及保全程序事件,為本12院管轄案件,智慧財產法院組織法第3條第1款、智慧財產案件13審理法第7條、智慧財產案件審理細則第2條第1項第6款定有 14明文,故本院自得就本件保全證據事件為審理。 15貳、實體方面: 16一、聲請意旨略以: 17聲請人係世界知名之加工設備製造商,為系爭專利1至4之專 18利權人,且前開專利迄今仍屬有效,有中華民國專利系統查詢19結果、專利說明書公告本可稽(聲證1至8)。依相對人之官方20網頁所載,相對人自稱係北京沃爾德金剛石工具股份有限公司21(下稱沃爾德公司)於臺灣之服務窗口,其主力產品包含玻璃22切割輪刀、研磨帶等產品(聲證9),聲請人曾委託京華商信事 23業有限公司向相對人購買系爭產品,相對人寄送之產品外盒封24口處即有「Worldia」、「北京沃爾德金剛石工具股份有限公司 25」之字樣,打開盒裝後,白色塑膠內襯上亦印有「Worldia」、 26「沃爾德」之字樣,此有相對人開立之統一發票、銷貨單及公27證書可證(聲證10至12),足認系爭產品實際上係由訴外人沃 21爾德公司所製造,再透過相對人進口至臺灣,向臺灣消費者銷2售。經聲請人分析自相對人購得之系爭產品後,可合理認定系 3爭產品確已落入系爭專利1至4之申請專利範圍,有比對表可 4參(聲證13)。相對人既為玻璃切割領域之專業廠商,系爭專 5利1至4又均核准並公開,聲請人並曾以存證信函通知相對人 6系爭產品可能涉及侵權(聲證14),故相對人對於系爭專利1 7至4之存在及其進口、販售之系爭產品落入系爭專利1至4專 8利權範圍應無不知之理,而應依專利法第96條、第142條第1 9項、民法第184條第1項、第177條第2項及第179條等規定, 10對聲請人負損害賠償責任,並將所得利益返還聲請人。 11聲請人固勉力於市場上取得少數系爭產品用以釋明,惟難以知12悉所有由相對人販賣系爭產品之個別型號及其銷售數量,為助13釐清相對人所販賣眾多不同型號之一體成型刀輪產品,究否涉14及系爭專利1至4專利權範圍,以定其侵權行為之程度,並使 15聲請人得以事先瞭解事實之現狀以研判紛爭之實際狀況,同時16亦避免相對人於將來訴訟時對其販賣之侵權物品否認來源,誠17有就相對人所持有之一體成型刀輪產品,均以保全之必要,若18不能於本案訴訟程序開始之前階段就相對人所進口、販售之系19爭產品予以保全,相對人極可能設法隱匿相關證據,造成本案20訴訟中調查之困難,使聲請人因侵權產品所受損害將難以回復21,是聲請人就聲明第1項所列證據,確有保全之法律上利益及 22必要性。以聲請人所購得之系爭產品型號DHL-05AR-0000000000 230V(下稱A型號系爭產品)的檢測結果為例,其刀輪之外徑約 242.0mm、刀鋒之角度105°31'、分割數(即突起之數量)400個、 25突起之高度(即槽深度)1.50μm,分別與上述型號中「00-000- 26000-000」之代碼相合,可見該產品因切割不同材質、厚度的玻 27璃而有不同刀輪外徑、刀鋒角度、分割數及突起之高度,並可 31能依上開編碼原則或其他表示規格之方式呈現其型號(聲證112、19),雖其型號不同但具有同樣構造之刀輪保持具及刀輪相 3關參數,仍應落入系爭專利1至4技術特徵範圍,均為本件應 4予保全之產品,其他可能型號臚列如附件3所示(本院卷第438 5頁至第477頁),另有聲請人同一集團之臺灣子公司「三星國 6際機械股份有限公司」員工出具之宣誓書可稽(聲證20、20-1 7)。 8系爭產品相關之進口、銷售、成本及費用單據等文件,與相對 9人確於臺灣進行「販售」、「進口」等侵權行為有關,若能取 10得該等文件,對於釐清其侵權行為所得之利益及對聲請人造成11之損害額等事實及情況,均有重要實益;此等證據均為文件性12質,極易竄改,若不能透過證據保全加以蒐集,於本案訴訟進13行之後階段,恐遭相對人隱匿、滅失、竄改或有礙難使用之風14險,且相對人並非公開發行公司,聲請人難以透過公開資訊查15知其針對系爭產品於臺灣之營收資料,故有就聲明第2項所列 16文件予以保全之必要。 17再者,系爭專利1至4均係關於一體成型刀輪之設計及結構, 18除利用系爭產品做實測分析外,亦得以系爭產品之規格書等相19關文件直接認定其設計及結構,極有助於未來審判程序之侵權20分析,前開文件與系爭產品實物對侵權分析而言,各有不同目21的及功能,對聲請人於本案訴訟中主張及證明侵權,具有重要22性,而相關文件性質之證據,極易竄改,若不能透過證據保全23加以蒐集,恐有遭相對人隱匿滅失或有礙難使用之風險,亦有24就聲明第3項所列文件予以保全之必要。 25並聲明:請准依證據保全程序,至相對人之登記地址(○○○26○○區○○街0○00號)進行下列證據保全:准予就相對人 27位於○○○○○區○○街0○00號如附件2及附件3型號所示 41「一體成型刀輪」、「一體式切割輪刀」產品(下稱系爭產品2)及用於前開「一體成型刀輪」、「一體式切割輪刀」之「刀 3輪」產品予以保全(勘驗過程並以由鈞院攝影之方式保存)。 4准予就相對人針對系爭產品之訂單、報價單、商品進銷存明 5細表、客戶銷貨明細表、出貨單、會計憑證、發票、帳冊、進 6出口報單、收據、成本及費用單據及其他有關進口、銷售、行 7銷系爭產品數量之文件資料及檔案,予以拍照或影印為保全; 8若為電磁記錄,應將該等電磁記錄備份及列印為保全。准予 9就相對人針對系爭產品之規格書(datasheet)、產品資訊詢問文 10件、其他產品相關之文件予以保全(勘驗過程並以由鈞院攝影11之方式保存),其為文件資料及檔案者,予以拍照或影印為保12全;若為電磁記錄,應將該等電磁記錄備份及列印為保全。 13聲請程序費用由相對人負擔。 14二、按保全證據之聲請,在起訴前,向應繫屬之法院為之,在起訴 15後,向已繫屬之法院為之,智慧財產案件審理法第18條第1項 16定有明文。又按證據有滅失或礙難使用之虞,或經他造同意者17,得向法院聲請保全;就確定事、物之現狀有法律上利益並有18必要時,亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證(民事訴訟法第368 19條第1項規定參照)。準此,證據保全之事由,包含證據有 20滅失或礙難使用之虞;經他造同意予以保全證據;就確定 21事、物之現狀有法律上利益且有必要者等三類,各該目的、要22件及保全方式皆不相同。除第二類係基於兩造合意而為證據保23全外,第一類旨在保全有滅失或礙難使用之虞的證據,以保全24訴訟法上之權利,第三類則重在事證開示,以達到紛爭解決、25預防訴訟、爭點整理與簡化及審理集中化之目的。況且,民事26訴訟法第368條於民國89年2月9日修正公布,增訂後段以擴 27大容許聲請保全證據之範圍,其立法目的在於促使主張權利之 51人得蒐集事證資料,以瞭解事實或物體之現狀,將有助於當事2人研判紛爭之實際狀況,進而成立調解或和解,以消弭訴訟, 3達到預防訴訟之目的;此外亦得藉此賦予當事人充分蒐集及整 4理事證資料之機會,而有助於法院於審理本案訴訟時發現真實 5及妥適進行訴訟,以達審理集中化之目的。末按民事訴訟法第3670條、第284條規定,保全證據之聲請,應表明應保全之證據 7、依該證據應證之事實,及應保全證據之理由,且聲請人應提 8出證據以為釋明,使法院信其主張為真實,以審酌應否准許保 9全證據之聲請。 10三、經查: 11聲請人主張其為系爭專利1至4之專利權人,相對人所進口、 12販售之系爭產品涉及侵害系爭專利1至4專利權範圍,固據提 13出系爭專利1至4之公告本(本院卷第37頁至第84頁、第91 14頁至第137頁、第147頁至第205頁)、相對人公司網頁資料( 15本院卷第213頁)、相對人開立之統一發票、銷貨單及報價單 16等影本(本院卷第215頁至第217頁、第430頁)、107年度北 17院民公麟字第222413號公證書影本(本院卷第219頁至第275 18頁)、侵權比對表(本院卷第277頁至第291頁)、臺北逸仙郵19局第001890號存證信函影本(本院卷第293頁至第373頁)、 20宣誓書影本及其中譯文(本院卷第432頁至第434頁)等以為釋21明,堪認聲請人已就聲請保全之他造當事人及聲請保全之理由22為釋明。 23惟證據是否有滅失或礙難使用之虞,需依客觀情形衡量,聲請24人須依民事訴訟法第284條提出可使法院信其主張為真實之證 25據予以釋明,尚不得僅憑聲請人一方主觀抽象之臆測,即准許26為證據保全。再就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時27,固亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證,惟法文即明訂此種事 61證開示型之證據保全仍須進行「必要性」之判斷,以符合「比2例原則」之合憲性要求,並非聲請人就確定事、物之現狀有法 3律上利益,即應一律允准,聲請人就確定事、物之現狀有法律 4上利益並有必要之理由,同樣亦應釋明之,而智慧財產案件之 5證據保全與一般民事案件之證據保全相較,對於相對人之隱私 6或業務秘密影響較大,且如聲請人請求法院發動單方聽證之突 7襲性證據保全時,由於有法院突襲取證之外觀,對外界或上、 8下游廠商當有某種程度的影響,是考量智慧財產案件之特殊性 9,一方面須保障聲請人證據保全之訴訟上證明權,但亦應兼顧 10相對人隱私或業務秘密、公平競爭秩序之維護,以避免聲請人11濫用證據保全制度作為市場競爭不正手段;職是,在進行前述12證據保全「必要性」判斷時,法院應適度斟酌智慧財產權遭受13侵害之可能性,並審慎衡量兩造相互衝突之利益,包含聲請人14因准許保全證據裁定所可能獲得之利益、除證據保全外有無其15他證據調查方法可資利用、倘駁回其保全證據之聲請,是否將16使聲請人之實體利益喪失殆盡,暨相對人是否因准許保全證據17裁定,致其隱私或業務秘密遭公開或受有其他過度之不利益。18經查: 19就保全系爭產品實物(即聲明第1項部分): 20聲請人主張其購得A型號系爭產品係相對人所販售,業據提 21出相對人開立之統一發票及銷售單(均影本)在卷可稽(本院22卷第215頁至第217頁),並有A型號系爭產品實物之塑膠 23外盒、各角度拍攝照片可參(本院卷第232頁至第268頁、第 24439頁),及上開統一發票、銷貨單及照片等之公證書附卷可 25參(本院卷第219頁至第275頁),依聲請人所陳,系爭產品 26可從市場上取得,且其已購得A型號系爭產品實物,並進行 27侵權比對分析,其就A型號系爭產品已無保全證據以確認其 71現狀之法律上利益及必要。聲請人另稱其購得A型號系爭產 2品之刀輪之外徑約2.0mm、刀鋒之角度105°31'、分割數(即 3突起之數量)400個、突起之高度(即槽深度)1.50μm,分 4別與A型號系爭產品中「00-000-000-000」之代碼相合,可見 5A型號系爭產品因切割不同材質、厚度的玻璃而有不同刀輪外 6徑、刀鋒角度、分割數及突起之高度,並可能依上開編碼原則 7或其他表示規格之方式呈現其型號,故應保全A型號以外如 8附件3所示型號之系爭產品云云。然查,聲請人僅釋明A型 9號系爭產品有侵權之虞,至於其所列附件3共計311個其他型 10號之系爭產品,是否有侵害系爭專利1至4之虞,均未據原告 11釋明;且聲請人將A型號系爭產品之型號截取其中一部分代 12碼「00000000000」內容,並自行將該部分切割成「00-000-000- 13000」4個部分,又稱各該分段之代碼分別代表A型號系爭產 14品刀輪之外徑、刀鋒之角度、分割數(即突起之數量)、突起15之高度(即槽深度),惟A型號系爭產品其型號「DHL-05AR- 1600000000000V」之編碼內涵為何,係相對人之內部管理作為,17聲請人自行截取、分段並加臆測,已失所據,另對於A型號 18其他之「DHL」、「05AR」、「V」代碼部分擱置不論,即稱 19前開附件3所示其他型號之系爭產品亦有前開所述相關序號, 20有侵害系爭專利1至4專利權之虞云云,實未就附件3所示其 21他型號系爭產品之保全必要性盡其釋明之責;況聲請人既稱系22爭產品得透過事業體交易取得(本院卷第422頁),則附件3 23所示其他型號之系爭產品聲請人仍得透過前開購買A型號系 24爭產品之模式而取得,並進行侵權之比對分析,故難認有保全25證據之必要。 26系爭產品相關進口、銷售資料等(即聲明第2項部分): 27聲請人提出購得A型號系爭產品之統一發票影本,其上記載 81A型號系爭產品單價為新臺幣(下同)8,000元(本院卷第215 2頁),足以認定A型號系爭產品之市售價格。且依聲請人陳 3述A型號系爭產品係相對人自訴外人沃爾德公司進口後在臺 4灣販售,有相對人公司官網簡介(本院卷第213頁),並有A 5型號系爭產品外盒封口處「Worldia」、「北京沃爾德金剛石 6工具股份有限公司」之字樣,打開盒裝後,白色塑膠內襯上亦 7印有「Worldia」、「沃爾德」之字樣,有公證書在卷可參( 8本院卷第235頁、第238頁、第241頁、第244頁、第247頁 9、第250頁、第253頁、第256頁、第258頁),是相關系爭 10產品既係相對人自沃爾德公司進口,即得經由調閱相關進口報11單資料而查悉系爭產品之全部進口數量;又依智慧財產案件審12理法第10條第1項規定,文書或勘驗物之持有人無正當理由 13不從法院之命提出文書或勘驗物者,法院得以裁定處3萬元以 14下罰鍰,於必要時並得以裁定命為強制處分,是聲請人亦非必15經由證據保全程序取得前開文書證據,而可於本案訴訟中以聲16請調查證據之方式為之,是聲請人尚非無其他可期待之方法取17得與系爭產品相關進口、銷售等證據資料。聲請人固稱上開文18書證據於本案訴訟中恐遭相對人隱匿、滅失、竄改或有礙難使19用之風險云云,惟聲請人於本件保全證據聲請前,即委請理律20法律事務所以存證信函通知相對人稱其所販賣之A型號系爭 21產品涉及侵害系爭專利1至4之專利權,請求排除及防止侵害 22,有108年9月27日存證信函影本在卷可稽(本院卷第293 23頁至第373頁),相對人據此函即已知聲請人主張侵權之情事 24,迄今已逾6個月,聲請人未釋明何以於發送前開存證信函經 25過6個月後,有未即為保全,將有不及調查之危險,而該等證 26據聲請人本可於調查證據程序中聲請調查相關進口報單等資料27即可,已如前述,是並無保全證據之必要。 91系爭產品之規格書等(即聲明第3項部分): 2聲請人已取得A型號系爭產品之實物,並與系爭專利1至4 3進行侵權比對分析,且附件3所示其他型號系爭產品亦得透過 4交易取得,已見前述,則系爭產品相關之規格書、產品資訊詢 5問文件等技術文件部分,因已有實物得以比對,自無保全必要 6性可言,此部分聲請,亦應駁回。 7四、綜上所述,聲請人就本件聲請保全之證據,有何滅失或礙難使 8用之虞,或有何確定事、物現狀之法律上利益並有必要,難認 9已盡釋明之責,揆諸上開說明,本件聲請核與民事訴訟法第36810條第1項規定不合,不應准許。 11五、依智慧財產案件審理法第1條,民事訴訟法第95條、第78條 12,裁定如主文。 13中華民國109年7月29日 14智慧財產法院第三庭 15法官杜惠錦 16以上正本係照原本作成。 17如不服本裁定,應於送達後10日內向本院提出抗告狀,並繳納抗告 18費新臺幣1,000元。 19中華民國109年7月30日 20書記官林佳蘋 10