110年度民專訴字第44號｜智財：侵害專利權有關財產權爭議等｜裁判日期：111 年 02 月 11 日

智慧財產及商業法院民事判決 110年度民專訴字第44號原告陳君帆訴訟代理人黃世瑋律師被告寶昌金屬工業有限公司兼法定代理人黃清風共同訴訟代理人楊理安律師趙嘉文上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國111年1月17日言詞辯論終結，判決如下：主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由壹、程序方面按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但被告同意者、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限；不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加；原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。民事訴訟法第255條第1項第1款、第3款、第256條、第262條第1項分別定有明文。查原告起訴聲明原為：「一、被告寶昌金屬工業股份有限公司、被告黃清風不得自行或使第三人為製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口侵害中華民國設計專利證書第D195617號『油底殼塞件拆卸工具之部分』專利權（下稱系爭專利）之物品之行為。二、被告寶昌金屬工業股份公司應將其販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口侵害系爭專利權之物品全數銷毀。三、被告寶昌金屬工業股份公司、被告黃清風應連帶給付原告新臺幣（下同）100萬元，暨自本起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。四、就上開訴之聲明第三項，原告願供擔保，請准宣告為假執行。」（本院卷第13頁），嗣於民國110年6月15日以民事陳明更正狀（本院卷第145 頁）更正被告寶昌金屬工業股份公司為被告寶昌金屬工業有限公司（下稱寶昌公司）、110年10月26日民事準備三狀（本院卷第407頁）撤回訴之聲明第1項對被告黃清風的請求，並變更訴之聲明為：「一、被告寶昌公司不得自行或使第三人為製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口如起訴狀原證5照片所示之侵害系爭專利權之物品（下稱系爭產品）之行為。二、被告寶昌公司應將其販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口之系爭產品全數銷毀。三、被告寶昌公司、被告黃清風應連帶給付原告100萬元，暨自本起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息。四、就上開訴之聲明第三項，原告願供擔保，請准宣告為假執行。」，上開更正被告寶昌公司之公司組織型態部分，核屬不變更訴訟標的，而補充或更正事實上陳述；訴之聲明第1項、第2項增列「如起訴狀原證5照片所示」部分，係為使聲明內容更加明確而減縮應受判決事項之聲明，且經被告等同意在卷（本院卷第507頁），於法並無不符，應予准許。另原告撤回訴之聲明第1項對被告黃清風的請求部分，亦經被告等同意（本院卷第507頁），自不在本件審理範圍。貳、實體部分一、原告起訴主張：㈠原告為富爾泰企業有限公司（下稱富爾泰公司）之代表人，並於85年間創立富爾泰公司，主要從事汽車修護手工具開發、製造及銷售。原告為系爭專利權人，專利權期間自108年1月21日起至122年7月11日止。邇來原告自市場上得知品牌商於商品銷售網頁刊出之工具組產品，內含有侵害系爭專利權之產品。經原告自行向該國外品牌商購買銷售網頁刊載之工具組，並發現工具組包含系爭產品。經原告向業界人士瞭解，始知該工具組乃由第三人聯鎖企業股份有限公司（下稱聯鎖公司）、晉佑有限公司（下稱晉佑公司）出貨至國外品牌商。而聯鎖公司、晉佑公司僅為貿易商，其等係向被告寶昌公司採購產品後外銷。原告將系爭產品與系爭專利進行比對，發現系爭產品落入系爭專利之申請專利範圍，遂於110年3月2日以存證信函通知被告等立即停止侵害系爭專利權之行為，並於函達7日內與原告聯繫、協商後續處理事宜。惟被告等並未依原告前開存證信函意旨辦理，原告爰依專利法142條準用同法第96條第1項、第2項、第3項、民法第184條第1項前段、第2項、公司法第23條第2項等規定提起本件訴訟。㈡系爭專利並非「純功能性之物品造型」：系爭專利之拆卸工具與特定油底殼塞件二者的結構並非為必然匹配（must-fit）。蓋所謂「必然匹配」者，必須為實質上僅能特定一對一之匹配結構，如「螺釘與螺帽之螺牙」、「鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒槽」。然該特定油底殼塞件之中間部分具有一「一字嵌槽」，故拆卸工具之驅動端可僅設有可嵌入該一字嵌槽之嵌接凸部，或拆卸工具之驅動端可僅設有弧形卡凸而「不具有可嵌入該一字嵌槽之嵌接凸部」，該嵌接凸部更可為單一直線延伸之直肋、多個間隔且直線分佈之凸塊，其中直肋、多個凸塊之邊緣形狀更可為矩形、弧形或其他形態，又多個凸塊可為矩形柱、圓柱、或其他形狀柱體。即使拆卸工具之驅動端選擇性地另設有第二凸部，該第二凸部之結構型態也非必然需為弧形延伸之弧形凸部，該第二凸部也更可為多個間隔分佈之凸塊，凸塊之邊緣形狀可為矩形、弧形或其他形態，又凸塊可為矩形柱、圓柱、或其他形狀柱體，且凸塊之長短、周向延伸尺寸等皆可有所不同。㈢系爭專利具新穎性、創作性： ⒈乙證3、乙證3-1為不適格之證據，應無證據能力： ⑴乙證3、乙證3-1未有時間戳記，其左上角之日期「2021/ 7/2」為文件列印日期，晚於系爭專利之申請日，故乙證3、乙證3-1應無證據能力。 ⑵乙證3、乙證3-1所示拆卸工具所適用之賓士汽車引擎型號之上市日期，無法推論乙證3、乙證3-1所示拆卸工具之公開日期。 ⒉乙證3、乙證3-1所示拆卸工具係系爭專利申請日後始上市之產品： ⑴甲證14、甲證15電子郵件暨其附件分別為原告所經營之富爾泰公司於西元2018年12月19日及2020年2月17日提供型號FT-17504B之拆卸工具照片予客戶之電子郵件，其中型號FT-17504B之拆卸工具即為乙證3、乙證3-1之型號ET-1640G之拆卸工具。 ⑵甲證16為富爾泰公司之包裝明細表，填表日期為0000000 0、客戶品牌為迦祺 ENDEAVOUR（即為乙證3、乙證3-1 網站所示之公司名稱）、客戶編號為ET1640G（即為乙證3、乙證3-1網站所示之產品型號），出貨規格樣（正反面）所示即與證乙證3、乙證3-1所示之型號ET-1640G之拆卸工具完全相同。 ⑶甲證17為迦祺貿易股份有限公司（下稱迦祺公司）之採購單，採購日期為2019/01/15，客戶產品編號為ET1640G，採購富爾泰公司之工廠編號為FT-17504B，由台灣船運至澳洲。 ⑷由上可知，乙證3、乙證3-1所示之拆卸工具即為富爾泰公司所設計及販售之與系爭專利相同之物品，且其販售日期均在系爭專利申請日之後，故乙證3、乙證3-1無法作為證明系爭專利不具創作性之證據。 ⒊乙證4無法證明系爭專利不具新穎性：乙證4之套接端為大徑之六角柱，拆卸工具之驅動端為小徑之六角柱，該大徑之六角柱與該小徑之六角柱同軸配置。而系爭專利僅套接端形成單一個六角柱，驅動端則於鄰近周緣處之一端面上設有弧形凸部，該弧形凸部相對於該六角柱偏心配置。因此，以整體觀之，系爭專利拆卸工具之整體外觀明顯不同於乙證4拆卸工具之整體外觀，系爭專利相較於乙證4，明顯產生特異之視覺效果，具有新穎性。 ⒋乙證1及乙證4之組合，或乙證1、乙證4及乙證5之組合無法證明系爭專利不具創作性： ⑴乙證1所揭露者為引擎殼體之鎖固螺件，並非拆卸工具，與系爭專利之設計物品不同、物品用途也不同。 ⑵至於乙證4所揭露者為二端同軸配置大徑六角柱及小徑六角柱之拆卸工具，除了與系爭專利完全不同之外，該拆卸工具完全未具有可與乙證1之鎖固螺件之一字嵌槽互相配合之嵌接結構，二者為先天不相容之結構，所屬技藝領域具有通常知識之人毫無動機、也不可能相互結合，即使結合也不能得到系爭專利之弧形凸部相對於六角柱偏心配置之拆卸工具的外觀型態。故乙證1及乙證4之組合不足以證明系爭專利不具創作性。 ⑶乙證5之扳手一端形成有自中心孔二側徑向延伸之肋部，另一端形成有多個弧凸片，而乙證5之肋部及多個弧凸片與乙證4之六角柱之作用以及與待嵌接物件之間的配合關係，完全不同，乙證5之肋部及多個弧凸片皆不能與乙證4之六角柱相互置換，即使相互置換亦不能與乙證1之鎖固螺件之一字嵌槽互相配合，故所屬技藝領域具有通常知識之人毫無動機、也不可能相互結合乙證1 、乙證4、乙證5，即使結合也不能得到系爭專利之弧形凸部相對於六角柱偏心配置之外觀型態。故乙證1、乙證4及乙證5之組合無法證明系爭專利不具創作性。 ⒌乙證1、乙證4、乙證5及乙證9之組合無法證明系爭專利不具創作性： ⑴乙證9之國際工業設計分類（Loc.）為「8-04」，即「螺絲起子」，與乙證4、乙證5之國際工業設計分類「8-05」，即「其他工具和器具」不同，故系爭專利所屬技藝領域具有通常知識之人並無足夠動機將乙證4、乙證5、乙證9加以組合。此外，系爭專利之國際工業設計分類為「15-01」，即「引擎」類，也與乙證1、乙證4、乙證5、乙證9不同，系爭專利所屬技藝領域具有通常知識之人進行系爭專利之創作時，並無足夠之動機檢索不相同工業設計領域之乙證1、乙證4、乙證5、乙證9進而加以組合。 ⑵乙證9與系爭專利之國際工業分類不同，兩者並非相同之物品。乙證9不主張（以虛線表示）之起子桿體及握把部分，可用於表示設計所應用之物品、所欲排除主張之部分或解釋其環境，即乙證9之「螺絲起子」之驅動端必須視為與起子桿體及握把等其他設計單元構成一整體而難以切割，可見乙證9與系爭專利之外觀設計明顯有別。 ⑶乙證1為一種車輛引擎殼體之鎖固螺件，不具備任何系爭專利之設計特徵，且乙證1作為鎖固螺件，則其螺紋、軸桿、螺桿頭、拴鎖件、弧形狀的運動槽、供螺絲驅轉的凹槽等構成一整體無法分割之設計；乙證4則為同軸配置之大徑6角柱及小徑6角柱之拆卸工具，其「同軸配置」、「大徑6角柱」、「小徑6角柱」等設計構成一整體；而乙證5則為一端形成有自中心孔二側徑向延伸之肋部，另一端形成有多個弧凸片之板手，其「一端有自中心孔二側徑向延伸之肋部」、「另一端形成有多個弧凸片」等設計構成一整體；另乙證9則係為螺絲起子驅動端之設計，其「起子頭設有一弧形凸起以及二個圓柱」、「起子頭為起子本體直接延伸」等設計構成一整體。就被告等主張與系爭專利構成近似之乙證1、乙證4、乙證5、乙證9等先前技藝設計單元與其他設計單元構成一整體而難以切割，故應審究乙證1、乙證4、乙證5、乙證9等先前技藝，是否得以刪減其他與系爭專利不具關連性之設計特徵，或者需經過其他的修飾或設計手法，且上開先前技藝有教示得刪減其他設計單元，或其他的修飾或設計手法運用在系爭專利之創作，否則難認系爭專利之設計屬於「輕易思及」而不具創作性。被告等僅就各先前技藝中與系爭專利設計特徵中可能構成近似之設計單元進行機械式比對，而主張系爭專利不具創作性云云，並無可採。㈣系爭專利並無揭露不符明確性而無法實施之情況：系爭專利之圖示在弧形卡凸的部分，業已使用虛線、一點鏈線、虛線等方式標繪出系爭專利主張設計之部分與不主張設計之部分，且被告等亦認系爭專利之圖式明顯地揭露出拆卸工具之套接端成多角柱、相對端具弧形卡凸等特徵，是以，系爭專利之圖式已明確揭露專利範圍，並無不符明確性而無法實施之情況。㈤系爭產品落入系爭專利之申請專利範圍： ⒈系爭產品外觀與系爭專利之共同特徵包括： ⑴二者均具有供驅動工具套接之套接端與驅動物品之驅動端。且驅動端與套接端之一側相連接。 ⑵二者之套接端均為六角柱形。 ⑶套接端之套孔為四角形套孔。 ⑷驅動端設有弧形卡凸，該弧形卡凸設於該驅動端遠離該套接端之一側。 ⒉被告等抗辯系爭專利與系爭產品存在相異特徵云云： ⑴就相異特徵A、B而言： ①被告等辯稱：系爭專利為小於四分之一圓的弧形卡凸，系爭產品則為大於四分之一圓的卡凸云云。依系爭專利圖示可知以實線方式呈現之弧形卡凸，乃與以虛線呈現之另段弧形卡凸相連，而該以虛線方式呈現之另段弧形卡凸雖屬「不主張設計之部分」，然該段虛線方式呈現之弧形卡凸仍可用以解釋主張設計部分之環境，故就系爭專利而言，可知系爭專利主張設計部分之「弧形卡凸」係存在與另段弧形卡凸相連接之環境。而就系爭產品而言，系爭產品之「弧形卡凸」亦確實存在與另段弧形卡凸相連接之環境下。故系爭產品確實存在與系爭專利相同特徵之「弧形卡凸」，自不待言。 ②被告等另辯稱：系爭專利之弧形卡凸位於驅動端的表面及突垣上，系爭產品之弧形卡凸僅位於驅動端的突垣上云云。系爭專利驅動端之表面或者突垣均係以虛線方式呈現，屬於系爭專利不主張設計之部分，本即非比對之對象。況系爭產品之弧形卡凸縱位於驅動端的突垣上，與系爭專利之間也屬極其細微的差異，不足以影響普通消費者對於系爭產品與系爭專利間整體視覺印象之差異。 ⑵就相異特徵C、D而言：系爭專利套接端四角形的四個角端對應於套接端外緣的平面（即圓形平面），另系爭產品套接端四角形的四個角端也同樣對應於套接端外緣的平面（即圓形平面），二者並無不同；另系爭專利套接端六角柱與系爭產品六角柱的端角雖略有不同，然其僅為輕微的轉折角度差異，如以普通消費者選購商品之消費型態，以肉眼直接觀察、比對，實難以發現二者差異，仍應認二者構成近似。 ⑶就相異特徵E而言：被告等辯稱：系爭專利驅動端與套接端之身部厚度略等於弧形卡凸之高度，與系爭產品驅動端與套接端之身部厚度大於弧形卡凸之高度云云。被告等所指之驅動端與套接端之身部厚度實為系爭專利以「虛線」呈現之部分，並非系爭專利之權利範圍。㈥被告寶昌公司迄今仍持續銷售系爭產品，原告當得依專利法第96條第1項前段，訴請命被告寶昌公司在系爭專利權存續期間內，不得未經原告同意而自行或使第三人為製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口系爭產品。並且命被告寶昌公司應將系爭產品予以銷毀。㈦被告寶昌公司製造、販賣系爭產品，被告黃清風則為被告寶昌公司之負責人。原告乃請求被告寶昌公司、被告黃清風對原告連帶負損害賠償責任： ⒈被告寶昌公司不思自行開發、設計，而以製造、販賣系爭產品之方式侵害系爭專利，被告寶昌公司又與原告處於同業之經濟上地位，且被告寶昌公司侵害系爭專利權之行為亦違反專利法第1條保護他人之法律。故原告自得依專利法第142條準用同法96條第2項之規定、民法第184條第1項、第2項規定，請求被告寶昌公司對原告負損害賠償責任。 ⒉被告黃清風為被告寶昌公司之法定代理人卻未盡善良管理人之義務，容任被告寶昌公司繼續侵害系爭專利權。從而，原告自得依公司法第23條第2項之規定請求被告寶昌公司、黃清風連帶對原告負損害賠償責任。 ⒊原告依專利法第97條第1項第2款，作為本件損害額之計算方式，請求被告等連帶給付原告100萬元。另被告寶昌公司與原告同屬為客戶代工製造、銷售五金用品、手工具產品之廠商，衡諸常情，被告等對系爭專利之存在實清楚而明確知悉，被告等卻不思自行研發，未經原告同意以製造、販賣系爭產品方式侵害系爭專利，足見被告等應係以故意方式侵害系爭專利，原告當得依專利法第97條第2項規定，請求酌定損害額以上，3倍損害額以下之損害賠償。㈧並聲明： ⒈被告寶昌公司不得自行或使第三人為製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口系爭產品之行為。 ⒉被告寶昌公司應將其販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口之系爭產品全數銷毀。 ⒊被告寶昌公司、被告黃清風應連帶給付原告100萬元，暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息。 ⒋就上開訴之聲明第三項，原告願供擔保，請准宣告為假執行。二、被告等抗辯則以：㈠系爭專利為「純功能性之物品造形」： ⒈由乙證1圖1、圖2及說明書0019段記載得知，鎖固螺件具有螺紋thread 12的軸桿screw shaft 10，與軸桿screw shaft 10連接的螺桿頭screw head 16，與螺桿頭screw head16連接的第一閂鎖元件first latch element 34，且第一閂鎖元件first latch element 34與螺桿頭screw head16之間設有弧形狀的運動槽movement slot 20，此外，螺桿頭screw head 16上側具有用於螺絲驅轉的凹槽groove 32。乙證1為將油底殼鎖固於車體的鎖固螺件，於拆裝時需透過相適配的工具將其驅轉；其中，乙證1之弧形狀的運動槽movement slot 20及凹槽groove 32可配合相對應之工具操作使用，而系爭專利之驅動端的外形即為配合運動槽movement slot 20及凹槽groove 32的形狀，而作為拆卸該油底殼塞件的工具；換言之，系爭專利之弧形卡凸設計特徵相對應於乙證1之運動槽movement slot 20技術特徵，而系爭專利的兩突起設計特徵（虛線表示）相對應於乙證1之凹槽groove 32技術特徵，顯見系爭專利之外觀特徵純粹係因應乙證1塞件之結構及拆卸功能，而為純功能性之物品造形。 ⒉乙證2網頁進一步揭露於ebay.com上所販賣的引擎放油塞「 10x Engine Oil Drain Plug | ORIGINAL Mercedes-Benz| A0000000000 | NEW」，其係應用於賓士引擎的油底殼塞件。而乙證2所揭露的塞件一端為螺紋，另一端中央具有凹槽，凹槽的周緣具有弧形槽，由此可見，乙證2與乙證1所揭露之內容，為外觀相同且用途相同之物品，故乙證2應為乙證1實際對應並於市場上販售之相同設計產品，乙證2的弧形凹槽能夠對應於系爭專利之弧形卡凸，乙證2的一字型凹槽則能夠對應於系爭專利的兩突起（虛線表示），乙證2為系爭專利拆卸工具所對應而能夠被其拆卸之油底殼塞件。此外，乙證2第2頁標示This partis compatible with 47 vehicle(s)，進一步揭露乙證2網頁所揭露之塞件確實是被使用於賓士(Mercedes-Benz)的47種車型（Model），包括有2019年的A200、C63 AMG、C63 AMG S 、CLS52 AMG、CLS450、E43 AMG、S450，2018年的A200，第5頁進一步揭露2018年C63 AMG、C63 AMG S、S450，2017年的C63 AMG、C63 AMG S、S400L、S550、S550e，2016 年的C63 AMG、C63 AMG S，第6頁揭露2016年的S400L、S550、S550e，2015年的C63 AMG S、S550、S550e、S550等等，此除足以證明乙證2的塞件及對應拆卸工具(即系爭專利之設計)早於系爭專利之申請日前即已有公開使用的事實外，亦足以證明系爭專利拆卸工具與乙證2塞件二者之間互為專門匹配使用之功能性關係。 ⒊乙證3網頁亦揭露endeavourtools.com.au網站上所販賣「E T1604G-plastic-sump-plug-tool」的塑膠油塞工具，該工具能夠適用於賓士(Mercedes-Benz)引擎塞件之拆卸，且主要用於賓士下列年份、型號引擎之油底殼塞件：M176、M000(00-00)，M000(00-00)，M278、M000(00-00)，OM642(13-)，OM000(00-00)，OM000(00-00)。而乙證3之ET1604G工具揭露有驅動端及多角狀的套接端，驅動端具有小於二分之一圓的弧形卡凸以及兩個突起，乙證3所揭露的設計特徵、物品形狀完全與系爭專利之拆卸工具如出一轍，可知乙證3之ET1604G工具與系爭專利拆卸工具應為外觀及應用領域均相同之物品。如參考乙證3網頁中之可下載文件（PRODUCT DATA SHEET）中的分頁資料(乙證3-1)，其明確揭露ET1604G for Mercedes，包括對應年份引擎型號M176/M177/M000(0000-0000)，M000(0000-0000)，M278/M000(0000-0000)，OM000(0000-)，OM000(0000-0000)，OM000(0000-0000)等，可見諸多的賓士引擎年份均早於系爭專利之申請日2018年，且當時採用的引擎油底殼塞件，即以外型如同系爭專利之ET1604G工具進行拆卸塞件，除了足以證明乙證3的工具早於系爭專利之申請日前已有公開使用的事實之外，更證明系爭專利拆卸工具與乙證3-1 所示油底殼塞件二者之間互為專門匹配使用之關係。 ⒋更明確者，於乙證3-1最下方的圖中，也同時揭露了ET1604 G的拆卸工具之套接端（同系爭專利套接端）可適配於17mm、3/8”的四角扳手所使用，並用於對賓士原廠料號00299 02017的塞件進行拆卸。是以，乙證3之ET1604G工具的弧形卡凸係能夠適配賓士原廠料號0029902017塞件的弧形槽，而ET1604G工具的兩個突起則適配於賓士原廠料號0029902017塞件的凹槽，據以透過17mm、3/8”的四角扳手驅轉 ET1604G工具的套接端，而使ET1604G工具能夠達到拆卸賓士原廠料號0029902017塞件之目的。 ⒌由上可知，在系爭專利申請前，乙證1及乙證2已分別揭露與系爭專利有匹配使用關係之鎖固螺件及塞件，而乙證3 亦足以揭露在實務使用上有對應的賓士引擎油底殼塞件0029902017之ET1604G拆卸工具，且乙證3所揭露之ET1604G 工具之物品形狀亦因應於賓士的塞件之結構而匹配使用。除此之外，由系爭專利設計說明書【物品用途】記載說明：「油底殼係引擎結構中曲軸箱之一部分，為儲油槽之外殼以防止雜質進入，於油底殼上通常皆會設置有塞件，而本設計即係專門用來拆卸此類型塞件的拆卸工具。」亦可知，系爭專利說明書亦自承系爭專利作為拆卸工具與特定塞件間之匹配關係，猶如螺釘與螺帽之螺牙配合關係，或是鎖孔與鑰匙之刻槽及齒槽配合關係，明顯屬於「純功能性之物品造形」。 ⒍由上可知，系爭專利之整體造形僅是純粹因應物品本身功能而生，明顯屬於「純功能性之物品造形」而為法定不予設計專利之項目，自有應撤銷之事由存在。㈡系爭專利不具新穎性： ⒈乙證3及乙證3-1足以證明系爭專利不具新穎性： ⑴乙證3網頁揭露endeavourtools.com.au網站上所販賣「E T1604G-plastic-sump-plug-tool」的塑膠油塞工具，該工具能夠適用於賓士引擎塞件之拆卸；而乙證3-1則為乙證3網頁中之可下載文件（PRODUCT DATA SHEET）中的分頁資料，二者屬於「相關聯證據」，故乙證3及乙證3-1為同一引證文件之先前技藝，於新穎性之比對上，符合「單獨比對」之原則。 ⑵乙證3揭露型號為ET1604G之拆卸工具，由於該拆卸工具與賓士原廠料號0029902017的塞件二者具有搭配關係。該工具所拆卸之油底殼塞件乃搭配賓士下列年份、型號之引擎：M176、M000(00-00)，M000(00-00)，M278、M000(00-00)，OM642(13-)，OM000(00-00)，OM000(00-00)；另乙證3-1也明確記載所述的工具所對應的賓士之年份引擎型號包括有176/M177/M000(0000-0000)，M000(0000-0000)，M278/M000(0000-0000)，OM000(0000-)，OM000(0000-0000)，OM000(0000-0000)。由此可知，該拆卸工具最早於2013年即已搭配賓士之型號為OM642的引擎進行油底殼塞件拆卸，足見乙證3及乙證3-1所揭露的拆卸工具最早於2013年即已有公開使用之事實，明顯早於系爭專利之申請日。 ⑶乙證3明確揭露ET1604G之拆卸工具，其一端為套接端，另一端為驅動端，且套接端為六角狀，而驅動端包括有小於二分之一圓的弧形卡凸，顯見乙證3與系爭專利所主張之部分設計之外形（套接端及驅動端）完全相同，且系爭專利所應用之物品亦與乙證3完全相同，應可認定兩者為相同之設計，足以證明系爭專利不具新穎性。⑷由於系爭專利套接端的外形及其四角形套孔造形，僅是作為供習知四角扳手套接之使用功能，且在乙證3-1最下方的圖中，亦明確地揭露了ET1604G型號拆卸工具之套接端可適配於17mm、3/8”的四角扳手所使用之事實，故乙證3及乙證3-1所揭露的ET1604G拆卸工具之「套接端」具有四角形套孔結構(對應系爭專利之「套接端」)係屬物品上之純功能性特徵，故於比對新穎性時，系爭專利相應的「套接端」自可排除於比對範圍之外。 ⑸果爾，乙證3及乙證3-1至少已清楚揭露系爭專利主要之部分設計特徵（弧形卡凸之部分），致使系爭專利主要之部分設計特徵，與乙證3及乙證3-1揭露的外觀並無形式上及實質上的差異，而且乙證3及乙證3-1所應用之物品亦與系爭專利相同；故系爭專利之部分設計所產生之視覺印象，將會使普通消費者將其誤認為先前技藝，因此，系爭專利相對於乙證3及乙證3-1而言，實為相同之設計而不具新穎性，縱使未達到形式上及實質上均無差異程度，亦屬近似設計而不具新穎性。 ⒉乙證4可證明系爭專利不具新穎性： ⑴乙證4揭露一種扳手，其公告日為2018年6月14日早於系爭專利之申請日。乙證4之扳手揭露了系爭專利之拆卸工具套接端的所有外觀特徵，即乙證4套接端亦為六角柱狀，且具有四角套孔，兩者外形完全相同，且無實質上的差異，故乙證4足以證明系爭專利之物品設計不具新穎性。 ⑵乙證4 雖未揭露驅動端部分設計特徵，但因驅動端屬於純功能性特徵，不在比對範圍內，而乙證4已清楚揭露系爭專利其他之部分設計特徵（套接端），致使系爭專利之部分設計特徵與乙證4先前技藝揭露的外觀，並無形式上及實質上的差異，而且乙證4所應用之物品亦與系爭專利相同；故系爭專利之部分設計所產生之視覺印象，將會使普通消費者將其誤認為先前技藝，因此，系爭專利相對於乙證4而言，實為相同之設計而不具新穎性。㈢系爭專利不具創作性： ⒈乙證3及乙證3-1組合，可證明系爭專利不具創作性： ⑴乙證3明確地揭露ET1604G之拆卸工具，其一端為套接端，另一端為驅動端，且套接端為六角狀（同系爭專利套接端），而驅動端包括有小於二分之一圓的弧形卡凸（同系爭專利弧形卡凸），顯而易見地，乙證3與系爭專利所主張之部分設計的外形（套接端及驅動端）完全相同，且在乙證3-1當中，亦明確地揭露了ET1604G型號拆卸工具之套接端可適配於17mm、3/8”的四角扳手所使用等語。 ⑵乙證3及乙證3-1已明確揭露系爭專利部分設計之六角狀的套接端與具有弧形卡凸的驅動端之外觀特徵，縱使二者有細微上的差別，而無法證明系爭專利無新穎性(僅假設)，惟此差別無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，仍為所屬技藝中具有通常知識者參酌乙證3及乙證3-1可易於思及，故乙證3及乙證3-1可證明系爭專利之部分設計不具創作性。 ⒉乙證1及乙證4之組合，可證明系爭專利不具創作性： ⑴由乙證1之圖1、圖2及說明書0019段記載得知，鎖固螺件具有螺紋thread 12的軸桿screw shaft 10，與軸桿screw shaft 10連接的螺桿頭screw head 16，與螺桿頭screw head 16連接的第一閂鎖元件first latch element34，且第一閂鎖元件first latch element 34與螺桿頭screw head 16之間設有弧形狀的運動槽movement slot 20（相對於系爭專利之弧形卡凸），此外，螺桿頭screw head 16上側具有用於螺絲驅轉的凹槽groove 32 （相對於系爭專利之二突起），於拆卸時僅須透過專門匹配工具（相對於系爭專利）將其驅轉。 ⑵是以，由於系爭專利與乙證1具有明顯之匹配關係，ㄧ般人為製作用於拆卸乙證1鎖固螺件或塞件之拆卸工具時，必然只能設計出如同系爭專利造形之外觀，且此外觀僅僅只是乙證1之匹配、轉用、置換等簡易設計手法之產物，並未產生任何特異之視覺效果，自應認定為易於思及設計。 ⑶另外，乙證4已揭露了系爭專利之拆卸工具的套接端所有外觀特徵，包括系爭專利之後視圖、左側視圖、右側視圖、立體圖2及剖面圖，均可分別對應於乙證4的後視圖、左側視圖、右側視圖、立體圖2及剖面圖，是以，乙證4已明確揭露系爭專利部分設計之六角狀套接端之外觀特徵，縱使二者有細微上的差別，而無法證明系爭專利不具新穎性(僅假設)，惟此差別無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，仍為所屬技藝中具有通常知識者參酌乙證4之先前技藝可易於思及，而不具創作性。 ⑷是以，乙證1及乙證4之組合，已分別明確揭露系爭專利部分設計之六角狀的套接端與具有弧形卡凸的驅動端之外觀特徵，縱使二者有細微上的差別，惟此差別無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，仍為所屬技藝中具有通常知識者參酌乙證1及乙證4之組合，加以匹配、轉用、置換、組合等簡易設計手法，而完成易於思及之設計專利，故乙證1及乙證4之組合可證明系爭專利之部分設計不具創作性。 ⒊乙證1、乙證4及乙證5之組合，亦可證明系爭專利不具創作性： ⑴乙證1及乙證4之組合揭露之內容如前所述，乙證5進一步揭露一種套筒扳手選擇器之先前技藝，其中套筒扳手選擇器於後端設有六個弧形卡凸，每一個弧形卡凸的外形小於四分之一圓（同系爭專利之弧形卡凸），是以，乙證5已明確揭露系爭專利驅動端弧形卡凸之外觀特徵，縱使二者有差別之處，惟此差別無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，仍為所屬技藝中具有通常知識者參酌乙證5可易於思及，而不具創作性。 ⑵因此，乙證1、乙證4及乙證5，已分別明確揭露系爭專利部分設計之六角狀的套接端與具有弧形卡凸的驅動端之外觀特徵，系爭專利應為所屬技藝中具有通常知識者參酌乙證1、乙證4及乙證5等先前技藝組合，加以匹配、轉用、置換、組合等簡易設計手法，而易於思及並完成者，故乙證1、乙證4及乙證5之組合可證明系爭專利之部分設計不具創作性。 ⒋乙證1、乙證4、乙證5及乙證9之組合以證明系爭專利不具創作性： ⑴乙證1之鎖固螺件揭露對應匹配於系爭專利之弧形卡凸的運動槽，乙證4之「扳手」揭露了系爭專利拆卸工具「套接端」之全部外觀特徵，即乙證4之套接端亦為六角柱狀，且具有四角套孔，乙證5之「套筒扳手選擇器」揭露系爭專利驅動端的弧形卡凸之外形。 ⑵乙證9亦已充分揭露系爭專利「驅動端」之【弧形卡凸】的外觀造形，且乙證9弧形卡凸的外形小於二分之一圓，與系爭專利之弧形卡凸(實線部分)小於二分之一圓之造形兩者外形幾乎相同，並無實質差異。 ⑶依據乙證9之意匠物品說明(中譯)：「本物品用於擰緊頭部（螺釘頭或螺栓頭）上形成有工具嚙合槽的螺釘或螺栓，該槽由兩個小圓槽和一個圓弧形槽組成。該物品在鑽頭軸的尖端有一個與螺釘或螺栓的工具嚙合槽嚙合的鑽頭部分，這個鑽頭部分有兩個突起，在軸的徑向方向上有一個小的圓形橫截面和一個軸徑，它由一個方向截面為圓弧形的突起組成。要接收設計註冊的部分是包括鑽頭部分的鑽頭軸的尖端部分」可知，乙證9係為一種驅轉螺件之工具，而乙證1為「鎖固螺件」、乙證4為「扳手」、乙證5為「套筒扳手選擇器」，其四者的用途、領域均為相同。 ⑷綜上所述，由於乙證1已揭露有對應系爭專利之弧形卡凸的運動槽，乙證4已揭露系爭專利「套接端」之外形，而乙證5、乙證9已揭露系爭專利「驅動端」之外形，而乙證1、乙證4、乙證5及乙證9的用途、領域均為相同，系爭專利為所屬技藝領域具有通常知識者者，能參酌乙證1、乙證4、乙證5及乙證9之組合而能易於思及，故系爭專利明顯不具創作性。縱認乙證5、乙證9之弧形卡凸與系爭專利之弧形卡凸之外觀有些微差異，惟此等差異僅為簡單修飾變化，就其整體外觀並未能跳脫上述先前技藝而產生特異之視覺效果，故系爭專利仍為所屬技藝領域中具有通常知識者依乙證1、乙證4、乙證5及乙證9之組合易於思及之創作。 ⑸原告質疑系爭專利所屬技藝領域具有通常知識之人在從事系爭專利之創作時，是否有足夠之「動機」將乙證1 、乙證4、乙證5及乙證9組合云云。 ①乙證1、乙證4、乙證5及乙證9為相同技藝領域： A.乙證4、乙證5之國際工業設計分類LOC為「08-05 」，乙證9之國際工業設計分類LOC為「08-04」，故如以形式觀之，其三者國際工業設計分類LOC至少在第1階相同(08，即為工具跟五金用品)，故乙證4、乙證5及乙證9應屬相同之技藝領域；而乙證1揭示為「用於車輛引擎和引擎殼體單元之鎖固螺件」，其鎖固螺件之運動槽movement slot 20及凹槽groove 32可配合相應於系爭專利驅動端的工具使用；另乙證1係為之國際專利分類IPC第2階為「F01」（即一般機器或發動機器類），其與系爭專利之國際工業設計分類LOC為「15-01」（即引擎類）亦屬相同的類別。 B.此外，如系爭專利說明書之【物品用途】記載：「油底殼係引擎結構中曲軸箱之一部分，為儲油槽之外殼以防止雜質進入，於油底殼上通常皆會設置有塞件，而本設計即係專門用來拆卸此類型塞件的拆卸工具。」顯見系爭專利之物品用途屬於「拆卸工具」的技藝領域，明顯與乙證1、乙證4、乙證5及乙證9之技藝領域並無差異。 C.況且，系爭專利之物品為拆卸油底殼之塞件的拆卸工具，其所屬技藝領域除可評價為引擎類以外，自然也可以被評價為相關手工具領域。因此系爭專利所屬技藝領域中具有通常知識者，應為從事「引擎手工具」設計工作之普通設計能力者，以該熟習「引擎手工具」之設計技藝之人所具有的通常知識以及普通設計能力，當然可能在從事相關設計創作時，檢索並發現乙證1、乙證4、乙證5及乙證9等先前技藝，並將其組合之。 D.由上可知，姑且不論審查設計專利之創作性時是否需要討論各先前技藝之「技藝領域」或「組合動機」，由於乙證1、乙證4、乙證5及乙證9之技藝領域均屬手工具相關領域，熟習該領域之技藝之人自然有足夠動機去結合乙證1、乙證4、乙證5及乙證9以從事系爭專利之設計創作。 ②系爭專利之「拆卸工具」與乙證9「螺絲起子」為近似之物品：系爭專利係為用於拆卸油底殼之塞件的卸拆工具（手工具），其以旋動方式驅轉塞件而達到拆卸之目的，而乙證9為螺絲起子（亦為手工具），其亦以旋動方式驅轉螺件而達到拆卸之目的，兩者雖用途略有不同，但用途、功能相近，應屬近似物品。至於，系爭專利之弧形卡凸已明顯相同或近似於乙證9之弧形卡凸，亦為一望即知之事實。 ③系爭專利為所屬技藝領域中具有通常知識者，依乙證1 、乙證4、乙證5及乙證9之組合而易於思及之創作： A.系爭專利油底殼塞件卸拆工具的外觀十分單純，其本體一端為六角柱狀的「套接端」，另一端為具有約八分之一圓弧形卡凸之「驅動端」。而系爭專利之「套接端」特徵已為乙證4之「套接端」所完全揭露；而系爭專利與乙證4之外觀差異僅在於整體占比較小的驅動端部分，而不但可由乙證1揭示鎖固螺件具有對應匹配於系爭專利之弧形卡凸的運動槽易於思及此驅動端，亦可由乙證5所揭示之弧形卡凸所揭露；亦可由乙證9之弧形卡凸所揭露。 B.質言之，於系爭專利之套接端完全與乙證4套接端外型完全相同之情形下，系爭專利所屬技藝領域中具有通常知識者能夠簡單將原本乙證4「驅動端」部分，直接置換成乙證5或乙證9所揭示之約八分之一圓之弧形卡凸(與系爭專利相同)，進而完成系爭專利之設計外形；或是將乙證4之「套接端」簡單組合乙證5之弧形卡凸或乙證9之弧形卡凸以完成系爭專利之設計外形；或是酌參乙證4，並運用乙證1之運動槽與申請時之通常知識，進而以簡易手法設計出配合該運動槽的弧形卡凸並置換乙證4之驅動端而完成系爭專利之設計外形。凡此種種，均僅為直接置換、組合之簡單變化，所屬技藝領域中具有通常知識者，絕非難以想像，且完全無法使系爭專利的整體外觀產生任何特異之視覺效果，自應認定系爭專利為易於思及之創作，而不具創作性。㈣系爭專利揭露不符明確性： ⒈系爭專利之圖式揭露的設計特徵，特別是在所述的驅動端之弧形卡凸（如系爭專利前視圖），其內側採用一點鏈線作為邊界，而對應A-A剖面線的一端也是一點鏈線，而弧形卡凸的外側以及遠離A-A剖面線的一端則為虛線，如此一點鏈線與虛線無規則性地混用，致使本技藝領域中具有通常知識者無法瞭解系爭專利所欲保護的範圍，而無法據以實現。 ⒉再者，所述弧形卡凸的尺寸範圍究竟自遠離A-A剖面線的一端朝另一端延伸至何處範圍，亦非明確，特別的是弧形卡凸對應A-A剖面線的一端之一點鏈線已與A-A剖面線重疊，該處之一點鏈線為剖面線或為邊界線已造成混淆，而有不明確之虞，因此系爭專利實有違反專利法第126條第1項規定，而無法供該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。㈤系爭產品未落入系爭專利之專利範圍： ⒈經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「差異特徵」如下： ①差異特徵A：系爭專利之驅動端具有一小於四分之一圓的弧形卡凸；系爭產品之驅動端具有一大於四分之一圓的弧形卡凸。 ②差異特徵B：系爭專利之弧形卡凸位於驅動端的表面及突垣上；系爭產品之弧形卡凸僅位於驅動端的突垣上，兩者位置不同。 ③差異特徵C：系爭專利之套接端的四角形套孔的各角端全部對應於套接端外緣平面；系爭產品之套接端的四角形套孔的兩角端對應於套接端外緣的角隅。 ④差異特徵D：系爭專利之套接端的六角柱的端角各為導角；系爭產品之套接端的六角柱的端角各為圓角。 ⑤差異特徵E：系爭專利之驅動端與套接端之間的身部厚度略等於弧形卡凸的高度；系爭產品之驅動端與套接端之間的身部厚度大於弧形卡凸的高度，兩者厚度及視覺效果明顯不同。 ⒉是以，系爭產品之弧形卡凸之形狀及設置位置，以及套接端之四角形套孔的分布特徵皆與系爭專利有所不同，尤其是「差異特徵Ｅ：系爭產品之驅動端與套接端之間的身部厚度大於弧形卡凸的高度」，其佔整體物品的視覺面積甚大，即為容易引起注意之部位或特徵，以影響系爭產品之整體視覺印象。故系爭產品與系爭專利外觀不近似，系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍。㈥原告寄發存證信函的當下(及其後)，被告公司早已未生產系爭產品，原告實無依專利法第96條規定請求排除侵害之必要；此外，系爭產品之外觀實際上與系爭專利之圖示亦不盡相同，未落入系爭專利之專利權範圍；再者，系爭專利非但有專利權範圍不明確之問題，另外由於系爭專利為「純功能性之物品造形」，且有數項足以證明其欠缺「創作性」之前案存在，故系爭專利有複數應撤銷之原因，原告應不得持系爭專利對被告主張權利，故原告於本件訴訟所主張者，均無理由。㈦並聲明： ⒈駁回原告之訴及其假執行之聲請。 ⒉如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、兩造不爭執事項：㈠原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自108年1月21日起至122年7月11日止，此有專利證書、設計說明書公告本在卷可證（本院卷第29至47頁）。㈡被告寶昌公司曾分別於108年10月、109年8月及109年10月接受聯鎖公司及晉祐公司之訂單，製造並販售包含系爭產品之工具組予訴外人聯鎖公司及晉佑公司，其中109年10月訂單因故未執行，為被告等自認在卷（本院卷第391-392頁）。㈢富爾泰公司曾寄發如甲證9所示臺中英才郵局第258號存證信函與被告寶昌公司，有該存證信函在卷可參（本院卷第107-121頁）。㈣被告等對於甲證1至甲證11等證據之形式上真正不爭執，業據被告等陳明在卷（本院卷第308頁）。四、得心證之理由：本件原告主張被告寶昌公司製造銷售之系爭產品侵害系爭專利權，被告等依法應連帶賠償因此所致之損害，被告寶昌公司並應為一定作為及不作為，為被告等否認，並以前詞置辯，故本件爭點為：㈠乙證1、乙證2、乙證3及乙證3-1分別是否可證明系爭專利為「純功能性之物品造形」？㈡乙證3及乙證3-1，或乙證4分別是否可證明系爭專利不具新穎性？㈢乙證3及乙證3-1，或乙證1、乙證4、乙證5、乙證9之組合是否可證明系爭專利不具創作性？㈣系爭專利是否違反106年專利法第126條第1項規定？㈤原告請求被告等連帶賠償及法定遲延利息，是否有理由？若有理由，數額為何？原告公司請求被告寶昌公司為一定作為及不作為，是否有理由？茲分敘如下：㈠按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。本件被告等業已抗辯系爭專利有應撤銷之原因，故於判斷系爭產品是否侵害系爭專利之前，自應審酌系爭專利是否應予撤銷。系爭專利申請日為107年7月12日，審定日為107年12月6日、公告日為108年1月21日，其是否有下列應撤銷專利權之情事，自應以審定時所適用之106年1月18日修正公布、106年5月1日施行之專利法（下稱106年專利法）為斷。次按「可供產業上利用之設計，無下列情事之一，得依本法申請取得設計專利：一、申請前有相同或近似之設計，已見於刊物者。二、申請前有相同或近似之設計，已公開實施者。三、申請前已為公眾所知悉者。設計雖無前項各款所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及時，仍不得取得設計專利。」、「下列各款，不予設計專利：一、純功能性之物品造形。...」、「說明書及圖式應明確且充分揭露，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。」，分別為106年專利法第122條第1、2項、第124條、第126條第1項所明定。㈡系爭專利技術分析： ⒈系爭專利設計內容：系爭專利為如圖式所揭示之一種「油底殼塞件拆卸工具之部分」設計，在於油底殼塞件拆卸工具之本體之一端為一套接端、另一端為一驅動端。該套接端外周呈六角柱形體，中央為矩形槽孔，該槽孔表面略向內弧凹；該驅動端頂部邊緣設有一段圓弧形凸部。 ⒉系爭專利之專利權範圍：依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計名稱及物品用途，系爭專利所應用之物品為一種「油底殼塞件拆卸工具之部分」。依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計說明：「圖式所揭露之虛線部分為本設計不主張設計之部分」，是以，系爭專利之外觀為如圖式各視圖中所構成的整體形狀，不包含虛線所繪製之部分。 ⒊系爭專利之圖式：見本判決附圖。㈢有效性證據技術分析： ⒈乙證1： ⑴2018年5月12日公告之歐盟第EP2228520B1號發明專利，其公告日早於系爭專利之申請日，應可作為系爭專利之先前技藝。 ⑵乙證1之「Locking screw for openings in motor vehi cle engines and housing unit of a motor vehicleengine」(即「用於車輛引擎和引擎殼體單元之鎖固螺件」)，其係為將油底殼鎖固於車體的鎖固螺件，於拆裝時需透過相適配的工具將其驅轉；其中，弧形狀的運動槽20及凹槽32可配合相對應之工具操作使用。 ⑶乙證1主要圖式：見本判決附圖。 ⒉乙證2：ebay.com網站上所販賣「10x Engine Oil Drain Plug｜ORIGINAL Mercedes-Benz｜A0000000000｜NEW」之網頁資料（本院卷第231-236頁）。 ⒊乙證3：endeavourtools.com.au網站上所販賣「ET1604G-p lastic-sump-plug-tool」之網頁資料（本院卷第237-238頁）。 ⒋乙證3-1：乙證3網頁所下載文件(PRODUCT DATA SHEET)中之分頁資料（本院卷第239頁）。 ⒌乙證4： ⑴2018年6月14日公告之歐盟第005301116-003號設計專利：「Wrenches」(扳手)，其公告日早於系爭專利之申請日，應可作為系爭專利之先前技藝。 ⑵乙證4主要圖式：見本判決附圖。 ⒍乙證5： ⑴2017年9月12日公告之美國第D796924號設計專利：「Soc ket wrench selector」(套筒扳手選擇器)，其公告日早於系爭專利之申請日，應可作為系爭專利之先前技藝。 ⑵乙證5主要圖式：見本判決附圖。 ⒎乙證9： ⑴2015年5月18日公告之日本意匠第1523783號專利：「ドライバー」(英譯：driver，中譯：驅動端)，其公告日早於系爭專利之申請日，應可作為系爭專利之先前技藝。 ⑵乙證9設計內容：本物品用於擰緊頭部（螺釘頭或螺栓頭）上形成有工具嚙合槽的螺釘或螺栓，該槽由兩個小圓槽和一個圓弧形槽組成。該物品在鑽頭軸的尖端有一個與螺釘或螺栓的工具嚙合槽嚙合的鑽頭部分，這個鑽頭部分有兩個突起，在軸的徑向方向上有一個小的圓形橫截面和一個軸徑，它由一個方向截面為圓弧形的突起組成。要接收設計註冊的部分是包括鑽頭部分的鑽頭軸的尖端部分。 ⑶乙證9主要圖式：見本判決附圖。㈣乙證1、乙證2、乙證3及乙證3-1分別是否可證明系爭專利為「純功能性之物品造形」？ ⒈本件被告等雖主張：乙證1及乙證2已分別揭露與系爭專利有匹配使用關係之鎖固螺件及塞件，而乙證3及乙證3-1亦足以揭露在實務使用上有對應之拆卸工具，明顯屬於「純功能性之物品造形」而為法定不予設計專利之項目，依106年專利法第124條之規定，自有撤銷之原因存在云云（民事答辯狀第19至20頁，本院卷第191-192頁）。 ⒉查系爭專利之拆卸工具係用於拆卸油底殼塞件，有系爭專利說明書在卷可參（說明書【物品用途】，本院卷第35頁），由系爭專利圖式可知其驅動端中央設有「具間隔且直線分布之二凸部」（本院卷第37頁）；而系爭產品亦用於拆卸油底殼塞件，此為被告等所不爭，系爭產品之驅動端中央則設有「一字形凸部」（本院卷第57頁），故由系爭專利圖式及系爭產品呈現之外觀，可知皆用於拆卸油底殼塞件之物件驅動端之外觀設計並不相同，亦即不同造形之拆卸工具皆可驅動如乙證1之相同鎖固螺件及塞件，可見拆卸工具與鎖固螺件及塞件在外觀造形上並無必然匹配（must-fit）之關係。 ⒊又拆卸工具具有各種可能的設計方式，業據原告陳明在卷( 民事準備一狀第3至4頁，本院卷第325-327頁)，可見該拆卸工具在外觀設計上具有多樣性，而不同造形之拆卸工具皆能達到相同或相似的功能。是以，該拆卸工具除了具有拆卸油底殼塞件之功能性外，仍得在形狀或表面裝飾上進行外觀之創作變化，其並非僅係全然取決功能考量所產生之必然匹配的基本形狀，被告等上開抗辯，難認可採，應認系爭專利之拆卸工具已兼具視覺性，而屬透過視覺訴求之創作。㈤乙證3及乙證3-1，或乙證4分別是否可證明系爭專利不具新穎性？ ⒈查乙證3、乙證3-1並無公開日期，有網頁列印資料可參（本院卷第237-239頁），被告等雖抗辯得以乙證3、乙證3-1所示拆卸工具拆卸之油底殼塞件之賓士引擎早於系爭專利申請日問世，而認乙證3、乙證3-1所示拆卸工具之公開日期早於系爭專利申請日云云，然不同造形之拆卸工具皆能達成拆卸賓士廠牌之引擎油底殼塞件之功能，業如前述，且拆卸工具之公開日期，與其得以拆卸之油底殼之引擎型號之問世日期，誠屬兩事，被告等以此主張乙證3、乙證3-1之公開日期早於系爭專利申請日云云，自不可採，乙證3、乙證3-1既非系爭專利之先前技藝，自無從以此等證據論斷系爭專利之新穎性或創作性。 ⒉次查，乙證4之套接端與系爭專利相較，雖均為具有内矩形孔槽之六角柱體，然系爭專利於驅動端頂部邊緣設有一段圓弧形凸部，乙證4之驅動端除缺少前述圓弧形凸部特徵外，其中央具有六角柱體凸出，與系爭專利之設計差異明顯，其整體外觀並不致產生混淆之視覺印象，故乙證4尚難證明系爭專利不具新穎性。㈥乙證3及乙證3-1，或乙證1、乙證4、乙證5、乙證9之組合是否可證明系爭專利不具創作性？ ⒈乙證3、乙證3-1不得作為論斷系爭專利是否具有創作性之先前技藝，業如前述。 ⒉查系爭專利與乙證4之扳手工具一端之套接端均為「具有内矩形孔槽之六角柱體」，此觀系爭專利圖式與乙證4主要圖式自明。系爭專利與乙證4之差異在於：系爭專利上方設有「驅動端頂部邊緣設有一段圓弧形凸部」之特徵，而該等特徵業已揭露於乙證9，系爭專利僅係就乙證4之套接端造形並參酌乙證9驅動端之簡易改變，且經修飾後之圓弧形凸部，除大小比例略有不同外，並無其他新穎特徵，並未能使系爭專利的整體外觀呈現特異之視覺效果，是系爭專利為其所屬技藝領域中具有通常知識者，於參酌乙證4、9之先前技藝所能易於思及之創作，故乙證4、9之組合可證明系爭專利不具創作性，乙證1、乙證4、乙證5、乙證9之組合亦當足以證明系爭專利不具創作性。 ⒊原告雖抗辯：乙證1、乙證4、乙證5、乙證9與系爭專利之國際工業設計分類不同，且各該先前技藝其他設計單元不可分割，是否得直接分割而直接取與系爭專利設計特徵相似之設計單元加以組合，顯有疑義云云(民事準備㈣狀第1至5頁，本院卷435-443頁)。 ⒋按創作性之審查原則，在判斷其是否為易於思及時，「其比對申請專利之設計與主要引證時，若其二者之差異僅係參酌先前技藝與申請時之通常知識所為簡易手法之創作且無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，應認定該設計為易於思及，不具創作性。例如，該差異僅係就非近似物品為直接模仿或轉用等手法，包括模仿自然界形態、著名著作或直接轉用其他技藝領域之先前技藝」以及「審查創作性時之先前技藝並不侷限於相同或近似的物品」，是以設計專利在創作性審查時，並未限制先前技藝需為同一領域，國際工業設計分類主要為審查及檢索上之參考，而非先前技藝領域之比對限制。況且系爭專利之拆卸工具與乙證1之螺栓、乙證4之套筒、乙證5扳手元件、乙證9之起子頭，均為元件鎖固與拆卸之手工具相關領域，乙證4已揭露「具有内矩形孔槽之六角柱體」，該設計所屬技藝領域中具有通常知識者得以交互參酌乙證9「驅動端頂部邊緣設有一段圓弧形凸部」之設計特徵，而輕易模仿、轉用、置換或組合等簡易之設計手法，進而完成系爭專利之設計，並非困難，故原告上開主張，尚無足採。㈦系爭專利是否違反106年專利法第126條第1項規定？ ⒈被告等雖抗辯：對照於系爭專利之圖式揭露的設計特徵，其弧形卡凸內側之一點鏈線與A-A剖面線重疊，已造成混淆，而弧形卡凸外側為虛線，如此一點鏈線與虛線無規則之混用，致使本技藝領域中具有通常知識者無法了解系爭專利所欲保護的範圍，有不明確之虞，無法據以實現，有違反106年專利法第126條第1項規定云云（民事答辯狀第32至33頁，本院卷第204-205頁）。 ⒉按設計專利實體審查基準圖式之揭露方式，有關「不主張設計之部分」的揭露方式：若圖式中包含「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」者，其應以可明確區隔之表示方式呈現；以墨線圖呈現者，「不主張設計之部分」應以虛線或其他斷線（如一點鏈線、二點鏈線等）方式。經查，系爭專利圖式之實線部分已明確揭露所欲主張之範圍，並以一點鏈線區隔出其所欲主張範圍之界線，其餘虛線部分為不主張設計之部分，此觀系爭專利圖式即明，其圖式「弧形卡凸內側之一點鏈線與A-A剖面線重疊」，並不影響解讀系爭專利所欲保護的範圍，故系爭專利之圖式已明確且充分揭露，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現，故系爭專利之圖式並未違反106年專利法之相關規定。㈧因乙證1、乙證4、乙證5、乙證9之組合足以證明系爭專利不具創作性而應予撤銷，原告於本件自不得以系爭專利對被告等為主張，故系爭產品是否落入系爭專利範圍及原告請求被告等負連帶損害賠償責任是否有理由及數額為何、原告請求被告寶昌公司為一定作為及不作為等爭點，自無論述之必要。㈨又原告以系爭專利權遭侵害，及專利法第1條為保護他人之法律為據，而主張以民法第184條第1項前段及第2項規定為請求權基礎，主張被告寶昌公司應負損害賠償責任云云，因系爭專利權應予撤銷，業如前述，故被告寶昌公司自無因違反民法第184條第1項前段及第2項規定而須對原告負損害賠償責任，原告此部分請求，亦無理由。五、綜上所述，系爭專利因不具創作性而應予撤銷，則原告於本件民事訴訟不得以系爭專利對被告等主張權利，因此原告主張被告寶昌公司製造、銷售系爭產品侵害系爭專利權，而依專利法第142條準用第96條第2項、民法第184條第1項前段、第2項、公司法第23條第2項等規定，請求被告等應連帶負損害賠償責任；及依專利法第142條準用第96條第1項、第3項規定，請求被告寶昌公司為訴之聲明第1、2項所示之作為及不作為，均無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請失所依附，自應併予駁回。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，均與本判決所為前揭判斷，不生影響，無庸逐一述論，併予敘明。七、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條規定。中　　華　　民　　國　　111 　年　　2　　月　　 11　　日法官　何若薇以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　111 　年　　2　　月　　 11　　日書記官　張君豪附圖： 系爭專利圖式：立體圖1（代表圖）前視圖後視圖左側視圖右側視圖俯視圖仰視圖立體圖2 A-A端面剖視圖二、乙證1主要圖式：三、乙證4主要圖式：立體圖1 立體圖2 左側視圖剖面視圖四、乙證5主要圖式：立體圖後視圖五、乙證9主要圖式：正面圖 A-A局部放大透視圖局部斷面圖

智慧財產及商業法院110年度民專訴字第44號

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