智慧財產及商業法院民事判決

原告

張兆承

訴訟代理人

蔣文正律師

訴訟代理人

何娜瑩律師

上一人輔佐人

蔡佳叡

訴訟代理人

張雅君律師

訴訟代理人

林鼎堅

被告

台灣特斯拉汽車有限公司

兼法定代理人

David Jon Feinstein

共同訴訟代理人

林怡芳律師

共同訴訟代理人

童啟哲

共同訴訟代理人

李貞儀律師

上一人複代理人

王蕙瑄律師

參加人

Daimay North America Automotive, Inc.

法定代理人

Jianhua Wang

訴訟代理人

張哲倫律師

羅秀培律師

謝祥遇

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國113年7月23日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序方面

一、依民國112年2月15日修正公布、同年8月30日施行之現行智慧財產案件審理法第75條第1項前段規定：本法112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施行前之111年8月24日繫屬於本院(本院卷㈠第13頁)，應適用修正前之智慧財產案件審理法規定，合先敘明。

二、按就兩造之訴訟有法律上利害關係之第三人，為輔助一造起見，於該訴訟繫屬中，得為參加，民事訴訟法第58條第1項定有明文。又所謂「法律上利害關係」，係指兩造裁判之效力依法及於該第三人或兩造裁判效力雖不及之，但參加人之法律上地位，將因當事人一造之敗訴，依該判決之內容（包括法院就訴訟標的之判斷，及判決理由中對某事實或法律關係存否之判斷）直接或間接受有不利益，反之，若該當事人勝訴，即可免受此不利益者而言。查原告主張其為中華民國第M469798號「發光鏡結構Light emitting mirror structure」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，詎被告台灣特斯拉汽車有限公司（下稱特斯拉公司)於原告專利權期間內所販售之型號「Model 3」系列車輛之遮陽板零件產品（料號「1088738-41-I」及「1088740-71-I」）所包含之「梳妝鏡」（或稱化妝鏡、發光鏡）結構（下稱系爭產品），已落入系爭專利第二次更正請求項3、4之均等範圍而侵害原告就系爭專利之專利權，且被告特斯拉公司製造、販賣系爭產品，顯係無法律上之原因而受有相當於系爭專利專利權利金之利益及銷售侵權產品之利益，並致原告受有損害等語；而被告等陳稱系爭產品乃係參加人出售予被告特斯拉公司之產品，基於其等間之買賣契約關係，倘本件被告等受敗訴判決，參加人將對被告特斯拉公司負有權利瑕疵擔保責任及損害賠償責任。準此，倘本院認定被告等在所販售之型號「Model 3」系列車輛配置之系爭產品侵害原告就系爭專利之專利權，勢將影響參加人之權利，是本件訴訟結果對參加人自有法律上利害關係，參加人於112年11月30日具狀聲明為輔助被告等而聲請參加本件訴訟（本院卷㈡第35至36頁），核無不合，應予准許。

貳、實體方面

一、原告主張：原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自103年1月11日至112年8月6日止，原告前於110年11月15日、110年12月9日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出更正申請（下稱第一次更正），並已取得新型專利技術報告，其比對結果為「代碼6：無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻」。詎被告特斯拉公司於原告專利權期間內所販售之型號「Model 3」系列車輛所配置之系爭產品，經原告進行侵權比對分析後，業已落入系爭專利請求項3、4之均等範圍。嗣原告於112年12月19日、113年1月12日再次提出更正申請（下稱第二次更正），經比對後，系爭產品仍落入第二次更正後之系爭專利請求項3、4（下稱系爭專利第二次更正後請求項3、4）之均等範圍，而侵害原告之專利權。被告特斯拉公司為國際知名電動車大廠，理應注意其所進口、銷售之車輛是否有侵害他人專利權之情事卻未為注意，顯有侵權之過失，原告自得請求損害賠償，並請求防止侵害，而被告David Jon Feinstein既為被告特斯拉公司之代表人，自應連帶負損害賠償責任。又被告特斯拉公司未取得授權及支付權利金，卻製造、販賣系爭產品，顯無法律上之原因而受有相當於專利權利金之利益及銷售侵權產品之利益，並致原告受有損害，原告自得請求被告特斯拉公司返還其所受之利益。為此，爰依專利法第120條準用第96條第1、2項、第97條第1項第2款、民法第179條、第181條、公司法第23條第2項之規定，提起本件訴訟，並聲明：㈠被告等應連帶給付原告新臺幣（下同）200萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。㈡被告特斯拉公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品。㈢原告願供擔保請准予宣告假執行。

二、被告等則以：系爭專利第一次更正後之請求項3仍依附於請求項1，故系爭專利第一次更正後，刪除了系爭專利請求項3原技術特徵「基材」及鏡面「設在基材表面」之限制條件，及刪除了「將光源經由開放表面射出」此一對於射出光線光路之限制條件，已實質擴大或變更系爭專利範圍，而系爭專利第一次更正後請求項4係依附於請求項3，故第一次更正後請求項3、請求項4均違反專利法第67條第4項而構成應撤銷事由。又系爭專利第二次更正就請求項2、3，原告係以「將光源經由開放表面射出」之限制條件取代了「露出」之限制條件，放寬對於導光板及鏡體/鏡面間相對實體位置關係間的限制，從而已實質擴大或變更其第一次更正之申請專利範圍，有違專利法第67條第4項之規定而有顯然不准更正之事由。縱認原告第二次更正應准予更正，惟系爭產品並未落入系爭專利第二次更正後請求項3、4之文義及均等範圍。再原告於第二次更正申請，在更正後請求項3新增原先請求項1之文字，已將原本請求項1限縮至「原本請求項1再加入請求項3全部技術特徵」，放棄介於原請求項1及請求項3間之權利範圍，自不得再以對請求項3主張均等論之方式主張界於請求項1及請求項3範圍之間之專利權，而系爭專利第二次更正後請求項3技術特徵E實為更正後加入限制專利權範圍的技術特徵，即有申請歷史禁反言原則之適用；且系爭專利第二次更正後請求項3之全部技術特徵與丙證2所揭示之內容相同，應有先前技術阻卻適用而不成立均等侵權。另乙證1、2、3、6、7及丙證1、2、3、4均為系爭專利之先前技術，而乙證1、丙證3、丙證4各足以證明系爭專利第二次更正後請求項3不具新穎性及進步性；又乙證2及乙證3之組合、乙證2及乙證6之組合、乙證1及丙證1之組合、乙證6及丙證2之組合，均足以證明系爭專利第二次更正後請求項3不具進步性；乙證2及乙證6之組合、乙證1及乙證7之組合、乙證1、乙證7及丙證1之組合、丙證3及丙證5之組合、丙證3及丙證4之組合、丙證3及乙證2之組合，則均足以證明系爭專利第二次更正後請求項4不具進步性，故系爭專利顯具應撤銷之事由，原告自不得對被告等主張專利權等語資為抗辯。並聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡如受不利判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。

三、參加人陳述：系爭專利第一次更正有刪除部分文字卻未畫線標示或於更正說明中指出之情事，原告將系爭專利原核准公告之請求項1所載之技術特徵「一鏡體，係包含有一基材，及設在基材表面的鏡面」擅自更正為「一鏡體，係包含有一鏡面」，另將原請求項3所載之技術特徵「該鏡體之鏡面至少一側為將光源經由開放表面射出之導光板」更正為「該鏡體之鏡面至少一側為露出之導光板」，及將原請求項4所載之技術特徵「其中該基材係為一透光玻璃…」更正為「其中該鏡體包含一透光玻璃…」，均明顯減少限定條件，且第一次更正後之請求項3、4依附請求項1，包含請求項1之全部技術特徵，是以，系爭專利第一次更正後之請求項3、4已實質擴大並變更核准公告之申請專利範圍，違反現行專利法第67條第4項規定而有應撤銷之事由。再系爭專利之第二次更正，原告將系爭專利第一次更正後之請求項3之「露出」改為「將光源經甶開放表面射出」，係將原限定導光板本身與鏡體或鏡面間之相對物理位置關係之「露出」刪除而以功能性之敘述取代之，未明確限定鏡體與導光板之相對物理位置關係，故原告上開所為變更已實質擴大或變更第一次更正經核准公告之申請專利範圍，而系爭專利請求項4係依附於請求項3，故第二次更正後之請求項4亦已實質擴大或變更系爭專利之專利權範圍，違反專利法第67條第4項之規定。又系爭產品並未落入系爭專利第二次更正後請求項3、4之文義及均等範圍。再丙證1至5均為系爭專利之先前技術，而丙證3或丙證4均足以證明系爭專利第二次更正後請求項3不具新穎性、進步性；另丙證1及乙證1之組合、丙證2及乙證6之組合，均足以證明系爭專利第二次更正後請求項3不具進步性；而丙證3及丙證4之組合、丙證3及丙證5之組合、丙證3及乙證2之組合、丙證1及乙證1、乙證7之組合，則均足以證明系爭專利第二次更正後請求項4不具進步性，是系爭專利第二次更正後請求項3、4均具有應撤銷事由等語。並聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡如受不利判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。

四、兩造不爭執事項：(本院卷㈠第385頁)

㈠原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自103年1月11日起迄112年8月6日止。

㈡被告特斯拉公司在其所販售之「Model 3」系列車輛之遮陽板零件產品（料號為「1088738-41-I」及「1088740-71-I」）包含梳妝鏡結構（即系爭產品）。

㈢系爭產品未落入系爭專利第二次更正後請求項3、4之文義範圍。

五、系爭專利及系爭產品技術內容(被告等、參加人所提專利有效性之證據技術內容部分不另於本判決逐一分析，理由詳後述)：

㈠系爭專利技術分析

⒈系爭專利技術內容

⑴系爭專利所欲解決問題一般照明設備由於設置於化妝鏡的外部，故當啟動該照明設備時，將會直接投射於使用者的臉部上，而現今照明設備大多採用發光二極體，由於發光二極體具有小單位高亮度的特性，故容易在使用時造成補光之光線不均，此外也有可能因為光線過強導致目眩甚至傷害眼睛的情況發生。(參系爭專利說明書【先前技術】欄位第【0003】段，本院卷㈠第26頁)⑵系爭專利解決問題之技術手段發光鏡結構係包含一殼體，係內凹形成一容置空間，該殼體至少一表面係為一開放表面，該開放表面係與該容置空間連通，該殼體之容置空間中係具有一導光區及一鏡面區；一導光裝置，係至少包含一導光板及一設置於導光板之至少一側的發光件，而該導光裝置係設置於該殼體之容置空間的導光區；以及一鏡體，係包含有一基材及一鏡面，係將鏡體結合於該殼體之容置空間的鏡面區，該鏡體係露出殼體之開放表面，而該鏡體至少一側為可將光源經由開放表面射出之導光板。(參見系爭專利說明書【新型內容】欄位第【0008】段，本院卷㈠第27頁)

⑶系爭專利對照先前技術之功效本創作即在於提供一種發光鏡結構，係為鏡體結合導光裝置，並設置於一殼體中以形成該發光鏡結構，而該導光裝置係具有透光的效果，因此當補光的光線由導光裝置的底部發出時，將能夠於結合於導光裝置表面之鏡體周圍提供均勻、柔和的光線；並運用發光二極體省電及體積小的特性，結合導光裝置的導光技術，以於光源不足的情況下能夠提供使用者均勻、柔和的光線；且能夠結合電源模組，以藉由USB傳輸線重複充電使用達到環保功能。(參見系爭專利說明書【新型內容】欄位第【0005】至【0007】段，本院卷㈠第27頁)⒉系爭專利主要圖式(文字為本判決另增加之說明)

⑴第2A圖係本創作發光鏡結構之第一實施分解結構示意圖（本院卷㈠第39頁）

⑵第2B圖係本創作發光鏡結構之第一實施組合結構示意圖（本院卷㈠第40頁）

⑶第2C圖係本創作發光鏡結構之第一實施之殼體剖面結構示意圖（本院卷㈠第41頁）

⑷第4A圖係本創作發光鏡結構之第二實施分解結構示意圖（本院卷㈠第44頁）

⑸第4B圖係本創作發光鏡結構之第二實施組合結構示意圖（本院卷㈠第45頁）

⒊系爭專利之申請專利範圍分析

⑴第一次更正系爭專利申請專利範圍核准公告時共10項，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項，原告於110年11月15日、110年12月9日提出第一次更正(參本院卷㈢第98頁)，並經智慧局於111年1月21日公告准予更正刪除請求項1、8、9、10，故第一次更正之請求項2、3為獨立項，請求項4至7為附屬項。

⑵第二次更正被告於本件訴訟中之112年8月4日就系爭專利提起舉發（第102214792N01號），原告於112年12月19日、113年1月12日提出第二次更正(參本院卷㈢第98頁)，更正理由為依專利法120條準用第67條第1項第2款提出「申請專利範圍之減縮」(本院卷㈢第81頁)，將請求項2、3改寫更正為獨立項，並請求項4「鏡體包含」更正為「基材係為」，將請求項6該「露出」更正為「將光源經由開放表面射出」，並經智慧局於113年6月25日公告准予更正（本院卷㈣第165至184頁）。而原告主張受侵害權利範圍為系爭專利第二次更正後請求項3、4，其內容如下：(底線為第二次更正新增更正文字，括弧內為刪除文字)：（本院卷㈢第87至88頁）

①請求項3：（如申請專利範圍第1項所述之）一種發光鏡結構，係包含：一殼體，係內凹形成一容置空間，該殼體至少一表面係為一開放表面，該開放表面係與該容置空間連通，該殼體之容置空間中係具有一導光區及一鏡面區；一導光裝置，係至少包含一導光板及一設置於導光板之至少一側的發光件，而該導光裝置係設置於該殼體之容置空間的導光區；以及一鏡體，係包含有一基材，及設在基材表面的鏡面，係將鏡體結合於該殼體之容置空間的鏡面區，而該鏡體至少一側為將光源經由開放表面射出之導光板，該鏡體之鏡面會露出殼體之開放表面，其中該殼體之容置空間內的導光區與鏡面區係為相疊設置，該鏡體之鏡面面積小於導光裝置之導光板面積，使鏡體疊合固接於導光板之表面時，該鏡體之鏡面至少一側為將光源經由開放表面射出（露出）之導光板。

②請求項4：如申請專利範圍第3項所述之發光鏡結構，其中該（鏡體包含）基材係為一透光玻璃及電鍍在透光玻璃表面之鏡面，該鏡面的面積小於透光玻璃及導光板之面積，使導光板產生之光源可經由透光玻璃逸射出。

㈡系爭產品技術內容

⒈系爭產品技術內容對應系爭專利第二次更正後請求項3描述系爭產品技術內容為：系爭產品係一種車用遮陽板之化妝鏡，係包含：一殼體，係內凹形成一容置空間，該殼體周圍表面係為一開放表面，該開放表面係與該容置空間連通，該容置空間可容置導光裝置及鏡體；導光裝置具有二個導光板及位於該導光板一側的發光件，該導光裝置設置於該殼體之容置空間內；一鏡體係包含有一透光面及一鏡面，該鏡體設置於該殼體之容置空間內，而該鏡體兩側的透光面下方為導光板光源透出的區域，該鏡體之鏡面是露出殼體之開放表面，在該殼體之容置空間內鏡體之鏡面是部分相疊於左右兩側的導光裝置上方，該鏡體疊合固接於二個導光板之表面，因二個導光板分別偏置在鏡面二側邊緣，發光件設置於導光板位於鏡面下方的一側且位於鏡面範圍內，使該導光板上方為透光玻璃，可將發光件的光源直接從導光板射出顯示出來，但鏡體之鏡面面積並非小於導光裝置之導光板面積。

⒉系爭產品之照片

⑴甲證4照片(本院卷㈠第65至71頁)

⑵被告民事答辯狀之照片(本院卷㈠第138至140頁)

六、得心證之理由原告主張其為系爭專利之專利權人，現仍在專利期間內，詎被告特斯拉公司在系爭專利專利權期間內販售之型號「Model 3」系列車輛配置之系爭產品已落入第二次更正後之系爭專利請求項3、4之均等範圍，侵害原告就系爭專利之專利權，原告自得請求被告特斯拉公司防止侵害，並請求被告特斯拉公司及被告David Jon Feinstein連帶負損害賠償責任；又被告特斯拉公司未支付權利金，未取得實施系爭專利之授權，卻製造、販賣系爭產品，顯無法律上之原因而受有相當於專利權利金之利益及銷售侵權產品之利益，並致原告受有損害，原告自得請求被告特斯拉公司返還其所受之利益，則為被告等及參加人所否認，並以前詞置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷㈠第346至347頁、卷㈢第9至11頁、第99至100頁），所應審究者為：㈠系爭專利第一次更正是否違反專利法第67條第4項規定而具有得撤銷事由？㈡系爭專利第二次更正是否有顯然不准更正之事由？㈢專利侵權部分：⒈系爭產品是否落入第二次更正後系爭專利請求項3之均等範圍？⒉系爭產品是否落入第二次更正後系爭專利請求項4之均等範圍？㈣專利有效性部分：⒈乙證1是否足以證明第二次更正後系爭專利請求項3不具新穎性？⒉乙證1是否足以證明第二次更正後系爭專利請求項3不具進步性？⒊乙證2、3之組合是否足以證明第二次更正後系爭專利請求項3不具進步性？⒋乙證2、6之組合是否足以證明第二次更正後系爭專利請求項3不具進步性？⒌乙證1、7之組合是否足以證明第二次更正後系爭專利請求項4不具進步性？⒍乙證2、6之組合是否足以證明第二次更正後系爭專利請求項4不具進步性？⒎丙證3或丙證4是否足以證明第二次更正後系爭專利請求項3不具新穎性？⒏丙證3或丙證4是否足以證明第二次更正後系爭專利請求項3不具進步性？⒐丙證1、乙證1之組合是否足以證明第二次更正後系爭專利請求項3不具進步性？⒑丙證2、乙證6之組合是否足以證明第二次更正後系爭專利請求項3不具進步性？⒒丙證3、丙證4之組合是否足以證明第二次更正後系爭專利請求項4不具進步性？⒓丙證3、丙證5之組合是否足以證明第二次更正後系爭專利請求項4不具進步性？⒔丙證3、乙證2之組合是否足以證明第二次更正後系爭專利請求項4不具進步性？⒕丙證1、乙證1及乙證7之組合是否足以證明第二次更正後系爭專利請求項4不具進步性？㈤被告特斯拉公司是否有侵害系爭專利之故意或過失？原告依專利法第120條準用第96條第2項、公司法第23條第2項之規定，請求被告等連帶負損害賠償責任，有無理由？若有，其損害賠償金應如何計算？以若干為適當？㈥原告依專利法第120條準用第96條第1、3項之規定，請求被告特斯拉公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品，有無理由？㈦被告等未給付使用系爭專利之授權金，是否為無法律上原因而受利益，致原告受有損害？原告依民法第179條之規定，請求被告等負連帶返還責任，有無理由？茲分述如下：

㈠系爭專利第一次更正並公告在案，雖有違反專利法第67條第4項規定之虞，然原告提出第二次更正申請，已克服系爭專利第一次更正之得撤銷事由

⒈按發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明；更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，專利法第120條準用第67條第1項、第2項、第4項分別定有明文。是以，專利權人雖得對經公告核准時之說明書、申請專利範圍或圖式進行更正，但更正之結果，不得增加申請時說明書、申請專利範圍或圖式所未揭露之事項，亦即不得增加新事項，亦不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。又所謂「實質擴大公告時之申請專利範圍」包含⑴請求項所記載之技術特徵以較廣的涵義用語取代、⑵請求項減少限定條件、⑶請求項增加申請標的、⑷於說明書中恢復核准專利前已經刪除或聲明放棄的技術內容等更正態樣；而「實質變更公告時之申請專利範圍」則包含⑴請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換、⑵請求項之技術特徵改變為實質不同意義、⑶請求項明顯變更申請標的、⑷請求項引進技術特徵後無法達成更正前請求項之發明目的等態樣(最高行政法院109年度上字第1187號判決參照)。再經公告之申請專利範圍所記載之事項係專利權人為界定其申請專利之發明的必要技術特徵，刪除請求項之部分技術特徵（例如刪除元件、結構、成分、步驟、操作條件、反應條件等部分技術特徵）後之請求項，即使未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，但減少限定條件之結果將導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

⒉原告於110年11月15日向智慧局提出更正申請(本院卷㈡第277至308頁)，並於同年12月9日依專利法第120條準用第67條第1項第1款規定重新提出更正本(即第一次更正)，更正刪除請求項1、8、9、10(本院卷㈡第317至333頁、卷㈢第127至143頁)，經智慧局於110年12月17日准予更正並公告在案(本院卷㈡第335至345頁、卷㈢第145頁)。而原告上開第一次更正將系爭專利核准審定時請求項1所載之技術特徵「一鏡體，係包含有一基材，及設在基材表面的鏡面」，更正為「一鏡體，係包含有一鏡面」，刪除「基材，及設在基材表面的」文字；將「而該鏡體至少一側為將光源經由開放表面射出之導光板」，更正為「而該鏡體至少一側為露出之導光板」，刪除「將光源經由開放表面射出」並改為「露出」文字（本院卷㈡第332頁）。其中就請求項1已刪除「基材」之技術元件及刪除「將光源經由開放表面射出」之操作條件等部分技術特徵，即使前開刪除部分技術特徵未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，然系爭專利請求項1刪除「基材」之技術元件將減少鏡面之限制關係，而刪除「將光源經由開放表面射出」之操作條件亦將減少導光板之限定條件的結果，則該系爭專利第一次更正非僅屬申請專利範圍之刪除，且已導致實質擴大公告時之申請專利範圍。又第一次更正後之請求項3、4依附請求項1，包含所依附請求項1之全部技術特徵，該第一次更正後請求項1已導致實質擴大核准公告時之申請專利範圍，已如前述，因此，系爭專利請求項3、4之更正亦已導致實質擴大核准公告時之申請專利範園，則被告等、參加人辯稱系爭專利第一次更正有違反專利法第120條準用第67條第4項規定，自非無據。

⒊然被告於112年8月4日向智慧局提出系爭專利之舉發案(本院卷㈡第43至255頁)，並未就系爭專利第一次更正有違反專利法第120條準用第67條第4項規定而列為請求撤銷專利之舉發理由，參加人亦未針對此部分另向智慧局提出舉發案，故原告可在民事訴訟期間，本於維護系爭專利之專利權有效性，依專利法第120條準用第67條第1項第2款規定，及時提出第二次更正；而原告亦於本件訴訟中之112年12月19日、113年1月12日提出更正申請(即第二次更正)，依專利法第120條準用第67條第1項第2款「申請專利範圍之減縮」之規定(本院卷㈢第84頁)，將請求項2、3改寫更正為獨立項，並將該「一鏡體，係包含有一鏡面」，更正為「一鏡體，係包含有一基材，及設在基材表面的鏡面」，將該「而該鏡體至少一側為露出之導光板」，更正為「而該鏡體至少一側為將光源經由開放表面射出之導光板」；將請求項4該「鏡體包含」更正為「基材係為」；將請求項6該「而該鏡體至少一側為露出之導光板」，更正為「而該鏡體至少一側為將光源經由開放表面射出之導光板」，智慧局亦於113年6月25日舉發審定書公告准予更正（本院卷㈣第165至184頁），故系爭專利第二次更正，業已克服第一次更正之有違專利法第120條準用第67條第4項規定而得撤銷事由。

㈡系爭專利第二次更正應准予更正，無顯然不准更正之事由⒈原告第二次更正內容，業如前述，而系爭專利說明書第2頁【新型內容】【0008】段第5至7行記載「以及一鏡體，係包含有一基材及一鏡面，係將鏡體結合於該殼體之容置空間的鏡面區，該鏡體係露出殼體之開放表面，而該鏡體至少一側為可將光源經由開放表面射出之導光板。」之技術內容(本院卷㈠第27頁)；第5頁【實施方式】【0022】段第5行至第6頁第1行記載「另外該鏡體23係包含一基材231及電鍍在透光玻璃表面之鏡面232」及第7頁【0028】段第3至4行記載「該鏡體23之鏡面232至少一側為可將光源經由開放表面212射出之導光板221」之技術內容(本院卷㈠第30、32頁)；核准公告時申請專利範圍請求項1第6至7行記載「以及一鏡體，係包含有一基材，及設在基材表面的鏡面」及第8至9行「而該鏡體至少一側為將光源經由開放表面射出之導光板」之技術內容(本院卷㈠第36頁)。依上所載之相關技術內容，已敘明界定其鏡體23係有包含一基材231之技術結構關係，以及導光板221的光源是透過鏡體23一側的開放表面212射出之操作條件限定，皆屬於進一步限縮鏡體23層狀結構及導光板221之光源是限縮經由開放表面212射出的方式，第二次更正後增加「基材」及「將光源經由開放表面射出」之限制條件以為限定，使申請專利範圍與說明書内容一致，為「申請專利範圍之減縮」之更正，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且未導致實質變更公告時之申請專利範圍。因此，請求項2、3更正為獨立項應准予更正，又請求項4、6為依附於請求項3之附屬項，請求項5為依附於請求項4之附屬項，請求項7為依附於請求項6之附屬項，故請求項4至7亦應准予更正。綜上，第二次更正之申請應無顯然不應被准許之情事，自得為本案審理裁判之基礎。

⒉至被告等及參加人雖辯稱「將光源經由開放表面射出」之限制條件僅係對於射出光線之光路說明，而非對於導光板及鏡體/鏡面間相對物理位置關係間之限定，明顯已實質擴大或變更核准公告之請求項3之專利權範圍等語，惟上開請求項「…，而該鏡體至少一側為將光源經由開放表面射出之導光板，該鏡體之鏡面會露出殼體之開放表面」，其內容係指導光板之光源是經由開放表面射出，而其中「開放表面」相當等同「露出」，第二次更正內容是限制該導光板之光源的光線射出路徑，屬進一步限縮「露出」態樣，為申請專利範圍之減縮；因此，系爭專利第二次更正，乃是將系爭專利說明書第2、5、7頁等相關段落之上開技術內容，以限制條件方式限定於請求項2、3之申請專利範圍，使申請專利範圍與說明書内容一致，符合「申請專利範圍之減縮」之更正，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦未導致實質變更公告時之申請專利範圍，故被告等及參加人上開所辯，自非可採。

㈢專利侵權部分：

⒈系爭產品未落入系爭專利第二次更正後請求項3之均等範圍⑴系爭產品與系爭專利第二次更正請求項3之文義分析比對①系爭專利第二次更正後請求項3之技術特徵可解析為5個要件，分別為：❶要件編號3A「一種發光鏡結構，係包含：一殼體，係內凹形成一容置空間，該殼體至少一表面係為一開放表面，該開放表面係與該容置空間連通，該殼體容置空間中係具有一導光區及一鏡面區；」❷要件編號3B「一導光裝置，係至少包含一導光板及一設置於導光板之至少一側的發光件，而該導光裝置係設置於該殼體之容置空間的導光區；以及」❸要件編號3C「一鏡體，係包含有一基材，及設在基材表面的鏡面，係將鏡體結合於該殼體之容置空間的鏡面區，而該鏡體至少一側為將光源經由開放表面射出之導光板，該鏡體之鏡面會露出殼體之開放表面。」❹要件編號3D「其中該殼體之容置空間內的導光區與鏡面區係為相疊設置，」❺要件編號3E「該鏡體之鏡面面積小於導光裝置之導光板面積，使鏡體疊合固接於導光板之表面時，該鏡體之鏡面至少一側為將光源經由開放表面射出之導光板。」，有原告主張系爭專利第二次更正後請求項3之內容在卷可稽（本院卷㈢第87至88頁）。本件被告等及參加人均不爭執系爭產品落入系爭專利第二次更正後請求項3要件編號3A、3C、3D之文義範圍（本院卷㈢第348至349頁、第327至329頁），以下僅就要件編號3B、3E予以比對，先予敘明。

②就系爭產品與系爭專利第二次更正後請求項3之要件比對：❶要件編號3b：觀諸甲證4照片第1、3、11至14圖（本院卷㈠第65至66頁、第70至71頁），可知系爭產品之導光裝置A3具有二個導光板A31及設置於該導光板A31一側的發光件A32，該導光裝置A3設置於該殼體A1之容置空間A11內，係完全對應於系爭專利。因此，系爭產品為系爭專利第二次更正後請求項3要件編號3B「一導光裝置，係至少包含一導光板及一設置於導光板之至少一側的發光件，而該導光裝置係設置於該殼體之容置空間的導光區」之文義所讀取。至被告等雖辯稱系爭專利第二次更正後請求項3之要件編號3E限定「該鏡體之鏡面面積小於導光裝置之導光板面積」，故要件編號3B之導光板只能為單一的導光板，方才能符合上開限制條件等語，惟要件編號3E所稱鏡面面積小於導光板面積，並無限制只能為單一個導光板，且要件編號3B已明確定義係「至少包含一個」導光板，其解釋請求項時，其中之元件數目應限於其指定之數目，「至少一」之意義為「一以上」。因此，系爭產品為二個導光板，可認定兩者文義比對結果為相同，況且二個或二個以上導光板，反而更能符合要件編號3E該「鏡體之鏡面面積小於導光裝置之導光板面積」之限制條件，是被告等上開所辯並不足採。❷要件編號3e：觀諸甲證4照片第3至9圖（本院卷㈠第66至69頁），可知系爭產品該鏡體A2疊合固接於二個導光板A31之表面，因二個導光板A31分別偏置在鏡面A22二側邊緣，發光件A32設置於導光板A31位於鏡面A22下方的一側且位於鏡面A22範圍內，使該導光板A31上方為透光玻璃A241可將發光件A32的光源經由開放表面A12射出之導光板A31；但鏡體A2之鏡面A22面積並非小於導光裝置A3之導光板A31面積，其與系爭專利請求項3所界定之技術特徵並不相同。因此，系爭產品並未為系爭專利第二次更正後請求項3要件編號3E「該鏡體之鏡面面積小於導光裝置之導光板面積，使鏡體疊合固接於導光板之表面時，該鏡體之鏡面至少一側為將光源經由開放表面射出之導光板。」之文義所讀取。❸綜上，系爭產品未為系爭專利第二次更正後請求項3要件編號3E之文義所讀取，系爭產品未落入系爭專利第二次更正後請求項3之文義範圍。以下判斷系爭產品是否落入系爭專利第二次更正後請求項3要件編號3E之均等範圍。

③系爭產品要件編號3e與系爭專利第二次更正後請求項3要件編號3E之均等比對：　❶就方式而言，系爭專利之鏡體23與導光板221相疊設置，藉由鏡體23的鏡面232面積小於導光板221的面積而使導光板221能夠露出，而讓導光板221所傳遞的光源能夠不被遮擋而直接射出；對照系爭產品之鏡體A2與二個導光板A31僅部分相疊，藉由二個導光板A31分別偏置在鏡面A22二側邊緣，以位置擺設方式，使導光板A31將所傳遞的光源穿過透光玻璃A241給照射出來。因此，系爭產品要件編號3e與系爭專利第二次更正後請求項3要件編號3E並非實質相同的方式(way)。至原告雖主張系爭產品略去了鏡面下的重疊部分，使得鏡面A22的面積不必然大於兩導光板A31的總面積，對所屬技術領域中具有通常知識者而言應屬能輕易完成或顯而易知者，故方式實質相同等語。惟系爭專利是以鏡面遮蔽部分導光板的「遮蔽方式」之技術手段，讓其他沒被遮蔽到的導光板能夠露出，而讓導光板221所傳遞的光源能夠不被遮擋而直接射出；而系爭產品則是在鏡面與導光板之間應用「擺設位置方式」之技術手段，讓導光板A31將所傳遞的光源穿過透光玻璃A241給照射出，兩者所採取的技術手段之方式明顯不同，故原告主張並不足採。　❷就功能而言，系爭專利與系爭產品都具有透過導光板來進行間接照明的功能。因此，系爭產品要件編號3e與系爭專利第二次更正後請求項3要件編號3E為實質相同的功能(function)。❸就結果而言，系爭專利與系爭產品都是設置導光板來導光，其目的是避免高強度光線直接照射於使用者的結果。因此，系爭產品要件編號3e與系爭專利第二次更正後請求項3要件編號3E為實質相同的結果(result)。❹綜上，就系爭專利第二次更正後請求項3要件編號3E而言，系爭產品與系爭專利係以不同之技術手段，執行實質相同之功能及產生實質相同之結果，故系爭產品要件編號3e與系爭專利第二次更正後請求項3要件編號3E不構成均等之技術特徵，系爭產品未落入系爭專利第二次更正後請求項3之均等範圍。

⒉系爭產品未落入系爭專利第二次更正後請求項4之均等範圍⑴系爭產品與系爭專利第二次更正後請求項4之文義分析比對①系爭專利第二次更正後請求項4之技術特徵可解析為2個要件，分別為：①要件編號4F「其中該基材係為一透光玻璃及電鍍在透光玻璃表面之鏡面，」②要件編號4G「該鏡面的面積小於透光玻璃及導光板之面積，使導光板產生之光源可經由透光玻璃逸射出。」，有原告主張系爭專利第二次更正後請求項4之內容在卷可稽（本院卷㈢第87至88頁）。

②就系爭產品與系爭專利第二次更正後請求項4之要件比對：

❷要件編號4g：觀諸甲證4照片第3至14圖（本院卷㈠第66至71頁），可知系爭產品因二個導光板A31分別偏置在鏡面A22二側邊緣，其係將導光板A31與鏡面A22交錯配置，該鏡面A22的面積是大於兩側的透光玻璃A241及導光板A31之面積，使兩側的導光板A31產生之光源可經由透過透光玻璃A241逸射出，其與系爭專利第二次更正後請求項4所界定之技術特徵並不相同。因此，系爭產品並未為第二次更正後系爭專利請求項4要件編號4G「該鏡面的面積小於透光玻璃及導光板之面積，使導光板產生之光源可經由透光玻璃逸射出」之文義所讀取。　❸系爭產品未落入系爭專利第二次更正後請求項3之文義範圍，已如前述，系爭專利第二次更正後請求項4係為請求項3之附屬項，系爭產品未為系爭專利第二次更正後請求項4要件編號4F、4G之文義所讀取，綜上，系爭產品亦未落入系爭專利第二次更正後請求項4之文義範圍。以下判斷系爭產品是否落入系爭專利第二次更正後請求項4要件編號4F、4G之均等範圍。

③系爭產品要件編號4f與系爭專利第二次更正後請求項4要件編號4F之均等比對：❶就方式而言，系爭專利之請求項係以電鍍方式形成鏡面，系爭產品則採用反光層方式（不論採用何種方式）形成鏡面，由於電鍍與反光層皆可反射光線，以反光層替換電鍍為已知製程之簡單替換，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成或顯而易知者，是二者之方式實質相同。因此，系爭產品要件編號4f與系爭專利第二次更正後請求項4要件編號4F實質相同的方式(way)。❷就功能而言，系爭專利與系爭產品都是在透光玻璃上形成鏡面，可用於形成一反射面而能反射環境光線的功能。因此，系爭產品要件編號4f與系爭專利第二次更正後請求項4要件編號4F為實質相同的功能(function)。❸就結果而言，系爭專利與系爭產品都是設置導光板來導光，可避免高強度光線直接照射於使用者的結果。因此，系爭產品要件編號4f與系爭專利第二次更正後請求項4要件編號4F為實質相同的結果(result)。❹綜上，就系爭專利第二次更正後請求項4要件編號4F而言，系爭產品與系爭專利係以實質相同之技術手段，執行實質相同之功能及產生實質相同之結果，故系爭產品要件編號4f與系爭專利第二次更正後請求項4要件編號4E構成均等之技術特徵。

④系爭產品要件編號4g與系爭專利第二次更正後請求項4要件編號4G之均等比對：❶就方式而言，系爭專利之鏡體23與導光板221相疊設置，藉由鏡體23的鏡面232面積小於透光玻璃241及導光板221的面積而使導光板221能夠露出，而讓導光板221所傳遞的光源能夠穿過透光玻璃241給照射出來，對照系爭產品之鏡體A2與二個導光板A31僅部分相疊，藉由二個導光板A31分別偏置在鏡面A22二側邊緣，以位置擺設方式，使導光板A31將所傳遞的光源穿過透光玻璃A241給照射出來。因此，系爭產品要件編號4g與系爭專利第二次更正後請求項4要件編號4G並非實質相同的方式(way)。至原告所主張方式實質相同之論述及不可採之理由如前要件編號3E之均等比對所述，爰不再贅述。❷就功能而言，系爭專利與系爭產品都具有透過導光板來進行間接照明的功能。因此，系爭產品要件編號4g與系爭專利第二次更正後請求項4要件編號4G為實質相同的功能(function)。❸就結果而言，系爭專利與系爭產品都是設置導光板來導光，其目的是避免高強度光線直接照射於使用者的結果。因此，系爭產品要件編號4g與系爭專利第二次更正後請求項4要件編號4G為實質相同的結果(result)。❹綜上，就系爭專利請求項4要件編號4G而言，系爭產品與系爭專利係以不同之技術手段，執行實質相同之功能及產生實質相同之結果，故系爭產品要件編號4g與系爭專利第二次更正後請求項4要件編號4G不構成均等之技術特徵，系爭產品未落入系爭專利第二次更正後請求項4之均等範圍。

㈣系爭產品既未落入系爭專利第二次更正後請求項3、4之均等範圍，則被告特斯拉公司在系爭專利專利權期間內販售之型號「Model 3」系列車輛配置之系爭產品自無侵害原告系爭專利專利權之情事，且被告特斯拉公司販售之型號「Model 3」系列車輛（配置有系爭產品）所受之利益，即非無法律上原因而受有未給付權利金之利益。是以，原告請求被告等應連帶負損害賠償責任及返還其利益，並請求防止侵害等，即屬無據。

七、從而，原告依專利法第120條準用第96條第1、2項、第97條第1項第2款、民法第179條、第181條、公司法第23條第2項之規定，請求被告等應連帶給付原告200萬元及法定遲延利息，並請求防止侵害，均無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請失其依據，應併予駁回。

八、另參加人雖依民事訴訟法第249條之1第2項規定，聲請酌定委任律師為訴訟代理人之酬金為訴訟費用之一部，惟原告於111年8月24日提起本件訴訟時，系爭專利為經註冊公告之合法有效專利，且起訴時亦已取得新型專利技術報告，比對結果為「代碼6：無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文件」（本院卷㈠第57至59頁），而系爭專利嗣因被告等於本件訴訟進行中提起舉發，始於113年6月25日經智慧局認定舉發成立而撤銷專利權（本院卷㈣第165至184頁），實難認原告有何基於惡意、不當目的或重大過失提起訴訟之情事，是參加人前開聲請，自屬無據，應予駁回。

九、本件事證已臻明確，兩造、參加人其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。

訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條。

智慧財產第四庭