111年度民商上字第21號｜智財：侵害商標權有關財產權爭議等｜裁判日期：112 年 07 月 20 日

智慧財產及商業法院民事判決 111年度民商上字第21號上訴人棨泰健康科技股份有限公司法定代理人鄒劍寒訴訟代理人李榮唐律師陳欣怡律師吳啟源律師被上訴人和興國際企業有限公司城欣科技股份有限公司兼上二人共同法定代理人鄭宇恩上三人共同訴訟代理人洪瑄憶律師上列當事人間請求侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國111年6月30日本院109年度民商訴字第28號第一審判決提起上訴，本院於112年6月15日言詞辯論終結，判決如下：主文原判決廢棄。被上訴人不得使用「Vsofa」(字母大小寫不拘)或其他相同或近似於附件附圖1至4所示之「ISOFA」、「iSofa及圖」之商標圖樣於註冊商品類別第10類(按摩器、電氣美容儀器、腳底按摩器、電子按摩減肥器、電動按摩椅、電動按摩椅墊、電動按摩床、搖擺機、氣血循環機、揉捏機、醫療用護具、醫療用護腰、束腹帶及醫療器具、醫療儀器、按摩器、電子針灸器、物理治療器具、電位治療器、醫療用電刺激帶、熱氣治療器具)之商品，及目錄等及其他一切網頁、書報、雜誌之廣告文宣或其他媒體之廣告，或促銷推廣商品之物品上。被上訴人不得持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述商品、廣告及物品。被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣貳佰萬元，及和興國際企業有限公司、城欣科技股份有限公司自民國109年5月7日起，鄭宇恩自民國109年9月5日起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。本判決第四項於上訴人以新臺幣陸拾柒萬元供擔保後，得假執行。但被上訴人以新臺幣貳佰萬元預供擔保後，得免為假執行。第一、二審訴訟費用由被上訴人連帶負擔。事實及理由一、本件上訴人主張：伊為註冊第01596547號「ISOFA」、第01642748號「iSofa及圖」、第02013524號「iSofa」、第02013526號「iSofa愛沙發及圖㈠」商標(如附件附圖1至4，合稱系爭商標)之商標權人，伊已設置數十家門市及專櫃，藉由知名藝人代言、節日加強促銷，更透過電視媒體宣傳行銷，網路亦可見系爭商標商品之相關訊息，經濟部智慧財產局(下稱智慧局)於另案亦認定系爭商標為著名商標，並編入西元2014年至2019年之著名商標名錄。詎伊於民國108年3月間發現被上訴人於各網路電商、家樂福及其官網銷售之「輝葉Vsofa沙發按摩椅HY-3067A」商品(下稱系爭商品)，使用與系爭商標近似之「ＶSOFA」商標(如附件附圖5所示，下稱系爭V 商標)，系爭V商標與系爭商標構成高度近似，二者均使用於相同電動按摩椅商品，消費者極有可能誤認二者來自同一來源，或有極高度關聯性存在。系爭商標雖有與伊所有之「FUJI」商標或其他商標併用情形，惟此並不妨礙系爭商標之同一性與高度識別性，反而因併用而生加乘著名之效果。被上訴人和興國際企業有限公司、城欣科技股份有限公司之法定代理人均為被上訴人鄭宇恩，渠等於系爭商標已成著名商標後數年始使用系爭V商標銷售相同或類似之商品，有攀附動機，難謂出於善意。系爭商標較為消費者熟悉，應受較大保護，且二者商品行銷方式及服務提供場所具高度重疊性，同時接觸機會較大，被上訴人使用高度近似於系爭商標之系爭V商標，顯有造成消費者就商品來源是否同一或有關聯性產生混淆之虞，並使系爭商標與其所表彰之商品來源間之關聯性遭受淡化，致有減損識別性及商譽之虞。系爭V商標於申請註冊時，智慧局即於核駁理由先行通知書中指明系爭V商標與系爭商標構成近似，且指定使用之商品在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，易使消費者產生混淆誤認之虞，益證系爭V商標與伊所有系爭商標確有近似及混淆誤認情形。爰依商標法第68條第3款、第69條第1項、第70條第1款、第71條，民法第185條及公司法第23條第2項規定，請求排除侵害，並暫以新臺幣(下同)200萬元為請求被上訴人連帶賠償之金額等情。原審駁回上訴人之請求，上訴人不服，提起本件上訴，聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人不得使用「Vsofa」(字母大小寫不拘)或其他相同或近似於附件附圖1至4所示之「ISOFA」、「iSofa及圖」之商標圖樣於按摩器、電器美容儀器、腳底按摩器、電子按摩減肥器、電動按摩椅、電動按摩椅墊、電動按摩床、搖擺機、氣血循環機、揉捏機、醫療用護具、醫療用護腰、束腹帶之商品，及目錄等及其他一切網頁、書報、雜誌之廣告文宣或其他媒體之廣告，或促銷推廣商品之物品上。㈢被上訴人不得持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述商品、廣告及物品。㈣被上訴人應連帶給付上訴人200萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈤願供擔保請准宣告假執行。二、被上訴人則以：「沙發」一詞為通用語，非上訴人得獨佔使用。系爭V商標加大凸顯第一個字母V，係為表彰其與代言人知名藝人徐若瑄(Vivian)之密切關係，具有高度識別性。系爭商標中之「ISOFA」意指我的沙發或智能沙發，使用在智能型靠背椅或電動靠背椅之商品，純屬商品之品質、功用或相關特性的描述，沒有特殊識別性或獨創性，附件附圖2商標之圖樣為沙發椅側面圖示，無法讓消費者直接聯想是沙發，智慧局更曾以為是電話筒，欠缺特殊識別性，二者商標明顯不同。系爭V商標已於109年5月5日取得註冊，智慧局已認定二商標不近似。系爭V商標實際使用時多與著名商標「輝葉」或「輝葉HUEI YEH及圖」併排或共同使用，不致與系爭商標發生混淆誤認。甲證2中第H01070069號評定卷所附資料多係以「愛沙發」、「型號及愛沙發」方式呈現於商品上，無法認定為附件附圖1、2商標之使用而為著名商標，以「isofa」為關鍵字搜尋結果亦非上訴人商品，難認系爭商標已達著名程度。上訴人從未單獨使用iSofa作廣告行銷，且常與「FUJI」商標併用，顯係以「FUJI」作為主要行銷之商標。系爭V商標與系爭商標不近似，不致造成消費者混淆誤認。系爭V商標既經取得註冊，另案臺灣高雄地方法院108年度自字第19號刑事判決亦認二者商標不構成近似，足見系爭V 商標無致相關消費者混淆誤認之虞，是上訴人之主張無理由等語置辯。聲明：㈠駁回上訴。㈡願供擔保，請准予宣告免為假執行。三、原審駁回上訴人之主張，無非以：系爭商標與系爭V商標雖均有英文SOFA(沙發)，然SOFA(沙發)為國人習知習見之英文單字，使用於按摩器、按摩椅商品，消費者容易視為商品之描述性說明，二者商標整體給予消費者印象較深者，系爭商標在於強調「I」或「i」之英文字首及按摩椅側面造型圖沙發設計圖，系爭V商標則在英文字首「V」，而「isofa/ISOFA」予人本我、科技、智慧沙發之意象，「VSOFA」給人寶貴、勝利、活力沙發的聯想。是二者商標在外觀、讀音及觀念上容有差異，近似程度不高。系爭V商標與系爭附件附圖1商標所指定使用商品間屬同一或高度類似，二者與所指定使用之商品間均無直接關聯，均具相當識別性。又系爭商標實際使用時多與「FUJI富士」字樣併同呈現，其中附件附圖4之系爭商標曾經智慧局認為著名商標。而系爭V商標實際使用則多與「輝葉」商標、「輝葉HUEI YEH按摩椅專家及圖」商標、「輝葉HUEI YEH及圖」商標併用，或單獨使用「輝葉」、「輝葉HUEI YEH按摩椅專家及圖」、「輝葉HUEI YEH及圖」等商標，兩造按摩椅品牌及商標均經各自行銷推廣，堪認二者商標均為相關消費者所知悉，二者商標商品在市場併存之事實已為相關消費者所認識，足以區辨二者商標為不同來源。衡酌二商標指定商品間屬同一或高度類似，惟二商標圖樣均具有相當識別性，近似程度不高，且二商標均為相關消費者所知悉，系爭V商標當無使相關消費者誤認其商品與系爭商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二者間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。又上訴人系爭附件附圖1至3商標使用情形較少，且系爭商標大多與「FUJI富士」字樣併用，難認附件附圖1 至3之系爭商標為著名商標，自難認系爭V商標之使用有致減損系爭商標之識別性或信譽之虞。是上訴人依商標法第68條第3款、第70條第1款規定主張被上訴人侵害系爭商標權等情不可採，其請求被上訴人排除、防止侵害及連帶賠償損害，即無理由等語，為其判斷之基礎。四、不爭執點：㈠上訴人為附件附圖1至4商標之商標權人，並指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類第10類之電動按摩椅等商品。㈡被上訴人有使用系爭「VSOFA」商標於其販售商品上。五、本件爭點：㈠上訴人註冊第1596547號「ISOFA」、第1642748號「iSofa及圖」、第02013526號「iSofa愛沙發及圖㈠」是否為著名商標？㈡上訴人依商標法第68條第3款、第69條第1項、第70條第1款規定，請求被上訴人排除、防止侵害如聲明第2、3項所示，有無理由？㈢上訴人依商標法第69條第3項、第71條第1項第3款、民法第18 5條及公司法第23條第2項規定，以被上訴人銷售單價100倍計算，請求被上訴人損害賠償200萬元，有無理由？六、本院判斷理由：㈠上訴人註冊第1596547號「ISOFA」、第1642748號「iSofa及圖」、第02013526號「iSofa愛沙發及圖㈠」為著名商標：按判斷商標是否已臻著名，得分別就:1.商標識別性之強弱；2.相關事業或消費者知悉或認識商標之程度；3.商標使用期間、範圍及地域；4.商標宣傳之期間、範圍及地域；5.商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域；6.商標成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形；7.商標之價值；及8.其他足以認定著名商標之因素等為綜合考量。經查，上訴人所有之附件附圖1(即註冊第1596547號「ISOFA」商標)、附圖2(即註冊第1642748號「iSofa及圖」商標)商標分別經智慧局107年12月28日(107)智商40268字第10780730370號(中台評字第H01070068號)、107年11月14日(107)智商40323字第10780636780號(中台評字第H01070070號)、107年12月17日(107)智商00349字第10780699370號(中台評字第H01070071號)、107年12 月17日(107)智商40075字第10780697130號(中台評字第H01070069號)商標評定書評定為著名商標(原審卷三第26頁、第34頁、第40頁、第48頁)，另上訴人所有註冊第02013526號「iSofa愛沙發及圖㈠」(即附件附圖4商標)亦經智慧局列名於我國2017年7月至2022年6月著名商標名錄中(原審卷二第63 頁、本院卷一第179頁至第207頁)，而系爭V商標係在108年8月5日申請註冊(附件附圖5)，由是可知，系爭V商標於申請註冊時，上訴人所有如附件附圖1(註冊第1596547號「ISOFA」)、附件附圖2(註冊第1642748號「iSofa及圖」)、附件附圖4(註冊第02013526號「iSofa愛沙發及圖㈠」)等商標已經行政機關認定為著名商標。而上訴人迄今仍戮力促銷系爭商標商品，於我國境內開設數十家門市專櫃，並聘請藝人代言(原審卷四第237頁)，堪認附件附圖1、2、4商標仍為我國著名商標，普遍為相關消費者所知悉。㈡上訴人依商標法第68條第3款、第69條第1項規定，請求被上訴人排除、防止侵害如聲明第2、3項所示，為有理由： 1.承前所述，附件附圖1、2、4商標為著名商標，其中附件附圖1「ISOFA」係由大寫英文字母所組成，而系爭「VSOFA」商標亦係由大寫英文字母所組成，二商標唯一差異僅在起首字「I」與「V」，是二者近似程度不低，應構成高度近似。又系爭商標均早於系爭V商標註冊前即已註冊，與系爭V商標均係指定使用在第10類按摩椅等商品，是系爭商標與系爭V 商標指定使用之商品或服務亦構成同一或高度類似。二商標既均指定使用在第10類之商品或服務，則二者所訴求之消費者自屬高度重疊，銷售管道亦有重複，相關消費者極有可能誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，有致相關消費者產生混淆誤認之虞。 2.按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：…將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5條第1項第4款、第2項定有明文。本件系爭V商標於實際使用時，不論係行銷文宣或網路平台等，多單獨以明顯字體「VSOFA」呈現，足以使相關消費者將其視為商標品牌或辨識之依據(原審卷一第57頁、第71頁、第81頁，原審卷二第121頁、第129頁，原審卷三第349頁)，堪認被上訴人等確係以行銷之目的使用近似於系爭商標之商標於同一或類似之商品，構成商標之使用行為。而本件如附件附圖1、2、4所示商標為著名商標，業經說明如上，且系爭V商標與上開系爭商標構成高度近似，指定使用之商品或服務亦構成同一或高度類似，有致相關消費者產生混淆誤認之虞，亦經論明如前。按於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第1項第3款規定明確；又商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第69條第1項亦規定明確。本件被上訴人與上訴人為相同商品或服務之產製者與提供者，被上訴人不可能不知悉上訴人商標，尤其被上訴人以近似於系爭商標之系爭V商標向智慧局申請註冊時，業經智慧局告知系爭V商標與系爭商標構成近似，被上訴人自難諉稱不知系爭商標之存在。系爭V商標既有致相關消費者產生混淆誤認之虞，上訴人依商標法第68條第3款、第69條第1項規定，請求被上訴人排除、防止侵害，自屬有據，應予准許。至上訴人另稱系爭V商標與附件附圖1、2、4著名商標構成近似，亦有減損系爭著名商標識別性或信譽之虞，其自得依商標法第70條第1款規定主張權利云云。惟查，商標法第70條第1款所規定者乃視為侵害商標權之事由，本件本院既已認為系爭V商標業已構成同法第68條第3款侵害商標事由，自無再論系爭V商標是否構成視為侵害商標之必要，是上訴人此部分主張，尚非可採。㈢上訴人依商標法第69條第3項、第71條第1項第3款、民法第18 5條及公司法第23條第2項規定，以被上訴人銷售單價100倍計算，請求被上訴人損害賠償200萬元，為有理由：按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，商標法第69條第3項定有明文；又商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價1,500倍以下之金額。但所查獲商品超過1,500件時，以其總價定賠償金額，同法第71條第1項第3款亦設有規定。本件被上訴人系爭V商標已構成對系爭商標之侵害，業經說明如上，而本件上訴人僅主張被上訴人商品型號HY-3067A商品構成侵權(原審卷二第223頁，原審卷三第8頁)，並請求以該型號商品售價之100倍計算損害賠償，經本院詢問被上訴人有何意見時，被上訴人自陳將於二週後提出其實際銷售資料(本院卷第164頁)，然迄至本件言詞辯論終結時均未據其提出應如何計算始為允當之資料供本院審酌。本院審酌被上訴人既與上訴人為同業，於使用系爭V商標前業已經智慧局告知與系爭商標構成近似，仍執意使用系爭V商標於同一或高度類似之商品，且聘請知名藝人藉由媒體戮力促銷，足見其獲利非薄，其因此侵害上訴人系爭商標，難謂無侵權之故意，是上訴人主張以系爭HY-3067A型號商品零售單價之100倍計算，尚稱合理。經查，系爭HY-3067A型號商品售價分別有4萬9,800元( 原審卷一第55頁)、3萬4,990元(原審卷一第81頁)、3萬3,333元(原審卷一第83頁、第95頁、第97頁、第103頁、第105頁、第595頁)等不同價格，縱以最低價格3萬3,333元之100倍計算，所得總額333萬3,300元仍高於上訴人請求賠償之200 萬元，是上訴人依商標法第69條第3項、第71條第1項第3款及民法第185條規定請求被上訴人連帶賠償200萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即109年5月7日起(被上訴人鄭宇恩自109 年9月5日起)至清償日止按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。又公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2項設有明文。本件被上訴人鄭宇恩為和興公司、城欣公司法定代理人，此有經濟部商工登記公示資料查詢服務可稽(原審卷四第249頁、第253頁)，和興公司與城欣公司於執行業務時侵害上訴人之商標權，致上訴人受有損害，鄭宇恩自應與和興公司、城欣公司負連帶賠償責任，是上訴人本於公司法第23條第2項規定所為前開之請求，亦屬有據。七、被上訴人雖另辯稱系爭V商標經智慧局審查後，已認為不致使普通消費者產生混淆誤認而准許註冊在案，另案臺灣高雄地方法院108年度自字第19號刑事判決亦認二者商標不構成近似，故上訴人依商標法第68條第3款、第69條第1項、第70條第1款規定，請求被上訴人排除、防止侵害並無理由云云(原審卷一第157頁、本院卷一第431頁)。按是否構成商標權之侵害，並不以後商標是否經合法取得註冊為判斷因素，亦不以後商標未經合法註冊為限。經查，本件系爭V商標申請註冊時，曾經智慧局以系爭V商標與上訴人所有註冊第1596547號「ISOFA」、註冊第1642748號「iSofa及圖」、註冊第1936629號「iSofa」商標、註冊第1936631號「iSofa愛沙發及圖」、註冊第2013524號「iSofa」及註冊第2013526號「iSofa愛沙發及圖㈠」構成近似為由發出「核駁理由先行通知書」(原審卷三第493頁、本院卷一第555頁)，嗣被上訴人提出訴外人施上文所出具之「商標並存註冊同意書」後始獲准註冊，並將上開事由註記於商標註冊證(本院卷一第291頁、原審卷二第487頁、原審卷三第497頁)。惟查，前開「商標並存註冊同意書」係由訴外人施上文出具，施上文雖係申請號第108001280號商標之商標權人，然依智慧局商標登記資料，該商標之註冊號為第2065087號，商標權人為和興國際企業有限公司，即被上訴人(參附件附圖6)。由是可知，系爭V商標係以被上訴人出具之同意書取得註冊，非經上訴人同意而取得註冊，是智慧局前揭「核駁理由先行通知書」中所稱系爭V商標與上訴人系爭商標構成近似之疑慮並未獲得解決，而上開「核駁理由先行通知書」之意見，反足以證明系爭V商標與系爭商標構成近似。是本件被上訴人雖已取得系爭V商標之註冊，且於其所銷售之產品標示系爭V商標，形式上為行使自己商標之行為，惟被上訴人取得系爭V商標之註冊既係以自己出具同意書方式同意自己註冊系爭V商標，刻意忽略取得上訴人之同意書，足見被上訴人取得系爭V商標之註冊並非出於善意。至刑事判決固認為系爭V商標與系爭商標不構成近似，惟其見解並無拘束民事判決之效力，是被上訴人舉前開證據，均不足以作為有利於被上訴人之判斷依據。八、本件兩造均陳明願供擔保聲請為准免假執行之宣告，就金錢請求部分，經核均無不合，爰酌定相當擔保金額分別准許之。至性質上不宜為假執行部分，則不予宣告之，併此敘明。九、綜上所述，本件上訴人所有系爭註冊第1596547號「ISOFA」、第1642748號「iSofa及圖」、第02013526號「iSofa愛沙發及圖㈠」均為著名商標，被上訴人所銷售之型號HY-3067A按摩椅使用近似於系爭商標之系爭V商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，上訴人依商標法第68條第3款、第69條第1項規定，請求被上訴人排除、防止侵害，並依商標法第69條第3項、第71條第1項第3款、民法第185條及公司法第23條第2 項規定，以被上訴人銷售單價100倍計算，請求被上訴人連帶賠償損害200萬元，即屬有據，應予准許。原審以系爭商標與系爭V商標近似程度不高，無使相關消費者產生混淆誤認之虞，且認附件附圖1至3之系爭商標難認為著名商標，是系爭V商標之使用亦無致減損系爭商標之識別性或信譽之虞云云，因而駁回上訴人全部之請求，尚嫌未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，尚非無據，爰廢棄原判決另改判如主文所示。十、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　112 　年　　7 　　月　　20　　日智慧財產第二庭審判長法　官　彭洪英法　官　曾啓謀法　官　汪漢卿以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　112 　年　　7 　　月　　31　　日書記官　邱于婷附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院111年度民商上字第21號

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