112年度民暫抗字第5號｜智財：聲請定暫時狀態之處分｜裁判日期：112 年 08 月 22 日

智慧財產及商業法院民事裁定 112年度民暫抗字第5號抗告人圓一國際有限公司法定代理人劉修豪相對人愛進化科技股份有限公司法定代理人王靖夫代理人李貞儀律師郭維瀚律師王薏瑄律師上列當事人間聲請定暫時狀態之處分事件，抗告人對於中華民國112年4月26日本院112年度民暫字第3號民事裁定，提起抗告，本院裁定如下：主文抗告駁回。相對人應以新臺幣壹佰萬元或等值之銀行可轉讓定期存單為抗告人供擔保。抗告訴訟費用由抗告人負擔。理由一、相對人於原審聲請意旨略以：蘋果公司於民國109年發表iPhone12系列時推出「MagSafe」無線充電技術，在無線充電線圈外圍加上一環型磁鐵及一對位磁鐵（如原裁定附圖一所示），運用磁吸原理將手機緊密吸附充電器，並在同年發表支援MagSafe技術而於背板具「」圖樣（下稱系爭圖樣）之手機保護殼等配件，而相對人之手機殼品牌「RHINOSHIELD犀牛盾」為全球知名的手機防護配件領導品牌，陸續就iPhone12、13、14系列手機推出「iPhoneMagSafe兼容系列」手機殼(下稱系爭MagSafe系列手機殼)。詎抗告人於110年7月、111年6月分別向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請並取得如原裁定附圖二、三所示註冊第02202378號及第02268370號商標(下合稱系爭商標)，均指定使用於第9類之手機保護殼等商品（指定使用商品詳如原裁定附圖二、三所示），復於112年1月底起，以相對人所製造、銷售之系爭MagSafe系列手機殼有侵害系爭商標為由，陸續對相對人之多家經銷商寄發警告信函要求下架具有系爭圖樣之商品，兩造間就系爭MagSafe系列手機殼背板上具有系爭圖樣是否侵害系爭商標一事顯有爭執。系爭MagSafe 系列手機殼背板上之系爭圖樣乃為配合MagSafe技術所必要之功能設計，且僅傳達商品本身為支援MagSafe之資訊，不具有商標識別性；再者，相對人之系爭MagSafe系列手機殼背板上具有系爭圖樣，並非作為商標使用，而是作為支援MagSafe技術之功能性設計，及提供消費者有關支援MagSafe技術特性之說明，且相對人銷售商品時，均明確標示使用自己註冊之「犀牛盾」、「RHINOSHIELD」商標，自未侵害抗告人之商標權，是相對人將來本案應具高度勝訴可能性。另相對人就系爭MagSafe系列手機殼商品每月共計約有新臺幣(下同)500萬元以上之營業收入，抗告人除寄發律師函要求相對人多家經銷商限期和解外，亦提起刑事告訴，使多家經銷商面臨搜索、扣押之程序，而無法繼續販售系爭MagSafe系列手機殼商品，損害相對人權益甚鉅，如任由抗告人繼續妨礙相對人製造、銷售系爭MagSafe系列手機殼，相對人將面臨鉅額損失及遭經銷商主張違約而解除或終止契約並負擔損害賠償責任。況手機殼市場競爭激烈，如需下架並禁止銷售系爭MagSafe系列手機殼商品，未來縱經法院認定相對人未侵害系爭商標權，亦恐因市場變化而難恢復相對人原先市佔率，較早系列之手機殼商品亦可能已處於商品衰退期而難以售出，相對人將受有難以估計之損害，並可能累積負面形象，減損相對人品牌十年以來之良好商譽，為金錢無法彌補之損害。反觀抗告人網頁是以其他商標標示商品來源，顯未將系爭商標作為標示其商品來源之商標使用，縱准相對人本件聲明，亦不會造成消費者對兩造產品之混淆誤認或影響抗告人產品之銷售，不會造成抗告人之損害。又抗告人明知一圓圈與一直線之組成乃支援MagSafe技術商品之特定功能說明及所必要之設計，並無商標識別性，卻惡意註冊為商標，且明知相對人之產品均有明確標示相對人商標而不會造成他人誤認為抗告人之產品，卻仍寄發律師函要求全數下架相關商品及給付和解金，明顯旨在賺取高額和解金及排除相對人等手機殼品牌業者於MageSafe兼容手機殼市場之競爭，已損害市場之公平競爭，並使消費者喪失相關產品之選擇空間，嚴重影響消費者權益，有損於公共利益，本件顯有核發定暫時狀態處分之必要。二、原裁定意旨略以：抗告人以原裁定附圖2、3之圖樣申請註冊商標，並使用於其所生產之手機殼，認為相對人所製造銷售之系爭MagSafe系列手機殼侵害系爭商標權，陸續對相對人之多家經銷商寄發警告函要求下架相關產品，惟為相對人所否認，足見兩造自屬有爭執法律關係存在。又相對人所使用之圖樣乃配合蘋果公司於109年所發表之無線充電技術，在保護殼等配件上標示系爭圖樣以解決傳統無線充電對不準之問題，為達到效率最佳化之功能性設計，並未出現在該等手機殼商品之外包裝，其外包裝均有明確標示相對人「RHINOSHIELD」或「犀牛盾」之商標及品牌，難認相對人將系爭圖樣作為商標使用，且相對人之該系列之手機殼非全部均得由手機殼背板正面外觀看出系爭圖樣，如為非透明或上有彩繪之手機殼僅能由內部始能看到系爭圖案，故相對人未將系爭圖樣作為商品或服務來源之標示，無使消費者於辨識商品或服務來源時，有影射或攀附抗告人商譽之意圖，自難認係屬商標之使用。又蘋果公司乃於109年發表無線充電技術，而抗告人係在該技術推出後之110年7月13日、111年6月10日向智慧局申請註冊商標，該商標是否僅係由描述所指定商品之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明或僅由其他不具識別性之標誌所構成者，已經由相對人提出異議及評定，目前仍在智慧局審查中，系爭商標有撤銷註冊之可能性。且抗告人公司早於106 年成立，其原所謂從零到一之商標圖樣設計，與系爭商標明顯有別，並於蘋果公司推出該技術後始於隔年、後年分別申請，難認抗告人申請之原因僅係單純為其公司之理念。綜上，相對人並非將系爭圖樣作為商標使用，且系爭商標是否有得撤銷之事由未明，則相對人主張其未侵害抗告人之商標權，即非全無憑據，堪認相對人將來非全無勝訴之可能性。另依相對人所提出之事證中，其經銷商在未經刑事或民事判決，確定無侵害系爭商標權前，因面臨刑事責任壓力下無法繼續銷售系爭MagSafe手機殼，若駁回相對人之聲請，恐影響相對人就該商品於市場上之占有率，不僅將對相對人之商譽、營業額造成重大損害外，市場上亦將僅有抗告人能販售具有系爭圖樣之手機殼，顯有害於相關消費者選擇之利益及市場公平競爭之維護並難以回復。且相對人僅要求抗告人容忍犀牛盾、RHIN0SHIELD品牌於背板具有系爭圖樣之手機殼商品之製造、販賣、持有、陳列、輸出及輸入，及不得為妨礙行為，並未禁止抗告人身為商標權人所得主張之其他權利。故衡酌相對人不得再繼續製造、販賣、持有、陳列、輸出及輸入所造成難以回復之重大損害，自較抗告人所受不行為之定暫時狀態處分因此所可能產生之不利益為重，足認相對人已釋明本件之原因及必要性，故准許相對人聲請之定暫時狀態處分。並認為本件兩造均為銷售手機殼之業者，本有一定之市占率，系爭手機殼已推出近2年，抗告人即使容忍或不得妨礙相對人為上開行為，僅係維持既有市場現況，不會導致原欲購買抗告人之手機殼商品者，轉而購買相對人之手機殼，對抗告人之市場銷售量無影響，且抗告人未陳明其因本件定暫時狀態處分可能受有其他損害，難認相對人有供擔保之必要，故不為提供擔保金之諭知等語。三、抗告意旨略以：相對人使用於手機殼之圖樣，實質上已構成商標之使用，且抗告人所註冊之商標，乃具有識別性且能與他人相區別，並能使消費者辨識商品來源，抗告人註冊之系爭商標雖晚於蘋果公司推出MagSafe無線充電技術，然兩者仍非近似，亦無法證明抗告人申請註冊系爭商標係攀附蘋果公司商譽。抗告人與相對人之手機殼，就商標使用而言應有相同或高度近似，且兩者皆使用於同一商品上，相對人應有侵害抗告人之商標權。又抗告人寄發律師函僅為權利之正當行使，抗告人對相對人以外之人寄發律師函又與抗告人、相對人之利益衡量有何關聯？對於公益造成如何影響？況抗告人也已經與其他接獲抗告人寄發律師函之廠商達成共識，無意對屬於蘋果公司相關產品授權經銷商追究爾等侵害系爭商標權之責任。抗告人之商標權仍屬合法有效之權利，原裁定不得僅因系爭商標已遭異議、評定，而據以認定必定遭撤銷，抗告人之商標權仍受有相對人侵害之繼續，原裁定未命相對人提供擔保並非妥適。苟本院認相對人之假處分應予准許，抗告人因本件定暫時狀態假處分容忍相對人使用系爭商標如受有損害約為新臺幣（下同）28,600,000元（計算式：550,000x52個月=28,600,000），抗告人認本院酌定之擔保金應為28,600,000 元。原裁定認事用法顯有違誤，爰聲明：㈠原裁定廢棄。㈡相對人於原審之聲請駁回。㈢聲請費用由相對人負擔。四、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。又智慧財產案件審理法第22條第2項規定：聲請定暫時狀態之處分時，相對人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請，民事訴訟法第538條第1項定有明文。次按相對人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定其暫時狀態之處分者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足，智慧財產案件審理細則第37條第1項亦設有規定。五、經查：㈠兩造間確有爭執之法律關係存在：相對人主張其所製造、銷售之系爭MagSafe系列手機殼背板之系爭圖樣僅為配合蘋果公司推出之MagSafe技術外圍之環型磁鐵及對位磁鐵，並非作為商標使用，又系爭商標具有得撤銷事由，相對人自無侵害系爭商標，且抗告人自112年1月底起，以相對人所製造、銷售之系爭MagSafe系列手機殼有侵害系爭商標為由，陸續對相對人之多家經銷商寄發警告信函要求下架具有系爭圖樣之商品等情，業據相對人提出蘋果公司新聞稿、相關網路文章報導、相對人系爭MagSafe系列手機殼商品照片、抗告人寄予經銷商之律師函、蘋果公司及其他手機殼廠商銷售MagSafe技術相容手機殼之官網頁面、相對人官網頁面、相對人已對系爭商標提出異議及評定之相關文件、抗告人官網頁面、經銷商之聲明及電子郵件等件為證（見原審卷第45至151頁、第173至193頁、第257至258頁），足見兩造間就相對人系爭MagSafe系列手機殼背板之系爭圖樣是否有侵害系爭商標一事確存有爭執，堪認相對人就兩造間有爭執之法律關係存在已為相當之釋明。㈡相對人將來本案訴訟有勝訴可能性： ⒈蘋果公司係於109年發表iPhone12系列時推出「MagSafe」無線充電技術，在無線充電線圈周圍具有磁石陣列，亦即在無線充電線圈外圍加上一環型磁鐵及一對位磁鐵（如原裁定附圖一所示），運用磁吸原理將手機緊密吸附充電器，解決傳統無線充電對不準之問題，並在同年發表支援MagSafe技術而於背板具系爭圖樣之手機保護殼等配件，該圖樣上方的圓圈便是對應手機內部之環型磁鐵，下方之短線則為對應手機內部之對位磁鐵。相對人在系爭MagSafe系列手機殼背板上設計系爭圖樣，係為配合MagSafe技術能為無線充電之對位及效率達到最佳化所為之功能性設計，且由系爭MagSafe系列手機殼商品照片及實物（見原審卷第81至83頁、卷外證物袋），系爭圖樣僅出現於系爭MagSafe系列手機殼背板，並未出現於該等手機殼商品之外包裝，其外包裝均有明確標示相對人「RHINOSHIELD」或「犀牛盾」之商標及品牌，實難認相對人係將系爭圖樣作為商標使用。況且，系爭MagSafe 系列手機殼中並非全部均得由手機殼背板正面外觀看出系爭圖樣，如為非透明或上有彩繪圖案之手機殼，則僅能由手機殼內部始能看到系爭圖樣，此觀相對人所提出其官網之手機殼商品照片及系爭MagSafe系列手機殼實物即明（見原審卷第103頁、卷外證物袋），益徵相對人主張其並非將系爭圖樣作為商品或服務來源之標示，非屬商標之使用，並非無據。 ⒉抗告人公司早於106年間成立，其原所謂從零到一之商標圖樣設計（如原裁定附圖四所示）與系爭商標、系爭圖樣明顯有別，抗告人自始未說明，抗告人於其官網及銷售頁面何以仍僅使用原裁定附圖四之商標，遑論抗告人係在蘋果公司推出MagSafe技術及具系爭圖樣之手機保護殼後始分別於110年7 月13日、111年6月10日向智慧局申請註冊如原裁定附圖二、三所示之系爭商標，系爭商標圖樣與MagSafe技術所顯示出之系爭圖樣相符，而系爭商標是否僅由描述所指定商品之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明或僅由其他不具識別性之標誌所構成者，即不無疑問，實難認抗告人申請系爭商標之原因僅係單純因其公司名稱為「圓一」、「O-ONE」所為之理念設計。況且MagSafe技術係由蘋果公司所設計，並為因應該技術而推出具有相對應圖樣（即系爭圖樣）之手機殼，其他手機配件之廠商亦得因應該MagSafe技術而推出具有系爭圖樣之手機殼，難認系爭圖樣得由抗告人一人所獨占。相對人並非將系爭圖樣作為商標使用，且相對人已對抗告人所有之系爭商標提出異議及評定，目前仍在智慧局審查中（見原審卷第107至139頁），系爭商標仍存有被撤銷其註冊之可能性，系爭商標是否有得撤銷事由尚有未明，則相對人主張其未侵害抗告人之商標權，即非全無所憑，堪認相對人將來非全無勝訴之可能性。㈢本件有防止發生重大損害或避免急迫危險之情形：由抗告人寄出之律師函及廠商函文可知相對人有多家經銷商銷售系爭MagSafe系列手機殼（見原審卷第85至87頁、第173至191頁、第257至258頁）；抗告人除寄出上開律師函要求下架系爭MagSafe系列手機殼外，更對該等經銷商提起違反商標法之刑事告訴（見原審卷第237、239頁），並經警方搜索、扣押（見原審卷第251至256頁），在未經刑事或民事判決確定系爭MagSafe系列手機殼有無侵害系爭商標之情形前，確有面臨刑事責任之壓力下而無法繼續銷售系爭MagSafe 系列手機殼之情形。且抗告人於原審表示除向相對人發警告律師函之外，亦有對蘋果公司、DEVILCASE廠商發警告律師函(原審卷第166頁112年3月10日徵詢意見筆錄)，之後卻於112年5月22日民事抗告狀第11頁表示並未對蘋果公司寄出律師函，也已經與其他接獲其寄發律師函之廠商達成共識，無意對屬於蘋果公司相關產品授權經銷商追究侵害系爭商標權之責任(本院卷第43頁)，並提出112年4月18日律師函2份(本院卷77至83頁)為證，其所述前後自相矛盾。而相對人僅主張在其提起「確認未侵害系爭商標權」訴訟確認前，要求抗告人容忍犀牛盾、RHINOSHIELD品牌於背板具有系爭圖樣之手機殼商品之製造、販賣、持有、陳列、輸出及輸入，及不得為妨礙行為，並未禁止抗告人身為商標權人所得主張之其他權利。然若駁回相對人之聲請，恐排除相對人系爭MagSafe系列手機殼之製造、銷售，影響相對人該款商品在市場上之占有率，不僅將對相對人之商譽、營業額造成重大損害外，市場上亦將僅有抗告人能販售具有系爭圖樣之手機殼商品，顯有害於相關消費者選擇之利益及市場公平競爭之維護，且難以回復。經本院衡酌相對人不得再繼續製造、銷售、持有、陳列、輸出及輸入系爭MagSafe系列手機殼所造成難以回復之重大損害，自較抗告人所受不行為之定暫時狀態處分因此所可能產生之不利益為重。準此，相對人所為本件定暫時狀態處分，應予准許。㈣綜上所述，本件相對人就兩造爭執之法律關係及請求定暫時狀態處分之原因及必要性，均已釋明，原審因而為准許定暫時狀態處分之裁定。又本件是否應供擔保及命供擔保之金額為何，應以相對人容忍及不得妨礙犀牛盾、RHINOSHIELD品牌於背板具有系爭圖樣之手機殼商品之製造、販賣、持有、陳列、輸出及輸入行為，是否將使其受有損害及所生損害為何為衡量標準。兩造在市場上均為銷售手機殼商品之業者，本即各有一定市占率，系爭MagSafe系列手機殼推出迄今亦已2年多，抗告人容忍或不得妨礙相對人所為之製造、販賣、持有、陳列、輸出及輸入具有系爭圖樣之手機殼背板商品之行為，雖然係維持既有市場現況，但系爭圖樣與系爭商標之手機殼商品在市場上併存銷售，難認不會造成相關消費者於選購時產生混淆認之虞者，並對系爭商標權人即抗告人之市場銷售量有所影響，因抗告人已陳明其因本件定暫時狀態處分可能受有之損害，本院認本件有定暫時狀態處分之必要，並命相對人供擔保方式予抗告人保障，故原裁定仍應以維持。㈤擔保金之酌定： ⒈按「定暫時狀態處分之聲請，聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分，智慧財產案件審理法第22條第3 項定有明文。定暫時狀態之假處分之擔保金，非聲請定暫時狀態處分之必要要件，僅法院預慮相對人於受處分後，聲請人因本案敗訴或處分經撤銷時所受之損害，係用以擔保相對人可能遭受之損害，應以可能遭受之損害額為其擔保金額，而非以執行標的物之價值為準。應參酌相對人之職業、資力、被保全權利之種類、相對人所應忍受之痛苦等，供擔保金額之酌定，屬於法院裁量範圍，並非當事人得以任意指摘」，有最高法院100年度台抗字第611號民事裁定可資參照。 ⒉查相對人提出之證據資料，固已釋明兩造間爭執之法律關係及定暫時狀態處分之必要性，惟本件對公眾利益之影響，暨相對人已上市之商品，其所建立之商品識別來源標識，是否有致相關消費者對其商品來源產生混淆誤認之虞，尚留待本案訴訟審理始能確定，原審未命相對人供擔保，即准為定暫時狀態之處分，並非妥適。本院爰審酌相對人就本件定暫時狀態處分之理由詳如前述，原裁定主文第1項係限制抗告人於兩造間之本案訴訟判決確定前，應容忍相對人之犀牛盾、RHINOSHIELD品牌於背板具有「」圖樣之手機殼商品之製造、販賣、持有、陳列、輸出及輸入，及不得為妨礙犀牛盾、RHINOSHIELD品牌於背板具有「」圖樣之手機殼商品之製造、販賣、持有、陳列、輸出及輸入行為，且相對人雖有勝訴之可能，惟亦不排除敗訴之可能，若未命相對人提供適當之擔保金，抗告人之系爭商標權可遭受侵害之損害可能無法受到應有之保障。抗告人主張相對人聲稱其MagSafe系列手機殼，每月計有500萬元以上收入，綜再依遠低於營業真正獲利之財政部同業利潤標準計算，「手機及手機週邊零配件零售」業淨利為百分之11，可知聲請人就具有系爭商標圖樣之手機殼背板商品每月獲利應至少為55萬元（計算式：5,000,000×11% =550,000)，且依「司法院所定各級法院辦案期限實施要點第2點」第12、13、14款規定，本件本案訴訟自第一審至第三審之最長辦案期間合計共4年4個月（1年4個月+2年+1年=4年4個月），則抗告人因本件定暫時狀態處分容忍相對人使用系爭商標如受損害約為28,600,000元（計算式：550,000x52個月=28,600,000)，且本件相對人亦無證明其支出之成本或必要費用，應無需扣除云云，或主張本於民事訴訟法第222條第2項之法理及本院過往案例，則於認定抗告人可能之所受損害以酌定本案相對人應供擔保金之數額時，如以本院110年度民暫抗字第1號所酌定之權利金比例為銷售額百分之5計算，則依相對人所主張之每月500萬元銷售額，權利金每月應為25萬元，則本件本案訴訟自第一審至第三審之最長辦案期間合計52個月，權利金應為1,300萬元（計算式：250,000x52個月=13,000,000)，則相對人應供之擔保金應以1,300萬元計算云云。惟本院認為上開兩種計算方式係以侵害抗告人系爭商標權所生損害計算本件擔保金，核與智慧財產案件審理法第22條第3項所訂之擔保金，係為擔保受定暫時狀態處分裁定之抗告人因定暫時狀態處分可能遭受之損害之意旨相違背，自非可採。又抗告人主張以相對人獲利之金額計算權利金，則依相對人主張之每月500萬元銷售額，並以財政部同業利潤標準5%計算，相對人每月獲利約為55萬元，權利金每月則應為27,500元，以最長辦案期間52個月計算，權利金應為1,430,000元(計算式:27,500x52=1,430,000)，則相對人應供之擔保金最少也應為1,430,000元等語，惟本院審酌抗告人對於追究侵害系爭商標權之責任之對象，原先表示含蘋果公司、DEVILCASE廠商，之後卻又陳稱無意對屬於蘋果公司相關產品授權經銷商追究侵害系爭商標權之責任，其所述前後自相矛盾，已如上述，及抗告人主張之侵權產品包含相對人所抗辯僅能由手機殼內部始能看到系爭圖樣之非透明或上有彩繪圖案之手機殼，範圍有過廣之疑義，爰據此酌定相對人為抗告人提供之擔保金以100萬元或等值之銀行可轉讓定期存單為適當。六、綜上所述，本院認相對人就爭執之法律關係及定暫時狀態處分之必要性，已提出釋明，準此，原審就相對人聲請抗告人於本案訴訟確定前，應容忍犀牛盾、RHINOSHIELD品牌於背板具有「」圖樣之手機殼商品之製造、販賣、持有、陳列、輸出及輸入，及不得為妨礙犀牛盾、RHINOSHIELD品牌於背板具有「」圖樣之手機殼商品之製造、販賣、持有、陳列、輸出及輸入行為，應准許如原裁定主文第1 項所示，並無違誤，本件抗告為無理由，應予駁回，惟相對人應為抗告人提供擔保金100萬元。又經本院審酌兩造具狀所為陳述及所提出之各項證據，已足作為裁定基礎，並為該基礎有關連之事實、證據及法律適用之判斷，爰不依民事訴訟法第538條第4項、智慧財產案件審理法第22條第4項規定通知兩造到庭表示意見，附此敘明。七、依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第495條之1、第449條第1項、第95條、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　112 　年　　8 　　月　　22 　日智慧財產第二庭審判長法官　彭洪英法官　汪漢卿法官　曾啓謀以上正本係照原本作成。本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再抗告，應於收受送達後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀，並繳納再抗告費新臺幣1千元。中　　華　　民　　國　　112 　年　8 　　月　　28 　日書記官　丘若瑤

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