智慧財產及商業法院97年度民商上字第5號

• 裁判案由: 侵害商標權有關財產權爭議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 98 年 05 月 27 日
• 法官: 汪漢卿、林欣蓉、王俊雄
• 法定代理人: 甲○○、丙○○
• 上訴人: 京華城股份有限公司法人
• 被上訴人: 大利商維卡里奧圖馬羅亞伯特、藝騰貿易有限公司法人

智慧財產法院民事判決
97年度民商上字第5號上　訴　人　京華城股份有限公司
法定代理人　甲○○
訴訟代理人　桂齊恆律師
謝智硯律師
黃陽壽律師
複 代 理人　黃喬詮律師
被 上 訴人　大利商維卡里奧圖馬羅亞伯特
（VICARIOTTO MAURO ALBERTO）
被上訴人　　藝騰貿易有限公司
法定代理人　丙○○
上二人共同
訴訟代理人　張慧明律師
上列當事人間請求侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國97年8 月25日臺灣臺北地方法院97年度訴字第3464號第一審判決提起上訴，本院於98年5 月7 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決廢棄。
被上訴人於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
事實及理由
一、被上訴人起訴主張：被上訴人乙○○○○○○○○○○○○○（VICARIOTTO MAURO ALBERTO）前以「SARTORIA MV MAU
RO VICARIOTTO 」商標，指定使用於「衣服、靴鞋、襪子、帽子、頭巾」商品，向經濟部智慧財產局申請註冊，准列為註冊第1179761 號商標「SARTORIA MV MAURO VICARIOTTO」（以下簡稱系爭商標），專用期間自西元2005年11月1 日至2015年10月31日止，目前仍有效存在。至被上訴人藝騰貿易有限公司（以下簡稱藝騰公司），係經依法登記之系爭商標被授權人。上訴人於其經營京華城購物中心四樓Ｌ區提供場地予訴外人簡岑朵及盧啟志設立專櫃，標示相同之系爭商標圖樣，公然販售仿冒商品。經被上訴人提起告訴，並經臺北市政府警察局松山分局於民國95年4 月18日對前開專櫃搜索，扣押仿冒品，嗣經臺灣臺北地方法院檢察署偵查終結起訴，業經臺灣臺北地方法院95年度易字第1889號及臺灣高等法院96年度上易字第91號刑事判決均判處訴外人簡岑朵及盧啟志有罪在案。另被上訴人對訴外人盧啟志及簡岑朵提起附帶民事訴訟，經臺灣臺北地方法院96年度智字第13號民事判決諭知訴外人盧啟志及簡岑朵應賠償被上訴人新臺幣（下同）1000萬元在案。上訴人雖非直接參與製造侵權商品，惟其出租場地給侵權行為人，並在販售侵權商品過程中開具發票，按數抽成，至少應構成幫助人之行為，故應視為共同侵權行為人，依法應與訴外人盧啟志及簡岑朵負1000萬之連帶責任，惟念及上訴人所為尚非直接侵權行為，被上訴人爰依民法第185 條規定，請求上訴人賠償200 萬元。並求為判決：⒈上訴人應給付被上訴人200 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⒉訴訟費用由上訴人負擔。⒊被上訴人願供擔保，請准宣告假執行。
二、上訴人則以：
㈠訴外人盧啟志申請商標註冊之日期，早於被上訴人於任何一個國家之申請日，是訴外人盧啟志於台灣申請該商標註冊時，為全球首創，加以系爭商標之商品從未進入台灣販售，足見系爭商標並無任何知名度，嗣訴外人盧啟志取得商標註冊，更使上訴人深信該商標係合法。被上訴人縱於91年10月16日以電子郵件表明伊為系爭商標之真正所有人，惟被上訴人通知上訴人時，尚未取得商標權，更未經法院一審判決屬商標受侵害者，上訴人之員工僅視其為一般廠商欲爭取櫃位而聯繫之信件，況該信函中並未對訴外人盧啟志設立專櫃事表示異議，即不符合行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則第三點及第五點規定。且被上訴人並未告知上訴人系爭商標有訟爭，上訴人無從知悉系爭商標已於爭訟中，而得採取必要之措施，反觀訴外人已提供商標註冊證證明其確有合法之權益，上訴人自深信不疑，故上訴人應無故意或過失。
㈡原審判決認定上訴人讓「未能提供授權商標註冊資料」之廠商進駐，使被上訴人未於94年10月1 日取得商標權後，上訴人於95年4 月18日被搜索前，通知上訴人其已取得商標權之事，實害係上訴人所引起，故上訴人之有過失。惟我國係採取商標任意註冊制度，在無侵害已註冊商標權之前提下，凡廠商所提供商品符合需求，皆可能入選為該樓面之配合廠商。訴外人盧啟志以訴外人晴健公司名義申請取得系爭商標後，於93年間將系爭商標移轉予訴外人簡岑朵即承立洋行，此為被上訴人所不爭執。訴外人盧啟志及簡岑朵於94年10月1
日前經上訴人要求提出商標註冊申請，經審定公告且取得商標註冊證，並合法使用MV商標，而被上訴人於該申請搜索前，未向上訴人表示有商標權爭議，亦足見上訴人並無侵害系爭商標之故意或過失。
㈢原審判決以系爭商標之商品售價高達數萬元，認為上訴人身為百貨業者，置原商標權人與消費者之權益而不顧，竟不知被上訴人之品牌，故有重大過失。惟上訴人與廠商簽訂店櫃租賃契約時，即要求廠商應遵守中華民國相關法令之規定，絕不得有侵害他人智慧財產權，已盡相當之告知及注意義務，至隨時注意廠商是否有商標爭議，且注意該商標爭議事件進行狀況等，並非上訴人之義務，上訴人亦無為未經註冊之國外商標把關之義務。又商品價格之高低為廠商主觀定見，與其所使用商標是否世界知名為客觀認定並無直接關係，而被上訴人之系爭商標並非著名商標，且英文商標非外國人專有，其於國內並不具知名度，上訴人自無法知悉系爭商標之存在，遑論知悉該系爭商標有侵害他人權益之情事。再者，上訴人於90年8 月27日與訴外人盧啟志簽訂租賃合約時，並不知悉系爭商標之存在，自無教唆盧啟志搶註系爭商標之情事，而上訴人使訴外人盧啟志於上訴人之四樓外國精品區設立專櫃之行為，更無詐騙之情事。上訴人既無過失幫助之行為，自無須渠等負共同侵權行為責任，且縱令上訴人有侵害被上訴人之商標權，被上訴人亦無200 萬元之損失。則被上訴人請求本件損害賠償，即屬無據，資為抗辯。並答辯聲明：⒈駁回上訴人之上訴。⒉第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。
三、本件經原審判決：㈠上訴人應給付被上訴人200 萬元，及自97年4 月23日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡訴訟費用由上訴人負擔。㈢本判決於被上訴人以66萬元供擔保後，得假執行。上訴人以200 萬元供擔保後，得免假執行。上訴人不服提起上訴，並聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人則聲明：㈠上訴駁回。㈡訴訟費用由上訴人負擔。
四、兩造不爭執事項：
㈠系爭商標在訴外人盧啟志之前妻所經營之訴外人晴健公司向上訴人申請設櫃前在國內並無銷售之事實。
㈡系爭商標在訴外人盧啟志之前妻所經營之訴外人晴健公司向上訴人申請設櫃前在國內、外並無註冊之事實。
㈢系爭商標於90年12月27日申請，註冊日期為94年11月1日。
㈣訴外人晴健公司自90年8月27日向上訴人承租專櫃。
㈤被上訴人於91年10月16日曾發電子郵件予上訴人員工林正鑫，詳細內容如原審卷原證九。
㈥上訴人於90年間曾與訴外人晴健公司洽談合作事宜。
㈦訴外人晴健公司所註冊之系爭商標於94年10月1 日遭經濟部智慧財產局撤銷後，被上訴人從未通知上訴人不得於營業場所使用系爭商標。
㈧上訴人曾告知訴外人晴健公司至經濟部智慧財產局申請註冊系爭商標。
五、兩造爭執之事項：本件主要爭議，在於上訴人是否明知系爭商標為被上訴人所有？訴外人搶註之系爭商標遭撤銷後，上訴人是否明知而仍繼續同意訴外人為侵權行為？另倘認為上訴人有共同侵權行為，則其賠償金額如何計算？
六、本院得心證之理由：
㈠查本件被上訴人與訴外人簡岑朵、盧啟志曾共同至上訴人商場洽談租櫃事宜，當時訴外人簡岑朵、盧啟志與被上訴人均尚未就系爭商標申請註冊，嗣後訴外人盧啟志與上訴人即被告簽訂租櫃契約，並先向智慧局申請系爭MV商標註冊，上開事實，乃兩造所不爭事項。是以，本件上訴人於90年8 月27日與訴外人盧啟志前妻所經營之晴健公司簽訂專櫃廠商契約書當時，國內外並無系爭商標註冊登記之事實，就此而言，縱認為盧啟志係「搶註商標」，是否確有侵害他人商標權情事，尚非無疑。蓋盧啟志等人申請系爭商標註冊時，斯時國內外既無相同或類似商標，則所謂搶註商標者，究竟係搶註何人商標？究竟侵害何人商標？而在訴外人盧啟志等人以系爭商標申請註冊前，系爭商標既未曾出現在國內外，則就上訴人而言，自無可能認知系爭商標之誰屬，而在訴外人盧啟志以系爭商標申請註冊後，就上訴人而言，當時其所認知系爭商標之商標權人即為訴外人盧啟志，此為當然之理。蓋在盧啟志以系爭商標申請註冊前，系爭商標既無其他人使用，於盧啟志申請註冊後，系爭商標復登記為盧啟志所有，則上訴人主觀上如何可能質疑系爭商標之登記？如何要求上訴人應懷疑系爭商標實係他人所有？縱認為訴外人盧啟志與被上訴人間就系爭商標存有爭議，惟被上訴人既曾與盧啟志共同前往上訴人營業場所洽談承租專櫃事宜，即不能排除上訴人主觀上認為有關系爭商標之註冊申請於訴外人與被上訴人間業已獲致協議之可能性，換言之，被上訴人與訴外人共同前來上訴人處協談承租專櫃事宜，之後由共同前來之其中一位就系爭商標申請註冊，上訴人如何認知其中存有爭議？況上訴人並非商標主管機關，亦非司法機關，對於被上訴人與訴外人盧啟志之間有關商標歸屬爭議，本無判斷權限，被上訴人於盧啟志申請系爭商標註冊前，既未及時提出異議，致使訴外人盧啟志取得系爭商標之註冊，對上訴人而言，其有何理由認為商標主管機關核准系爭商標註冊內容有所不當？是以，就此部分而言，上訴人顯不具有侵害被上訴人系爭商標權之故意過失可言。被上訴人以上訴人曾在訴外人盧啟志前來承租專櫃時，告知盧啟志應將系爭商標申請註冊，足見上訴人與訴外人盧啟志確有侵害系爭商標之共同故意云云。惟查，如前所述，本件訴外人盧啟志於向上訴人承租專櫃前，系爭商標於國內外均未有申請註冊之事實，上訴人告知訴外人盧啟志申請系爭商標註冊，其目的是否在於搶註系爭商標，抑或僅係提醒盧啟志應就其所販賣之商品申請商標註冊，非無疑問。蓋被上訴人之授權人究竟有無申請系爭商標註冊之意願，在當時仍屬未定，倘被上訴人之授權人終究未申請商標註冊，則訴外人盧啟志申請系爭商標註冊之行為，即非搶註商標行為，質言之，上訴人是否與訴外人構成共同侵權行為，不能端以被上訴人之授權人嗣後是否申請系爭商標註冊為斷，對上訴人而言，此種以事後情事演變結果作為判斷上訴人有無責任之依據，顯然過苛，且不符常理。是被上訴人主張上訴人告知訴外人盧啟志申請系爭商標註冊登記，乃屬侵權行為云云，顯無所據，並非可採。
㈡本件系爭商標原係由晴健公司於90年11月29日申請登記，而被上訴人則係在同年12月27日以相同商標申請註冊，兩者相距近一個月，被上訴人主張依智慧財產局實務，於收到商標申請註冊案後，即會於網站公告供檢索，上訴人於91年10月收到被上訴人電子信函後，只要上智慧財產局網站查詢，即會發現有二筆註冊資料，只要具有一般普通知識經驗之人均可判斷其中必有爭議，且被上訴人於91年7 、8 月間至上訴人營業場所時曾告知上訴人樓層管理員謂專櫃上所使用之系爭商標為被上訴人之姓名，是上訴人自應知悉訴外人盧啟志（晴健公司負責人簡岑朵之配偶）係搶註系爭商標云云。惟查，如前所述，本件訴外人與上訴人洽談租櫃事宜時，國內外均未有系爭商標申請註冊紀錄，而訴外人盧啟志、簡岑朵以系爭商標申請註冊時，上開情事並未變更，在此之前，上訴人既無法知悉系爭商標之歸屬，在90年12月27日被上訴人以系爭商標申請註冊時，上訴人又如何能「心血來潮」前往智慧財產局網頁查詢系爭商標有訴外人及被上訴人申請註冊？被上訴人指稱上訴人於91年10月收到被上訴人電子信函後，只要上智慧財產局網站查詢，即可發現系爭商標有二筆註冊資料，以一般普通知識經驗之人均可判斷其中必有爭議，且被上訴人於91年7 、8 月間至上訴人營業場所時曾告知上訴人樓層管理員謂專櫃上所使用之系爭商標為其姓名，即可知悉訴外人盧啟志之搶註行為云云。然縱認上訴人於收受被上訴人上開電子郵件通知函後，隨即瀏覽智慧財產局網頁公告事項，亦僅能知悉訴外人盧啟志、簡岑朵與被上訴人間有商標註冊爭議事項，並不能因此即判斷系爭商標究竟誰屬，蓋有關商標誰屬爭議，往往須經由訴訟程序以為判斷，上訴人並非商標主管機關，亦非司法機關，其如何認定系爭商標究竟何人所有？倘其在商標權歸屬確定前，果如被上訴人主張要求訴外人盧啟志、簡岑朵將產品下架，嗣後被上訴人並未取得系爭商標註冊，因而造成判斷錯誤，則其對於訴外人盧啟志、簡岑朵恐亦將面臨違約、甚至侵權行為之指摘。是以，被上訴人主張上訴人於接獲通知時即應有判斷系爭商標誰屬之能力，以及通知盧啟志、簡岑朵將產品下架之義務云云，所據者何，未見其提出證據資料供本院佐參，自不能僅因上訴人係經營百貨業務，即負有自行判斷他人間權利歸屬，並進而依其中一方之主張而為一定行為之義務。被上訴人基於上開推論，進而主張上訴人應因此負損害賠償責任云云，顯係擅自對上訴人加諸非其權利範圍之義務，自非可採。㈢本件被上訴人並不否認在91年10月間以電子信函告訴上訴人謂系爭商標存有爭議後，至其於95年4 月18日偕同台北市政府警察局松山分局前往上訴人營業場所由盧啟志簡岑朵所經營之專櫃進行搜索前，均未再通知上訴人有關系爭商標權利變化之最新狀況。而本件由晴健公司申請註冊登記，嗣由承立洋行受讓之系爭商標，係在94年7 月11日始遭智慧財產局審定撤銷其註冊，被上訴人則係在同年11月1 日始取得系爭商標註冊登記，此一期間詎訴外人盧啟志、簡岑朵取得系爭商標註冊登記，已有近四年期間，上訴人在此期間內信任盧啟志、簡岑朵為系爭商標權人，係基於對商標註冊制度之信任，倘其因此信任而應負損害賠償責任，則我國商標註冊制度即無存在之價值，蓋其註冊公告之內容係不可信矣。準此，倘商標在經撤銷前，應推定其有效，則上訴人基於此種信賴而任由盧啟志、簡岑朵所經營之承立洋行承租專櫃販賣具有系爭商標之商品，對於嗣後商標權之變化，有何可歸責性可言？而本件被上訴人於91年10月間以電子信函告訴上訴人謂系爭商標存有爭議後，即未曾再通知上訴人任何訊息，則上訴人究竟有何義務應全時注意訴外人與被上訴人間系爭商標權利歸屬之變化？質言之，本件被上訴人於確定取得系爭商標註冊後，既未再履行通知並命限期處理之先期程序，上訴人自無從為任何改正措施，被上訴人執此指摘上訴人因此具有故意過失責任云云，顯係將其應履行而未履行之先期程序責任任意加諸上訴人身上，自非可採。上訴人既非訴外人與被上訴人系爭商標爭議之當事人，自無時時刻刻注意系爭商標權利變化之義務，在訴外人或被上訴人通知上訴人之前，上訴人基於對商標註冊制度之一貫信賴態度，經營其業務，就系爭商標之變化情形，自無故意或過失可言。申言之，意即上訴人主觀責任之變化，在尚未獲得告知前，並不因智慧財產局之審定結果，即產生不同之評價。被上訴人僅因其嗣後取得系爭商標註冊，即因此主張上訴人對於訴外人之侵權行為具有故意或過失，對於上訴人主觀認知之責任態樣，何以從信賴登記註冊制度之無故意過失情形下，遽而成為負有故意過失責任，其間轉變之依據，並未舉證證明，其因此主張上訴人對於訴外人之侵權行為應負共同侵權行為人之連帶賠償責任云云，自無依據，所為命上訴人給付200 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，暨願供擔保，請准宣告假執行之請求，即無理由，應予駁回。
七、綜上所述，本件被上訴人既無法證明上訴人就訴外人盧啟志、簡岑朵侵害系爭商標之行為具有故意過失，其因此主張上訴人對於訴外人之侵權行為應負共同侵權行為人之連帶賠償責任，請求命上訴人給付200 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，暨願供擔保，請准宣告假執行云云，即無理由，不應准許。原審疏未顧及上述情狀，遽依被上訴人所請，判命上訴人如數給付，自有未洽。從而，上訴人執此指摘原判決不當，請求廢棄原判決，為有理由，應予准許。
八、本件事證已臻明確，至兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
九、據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1
條、民事訴訟法第78條、第463 條、第385 條第1 項前段、第390 條第2 項，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　98　　年　　5　　 月　　27　　日智慧財產法院第一庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官　林欣蓉
法 官　王俊雄
以上正本係照原本作成
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　98　　年　　5　 　月　　27 　日書記官　邱于婷