智慧財產法院民事判決

原告

甲○○

訴訟代理人

陳生全律師

被告

軒維國際事業有限公司

兼法定代理人

乙○○（原名張文訴訟代理人 邱育彰律師

上列當事人間商標權損害賠償事件，本院於中華民國98年3月23日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

甲、程序方面：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第2 款定有明文。所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者，即屬之。最高法院90年度台抗字第287 號裁定亦採此見，可資參酌。本件原告起訴時依商標法第61條、第63條第1 項、民法第28條及公司法第23條之法律關係，請求被告連帶給付新臺幣（下同）1,200,000 元及其法定遲延利息，嗣於本院審理中追加請求權基礎民法第188 條，並追加被告在誠品西門店、誠品116 店之侵權行為部分，經核原告前後請求權基礎均為侵權行為損害賠償，其所提出訴訟資料仍得相互援用，無甚礙於被告之防禦，應認其基礎事實同一，是其所為追加應予准許，合先敘明。

乙、實體方面：

一、原告聲明求為判決：㈠被告軒維國際事業有限公司（下稱軒維公司）與被告乙○○應連帶給付原告新臺幣（下同）1,200,000元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。㈡原告願供擔保請准宣告假執行。並主張：

㈠原告為第01201994號「tic tac toe及圖」註冊商標（下稱tic tac toe 商標）之商標權人，指定之商品為貴金屬、金鋼鑽、寶石及其飾品及仿飾品、袖扣、領帶夾、貴重金屬珠寶箱、貴重金屬珠寶盒、胸章、獎牌、紀念章、貴重金屬廚房用具及餐具（特別不包括刀、叉、匙）、黃金製作之各種紀念卡、黃金製作之圖、貴重金屬藝術品、貴重金屬小型雕像等商品，專用期限為2006年4 月4 日至2016年3 月31日止。

㈡原告以tic tac toe 商標使用於白鋼飾品，並為生產及販售，原告之合夥人楊健良與被告軒維公司於96年8 月15日訂立tic tac toe 授權書，該授權書第2 條、第3 條約定：乙方指定甲方（軒維公司）為乙方在「地區」內之代理商，以將「產品」行銷並銷售予「客戶」；甲方所有tic tac toe 之商品皆由乙方直接進貨。其後，原告授權第三人芹氏國際有限公司（下稱芹氏公司）使用系爭商標，被告軒維公司經銷之tic tac toe 產品即由芹氏公司提供。

㈢被告於97年8月3日在其位於太平洋崇光百貨專櫃所販售之非芹氏公司之鋼項鍊飾品，其包裝盒使用芹氏公司提供之印有tic tac toe商標之包裝盒，其保證卡為芹氏公司提供有tictac toe 商標之保證卡，該保證卡並蓋有軒維公司之發票章，已侵害系爭商標權，原告自得請求損害賠償；被告乙○○為軒維公司之負責人，依公司法23條及民法28條之規定，就侵害商標權之損害賠償應負連帶賠償之責。系爭項鍊之零售單價為2400元，依商標法第62條第2 項第3 款規定，以零售單價500 倍計算，本件侵害商標權之損害賠償數額為120 萬元。

㈣被告軒維公司於非tic tac toe 商品使用印有tic tac toe商標之包裝盒及保證卡，屬故意而非過失。

⒈被告軒維公司於97年5月間即有於其tic tac toe專櫃販售非tic tac toe 商品之情事，原告寄出存證信函後，乙○○表示將不再犯，並要求芹氏公司以傳真方式向各百貨業者及誠品表示雙方已達成和解，乙○○並告知傳真號碼及百貨業者之傳真收受人，以利原告傳真通知各百貨業者。

⒉原告因消費者丙○○於tic tac toe 專櫃內購買原證四號之飾品，於回去後發現非tic tac toe 之商品而向原告投訴，原告始知軒維公司又於tic tac toe 專櫃販售非tic tac toe 之商品，並使用印有tic tac toe 商標之包裝盒及保證卡。

⒊原告經消費者丙○○投訴後，乃前往誠品西門店、誠品116店，發現均有同樣之情事。

⒋故被告軒維公司應屬故意而非過失，被告軒維公司之員工丁○○所稱因其個人疏忽云云，應屬臨訟杜撰，而不可採。

㈤日前又有消費者持其於誠品西門店販售之項鍊飾品及蓋有軒維公司發票章之保證卡到桃園家樂福經國店維修，惟該項鍊飾品並非tic tac toe 之商品，由此更可證被告軒維公司於tic tac toe 專櫃販售非tic tac toe 之商品，並使用印有tic tac toe 商標之保證卡以取信消費者。

㈥被告軒維公司之受雇人丁○○於tic tac toe專櫃販售非tictac toe 商標之商品，而使用印有tic tac toe 商標包裝盒包裝，並附上印有tic tac toe 商標之保證卡，為故意侵害於原告之商標（至少有過失），被告軒維公司依民法188 條之規定應負雇用人之連帶賠償責任。

二、被告聲明求為判決駁回原告之訴，並抗辯：

㈠被告並無侵害原告商標權行為：

⒈被告因受芹氏公司授權經銷tic tac toe 產品，而於太平洋崇光百貨公司設櫃銷售tic tac toe 產品，是以被告所銷售之tic tac toe 產品及tic tac toe 產品之包裝盒（含產品保證書）均係由芹氏公司提供，因此被告並未印製tic tactoe 產品之包裝盒（含產品保證書）。又芹氏公司是依被告訂購產品數量而隨貨交付同數量之包裝盒，芹氏公司所交付予被告之包裝盒，不但數量未超過被告所訂產品數量，甚至經常有數量短少情形。

⒉被告另於97年3 月起經銷DOKOMO商標商品，該DOKOMO商標商品之設櫃雖緊臨tic tac toe 商標商品，但兩櫃上有明顯商標標示，一般消費者均能一眼即分辨，故消費者在購買商品時很清楚所購買的商品品牌。至於DOKOMO商標商品之包裝盒，則是由泉榮膠業股份有限公司承製。

⒊被告公司職員丁○○於97年8 月3 日出售DOKOMO商標商品時，誤取tic tac toe 產品之包裝盒（含產品保證書）包裝，致生原告提起本訴訟，丁○○於知悉芹氏公司來函申訴後，非常懊悔自己的草率，曾以書面道歉並解釋，惟芹氏公司並不接受。按不同商品間之商標侵權行為以「有致相關消費者混淆誤認之虞」為要件，商標法第29條定有明文，本件兩商品係分別置放於標示明顯之不同專櫃內銷售，一般消費者都不會發生混淆誤認，消費者在清楚認知下選擇購買DOKOMO商標之商品，對tic tac toe 並無發生侵害商標權情事。至於被告公司職員誤取tic tac toe 產品之包裝盒（含產品保證書）包裝DOKOMO商標之商品，應僅有「侵害包裝盒（含產品保證書）所有權」或「違反銷售代理合約」情形，故本件並無侵害商標權之事實。

㈡原告並未受有損害：

⒈消費者在清楚認知下選擇購買DOKOMO商標之商品，原告並未受有損害。

⒉被告係於97年3 月起經銷DOKOMO商標商品，經統計97年3 月至8月底止，被告合計銷售tic tac toe產品142件，DOKOMO商標商品106件，tic tac toe產品之銷售總量較DOKOMO商標商品數量為高，顯見被告並無誘導消費者購買特定商品之行為，消費者應係依個人喜好選擇商品，在消費者自由選擇的情況下，原告並未受有損害。

⒊退言之，縱使認為原告受有損害，其損害件數計算亦不逾DOKOMO商標商品銷售總數量106 件，而原告主張依商標法第63條第2 項第3 款規定，請求依500 件計算賠償數額，是以法律推定數量計算請求，惟該推定數量應不得超過實際銷售數量。

㈢被告乙○○並非執行董事職務或執行業務致侵害原告權利，核與民法第28條及公司法第23條要件不符：本件係因被告職員丁○○誤取tic tac toe 產品之包裝盒（含產品保證書）包裝DOKOMO商標商品所致，應屬個人之侵權行為，而非董事執行職務或公司負責人執行業務之行為，故與民法第28條及公司法第23條所定要件不符，原告請求被告乙○○負連帶賠償責任，為無理由。

㈣被告乙○○並無指使員工於標示tic tac toe 之櫃子內放置DOKOMO 商標商品的行為：有關原告所示「原證八號」存證信函內容所表示之情形，即軒維公司將非tic tac toe 之商品放置於tic tac toe 之櫃子內陳售情形，被告於接獲芹氏公司之通知後，已經於97年5 月間立即委請漾彩實業有限公司新製DOKOMO商標之燈箱，完工之後兩商品均有陳售之櫃子，被告乙○○並要求員工要區分商標擺設，故被告乙○○並無指使員工於標示tic tactoe 之櫃子內放置DOKOMO商標商品的行為。

㈤被告不同意原告追加民法第188條為請求權基礎。

㈥於標識tic tac toe 之櫃子內放置DOKOMO商標商品的行為，並非侵害tic tac toe 商標權之行為：

⒈被告否認有於標識tic tac toe之櫃子內放置DOKOMO 商標商品的行為。

⒉被告係經芹氏公司授權經銷tic tac toe產品，因而有權使用tic tac toe商標招攬客戶。

⒊設置於櫃上之商標，係用以「表徵」販賣商品而有「招攬」顧客前來或「美化」之用，並非用以表徵擺設在該櫃內的商品均為該櫃上商標所示之商品，如擺設在櫃內的商品均已清楚標示商標，即不致發生「致相關消費者混淆誤認」情形。被告係經芹氏公司授權經銷tic tac toe 產品，因而有權使用tic tac toe 商標以招攬顧客前來。縱使（假設語）被告有於標識tic tac toe 之櫃子內放置DOKOMO商標商品的行為，該DOKOMO商標商品既經明確標示商標，即不致「有致相關消費者混淆誤認之虞」。市面上賣場或便利商店內之冰櫃，亦可見張貼A 公司廣告之冰櫃內，擺放A 公司之商品與其他公司之商品，一般消費者亦不致因此而對於商品之商標發生誤認。被告認為：「櫃上的商標」僅是用以「表徵」販賣商品，而「招攬」顧客前來或「美化店面」之用，並非用於表徵櫃內個別商品之商標，因此被告縱使有「混陳商品」之行為，亦非「侵害商標權之行為」。

三、兩造不爭執之事項：

㈠原告為中華民國第01201994號註冊商標（即tic tac toe 商標）之商標權人，指定之商品為貴金屬、金鋼鑽、寶石及其飾品及仿飾品等商品，專用期限為2006年4 月4 日至2016年3 月31日止。

㈡原告以系爭商標使用於白鋼飾品，並為生產及販售，原告之合夥人楊健良與被告軒維公司於96年8 月15日訂立tic tactoe 授權書，該授權書第2 條、第3 條約定：乙方指定甲方（軒維公司）為乙方在「地區」內之代理商，以將「產品」行銷並銷售予「客戶」；甲方所有tic tac toe 之商品皆由乙方直接進貨。其後，原告授權第三人芹氏國際有限公司（下稱芹氏公司）使用系爭商標，被告軒維公司經銷之tic tac toe 產品即由芹氏公司提供。

㈢被告於97年8月3日在其位於太平洋崇光百貨專櫃所販售之非芹氏公司之鋼項鍊飾品，其包裝盒使用芹氏公司提供之印有tic tac toe商標之包裝盒，其保證卡為芹氏公司提供有tictac toe 商標之保證卡。原告經消費者丙○○投訴後，乃前往誠品西門店、誠品116 店，發現均有同樣之情事。

四、本件兩造之爭執要點為：㈠被告軒維公司是否侵害原告tictac toe 商標權？㈡被告乙○○是否應依民法第28條、公司法第23條負連帶償責任？㈢若被告應負連帶賠償責任，其金額為若干？茲析述如下：

㈠被告軒維公司並未侵害原告tic tac toe商標權：

⒈按依商標法第61條第1 項之規定，商標權人對於侵害其商標權者，固得請求損害賠償。又按除本法第30條另有規定外，㈠於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。㈡於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。㈢於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，應得商標權人之同意，商標法第29條第2 項定有明文。

⒉原告主張被告於97年8月3日在其位於太平洋崇光百貨專櫃所販售之非芹氏公司之鋼項鍊飾品，其包裝盒使用芹氏公司提供之印有tic tac toe 商標之包裝盒，其保證卡為芹氏公司提供有tic tac toe 商標之保證卡。原告經消費者丙○○投訴後，乃前往誠品西門店、誠品116 店，發現均有同樣之情事，為被告所不否認。被告軒維公司就其受僱人於太平洋崇光百貨誠品西門店、誠品116 店專櫃所為之上開行為自應依民法第188 條之規定負其責任。

⒊惟查被告軒維公司與原告間就tic tac toe商標訂立授權契約，並約定被告軒維公司經銷之tic tac toe產品及其包裝盒即由芹氏公司提供等情，為兩造所不否認，並有tic tactoe授權書及授權書各1紙附卷可稽，堪信為真實。則被告使用原告授權並提供之印有tic tac toe 商標之商品包裝盒，係經商標權人同意。且原告指稱被告有於標識tic tac toe之櫃子內放置DOKOMO商標商品的行為，為被告所否認。而設置於櫃上之商標，係用以「表徵」販賣商品而有「招攬」顧客前來或「美化」之用，並非用以表徵擺設在該櫃內的商品均為該櫃上商標所示之商品，如擺設在櫃內的商品均已清楚標示商標，即不致發生「致相關消費者混淆誤認」情形。本件消費者係在DOKOMO專櫃選購DOKOMO商品後，被告之員工始使用tic tac toe 包裝盒予以包裝，當不致有使相關消費者於選購商品時，就tic tac toe 商標與DOKOMO商標發生混淆誤認之情形。再查被告係經芹氏公司授權經銷tic tac toe產品，因而有權使用tic tac toe 商標以招攬顧客前來。縱使被告有於標識tic tac toe 之櫃內放置DOKOMO商標商品的行為，該DOKOMO商標商品既經明確標示商標，消費者在清楚認知下選擇購買DOKOMO商標之商品，即不致有致相關消費者混淆誤認之虞。是以被告販售之非芹氏公司之鋼項鍊飾品，其包裝盒使用芹氏公司提供之印有tic tac toe 商標之包裝盒，並不符合上揭商標法第29條第2 項各款之規定，原告依商標法第61條、第63條第1 項規定，請求被告軒維公司負損害賠償責任，即不足取。

㈡承上，被告軒維公司既未侵害原告tic tac toe 商標權，則被告乙○○自無庸依民法第28條、公司法第23條負連帶賠償責任，原告請求被告連帶賠償120 萬元及其法定遲延利息，為無理由，不應准許。

五、綜上所述，本件被告等並侵害原告無侵害原告tic tac toe商標之行為，從而，原告本於商標法第61條、第63條第1項、民法第28條、第188條及公司法第23條之法律關係之法律關係，請求被告應連帶給付原告120萬元，及自本件起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，即失所依附，應併予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，核與本件判決結果無影響，無庸逐一論述，併此敘明。

七、據上論結，原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。

智慧財產法院第二庭