智慧財產及商業法院98年度民商訴字第38號

• 裁判案由: 侵害商標權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 99 年 10 月 04 日
• 當事人: 偵翔科技有限公司

智慧財產法院民事判決
98年度民商訴字第38號原 告　偵翔科技有限公司

法定代理人　余馥伶
訴訟代理人　賴安國 律師
複 代理 人 李政憲 律師
被 告　中華電信股份有限公司

法定代理人　呂學錦
訴訟代理人　俞昌瑋 律師
參 加 人　經濟部智慧財產局

法定代理人　王美花
訴訟代理人　陳盈竹
上列當事人間請求侵害商標權有關財產權爭議等事件，經本院於民國99年9 月13日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告聲明求為判決：㈠被告應將起訴狀附件1所示道歉啟事
及本判決主文，以16號字體於其所經營之中華電信股份有限公司千里眼網頁（網址：http://ucam.hinet.net/CHTVRS/UserL ogin/Ucam.htm）首頁，於顯著處連續張貼7日。㈡被
告應賠償原告新臺幣（下同）2,000,000元，及自起訴狀繕
本送達之翌日起至清償日止，按年息5 %計算之利息。㈢願
供擔保，請准宣告假執行。並主張：
㈠千里眼電子有限公司，後更名為千諺工程有限公司（下稱千諺公司），前於民國82年11月2 日以「千里眼CHIENLIYEN」商標（下稱系爭商標），經指定使用於商標法施行細則第13條第86類：「電視共同天線、對講機、電子電路、汽車電話機、傳真機、電話機、電話答錄機、電子偵聽器、信號收發器」等商品申請註冊商標，獲經濟部智慧財產局核准註冊列為第00641540號商標，現仍在專用期間內。而千諺公司後又於98年8 月11日將系爭商標讓與原告，並一併讓與自83 年1月16日至98年8 月11日期間，因系爭商標權受侵害，而得對侵害系爭商標權人請求損害賠償之請求權，故原告另以本起訴狀繕本之送達為民法第297 條第1 項規定之債權讓與通知，合先陳明。
㈡被告雖另舉註冊第156504號「企業網路千里眼」、第1063133 號「DV千里眼及圖」、第1170607 號「摩登千里眼」商標（下稱另案3 商標）與原告系爭商標併存註冊之事實。惟縱
然另案3 商標得與系爭商標併存註冊，亦不表示被告註冊第1361994 、1354571 、1354700 、1354716 、1354826 、1354960 號「中華電信千里眼ucam.hinet.net及圖」及第1361995 、1354572 、1354701 、1354717 、1354827 、1354961 號「中華電信千里眼及圖」商標（下稱被控侵權商標）與系爭商標必然非屬構成近似且無致相關消費者產生混淆誤認之虞；且另案3 商標之商標權人並非被告，而另案3 商標與原告商標併存註冊之靜態事實，於該等商標註冊後亦未經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）、原告或鈞院審查是否確無違反現行商標法第23條第1 項第13款等相關規定，故被告執此主張原告應受該等商標靜態註冊事實之拘束，認被控侵權商標與系爭商標併存註冊應無致相關消費者混淆誤認之虞云云，所述自無足採。
㈢商標法規定之「混淆誤認之虞」除「正向混淆」外，亦應包含「反向混淆」之概念。
⒈依據智慧局頒布之「混淆誤認之虞」審查基準觀之，判斷一商標之註冊是否有致相關消費者混淆誤認之虞，應參酌具體個案中商標識別性強弱、商標是否近似及近似之程度、商品或服務是否類似及類似之程度、先權利人有無多角化經營之情形、相關消費者對各商標之熟悉程度、系爭商標之申請人是否善意以及其他混淆誤認等因素。且個案因案情不同，在各項參酌因素的強弱要求上有可能不同，不同商標法的條款也可能因為立法意旨之不同，所著重的參酌因素會不一樣。例如商標法第23條第1 項第13款規定，認定混淆誤認之虞之必要因素為「商標近似」及「商品或服務類似」，輔助因素方為商標識別性強弱、相關消費者對各商標熟悉之程度等等條件（參酌智慧局95年11月編印之「商標侵權案例及相關立法例之研究」第20頁）。換言之，若兩造商標構成近似且近似程度高，指定使用商品或服務構成類似且類似程度亦高，若無其他因素存在的話，後商標之註冊導致消費者混淆誤認之虞的機率極大。雖在商標近似、指定使用商品類似之前提下，並非絕對必然導出有致混淆誤認之虞之結果。但亦將無從推導出何以在兩造商標構成近似、指定使用商品復屬類似時，後商標之註冊仍無致使相關消費者產生混淆誤認之虞。⒉在消費者產生混淆誤認的態樣上，可區分為「正向混淆」及「反向混淆」2 種情形。所謂「反向混淆」（reverse con-fusion）的概念，乃相對於「正向混淆」（direct confu-
sion），意即在先的商標權人於市場上處於弱勢地位，而在後的商標權人處於強勢地位或是非常著名，此時在後的商標權人可能會讓消費者產生一種先商標權人所提供之商品或服務是源自在後商標權人的錯誤印象。雖然後商標權人並不是要攀附先商標權人之信譽，但它將使得先商標權人的商標價值喪失，並且影響該商標進入新市場的能力，故此種「反向混淆」的情況不僅會對於消費者造成混淆，且後商標權人可能需對先商標權人負侵權行為損害賠償責任。此種觀念，乃源自於美國實務判例（西元1977年於Big O Tire Dealer,Inc.v. Goodyear Tire & Rubber Co,案）。
⒊綜上所述，反向混淆的侵權主張，乃不同於通常的來源混淆或正向混淆的侵權主張。在後商標人不是尋求從在先商標人的商譽中獲取利益，而是以一個相似的商標對市場進行飽和轟炸，並且淹沒在先商標人。消費者開始認為，在先商標人的產品確實是在後商標人的，或者在先商標人在某種程度上與在後商標人相關。結果則是在先商標人喪失了其商標的價值，亦即其產品之身份、企業之身份，其對自己商譽和名譽之控制，以及進入新市場之能力。
⒋除前述美國商標實務見解承認「反向混淆」外，我國一般法院亦有類似承認「反向混淆」之案例存在，此鈞院可參見臺灣高雄地方法院86年度自字第729 號判決、臺灣高等法院87年上易字第6779號判決。另鈞院前在97年度行商訴字第21號判決內，也類似承認「反向混淆」之概念。
⒌本件兩造商標構成高度近似，指定使用商品或服務構成類似且重疊類似程度甚高，復再經被告運用其競爭優勢、財力物力，透過飽和式的廣告宣傳，致消費者反誤認註冊在先之原告商標商品係來自於被告。倘繼續允許此種情形存在，則無異允諾任何第三人皆可運用其強大的財力、廣告力及競爭優勢，任意違背商標法所欲保護之財產利益和防止消費者混淆誤認。
⑴兩造商標構成近似：
①被控侵權商標無論是否於其圖樣之左上方或左側附加有較小字體之「中華電信及圖」，或在正下方再附加有極小字體之「ucam.hinet.net」，均由於「千里眼」字樣為虛體浮刻文字且字型又明顯大於其他文字，構成主要部份甚為明顯。與由中文「千里眼」及其拼音「CHIENLIYEN」所組成之原告商標，二者給予消費者之印象均是以「千里眼」作為圖樣及識別中心，周圍並放置有其他文字，構圖意匠極相彷彿，應屬近似之商標。
②況且，被告常在促銷或表彰「中華電信千里眼」服務時所使用之文字、圖樣或說明並非全為被告註冊之「中華電信千里眼ucam.hinet.net及圖」、「中華電信千里眼及圖」圖樣或「中華電信千里眼」字樣，常見有單獨使用「千里眼」字樣或刻意強調「千里眼」圖樣之情形存在，此可詳見被證1 之「快速操作手冊」內容均使用千里眼等字樣、被證6 第3 頁「為何需要『千里眼』」、第5 頁「超HOT
『千里眼』! 讓你隨時掌握家中狀況～影像隨時看」、第6 頁「為何需要『千里眼』」、被證8 「Hinet 『千里眼』TTV 」、被證10第2 頁「『千里眼』把您的寵愛呈現在眼前」、被證11第1 頁「輕鬆享有現代『千里眼』的服務」、第2 頁「執行任務中ucam.hinet.net『千里眼』」、第3 頁「放心! 『千里眼』把您的寵愛呈現在眼前」，均與原告商標之「千里眼」字樣相近似，極易使消費者產生混淆誤認。
③再者，「中華電信」實乃被告公司名稱之簡稱，故就消費者寓目以觀，對於被告商標之認知而言，僅有「千里眼」部分始為被告商品之名稱及商標。如此一來，即與本件原告之「千里眼」商標，無論是在外觀、讀音及觀念上完全相同。被告在網路攝影機機身上所表彰之圖樣為粗體「千里眼」文字，且獨自放置於「中華電信及圖」之上端，二者各自分離而獨立存在，消費者自然而然會以此認識，中華電信及圖乃為被告公司名稱及符號，而「千里眼」始為商品之名稱，即近似原告「千里眼」商標圖樣，更易致消費者反誤認註冊在先之原告商標商品係來自於被告。
⑵指定商標或服務構成類似且類似程度甚高：
被控侵權商標所指定使用之「攝影機、電子攝影機、利用電子原理防盜監視用攝錄放影機、彩色監視攝影機、閉路電視監視器、火警受信總機、火災自動警報器」等商品，與系爭商標所指定使用之「電子偵聽器、信號收發器」等商品，二者無論在功能、材料、產製者、行銷通路、消費市場或其他因素上具有共同或關聯之處，均同為「電子監視設備」及「信號收發設備」，依一般社會通念及市場交易情形認為係同一或類似商品。因此，普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極有可能混淆誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。
⑶被告利用不對稱的競爭優勢，企圖透過短期間飽和式廣告宣傳且刻意於廣告宣傳中單獨使用「千里眼」，淹沒在先商標人：
①依被告98年12月31日答辯狀所言，被告自推出「中華電信千里眼」服務以來，在短短1至1年半內，即分別透過以下數種方式「大量」使用被告之商標：設置「中華電信千里眼」網頁、「AMOi」網頁、「etcmis's blog 」網頁、「emome 」網頁介紹推廣被告商標所提供之服務，俾供「全國消費者」申請使用；在「HiNet 」網站建置「HiNet 千里眼」TTV 網路電視服務；在「全國電話費繳款單」上刊登「中華電信千里眼及圖」服務之促銷廣告；在報紙刊登及在電視節目中廣告促銷「中華電信千里眼」服務之廣告；印製「中華電信千里眼」廣告DM。
②特別是被告利用電信特許事業之便，運用寡占之「光纖網際網路」或「全國電話費繳款單」業務，促銷「中華電信千里眼及圖」服務，且刻意在促銷或表彰「中華電信千里眼」服務時所使用之文字、圖樣或說明時，單獨使用「千里眼」字樣或刻意強調「千里眼」圖樣，對原告進行一場不對稱、飽和式廣告宣傳，企圖淹沒在先商標人，以使消費者開始認為，在先商標人之原告產品確實是被告製造販售的，或者原告為被告之經銷或代理商，結果則使原告喪失「千里眼」商標之價值，亦即其產品之身份、企業之身份，其對自己商譽和名譽之控制，以及其進入新市場之能力。
③倘若繼續允諾被告商標之存在，無異贊成任何有競爭優勢之第三人均可利用不對稱之競爭優勢，透過短期間飽和式廣告宣傳，任意奪取既存之商標，明顯與前揭商標法設立之目的，係為保護商標權人及其商譽，維護產業間之公平競爭，使商業活動秩序井然，避免消費者因商品服務來源混淆、誤認，導致權益受損，並促進工商企業之正常發展相違背。
⑷再深研之，倘若允諾任何有競爭優勢之公司，得利用公司名稱或著名商標再搭配任一既存商標，即可無視該既存商標之商標權存在，則此種情形無異是行政強行介入市場判斷，創設商標法57條第1 項第4 款事實上之適用：
①依商標法第57條第1 項第4 款規定，商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。其立法目的乃係因商標註冊後，商標權人怠於維護其商標之識別力，而使其成為商品或服務之通用名稱或形狀，或成為商品或服務之通用標章者，已不具有識別或表彰特定商品或服務來源之特徵，而失去商標所應具有之基本功能，應由商標專責機關廢止其註冊，是以，商標會失其識別性，乃是因商標權人怠於維護或市場機制所致，原則上行政或司法機關，基於保護商標權人及其商譽，維護產業間之公平競爭，使商業活動秩序井然，避免消費者因商品服務來源混淆、誤認，導致權益受損，並促進工商企業之正常發展，不應為任何之介入。②但本件被侵權商標的成功註冊，無異是宣告任何有競爭優勢之公司，均得利用公司名稱或著名商標再搭配任一既存商標，即可無視該既存商標之商標權存在取得商標註冊，剝奪既存商標在指定使用之商品或服務範圍內商標權之保護，使原來之既存商標成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀；即行政機關利用商標審查，在行政階段即可強行介入市場或消費者之判斷，自行創設商標法57條第1 項第4 款事實上適用與否。
③而會有此等情形，無非是因為智慧局漠視「中華電信」實乃被告公司名稱之簡稱，消費者對於被控侵權商標之認知，僅有「千里眼」部分始為其商品之名稱及商標，故與本件系爭商標無論是在外觀、讀音及觀念上完全相同，有致消費者產生混淆誤認之事實。
㈣被告於被控侵權商標獲准註冊前，即已知悉系爭商標存在：被告前雖有以被控侵權商標圖樣，指定用於第9 類「電腦硬體、網路硬體設備、網路設備、攝影機、電子攝影機、彩色監視攝影機、搖控器、紅外線遙控器…」等商品而分別獲准註冊列為第1361994 號、第1361995 號商標。惟依智慧局函覆與鈞院關於被控侵權商標申請過程之相關資料可知，被告於申請時，曾遭智慧局以本件原告註冊之系爭商標為據，認為被控侵權商標與系爭商標有混淆誤認之虞，進而核發商標核駁先行通知書予被告，故被告在其被控侵權商標取得註冊前即已知悉原告本件商標之存在。
㈤被告在網路攝影機機身上所表彰之商標圖樣，與被控侵權商標圖樣完全不同，反與系爭商標相近似：
⒈被告前揭註冊第1361995 號「中華電信千里眼及圖」商標乃係一緊接串聯之平行字串且千里眼等字樣為虛體浮刻文字；註冊第1361994 號「中華電信千里眼ucam.hinet.net及圖」商標則是將較小之「中華電信及圖」置於左上方，其下再以一顯著之虛體浮刻千里眼字樣貫穿整體圖樣，以作為該商標之主體，最後再於其下放上極小而幾乎看不出字型之網址「ucam.hinet.net」。
⒉但被告在網路攝影機機身上所表彰之圖樣卻是粗體「千里眼」文字，且獨自放置於「中華電信及圖」之上端，二者各自分離而獨立存在，明顯與前揭所述之「中華電信千里眼及圖」及「中華電信千里眼ucam.hinet.net及圖」完全不同，反近似於系爭商標圖樣，極易造成消費者混淆誤認兩造商標之商品／服務為同一來源之系列商品，或誤認兩造商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。尤其「中華電信」乃被告公司名稱之簡寫，被告在網路攝影機機身上所表彰之圖樣為粗體「千里眼」文字，且獨自放置於「中華電信及圖」之上端，二者各自分離而獨立存在，消費者寓目以觀，對於系爭商標的認知而言，僅有「千里眼」部分始為系爭商品之名稱及商標，中華電信及圖乃為被告名稱及符號，而「千里眼」始為商品之名稱，即與本件系爭商標，無論是在外觀、讀音及觀念上完全相同。
㈥依被告提出之被證7「中華電信股份有限公司千里眼租用契
約條款」第5條：「本裝置於乙方端之網路攝影機、磁簧開
關、遙控器等設備由甲方『供租』與維護…」、第10條「乙方『租用』甲方之設備，應妥為保管使用，如有毀損或移除，除因不可抗力所致者外，應照甲方所定價格賠償…」等契約內容可知，被告雖未販售本件所爭執之網路攝影機，但卻係以出租侵害原告商標權之網路攝影機及提供侵害商標權之服務而收取裝機費及月租費等利益，顯見被告仍因有侵害系爭商標權之行為而獲取相當之利益。
㈦被告明知系爭商標之存在，卻仍於網路攝影機機身上刻意使用系爭商標之「千里眼」字樣，而非被告之「中華電信千里眼ucam.hinet.net及圖」或「中華電信千里眼及圖」商標，致消費者因此混淆誤認兩造商標之商品／服務為同一來源之系列商品，或誤認兩造商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，已符合前揭商標法第61條第2 項、第29條第2 項第3 款「三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」之規定，侵害原告所有之系爭商標。是以，原告自得依商標法第61條、第63條第1 項、民法第184 條之規定向被告請求損害賠償、回復原狀。
二、被告聲明求為判決：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡如受不利之判決，願供擔保請准免為假執行。並抗辯：
㈠被告以「中華電信千里眼」為商標圖樣，申請註冊並已獲核准第1361994 號及第1361995 號「中華電信千里眼ucan.hinet.net及圖」、「中華電信千里眼及圖」2 件商標（即被控侵權商標），指定使用於商標法施行細則第13條第9 類之「電腦硬體、網路硬體設備、網路設備、攝影機、電子攝影機、彩色監視攝影機、遙控器、紅外線遙控器…」等商品，是被告在網路攝影機機身上表彰「中華電信千里眼及圖」字樣或於網路上廣告促銷「中華電信千里眼」服務，均屬合法使用被控侵權商標之商標權，並無任何侵害系爭商標權之行為。至於本件所爭執之網路攝影機，僅為被告提供居家保全及遠距居家照顧服務所提供客戶使用之設備工具，係被告向第三人採購而得，並非被告所生產，被告亦無營利販售商業行為，況且此項攝影機既為被告已註冊商標指定使用商品之一，則被告合法使用商標專用權，應無侵權行為之問題。
㈡被控侵權商標與系爭商標非屬構成近似商標，並無商標法第23條第1 項第13款之適用，析述如下：
⒈按「商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」不得註冊，固為商標法第23條第1 項第13款所規定。惟應以兩商標構成相同或近似並足以致相關消費者產生混淆誤認之虞為前提要件。而所謂商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（混淆誤認之虞審查基準5.2.1）。所謂有致消費者混
淆誤認之虞，係指商標給予消費者之印象，可能致使消費者混淆而誤認商品之來源，包括誤認來自不同來源的商品以為來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。苟兩商標無「混同意圖」，消費習性亦無「混同之可能性」，兩商標各具有其識別性，即不發生近似之問題。
⒉系爭商標圖樣係單純文字「千里眼」及其拼音「CHIENLIYEN」所組成，而被控侵權商標係以被告公司名稱「中華電信」及「Logo電話機圖形」或併此「hinet 」網域名稱結合中文「千里眼」組合而成之聯合式商標，主要在表彰「中華電信公司」，兩者已有極為顯著的差異，而「電話機圖形Logo」為「中華電信」成立之初即已為公司之識別標誌，從電信業開放之前使用迄今已近20年之久，識別性極強，一般消費者一看到「中華電信」及「電話機Logo」即可識別其商品或服務係來自「中華電信」，絕無可能產生混淆誤認之情事。況且被告以公司名稱及公司識別Logo作為商標圖樣一部分，亦足可證明被告申請註冊時並無「混同之意圖」，而「中華電信」所提供服務與臺灣民眾之生活亦不可分割，可謂息息相關，消費者之消費習慣亦無「混同之可能性」，故兩造商標即無發生近似之問題。
⒊按「千里眼」係意指視力很好、為十分普遍使用的詞句，其識別性較弱，按識別性弱的商標，引起相關消費者混淆誤認的可能性相對較低，與系爭商標併存於第9 類，除被控侵權商標外，尚有另案3 商標，以被控侵權商標圖樣與另案3 商標及系爭商標相較，無論文字組成或圖形設計更具有特殊之識別表徵。
⒋復按判斷二商標是否近似，應本於異時異地隔離觀察之原則，並應整體觀察不得任意割裂其中部分而為比對（混淆誤認之虞審查基準5.2.3及5.2.4參照）。查被告商標除弱勢部分「千里眼」外，尚有識別性極強之「中華電信」及公司識別標誌之「電話機圖形Logo」，或「hinet」網域名稱相結合
，絕不能僅將其中弱勢部分割裂出來與原告商標比對，否則即有違反審查基準。
㈢「中華電信千里眼及圖」商標經被告長期大量使用，已頗具知名度，消費者絕無產生混淆誤認之虞。使用事證如下：
⒈被告於97年推出「中華電信千里眼」服務，滿足客戶可於千里之外，關心所要關心的人、事、物的需求，即透過「中華電信HiNet 」網路建置，在家中安裝「IP cam」（微型電腦網路攝影機）搭配上網速率及可租套數，每月繳納月租費，只要利用電腦或3G手機，便可觀看家中的一切情況，皆可於千里之外，關心所要關心的人、事、物，並可啟動錄影，還會依客戶的手機號碼發簡訊或E-mail通報，此有「中華電信千里眼」簡介可佐。
⒉被告設置「中華電信千里眼」網頁，「AMOi」網頁、「etcmis's blog 」網頁、「emome 」網頁介紹推廣系爭商標所提供之服務，俾供全國消費者申請租用。
⒊被告訂定「中華電信千里眼」租用契約條款及租用異動申請書。
⒋被告在「HiNet 」網站建置「中華電信」「HiNet 千里眼」TTV（網路電視） 服務，此有網頁資料可查。
⒌被告在全國電話費繳款單上刊登「中華電信千里眼及圖」服務之促銷廣告。
⒍在報紙刊登及在電視節目中廣告促銷「中華電信千里眼」服務之廣告，此有報紙及「nielsen 尼爾森」廣告檔次明細表可憑。
⒎印製「中華電信千里眼」廣告DM。
㈣原告提起本件損害賠償案，依據起訴狀記載其起訴時間為98年11月24日，惟原告早在起訴前之98年11月17日，分別對被控侵權商標申請評定在案，足可證明原告在起訴時明知被控侵權商標存在之事實，且尚在主管機關審議中。
㈤被告將被控侵權商標使用在網路攝影機商品上，屬於合法行使商標權之正當行為，完全符合商標法第61條所謂「使用」的規範，該攝影機上所表彰之商標圖樣，無論字體大小、比例或圖形均與商標註冊證上商標圖樣相符，並未特別突現「千里眼」3 字，也沒改變其字體大小或顏色，雖然「中華電信」及電話logo圖形與「千里眼」上下倒置，但並不影響商標之一致性。
㈥被告並無任何故意過失之行為：
⒈按民法第184 條規定應負損害賠償者，以行為人具有故意過失為前提要件，被告將自己註冊商標合法正常使用在指定商品，並無侵害他人權利之故意過失。
⒉至於商標法第61條損害賠償請求權之成立，是否應以侵害人有故意或過失為要件，學說上雖有肯定或否定二說，惟依據智慧局所編印之「商標法逐條釋義」所載，認為以仿效日本商標法所設「過失之推定」，類推適用民法第184 條第2 項「違反保護他人之法律者，推定有過失」之規定，較為合理云云。惟無論採最寬之無過失責任，或以過失推定，均須以有侵害商標權行為存在為前提，本件被控侵權商標在被評定撤銷之前，均屬合法行使商標權，並無侵害他人商標之行為，亦無違反保護他人法律之行為。
⒊綜上所述，原告依商標法第61條及民法第184 條之規定請求損害賠償應無理由。
㈦本件應無「反向混淆」理論之適用：
⒈原告主張鈞院97年度行商訴字第21號判決，乃類似承認「反向混淆」之概念云云。惟詳查該判決內容，顯與原告所主張「反向混淆」無關，而是法院就爭議之二個商標，是否構成近似，其識別性之強弱，於相關消費者是否產生混淆誤認等，要求商標專責機關於審定時應做充分說明，遂為撤銷原處分，責令原處分機關查明後另為適法之處分。鈞院上開判決內容，並未就所謂「反向混淆」提出相關之探討或論述，更無原告所指之「在先的商標權利人於市場上處於弱勢，而在後的商標權人處於強勢地位…在後的商標權人可能會讓消費者產生一種先權力人所提供的商品或服務，是源自在後商標權人的錯誤印象」等語，故原告以鈞院97年度行商訴字第21號判決作為其主張「反向混淆」，顯屬無據。
⒉再者，鈞院就上開97年度行商訴字第21號判決之同一當事人香港美心食品有限公司「香港美心西餅with Device 」商標與第三人吉利高股份有限公司「美心」商標間，因申請商標註冊之商品類別不同而衍生之商標註冊事件，於鈞院就有4
件判決，即除上開97年度行商訴字第21號外，另尚有97年度行商訴字第20號、97年度行商訴字第22號及97年度行商訴字106 號判決等。然鈞院之上述4 件判決，有3 件判決駁回原告之訴，僅1 件（97年度行商訴字第21號）撤銷原處分，而該3 件原告之訴駁回後，經上訴亦被駁回確定。故就上開「香港美心西餅with Device 」商標與「美心」商標是否近似，應否適用商標法第23條第1 項第13款之爭議，97年度行商訴字第21號判決之法律見解，於鈞院審理同一性質之事件，應屬少數之見解，並非多數之見解。
⒊退一步言，縱依鈞院上開97年度行商訴字第21號判決理由欄三㈡，其以「原告系爭橫書之『美心及圖』，乃係橫躺之心型圖樣中加上『美心』二字，其所表現者，已不在於文字，而係圖形，反觀據以核駁註冊商標，僅單純以楷書直書『美心』二字，就識別性而言，原告系爭商標反較能予人深刻印象為比較」等之見解，對本件被告而言，應屬有利之見解。蓋本件被告所註冊商標，除「千里眼」外，尚有「中華電信」及LOGO圖形，其所表現者，已不在於文字（千里眼），而係圖形，反觀原告之商標，僅單純以直書「千里眼」3 字，就識別性而言，被告註冊商標「中華電信」及LOGO圖形反較能予人深刻印象，應受較大保護。
㈧本件被告已經合法取得註冊第01361995號、第01361994號被控侵權商標，被告既為商標權人，自有權行使上開商標之權利，原告起訴雖主張系爭商標與被控侵權商標，為近似商標等語，然已為被告所否認，且被告就兩造間上開商標如何不構成近似，已提出詳細答辯在卷。故本件在原告未能提出積極證據證明兩造商標構成近似前，依法即應認定原告之商標近似主張為不足採，而予駁回原告之訴。
三、參加人則表示：被告申請商標註冊時，亦曾提出其他併存商標註冊之情形（例如00000000號「摩登千里眼」摩登圖案加上千里眼），經考量被告所附加之中華電信及其電話LOGO，具有相當之識別性，兩造商標不會構成混淆，因而准予註冊，使之併存等語。
四、本院之判斷：
㈠經查，原告主張系爭商標係其於98年8 月11日自訴外人千諺公司受讓而來，訴外人千諺公司並將83年1 月16日起至98年8 月11日止其對被告侵害系爭商標之債權請求權一併讓與原告，而系爭商標係指定使用於電視共同天線、對講機、電子電路、汽車電話機、傳真機、電話機、電話答錄機、電子偵聽器、信號收發器等商品，專用期間自83年5 月16日起至93年5 月15日，並延展至103 年4 月15日止等情，均為被告所不爭執，並有原告所提債權讓與同意書影本、智慧局函文影本、商標資料檢索影本各1 紙附卷可稽，堪信為真實。
㈡按「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限」，民法第184 條定有明文。本件原告依民法第184 條規定，請求被告負損害賠償責任，則揆諸前開條文規定，其就被告係故意或過失侵害原告之商標權乙節，即應負舉證之責。經查，被控侵權商標業經智慧局審核包括系爭商標在內之前案資料，並考量被告所附加之中華電信及其電話LOGO，具有相當之識別性，兩造商標不會構成混淆，因而准予註冊登記在案，使之併存等情，業經參加人陳明在卷，且經本院向智慧局調閱被控侵權商標之審定卷2 宗核閱無誤，足以證認被告辯稱其係基於使用業經獲准註冊之被控侵權商標之意思，在網站上表彰自己之商品或服務，並無侵害系爭商標之故意或過失，為可採。原告依民法第184 條規定主張被告使用被控侵權商標，係故意或過失侵害系爭專利，即非有理由。
㈢次按凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依商標法申請註冊；商標法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，商標法第2 條、第6 條分別定有明文。是依上開規定可知，商標之使用應具備下列要件：⑴使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；⑵使用人需有行銷商品或服務之目的；⑶需有標示商標之積極行為；⑷所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。而判斷是否作為商標使用，除應依上開要件審認外，並應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性以及是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源等情綜合認定之。又按商標法第61條第2 項規定：「未經商標權人同意，而有第29條第2 項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」；同法第29條第2 項第2 款規定：「除本法第30條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。」。準此，第29條第2 項第2 款所定之情形，其要件如下：⑴未經商標權人同意，且無第30條所定情事；⑵行為人於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標。是以本款以第三人使用相同於其註冊商標之商標為要件，而所謂使用商標，即應回歸商標法第2 條、第6 條之商標使用定義，故如非做為商標使用，即無構成第29條第2 項第1 款之侵害商標權可言（本院97年度刑智上易字第52號、97年度民商上易字第4 號、97年度民商上字第3 號、98年度民商訴字第28號，臺灣高等法院92年度重上字第531 號、95年度智上字第196 號，最高法院93年度台上字第763 號、97年度台上字第2256號等判決意旨參照）。本件被告係將經智慧局核准註冊之被控侵權商標指定使用於第9 類「電腦硬體、網路硬體設備、網路設備、攝影機、電子攝影機、彩色監視攝影機、搖控器、紅外線遙控器…」商品、第35類「秘書服務、電腦資料庫編輯、電腦檔案管理、電腦檔案資料搜尋、電腦資料庫管理、建立電腦資訊系統資料庫」等服務、第37類「電腦硬體安裝、電腦硬體保養、電腦硬體修理、調色墨水匣之再填充、網路線架設。電話安裝修理、通訊器材安裝修理。保全器材安裝修理、防盜警報器安裝修理、防盜警報鈴安裝修理、防盜器材安裝修理。消防器材安裝修理、火災警報器安裝修理」服務、第38類「行動電話通訊傳輸、加值網路之電信傳輸、無線電傳呼、無線呼叫服務、電話秘書、網際網路之電信連結、全球電腦資訊網路之電信連結、線上資訊傳輸、電腦終端機通訊傳輸、電腦影像訊息傳送、電子郵件傳送、電子郵寄、提供電子佈告欄之訊息傳送、電子佈告欄（電信通訊服務）、電信路線連接、訊息和影像的電腦傳送、提供連接全球電腦網路之電信通訊服務、提供使用者進入全球電腦網路通路、電信通訊路由及連接服務（電信網路連結服務）、光纖網路通訊傳輸、傳真機通訊傳輸、衛星電視頻道之出租、視訊會議之衛星傳送、視訊會議電信通訊服務、電信傳輸、提供有關電信通訊之資訊服務。傳真設備租賃、傳真機租賃、數據機租賃、電話租賃、通訊器材之租賃、訊息傳送器材租賃、電信通訊設備租賃。代辦電信門號之申請」服務、第42類「電腦程式設計、電腦軟體設計、電腦軟體更新、電腦軟體維護、電腦軟體租賃、電腦系統設計、電腦軟體安裝、電腦病毒防護服務、電腦硬體租賃、電腦租賃、電腦資料處理、電腦資料復原、影像數位化轉換處理、將實體資料或文件轉換成電子媒體、電子程式及資料之資料轉換（非實體性轉換）、網路伺服空間出租、網路伺服器出租、藉由全球電腦網路提供廣泛領域之資訊服務、網路認證服務、提供辨識通訊網路使用者身分之服務、提供網路交易及電子公文與資料傳檔業務之電子認證服務、網路安全管理服務。電腦硬體設備設計。防盜設備工程之規劃設計。自動控制系統工程之規劃設計。消防工程之規劃設計。通訊系統及設備工程之規劃設計、中央監視控制系統之規劃設計」服務、第45類「夜間守衛、竊盜及安全警報服務、各種場所之安全保護、安全及防盜警報系統的監控、安全諮詢、保全、保全事務諮詢。消防救火、工廠安全檢查、火災警報器出租、滅火器出租。管家服務」服務，而系爭商標則指定使用於第86類「電電視共同天線、對講機、電子電路、汽車電話機、傳真機、電話機、電話答錄機、電子偵聽器、信號收發器」商品，且系爭商標與被控侵權商標亦非同一註冊商標，核與上揭商標法第29條第2 項第1 款、第61條第2 項規定之要件不符，故原告依商標法61條主張被告侵害系爭商標權，亦非有理由。
㈣至於原告主張被控侵權商標近似於原告指定使用於類似商品之獲准在先之註冊商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者云云。惟查；
⒈按商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊，商標法第23條第1 項第13款定有明文。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參考下列相關因素：⑴商標識別性之強弱；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品／服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸實際混淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；⑺系爭商標之申請人是否善意；⑻其他混淆誤認等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。又按商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標誌，並得藉以與他人之商品或服務相區別，商標法第5 條第2 項亦定有明文。所謂表彰商品或服務之交易來源者，所指者乃商品或服務之生產商或提供者，性質上必為自然人或法人，而非商品之本身，商品或服務僅為供辨識之工具，而其背後之生產者或提供者始為所謂之「來源」。是以藉由商標之表彰，用以在相同或類似之商品中，區別某某商品或服務之生產者或提供者為何人。因此倘該商標足供消費者區別該商品或服務之來源為何人，即已符合上開規定，亦即只要該商標所欲指定使用之該種類商品或服務足以使消費者區別其生產者或提供者為何人即已足。
⒉經查；
⑴系爭商標圖樣係未設計之中文「千里眼」及其英文拼音「CHIENLIYEN」所組成，而被控侵權商標係以被告公司名稱「中華電信」及「Logo電話機圖形」或併此「hinet 」網域名稱結合中文「千里眼」組合而成之聯合式商標，主要在表彰「中華電信公司」，兩者已有極為顯著的差異，而「電話機圖形Logo」為「中華電信」成立之初即已為公司之識別標誌，從電信業開放之前使用迄今已近20年之久，識別性極強，一般消費者一看到「中華電信」及「電話機Logo」即可識別其商品或服務係來自「中華電信」。又兩造商標雖均有「千里眼」3 字，惟「千里眼」係意指視力絕佳、為十分普遍使用的詞句，其識別性較弱，按識別性弱的商標，引起相關消費者混淆誤認的可能性相對較低。⑵被告以公司名稱及公司識別Logo作為被控侵權商標圖樣之一部分，足以證明被告申請註冊時並無「混同之意圖」，而「中華電信」所提供服務與臺灣民眾之生活亦不可分割，可謂息息相關，就消費者之消費習慣而言，亦無混同之可能性，故兩造商標之近似程度甚低。
⑶兩造商標之商品及服務類別並非同一，已如上述，但其近似程度不低。
⑷又「中華電信千里眼及圖」商標經被告長期大量使用，已頗具知名度，亦經被告提出使用事證如下：
①被告於97年推出「中華電信千里眼」服務，滿足客戶可於千里之外，關心所要關心的人、事、物的需求，即透過「中華電信HiNet 」網路建置，在家中安裝「IP cam」（微型電腦網路攝影機）搭配上網速率及可租套數，每月繳納月租費，只要利用電腦或3G手機，便可觀看家中的一切情況，皆可於千里之外，關心所要關心的人、事、物，並可啟動錄影，還會依客戶的手機號碼發簡訊或E-mail通報，此有「中華電信千里眼」簡介可佐。
②被告設置「中華電信千里眼」網頁，「AMOi」網頁、「etcmis's blog 」網頁、「emome 」網頁介紹推廣系爭商標所提供之服務，俾供全國消費者申請租用。
③被告訂定「中華電信千里眼」租用契約條款及租用異動申請書。
④被告在「HiNet 」網站建置「中華電信」「HiNet 千里眼」TTV （網路電視）服務，此有網頁資料可查。
⑤被告在全國電話費繳款單上刊登「中華電信千里眼及圖」服務之促銷廣告。
⑥在報紙刊登及在電視節目中廣告促銷「中華電信千里眼」服務之廣告，此有報紙及「nielsen 尼爾森」廣告檔次明細表可憑。
⑦印製「中華電信千里眼」廣告DM。
⑸又按，使用註冊商標應以原註冊的商標圖樣整體使用為原則，但實際使用的商標與註冊商標有些許不同，而依社會一般通念，不失其同一性時，可認為有使用註冊商標，商標法第58條第1 款定有明文。查被控侵權商標圖樣係由「Logo電話機圖形」、「中華電信」及中文「千里眼」由左至右組合，或由「Logo電話機圖形」、「中華電信」由左而右，加上中文「千里眼」上下組合而成。而依據原告所提出被告網路攝影機照片（見本院卷第24頁）觀之，被告實際使用於網路攝影機之圖樣外觀，則係由中文「千里眼」在上、「Logo電話機圖形」、「中華電信」由左至右配置在下，上下分列組合而成，其圖樣整體予人之印象，與被控侵權商標圖樣相較，其觀念相同，外型之差異有限，故應不失其商標之同一性。
⑹綜合以上所述，本院因認被控侵權商標與系爭商標應無致相關消費者混淆誤認之虞。原告此部分之主張，亦非可採。
㈤原告又主張本件商標法第23條第1 項第13款審查原則，商標近似及商品類似為主要因素，反向混淆理論的適用則為輔助因素，是本件已該當反向混淆類型云云。查原告係依據本院97年度行商訴字第21號判決，主張乃類似承認「反向混淆」之概念，惟詳究該判決內容，顯與原告所主張「反向混淆」無關，而是法院就爭議之二商標，是否構成近似，其識別性之強弱，於相關消費者是否產生混淆誤認等，要求商標專責機關於審定時應做充分說明，遂為撤銷原處分，責令原處分機關查明後另為適法之處分。本院上開判決內容，並未就所謂「反向混淆」提出相關之探討或論述，更無原告所指之「在先的商標權利人於市場上處於弱勢，而在後的商標權人處於強勢地位…在後的商標權人可能會讓消費者產生一種先權力人所提供的商品或服務，是源自在後商標權人的錯誤印象」等語。故原告以本院97年度行商訴字第21號判決作為其主張「反向混淆」，顯屬無據。
五、綜上所述，原告依民法第184 條、商標法第61條、第63條第1 項請求被告負損害賠償責任及登載道歉啟事，均為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請已失所附麗，應併駁回之。
六、至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
七、據上論結，原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　99　　年　　10　　月　　 4　　日智慧財產法院第二庭
法　官　曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中　　華　　民　　國　　99　　年　　10　　月　　 4　　日書記官　王月伶