智慧財產及商業法院98年度民商訴字第39號

• 裁判案由: 侵害商標權有關人格權爭議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 99 年 05 月 18 日
• 當事人: 燦坤實業股份有限公司、甲○

智慧財產法院民事判決
98年度民商訴字第39號原 告 燦坤實業股份有限公司
法定代理人 甲○
訴訟代理人 陳瑞琦律師
陳岳瑜律師
複代理人 王曹正雄律師
丙○○
被 告 台灣芳珂股份有限公司
法定代理人 乙○○○
訴訟代理人 李貞儀律師
陳秋華律師
林佳瑩律師
上列當事人間侵害商標權有關人格權爭議事件，本院於99年4 月27日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告起訴主張其為鼓勵消費者購買商品，乃創設一「還元金」制度，及「還元金」專有名詞，只要具有原告公司之會員資格而且在原告門市消費，原告便會依據消費者所購買的商品，提撥不定百分比的金額到消費者的專屬會員帳戶，以促進消費者購買之意願。原告因投入大量人力、費用、廣告給予消費者認定「還元金」一詞即屬原告所使用之紅利服務，且為保障自身所創設「還元金」專有名詞，乃向經濟部智慧財產局申請商標，並獲得核准註冊公告（下稱系爭商標）。惟被告卻於其公司網路首頁上（http://www.fancl.com.tw/）以「還元金」之服務方式，提供消費者依每筆消費金額，分別回饋5%或7%的紅利。並於「http://www.fancl.com.tw/fmclub/index.jsp」、「http://www.fancl.com.tw/rebate/index.jsp」大篇幅且完整的介紹「還元金」，其使用之文字及提供之服務，與原告註冊之系爭商標相同。又在實體通路宣傳上，除被告銷售之店家外，被告公司之會員消費後，尚會取得被告所開立之會員卡，其中記載「前次累積還元金」、「本次累積還元金」、「本次獲得還元金」、「累積還元金」等文字，顯然與原告註冊之系爭商標相同。故被告前開行為顯然抄襲原告之「還元金」制度，並侵害原告註冊之商標，至為灼然。「還元金」除係原告依法註冊之商標外，亦為原告所獨創之制度，具有顯著性、獨特性及辨識性，並經原告投注大量資源、長期宣傳廣告、投入社會公益事項，長期使用於其商品上，「還元金」三字已深入社會大眾之心，使一般人一見該表徵即知，亦得彰顯與其他同種商品之相異處，此商標權益應受保護，任何人未經其同意予以襲用，係榨取其辛勤建立之商譽而坐享經濟利益。然查，被告將「還元金」用於網路購物、工商廣告之宣傳，並仿照原告創設之「還元金」制度，於會員消費後可獲得不定百分比的金額之還元金，作為吸引消費者之行銷行為。顯係將「還元金」為相同或類似之使用，此等行為實已違反公平交易法第20條第1 項第1 款及第24條之規定。被告抄襲「還元金」制度，顯已侵害原告註冊之商標權，並使「還元金」商標所表彰原告之商品或服務間之關聯性遭到淡化，自足以減損原告註冊商標「還元金」之識別性，顯已構成民法第184 條第1 項前段、第2 項、第195 條、商標法第29條第2 項第2 款、商標法第61條、公平交易法第22條第1 項及同法第24條規定，侵害原告權益，爰依商標法第64條之規定，聲明求為判決被告應負擔費用將本件最後事實審判決主文及理由，以14號字體及半版規格（十全批25公分X35.5 公之版面）刊載於中國時報、聯合報、蘋果日報及自由時報頭版下半版一日及網路家庭股份有限公司（http://www.pchome.com.tw/ ）、香港商雅虎資訊股份有限公司（http://tw.yahoo.com/）、天空傳媒股份有限公司（http://www.yam.com/ ）、被告台灣芳珂股份有限公司（http://www.fancl.com.tw/）等四個網站之網站首頁一日；並願供現金或等額之銀行無記名可轉讓定期存單以為擔保，聲請宣告假執行。
二、被告則以其為日本FANCL 株式會社公司於90年6 月12日依法在台灣設立之子公司，於90年起開始將「FANCL 」品牌之商品引進台灣，商品包含各種美容保養品、健康食品，主要銷售管道為全省各大百貨公司之專櫃、線上購物網站等，在台灣亦屬美容保養品之著名品牌，而原告所從事者乃3C電子產品之販售，因此被告與原告間，二者所處商品市場、行銷管道完全迥異，被告從不知悉「還元金」已經原告註冊為商標，被告因循日商企業慣用之文字以還元金三字為購物回饋內容之說明文字，顯屬善意。被告提供前來購物之消費者申請加入「F.M Club」(Fancl Mutenka Club)成為會員，可享有生日禮券、會員情報誌、購物回饋等會員專屬權益，而購物回饋本僅提供已購買被告產品且為被告「F.M Club」會員之消費者，於下次再購買被告產品時可享之折抵優惠，無論使用「還元金」或其他任何說明文字，消費者均可明確認知該購物回饋之來源係由被告提供。被告於所販售之商品、購物網站、收據上，均明確使用自行註冊之「FANCL 」商標，而日文「還元」乙詞之中文翻譯即係指「事物的還原」、「歸還」等意思，即為中文「回饋」之意，被告因為日資企業，方依循一般日商企業之慣用文字而使用「還元金」作為其提供會員購物回饋內容之說明文字，依商標法第6 條、第30條之規定，並非「商標使用」，自無可能侵害原告公司之商標權。另購物回饋乃從屬於商品販售而非獨立之商品或服務內容，瀏覽被告網頁或向被告購買商品之消費者必知悉該「還元金」購物回饋係由被告提供，顯無任何消費者會因被告使用「還元金」作為購物回饋之說明文字而誤認該「還元金」購物回饋係由原告所提供，因此，被告使用還元金作為購物回饋之文字說明，並無「致相關消費者混淆誤認之虞」之情形。原告起訴主張被告違反民法第184 條、第195 條之規定，卻根本未見其特定民法第184 條何一項次為請求權基礎，亦未見其舉證說明被告之行為是否該當前開條文何等構成要件，其主張自無可採。又受公平交易法第20條保護之表徵需以「某項特徵特別顯著，使相關事業或消費者見諸該特徵，即得認知其表彰該商品或服務為某特定事業所產製或提供」為要件。今該「還元金」商標並非特別顯著，相關消費者亦無從認知其表徵還元金係由原告所提供，故顯非公平交易法第20條所保護之表徵。縱認「還元金」為表徵，該表徵亦非「相關消費者所普遍認知」，被告係使用「FANCL 」為商標作為購物回饋之說明，當無「致與他人商品混淆」之可能，被告為善意，故原告主張有公平交易法第20條之適用云云，顯無可採。綜上，被告因循日商企業慣用於購物回饋之說明文字而使用「還元金」之行為，既未使交易相對人因而作對其有利之選擇，亦無足以妨礙原告營業致生影響交易秩序之情事，更無以抄襲原告之表徵而有妨害市場之效能競爭之情形，故原告主張被告使用「還元金」之字樣有足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為而違反公平交易法第24條云云，亦不可採。為避免不必要之爭議浪費司法資源，被告已於98年11月12日即以電話告知原告所委任之劉韋廷律師將停止使用「還元金」乙詞，並請其轉達原告公司，被告並於98年11月24日起陸續完成網頁、會員權益說明書、各專櫃收據系統、及會員卡等之修改，將購物回饋之說明文字由「還元金」修改為「回享金」，被告為使所有關於購物回饋之說明文字均統一，亦已主動回收舊版會員權益書，並製作新版會員權益書，益證「還元金」僅為購物回饋內容之說明文字，被告並無任何侵害原告公司商標權之行為，原告亦無任何權益受損，更無回復名譽之需求，故原告請求將判決書登報云云，並無理由。爰聲明求為判決駁回原告之訴，如受不利判決，請准供擔保免為假執行。
三、兩造主要爭點及本院判斷：
㈠被告之行為是否侵害原告之系爭商標權部分：
1.按凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依商標法申請註冊；商標法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，商標法第2條、第6條分別定有明文。是依上開規定可知，商標之使用應具備下列要件：⒈使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；⒉使用人需有行銷商品或服務之目的；⒊需有標示商標之積極行為；⒋所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。而判斷是否作為商標使用，除應依上開要件審認外，並應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性以及是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源等情綜合認定之，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告內之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。
2.按商標法第61條第2 項規定：「未經商標權人同意，而有第29條第2 項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」同法第29條第2 項第2 款規定：「除本法第30條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：…二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」準此，第29條第2 項第2 款所定之情形，其要件如下：①未經商標權人同意，且無第30條所定情事；②行為人於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標；③行為人所使用之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞。是以本款以第三人使用相同於其註冊商標之商標為要件，而所謂使用商標，即應回歸商標法第2 條、第6 條之商標使用定義，故如非做為商標使用，即無構成29條第2 項第2 款之侵害商標權可言。又以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束，商標法第30條第1 項第1 款亦定有明文。至判斷是否符合商標法第30條第1 項第1 款之「善意」要件，衡諸商標法為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展之立法目的，除視使用人是否知悉他人已申請註冊商標之存在以外，尚應視使用人於使用時是否意圖影射他人商標之信譽，而致影響公平競爭秩序為斷。
3.所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。又判斷二商標有無混淆誤認之虞，應參酌商標識別性之強弱；商標是否近似暨其近似之程度；商品／服務是否類似暨其類似之程度；先權利人多角化經營之情形；實際混淆誤認之情事；相關消費者對各商標熟悉之程度；系爭商標之申請人是否善意；其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
4.本件被告公司雖於公司網頁、會員卡、消費收據、會員權益收明書等上使用「還元金」一詞為其購物回饋之用語，但觀其網頁所為說明文字「還元金立即折扣」，會員制度所為說明文字「翡藍會員消費享5%還元金、白晶會員消費享7%還元金」、「每一筆臨櫃消費，都能為您累積還元金」，在還元金制度介紹裡，亦說明「享受還元金，最高可享7%回饋」、「還元金累積方式為翡藍會員回饋5%還元金、白晶會員回饋7%還元金」，消費收據上則記載「前次累積還元金、本次使用還元金、本次獲得還元金、累積還元金」，會員卡之背面則依翡藍會員或白晶會員分別記載「自動累計點數與5%還元金」、「自動累計點數與7%還元金」，考其所為上開說明文字，均在說明其對於所屬會員之回饋方式，於使用還元金之文字時，亦均與其他文字併同說明回饋之方式與內容，並非將「還元金」一詞作為其所販售商品之商標使用，核與商標法第30條第1 項第1 款所定係有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用之情形相當，而與該法第6 條所稱為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物，足以使相關消費者認識其為商標之情形有間，自非係作為商標之使用，即無構成29條第2 項第2 款之侵害商權可言。
5.被告公司稱於98年11月6 日接獲原告通知後，旋於98年11月24日起陸續完成網頁、會員權益說明書、各專櫃收據系統、及會員卡等之修改，將購物回饋之說明文字由「還元金」修改為「回享金」，被告為使所有關於購物回饋之說明文字均統一，亦已主動回收舊版會員權益書，並製作新版會員權益書等情，為原告所不爭執，依此可知，被告辯稱其並不知「還元金」乙詞業為原告向經濟部智慧財產局申請作為商標使用，因該詞為日商企業所慣用之購物回饋說明文字，而被告公司為日商企業，其依循日商企業之習慣使用該詞作為其公司回饋消費者之說明文字，於接獲原告之通知後，為免爭議，旋即著手修改其所使用「還元金」之回饋用語，足認被告於使用上開「還元金」一詞時並未意圖影射他人商標之信譽，而致影響公平競爭秩序，亦即被告確係基於善意使用還元金一詞於其公司之銷貨回饋制度上，應合於商標法第30條第1 項第1 款之善意合理使用，自不受原告系爭商標權效力之拘束。
6.再者，原告公司係經營3C電子商品之販售業務，其業務行銷方式為自設門市販售商品，而被告公司則以販售美容保養產品為其主要業務，其販售之通路則為在各大百貨公司設立專櫃販售商品，兩者所販售之商品及經營型態均有所不同，又被告公司亦曾向經濟部智慧財產局申請核准註冊登記「FANCL 」商標，於其上開公司網頁、會員卡、消費收據、會員權益收明書等亦均於明顯處所標示「FANCL 」為其商標，有關「還元金」之用語均係用於說明其對於所屬會員之回饋方式，所標示處並非於畫面之主要處所，所使用之文字較之其本身所使用之「FANCL 」商標，比例上亦均明顯較小，且均與其他文字併同說明回饋之方式與內容，顯非將「還元金」一詞作為其所販售商品之商標使用，而只為回饋制度之說明文字已如上述，且因兩造所販售之商品種類及通路行銷方式並非相同，被告公司公司網頁、會員卡、消費收據、會員權益收明書等亦均於明顯處所標示「FANCL 」商標，令人一望即知此消費回饋係被告公司所提供，並非原告公司所提供之回饋，不致使相關消費者產生混淆誤認之虞。
7.綜上所述，被告於公司網頁、會員卡、消費收據、會員權益收明書等上使用「還元金」文字係為說明其會員購物回饋之方式，並非作為商標使用，合於商標法第30條第1項第1款之善意合理使用，亦不致使相關消費者產生混淆誤認之虞，原告主張被告成立商標法第61條第2 項、第29條第2 項第2 款之侵害系爭商標權，自非可採。
㈡被告之行為是否有違公平交易法第20第1 項第1 款、24條規定部分：
1.公平交易法第20條第1項第1款規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為︰一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。」故本條款之構成要件須為「以相關事業或消費者所普遍認知之商標」及「為相同或類似之使用，致與他人商品混淆」。本件被告於公司網頁、會員卡、消費收據、會員權益收明書等上使用「還元金」文字係為說明其會員購物回饋之方式，並非作為商標使用，合於商標法第30條第1項第1款之善意合理使用，亦不致使相關消費者產生混淆誤認之虞，已如上述，自與原告就系爭商標係作為商標使用者不同，即與上揭條款規定之「為相同或類似之使用，致與他人商品混淆」之要件不合，況且原告亦未舉證證明其系爭商標係「相關事業或消費者所普遍認知之商標」，故原告主張被告違反公平交易法第20第1項第1款之規定，自不足採。
2.公平交易法第24條規定：「除本法另有規定外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔及顯失公平之行為。」旨在於禁止事業有「足以影響交易秩序」之「欺罔或顯失公平」之行為。而是否足以影響交易秩序，則應以其行為是否妨礙事業相互間自由競爭，及是否足使交易相對人因而作對行為人有利之選擇作為判斷原則。本件被告於公司網頁、會員卡、消費收據、會員權益收明書等上使用「還元金」文字係為說明其會員購物回饋之方式，並非作為商標使用，合於商標法第30條第1項第1款之善意合理使用，亦不致使相關消費者產生混淆誤認之虞，已如上述，難認被告有何欺罔或顯失公平之行為。故原告主張被告違反公平交易法第24條規定云云，亦無可採。
四、綜上所述，原告主張被告違反商標法第61條第2 項、第29條第2 項第2 款、公平交易法第20條第1 項第1 款、第24條規定，均非可採，其依上開法條及民法第184 條第1 項前段、第2項 、第195 條、商標法第61條、第64條等規定，請求被告應負擔費用將本件最後事實審判決主文及理由，以14號字體及半版規格（十全批25公分X35.5 公之版面）刊載於中國時報、聯合報、蘋果日報及自由時報頭版下半版一日及網路家庭股份有限公司（http://www.pchome.com.tw/ ）、香港商雅虎資訊股份有限公司（http://tw.yahoo.com/）、天空傳媒股份有限公司（http://www.yam.com/ ）、被告台灣芳珂股份有限公司（http://www.fancl.com.tw/）等四個網站之網站首頁一日，即無理由，應予駁回。其假執行之聲請，因訴被駁回已失所依附，應併予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，核不影響判決結果，爰不予一一論述，附此敘明。
六、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 5 月 18 日智慧財產法院第二庭
法 官 陳忠行
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。
中 華 民 國 99 年 5 月 18 日書記官 陳士軒