智慧財產及商業法院98年度民專上更㈡字第7號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 99 年 05 月 13 日
• 法官: 陳國成、熊誦梅、曾啟謀
• 當事人: 洪其修即吉興企業社、德保有限公司

智慧財產法院民事判決
98年度民專上更㈡字第7號
上　訴　人　洪其修即吉興企業社
訴訟代理人　林玲珠 律師
複代理人　　王俊凱 律師
被上訴人　　德保有限公司
法定代理人　甲○○
訴訟代理人　蘇文生 律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於民國93年9 月30日臺灣南投地方法院92年度訴字第510 號第一審判決提起上訴，臺灣高等法院臺中分院判決後經最高法院第二次廢棄發交本院，本院於99年4 月22日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決不利於上訴人部分廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。第一審訴訟費用關於廢棄改判部分、第二審及發交前第三審訴訟費用由被上訴人負擔。
事實及理由
一、被上訴人起訴主張：伊所創之「隔熱浪板結構改良」產品，業經向經濟部中央標準局（下稱中標局）申請獲核准取得第106273號新型專利（下稱系爭專利），專利期間自民國83年9 月1 日起至94年6 月28日為止，依專利法規定，被上訴人專有該產品之製造、販賣及使用權。詎上訴人未經伊之同意，自86年5 月間起大量製造、販賣上述專利產品，嚴重侵害伊之專利權，該侵權行為，迄仍持續中。又系爭專利權雖曾於86年4 月22日遭人檢舉，經中標局認舉發成立。惟業由最高行政法院於88年5 月20日判決撤銷原處分、訴願決定及再訴願決定，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）已於89年5 月1 日就系爭專利權之「說明書及圖式或圖說」更正公告，並於同年7 月10日核發專利舉發審定書，判定舉發不成立，是系爭專利權效力仍屬存在。又上訴人裝設之隔熱浪板製造機器，係向訴外人陳嘉欽為負責人之嘉宏機械有限公司（下稱嘉宏公司）購買，其所製造隔熱浪板（下稱被控侵權產品）之構成要件即發泡棉層、鋼板、裝飾紙等，核與系爭專利之要件相同。被控侵權產品迭經法院囑託臺灣科技大學鑑定結果，亦認定確有侵害系爭專利權。又臺灣南投地方法院（下稱南投地院）於89年3 月7 日前往南投縣草屯鎮○○路1487號上訴人吉興企業社保全證據，現場查扣之隔熱浪板有3229.5尺，換算一天8 小時之產量為12,918尺，是上訴人自86年5 月起至89年4 月止，共計35個月侵害系爭專利權，獲有不當利益之總額為新臺幣（下同）59,342,062.5元，依修正前專利法第89條規定，伊得請求賠償2 倍之損害額即118,684,125 元等情，爰依民法第184 條第1 項及修正前專利法第88條、第89條與不當得利法律關係，求為命上訴人給付1,780,262 元並加計法定遲延利息之判決。被上訴人於原審起訴聲明為：㈠上訴人應給付被上訴人1,780,262 元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日，按年息5%計算之利息，㈡願供擔保請准為假執行之宣告。原審對於被上訴人之請求，判決被上訴人部分勝訴，即上訴人應給付被上訴人1,662,300 元及自89年9 月6 日起至清償日止，按年息5%計算之利息。並駁回被上訴人其餘之訴，並就被上訴人勝訴部分，諭知附條件假執行及免為假執行。上訴人就其敗訴部分聲明不服，上訴聲明求為判決：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄，㈡上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。被上訴人則求為判決駁回對造之上訴（被上訴人於第一審敗訴部分未經合法上訴，已告確定），並答辯聲明：上訴駁回。
二、上訴人則以：被控侵權產品並未具備系爭新型專利「扣接結構」等必要構成要件，自無侵害被上訴人專利權。又專利權之構成要件本應以專利說明書之申請專利範圍而為判斷，即專利說明書內所載申請專利範圍當為確定專利範圍之直接依據，臺灣科技大學（下稱臺科大）鑑定報告係以系爭專利之「中文創作摘要」作為判斷系爭專利之依據，難為侵害專利之證明。系爭專利於86年4 月22日遭訴外人李幸修等人向中標局舉發成立而撤銷，嗣被上訴人提起訴願、再訴願，均因該專利結構不具新穎性及進步性，而遭駁回，其後行政法院雖於88年5 月20日判決將原處分撤銷，由智慧局另為適法之處分，惟此係因被上訴人於系爭專利主要特徵部分增加並更正「於搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接部之扣接結構」，始於89年5 月1 日獲智慧局准許更正，嗣經濟部於89年7 月10日認舉發不成立，足證本件被上訴人未就系爭專利增加並更正前，並不被認定有進步性及新穎性，則自遭舉發成立時起至89年7 月10日期間，被上訴人之專利處於不確定之狀態，自難謂有何侵害情事。又被上訴人曾於87年5 月12日以存證信函通知伊侵害專利權，迄89年8
月31日始提起本件訴訟，其請求權已罹於2 年之時效期間而消滅。再者，縱認伊有侵害系爭專利權情事，被上訴人以機器產能計算損害賠償金額，於法亦有未合。況被上訴人並未實際生產系爭專利產品，無何損害，伊未因製造系爭浪板獲有利益，尤無不當得利可言，被上訴人訴請賠償損害或返還利益，均無依據等語，資為抗辯。
三、本件兩造不爭之事項：
㈠本件被上訴人所有之系爭專利，其專利期間從83年9 月1日
至94年6 月28日止。
㈡系爭專利係將第00000000號「防滲隔熱浪板之結構」加以改良成形，其申請專利範圍於更正前之主要特徵為：鋼板設有多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，可使本創作之搭接為一體，可防止水分滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工期間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效。嗣被上訴人向智慧局申請更正專利說明書、申請專利範圍及圖示，經該局核准並於89年5 月1 日為更正公告，系爭專利案之申請專利範圍之主要特徵於更正後增加：而該搭接部之兩側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構。
㈢系爭專利曾因訴外人李幸修於85年5 月13日向中標局提出舉發，經該局以86年4 月22日以台專（判）0520字第115187號審定書為舉發成立之處分，經被上訴人向經濟部訴願、行政院再訴願及向行政法院提起行政訴訟後，行政法院則於88年5 月20日以88年判字第1971號判決撤銷上開「舉發成立，應撤銷其專利權」之原處分及再訴願決定、訴願決定。嗣智慧局重新審酌後，遂准予更正並公告，並於89年7 月10日審定該舉發案不成立確定。
㈣被上訴人法定代理人甲○○於88年7 月1 日曾向臺灣南投地方法院檢察署聲請至南投縣草屯鎮○○路1487號上訴人吉興企業社搜索扣押到4-1 、4-2 ＰＵ隔熱浪板樣品各1 件（臺灣南投地方法院檢察署88年偵字第4018號、92偵字第1892號、88聲字第713 號），並保管如該署88年聲字第713 號卷第30頁扣押筆錄及扣押物品目錄所載，嗣後上開物品除2 片隔熱板樣品外，其餘下落不明。
㈤南投地院89年全字第1 號保全證據事件中，曾於89年3 月7
日至南投縣草屯鎮○○路1487號上訴人吉興企業社實施勘驗並保全浪板（見該院89年全字第1 號保全證據事件卷宗第58頁統計數量表），嗣後上開保全浪板下落不明。
㈥被上訴人公司法定代理人甲○○對洪其修向南投地院提起刑事違反專利法自訴，經該院92年4 月15日以89年自字第11號判決免訴確定。
㈦臺灣省機械技師公會93年4 月27日專利鑑定評估報告，認上訴人所生產產品無侵害被上訴人系爭專利權，而臺科大93年3 月11日、94年6 月6 日、94年9 月26日、95年4 月6 日鑑定及補充鑑定報告，則認定上訴人所生產產品有侵害被上訴人系爭專利。
㈧原審於93年1 月9 日至上訴人吉興企業社實施勘驗現場時，兩造均當場同意以臺灣南投地方法院檢察署扣押之標的及保全證據物品「照片」送鑑定。嗣於93年2 月12日開庭時上訴人訴訟代理人同意用保全證據「扣案照片」送鑑定（因上開偵查中扣案後又發還之波浪板樣本2 片找不到）。嗣後上訴人卻於93年3 、4 月間又找到前開波浪板樣本2 片，並送上開臺灣省機械技師公會鑑定。
四、得心證之理由：
㈠本件兩造主要爭點在於：⒈系爭專利是否具有進步性？⒉被控侵權產品是否落入系爭專利更正後的申請專利範圍？⒊若被控侵權產品有侵害系爭專利，上訴人得請求之損害賠償金額為若干？
㈡經查：
⒈系爭專利之技術內容（其相關圖示如附圖1）：
⑴系爭專利說明書中的習知技術之缺點（其相關圖示如附圖１之圖一(A)、圖一(B)、圖一(C)）：
傳統以鉛板、石綿、塑膠板至FRP 、烤漆金屬板均僅具有防水功能，而隔熱效果不佳，且由於相互疊接之處，均留有縫隙，造成大量積水；無法排洩，導致滲入屋內，造成漏水等缺點。以金屬波浪型之鋼板為例，鋼板2 為上層，中層為PU發泡棉層1 而下層以金屬為材料之金屬板3 ，利用PU發泡劑於發泡膨脹時之壓力及本身之黏性，而緊密黏合上下層為一體為浪板A 或另以上層浪板一側之高起緣5
之內側設具有導水功能凹槽之導水槽4 ，為浪板B 而使用時必須先將浪板A 去除一截發泡棉層1 及金屬板3 ，留一處高起緣5 ，再搭配於浪板B 之高起緣5 之上，及覆蓋於導水槽4 之上。
⑵系爭專利創作特點：
隔熱金屬浪板，其構造係為三層式結構，上層為金屬浪板，中間層為發泡體（可為PU、PE、EVA 等發泡體），下層為底面板（可為平板狀或浪型之金屬板、壓紋紙、鋁箔、三合板、甘蔗板、粒板或其他可接受之板材），藉發泡體之黏性將上、下兩層結合成一體，其上層金屬浪板一側之凸峰頂面設有一個以上之凹槽，而另一側凸峰底下無發泡體與底面板（以利隔熱金屬浪板間之疊接），本案構造之凹槽確實具有導水功能，且徹底達成阻水功效，同時製作簡便且可強化疊接凸峰的強度。
⑶系爭專利申請專利範圍計1 項獨立項（其相關圖示如附圖1 之圖二、圖三、圖四），為一種隔熱板結構改良，係將第00000000號「防滲隔熱浪板之結構」加以改良成形，其大體包括：
發泡棉層：為PU發泡劑，具有良好隔熱及隔音之效果，利用PU發泡劑發泡膨脹壓力及黏性，緊密的黏合上、下層成一體；
鋼板：為烤潻金屬浪板，設有多處凸起之高起緣，為加強該鋼板之強度；及高起緣設左右兩側導引槽；且預留預搭接之搭接部；
裝飾紙：其有美麗花紋之裝飾用化學品；上述元件組成，利用PU發泡劑發泡將鋼板及裝飾紙黏為一體，其主要特徵:
鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構，可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效。
⑷系爭專利申請專利範圍之解釋
①本件系爭專利依89年5 月1 日更正公告之申請專利範圍為審酌，惟因前開更正本所界定的「…圓弧凹槽可形成浪板搭接處的扣接結構」在說明書中並未揭示「扣接結構」之技術特徵，故本院爰請被上訴人提出關於搭接與扣接等字義之說明，被上訴人於99年2 月4 日另提出民事答辯㈡狀（見本院卷第186 至200 頁），指出「扣接結構」之功能非僅使上下層鋼板搭接貼緊，而係藉由上層鋼板搭接部之二側圓弧凹槽之圓弧狀彎角，與下層鋼板之高起緣之兩側緣卡夾抵緊，形成扣接。被上訴人並自行繪製圖面說明，如圖2 （即被上證6 ，見本院卷第200 頁）所示。
②承上，茲對於系爭專利申請專利範圍之文字界定解釋如下：
「浪板」：由鋼板、發泡棉層及裝飾紙所組成，可藉由搭接方式橫向延伸。
「導引槽」：組成浪板之鋼板其凸起之高起緣左右兩側，其截面略呈L型的凹陷。
「搭接部」：橫向組合2片浪板時，其中1片浪板的搭接部為僅具導引槽的鋼板，不含泡棉，並提供一留置空間用以與另1 片完整浪板搭接。
「扣接結構」：將搭接其上之浪板其搭接部之兩側導引槽形狀限定為圓弧凹槽，該圓弧凹槽可與另一浪板層鋼板之高起緣之兩側緣卡夾抵緊，整體形成一具有扣接功能之結構（形狀例如：）可與另一浪板的高起緣上緣及側邊形成扣接。
⒉被控侵權產品之描述：
⑴依被控侵權產品實物可知，其係一種隔熱板結構發泡棉層：為PU發泡劑，具有良好隔熱及隔音之效果，利用PU發泡劑發泡膨脹壓力及黏性，緊密的黏合上、下層成一體，以及鋼板：為烤潻金屬浪板，設有多處凸起之高起緣，為加強該鋼板之強度及高起緣設左右兩側導引槽；且預留預搭接之搭接部和裝飾紙；利用PU發泡劑發泡將鋼板及裝飾紙黏為一體，搭接部之二側頂緣則導引槽之截面略成L 型，斜度約略相同，上層鋼板以搭接方式組合於在下層鋼板之上，組合後將再以螺絲鎖固而成。搭接鎖固後之浪板，可防止水份滲透而由導引槽排出之功效。
⑵兩造於本院98年12月28日當庭各自所拍攝被控侵權產品之照片，分別如圖3、圖4所示。
⒊由於系爭專利申請專利範圍之特徵在於各構件，因此拆解時將各構件分為每一判斷項目，並將被控侵權產品亦對應拆解，其鑑定比對表如附表所示。
⒋由附表比對分析可知，經解析系爭專利申請專利範圍第1項
，可分為編號A 至F 共6 個要件，分別為編號A 「一種隔熱板結構改良，其包括」；編號B 「發泡棉層：為PU發泡劑，具有良好隔熱及隔音之效果，利用PU發泡劑發泡膨脹壓力及黏性，緊密的黏合上、下層成一體」；編號C 「鋼板：為烤潻金屬浪板，設有多處凸起之高起緣，為加強該鋼板之強度及高起緣設左右兩側導引槽；且預留預搭接之搭接部」；編號D 「裝飾紙：其有美麗花紋之裝飾用化學品；上述元件組成，利用PU發泡劑發泡將鋼板及裝飾紙黏為一體」；編號E
「該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」；編號F 「搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效。」；而被控侵權產品亦可對應系爭專利申請專利範圍第1 項之A 至F 之技術內容，其中編號A 對應技術內容為「一種隔熱板結構」；編號B 對應技術內容為「發泡棉層：為PU發泡劑，具有良好隔熱及隔音之效果，利用PU發泡劑發泡膨脹壓力及黏性，緊密的黏合上、下層成一體」；編號C 對應技術內容為「鋼板：為烤潻金屬浪板，設有多處凸起之高起緣，為加強該鋼板之強度及高起緣設左右兩側導引槽；且預留預搭接之搭接部」；編號D
對應技術內容為「裝飾紙：利用PU發泡劑發泡將鋼板及裝飾紙黏為一體」；編號E 對應技術內容為「搭接部之二側頂緣則導引槽之截面略成L 型，斜度約略相同，上層鋼板以搭接方式組合於在下層鋼板之上，組合後將再以螺絲鎖固。編號F 對應技術內容為「搭接鎖固後之浪板，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到節省施工時間及防止水份滲透產生滴水之功效。」。是以，被控侵權產品編號Ａ至Ｄ、Ｆ所顯現之技術特徵雖符合系爭專利申請專利範圍第1 項編號Ａ至Ｄ、Ｆ之文義讀取，但被控侵權產品編號E 「搭接部之二側頂緣則導引槽之截面略成L 型，斜度約略相同，上層鋼板以搭接方式組合於在下層鋼板之上，組合後將再以螺絲鎖固。」之技術特徵與系爭專利申請專利範圍第1 項編號E 要件「該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」比對，因被控侵權產品編號E 並無圓弧凹槽，無法形成具扣接功能的結構，所以被控侵權產品編號E 與系爭專利申請專利範圍第1 項編號E 並未文義讀取。
⒌承上，被控侵權產品編號E 與系爭專利申請專利範圍第1項
編號E 並未文義讀取，故系爭專利申請專利範圍第1 項編號E 要件與被控侵權產品編號E須進一步作均等論比對分析，
茲依均等論之「手段（WAY ），功能（FUNCTION），效果（RESULT）」判斷原則分論如下：
⑴技術手段（WAY ）：
系爭專利申請專利範圍第1 項將搭接部之兩側頂緣則分別設有圓弧凹槽，因圓弧凹槽的設置使整體的扣接結構形成為開口小內側空間大的結構，可用以扣接下層浪板，被控侵權物之導引槽斜度約略相同並無圓弧凹槽的設置，組合時上下浪板僅為搭接無法扣接，且完成組裝需使用螺絲始能密合穩固，故系爭專利與被控侵權產品之技術手段非屬實質相同。
⑵功能（FUNCTION）：
系爭專利申請專利範圍第1 項導引槽形狀變化為圓弧凹槽時形成一扣接結構，在組合時上下鋼板時，在縱使無螺絲鎖固的情形下，亦可產生穩固的強度。而當上下浪板組合後，上下浪板之導引槽可形成一導水空間，故系爭專利之搭接部具有提供穩固強度以及導水空間的功能。被控侵權產品僅有搭接的功能，組合時需另外施力始能將上下鋼板結合並倚賴螺絲才能達到穩固強度效果，但組合上下浪板時，導引槽亦具有導水的功能。故系爭專利之圓弧凹槽與導引槽同時具有穩固強度及導水的功能，被控侵權產品浪板之導引槽，僅具導水功能，故兩者功能並不相同。
⑶達成效果（RESULT）：
系爭專利申請專利範圍第1 項之圓弧凹槽所提供的扣接結構，可達成防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效。被控侵權產品之搭接結構具有導引槽，雖組裝時使用較多的工序亦可防止水份滲透而由導引槽排出，故兩者所提供之效果屬實質相同。
由上述可知，被控侵權產品之編號E 要件與系爭專利申請專利範圍第1 項之編號E 要件係以實質不相同之技術手段，達成不同的功能，故二者非為均等物。亦即被控侵權產品並未落入系爭專利申請專利範圍第1 項之文義範圍或均等範圍。
⒍原審法院送請臺科大所為鑑定報告固認定被控侵權產品具有系爭專利申請專利範圍的每一個構成要件，且其技術內容相同，故依全要件原則，被控侵權產品落入系爭專利申請專利範圍云云，但查，臺科大鑑定報告僅將系爭專利申請專利範圍第1 項分析為3 個要件，與本件上揭6 個要件不同，除系爭專利申請專利範圍第1 項編號A 外，系爭專利編號E 、F
為臺科大鑑定報告所未論述，且上開鑑定報告亦疏未論及因被控侵權產品編號E 並無圓弧凹槽，無法形成具扣接功能的結構，所以被控侵權產品編號E 與系爭專利申請專利範圍第1 項編號E 並未文義讀取。是以，原審法院依據臺科大鑑定報告認定被控侵權產品落入系爭專利申請專利範圍，進而判命上訴人負損害賠償責任，即非足取，附此敘明。
五、綜上所述，被上訴人未能證明被控侵權產品侵害系爭專利權，則被上訴人主張依修正前專利法第105 條、第88條第1項
、第89條第1 項第2 款、民法第184 條規定及不當得利法律關係，請求上訴人給付1,780,262 元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審判命上訴人給付被上訴人1,662,300 元及自89年9 月6 日起至清償日止，按年息5%計算之利息，並為假執行之宣告，自有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由。自應由本院予以廢棄改判，如主文第2 項所示。
六、本件判決事證已臻明確，兩造其餘主張及舉證，核與判決結果無影響，不另論述。
七、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450 條、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　99　　年　　5 　　月　　13　　日智慧財產法院第二庭
審判長法 官　陳國成
法 官　熊誦梅
法 官　曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但
書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。
中　　華　　民　　國　　99　　年　　5 　　月　　13　　日書記官　王月伶
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。