智慧財產法院民事判決

上訴人

宇潤數位行銷有限公司

法定代理人

甲○○

訴訟代理人

林靜文律師

訴訟代理人

洪聖濠律師

被上訴人

波仕特科技行銷股份有限公司

法定代理人

乙○○

訴訟代理人

陳啟桐律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國98年4 月8 日臺灣士林地方法院第一審判決提起上訴，本院於98年12月24日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、上訴人於原審起訴主張：被上訴人所架設於網址http://www.pollster.com.tw（下稱系爭網站）之網頁（下稱系爭網頁）內設定有娛樂、生活、科技、旅遊電子報之廣告類別，並在其上聲稱Pollster會員透過收取電子報之電子郵件可賺取點數，且會員獨享現金回饋或贈品兌換之回饋手段，使系爭網頁之不特定瀏覽人受該回饋手段之誘引，而於系爭網頁內載入個別人資加入為會員，並勾選想收取之電子報類型紀錄於系爭網站伺服器而產生媒合資訊，該伺服器復將系爭網頁資訊傳送至被上訴人所招攬之客戶端，並可將訊息傳達到客戶端產生媒合資訊以及知會媒合系統之功能手段或裝置，得與廣告媒合系統進行雙向耦合之功能。被上訴人上開利用系爭網頁及伺服器所進行之商業性媒合功能，應屬上訴人於民國91年7 月12日所取得之專利證書號碼152547號「自動媒合廣告主與廣告對象之系統以及植基於系統之媒合方法」（專利期間自91年3 月11日至109 年11月29日）之發明專利（下稱系爭專利），其中申請專利範圍第6 項：「一種利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式以及廣告類別之儲存媒體，包含：設定廣告模式之功能手段或裝置，以利於該訂閱者得到回饋之方式（Ａ1 ）；設定廣告類別之功能手段或裝置，以利於該訂閱者設定所要接收之廣告類別（Ａ2 ）；產生媒合資訊之功能手段或裝置（A3）；及產生媒合資訊之功能手段或裝置，以利於與一廣告媒合系統進行雙向耦合（Ａ4 ）」、第10項：「提供一廣告對象資料其中包含廣告主提供之廣告對象條件，以及訂閱者提供之所欲之廣告類別（B1）；以媒合系統利用該廣告對象條件以及該所欲之廣告類別媒合兩者（B2）；及當媒合條件符合時，通知該廣告主（B3）」之文義讀取範圍，而侵害系爭專利權。為此，上訴人基於專利法之規定，聲明：㈠請判令禁止被上訴人建置、使用具上訴人所屬系爭專利內容所載儲存媒體之網路伺服器、網站，及利用網路散佈、傳輸、實施、刊登如起訴狀附件一所示之網頁內容（見原審卷㈠第14至19頁，同原判決附件四）；㈡被上訴人應給付上訴人新臺幣（下同）360 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；㈢願供擔保請准宣告假執行。原審就上訴人之聲明為全部敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，並聲明：㈠原判決廢棄。㈡禁止被上訴人等使用中華民國專利第152547號內容，包括建置具本專利所載儲存媒體之網路伺服器、網站，及利用網路散佈、傳輸、實施、刊登如起訴狀附件一所示之網頁內容。㈢被上訴人應給付上訴人360 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈣第2 、3 項之聲明，上訴人願供擔保請准宣告假執行。

二、被上訴人則以：㈠系爭專利申請專利範圍第6 項之構成要件皆以「功能手段用語」表示，但說明書及圖式並未對「設定廣告模式之功能手段或裝置」、「設定廣告類別之功能手段或裝置」、「產生媒合資訊之功能手段或裝置」、「知會媒合系統之功能手段或裝置」等非通用之技術用語作定義，該等用語之意義不明確，無法清楚界定請求項中所載之發明的範圍，說明書及圖式也未記載如何藉助軟體或硬體實施該功能，因此，具有通常技術水準之人無法據以實施請求項中所載之發明，故系爭專利申請專利範圍第6 條應屬無效。㈡系爭專利說明書僅就其申請專利範圍第10項「提供一廣告對象資料其中包含廣告主提供之廣告對象條件，以及訂閱者提供之所欲之廣告類別」、「以媒合系統利用該廣告對象條件以及該所欲之廣告類別媒合兩者」及「當媒合條件符合時，通知該廣告主」之技術性程序或功能予以抽象化地記述，致具有通常技術水準之人無法明白其程序或功能係如何藉硬體或軟體予以執行或達成，而無法實施該申請專利範圍中之發明，故系爭專利申請專利範圍第10項亦屬無效。㈢又系爭專利之技術內容早已見於美國專利第5933811 號專利說明書（下稱專利一，即引證一）及我國88年6 月「以兩願行銷為基礎的網際網路廣告模式之探討」碩士論文（下稱被上訴1 ），因此系爭專利不具新穎性。再者，因系爭專利係依專利一及我國專利第340283號專利（下稱專利二，即引證二）之組合，或被上證1 等先前技術（被上訴人於本院審理中陳明並未以我國專利第392403號專利〔即專利三〕主張系爭專利第6項、第10項不具新穎性及進步性，見本院卷第349 頁反面倒數第4 行至倒數第3 項），再參酌申請時通常知識，予以轉用、置換、改變或組合等方式而可輕易完成，因此系爭專利係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，組合不具進步性。㈣上訴人所訴侵權內容皆為網頁資料，與「儲存媒體」之意義並不相當，系爭網頁資料所處之系爭網站雖可想像具有「儲存媒體」，惟該儲存媒體並不具有利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式；設定讓瀏覽者想選取電子報的類型完全不同於「設定具有回饋獎金之廣告或設定具有折價券之廣告」；又系爭網頁內容所載「填寫問卷、下載賺錢、推薦好友」等賺取點數之功能充其量只是「得到回饋之方式」，而非「設定廣告模式」；賺取點數是藉由「填寫問卷、下載賺錢、推薦好友」等，與設定「您想收取電子報的類型」並無因果關係；系爭網頁資料所處之系爭網站並不具有「將媒合後之廣告內容傳送給使用者」之功能手段或裝置，也不具有「使用者知會該廣告媒合系統→媒合」及「廣告主知會該廣告媒合系統→媒合」之雙向媒合的功能，與系爭專利申請專利範圍第6 項之文義不符。㈤被上訴人所設系爭網頁資料所處之系爭網站並未提供「廣告主及廣告對象自動媒合方法」；系爭網頁資料所處之系爭網站之業務雖可包含線上市調、問卷行銷及網路許可行銷等，但並未提供「廣告對象資料」，更何況「廣告對象條件」為廣告主所提供，「廣告類別」為訂閱者所提供，而被上訴人並非廣告主或訂閱者，並無實施此步驟之可能。因此，系爭網站不符合「廣告對象資料包含廣告主提供之廣告對象條件，以及訂閱者提供之所欲之廣告類別」之構成要件，系爭網頁資料所處之系爭網站並不具有「媒合系統」，也無以媒合系統利用該廣告對象條件以及該所欲之廣告類別媒合兩者，系爭網頁資料所處之系爭網站並不具有「當媒合條件符合時，通知該廣告主」之功能，亦與系爭專利申請專利範圍第10項之文義不符。此外，縱認被上訴人所設系爭網頁之內容在系爭專利申請專利範圍第6 、10項之文義範圍內，被告亦無故意或過失等語資為抗辯，並於本院答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡第一審及第二審訴訟費用由上訴人負擔。㈢如受不利判決願供擔保請准免為假執行。

三、本件兩造不爭執之事實（見本院卷第274 頁）：

㈠系爭網站的架設可想像具有儲存媒體。

㈡系爭網站具有「填寫問卷、下載賺錢、推薦好友」即可回饋賺取點數的功能。

㈢系爭網站透過訂閱者選擇收取電子報的類型，而具有判斷訂閱者可能需要何種類型「電子報」之功能，並提供訂閱者所選擇的「電子報」類型。

㈣系爭網站具有線上市調、問卷行銷及網路許可行銷等項目。

四、本件之爭點在於：㈠系爭專利是否有得撤銷原因？㈡系爭網站是否侵害系爭專利申請專利範圍第6 、10項？（見本院卷第274 頁）其中系爭專利有效性爭點可細分為以下子爭點：

㈠系爭專利申請專利範圍第6 項、第10項是否因說明書或圖式不載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難者，而違反系爭專利核准時之專利法第71條第3 款之規定？㈡專利一（引證一）是否可證明系爭專利申請專利範圍第6 項、第10項不具新穎性？㈢被上證1 是否可證明系爭專利申請專利範圍第6 項、第10項不具新穎性？㈣專利一（引證一）組合專利二（引證二）是否可證明系爭專利申請專利範圍第6 項、第10項不具進步性？㈤被上證1 是否可證明系爭專利申請專利範圍第6 項、第10項不具進步性？茲析述如下：

㈠系爭專利申請專利範圍第6項、第10項之技術內容（其代表圖示如附圖1）：第6項：一種利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式以及廣告類別之儲存媒體，包含：設定廣告模式之功能手段或裝置，以利於該訂閱者得到回饋之方式；設定廣告類別之功能手段或裝置，以利於該訂閱者設定所要接收之廣告類別；及產生媒合資訊之功能手段或裝置，以及知會媒合系統之功能手段或裝置，以利於與一廣告媒合系統進行雙向耦合。第10項：一種廣告主及廣告對象自動媒合方法，至少包含：提供一廣告對象資料其中包含廣告主提供之廣告對象條件，以及訂閱者提供之所欲之廣告類別；以媒合系統利用該廣告對象條件以及該所欲之廣告類別媒合兩者；及當媒合條件符合時，通知該廣告主。

㈡系爭專利有效性抗辯證據之技術內容：

⒈專利一（引證一，其代表圖示如附圖2）：專利一為美國第5933811 號專利「System and method fordelivering customized advertisements within interactive communication systems 」（在互動式通訊系統中傳遞客製化廣告之系統與方法），其公告日為西元1999年8 月3日，早於系爭專利申請日89年11月30日。專利一揭示一互動式通訊系統10包括客戶端電腦12、內容提供端電腦14與廣告提供端電腦18，並藉由一通訊媒介20相互連接，該廣告提供端電腦18可以根據客戶之個人資料選擇適合的廣告，並送出客製化廣告30到客戶端電腦12；並且，當客戶想要得到額外的廣告資訊時，廣告模組62可以收取廣告業者額外的費用，廣告模組62接者可以分配其收入來當作內容提供端與客戶端的紅利。

⒉專利二（引證二，其代表圖示如附圖3所示）：專利二為我國專利證書第096763號專利，為一「刊登廣告於電腦網路中之方法及系統」，其公告日為西元1998年9 月11日，早於系爭專利申請日89年11月30日。專利二揭露了一種在一電腦網路上刊登廣告之方法及系統，係以電子方式使存有一組廣告的一伺服器連接到該電腦網路。該伺服器中所存的廣告並未連結到包含該網路上資訊的任何特定資訊內容頁，而是回應使用者所輸入的一查詢而擷取這些廣告，並動態地將這些廣告與回應該查詢而送回的資訊頁內容混合。

⒊被上證1（其代表圖示如附圖4所示）：被上證1 為國立彰化師範大學商業教育學系之「以兩願行銷為基礎的網際網路廣告模式之探討」碩士論文，其揭示應用兩願行銷理念的網際網路廣告模式，該模式建立在網際網路使用者與廣告主雙方同意行銷的理念上，就廣告主而言，網際網路使用者若同意接受廣告資訊並願意提供個人資訊，將可使廣告主以較精準的方式傳遞廣告資訊給鎖定目標群，也可以藉此與其顧客及潛在客戶建立起較緊密與長久的關係；對網路使用者而言，可以藉著這個媒合機制過濾接收廣告資訊，並依自己的偏好取得適切的廣告資訊。

㈢系爭專利申請專利範圍第6 項、第10項是否因說明書或圖式不載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難者，而違反系爭專利核准時之專利法第71條第3 款之規定？

⒈系爭專利申請專利範圍第6 項違反系爭專利核准時之專利法第71條第3 款之規定：

⑴按「有下列情事之一者，專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢：…說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。」，系爭專利核准時所適用之專利法（86年5月7日修正）第71條第3 款定有明文。次按「當請求項中出現功能手段語言時，若在說明書之文字描述中未對其非習知的部分提出對應的說明，該請求項即無法視為已特別指出並清楚地主張或限定其發明。例如，申請人在說明書之文字描述只揭露所執行的功能，而未針對執行功能的硬體或硬體與軟體的結合，提出明示的、暗示的或襲承前案或相關文獻的解說，則該申請案中對應於請求項內所載之功能手段，將視為並未揭露任何構成。審查時應以未適當揭露的理由，核駁該請求項。」，系爭專利核准時所適用之專利審查基準第1-8-25至1-8-26 頁亦有規定。又依據現行專利審查基準第2-9-21頁對於手段功能用語或步驟功能用語請求項是否明確且為發明說明及圖式支持，其判斷原則第1點後段規定： 「該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明的內容不參酌先前技術文獻即能瞭解對應的結構、材料或動作者。」

⑵經查系爭專利申請專利範圍第6項「設定廣告模式之功能手段或裝置」、「設定廣告類別之功能手段或裝置」、「產生媒合資訊之功能手段或裝置」、「知會媒合系統之功能手段或裝置」之技術特徵為手段功能用語請求項，且上訴人對於系爭專利申請專利範圍第6 項為手段功能用語請求項亦並不爭執，有本院98年10月26日準備程序筆錄附卷足稽（見本院卷第317 頁）。惟檢視系爭專利說明書與圖式，並未能找到該等手段功能用語對應之結構及材料，經本院於98年10月26日準備程序當庭請上訴人訴訟代理人說明，上訴人訴訟代理人依系爭專利說明書之發明說明的內容，不參酌先前技術文獻，亦未能明確說明上揭手段功能用語請求項對應的結構、材料，僅籠統地舉例說明使用者與螢幕上介面部分之互動，而非針對該手段功能用語一一說明所應對應的結構及材料。且於上開準備程序期日，上訴人訴訟代理人指稱：「…這也可以參照被上證1 的揭露內容，也可以知道只要有這樣的文字內容就可以實施。」等語，惟被上證1 非僅揭露如系爭專利申請專利範圍第6項之手段功能用語，且適足以認定上訴人訴訟代理人必須參酌先前技術文獻被上證1 所揭露之內容才能瞭解上揭手段功能用語請求項之對應的結構、材料。另上訴人訴訟代理人陳稱：「系爭專利的專利分類是在商業方法之下，不是在程式軟體之下」，惟依系爭專利圖一之系統示意圖可知，其除電腦資訊硬體或網路設備資源外，必然是以程式軟體來實現。綜上所述，系爭專利申請專利範圍第6 項為手段功能用語請求項，但於說明書與圖式中，並未能找到該等手段功能用語對應之結構及材料，且亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明的內容，不參酌先前技術文獻即能瞭解對應的結構及材料，故系爭專利申請專利範圍第6 項因說明書或圖式不載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難者，有違系爭專利核准時之專利法第71條第3 款之規定。

⒉系爭專利申請專利範圍第10項可據以實施，未違反系爭專利核准時之專利法第71條第3款之規定：本件被上訴人就此部分僅於民事答辯狀第7 頁第4 行至第6行主張：「…等技術性程序或功能在說明書中僅與以抽象化地記述，致具有通常技術水準之人無法明白其程序或功能係如何藉硬體或軟體與以執行達成…」等語（見本院卷第140頁），而於僅於民事準備書㈤狀第6 頁第㈣點（見本院卷第348 頁反面）重複上述主張，並未顧其餘書狀再行主張或補充陳述。惟查，系爭專利申請專利範圍第10項為一方法請求項，其技術性程序實際上僅是兩組資料之輸入或取得後再進行比對，比對結果有符合時再通知其中一方，故依系爭專利圖一之系統示意圖可知，系爭專利申請專利範圍第10項除電腦資訊硬體或網路設備資源外，再配合簡單之比對程式軟體即可實現。是以，系爭專利申請專利範圍第10項可據以實施，未違反系爭專利核准時之專利法第71條第3 款之規定。

㈣專利一（引證一）無法證明系爭專利申請專利範圍第6項、第10項不具新穎性：

⒈專利一無法證明系爭專利申請專利範圍第6項不具新穎性：比較專利一與系爭專利申請專利範圍第6 項，由專利一專利說明書第20欄第27行至第35行：「當客戶想要得到額外的廣告資訊時，廣告模組62可以收取廣告業者額外的費用，廣告模組62接者可以分配其收入來當作內容提供端與客戶端的紅利。」之記載，可知其雖揭示系爭專利申請專利範圍第6項之「廣告模式」之一種回饋態樣，惟並未揭示可由訂閱者「自動設定」所欲之廣告模式。又專利一專利說明書第8欄第10行至第17行雖揭示：「廣告提供端電腦18可以根據客戶之個人資料選擇適合的廣告，並送出客製化廣告30到客戶端電腦12」之技術內容，惟亦未揭示系爭專利申請專利範圍第6項之「廣告媒合系統」以「產生媒合資訊之功能手段或裝置」，以及「知會媒合系統之功能手段或裝置」所進行之雙向耦合。是以，專利一不足以證明系爭專利申請專利範圍第6項不具新穎性。

⒉專利一無法證明系爭專利申請專利範圍第10項不具新穎性：比較專利一與系爭專利申請專利範圍第10項，由專利一專利說明書第14欄第19行至第26行：「統計資料可以包括非常多樣性的資訊，可以包括但不限定於年齡、性別、收入、職業、興趣、嗜好、客戶的偏好、…註冊模組60會儲存該統計資料以當作註冊資料庫68中的個人資料」、第8欄第10行至第17行：「廣告提供端電腦18可以根據客戶之個人資料選擇適合的廣告，並送出客製化廣告30到客戶端電腦12」之記載，可知專利一揭示系爭專利申請專利範圍第10項「廣告對象條件」之技術特徵；由專利一專利說明書第19欄第31行至第33行：「廣告插入件56引導客戶端電腦12來發送廣告需求26到廣告提供端電腦18」之記載，復可知專利一亦揭示系爭專利申請專利範圍第10項「廣告類別」之技術特徵。惟查，專利一並未明確揭示系爭專利申請專利範圍第10項「利用該廣告對象條件以及該所欲之廣告類別媒合兩者」，及「當媒合條件符合時，通知該廣告主」等兩項技術特徵。是以，專利一難以證明系爭專利申請專利範圍第10項不具新穎性。

㈤被上證1無法證明系爭專利申請專利範圍第6項、第10項不具新穎性：

⒈查被上證1 碩士論文之日期標示為88年6 月，但碩士論文封面之日期通常並非實際公開日期。惟依據被上證6所示被上證1 之授權書（見本院卷第353 頁）可知，其同意將該碩士論文授權給國家圖書館、行政院國家科學委員科學技術資料中心等單位，且並未要求將該論文全文延後公開；依據被上證5 國家圖書館網路查詢資料列印之出版項欄（見本院卷第306 頁），可知國家圖書館對被上證1 論文之出版日記載為88年；再依據被上證8 國立臺灣師範大學圖書館關於微縮資料閱讀複印服務「三、館藏內容範圍」之網頁說明列印、被上證9 被上證1 之碩士論文顯示於檔案資料列表之列印（分別見本院卷第355 至357 頁、第358 頁），可知國立臺灣師範大學於89年10月自國科會資料中心購入被上證1 碩士論文的微縮資料，則被上證1 碩士論文應於89年10月前即由國科會科學技術資料中心製成微縮資料發行，堪信為真實。綜上所述，被上證1 碩士論文之公開日期應早於系爭專利申請日即89年11月30日，可作為系爭專利有效性抗辯之先前技術證據。

⒉被上證1 無法證明系爭專利申請專利範圍第6 項不具新穎性：如前所述，雖然系爭專利申請專利範圍第6 項為功能手段用語請求項，惟於系爭專利說明書與圖式未能有對應之結構與材料，故系爭專利申請專利範圍第6 項之「設定廣告模式之功能手段或裝置」、「設定廣告類別之功能手段或裝置」、「產生媒合資訊之功能手段或裝置」、「知會媒合系統之功能手段或裝置」等技術特徵應以其所揭示之功能為其範圍之解釋。比較被上證1 與系爭專利申請專利範圍第6 項，被上證1 圖4 至圖9 及第60頁之記載已揭示使用者可以勾選不希望接收廣告的類別，其可直接無歧異得知系爭專利申請專利範圍第6 項「設定廣告類別之功能手段或裝置，以利於該訂閱者設定所要接收之廣告類別」之技術特徵；由被上證1 第4 4 頁末段：「本模式的重點在於透過媒合的機制，將使用者的偏好與廣告主設定的標的條件加以媒合後，萃取出符合使用者偏好的個人化廣告資訊，傳遞給使用者。」之記載，可知被上證1 此種加以媒合，萃取出符合使用者偏好的個人化廣告資訊，即為系爭專利申請專利範圍第6 項「產生媒合資訊之功能手段或裝置」之技術特徵，且被上證1 圖3 至圖5 揭示該網路媒體以使用者之「廣告回饋、基本資料、廣告偏好」及廣告主之「廣告資訊、標的條件」來進行媒合，此即與系爭專利申請專利範圍第6 項「知會媒合系統之功能手段或裝置，以利於與一廣告媒合系統進行雙向耦合。」之技術特徵相同。但查，雖被上證1 圖3 至圖5 揭示有使用者之「廣告回饋」，惟其第43頁僅說明「由於使用者已逐漸察覺隱私權的重要性，因此，網路媒體業者除了提供個人廣告為誘因外，還必須透過提供特別的資訊、參加抽獎等獎勵方式，來換取使用者的個人資訊。」等內容，並未明確揭露系爭專利申請專利範圍第6 項「訂閱者自動設定所欲之廣告模式」之技術特徵。是以，被上證1 尚難證明系爭專利申請專利範圍第6 項不具新穎性。

⒊被上證1無法證明系爭專利申請專利範圍第10項不具新穎性：比較被上證1與系爭專利申請專利範圍第10項，被上證1圖3至圖5揭示該網路媒體以使用者之「廣告回饋、基本資料、廣告偏好」及廣告主之「廣告資訊、標的條件」來進行媒合，且被上證1圖4至圖9及第60頁之記載亦已揭示使用者可以勾選不希望接收廣告的類別，核與系爭專利申請專利範圍第6項「一種廣告主及廣告對象自動媒合方法，至少包含：提供一廣告對象資料其中包含廣告主提供之廣告對象條件，以及訂閱者提供之所欲之廣告類別；以媒合系統利用該廣告對象條件以及該所欲之廣告類別媒合兩者」之技術特徵相同。然查，被上證1第43頁揭示：「而廣告主必須設計針對個人化區○○○路廣告，然後設定其標的條件，由於在此模式下網路廣告所接觸的使用者不但符合標的條件，也對產品或服務有興趣。因而，使用者既然願意提供個人偏好的資訊，故其參與行銷活動的意願較為強烈，廣告主可以鼓勵使用者留下進一步的資料，以進行一對一的行銷溝通」之技術內容，可知其係媒合條件符合之使用者，藉由留下進一步的資料讓廣告主得知，以進行一對一的行銷溝通。但被上證1上揭技術內容並未明確揭露廣告主係如何得知使用者所留下之進一步的資料，故與系爭專利申請專利範圍第10項「當媒合條件符合時, 通知該廣告主」之技術特徵，仍有些許不同。綜上，被上證1不足以證明系爭專利申請專利範圍第10項不具新穎性。

㈥專利一（引證一）組合專利二（引證二）無法證明系爭專利申請專利範圍第6項、第10項不具進步性：

⒈專利一與專利二之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步性：經查專利二所揭露之刊登廣告於電腦網路中之方法及系統主要係可以回應使用者所輸入的查詢而擷取廣告，並動態地將這些廣告與回應該查詢16而送回的資訊頁內容混合，且對廣告主可以保證在最佳廣告版面上刊登某一數量的廣告。然查，專利一與專利二之組合並未揭示系爭專利申請專利範圍第6項可由訂閱者「自動設定」所欲之廣告模式，以利於該訂閱者得到回饋之方式，及該「廣告媒合系統」乃是以「產生媒合資訊之功能手段或裝置」，以及「知會媒合系統之功能手段或裝置」所進行之雙向耦合。故專利一與專利二之組合並未揭示系爭專利申請專利範圍第6項全部之技術特徵，且兩者之差異亦非所屬技術領域中具有通常知識者依專利一與專利二之組合之先前技術所能輕易完成，故專利一與專利二之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步性。

⒉專利一與專利二之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性：比較專利一與專利二之組合與系爭專利申請專利範圍第10項，如前所述，專利一雖揭示了系爭專利申請專利範圍第10項之「廣告對象」與「廣告類別」，但專利一與專利二之組合並未揭示系爭專利申請專利範圍第10項「利用該廣告對象條件以及該所欲之廣告類別媒合兩者」及「當媒合條件符合時，通知該廣告主」等兩項技術特徵，故專利一與專利二之組合未能揭示系爭專利申請專利範圍第10項全部之技術特徵，且兩者間之差異亦非所屬技術領域中具有通常知識者依專利一與專利二之結合之先前技術所能輕易完成，故專利一組合專利二難以證明系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性。

㈦被上證1可證明系爭專利申請專利範圍第6項、第10項不具進步性：

⒈被上證1可證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步性：如前所述，被上證1已揭示系爭專利申請專利範圍第6項「設定廣告模式之功能手段或裝置，以利於該訂閱者得到回饋之方式；設定廣告類別之功能手段或裝置，以利於該訂閱者設定所要接收之廣告類別；及產生媒合資訊之功能手段或裝置，以及知會媒合系統之功能手段或裝置，以利於與一廣告媒合系統進行雙向耦合。」之技術特徵，其差異僅在於上證1未明確揭露是否可由「訂閱者自動設定所欲之廣告模式」。但查，被上證1 圖3 至圖5 揭示由使用者指向之「廣告回饋」、「基本資料」、「廣告偏好」之技術特徵，且其第43頁有「由於使用者已逐漸察覺隱私權的重要性，因此，網路媒體業者除了提供個人廣告為誘因外，還必須透過提供特別的資訊、參加抽獎等獎勵方式，來換取使用者的個人資訊。」之記載，已揭露了廣告回饋至少可以包含「提供特別的資訊」與「參加抽獎」等技術內容，已足以讓該所屬技術領域中具有通常知識者可輕易思及由使用者對廣告模式之廣告回饋進行設定之技術內容。是以，被上證1 足以證明系爭專利申請專利範圍第6 項不具進步性。

⒉被上證1可證明系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性：如前所述，被上證1 已揭示系爭專利申請專利範圍第10項「一種廣告主及廣告對象自動媒合方法，至少包含：提供一廣告對象資料其中包含廣告主提供之廣告對象條件，以及訂閱者提供之所欲之廣告類別；以媒合系統利用該廣告對象條件以及該所欲之廣告類別媒合兩者」之技術特徵。又被上證1第43頁所揭示之媒合條件符合之使用者，可藉由留下進一步的資料讓廣告主得知，以進行一對一的行銷溝通之技術特徵，雖然與系爭專利申請專利範圍第10項「當媒合條件符合時，通知該廣告主」之技術特徵，有些許不同，因為被上證1並未明確揭露廣告主係如何得知使用者所留下之進一步的資料，但由於該所屬技術領域中具有通常知識者可輕易思及藉由通知該廣告主來讓廣告主得知使用者所留下之進一步的資料，以進行一對一的行銷溝通之技術，故被上證1 可以證明系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性。

五、綜上所述，系爭專利申請專利範圍第6 項因說明書或圖式不載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難，有違系爭專利核准時之專利法第71條第3 款之規定，且被上訴人於本院審理中所提出之被上證1 碩士論文足以證明系爭專利申請專利範圍第6 項、第10項不具進步性，則依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，上訴人於本件民事訴訟中自不得以系爭專利權對於被上訴人主張權利。從而，上訴人主張被上訴人系爭網站侵害系爭專利，依專利法第84條第1 項規定，請求禁止被上訴人等使用中華民國專利第152547號內容，包括建置具本專利所載儲存媒體之網路伺服器、網站，及利用網路散佈、傳輸、實施、刊登如起訴狀附件一所示之網頁內容，並依同法第85條規定請求被上訴人應給付其360 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，，均為無理由，不應准許。上訴人之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所依附，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，理由雖有不同，惟結論並無二致，仍應維持。上訴人求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

六、因本件事證已臻明確，兩造其餘爭點及主張陳述，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。

七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第2項、第78條，判決如主文。

智慧財產法院第二庭

附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。