智慧財產法院民事判決

上訴人

甲○○○○○ ○○○ ○ ○○○（ファイテン株式会社）

法定代理人

乙○○○

訴訟代理人

吳磺慶律師

被上訴人

義昌國際股份有限公司

被上訴人

兼 上

法定代理人

丙○○

共同訴訟代理人

劉祥墩律師

　　　　　　吳佩真律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國98年7 月8 日第一審判決提起上訴，本院於99年4 月29日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序方面：本件上訴人公司係日商，為外國法人，具有涉外因素，其主張被上訴人侵害其專利權應負擔損害賠償責任，自應適用涉外民事法律適用法，以定本件之管轄法院及準據法。按因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，為民事訴訟法第15條第1 項所明定。所謂行為地，凡為一部實行行為或其一部行為結果發生之地皆屬之（最高法院56年度台抗字第369 號判例要旨參照）。涉外民事法律適用法雖未就法院之管轄予以規定，惟被上訴人之住居所均在我國境內，且上訴人主張之侵權行為地亦在我國，因此依國際民事訴訟管轄之以原就被原則或類推適用我國民事訴訟法第15條第1 項規定，我國法院對本事件應有管轄權。而依智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條規定，本院就此涉外之專利民事侵權事件自有管轄權。次按，關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之。侵權行為之損害賠償及其他處分之請求，以中華民國法律認許者為限，涉外民事法律適用法第9 條定有明文，故關於涉外侵權行為之準據法，應適用「侵權行為地」及「法庭地法」，查上訴人主張被上訴人之侵權行為係發生在我國境內，依上開規定，本件涉外事件之準據法，自應依適用中華民國之法律，合先敘明。

貳、實體方面：

一、上訴人主張：

(一)上訴人起訴主張(就上訴人本件上訴部分)

1.上訴人即原告係發明第I290822 號「使用矽彈性體之健康裝飾品及其製造方法」（下稱系爭專利）之專利權人，其發現被上訴人即被告義昌國際股份有限公司（下稱義昌公司）在未獲上訴人授權同意下，製造、販賣與系爭專利所主要保護之範圍相同之侵權產品（下稱系爭產品），被上訴人丙○○為該公司之法定代理人。被上訴人義昌公司不僅於該公司之網站上公開展示陳列並且促銷（參考公司網頁http://www.nano-a-power.co m/index.html ），同時亦於連鎖店、百貨公司設置專櫃及自行開設商店販售。為便於比對分析，上訴人購買該侵權產品數項，將產品「電器鈦手環」經送交中國機械工程學會鑑定，比對分析結果認與上訴人系爭專利範圍實質相同。亦即被上訴人之產品「電器鈦手環」侵害上訴人系爭專利申請專利範圍第1 項、第2 項。另被上訴人義昌公司所販售項圈亦經檢驗出含有「鈦」成分，顯然被上訴人義昌公司之所有項圈、手環產品均侵害上訴人之專利權。上訴人獨家代理「液化鈦」（上訴人所申請商標「Aquatitan」之中譯）產品，全國25家門市皆是直營，亦在各大雜誌大量宣傳，被上訴人義昌公司身為同業，應無不知悉上訴人業享盛譽之該產品專利權之理。且被上訴人義昌公司前於東森購物台販售侵權產品時，以上訴人之產品做為比較對象，使用與原告商標（P ）相似的「倒P 」標識，宣稱「獨家最新成分電器鈦效果更勝液化鈦」之不實廣告，致被上訴人義昌公司與東森公司遭公平會裁處罰款新台幣（下同）202 萬元。足見被上訴人義昌公司熟悉原告之產品，其侵害顯屬故意。退步言之，被上訴人義昌公司既將伊之產品與原告產品相互比較，則自應注意並瞭解上訴人之技術，卻未進之查詢上訴人對於該產品是否具有專利權，可見被上訴人至少具有重大過失。上訴人所受損害之計算，依專利法第85條第1 項第2 款規定，就被上訴人義昌公司販售產品而言，上訴人於97年8 月2 日、同年9 月4 日、9 月9 日、9 月12日購買系爭侵權商品為2,570 元、2,300 元、1,150 元、2,900 元，共計8,920 元（計算式：系爭侵權電器鈦運動項圈2,570 元；系爭侵權項圈及手環產品為650 元×2 條＝1,300 元及500元×2 條＝1,000 元，合計2,300 元；系爭侵權項圈及手環產品為650 元×1 條＝650 元及500 元×1 條＝500 元，合計1,150 元；系爭侵權項圈及胡金龍代言版之項圈產品為650 元×2 條＝1,300 元及800 元×2 條＝1600元，合計2,900 元），而被上訴人義昌公司至少自95年5 月起開始販賣系爭侵權產品，算至98年3 月止，共計36個月，估計被上訴人義昌公司就各類系爭手環、項圈產品分別每月至少販售5 條，是以每月的所得金額為134,750 元，則被上訴人義昌公司應賠償原告4,851,000 元（計算式：134,750 元×36個月=4,851,000元），且被上訴人義昌公司係屬故意侵害原告權利，其侵害情節重大，上訴人得依專利法第85條第3 項規定，請求法院酌定被告應賠償金額之三倍即14,553,000元，然上訴人暫以如訴之聲明所示為請求金額。上訴人爰依專利法第84、85條及民法第195 條第1 項後段之規定，聲明請求：⑴被上訴人義昌公司及被上訴人丙○○應連帶給付上訴人500,000元正，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息。⑵被上訴人義昌公司應將如（卷附）附件2 所示之道歉啟事，以16號字體及高12公分、寬15公分之版面，於該公司的網站（http://www.nano-a-power.com/index. html ）首頁刊登30日；及將如（卷附）「附件3 」所示之道歉啟事，以16號字體及高18公分、寬5 公分之版面於中國時報、聯合報、自由時報、工商時報全國版面之首頁刊登1 日。⑶第一項聲明，上訴人願供擔保，請求宣告假執行。

2.就被上訴人義昌公司於原審抗辯系爭專利無效部分，上訴人之答辯如下：證據2 並未揭露系爭專利申請專利範圍第1項之「矽彈性體」、「混有鈦微粉末的一層矽彈性體」（或是說並無「將混有鈦微粉末的一層矽彈性體置於該矽彈性體身體裝飾品之皮膚接觸面」）、「裝飾突條」、「矽彈性體係藉由以金屬模具成型而形成」。故系爭專利仍具有新穎性。證據2及 證據3 均未揭露「混有鈦微粉末的一層矽彈性體」（或是說並無「將混有鈦微粉末的一層矽彈性體置於該矽彈性體身體裝飾品之皮膚接觸面」）。亦未揭露「裝飾突條」，僅揭露「彈性體身體裝飾品之外側有溝槽（用以塞入陶瓷）」，且該前案平白使製程更加複雜，而與系爭專利不具等效置換之可能。證據4 之技術領域為「A61 」（熱敷；眼或耳之治療或保護；繃帶、敷料或吸收墊；急救箱、電療；磁療；放射療等），與系爭專利之技術領域為「A44 」（珠寶；手鐲；其他人身裝飾品）大不相同。證據4 未揭露「矽彈性體係藉由以金屬模具成型而形成」。被上訴人義昌公司在結合證據2 、3 、4 後，仍然缺漏系爭專利之「混有鈦微粉末的一層矽彈性體」（或是說並無「將混有鈦微粉末的一層矽彈性體置於該矽彈性體身體裝飾品之皮膚接觸面」）、「裝飾突條」、「矽彈性體係藉由以金屬模具成型而形成」，顯見被上訴人義昌公司至少要結合4 項以上的證據才能完全揭露系爭專利申請專利範圍第1 項。且被上訴人義昌公司亦未說明何以結合許多的前案，仍可認為該技術領域中具有通常知識者可輕易推知系爭專利。證據5 之技術領域為「C08」（加工；一般的混合方法、高分子化合物之組合物等），與系爭專利之技術領域為「A44 」（珠寶；手鐲；其他人身裝飾品）大不相同。且證據5 所揭露者為「髮夾」，並非「髮帶」，顯見證據5 之內容並無得以引用之處。如上所述，被上訴人義昌公司在結合證據2 、3 、4 後，仍然無法完全揭露系爭專利之技術特徵，縱使再結合證據5 ，亦無法確實揭露系爭專利之特徵。應至少要結合5 項以上的證據才能完全揭露系爭專利申請專利範圍第2 項。且被上訴人義昌公司也未說明何以結合許多的前案後，仍可認為該技術領域中具有通常知識者可輕易推知系爭專利。且證據3 、4 無法分別看出與手環、項練有相關性。

(二)原審為上訴人上開主張部分全部敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，並主張如下：

1.原審以被上訴人義昌公司所舉證據2 、3 、4 之結合來證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，其理由並不足採；證據2（2000年2 月23日登錄實用新案公報之日本實用新案登錄第3068810 號專利）同樣未揭露「混有鈦微粉末的一層矽彈性體」（也就是缺乏「將混有鈦微粉末的一層矽彈性體置於該矽彈性體身體裝飾品之皮膚接觸面」）。原審或謂「將『含鈦粉末』混入矽彈性體，係僅混於接觸皮膚接觸面之一層，或混於矽彈性體全部，該技術領域中具通常知識者自可依其成本、或製造方法等考量，輕易改變而完成。」，但此實為後見之明。因該技術領域中具通常知識者於解決此一問題之手段眾多，可能在前案中直接節省貴金屬用料、或將「矽彈性體身體裝飾品」的體積縮小、或直接以純鈦金屬做為裝飾品等。因此，該技術領域中具通常知識者面臨同一問題時，並非能在同一條路上看到同樣的結果，且並非對於該解決方法能一望即知。原審之所以認為系爭發明可依據前案「輕易改變而完成」，正係參考係爭發明後才衍生的後見之明。況且，發明有顯著的進步，通常也反應在發明的有益效果中，此種效果亦存在於日後商業上的成就。同樣在個案中，後進者（如同市場上眾多的仿冒者）均「從來就沒有想過這樣的技術方案」，並且在見到該方案時，大量的抄襲。因此，在判斷「該技術領域中具通常知識者」的技術標準時，同業的仿冒行為也是重要的參考指標。如果同業能夠不抄襲系爭發明，且有其他更進一步的改善，毋寧對於系爭發明的非顯而易見性是有疑問的；但如果同業不僅抄襲，且無可避免的抄襲系爭專利所有的技術特徵，則以「後見之明」來否定專利的進步性，自非妥適。且在判斷「該技術領域中具通常知識者」的技術標準，並非以法官、代理人或是審查人員的標準來看，而是以專利法所虛擬創造出來的人來看待。而所謂虛擬創造出來的人，也應參考「同業」對系爭專利產品的反應來評斷。因此，原審以「發明獲得商業上的成功」並非進步性的考量因素，實有誤解進步性的意義，且原審據此而拒絕上訴人提供佐證商業成功的銷售數據，顯為誤解專利法的基本概念，且無視「專利審查基準」明示判斷進步性的次要因素。若「該技術領域中具通常知識者」（同業）在申請日（或優先權日）前並沒有想到同樣的解決方案，反而是申請人先想到，且在產品化後同業競相模仿，這樣的現象已足以證明符合專利法第22條第4 項所示「運用申請前既有之技術或知識，而『非』為熟習該項技術者所能輕易完成」，而得以取得專利權。故原審據以認定「該技術領域中具通常知識者自可依其成本、或製造方法等考量，輕易改變而完成。」云云，卻無法解釋為何系爭專利早在93年06月申請前，市面上並無相同產品，直到上訴人將之產品化後，其他同業方才警覺而競相模仿。系爭發明與前案的差異，不僅可節省成本，且將「混有鈦微粉末的一層矽彈性體置於該矽彈性體身體裝飾品之皮膚接觸面」還可以有美觀的效果，避免「混有鈦微粉末的一層矽彈性體」影響到「矽彈性體身體裝飾品」，從而「矽彈性體身體裝飾品」甚至可以選擇以透明的方式呈現。另「矽彈性體身體裝飾品」在與「混有鈦微粉末的一層矽彈性體」區隔後，「矽彈性體身體裝飾品」還可以結合裝飾突條呈現不同樣式的花紋及裝飾突條，藉以增加消費者的識別及購買。因此，系爭專利商品化後，在台灣即售出了13萬條，在日本更銷售了599 萬條。且系爭專利係經過再審查核准的專利（上證1 ），原審查委員據以核駁之理由，亦是與原判決有同樣的誤解，經向審查委員解釋說明後，即獲准註冊。而被上訴人所提據以說明不具進步性的前案均「 無」增加任何特徵以推翻原審查委員之見解。證據2 （2000年2 月23日登錄實用新案公報之日本實用新案登錄第3068810 號專利）及證據3 （2003年6 月10日公開之日本特開0000-000000 號專利）之結合尚不足以完全揭露系爭專利之全部專利要件，且已經結合兩前案後，仍需要進一步發展才能得到系爭專利的全部特徵，故此種結合明顯不足以說明系爭專利不具進步性。同理，證據2 （2000年2 月23日登錄實用新案公報之日本實用新案登錄第3068810 號專利）及證據4（2002年11月27日登錄實用新案公報之日本實用新案登錄第3091938 號專利）亦不足以說明系爭專利不具進步性。且原審亦未說明上述諸多前案在「該技術領域中具通常知識者」如何得以輕易結合，故系爭專利申請專利範圍第1 項具有進步性的情形下，證據2 、3 、4 、5 之結合當然不足以說明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。

2.原審被告中華職棒公司所舉「被證2 、被證3 、系爭專利說明書自認之先前技術（第6 頁第2 段）之結合」無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性；中華職棒公司所提出之「被證2 」，即相當於義昌公司所提出的證據3 （2003年6 月10日公開之日本特開0000-000000 號專利）。中華職棒公司所提出之「被證3 」，申請人即是上訴人。原判決誤解「被證2 除鈦微粉末外，實已揭露系爭專利之主要技術特徵」，實則被證2 尚未揭露「混有鈦微粉末的一層矽彈性體」（也就是缺乏「將混有鈦微粉末的一層矽彈性體置於該矽彈性體身體裝飾品之皮膚接觸面」），因此縱使「利用含鈦粉末加入彈性體以製造健康裝飾品亦已揭示於被證3 中」，仍無法揭露系爭專利全部特徵。況原審對於「混有鈦微粉末的一層矽彈性體」（也就是缺乏「將混有鈦微粉末的一層矽彈性體置於該矽彈性體身體裝飾品之皮膚接觸面」）所做之推論同前所述，亦均無法說明不具進步性。既中華職棒公司所舉「被證2 、被證3 、系爭專利說明書自認之先前技術（第6 頁第2 段）之結合」無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，當然不能說明第2 項不具進步性。綜上所述，系爭專利並無得撤銷之原因。

3.為此，提起上訴聲明：⑴原審關於駁回被上訴人義昌公司及丙○○應連帶給付上訴人500,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息，暨被上訴人義昌公司應將如（卷附）「附件2 」所示之道歉啟事，以16號字體及高12公分、寬15公分之版面，於該公司的網站（http://www.nano-a-power.com/index.html）首頁刊登30日; 及將如（卷附）「附件3 」所示之道歉啟事，以16號字體及高18公分、寬5 公分之版面於中國時報、聯合報、自由時報、工商時報全國版面之首頁刊登1 日之部分廢棄。⑵前開廢棄部分，應為上訴人勝訴判決。⑶上訴人願供擔保，請准宣告假執行。

二、被上訴人則以：

1.依據被上訴人原審所提出之證據2 之第【0006】段及圖2 、3 所示，揭露了一種與申請專利範圍第1 項相同之具有鈦微粉末且接觸於皮膚表面的矽彈性體身體裝飾品，屬已見於刊物或公開之情形，且有通常知識者依申請前之先前技術顯可輕易完成之情形，不具有新穎性與進步性，申言之，第【0006】段業已載明「在彈性體中，以相對於彈性體原料50 至150 重量百分比之比例，加入琥珀粉末及氧化鈦粉末的混合物，形成手指用或手腕用之加硫成型的健康環」，此與被舉發請求項1 所稱之「…將混有鈦微粉末的一層矽彈性體置於該矽彈性體身體裝飾品之皮膚接觸面，以及矽彈性體的裝飾突條則置於該矽彈性體身體裝飾品之外側，其中混有鈦微粉末的一層矽彈性體係藉由以金屬模具成型而形成。」，二者具有相同之含鈦矽彈性體組成與成型之方法。又參照證據2之圖2 、3 ，可見形成環狀之狀態下，前述含有氧化鈦粉末之彈性體會直接與皮膚接觸，此效果亦與被舉發案請求項1所稱之置於「該矽彈性體身體裝飾品之皮膚接觸面」之技術不謀而合。承前所述，證據2 內業已揭示與被舉發案請求項1 相同之矽彈性身體裝飾品，另參被上訴人原審時所提出之證據3 之第【0010】段所示「彈性體素材或塑膠素材所製之環狀手環本體及其裝飾帶，其特徵為可由選自熱可塑性樹脂、熱硬化樹脂、天然膠、矽膠等合成膠之物質所製成。」該方式與被舉發案請求項1 所述之情形，無論是混有鈦微粉末的矽彈性體、裝飾突條或是矽彈性體身體裝飾品本身，皆以揭露於前述證據3 所述之材料中，且參照證據3 內之圖1、2，亦已揭露矽彈性體裝飾突條置於矽彈性體身體裝飾品外側之技術特徵，故該技術具有通常知識者，可依據證據2、3之結合方式輕易推知該技術特徵，而不具有進步性之要件。再依據被上訴人於原審所提出之證據4 第【0007】段所示「鈦系材料較佳的狀況下是以粒子狀態使用，如此可與彈性體充分混合。」、第【0013】段所示「使用習知之方法，得到直徑約為5mm 的帶狀加硫成型物。」，相較於被舉發案請求項1 之「…其中該混有鈦微粉末的一層矽彈性體藉由以金屬模具成型而形成…」，證據4 業已揭示利用微粉末的鈦金屬混入彈性體之技術特徵，已然明確。而依據一般的習知技術中，矽彈性體的加工即係藉由金屬模具所形成，而屬技術領域中具有通常知識者，得輕易推知之技術。

2.系爭專利申請專利範圍第2 項係「如申請專利範圍第1 項所述之身體裝飾品，其特徵係由項鍊、護腕或髮帶所選出者。」然查，依據證據2 第【0006】段及圖2 、3 所示，業已揭露具有鈦微粉末且與皮膚接觸之矽彈性體之身體裝飾品；另證據3 第【0010】段、圖1 、2 亦揭露使用矽膠材質所製成之手環；證據4 第【0007】、【0013】段、圖4 揭露粉末狀之矽化合物及成型方法，同時揭露製成項鍊之矽彈性品裝飾，證據5圖2中則揭示做為髮夾使用之裝飾品。是以，結合證據2 、3 、4 ，項目2 之技術特徵已可見於刊物或屬於以公開使用者，核有專利法第22條第1 項第1 款所規定之不得申請專利情形。另外，依據前述證據2 、3 、4 、5 等之結合，可知項目2 屬該技術領域內之通常知識，而得依據證據2、3 、4、5 之結合輕易推知而完成，而不具進步性，有違專利法第22 條第4 項之要件。

3.申請專利範圍第4 項係已見於刊物或已公開使用，而不具新穎性，核與專利法第22條第1 項第1 款之要件不符，再證據2 之請求項1， 已載明「…矽彈性體的裝飾突條則置於該矽彈性體身體裝飾品外側…」，而上訴人所強調之皮膚接觸技術與此一特徵並無差異（請求項4 ），而屬已見於刊物或已公開使用之情形，而不具有新穎性。且依據智慧財產法院98年度民專訴字第48號判決（參被上證三）之認定，上訴人96年12月11日第I290822 號專利公報公開之第200605808 號專利（即本案之同一專利）並不具有新穎性與進步性，而駁回上訴人之請求，亦請鈞院斟酌該判決之意旨，以利系爭發明專利之實體認定。為此，聲明請求：駁回上訴人之上訴。

三、兩造不爭執之事實與本件爭點

(一)上訴人主張其於94年6 月10日以「使用矽彈性體之健康裝飾品及其製造方法」向經濟部智慧財產局申請專利，並於95年2 月16日公開，嗣經經濟部智慧財產局核准為中華民國發明專利第I290822 號，並於96年12月11日公告。被上訴人丙○○為被上訴人義昌公司之負責人，義昌公司確有販賣系爭產品「鈦項圈」（又稱「鈦項鍊」）及「鈦手環」（又稱「鈦手鍊」）之事實，為兩造所不爭執，且有專利公告、公司資料及網路販售資料等在卷可憑，應信為真實。

(二)惟上訴人主張系爭產品侵害上訴人系爭專利之申請專利範圍第1 、2 項部分，則為被上訴人所否認，並以前揭情詞置辯。按民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。本件被上訴人既已於原審爭執系爭專利之有效性，原審亦認上訴人之系爭專利第1 、2 項有專利法第22條第4 項不具進步性之得撤銷理由，而為上訴人敗訴之判決，故本件之爭點仍為被上訴人所提證據是否足以證明系爭專利之申請專利範圍第1 、2 項有上開得撤銷之理由。

四、得心證之理由

(一)凡可供產業上利用之發明，無申請前已見於刊物或已公開使用之情事者，得依專利法申請取得發明專利，同法第22條第1 項第1 款亦有明文。另發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，不得依專利法申請取得發明專利，同法第22條第4 項亦有明文。又按專利制度係藉由授予專利權人由政府保護的排他權利，作為提昇產業進步的誘因，其重點在於鼓勵權利人將新而有用且具進步性之技術思想，以取得專利即予公開之對價帶進該技術領域。如該技術思想已經公開且為人所知，即屬欠缺新穎性而無授予專利之必要。又如該技術思想雖具備新穎性，但於該技術領域中之通常知識者得以輕易完成時，亦無授予專利以激發其將該技術思想予以公開之必要。而此是否可輕易完成之標準，可由該專利申請是否在該技術領域中達成無法預期的功效，或解決了長期未能解決的需要，或他人努力均告失敗等等。

(二)經查系爭專利申請專利範圍第1 、2項內容為：1.一種形成環狀矽彈性體身體裝飾品，其特徵係包含：將混有鈦微粉末的一層矽彈性體置於該矽彈性體身體裝飾品之皮膚接觸面，以及矽彈性體的裝飾突條則置於該矽彈性體身體裝飾品之外側，其中該混有鈦微粉末的一層矽彈性體係藉由以金屬模具成型而形成。2.如申請專利範圍第1 項所述之身體裝飾品，其特徵係由項鍊、護腕或髮帶所選出者。其中第1 項之主要技術特徵為：將混有鈦微粉末的一層矽彈性體置於皮膚接觸面、矽彈性體之裝飾突條則置於外側，以形成環狀矽彈性體身體裝飾品。第2 項為第1 項之附屬項，該附屬項已包括其獨立項所述之特徵，並進一步為限制或附加，該第2 項所附加之特徵為，上開身體裝飾品，係由項鍊、護腕或髮帶所選出。

(三)次查被上訴人所提系爭專利不具進步性之證據分別為2000年2 月23日登錄實用新案公報之日本實用新案登錄第3068810號專利（證據2 ，見本院原審卷第156 至163 頁）；2003年6 月10日公開之日本特開0000-0 00000號專利（證據3 ，見本院原審卷第164 至168 頁）；2002年11月27日登錄實用新案公報之日本實用新案登錄第3091938 號專利（證據4 ，見本院原審卷第169 至174 頁）以及1994年11月9 日登錄實用新案公報之日本實用新案登錄第3006811 號專利（證據5 ，見本院原審卷第175 至178 頁），其公開日期均早於系爭專利申請之94年6 月10日。其中證據2 係揭示一種健康手環或手指環，而依其專利說明書第【0006】段之記載（見本院原審卷第159 頁）：「在橡膠中，以相對於橡膠原料50至150重量百分比的比例，加入琥珀粉末及氧化鈦粉末的混合物，形成手指用或手腕用之加硫成型的健康環」，已揭示含鈦粉末製成之環狀身體裝飾品，另參照證據2 之圖2 及圖3 亦可見在形成手指環或手環的狀態下，前述含有氧化鈦粉末之彈性體（圖式中為手指用環1與 手腕用環2 ）（見本院原審卷第157 頁）會直接與使用者的皮膚進行接觸。此外，證據2申請專利範圍第1 項（即請求項1 ）之記載：「在環外的周圍設置一個或複數個溝槽，且在彈性體中混入陶瓷」（見本院原審卷第157 頁），且由證據2 之圖1 及圖2 （見本院原審卷第157 頁）亦可看出其具有突條狀，故已揭示與系爭專利申請專利範圍第1 項中「裝飾突條則置於該身體裝飾品之外側」相同之技術特徵。又證據3 係揭示一種環狀健康身體裝飾品，主要係將電石粉末末加入彈性體中製成環狀身體健康裝飾品，其專利說明書第【0010】記載「彈性體素材或塑膠素材所製之環狀手環本體及其裝飾帶，其特徵為可由選自熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、天然橡膠、矽膠等合成膠之物質所製成」，已揭示利用「矽彈性體」做為環狀身體裝飾品之技術特徵（見本院原審卷第166 頁），此外證據3 之圖1 及圖2 （見本院原審卷第168 頁），亦已揭露裝飾突條置於矽彈性體身體裝飾品外側之技術特徵。而證據4 亦為一種健康環，其專利說明書第【0007】及【0013】段中亦已揭示利用微粉粒狀的鈦金屬混入矽彈性體之技術特徵（見本院原審卷第172 、173 頁）。

(四)再查相較於系爭專利申請專利範圍第1 項之主要技術特徵，即1.混有鈦微粉末的一層矽彈性體；2.置於皮膚接觸面；3.矽彈性體之裝飾突條則置於外側；4.環狀身體裝飾品。其中證據2 已揭示含鈦金屬成分及主要之結構特徵，雖其彈性體材質雖未明確揭示為「矽彈性體」，惟以「矽彈性體」作為環狀暨健康人體飾品乃是習知之技術，此由證據3 及證據4之揭示即可為證，況證據4 即係以鈦金屬混入矽彈性體做為人體健康環的技術。另外，系爭專利申請專利範圍第1 項雖另界定「其中該混有鈦微粉末的一層矽彈性體係藉由以金屬模具成型而形成」，惟該等敘述無關所請「身體裝飾品」之結構特徵，況「以金屬模具成型」之技術乃製造手環領域中極為通常之技術，亦為該技術領域中具通常知識者所能輕易完成，例如系爭專利說明書第6 頁第2 段亦揭示：「運用矽膠材料製造裝飾品，此亦為眾所周知的技術。於成型金屬模具內，矽膠環中配置數個不同顏色的珠子，製造出手環、腳鍊、項鍊等多色壓製品。」。上開各證據均係存在於系爭專利申請之前，且與系爭專利屬同一技術領域，故該技術領域中具通常知識者，應可輕易藉由證據2 及證據3 ，或證據2及證據4 之結合，即能思及並完成系爭專利申請專利範圍第1 項之技術內容，並未產生無法預期之功效，且上訴人亦未能證明在該相關技術領域有何前人長期無法解決，或亟欲解決卻均告失敗之情事，是實難認系爭專利在申請當時具備進步性之要件。故證據2 及證據3 ，或證據2 及證據4 之結合，均已足以證明系專利申請專利範圍第1 項不具進步性，則證據2 、3 、4 之結合或證據2 、3 、4 、5 之結合自亦能證明系專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

(五)又系爭專利申請專利範圍第2 項為第1 項之附屬項，該附屬項除包含其獨立項所述之所有特徵外，其附加之特徵為將環狀之身體裝飾品作成項鍊、護腕或髮帶。惟查證據2及3 ，或證據2 及4 之結合，已足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，而第2 項之附加特徵中，由證據3 的圖1中可看到矽彈性體裝飾品作為手環之使用（見本院原審卷第168 頁）；證據4 的圖4 中，可清楚看出矽彈性體裝飾品作為項鍊之使用（見本院原審卷第170 頁）。證據2 至4 雖未揭示應用於「髮帶」，惟證據2 至4 皆已明確揭示該添加特殊成分之環狀彈性體作為身體裝飾品之用途，故系爭專利之身體裝飾品，應用於「髮帶」仍為該技術領域中具通常知識者所能輕易改變而完成，且系爭專利說明書中對於該身體裝飾品作為髮帶之應用，並無任何界定或實施例可說明其有任何不可預期之功效，難謂其具有進步性。綜上以觀，該技術領域中具通常知識者，可藉由證據2 及證據3 、或證據2 及證據4之結合，而能完成系爭專利申請專利範圍第2 項之技術內容，故系專利申請專利範圍第2 項亦難謂具進步性。

五、綜上所述，系爭專利申請專利範圍第1 、2 項既係運用申請前既有之技術或知識，為熟習該項技術所能輕易完成，而不具進步性，則有違系爭專利申請時之專利法第22條第4 項之規定，而具有得撤銷之原因，上訴人於本件訴訟中即不得對被上訴人義昌公司、丙○○依專利權為主張，是上訴人依專利法第84條、第85條第1 項第2 款、第85條第3 項及民法第195 條第1 項後段等規定，請求被上訴人義昌公司及丙○○如訴之聲明所示之連帶損害賠償金額及登報道歉部分，均無理由，不應准許；其假執行之聲請亦失所據，應併予駁回。原審判決，並無違誤，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，至於未論述之爭點；兩造其餘之攻擊或防禦方法；未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論駁之必要，併此敘明。

七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1項、第78條，判決如主文。

智慧財產法院第二庭

附註：民事訴訟法第466 條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。