98年度民專抗字第21號｜智財：保全證據｜裁判日期：98 年 06 月 02 日

智慧財產法院民事裁定 98年度民專抗字第21號抗告人　榮曜國際有限公司法定代理人　張梅送達代收人　胡雅芳上列抗告人因與相對人乾宏實業有限公司間聲請保全證據事件，對於中華民國98年4 月21日本院98年度民全字第24號裁定提起抗告，本院裁定如下：主文抗告駁回。抗告訴訟費用由抗告人負擔。理由一、聲請及抗告意旨略以：㈠抗告人開發之「肩臂訓練器」獲得新型第M300548 號專利、新式樣第D117397 號專利（下稱系爭專利），嗣抗告人於民國98年2月間發現信強儀器有限公司（下稱信強公司）販售非抗告人製售之肩背訓練器（下稱系爭產品），認有侵害抗告人系爭專利權，經去函瞭解，信強公司係向愛力實業有限公司（下稱愛力公司）購買，而愛力公司則係委請相對人製造。抗告人若欲知悉相對人侵害系爭專利所獲得之利益，依專利法第85條第1項第2款規定向相對人請求損害賠償，實有必要調取相對人接受之系爭產品生產訂單，以及相對人關於製造、販售系爭產品之帳冊，以瞭解相對人製造、販售系爭產品之數量與營業額，資為計算損害賠償額之基礎。關於各該製造、販售系爭產品之訂單、帳冊均處於相對人之實力支配中，抗告人無從得悉其確切保存地點及其登載內容，且該訂單、帳冊並非笨重，利於搬運攜帶，相對人現已知抗告人追查侵害專利情事，相對人隱匿或銷毀該訂單、帳冊以免為法院命其提出，實可預見，為免抗告人向相對人依專利法之規定訴請排除侵害與損害賠償時，相對人將之隱匿或銷毀，爰依法聲請保全相對人製造、販售系爭產品之訂單與帳冊。況相對人係以製造體育器材用品為業，其所製造之商品不僅肩背訓練器一端，如非藉由保全證據程序，而於通常訴訟程序中聲請調查證據，相對人為防禦起見，實難期待其如實提供關於肩背訓練器之訂單與帳冊。至於向稅捐機關調取發票或相對人申報營業稅、營所稅資料，至多僅能顯示相對人於各該申報年度全部銷項金額，而製造販賣肩背訓練器只是眾多銷項之其中某一部分，區分不易，其證據證明力價值甚低，本件確有保全相對人製造、販售肩背訓練器之訂單、帳冊之必要。㈡又相對人所製造販售之系爭產品確有侵害抗告人專利權之情事，已為相對人法定代理人張志寅所是認，抗告人實已釋明相對人所製造販售之系爭產品確有侵害抗告人專利權之情事。原審認為抗告人未提出證據資料釋明相對人所製造販售之系爭產品確有侵害抗告人專利權，實有違誤。況抗告人欲依專利法之規定向相對人請求損害賠償乙事，已為相對人公司所知悉，相對人既已知抗告人追查侵害專利情事，相對人隱匿或銷毀該訂單、帳冊以免將來損害賠償訴訟中為法院命其提出，實可預見。且關於各該製造、販售肩背訓練器之訂單、帳冊均處於相對人之實力支配中，抗告人取得本即相當困難，原審以抗告人未釋明應保全證據有何滅失或礙難使用，難認為有理由等語。二、按「證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證」，民事訴訟法第368 條第1 項定有明文。次按，「保全證據之聲請，應表明下列各款事項：一、他造當事人，如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由。二、應保全之證據。三、依該證據應證之事實。四、應保全證據之理由。前項第一款及第四款之理由，應釋明之。」，同法第370 條亦定有明文。所謂證據有滅失之虞，乃即將毀滅喪失之意，就勘驗言，如勘驗之標的物即將毀滅或變更其現狀，若不及時行勘驗，將無從實施勘驗程序或縱行勘驗，亦不能獲得其現狀之證據者均屬之。至證據有礙難使用之虞者，則係指證據雖未滅失，而因其他客觀情事，致有不及調查之危險之謂（最高法院85年度臺抗字第305 號、82年度臺抗字310 號裁定參照），而證據是否有滅失或礙難使用之虞，需依客觀情形衡量是否有具體危險之事實，且抗告人須依民事訴訟法第284 條提出可使法院信其主張為真實之證據予以釋明，尚不得僅憑抗告人一方主觀抽象之臆測，即准許為證據保全。三、經查：㈠本件抗告人提出中華民國專利證書2紙及新型專利技術報告1紙，固足以釋明抗告人確為系爭專利之專利權人，且新型第M300548 號「肩臂訓練器」專利，專利權期間為2006年11月11日起至2016年3 月7 日止，新式樣第D117397 號「肩臂訓練器」專利，專利權期間2007年6 月1 日起至2018年3 月7 日止，均在專利有效期間內。就原法院以聲請人就相對人之系爭產品是否確有落入系爭專利申請專利範圍之情事，未據聲請人提出任何資料予以釋明，故裁定駁回抗告人保全證據之聲請乙節，抗告人抗告意旨固主張：愛力公司委請律師覆函之說明㈢謂：「查本公司（指愛力公司）之肩輪運動器材係向乾宏實業有限公司（即相對人）訂購。經該公司負責人張志寅君表示，伊曾為目前已辦理解散登記之騰華實業股份有限公司負責人，且榮曜公司申請其新型M300548 號專利前，騰華公司即已公開販賣該機器，並曾接受明睿企業股份有限公司之委託製造PT20000 復健機等商品。…足見榮曜公司之新型專利申請前，市面上已有公開使用之紀錄。」可知相對人法定代理人張志寅已表示：其前所經營之騰華公司於系爭新型專利申請前即已有公開販售該機器，其意當指不論係現在相對人或以前騰華公司所販售之「肩背訓練器」產品，均落入系爭專利申請專利範圍，僅爭執謂相對人現製造販售之「肩背訓練器」產品，因於系爭專利申請前即已有其所營騰華公司所販售之「肩背訓練器」之紀錄故不為系爭專利權效力所及等語。然查上開律師函係愛力公司之陳述，並非相對人之陳述，亦無其他證據足認相對人為與愛力公司相同之陳述，實難據此認定相對人已自承系爭產品落入聲請人系爭專利申請專利範圍。此外，系爭產品是否有侵害系爭專利之情事，仍應實際以系爭產品與系爭專利申請專利範圍為比對鑑定，始足認定，惟抗告人迄未就此提出任何資料予以釋明，故尚難認抗告人已就保全證據之理由為釋明，是以原法院認定抗告人保全證據於法不合而裁定駁回其聲請，即無不合。㈡次查，抗告人雖主張相對人因侵害行為所受利益，非透過證據保全無從得悉該數額，爰依法聲請保全相對人製造、販售系爭產品之訂單與帳冊等語。但查抗告人並未提出可使法院信其主張為真實之客觀證據，俾以釋明所欲保全之證據有何滅失或礙難使用之危險，其抗告意旨僅泛稱「抗告人欲依專利法之規定向相對人請求損害賠償乙事，已為相對人公司所知悉，相對人既已知抗告人追查侵害專利情事，相對人隱匿或銷毀該訂單、帳冊以免將來損害賠償訴訟中為法院命其提出，實可預見，且關於各該製造、販售肩背訓練器之訂單、帳冊均處於相對人之實力支配中，抗告人取得本即相當困難」云云，而未提出任何客觀事證予以釋明上開事由，本院尚難僅憑抗告人單方臆測之詞，遽予認定侵權物品有何滅失或礙難使用之虞，揆諸首揭說明，本件聲請即與民事訴訟法第368 條第1 項前段規定不合。四、綜上，抗告人聲請本院准予保全對相對人位於南投市○○○○區○○○路325 號處所，關於相對人製造、販售「肩背訓練器」之訂單與帳冊，核與民事訴訟法第368 條第1項、第370 條規定不合，不應准許，原法院駁回抗告人之聲請，並無不合。抗告人猶執前詞，指摘原裁定不當，求為廢棄，為無理由，應予駁回。五、據上論結，本件抗告為無理由，依民事訴訟法第495條之1第1項、第449條第1項、第95條、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　98　　年　　6 　　月　 2　　日智慧財產法院第二庭審判長法官　陳國成法官　陳忠行法官　曾啟謀以上正本係照原本作成。本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由，不得再抗告。如提起再抗告，應於收受後10日內委任律師為訴訟代理人向本院提出再抗告狀。並繳納再抗告費新臺幣1,000 元。中　　華　　民　　國　　98　　年　　6 　　月　　2 　　日書記官　王月伶

智慧財產及商業法院98年度民專抗字第21號

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