智慧財產及商業法院98年度民專訴字第54號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 99 年 09 月 17 日
• 法官: 王俊雄
• 法定代理人: 甲○○○、乙○○、丙○○
• 原告: 日商島野股份有限公司法人
• 被告: 愛爾蘭商速聯股份有限公司法人、經濟部智慧財產局

智慧財產法院民事判決
98年度民專訴字第54號原　　　告　　日商島野股份有限公司（Shimano Inc.）
法定代理人　　甲○○○
訴訟代理人　　黃章典律師（兼送達代收人）
張哲倫律師
湯舒涵律師
複代理人　　　丁○○○○○
戊○○
陳初梅律師
被　　　告　　愛爾蘭商速聯股份有限公司
兼法定代理人　乙○○(Stan
共　　　同
訴訟代理人　　劉法正律師（兼送達代收人）
賴蘇民律師
廖嘉成律師
參　加　人　　經濟部智慧財產局
法定代理人　　丙○○（局長）住同上
訴訟代理人　　己○○
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於民國99年8 月24日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
㈠本件乃涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權：
1.按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之一方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院須以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度臺再字第22號民事判決參照）。又涉外民事法律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院83年度臺上字第1179號民事判決參照）。
2.我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。
3.本件涉訟之當事人，日商島野股份有限公司（下稱島野公司）為依日本國法律設立之法人；愛爾蘭商速聯股份有限公司（下稱速聯公司）則為依我國法律設立之法人，其住所及營業處所均在我國。另本件依島野公司所起訴之事實，係主張速聯公司於我國有侵害島野公司專利權之行為，應負損害賠償之責任，並提出數項證據為證。是以本件就人的部分具有涉外案件所需具備之最基本要素（即涉外因素），本件所涉及者，核其性質屬於專利權民事事件，且島野公司業已證明客觀上損害事實之發生及該事實發生地點均發生於我國，亦即本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬關於由侵權行為而生之債，故本件為涉外民事事件，且我國法院對之有國際裁判管轄權。且本件係依專利權所生之民事訴訟，此為兩造所不爭執。而依專利法所保護之智慧財產權益所生之民事訴訟事件，為本院管轄案件（智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條規定參照），故本院得就本案為審理，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。
㈡準據法之選定：
1.按（第1 項）關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之；（第2 項）侵權行為之損害賠償及其他處分之請求，以中華民國法律認許者為限，涉外民事法律適用法第9 條定有明文。故關於涉外侵權行為之準據法，應累積適用「侵權行為地」及「法庭地法」。（新修正涉外民事法律適用法尚未施行）。
2.查島野公司所主張速聯公司之侵害專利權行為，而提起本件訴訟，就此法律關係之性質，無論是我國或國際專利權法制，均認屬與專利權相關之侵權法律關係。而島野公司主張本件侵權行為係發生在我國境內，且其所為損害賠償之請求，亦為我國專利法第84條第1 項規定所認許。是以依涉外民事法律適用法第9 條規定，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律。
貳、實體事項：
一、原告起訴主張：
㈠原告為發明專利第I280930 號、I271353 號之專利權人（下分別稱系爭專利1 、2 ），系爭2 專利權期間分別係自民國96年5 月11日至112 年3 月2 日止、自96年1 月21日至112
年3 月2 日止，迄今均仍屬有效。詎原告頃由業界獲悉，被告愛爾蘭商速聯股份有限公司（下稱速聯公司）未經原告之同意或授權，竟圖不法之利益，利用原告所有之上開發明專利技術，非法製造及販賣型號為「S900 Crankset 」、「
S300 Crankset 」、「Omnium Crank set」、「Noir XC
3.3 TM」、「STYLO 3.3 TM」、「STY LO 2.2 AM 」、「
Red 」、「FIREX 3.3 TM」、「FORCE 」及「RIVAL 」之腳踏車曲柄軸產品（下稱系爭產品），並公開於其網站上陳列部分上開系爭產品。原告為求侵權實證，特委託第三人向速聯公司購得上開系爭產品，並將其送交台灣省機械技師公會與原告上開系爭專利進行侵害鑑定比對。嗣該鑑定單位認定上開系爭產品之設計及整體裝置功效，均已落入原告上開2
專利申請專利範圍，而構成對原告系爭專利1 、2 之侵害。被告乙○○為該公司之法定代理人，對於公司業務之執行，業已侵害伊專利權，顯已違反法令規定，依法應與被告速聯公司負連帶賠償之責。被告公司與原告為同一業界之製造商，必明知原告就前揭技術已獲有專利。因此，其故意侵權甚為顯然，故原告自得依法請求三倍之損害賠償。爰依專利法第84條第1 項、民法第184 條第1 項前段及同法第185 條、專利法第85條第1 項第2 款、第3 項及民事訴訟法第244 條第4 項規定，暫以最低金額1,000 萬元為本件之請求。聲明：⑴被告等就其各式型號為「S900 Crankset 」、「S300
Crankset」、「Omnium Crankset 」、「Noir XC 3.3 TM
」、「STYLO 3.3 TM」、「STYLO 2.2 AM」、「Red 」、「FIREX 3.3 TM」、「FORCE 」及「RIVAL 」之腳踏車曲柄軸（Crank ）產品，或其他一切侵害原告系爭發明2 專利之產品，不得自行或使第三人直接或間接為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口或其他一切相關之侵權行為。⑵被告等不得自行或使第三人直接或間接陳列或散布各式型號為「S900 Crankset 」、「S300 Crankset 」、「
Omnium Crankset 」、「Noir XC 3.3 TM」、「STYLO 3.3
TM」、「STYLO 2.2 AM」、「Red 」、「FIREX 3.3 TM」、「FORCE 」及「RIVAL 」之腳踏車曲柄軸（Crank ）產品，或其他一切侵害原告系爭2 發明專利之產品之廣告、型錄、標貼、說明書、價目表或其他具有促銷宣傳性質之文書，亦不得於報章雜誌或其他任何傳播媒體為廣告之行為。⑶被告等應連帶給付原告1,000 萬元整及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息。⑷前3 項請求原告願以現金或同額之兆豐國際商業銀行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。⑸訴訟費用由被告等連帶負擔。
㈡系爭專利1 申請專利範圍第1 至5 、10、12項及系爭專利2
申請專利範圍第1項不違反第49條第4項：
1.系爭專利關於「第二栓槽未相對於該軸柱主體之外周邊表面362 以徑向朝外延伸」之技術特徵亦未超出母案範圍，因解釋申請專利範圍應以中文本說明書所載內容為準，而非以英文優先權文件所載內容為準。本領域中具有通常知識之技藝人士均能合理地了解第二栓槽在系爭專利中係可包含兩種實施的態樣：並未相對於軸柱主體之外周邊表面成放射狀向外突起、齊平，故兩種態樣均未超出母案範圍。又緊固件非系爭專利之必要技術特徵，系爭專利亦不因不具緊固件而超出母案範圍。
2.系爭專利2 申請專利範圍所載之「凸起部」特徵可由發明說明所載內容直接無歧異得知，符合專利法49條「補充修正不得超範」的規定與審查基準「分割不得超範」的規定。
㈢系爭專利1 申請專利範圍第1 至5 、10、12項及系爭專利2
申請專利範圍第1項不違反第26條第3 項：
1.本領域中具有通常知識之技藝人士，依申請專利範圍，對照發明說明，均能輕易了解「第二栓槽並未相對於軸柱主體之外周邊表面成放射狀向外突起」的形狀是為了能夠自由經由曲柄臂60A 的曲柄軸柱安裝凸面304 的開孔308 通過，並經由防塵管104 及調節器總成124A及124B通過，而不會有只能做成「齊平」的錯誤認知，故系爭專利申請專利範圍受發明說明支持。
2.系爭專利2 申請專利範圍第1 項已對凸起部(366) 形狀與功能做了進一步限定，且此限定與母案或其本身發明說明所述之敘述一致。
㈣系爭專利1 申請專利範圍第1 項到第5 項、第10項、第12 項
，及系爭專利2 申請專利範圍第1 項，具備新穎性及進步性：
1.系爭專利1 申請專利範圍第1 至5 、10、12項與系爭專利2
申請專利範圍第1 項相對於被證8 ，具新穎性及進步性：
被證8 並未揭露系爭專利1 、2 申請專利範圍第1 項關於「凸緣」、「於第二端頭部分(354) 攻有螺紋之內周邊表面
(368)以及軸柱螺栓(380) 」、「第一栓槽相對於軸柱主體外周邊表面沿徑向朝外延伸」、「第二栓槽未相對於軸柱主體外周邊表面沿徑向朝外延伸」等技術特徵，其與系爭專利1 、2 所要解決的問題亦不同，在被證8 揭露與系爭專利顯不相容的技術手段、且由被證8 圖式不能直接無歧異得到軸柱具體形狀的情況下，所屬技術領域人士具有通常知識者自無可能直接無歧異得知或可輕易完成系爭專利1 、2 之技術，故系爭專利1 與系爭專利2 之申請專利範圍第1 項相對於被證8 具新穎性及進步性。另系爭專利1 其餘直接或間接依附申請專利範圍第1 項之申請專利範圍第2 至12項) 相對於被證8 亦具新穎性及進步性。
2.系爭專利1 申請專利範圍第1 至5 、10、12項相對於被證8
與被證11之組合具進步性：
被證11兩端分別鎖兩顆螺栓，因此是習知三件式結構，並未揭露如系爭專利軸柱的凸緣(366) 。被證11之軸柱32係藉由「焊接(brazing) 」與套管34永久地結合在一起，而套管34兩端的螺紋則與軸承總成的兩個螺紋元件46、50固定在一起，若將一端的軸柱螺栓換成系爭專利軸柱上的凸緣，因軸柱無法自軸承總成抽離，第一曲柄臂將無法自外側由第二端頭朝第一端頭的栓槽去結合，因被凸緣擋住之故。況被證8 並未揭露「凸緣」與第一、第二栓槽之形狀特徵之特徵，縱將二者組合，仍無法得到系爭專利具有凸緣、沿徑向朝外延伸的第一栓槽、未沿徑向朝外延伸之第二栓槽之特徵。故被證8 與被證11之組合不足以否定系爭專利1 、2 之進步性。
3.系爭專利1 申請專利範圍第10項相對於被證8 與被證9 之組合具進步性：
被證9 之螺栓(11)僅在於調整兩曲柄臂(7) 及輪轂(1) 間之軸向間隙，與系爭專利1 軸柱(59)之功能完全不同。被證9
螺栓(11)之凸緣僅揭露系爭專利1 軸柱螺栓(380) 之凸緣
(404)，而非系爭專利1 之軸柱(59)之凸緣(366) 。又被證9 與被證8 的可能在軸柱兩端設栓槽以傳遞扭矩之技術手段並不相容，被證9 與被證8 教示相反，不能否定系爭專利之進步性。由於系爭專利1 之申請專利範圍第10項直接或間接依附於申請專利範圍第1 項，故系爭專利1 申請專利範圍第10項相對於被證8 與被證9 的組合亦具進步性。
㈤系爭產品落入系爭專利1與系爭專利2申請專利範圍：
系爭產品經鑑定落入系爭專利1 與系爭專利2 申請專利範圍第1 項「文義」所載之技術特徵範圍；系爭產品「第二栓槽」構成文義侵害、「推拔結構」侵害系爭專利之「均等」範圍、「軸柱螺栓」構成文義侵害並落入系爭專利均等範圍。本件亦無適用逆均等之餘地。
㈥被告自96年至98年產銷侵權產品之收入約12億，自行車零件製造業之淨利率為10％，則被告至少已獲淨利1 億2 千萬元，被告係故意侵權，原告得請求至多三倍之懲罰性賠償，故原告可請求之損害賠償額至少3 億6 千萬元，則原告於起訴之初僅請求被告等給付損害賠償額1,000 萬元應為全部有理由。
二、被告則以：
㈠系爭專利1 、2 於分割後有超出原母案說明書或圖示所揭露範圍之情事，違反專利法第49條第4 項之規定：
系爭專利1 與系爭專利2 於分割後，分別將原申請時「緊固件」（343 、346 ）、「與軸柱主體外周邊表面齊平之第二栓槽」（370 ）、「凸緣」（366 ）等特徵，於其專利範圍中分別予以捨去（緊固件部份）、修正（第二栓槽改為未相對於軸柱主體外周邊表面向外延伸、凸緣改為凸起部），且系爭專利1 、2 皆有將其申請範圍不當擴及栓槽與軸柱結合採「推拔」加上「緊固螺栓」設計之習知技藝，顯有超出其原申請時所揭露之範圍。
㈡系爭專利1 、2 未受其說明書與圖式之支持，違反專利法第26條第3 項之規定：
系爭專利1 之申請專利範圍中不含「緊固件」（即曲柄臂螺栓343 、346 ）之曲柄臂總成未揭露於說明書中；系爭專利1 、2 申請專利範圍中「栓槽（370 ）未相對於軸柱主體外周表面徑向朝外延伸」之特徵並未於說明書中揭露。又系爭專利2 申請專利範圍中之「凸起部」未揭露於其說明書與圖式，故系爭專利1 、2 已違反專利法第26條第3 項之規定。㈢系爭專利1 、2 相較於被證8 不具新穎性；相較於被證8及
其他證據之組合亦不具進步性：
1.被證8 與系爭專利1 唯一的差別僅在於被證8 中軸柱（18）右端乃是外螺紋與螺帽的組合，而系爭專利1 軸柱右端是內螺紋與螺栓的組合。唯此兩種設計乃是習於此技者可直接置換，二者用以達成調整側向距離並且止擋曲柄臂的手段亦屬相同。原告主要辯稱被證8 未揭露系爭專利1 主要技術特徵如凸緣（366 ）、複數第一栓槽（358 ）徑向向外突出、複數第二栓槽（370 ）未徑向向外突出等特徵。惟此等特徵已為被證8 說明書文字結合圖1 、圖2 明確揭露。而第二端頭部分攻有螺紋之內周邊表面以及軸柱螺栓此種「利用螺栓頭部抵靠曲柄臂外側面，並以具有外螺紋的部分旋鎖入軸柱第二端頭之攻有內螺紋的開口，以定位曲柄臂在軸柱上位置」之技術，亦已揭露於被證11，原告亦未否認。因此，系爭專利1 相較於被證8 、被證11之組合確實不具進步性。
2.系爭專利1 申請專利範圍第10項係進一步界定該凸緣（366
）係沿該軸柱主體之周緣延伸，被證8 既已揭露系爭專利1
如凸緣（366 ）、複數第一栓槽（358 ）徑向突出、複數第二栓槽（370 ）未徑向突出等技術特徵，加諸被證9 更明確揭露了「沿軸柱主體之周緣延伸的凸緣」，且該凸緣可止擋右曲柄臂（7 ）以防止其掉落，故將被證9 的凸緣應用於被證8 的軸柱（18）上，可得如系爭專利1 申請專利範圍第10項及系爭專利2 申請專利範圍第1 項所界定之發明，係習於此技者可易於思及且輕易完成。此外，基於被證9 已清楚揭示凸緣此一技術特徵，故組合被證8 及被證9 使系爭專利不具進步性，堪可確定，不受被證8 圖式左側六個凸角形狀圖形如何解釋而有所影響。
㈣系爭產品並未落入系爭專利1 、2 之專利範圍。關於系爭產品係採習知推拔結構之栓槽而無法調整曲柄臂與軸柱側向位置，系爭專利1 、2 之第二栓槽（370 ）延伸徑度解釋上應界定為「與軸柱外周邊表面齊平」或「水平」，而不包含推拔狀設計，且系爭產品未具有如系爭專利1 之軸柱螺栓（
380 ），故不構成文義侵害、均等侵害系爭專利1 、2 等情。系爭產品不僅未實施系爭專利所有構成要件而不構成侵害，退步言之，系爭產品更因採用習知推拔栓槽結構而未能達成系爭專利之功效，而與系爭專利發明無關。
㈤原告既未為專利標示，且未能證明被告侵權之故意過失，自不得主張損害賠償。又原告損害賠償計算純屬推測。況系爭專利1 、2 皆具無效事由，系爭產品並未落入申請專利範圍。退萬步言，倘認定構成侵害系爭專利1 或系爭專利2 ，損害賠償計算關於產品銷售金額或成本利潤等，如系爭專利1
之曲柄臂與系爭專利2 之軸柱在計算上亦大不相同。因系爭專利2 標的為軸柱，而系爭產品皆係「曲柄臂裝置」，除軸柱之外尚包含諸如曲柄臂、管狀件、軸承、墊圈、齒盤等零件，故原告關於被告公司曲柄臂產品獲利推估之損害賠償計算方法將不具意義。
㈥並聲明：⑴原告之訴及假執行之聲請均駁回。⑵如受不利判決，被告願供擔保請准宣告免予假執行。
三、參加人則以：
㈠依據專利法（下略）第33條分割時，設原案申請專利範圍有10項，分割後各五項，若方法歸方法、裝置歸裝置時，申請專利範圍沒有變則係沒有修正。若將說明書內容移入申請專利範圍中，則屬修正。是以分割案與原案的申請專利範圍不同，應可依第49條第4 項提出舉發。倘不能舉發，超出之申請專利範圍就無法處理。而未審定核准前及准許分割後，均以第49條第4 項為審酌，因不能超出說明書及圖示為專利的基本要件。又不符合分割要件可以第33條為舉發，至有無變更實質內容應回歸第49條第4 項。
㈡依西元2004年前之審查基準，分割後的申請案不能超出原申請案的說明書、圖示，如果超出應通知修復。若無修復，原申請案、分割案分別係以不准專利、不准分割為處理。分割案不准分割的理由也是第49條第4 項。若核准後，為一獨立專利，是以舉發來撤銷。此審查基準於西元2009年並沒有修正，只是部分文字修正，且歐洲專利法應是同樣的原理，智慧財產局此部分與國際有接軌。
㈢舉發對象包括原申請案及分割案。本局於審查原案時認為有二個發明，會依第49條第1 項職權通知修正，若申請人沒有依第33條分割，就依第31條處理；修正完成後，則以第49條處理。因於審查時是以第49條第4 項為規範，所以舉發時亦用同一條款的規定。且西元2004年版審查基準1-2 、2-6 亦訂明分割後之原申請案與分割申請書與圖示，不得超出原申請專利範圍的原說明書或圖示，即原申請案與分割案均須符合第49條第4 項的規定。如分割案處分係不准分割，仍可依第49條第4 項為處理。原申請案既然可以第49條第4 項提出舉發，本局認為分割案也無理由不准以該條提出舉發。另本案爭點在於分割案是否屬於修正，而有經過審查之部分就可以經過公眾的審查。
四、兩造不爭執之事實：
㈠原告為發明第Ｉ280930、Ｉ271353號專利（系爭專利1 、2
）之專利權人，專利權期間分別係自96年5 月11日至112 年3 月2 日止，及自96年1 月21日至112 年3 月2 日止。
㈡系爭專利1 之專利範圍為96年4 月4 日更正後之專利範圍之更正本。系爭專利2 之專利範圍為96年10月26日更正後之申請專利範圍的更正本。
㈢型號「Ｓ900Crankset 」「S300Crankset」、「Omnium Cr
ankset」、「NoirXC3.3TM 」「STYLO3.3TM」、「STYLO2.
2AM 」、「Red 」、「FIREX3.3TM」、「FORCE 」及「
RIVAL 」之腳踏車曲柄軸（Crank ）產品為被告所生產、銷售。
㈣原告所提臺灣省機械技師公會之二份鑑定報告中的鑑定產品為被告所生產、銷售。
五、兩造之爭點：
㈠系爭專利1 申請專利範圍第1 項到第5 項、第10項、第12項，及系爭專利2 申請專利範圍第1 項，是否違反專利法第49條第4 項，可否為舉發撤銷專利之事由。
㈡系爭專利1 申請專利範圍第1 項到第5 項、第10項、第12項，及系爭專利2 申請專利範圍第1 項，是否違反專利法第26條第3 項，是否為發明說明及圖式所支持。
㈢系爭專利1 申請專利範圍第1 項到第5 項、第10項、第12項，及系爭專利2 申請專利範圍第1 項，是否具備新穎性及進步性之專利要件。
1.被證8是否可證明系爭專利1前開項次不具新穎性。
2.被證8是否可證明系爭專利2前開項次不具新穎性。
3.被證8 結合被證11是否可證明系爭專利1 申請專利範圍第1
項、第2 到5 項、第10項、第12項不具進步性。
4.被證8 結合被證9 是否可證明系爭專利1 申請專利範圍第10項不具進步性。
5.被證8 結合被證9 是否可證明系爭專利2 申請專利範圍第1
項不具進步性。
㈣系爭產品是否落入系爭專利1 申請專利範圍第1 項到第5 項，第10項、第12項的文義或均等的申請專利範圍。
㈤系爭產品是否落入系爭專利2 申請專利範圍第1 項的文義或均等的申請專利範圍。
㈥被告如果構成侵權，原告得否依照專利法第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、第85條第3 項，公司法第23條第2 項，請求被告連帶負損害賠償責任及排除侵害請求。被告是否具有侵害原告系爭專利權的故意。
六、得心證之理由：
㈠按（第1 項）當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，（第2 項）前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。
㈡被告於本件抗辯系爭專利具有得撤銷事由，本院就此抗辯應自為判斷。按凡可供產業上利用之發明，無申請前已見於刊物或已公開使用之情事者，得依專利法第20條第1 項第1款
規定申請取得發明專利。次按發明，指利用自然法則之技術思想之創作，專利法第21條定有明文。又發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得依專利法申請取得發明專利，同法第22條第4 項亦有明文。而系爭專利有無違反同法第20條第1 項第1 款、第22條第4 項所定情事而應撤銷其發明專利權，依法應由主張系爭專利無效之人（即被告）附具證據證明之。
㈢被告所提之引證證據分別為：被證8為德國2002年1月10日公告之專利第DE00000000A1號案；被證9為英國第GB267796號
「Improvements in Juvenile Tricycles，Bicycles，and
the like」專利案；被證11為美國1982年11月16日公告之第0000000號「Foot Operated Crank Assembly」案。（證據
相關圖示如附圖所示）。
㈣系爭專利1、2是否超出原申請案（I278409）申請時之原說
明書或圖式所揭露之範圍，而應撤銷其專利權？
1.按依專利法第33條：「申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。前項分割申請應於原申請案再審查審定前為之；准予分割者，仍以原申請案之申請日為申請日。如有優先權者，仍得主張優先權，並應就原申請案已完成之程序續行審查。」。另專利法第67條第1 項：「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：一、違反第12條第1 項、第21條至第24條、第26條、第31條或第49條第4 項規定者。…」。
2.依前述專利法規定，得提起舉發之事由固然並未包含違反專利法第33條。然由於分割案得以原申請案之申請日為申請日，分割後之原申請案及分割案說明書或圖式不得超出原申請案申請時之原說明書或圖式所揭露之範圍；若超出該原說明書或圖式所揭露之範圍者，應通知申請人申復、另案申請或補充、修正原申請案或分割案之說明書或圖式。屆期未申復、未另案申請或補充、修正者，或申復無理由者，分割案處分不准分割；原申請案以違反專利法第49條第4 項之規定為理由，審定應不准專利。
3.「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」為分割案本質性之實體要件，與專利法第49條第4 項並無不同，雖然違反該實體要件的審定結果係「分割案處分不准分割」，而不是以「違反專利法第49條第4 項之規定為理由」為由不准專利，惟兩者之結果實質上皆不准專利，只是事由及處理程序不同而已。由於前述「分割案處分不准分割」之規定，係將分割之處理程序與實體審查合併的結果，為使處分合理合法，因此已列為下次修正專利法之條款之一，由於分割案得以原申請案之申請日為申請日，分割後之原申請案及分割案說明書或圖式不得超出原申請案申請時之原說明書或圖式所揭露之範圍。並同時審查原申請案及分割案，原申請案修正後或分割案如超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍者，以違反專利法第49條第4 項有關補充、修正不得超出原申請案申請時之原說明書或圖式所揭露之範圍之規定，通知申請人申復、另案申請或補充、修正原申請案或分割案之說明書或圖式。屆期未申復、未另案申請或補充、修正者，或申復無理由者，審定不准專利。換言之，分割案違反「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」本質性之實體要件者，應得以違反專利法第49條第4項提起舉發，參加人亦當庭表
示相同之見解（見本院卷99年2 月2 日筆錄）。原告主張前開事由應非舉發事由云云，尚非可採。
4.系爭專利1：
⑴系爭專利1申請專利範圍第1項界定之「第二栓槽」為「未相對於該軸柱主體 (359)之外周邊表面 (362)以徑向朝外延伸」；原申請案第I278409號說明書第14頁第14至17 行：「在此實施例中，栓槽370並未相對軸柱主體348的外周邊表面362成放射狀向外凸起。替代的卻是該栓槽370係與軸柱主體348的外周邊表面362齊平。」。原告雖主張「替代的卻是」與「或者」意思相同，並指：系爭專利之「目的在於揭露兩種實施例：其一為…齊平，另一則為並未…向外凸起。」第9頁第一段又指：「齊平（即D1=D2）…未…向外凸起（D1