智慧財產及商業法院98年度民專訴字第65號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 99 年 01 月 26 日

智慧財產法院民事判決
98年度民專訴字第65號原　　　告　泰博科技股份有限公司
法定代理人　甲○○
訴訟代理人　朱柏璁律師
被　　　告　訊映光電股份有限公司
法定代理人　乙○○
被　　　告　丙○○
上二人共同
訴訟代理人　蔡朝安律師
姜宜君律師
林佩樺律師
上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於民國98年1 月 5日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、依智慧財產案件審理法第7 條規定，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。本案既屬因專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事案件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款之規定，本院依法自有管轄權。
二、本件被告訊映光電股份有限公司（下稱訊映公司）之法定代理人原為丙○○，嗣於本院審理期間變更為乙○○，此有被告所提出之股份有限公司變更登記表附卷可稽（見本院卷第336 頁至第337 頁），並據被告依智慧財產案件審理法第1
條及民事訴訟法第176 條之規定，具狀聲明承受訴訟（見本院卷第334 頁至第335 頁) 在案，經核尚無不合，應予准許。
貳、實體方面：
一、原告主張：
㈠原告於民國93年7 月30日以「電化學生物感測試紙」向經濟部智慧財產局申請新型專利，經該局編為第000000000 號審查，證書號數第M262706 號（下稱系爭專利）。系爭專利申請專利範圍第1 項為獨立項，亦即「一種電化學生物感測試紙，係包括一基板、一設於基板上之導電膜、一覆蓋於導電膜以及部分基板之中隔板、用以進行反應並與導電膜接觸之反應區以及一覆蓋於中隔板上之上隔板，其改良在於該導電膜具有至少三個電極，其中二個電極相連接形成短路結構。」，其可適用於非專業人員及居家護理方便使用，不致有污染產生，並配合原告之生物感測器裝置（即俗稱血糖測試機），可測量出正確之測量數值，技術卓著獲各界好評。由於品牌銷售者基於行銷策略，普遍希望購買其血糖測試機之消費者於日後血糖試片用罄時，會再次購買同品牌出售之血糖試片，故一般會將血糖測試機設計僅使符合其規格之血糖試片可相容並搭配使用，此現象亦存在於原告所生產之血糖測試機設計上。系爭專利上述技術特徵涉及電極結構之設計，倘有廠商稱其所生產之血糖試片與原告所生產之血糖測試機可相容，即可推論該產品之結構可能已侵害原告系爭專利。㈡被告訊映公司所生產之血糖試片產品與系爭專利之技術結構相似，且被告訊映公司曾向原告之某客戶保證其所生產之血糖試片產品可相容於原告所生產之血糖測試機。嗣原告將被告訊映公司之血糖試片產品委請財團法人台灣經濟科技發展研究院進行專利侵權鑑定分析，由該鑑定結果可知，被告訊映公司所生產之血糖試片已侵犯原告之系爭專利。原告爰依專利法第106 條、專利法第108 條準用同法第84條第1 項規定，就被告訊映公司之產品侵害系爭專利，請求被告訊映公司立即停止專利侵權行為。詎被告訊映公司除未積極確認其所生產之產品是否侵害原告之系爭專利外，更要求原告就有關侵權一事對外須謹言慎行，以免損害其商譽，足見被告訊映公司就所生產之產品可能侵害系爭專利並不以為意。
㈢被告訊映公司迄今仍持續製造銷售侵害系爭專利之產品以提供美商Diagnostic Devices, Inc.，原告爰依專利法第108
條準用同法第85條第1 項第2 款規定，請求被告訊映公司負損害賠償責任。又被告訊映公司主要係透過接受OEM 訂單產銷侵權產品，然其非屬上市或上櫃公司，故無公開財務資料可供原告參酌，原告爰依民事訴訟法第244 條規定，主張請求最低金額新台幣（下同）100 萬元。而被告訊映公司當時之法定代理人為丙○○，依公司法第23條第2 項規定，被告丙○○就本件侵權事件，應與被告訊映公司負連帶損害賠償責任。
㈣就爭專利申請專利範圍第1 項部分，被告提出被證2 之中華民國專利公告號第570194號專利，主張系爭專利不具新穎性。惟將系爭專利申請專利範圍第1 項與被證2 專利之技術特徵相比較，被證2 之專利並未提及中隔板，亦即被證2 之專利僅揭露設於該接觸端間所形成之空間可用以供液態檢體滴入、吸入或導入，即藉由該兩接觸端間形成之空間滴入、吸入或導入檢體後，並與第一接觸端接觸時，此時檢體才與酵素混合；且被證2 之專利未提及上隔板，亦即被證2 之專利未提及該接觸端與第二線路之傳輸段或電極會形成短路結構。況依專利審查基準規定之判斷標準可知，系爭專利申請專利範圍第1 項與被證2 及被證3 等專利所揭露之技術特徵並不相同，亦非為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，並具有無法預期且優於被證2 及被證3 等專利之功效，是系爭專利申請專利範圍第1 項具有進步性。另就系爭專利申請專利範圍第2 項至第20項部分，系爭專利申請專利範圍第2 項至第20項係直接或間接依附於系爭專利申請專利範圍第1 項，而第1 項既具有進步性，系爭專利申請專利範圍第2 項至第20項自亦具有進步性。並聲明：⒈被告訊映公司應停止繼續自行或命他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的進口侵害原告中華民國專利申請第093212072 號（新型證書第M262706 號）「電化學感測試紙」新型專利之血糖機試片產品，包括但不限於被告所編型號PRODIGY AUTOCODEREF52800LOT Dxxxxxx 或REF52800LOT Dxxxxxx 。⒉被告應連帶給付原告100 萬元。⒊訴訟費用由被告負擔。⒋上開聲明第1 項及第2 項部分，原告願以現金或等值有價證券供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：
㈠原告於93年7 月30日提出系爭專利之申請，其申請專利範圍第1 項為獨立項，其主要之技術特徵為「其改良在於：該導電膜具有至少三個電極，其中二個電極相連接形成短路結構。」，亦即其主要技術特徵及改良處即為一種具有至少三個電極，其中二個電極相連接形成短路結構之電化學生物感測試紙。惟系爭專利申請專利範圍第1 項之主要技術特徵，已完全揭露於被證2 之中華民國專利公告號第570194號專利，故不具新穎性。縱認系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵具有新穎性，惟其係被證2 之中華民國專利公告第570194號專利及被證3 之中華民國專利公告第580141號專利之簡單組合，故不具進步性。又系爭專利申請專利範圍第2 項之技術特徵係依附於申請專利範圍第1 項，由系爭專利申請專利範圍第1 項及第2 項之技術特徵可知，導電膜乃具有特殊設計之電極結構，惟被證4 之中華民國專利公告第000000000
號「製備全血檢測電極試片之方法及應膜層調配物、及其相關產物」發明專利、被證5 之中華民國專利公開第5871710
號「生物感測裝置及方法」發明專利、被證6 之中華民國專利公告第I239396 號「一種化學修飾網版印刷電極之製備方法及其電化學之應用」發明專利、被證7 之中華民國專利公告第M246591 號「生化感測試片」新型專利、被證8 之中華民國專利公告第I241906 號「拋棄式電化學修飾網版印刷電極尿酸檢測試片，其製法及用途」發明專利，均已完全揭露系爭專利申請專利範圍第2 項之技術特徵，足證系爭專利申請專利範圍第2 項之技術特徵為相關領域所常見，並無特別之處，亦可證系爭專利申請專利範圍第2 項之技術特徵為被證2 至被證8 所示專利之簡單組合，故不具進步性。
㈡系爭專利申請專利範圍第3 項、第6 項及第11項之主要技術特徵，均已完全揭露於被證2 所示專利第二圖（即被證11），故均不具新穎性，縱認申請專利範圍第3 項具有新穎性，惟系爭專利申請專利範圍第3項 係依附於第2 項、第2 項又依附於第1 項，而系爭專利申請專利範圍第6 項係依附於第3 項，至系爭專利申請專利範圍第11項則係依附於第1 項，且系爭專利申請專利範圍第3 項、第6 項及第11項之技術特徵均為被證2 至被證8 所示專利之簡單組合，故不具進步性。又系爭專利申請專利範圍第17項係依附於第14項，然第14項之主要技術特徵，為被證2 至被證8 及被證9 之中華民國專利公告第200407542 號所示專利之簡單組合，故不具進步性，而第17項既係依附於第14項，故亦不具進步性。另系爭專利申請專利範圍第19項係依附於第11項，惟第11項已欠缺有效性，且第19項之主要技術特徵為被證2 至被證9 所示專利之簡單組合，故不具進步性。至系爭專利申請專利範圍第20項之主要技術特徵，乃相關領域中具有通常知識者依被證9 所示之專利所能簡易思及，且為被證2 至被證9 所示專利之簡單組合，故不具進步性。
㈢系爭專利申請專利範圍第1 項及第11項業經智慧局之技術報告指出不具進步性。另就系爭專利申請專利範圍第2 、3 、6 、19項之主要技術特徵，與被證2 所示專利之實施產品及創設將屆50週年之日本ARKRAY Inc. 產品（即被證13至被證17）相互比對後，可知系爭專利所利用之技術相同，而被證2 所示之專利早於系爭專利公開，至日本ARKRAY Inc. 血糖測試紙生產製造之歷史更已超過35年，足證系爭專利請求項第2 、3 、6 、19項之技術特徵為相關領域所習知，並無特出之處，故欠缺進步性。再者，原告提出原證4 之鑑定報告主張被告訊映公司之產品侵害系爭專利，惟由該鑑定報告所載內容可知，該鑑定證物是否為被告訊映公司生產之產品仍有疑問，是該鑑定報告顯不能成為被告侵權之證明。
㈣訴外人巧瑩科技股份有限公司（下稱巧瑩公司）提供電極板，並由訴外人厚美德生物科技股份有限公司（下稱厚美德公司）所加工生產及銷售之血糖測試紙產品，其保存期限為18個月，自其有效期間標示為西元2004 年10 月，回推18個月，可確認其製造日期為西元2003年4 月，復由訴外人厚美德公司之血糖試片產品之產品批號「HMD-BS-3430-2A3D0301」之記載，其中「3430」即指西元2003年4 月30日生產，足見訴外人厚美德公司之血糖試片產品於西元2003年4 月已開始製造販賣，已於系爭專利申請日前，即於93年7 月30日前使用相同之結構，足見系爭專利在申請前應已公開使用，並有採取相同技術手段之產品於市面上流通，則系爭專利與專利法第94條第1 項之規定有違，已不符新穎性之要件，而為無效之專利，被告訊映公司所生產之產品自無侵害系爭專利之可能。並聲明：⒈原告之訴及假執行之聲明均駁回。⒉訴訟費用由原告負擔。⒊如受不利判決，被告願供擔保，請准免為假執行。
三、兩造不爭執之事實：
㈠原告於93年7 月30日以「電化學生物感測試紙」向經濟部智慧財產局申請新型專利，經該局編為第000000000 號審查，證書號數第M262706 號。
㈡原告委請財團法人台灣經濟科技發展研究院進行本件專利侵權鑑定分析，經財團法人台灣經濟科技發展研究院提出如原證4 所示之鑑定報告書。
四、本件兩造之主要爭點：
㈠原告系爭專利是否具有新穎性及進步性？
㈡被告之產品其使用之技術結構是否落入原告系爭專利申請範圍？
㈢原告所受損害究竟若干？
五、得心證之理由：
㈠按民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文；次按關於智慧財產權侵害之民事訴訟，其損害額之審理，應於辯論是否成立侵害後行之，但法院認為就損害之內容，有先行或同時辯論之必要者，不在此限，智慧財產案件審理細則第35條亦設有規定。依上開規定意旨，於專利侵權損害賠償訴訟程序中，倘當事人就專利之有效性有所主張或抗辯時，則應先就該專利是否具有應撤銷、廢止之原因為調查，若該專利具有應撤銷、廢止之原因，縱然認為遭指控物之技術確有落入該專利範圍之情形，該專利權人亦不得對他造主張權利，亦即不得請求損害賠償。是以，在當事人就專利有效性為主張或抗辯之情形，法院自應先就專利之有效性先為判斷，唯有專利有效性經確認後，始須再就侵權事實之有無再為判斷，合先敘明。
㈡經查，本件原告前於93年7 月30日以「電化學生物感測試紙」向經濟部智慧財產局申請新型專利，經該局編為第000000000 號審查，證書號數第M262706 號。系爭專利申請專利範圍第1 項為獨立項，其所揭露之技術特徵乃：「1.一種電化學生物感測試紙，其係包括一基板（10，10a ）、一設於基板上之導電膜（20，20a ）、一覆蓋於導電膜以及部分基板之中隔板（30，30a ）、用以進行反應並與導電膜接觸之反應區以及一覆蓋於中隔板上之上隔板（40，40a ），其改良在於：該導電膜具有至少三個電極（241 ，242 ，243 ，244 ），其中二個電極相連接（243 ，241 ）形成短路結構。」，其餘各項則為附屬項，分別為：「2.如申請專利範圍第1 項所述之電化學生物感測試紙，其中該導電膜包括一導電銀膠層（22）及一導電碳粉層（24），該導電碳粉層覆蓋於導電銀膠層上。3.如申請專利範圍第2 項所述之電化學生物感測試紙，其中該導電碳粉層具有四個電極，分別為第一電極（244 ）、第二電極（243 ）、第三電極（242 ）以及第四電極（241 ）。4.如申請專利範圍第3 項所述之電化學生物感測試紙，其中該導電碳粉層第二電極與第四電極連接形成短路結構。5.如申請專利範圍第3項 所述之電化學生物感測試紙，其中該導電碳粉層第一電極與第二電極連接形成短路結構。6.如申請專利範圍第3 項所述之電化學生物感測試紙，其中該導電碳粉層第一電極與第三電極連接形成短路結構。7.如申請專利範圍第3 項所述之電化學生物感測試紙，其中該導電碳粉層第二電極與第三電極連接形成短路結構。8.如申請專利範圍第3 項所述之電化學生物感測試紙，其中該導電碳粉層第三電極與第四電極連接形成短路結構。9.如申請專利範圍第3 項所述之電化學生物感測試紙，其中該導電碳粉層第一電極與第四電極連接形成短路結構。10. 如申請專利範圍第2 項所述之電化學生物感測試紙，其中該導電碳粉層具有五個電極，該五個電極中的二個電極形成短路結構。11. 如申請專利範圍第1 項至第10項任一項所述之電化學生物感測試紙，其中該形成短路結構的一電極為一參考電極。12. 如申請專利範圍第11項所述之電化學生物感測試紙，其中該導電銀膠層中段處設有一與電極互不相接觸之叉叉（23）圖案。13. 如申請專利範圍第11項所述之電化學生物感測試紙, 其中該導電碳粉層中段處設有一與電極互不相接觸之箭頭（25）圖案。14. 如申請專利範圍第11項所述之電化學生物感測試紙，其中該中隔板設有一用以覆蓋反應區之凹槽（32，32a ），且該上隔板相應於中隔板之凹槽處開設有一用以通氣之開孔（42）。15. 如申請專利範圍第14項所述之電化學生物感測試紙，其中該上隔板相應於中隔板之凹槽處凹設有一開口朝下且呈橫向之長槽（44），且該長槽連接於該開孔。16. 如申請專利範圍第14項所述之電化學生物感測試紙，其中該凹槽係設於該中隔板之中段處，呈橫向且開口向該中隔板之一側。17. 如申請專利範圍第14項所述之電化學生物感測試紙，其中該凹槽係設於該中隔板之一端，呈縱向且開口向該端。18. 如申請專利範圍第14項所述之電化學生物感測試紙，其中該凹槽係呈T 字型。19. 如申請專利範圍第11項所述之電化學生物感測試紙，其中該電極之一端呈縱向且彼此呈平行。20. 如申請專利範圍第14項所述之電化學生物感測試紙進一步包括一設於該導電膜與中隔板間之絕緣層，該絕緣層相應於該中隔板凹槽處凹設有一第二凹槽（52）。」（詳如附件一圖示所示）。
㈢本件原告主張被告所生產之血糖試片產品落入原告系爭專利申請範圍，主要係依據其委託財團法人台灣經濟科技發展研究院所製作之侵害鑑定報告，而依該鑑定報告第49頁及第59頁之鑑定結論，認為以文義讀取結果確認本件被告所生產之系爭產品落入原告系爭專利申請範圍。茲依該鑑定報告所載，系爭專利申請專利範圍第16項之附屬技術特徵（專利分析項U ）與第20項之附屬技術特徵（專利分析項Y ）與被告產品（證物分析項u 、y ）固然符合文義讀取，惟查，上述兩項請求項乃係依附於請求項第14項，由該鑑定結論可知，系爭專利請求項第14項（專利分析項S ）與被告之系爭產品（證物分析項s ），並不符合文義讀取，故還原系爭專利請求項第16及20項亦應認為並未符合文義讀取，原告之代理人對此並未有爭執，並於本院另案中（指本院98民全字第16號，就該案中所為之陳述內容，原告於本院審理中表示援用，參本院卷第241 頁）同意撤銷對請求項第16項及20項之主張，是本件原告主張被告系爭產品侵害系爭專利之範圍應僅為請求項第1 、2 、3 、6 、11及19項，合先敘明。
㈣而本件被告主張原告系爭專利具有無效事由，主要係依據下列證據資料，分別為被證1 ：原告就系爭專利申請之新型專利技術報告；被證2 ：93年1 月1 日公開之中華民國專利第570194號，專利名稱「量測液態檢體之檢驗試片構造」；被證3 ：93年3 月11日公告中華民國專利第580141號「生物感測器裝置」新型專利說明書；被證4 ：92年10月1 日公開之中華民國專利第000000000 號「製備全血檢測電極試片之方法及應膜層調配物、及其相關產物」；被證5 ：93年5 月11日公告之中華民國專利第587170號「生物感測裝置及方法」；被證6 ：90年6 月29日申請，94年9 月11日公告之中華民國專利第I239396 號「一種化學修飾網版印刷電極之製備方法及其電化學之應用」；被證7 ：92年10月16日申請，93年10月11日公告之中華民國專利第M246591 號「生化感測試片」；被證8 ：90年7 月20日申請，94年10月21日公告之中華民國專利第I241906 號「拋棄式電化學修飾網版印刷電極尿酸檢測試片，其製法及用途」；被證9 ：93年5 月16日公開之中華民國專利第000000000 號「一種電化學網版印刷電極感測試片及其製法」；被證11：中國機械工程協會出具之「專利侵害鑑定分析報告」；被證12：厚美德公司產品，產品包裝盒上保存期限為2004年10月；被證13：日本ARKRAY Inc. 網頁介紹，以及被證14至被證17有關原告系爭專利與習知技術比對圖等資料，上開證據資料經核與本院另案98年度民全字第16號卷內資料大致相同。而本件原告係主張被告之產品侵害系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、6 、11、19等項，是就被告所舉上開證據資料，自亦以系爭專利上述請求項之有效性作為比對分析對象，遞予敘明。
㈤經查，本件原告系爭專利申請專利範圍第1 項係以二段式記載形式撰寫，其中前言部分「一種電化學生物感測試紙, 其係包括一基板、一設於基板上之導電膜、一覆蓋於導電膜以及部分基板之中隔板、用以進行反應並與導電膜接觸之反應區以及一覆蓋於中隔板上之上隔板」，上開記載一般被視為習知技術，而其改良部分則在於之後之描述，即「該導電膜具有至少三個電極（241 ，242 ，243 ，244 ）, 其中二個電極相連接（243 ，241 ）形成短路結構」，此部分應被視為與習知技術有所區別之技術特徵。依據專利法施行細則第19 條 第2 項之規定「解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合」，是以，解釋本件原告系爭專利之內容，自應合併習知技術與其改良技術觀察，自不待言。查本件被告所提被證2 係揭示一種量測液態檢體之檢驗試片構造，用以插接於儀器上可檢測液態檢體之檢驗試片，該試片包括有：一插接於儀器上之基板；一佈設於上述基板上並與儀器接觸之線路圖案，其上具有第一線路及第二線路；俾藉，液態檢體可由基板側向滴入或吸入後與第一、二線路接觸，透過第一、二線路可將液態檢體反應信號傳輸至儀器中，以供儀器檢查。其申請專利範圍第6 項揭示該第一、二線路之第二接觸端間增設有複數個接觸端。說明書第6 頁末數第2 行至第7 頁第1 行及第二圖則揭示「另於第一、二線路21、22 之 第二接觸端213 、223 間增設有複數個接觸端24，此接觸端24與第二線路22之傳輸段222 連接，可適用於不同腳位接點之儀器上使用（參附件二圖示所示）。比較被證2
與系爭專利申請專利範圍第1 項，被證2 雖揭示系爭專利申請專利範圍第1 項特徵部分之技術特徵，惟被證2 並未揭示該請求項中前言部分中之「覆蓋於導電膜以及部分基板之中隔板」及「一覆蓋於中隔板上之上隔板」之結構特徵，故單以被據2 尚無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。因請求項第2 、3 、6 、11、19項係附屬項，其為獨立項之進一步限縮，被證2 尚無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性，故被證2 尚無法證明系爭專利申請專利範圍第2 、3 、6 、11、19項不具新穎性。
㈥被告主張依據被證12之產品外包裝及外觀記載有效期限為西元2004年10月，依一般經驗法則可知，其保存期限應在一年以上（通常為十八個月），上述產品應在西元2003年10月以前即已生產，而該產品就有關血糖測試片所使用之技術與系爭專利相同，足以證明系爭專利不具新穎性云云。惟查，被告上開主張僅為其推論，單純由產品外觀並無法得知產品之保存期限究竟為何？被告以其保存期限為一年以上（通常為十八個月）而推定該產品之製造日期為2003年10月以前生產，似有疑義？且由被告推定之製造日期並不能直接推定為該產品公開銷售或使用之日期，亦無法直接證明該產品於系爭專利申請前已為公眾所知悉，被告就上開疑義並未提出進一步之證據，以證明被證12產品係於系爭專利申請前即已公開銷售或使用之事實，是被證12尚無法證明系爭專利不具新穎性。至被告所提被證6 即公告號第I239396 號專利，其公告日為94年9 月11日；被證7 即公告號第M246591 號專利，其公告日為93年10月11日；被證8 即公告號第I241906 號專利，其公告日為94年10月21日，上述引證案其公告日均晚於系爭專利之申請日（93年7 月30日），並非系爭專利申請前已公開之先前技術，是其單獨或與其他證據之組合，均不得作為系爭專利不具進步性之適格引證。
㈦至被證3 為一種生物感測器裝置，可用於量測例如人體中之血糖、尿酸或膽固醇等含量，方便使用者可隨時隨地檢查自己的身體狀況。上開本創作之生物感測器只具備一插槽，搭配使用Key Code、調校或檢驗試片分別於各種狀況下插入插槽，以分別達成啟動輸入操作程序與操作參數，必要時能進行儀器之校正，並且在檢驗試片上滴有一含有分析物流體（通常為血液）時，能根據先前取得之操作程序與參數量得檢測之結果。其專利說明書第8 頁揭示如第4A至4D圖所示，分別為插入插槽52之各種不同功能之試片62、64、66及68。其中62代表一檢驗用試片，如同上述之試紙條18結構，同樣有反應區及電極。64代表對應如上述之ROM Key 30，其上具有一EEPROM晶片63電路之Key Code試片。66是另提供之校對用試片，具有一電阻65之電路，其功能在於提供本創作生物感測器50校正之能力，當感測器50使用時發現量測結果有不準確之情形出現，便能藉由插入此調校試片66以回復原來之感測器參數。最後之68為具有雙功能之試片，可將具有64和66功能之試片同時做在一起，便能用於提供操作之參數與程式之用，也同時可用來校正感測器50（參附件三圖示所示）。㈧如前所述，系爭專利申請專利範圍第1 項前言部分為一般習知技術，而其改良部分（即系爭專利第1 項之特徵部分描述）在於導電膜具有至少三個電極，其中二個電極相連接形成短路結構。而就被證2 所揭示之技術特徵，亦已詳述如上，茲不再贅。另被證3 所揭示之一種生物感測器裝置，其中第4A 至4D 圖揭示各種不同功能試片，其中第4A及4C圖揭示試片中具有五個電極，其中二個電極相連接形成短路之結構。原告主張「系爭專利相較於習知技術可達成之功效有：⒈藉由變化之不同電極連接形成相異的短路結構、圖樣藉而辨識不同的試紙用以辨識相配合的生物感測裝置；⒉短路結構可以用以開啟電源，而公知資訊（指被告所提之被證2 ）完全沒有提及此項功能」等云云。惟參照系爭專利說明書第7 頁第8至11 行揭示「本創作之電化學生物感測試紙藉由二個電極形成短路，將一生物感測器配合設計有辨識一短路結構電化學試紙的生物感測試紙，待插入該電化學生物感測試紙後即可啟動生物感測器」，由上可知，系爭專利所指之試紙若欲達成原告所稱之上述功效，必須搭配有對應設計的生物感測器電路，且兩者相互作動下，始可完成並達成聲請人所稱之功效。惟系爭專利申請專利範圍第1 項僅記載該試紙「具有至少三個電極，其中二個電極相連接形成短路」之結構特徵，並未揭示其所要達成該功效所需之特定環境（即搭配之機器），是由該記載之技術特徵並無法達成原告所稱功效，原告所述並不足採。且由系爭專利請求項第1 項所載，其主要技術特徵已見於被證2 或被證3 ，故本項新型為所屬技術領域中具有通常知識者在系爭專利所自承之先前技術下，依據證據2 或被證3 或被證2 及被證3 之簡單組合即能輕易完成，自應認為系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。
㈨至系爭專利請求項第2 項，乃依附於請求項第1 項之附屬項，其係進一步界定獨立項中「該導電膜包含一導電銀膠層及一導電碳粉層，該導電碳粉層覆蓋於導電銀膠層上」特徵。經查，被告所提出之被證4 乃揭示一種血檢測電極試片之方法及應膜層調配物，其專利說明書第11頁第9 至12行已揭示「電極系統的材料可選自碳膠、金膠、銀膠、碳銀混合膠…（譬如以網印先印銀膠後再印碳膠）」等語。其次，被告所提出之被證5 揭示生物感測裝置及方法，其申請專利範圍第3 項已揭示「電極層包含：一銀膠及一碳膠，形成在該銀膠上」等語，該上述被證4 或被證5 實已揭示系爭專利請求項第2 項「利用導電銀膠及一導電碳膠層」之附屬技術特徵，整體觀之，並參酌前述獨立項不具進步性之理由，本項創作亦為所屬技術領域中具有通常知識者在系爭專利所自承之先前技術下，依據被證2 及被證4 之簡單組合，或被證2 及被證5 之簡單組合，或被證2 、被證3 及被證4 之簡單組合，或被證2 、被證3 及被證5 之簡單組合，即顯能輕易完成，亦不具進步性。
㈩關於系爭專利申請專利範圍第3 項，其係依附於請求項第2
項之附屬項，係進一步界定「該導電探粉層具有四個電極，分別為第一電極、第二電極、第三電極及第四電極」之特徵。經查，被證2 第2 及4 圖揭示有四個電極結構之試紙，再者，被證5 第4A、4C圖揭示有五個電極結構之試紙，故被證2 或被證5 已揭示系爭專利請求項第3 項之附屬技術特徵，整體觀之，並參酌前述第2 項不具進步性之理由，本項創作亦為所屬技術領域中具有通常知識者在系爭專利所自承之先前技術下，依據被證2 及被證4 之簡單組合，或被證2 及被證5 之簡單組合，或被證2 、被證3 及被證4 之簡單組合，或被證2 、被證3 及被證5 之簡單組合即顯能輕易完成，故不具進步性。
關於系爭專利請求項第6 項，其係依附於請求項第3 項之附屬項，其進一步界定「該導電碳粉層第一電極與第三電極連接形成短路」之特徵。經查，被證2 第2 及4 圖揭示有第一及第三電極相連接而形成短路之技術特徵，整體觀之，並參酌前述第3 項不具進步性之理由，本項創作為所屬技術領域中具有通常知識者在系爭專利所自承之先前技術下，依據被證2 及被證4 之簡單組合，或被證2 及被證5 之簡單組合，或被證2 、被證3 及被證4 之簡單組合，或被證2 、被證3
及被證5 之簡單組合後，即顯能輕易完成，自亦不具進步性。
關於系爭專利請求項第11項，其係依附於請求項第1 至10項之附屬項，其進一步界定「該形成短路之電極結構之一電極為一參考電極」特徵，其中「一電極為一參考電極」為一習知技術（由系爭專利說明書所載之【先前技術】段第12行可知），另依被證2 之第2 及4 圖顯示其中第一、二線路21、22 之 第二接觸端213 、223 間增設有複數個接觸端24，其中之一電極亦可作為參考電極；再依被證3 第4A、4C圖及所揭示之檢驗用及校對用試片，其揭示5 個電極結構、其中二個電極相連接，其中之一亦可作為參考電極。參酌前述請求項不具進步性理由，本項之附屬特徵亦為一習知技術（如本項所述），整體觀之，並參酌前述理由，本項創作亦不具進步性。
關於系爭專利請求項第19項，其係依附於請求項第11項之附屬項，其進一步限縮「電極之一端成縱向且彼此平行」之技術特徵，經查，被證2 之第2 圖及第4 圖顯示電極之一端成縱向且彼此平行，另被證3 第4A、4C圖或附件18之圖一及第二圖亦有揭示此技術特徵，故電極之一端成縱向且彼此平行設置乃試片中所使用之習知技術，依據被證2 、或被證3 、或被證2 及被證4 之簡單組合、或被證2 及被證5 之簡單組合、或被證2 、被證3 及被證4 之簡單組合、或被證2 、被證3 及被證5 之簡單組合，即顯能輕易完成，是系爭專利申請專利範圍第19項亦難認為具有進步性。
六、據上析論，可知依據被告所提證據資料，原告系爭專利確因不具進步性而有專利無效事由，其依專利法第106 條、第108 條、第84條第1 項規定，訴請被告訊映公司應：⒈停止繼續自行或命他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的進口侵害原告中華民國專利申請第093212072 號（新型證書第M262706 號）「電化學感測試紙」新型專利之血糖機試片產品，包括但不限於被告所編型號PRODIGY AUTOCODEREF52800LOT Dxxxxxx 或REF52800 LOT Dxxxxxx。；⒉連帶給付原告100 萬元云云，參酌首揭說明，自無理由，應予駁回。
七、假執行部分：本件原告之訴既經駁回，其願供擔保為假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回，附此敘明。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。
九、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　99　　年　　1　　 月　　26　　日智慧財產法院第一庭
法　官　汪漢卿
以上正本係照原本作成
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　99　　年　　1 　　月　　26 　日書記官　邱于婷