智慧財產及商業法院98年度民專訴字第94號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 98 年 12 月 14 日
• 法官: 蔡惠如
• 法定代理人: 甲○○、乙○○
• 原告: 全崴科技有限公司法人
• 被告: 醫電鼎眾股份有限公司法人

智慧財產法院民事判決
98年度民專訴字第94號原　　　告　　全崴科技有限公司
法定代理人　　甲○○
訴訟代理人　　桂齊恆律師
複代理人　　　廖正多律師
被　　　告　　醫電鼎眾股份有限公司
兼法定代理人　乙○○
共　　　同
訴訟代理人　　呂康德律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國98年11月23日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序方面：
按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意者，或請求之基礎事實同一，或擴張或減縮應受判決事項之聲明，或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第1 款、第2 款、第3 款、第7 款分別定有明文。查原告原起訴請求聲明第2 項為被告等不得自行或使他人設計、製造、販賣、使用、陳列或為上述目的而進口侵害原告新式樣第D124448 號「影像顯示型內視儀」專利權之產品，並將已有之相關模具全數銷毀，亦不得陳列或散佈其廣告、標貼、型錄、說明書、價目表或其他具有宣傳性質之文書，或於報章雜誌、網際網路或其他任何傳播媒體為任何廣告行為（見本院卷第7 頁）。嗣於98年9 月21日當庭就其中「已有之相關模具」部分更正為「製造新式樣第D124448 號『影像顯示型內視儀』之模具」，並刪除「陳列」部分（見本院卷第198 頁），被告表示無意見（見本院卷第198 頁）。原告本於同一基礎事實而請求，並更正、減縮應受判決事項之聲明，且不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，依首揭規定，自應予准許。
二、原告聲明求為判決：㈠被告應給付原告新臺幣（下同）1,000,000 元，及自起訴狀送達翌日起起至清償日止按週年利率5%計算之利息。㈡被告不得自行或使他人設計、製造、販賣、使用或為上述目的而進口侵害原告新式樣第D124448 號「影像顯示型內視儀」專利權之產品，並將製造新式樣第D124448 號「影像顯示型內視儀」之模具全數銷毀，亦不得陳列或散佈其廣告、標貼、型錄、說明書、價目表或其他具有宣傳性質之文書，或於報章雜誌、網際網路或其他任何傳播媒體為任何廣告行為。並主張：
㈠原告為系爭專利權之申請權人，無應撤銷之原因：
⒈本件新式樣第D124448 號專利（下稱系爭專利）之外觀形狀花紋色彩，係由原告之法定代理人甲○○創作，原告之受雇人陳建章電腦繪圖。又陳建章係原告之受雇人，派駐於外，故電子郵件偶有自外處寄至原告處之情形，此從電子郵件之寄件人為陳建章可知，依專利法第7 條第1 項規定，系爭專利之申請權人為原告。
⒉被告提出之「產品開發及銷售合作契約書」（下稱第1 份合作契約書），係關於LES 照明、CMOS Sensor 、修改光學鏡頭、加強訊號；「6mm 工業用內視鏡開發計畫合作契約書」（下稱第2 份合作契約書）係關於LED Light Source、CMOS Sensor 、Micro Lens流程；Video Image Guide Scope 產品升級計畫合作契約書」（下稱第3 份合作契約書）係關於CMOS Image Sensor 升級、軟體插補點升級、顯像速度升級、光學鏡頭升級。均與系爭專利無關。至合約約定專利權，並不包括新式樣，係指特定合約附件1
之範圍，僅產品功能部分。
⒊陳建章目前在於被告醫電鼎眾股份有限公司（下稱被告公司）任職，所出具之切結書係維護被告乙○○，亦悖於事實之陳述。
㈡原告得依專利法第129 條、第84條第1 項、第85條第1 項第2 款規定，請求被告公司負損害賠償責任：
⒈原告於98年1 月31日自被告網站上購得其所生產型號為FASTA(ICP-55) 之產品（下稱系爭產品），單價為美金800
元，並於同年5 月27日交由FedEx 快遞公司送交原告，其外觀形態為T 型，於側面及正面各處均與系爭專利相同。又被告迄今仍有持續販賣之事實，此有同年7 月6 日公證書可證。
⒉原告得依專利法第129 條、第85條第1 項第2 款規定，請求被告公司賠償新臺幣1,000,000 元：
因原告無法計算被告於使用系爭專利所得之利益，依先前購買系爭產品之報價美金800 元為計算基礎，扣除開具信用狀10% 及其他人事成本20% 後，推估被告每年應銷售系爭產品500 至1,000 具，所得利益至少有數百萬元，原告預先請求新臺幣（下同）1,000,000 元。
㈢原告得依專利法第129 條、第84條第1 項、第3 項規定，請求被告公司不得為聲明第2 項所載之行為。
三、被告聲明求為判決：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡願供擔保，請准免予假執行。並抗辯：
㈠原告非系爭專利權之申請權人，違反專利法第128 條第1 項第3 款之規定，有應撤銷之原因：
⒈依專利法第7 條第3 項規定出資聘人之著作權。兩造曾於95年2 月28日簽訂第1 份合作契約書，同年11月21日簽訂第2 份合作契約書及第3 份合作契約書（下稱系爭三合作契約書），其中第七條規定，依據合作契約書下產生所有可能研發之成果，其衍生專利申請權係為被告所有。
⒉依第1 份合作契約第一條第一項規定可知開發完全為被告之研發團隊所負責，原告並無自行開發之能力，故系爭專利之創作人甲○○並非系爭專利權之原創作人。
⒊96年9 月19日經濟日報第3 版刊登一則主題為「醫電研發微型電子式內視鏡檢測系統」，並附上該產品外型之照片，即為系爭專利之圖面，可證明系爭專利創作人並非甲○○。依系爭三合作契約書，被告開發之產品的代理商即為原告，原告透過代理關係取得被告研發之微型電子式內視鏡檢測系統，嗣背於合作契約書之約定，申請系爭專利。⒋被告曾於96年6 月21日、6 月29日、8 月8 日、8 月9 日及8 月15日從自己公司之網址中寄出5 封電子郵件，此有經公證為真，寄出日期皆早於系爭專利之申請日（同年8
月22日），且其標題，附檔均可證明系爭專利係由被告所完成。
⒌經認證之陳建章切結書載明「附件之設計圖係陳建章先生依據原始發明人醫電科技股份有限公司（現改名為醫電鼎眾股份有限公司）負責人乙○○先生之構想於96年6 月15日完成，該設計圖之相關智慧財產權均屬於乙○○先生所有」，足證原告所言不實。
⒍證人甲○○當庭所提之提案l 至提案6 均為e-mail，無法證明系爭專利之外型設計出自證人甲○○之構想；其各提案所附之設計圖，均為被告乙○○或陳建章在反覆修改之過程中mail予甲○○，故每件提案之e-mail副本均有乙○○之英文名Snow Zhan ，甚至提案二之寄件人為被告乙○○。甲○○甚至提到「本件新式樣專利之外型，於96年6
月21日完成，確定要做係於伊與醫電公司開會時，就已談到螢幕、把手、按鍵」，實際上參考被告於96年6 月21日至8 月15日之5 封電子郵件。
㈡原告既非系爭專利之申請人，原告不得依專利法第129 條、第84條第1 項、第85條第1 項第2 款規定，請求被告損害賠償。
四、經查下列事實，有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽，復為兩造所不爭執，自堪信為真實。
㈠被告公司之前身為醫電科技股份有限公司（下稱醫電科技公司），法定代理人為乙○○，嗣更名為醫電鼎眾股份有限公司。
㈡原告（法定代理人為甲○○）與醫電科技公司於95年2 月28日簽訂「產品開發及銷售合作契約書」（即第1 份合作契約書），於同年11月21日簽訂「6mm 工業用內視鏡開發計畫合作契約書」（即第2 份合作契約書）、「Video Image Guide Scope 產品升級計畫合作契約書」（即第3 份合作契約書）（見本院卷第89至120 頁）。
㈢原告前於96年8 月22日以甲○○為創作人，以「影像顯示型內視儀」向智慧財產局申請新式樣專利，於審核准予專利後，於97年8 月21日公告（證書號數：D124448 ，即系爭專利）（見本院卷第12至20頁之專利證書、專利公報）。
㈣型號FASTA(ICP-55) 之產品（即系爭產品）為被告公司所製造、販賣（見本院卷第21至51頁之購買證明、公證書）。
五、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷第199 頁）：
㈠原告是否為系爭專利權之申請權人？有無應撤銷之原因？
㈡原告得否依專利法第129 條、第84條第1 項、第85條第1 項第2 款規定，請求被告公司負損害賠償責任？
⒈被告公司是否侵害原告系爭專利之申請專利範圍？
⒉被告公司是否具侵害原告系爭專利權之故意？
⒊原告得否依專利法第129 條、第85條第1 項第2 款規定，請求被告公司賠償1,000,000 元？
㈢原告得否依公司法第23條第2 項規定，請求被告乙○○與被告公司連帶負損害賠償責任？
㈣原告得否依專利法第129 條、第84條第1 項、第3 項規定，請求被告公司不得為聲明第2 項所載之行為？
六、得心證之理由：
㈠原告非系爭專利之申請權人，有應撤銷之原因：
⒈按（第1 項）當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，（第2 項）前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。
⒉被告於本件抗辯原告非系爭專利權之申請權人，違反專利法第128 條第1 項第3 款之規定等語，本院就此抗辯應自為判斷。查系爭專利係於96年8 月22日申請，經審定准予專利後，於97年8 月21日公告，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之92年2 月6 日修正公布之專利法（即現行專利法）為斷。
⒊次按（第1 項）專利申請權，指得依本法申請專利之權利；（第2 項）專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人，專利法第5 條定有明文。又有新式樣專利權人為非新式樣專利申請權人之情事者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其新式樣專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷，同法第128 條第1 項第3 款亦有明文。而系爭專利有無違反同法第128 條第1 項第3 款所定情事而應撤銷其新式樣專利權，依法應由主張系爭專利無效之人（即被告）附具證據證明之。
⒋原告與醫電科技公司所簽訂之系爭三合作契約書之約定：⑴第1 份合作契約書約首：「... 甲（即原告）乙（即醫電科技公司）雙方為特定產品開發與銷售合作之事，特立本契約，... 」第一條第一項：「雙方合意一、緣乙方開發工業用內視鏡，獲得並產生如附件一之特定技術資料（以下簡稱『本研發成果』）。且乙方同意依下列條件，將『本研發成果』授權甲方使用於整合開發產品以商品化，... 」第二條第一項：「授權內容一、乙方同意授予甲方使用、實施、重製、修改『本研發成果』，並由甲方販賣使用或實施全部或一部『本研發成果』所製造或組裝之產品（以下統稱『本產品』）。」第三條：「資料交付　乙方應依附件一所定之內容，陸續將『本研發成果』（主要含硬體材料表、調整校正方式）各壹份交付甲方。」第七條：「『本研發成果』所可能獲得之專利權... 皆歸乙方所有，甲方不得將其向任何有關機關申請專利權... 之註冊登記。」同年6 月6 日驗收單：「全崴科技有限公司委託醫電科技股份有限公司開發工業用內視鏡技術，開發項目及規格如下：...
」，此有產品開發及銷售合作契約書暨附件一、驗收單附卷可稽（見本院卷第90至92、98至100 頁）。
⑵第2 份合作契約書約首：「... 甲（即原告）乙（即醫電科技公司）雙方為特定產品開發與銷售合作之事，特立本契約，... 」第一條第一項：「雙方合意一、緣乙方開發6mm 工業用內視鏡開發計畫，獲得並產生如附件一之特定技術資料（以下簡稱『本研發成果』）。且乙方同意依下列條件，將『本研發成果』授權甲方使用於整合開發產品以商品化，... 」第二條第一項：「授權內容一、乙方同意授予甲方使用、實施、重製、修改全部或一部份『本研發成果』，及同意授予甲方販賣、使用或實施全部或一部『本研發成果』所製造或組裝之產品（以下統稱『本產品』）。」第三條：「資料交付乙方應依附件一所定之內容，陸續將『本研發成果』（主要含硬體材料表、調整校正方式、使用說明手冊及維護說明手冊各壹份）交付甲方。」第七條：「『本研發成果』所可能獲得之專利權... 皆歸乙方所有，甲方不得將其向任何有關機關申請專利權... 之註冊登記。」此有6mm 工業用內視鏡開發計畫合作契約書暨附件一附卷可稽（見本院卷第102 至104 、110頁）。
⑶第3 份合作契約書約首：「... 甲（即原告）乙（即醫電科技公司）雙方為特定產品開發與銷售合作之事，特立本契約，... 」第一條第一項：「雙方合意一、緣乙方開發Video Image Guide Scope 產品升級計畫，獲得並產生如附件一之特定技術資料（以下簡稱『本研發成果』）。且乙方同意依下列條件，將『本研發成果』授權甲方使用於整合開發產品以商品化，... 」第二條第一項：「授權內容一、乙方同意授予甲方使用、實施、重製、修改全部或一部份『本研發成果』，及同意授予甲方販賣、使用或實施全部或一部份『本研發成果』所製造或組裝之產品（以下統稱『本產品』）。」第三條：「資料交付　乙方應依附件一所定之內容，陸續將『本研發成果』（主要含硬體材料表、調整校正方式、使用說明手冊及維護說明手冊各壹份）交付甲方。」第七條：「『本研發成果』所可能獲得之專利權... 皆歸乙方所有，甲方不得將其向任何有關機關申請專利權...
之註冊登記。」此有Video Image Guide Scope 產品升級計畫合作契約書暨附件一附卷可稽（見本院卷第112
至114 、120 頁）。
⑷原告與醫電科技公司業於系爭三合作契約書第七條，明文約定醫電科技公司之研發成果所可能獲得之專利權，悉歸醫電科技公司所有。原告主張系爭三合作契約書之專利權，並不包括新式樣，係指附件一之範圍，僅產品功能部分云云。被告則抗辯依據合作契約書下產生所有可能研發之成果，其衍生專利申請權係為被告所有等語。此涉及簽約當事人之意思表示解釋。
⑸按解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解，最高法院17年上字第1118號著有判例。
①觀諸系爭三合作契約書之全文（含附件一），原告與醫電科技公司合作開發與銷售之標的分別為「18" 內視鏡及36" 內視鏡」、「6mm 工業用內視鏡」及「Video Image Guide Scope 」，均載明合作開發之項目、規格及內部構造。且合作之內容既係將醫電科技公司之相關研發成果加以商品化，醫電科技公司因此授權原告「使用、實施、重製、修改」其研發成果，且同意原告「販賣、使用或實施」其研發成果所製造或組裝之產品。因此，系爭三合作契約書第七條所稱「『本研發成果』所可能獲得之專利權」自包含研發成果之商品化過程中所生之發明、新型及新式樣專利權。
②原告法定代理人甲○○於本院審理時到庭具結陳述其創作過程（見本院卷第212 至215 頁），並提出提案1 至6 之電子郵件暨設計圖面、照片為證（見本院卷第230 至253 頁）。被告亦提出96年6 月21日、6 月29日、8 月8 日、8 月9 日及8 月15日傳送之5 封電子郵件暨設計圖面（見本院卷第123 至135 頁）。姑不論原先共同開發產品之外觀設計的構想及將之具體化成圖面者究為甲○○、陳建章或乙○○，可得確定者乃以上提案1 至6 及被告之電子郵件，均為將醫電科技公司之研發成果依系爭三合作契約書予以商品化之經過，則因開發產品過程中所生之產品的形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，自屬系爭三合作契約書第七條所稱「『本研發成果』所可能獲得之專利權」（含新式樣專利）之範疇。
③至甲○○雖證稱當初乙○○即表明其無設計能力，請伊找陳建章設計外型，合約內容僅限於功能部分等語（見本院卷第214 、215 頁），然此為被告所否認，而依系爭三合作契約書第七條之「專利權」文義，解釋上包含新式樣專利，原告並未提出其他證據證明原告與醫電科技公司簽訂系爭三合作契約書時，已將新式樣專利排除於第七條之約定範圍之外，故原告及甲○○此部分主張，即無可採。
④綜上，原告逕將系爭三合作契約書第七條所稱之專利權，曲解僅限於產品功能，而不包含新式樣專利，顯屬未洽。
⒌系爭專利係「影像顯示型內視儀」之新式樣，而依系爭三合作契約書第七條約定，原告與醫電科技公司因合作開發相關內視鏡產品，其外觀設計所衍生之新式樣專利權應歸醫電科技公司所有，原告不得以之向智慧財產局申請新式樣專利權。故原告並非契約所約定之專利申請權人，亦非專利申請權之受讓人。因此，被告以系爭專利有專利法第128 條第1 項第3 款所定情事，主張系爭專利有應撤銷之原因等語，於法有據。
㈡從而，原告並非系爭專利之專利申請權人，而有專利法第128 條第1 項第3 款之應撤銷原因，原告於本件民事訴訟中不得對於被告主張新式樣專利之權利。故原告請求被告給付1,000,000 元，及自起訴狀送達翌日起起至清償日止按週年利率5%計算之利息，及請求被告不得自行或使他人設計、製造、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利權之產品，並將製造系爭專利「影像顯示型內視儀」之模具全數銷毀，亦不得陳列或散佈其廣告、標貼、型錄、說明書、價目表或其他具有宣傳性質之文書，或於報章雜誌、網際網路或其他任何傳播媒體為任何廣告行為，為無理由，應予駁回。而其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。
㈢至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　98　　年　 12　　月　 14 　 日智慧財產法院第二庭
法　官　蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。
中　　華　　民　　國　　98　　年　 12　　月　 14 　 日書記官 林佳蘋