智慧財產及商業法院99年度民專訴字第158號

• 裁判案由: 專利權授權契約事件
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 100 年 11 月 30 日
• 當事人: 寶齡富錦生技股份有限公司

智慧財產法院民事判決
99年度民專訴字第158號原 告　寶齡富錦生技股份有限公司
即反訴被告
法定代理人　林智明
訴訟代理人　莊植寧律師
王仁君律師
陳正和律師
徐瑞毅律師
孫小萍律師
被 告　許振興
即反訴原告 Arbor, MI 48105
訴訟代理人　高瑞錚 律師
陳在源 律師
張梅音 律師
上列當事人間專利權授權契約事件事件，本院於100 年11月23日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
確認兩造於民國九十年七月二十日所簽立專利授權合約之授權關係存在。
訴訟費用由被告負擔。
反訴原告之訴駁回。
反訴訴訟費用由反訴原告負擔。
事實及理由
壹、程序部分：
一、按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的，如專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得提起，民事訴訟法第259 條、第260 條第1 項分別定有明文。所謂反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法有牽連關係者，乃指反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係兩者之間，或反訴標的之法律關係與本訴被告作為防禦方法所主張之法律關係兩者之間，有牽連關係而言，即舉凡本訴標的之法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與反訴標的之法律關係同一，或當事人兩造所主張之權利，由同一法律關係發生，或本訴標的之法律關係發生之原因，與反訴標的之法律關係發生之原因，其主要部分相同，均可認兩者間有牽連關係，有最高法院91年度臺上字第262 號判決意旨參照。
二、經查原告於民國99年6 月18日提起本件訴訟，請求確認兩造於90年7 月20日所簽署專利授權合約之授權關係存在，被告即反訴原告於訴訟繫屬中提起反訴，請求確認：⑴被告即反訴原告於民國94年10月23日、94年10月23日、94年11月2日
所簽署之3 份同意書（CONSENT BY INVENTOR ）之法律關係不存在，並請求確認⑵原告即反訴被告將被告即反訴原告所有之我國第108931號專利及美國第5753706 號專利，依據兩造於90年7 月20日專利授權合約第2 條約定再授權美商
Keryx Biopharmaceutical Inc.（下稱「Keryx 公司」）之權利不存在，核其當事人兩造所主張之權利，係由同一法律關係發生，反訴訴訟標的與本訴訴訟標的，及其防禦方法有相牽連關係，揆首揭規定，應予准許。
貳、實體部分：
一、原告起訴主張：
㈠緣原告為國內少數致力發展新藥研發之生技公司。被告為發明第108931號「防止腎臟病患腎功能衰退之醫藥組合物」，專利權期間自88年11月11日至106 年3 月30日止，及美國第5,753,706 號專利「治療腎衰退方法」（下稱「系爭專利」）之專利權人，系爭專利發明為以習知之檸檬酸鐵治療腎臟病患腎衰退，為一化合物之新用途專利。原告為研發新藥，於90年7 月20日與被告簽署專利授權合約（Patent LicenseAgreement ；下稱「系爭合約」），雙方同意針對系爭專利，由被告授予原告專屬授權，使原告取得於中國以外之全球各地製造、使用並銷售授權產品。除系爭合約規範之權利金外，雙方並另簽署付款合約（Payment Agreement ），約定原告並應於簽署系爭合約時支付被告美金350,000 元之簽約金，且依付款合約所定時程支付被告約定之金額。原告依約已支付美金350, 000元之簽約金予被告。原告取得被告之專屬授權後，為將系爭專利發展為可使人體服用之新藥產品（下稱「系爭新藥」），自簽署系爭合約後即投入資源進行多項製程升級與臨床試驗之開發，成功發明純化及大量生產檸檬酸鐵之製程及適合人體服用之藥用級（pharmaceutical-grade）檸檬酸鐵臨床用藥，並據以申請專利。目前該產品已進入第三期人體試驗階段，因尚未取得任一國家之藥品上市核准，故系爭新藥尚未開始銷售。
㈡美商Keryx Biopharmaceutical Inc.因對系爭新藥有興趣，於94年11月7 日自原告取得專屬授權，雙方合約授權範圍除包括系爭專利之再授權外，尚包括原告專利及其他相關專有知識及技術，並約定Keryx 公司於使用原告專利生產「臨床供應品」（Clinical Supplies ）以從事相關實驗時，原告具有獨家供應權，Keryx 公司需支付採購、製造成本7.5%
之價金予原告（下稱「Keryx 授權合約」）。
㈢系爭合約第2 條約定，原告須取得被告書面同意始得將系爭專利再授權，惟被告不得無理拒絕同意。第4D條約定，如被告進行再授權，只要符合第2 條約定且再授權合約須與系爭合約同時終止，被告得全權決定再授權之條款及再授權之對象。因被告表示，除非原告同意修改系爭合約條款，否則其拒絕同意原告再授權予Keryx 公司。原告為與Keryx 公司順利簽署授權合約，不得已同意被告之無理要求。原告於94年8 月25日同意修改系爭合約第4D、4H、4N條，並增加第4-1
條。依修改後之合約，原告倘再授權系爭專利，原告須支付被告之金額由原合約約定之再授權被授權人付給原告金額之7.5%提高到50% ，且原告須將其自再授權被授權人所收取之「進度付款」（Milestone Payment）33.4%付予被告。系爭合約修改後，被告於94年11月2 日出具同意書，原告方與
Keryx 公司簽署上述專屬授權合約。
㈣被告於99年3 月23日致函原告，指稱原告於97年3 月17 日
及97年11月14日與Keryx 公司分別簽署Amended and
Restated License Agreement及First Amendment to
Amended and Restated License Agreement，卻未事先取得被告書面同意，且原告未將Keryx 公司為向原告購買ferriccitrate （檸檬酸鐵）所支付之價金，依前揭約定支付50%
予被告，指稱原告違反系爭合約第2 條、第4D條、及第17條，要求原告如未依系爭合約第7B 條 於60日內改正違約行為，被告將終止系爭合約云云。原告於今年5 月20日覆函被告，否認有違反系爭合約第2 條及第4D條，因與Keryx 公司簽署專利授權合約之對象確為原告，並非原告百分之百持股之開曼群島子公司Panion & BF Biotech Inc.（下稱寶齡開曼公司），且因被告所指稱Keryx 公司所支付予原告之金額，係Keryx 公司為支付原告非銷售用途之臨床供應品之價金，並非Keryx 支付原告之權利金。惟承認有未經同意將專利授權轉讓寶齡開曼公司，並已遵循合約第17條約定於5 月20日改正違約行為。詎被告仍於5 月25日來函，未附任何理由表示單方終止系爭合約。被告並於同日致函原告再授權簽約對象Keryx 公司，表示其於94年11月2 日出具之再授權同意書應屬無效，要求Keryx 公司直接與其協商授權。
㈤被告上述行為已造成原告法律上地位之不安狀態，甚至直接侵害原告之私法上地位。依據民事訴訟法第247 條及最高法院52年台上字第1240號判例、42年台上字第1031號判例，原告就本件訴訟有即受判決之法律上利益，有權提起本件訴訟㈥被告提起反訴請求確認兩造於94年10月23日、94年10月23日、94日11月2 日所簽署之3 份同意書之法律關係不存在，以及原告將被告所有我國第108931號專利及美國第5753706 號專利，依據兩造於90年7 月20日專利授權合約第2 條約定再授權美國Keryx 公司之權利不存在，均不具有確認利益，於法顯屬無據。
㈦為此，提起本件確認之訴，請求確認原告與被告於90年7 月20日所簽署專利授權合約之授權關係存在。並對於被告所提起之反訴，聲明請求駁回被告之反訴。
二、被告則抗辯：
㈠被告86年間發現治療腎衰竭之新藥，97年起申請獲准包括台灣在內之世界各國專利權。被告於偶然機會認識原告前身寶齡富錦實驗室總經理江宗明，被告於90年決定授權原告，由其主持專利新藥之開發，授權範圍擴及大陸地區以外之全球。其後91年，因原告獲得被告專利之全球授權，經濟部乃撥付2000萬元補助原告開發新藥。兩造於91年所簽授權合約第7A條第4 款明訂，若原告於簽約1 年內無法開始第2 期及第3 期臨床試驗時，被告可立即終止合約。原告公司竟拖延至3 年半以後，始開始做第2 期臨床試驗，至於第3 期臨床試驗更嚴重拖延，直至9 年後才剛開始
㈡原告不但處理被告專利權辦理及維護之態度極不友善，其團隊更剽竊被告之新發現而將之據為己有，於94年擅自持以申請新專利權，有原告公司之團隊成員陳桂恒（Keith Chan）親簽文件可以為證。再者，除非被告一再要求，原告對新藥開發之進行狀況，從不主動報告，也不通知有關專利藥成份檸檬酸鐵（ferric citrate）之其他專利申請。於94年4 月間，在開曼群島（Cayman Islands）設立子公司，於94年6
月8 日，原告在未經知會被告下，擅自以美金42萬元之代價，將被告之專利授權全部轉讓予開曼寶齡公司。之後又將開曼寶齡公司之股份輾轉讓售，最終開曼寶齡之股份有78.38%落入另一家隱藏公司寶瑞康所有，其餘21.62%不詳。同年7
月在被告不知情下，隱瞞上開出賣專利專屬授權之事實，要求被告簽署系爭授權合約之修正條款，本次同意，僅係針對原告所稱94年擬由原告與Keryx 簽署之再授權合約；同年10月要求被告出具同意書同意原告與美國Keryx 公司簽訂再授權合約。同年11月未經被告同意，逕以開曼寶齡公司名義，與美國Keryx 簽訂再授權合約，因簽約而取得之金錢，均轉入開曼寶齡公司。更有甚者，95年間，原告再次剽竊被告與另一腎臟醫師江守山醫師之共同新發現，逕行申請專利，據為自有。97年開曼寶齡報告收入，因與Keryx 訴訟而獲得美金200 萬元；據Keryx 98年財務報告，簽約至今Keryx 公司已支付寶齡公司美金360 萬元，但原告財務報告中全無記載。
㈢原告提供Keryx 之產品，並非單純化學原料，而是以專利藥品ferric citrate為主成份加入賦形劑之成藥，雖尚未上市，仍屬被告專利權之保障範圍（參被告專利claim 第6 條）。因屬被告專利涵蓋範圍，因此原告始能爭取獲得7.5%之盈利，盈利中因系爭專利所生部分，等同權利金（royalty）
，依約原告應支付被告其中一半（50%） 。
㈣被告僅曾於94年同意由原告公司，而非由開曼寶齡公司再授權，原告於97年3 月17日、11月14日與Keryx 簽訂二次修正條款時，被告根本不知其事，遑論同意，故已不符上開4D條所定「只要符合第2 條約定」之要件，因此原告違反系爭授權合約第2 條。原告自行出售檸檬酸鐵予Keryx 公司，當然係被告專利權之實施利用行為，應支付權利金予被告。實際原告並未支付，已違反系爭授權合約第4D條文之約定。被告於99年3 月得知原告違約行為後，立刻對原告發出終止合約之通知。原告覆函雖稱已於接獲終止通知函60日內將系爭專利授權移轉回歸原告公司所有，並提出原證10之權利讓與合約為證，惟原證10究係何人、於何時所製作，均有未明，被告否認其真正，因此原告違反系爭授權合約第17條。被告在99年3 月23日委託律師發出終止通知書，明白表示終止兩造授權關係，兩造間授權合約已於99年5 月22日午夜12時終止。被告於99年6 月7 日再次去函原告，詳細解釋必須終止合約之理由，其中對違反第17條再三說明。但原告均不理會，卻辯稱被告無理由，與事實不符。
㈤因原告之欺瞞，致被告不知原告已將專利授權讓與開曼寶齡且以開曼寶齡與Keryx 簽約之事實，因此陷於錯誤而未即表示終止系爭授權合約。縱認被告99年3 月23日委託律師所發終止通知書未能發生終止之效力，被告亦另依民法第263 條、第258 條第1 項、第227 條第1 項、第256 條、第226 條等規定，以反訴狀繕本之送達，終止兩造系爭授權合約；且究其實際，係因遭原告詐欺，而保持沉默。若當時已知事實，則必採行動。於法律之價值判斷上，與因遭受詐欺而為意思表示，並無不同，自應為相同之處理，故得類推適用民法第92條第1 項之規定，撤銷被告未即終止合約之沉默所生法律效果，並以反訴狀繕本之送達，正式依系爭授權合約第7A條第4 款約定，終止授權合約關係。
㈥反訴部分之主張及理由：被告係於原告刻意隱瞞之詐欺行為下，簽署上開合約修正條款及同意書，爰依民法第92條第1
項前段之規定，以反訴狀繕本之送達，撤銷94年10月23日、94年10月23日、94年11月2 日所簽署之同意原告再授權美國Keryx 公司之3 份同意書，則前開3 份同意書之法律關係即屬不存在，原告依據90年7 月20日專利授權合約第2 條約定再授權美國Keryx 公司之權利自亦不存在。
㈦為此，請求駁回原告之訴。並依民事訴訟法第259 條之規定提起反訴，請求確認：⑴被告即反訴原告於民國94年10月23日、94年10月23日、94年11月2 日所簽署之3 份同意書（
CONSENT BY INVENTOR） 之法律關係不存在，並請求確認⑵原告即反訴被告將被告即反訴原告所有之我國第108931號專利及美國第5753706 號專利，依據兩造於90年7 月20日專利授權合約第2 條約定再授權美國Keryx 公司之權利不存在。三、兩造不爭執之事實（詳本院卷第8、155頁）：
㈠被告係我國專利證書號108931號「防止腎臟病患腎功能衰退之醫藥組合物」發明專利，及美國第5753706 號專利「治腎衰退方法」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人。
㈡兩造於民國90年7 月20日就系爭專利簽訂專利授權合約（下稱系爭專利授權合約），約定（詳本院卷第13頁）：
緣起：
緣，被授權人（即原告）欲取得授權專利之專屬授權，將其運用於開發及銷售供人使用之檸檬酸鐵（"Ferric citrate"）（以下稱「授權產品」）；
⒈授權
A.依照本合約之規定，授權人（即被告）在此將授權專利專屬授權予被授權人，使其有權於世界各地製造、使用及銷售含有授權專利發明之產品，但不包含中國大陸，且該商品僅供人類使用。
B.於本合約中，授權專利係指於1998年5 月19日取得之美國第5753706 號專利及於1999年11月11日取得之台灣第108931號專利。
⒉保留
被授權人必須取得授權人書面同意始得將系爭專利再授權，惟授權人不得無理拒絕同意。
⒊本合約自雙方簽署日起生效，並持續至雙方依本合約之約定終止合約為止。
⒋授權報酬
A.基於本合約之專利授權，被授權人同意支付授權人其因銷售授權產品之淨銷售額之7.5%為授權金，直到專利過期為止；當專利過期後，前述權利金比例應降低至2%，以支付授權人之專門技術與/ 或協助。
B.每年最低應繳權利金為5 萬美金，自授權商品首次商業銷售起算第一期權利金期間。
C.根據本合約之約定，針對授權商品之銷售，不論授權產品係使用一件專利、超過一項之申請專利範圍請求項（
Claim） 、或一項以上專利之多項申請專利範圍、或一個國家以上之多項專利之多項申請專利範圍，被授權人僅需支付一份權利金。
D.如被授權人進行再授權，只要符合第2 條約定且再授權合約與系爭合約一同終止，被授權人得全權決定再授權之條款及再授權之對象。被授權人就應依本合約約定就其自己銷售部分、及其對再授權被授權人銷售依相同之比例及相同定義之淨銷售額支付權利金予授權人。被授權人應申報權利金並接受查核，再授權權利金應與被授權人自己應繳之權利金一齊支付。
⒎終止：
除本合約他處約定之終止合約權利外，本合約尚得依下述約定終止：
A.立即終止權：
若被授權人發生下列情事，經授權人書面通知被授權人後，得立即終止本合約：
1.被授權人未取得或未能維持約定之一定數量及種類之產品責任保險；
2.被授權人提出破產申請、被宣告破產或無資力、為債權人利益移轉資產、或根據任何破產法分配資產、被授權人停止或解散其營業、或遭法院為被授權人或被授權人之營業指派清算人且清算人未於60日內完成清算。
3.授權商品開始銷售後，達二期或連續二期以上之權利金期間未能銷售授權商品；
4.被授權人未於本合約簽署日1 年內啟動建議計畫（階段二及階段三之臨床測試）。
B.於通知後終止本合約之權利：倘發生違反本合約情事，任一方當事人得以60日之事前致他方當事人書面通知終止本合約，如違約方未於60日內改正此等違約。
C.被授權人之合約終止權：被授權人有權於任何時候以60日之致授權人之事前通知終止本合約。
⒔審判地與爭議處理
A.本合約應以中華民國（台灣）法律為準據法。
B.本合約所有爭議應由中華民國（台灣）法院解決，雙方當事人合意前述法院之管轄權，同意以郵寄方式送達文件，並放棄對於審判權或管轄權之抗辯。
㈢兩造於94年8 月29日簽訂專利授權合約（第一次修正）（下稱系爭專利授權修正合約），約定（詳本院卷第18頁）：
⒈刪除原合約第4D條規定，並由下列之文字取代：
D.如被授權人進行再授權，只要符合第2 條約定且再授權合約與系爭合約一同終止，被授權人得全權決定再授權之條款及再授權之對象。在中華民國（台灣）境內，被授權人就應依本合約約定相同之比例及相同定義之淨銷售額，申報並支付權利金予授權人，且應接受查核。對於其他地區，被授權人應將其自再授權被授權人收取之權利金按50%-50% 之比例與授權人分享，除第4C,L及M 項之規定外，其他第四條之規定皆不適用。
⒉增加原合約第4H項末端之規定如下：
無論本合約中有無其他約定，被授權人根據本合約第4D項約定應將其再授權被授權人收取之權利金之50% 與授權人分享之義務，必須待該權利金已確實由被授權人自再授權被授權人收取者始發生。日後查核再授權被授權人之會計帳冊所支出之費用及花費，由授權人與被授權人平均分擔。
⒋於原合約第4條之後增加第4-1條之規定如下：
4-1 進度付款
由被授權人自再授權被授權人所取得之進度付款，應由被授權人與授權人依66.6% 與33.4% 之比例分配，但須符合下述： (i)在被授權人為檸檬酸針（PBF1681） 或任何含有PBF1681 為活性成分、或伴隨或與其他活性成分組合之藥品，向美國食品藥品管理局提出新藥申請前，授權人並無權利向被授權人收取任何進度付款；及 (ii) 被授權人應將其自再授權被授權人收取之進度付款分給授權人之義務，必須在該進度付款已確實由被授權人自再授權被授權人收取後始產生。
㈣兩造於90年7 月24日簽訂付款合約，約定原告同意於90年7
月20日或之前支付被告總數35萬元美金，倘原告向美國食品藥品管理局提出新藥之申請，原告應支付被告總數20萬元美金，於美國食品藥品管理局核可該新藥之申請後，原告應支付被告30萬元美金。此兩筆共50萬元美金之付款，得分五年由日後被告收取之權利金款項中扣除（詳本院卷第16頁）。原告並已支付被告35萬元美金（詳本院卷第3 頁背面）。
㈤原告所提出Keryx 公司之授權合約書，其上記載授權契約之授權人為Panion&BF Biotech, Inc. 公司，簽署人為
Michael Chiang，契約生效日為94年11月7 日，並約定（詳本院卷第28頁）：
5.1 權利金　基於授予被授權人（即Keryx 公司）之權利，被授權人應支付或使其再授權被授權人支付授權人（即原告公司）權利金，依其各自之淨銷售額計算：
針對每項如無本件授權即會侵害專利範圍請求項之產品之製造、使用或銷售，權利金為淨銷售額之6%。
7.7 組成物之臨床供應製造
(b) 自本合約生效日起至在美國取得新藥核可後3 年之期間（下稱「獨家供應期間」，被授權人（及其再授權被授權人）應僅得由授權人獨家供應臨床試驗品及組成物。為此等供應，被授權人應補償授權人生產及採購成本之15% 。
㈥Marlene Hsu 即被告之配偶於94年10月31日出具書面，聲明「既然我們經過1 年後並未執行第7A.4條，我們現在或未來就不會據以執行」（詳本院卷第217 頁）。被告並於94年11月2 日出具同意書，同意原告公司與keryx 公司簽署專利授權合約（詳本院卷第92、122 、200 頁）。
㈦依據原告所提出其於94年6 月8 日與英屬開曼群島寶齡富錦生技公司（下稱開曼寶齡公司）所簽訂之權利讓與合約書，並約定（詳本院卷第44頁）：
緣，透過2001年7 月20日之專利授權合約（下稱「專利授權合約」），許振興博士基於專利授權合約之條款及條件，將Hsu 授權專利專屬授權予授權人（即原告公司）；
緣，授權人基於Hsu 授權專利及其他智慧財產權，研發出與組成物（如下所定義）相關之專門技術；
緣，開曼寶齡公司係授權人全部持有之子公司；
緣，授權人欲轉讓及授與開曼寶齡公司所需且必要之權利，以讓開曼寶齡公司可進一步發展及商品化該產品及組成物；緣，開曼寶齡公司願接受該等權利授與並願意承受所有相關之義務；…：
第二條　轉讓。基於第5 條（報酬條款）所約定之報酬，授權人在此移轉及授權開曼寶齡其關於下列事項之權利、所有權與利益： (i)專利授權合約； (i)Hsu 授權專利； (iii)讓與人專利；以及 (iv) 讓與人專門技術（以上總稱「讓與權利」）開曼寶齡在此接受該等轉讓，並在此承受所有與所授與權利相關之授權人之義務。
㈧原告主張與開曼寶齡公司於2010年5 月20日簽訂讓與合約書，由「Jyh-Ming, Lin 」為原告公司簽名，由「Michael
Chiang」為開曼寶齡公司簽名，約定（詳本院卷第46頁）：緣，開曼寶齡公司欲將讓與權利移轉及轉回台灣寶齡公司，而台灣寶齡公司願受讓該等權利；……
第一條　基於第３條所約定之報酬，開曼寶齡公司謹移轉及轉讓予台灣寶齡公司讓與權利，亦即開曼寶齡公司就下述之權利、所有權、及利益：(i) 台灣寶齡公司與許振興博士於2001年7 月20日所簽訂之專利授權合約；(ii)Hsu 授權專利；(iii) 讓與人專利；(iv)讓與人專門技術。
㈨被告於99年3 月23日致函原告，指稱原告違反系爭合約第2
條、第4D條、及第17條規定，要求原告如未依系爭合約第7B條於60日內改正違約行為，否則，將終止系爭授權合約。復於99年5 月25日致函原告，表示系爭合約已於99年5 月23日終止。
四、本訴部分：
㈠兩造爭執概要：
⒈被告主張其終止兩造於90年7 月20日就系爭專利所簽訂專利授權合約之依據為，原告違反系爭專利授權合約第17條之約定，以及原告有不完全給付之債務不履行情事；原告所為不完全給付之具體事實有四：⑴依據系爭專利授權合約第7 條第A 項第4 款之約定，原告未能在簽約後1 年開始進行第2
階段及第3 階段之臨床實驗，被告即得終止系爭專利授權合約，亦即第3 階段之臨床實驗至遲應自簽約後第2 年開始進行，然原告卻拖延至第9 年才開始進行，使被告之專利權期限利益喪失過半；⑵原告在隱瞞被告之情況下，於94年6 月8 日與開曼寶齡公司簽訂權利讓與合約書，將系爭專利之專屬授權轉讓予開曼寶齡公司，⑶原告欺瞞被告取得同意書，再由開曼公司出面與keryx 公司簽約，⑷原告團隊有剽竊被告專利，關於「鈣化專利案」部分，原告以團隊成員Keith
Chan及Winston Town與江守山醫師為共同發明人申請專利，但江醫師則未在申請書上簽名，關於「腎結石專利案」，原告又以其團隊成員Keith Chan及Winston Town名義申請「
Pharmaceutical grade ferric organic compounds, uses
thereof and method of making same 」專利案（編號：
US2008/0 000000 ）（詳被證32，附於本院卷第220-234
頁），均為原告剽竊被告專利之證明；其中前開⑵同時構成兩造於90年7 月20日所簽訂系爭授權合約第17條之約定，被告自得終止系爭授權合約云云。
⒉原告則主張：⑴原告製作新藥時有許多事情要處理，並非故意拖延，而被告之妻Marlene Hsu 亦於94年10月31日出具記載「既然我們經過1 年後並未執行第7A.4條，我們現在或未來就不會據以執行」之書面予原告（詳原證16，附於本院卷第221-222 頁），且原告已於94年3 月17日向我國衛生署申請進行第2 期臨床試驗，我國衛生並於同年4 月12日核准進行第2 期臨床試驗，並於97年12月20日經我國衛生署核准第2 期臨床試驗結案；另於97年2 月26日向我國衛生署申請進行第3 期臨床試驗，於98年3 月30日經我國衛生署核准進行第3 期臨床試驗，（詳原證34、36、37、38，附於本院卷第21、24-26 頁），並無拖延之情事；⑵原告雖於94年6
月8 日未經被告同意將系爭專利之專屬授權讓予開曼寶齡公司，然依兩造於90年7 月20日所簽定授權合約書第7.A 之約定，原告有60日之改善期間，而被告於99年3 月23日發函告知原告於99年5 月22日午夜終止前改善，原告雖係於同年4
月5 或6 日收受，但已於同年5 月20日與開曼寶齡公司簽訂讓與合約，由開曼寶齡公司將系爭專利之專屬授權再讓與予原告日（詳原證10、5 、74、6 ，附於本院卷第45-49 頁、第32-35 頁，本院卷第4 頁，本院卷第48-49 頁），則被告自不得以原告違反系爭專利授權合約第17條之約定終止系爭專利授權合約；⑶美國Keryx 公司94年11月7 日之授權合約（詳原證4 ，附於本院卷第21-31 頁），確係由原告簽訂，並非由開曼寶齡公司簽訂；⑷被告系爭專利之發明為一化合物之新用途專利，僅涉及以習知之檸檬酸鐵化合物治療腎臟病患之高血磷症，至於如何開發適合病患服用之藥用級檸檬酸鐵、及藥用級檸檬酸鐵之組成物，並據以執行人體臨床試驗，且依上述化學製程開發及人體臨床試驗所得之資料與發現申請新專利等，則係原告獨立投入大量資源自行研發之成果，被告指稱原告剽竊，顯與事實不符等語。
㈡本院依職權調查認定之事實：
⒈經查原告主張被告之系爭專利原非登記予被告名下，而係登記於被告之妻Marlene Hsu 名下，迨至97月21日始登記於被告名下，以及被告之妻Marlene Hsu 亦於94年10月31日出具記載「既然我們經過1 年後並未執行第7A.4條，我們現在或未來就不會據以執行」之書面予原告之事實，已據提出再讓與合約及Marlene Hsu 親筆書寫文書各1 件為證（詳原證81、16，附於本院卷第59頁、本院卷第221 頁），自堪信為真實。
⒉次查原告於主張其於94年3 月17日向我國衛生署申請進行第2 期臨床試驗，經我國衛生於同年4 月12日核准，並於97年12月30日經我國衛生署核准結案；及於97年2 月26日向我國衛生署申請進行第3 期臨床試驗，於98年3 月30日經我國衛生署核准之事實，已據提出我國衛生署函4 件為證（詳原證34、36-37，附於本院卷第21、24-27），亦堪信為真實。⒊再查原告主張其於99年5 月20日與開曼寶齡公司簽訂讓與合約之事實，由開曼寶齡公司受讓系爭專利授權之事實，已據提出讓與合約書1 件為證，且與原告公司財務報表附註所記載「本公司於民國99年5 月以價款美金513 千元（折合新台幣16,412千元）購回前述原出售PBF Cayman及其後續投入研發之腎臟新藥1681專利權」相符（證原證11、48，附於本院卷第48-29 頁、本院卷第45頁），亦堪憑信。
⒋至於美國Keryx 公司於94年11月7 日所簽訂授權合約之相對人，本院審酌簽署該授權契約之代表人、原告公司之財務報表、原告於94年6 月8 日已將系爭專利專屬授權讓與開曼寶齡公司之事實，認係開曼寶齡公司（理由詳後述五、㈡所述）。
㈢本院之判斷：
⒈按兩造於90年7 月20日所簽訂之專利授權合約第7A.4. 條因約定：「若被授權人發生下列情事，經授權人書面通知被授權人後，得立即終止本合約：4.被授權人未於合約簽署日1
年內啟動建議計畫（階段2 及階段3 之臨床測試），且原告遲至94年3 月17日姶向我國衛生署申請進行第2 期臨床試驗；惟被告之妻Marlene Hsu 於94年10月31日出具記載「既然我們經過1 年後並未執行第7A.4條，我們現在或未來就不會據以執行」之書面予原告，且被告之妻Marlene Hsu 於94年10 月31 日出具前開書面時系爭專利尚登記在其名下，被告之妻Marlene Hsu 自有代表被告拋棄前開終止權行使之權限，則除非94年10月31日以後新發生未啟動建議計畫（階段2
及階段3 之臨床測試）之情事發生，否則，被告即不能再依系爭專利授權合約第7A.4. 條規定主張終止系爭授權合約。而原告之第2 期臨床試驗自94年4 月12日即經我國衛生署核准，並於97年12月30日經我國衛生署核准結案，期間原告並於97年2 月26日向我國衛生署申請進行第3 期臨床試驗，並據我國衛生署於98年3 月30日核准。則自94年10月31日以後系爭專利授權合約所約定應進行之啟動建議計畫（階段2 及階段3 之臨床測試）均在持續進行中，被告自不得據此主張終止系爭專利授權合約。
⒉次按「債權之讓與，依民法第297 條第1 項之規定，雖須經讓與人或受讓人通知債務人始生效力，但不以債務人之承諾為必要，而讓與之通知，為通知債權讓與事實之行為，原得以言詞或文書為之，不需何等之方式，故讓與人與受讓人間成立債權讓與契約時，債權即移轉於受讓人。」最高法院92年度台上字第1583號判決著有明文。經查原告於94年6 月8
日未經被告同意將系爭專利之專屬授權契約讓予開曼寶齡公司，固屬違反90年7 月20日所簽定授權合約第17條之約定，惟原告經被告通知限期於94年5 月22日前改正後，業於同年月20日與開曼寶齡公司簽訂讓與合約，已詳述如前，揆諸前揭最高法院判決要旨，系爭專利專屬授權於原告與開曼寶齡公司於94年5 月20日意思表示一致時，即已發生系爭專利專屬授權移轉予原告之效果。則原告既於被告所定94年5 月22日之期限屆滿前即已改正，被告即不得再據此主張終止系爭專利專屬授權合約。
⒊再按原告與開曼寶齡公司係屬不同之法人格，開曼寶齡公司未經被告授權即將系爭專利再授權予美國Keryx 公司，縱令造成被告之損害，原則上亦應由開曼寶齡公司對被告負損害賠償責任，除非被告能舉證證明原告與開曼寶齡公司共同以此侵害被告之權益。經查被告原係抗辯原告藉由開曼寶齡公司與美國Keryx 公司簽訂授權契約，藉以規避兩造於94年8
月29日所簽訂專利授權合約（第一次修正）所約定之原告支付權利金義務，嗣被告於本院100 年4 月15日審理時捨棄此項主張（詳本院卷第290 頁），則被告就原告係藉由開曼寶齡公司與美國Keryx 公司簽訂授權合約之方式損害原告權益之事實，顯未盡舉證責任，自難因開曼寶齡公司與美國
Keryx 公司簽訂授權合約，即認係屬不完全給付。
⒋末查被告就其主張原告剽竊其專利之事實並未具體陳明，經本院於100 年1 月12日諭知具體陳述原告申請之申請案（詳本院卷第290 頁），惟被告就其主張「鈣化專利案」部分並未陳明原告申請之專利案，僅提出江守山醫師拒絕簽專利申請書之文件（詳被證30，附於本院卷第213 頁），則依被告所提出之證據，尚不能證明原告有侵害其「鈣化專利案」之情事。又被告主張原告侵害其「腎結石專利案」，固提出原告以其團隊成員Keith Chan及Winston Town名義申請「Pharmaceutical grade ferric organic compounds, uses
thereof and method of making same 」專利案為證（編號：US2 008/0 000000）（詳被證32，附於本院卷第220-234 頁），然僅以專利有記載治療腎結石之作用為其論據（詳本院卷第118 頁），惟發明係較先前技術更具有進步性即可取得專利，並非以發明之各構成要件均為新之技術特徵為必要，則被告僅以原告申請之專利有記載治療腎結石之作用即認係侵害其「腎結石專利案」，其舉證責任亦有未盡。則被告主張原告剽竊其專利云云，尚難採信。
⒌綜上所述，系爭專利授權契約並無被告所主張得終止契約之事由存在，則被告據以主張終止系爭專利授權合約，自不生合法終止之效力。
㈣末按「法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此危險得以對於被告之確認判決除去之者，即得依民事訴訟法第247 條之規定提起確認之訴，兩造系爭之債權金額，既為構成法律關係之重要內容，如不訴請確認，則上訴人主張之權利是否存在，無法明確，且其聲請拍賣抵押物之裁定，亦將無法執行，不得謂上訴人在私法上之地位無受侵害之危險。揆之首開說明，上訴人提起本件確認之訴以排除此項危險，即與上開法條之規定並無不合。」最高法院52年台上字第1922號判決著有明文。經查被告主張兩造於90年7 月20日簽署之專利授權合約已因原告違約而經其終止，原告則主張被告並無終止系爭專利授權合約之權限，兩造對於系爭專利授權合約關係是否存在即有不明確，且此一危險得以確認判決除去，則原告請求確認系爭專利授權合約之授權關係存在，自屬有據，應予准許。
五、反訴部分：
㈠兩造爭執概要：
⒈反訴原告主張：美國Keryx 公司就系爭專利授權所簽訂於94年11月17日生效之授權合約，係與開曼寶齡公司所締結，而非與反訴被告即台灣寶齡公司所締結；然反訴被告卻隱瞞此一交易上之重要事實，於94年10月23日、同年月23日、同年11月2 日騙取反訴原告簽署3 份同意書（詳被證8） ，使反訴被告交付由開曼寶齡公司出示予美國Keryx 公司，再由開曼寶齡公司與美國Keryx 公司簽署再授權合約書，而上開3
份同意書係出具予反訴被告台灣寶齡公司，並非出具予開曼寶齡公司，如反訴原告知悉與美國Keryx 公司簽約者係開曼寶齡公司，絕無可能簽署前開3 份同意書，質言之，反訴原告係於反訴被告刻意隱瞞之詐欺行為下簽署上開同意書，反訴原告自得依據民法第92條第1 項前段規定，以99年9 月6
日反訴狀繕本之送達為撤銷94年所簽署3 份同意書之意思表示，則前開3 份同意書之法律關係自屬不存在；原告即反訴被告將被告即反訴原告所有之我國第108931號專利及美國第5753706 號專利，依據兩造於90年7 月20日專利授權合約第2 條約定再授權美國Keryx 公司之權利亦不存在云云。
⒉反訴被告則抗辯：美國Keryx 公司於94年11月7 日所簽署授權合約書之對象為反訴被告，並非開曼寶齡公司，蓋系爭專利之專屬被授權人為反訴被告，並非開曼寶齡公司，則美國Keryx 公司簽約之對象為反訴被告，而非開曼寶齡公司；又由Keryx 公司之美國訴訟文件亦可知，美國Keryx 公司授權合約之授權人為原告，此從美國Keryx 公司於美國訴訟時表示，其對造被告寶齡公司為依據台灣法設立之公司，可見反訴被告為Keryx 公司授權合約之授權人云云，並提出Keryx
公司向美國法院提出之書狀節本暨中文節譯本1 件為證（詳本院卷第212-214 頁）。
㈡本院查：
⒈反訴原告主張其於94年10月23日、同年月23日、同年11月2
日簽署3 份同意書，記載「Based on the faxed portion
from Panion of the proposed agreement between Panionand Keryx with respect to milestone payments and
royalty rate, the Inventor gives consent Panion to
enter licensing agreement with Keryx.」、「Panion isdesirous to grant Keryx Boipharmaceuticals, Inc
(Keryx) of New York the right to further develop
and commercialize the Hsu Patent. The inventor
hereby gives consent to Panion to enter licensing
agreement with Keryx. 」等語（有同意書3 件足憑，附於本院卷第125-127 頁），係出具予反訴被告，而非出具於開曼寶齡公司之事實，已據兩造所不爭執，自堪信為真實。
⒉美國Keryx 公司於94年11月7 日所簽訂授權合約書之相對人為「寶齡富錦生技股份有限公司」，但反訴被告與開曼寶齡公司之英文名稱均為「Panion & BF Biotech Inc., Cayman」，中譯名稱亦均相同，有台灣寶齡公司與開曼寶齡公司所簽定之讓與合約書1 件在卷足憑（詳本院卷第48-49 頁），則僅憑美國Keyrx 公司於94年11月7 日所簽訂之授權合約書上相對人之記載，尚無法辨識與其簽訂之相對人究為反訴被告或開曼寶齡公司。惟前開美國Keryx 公司所簽署授權合約書之相對人欄上有法定代理人之記載，依其上之記載寶齡富錦生技股份有限公司之法定之理人為「Michael Chiang」（即江宗明，詳本院卷第31頁反面），再觀諸台灣寶齡公司與開曼寶齡公司於99年5 月20日所簽訂讓與合約書之記載，法定代理人分別為「Jyn-Ming, Lin 」（即林智明）與「Michael Chiang」（江宗明），堪信前開與keryx 公司之授權合約係由江宗明代表開曼寶齡公司與之簽訂，而非由反訴被告與美國Keryx 公司簽訂。
⒊次查反訴被告及其子公司97年及96年12月31日之合併財務報表（內附會計師查核報告）之記載：「合併子公司-PBF
Cayman民國97年度控告Keryx Biopharmaceticals Inc.侵害合併子公司-PBF Cayman 之權利，此項訴訟經庭外和解取得賠償USD2,000千元（折合新台幣約62,468千元），列入什項收入。」（詳本院卷第152 頁）就反訴被告公司之財務報表而觀，係經會計師查核簽證，且美國Keryx 公司給付之金額龐大，則美國Keryx 公司簽約之對象為開曼寶齡公司，否則，斷無給付高達新台幣6246萬8000元之鉅額款項予開曼寶齡公司之理。
⒋再查反訴被告於94年6 月8 日將系爭專利專屬授權轉讓予開曼寶齡公司，有權利讓與合約書1 件在卷足憑（詳本院卷第45-47 頁）。而美國Keryx 公司於94年11月7 日簽署前揭授權契約時，反訴被告已將系爭專利專屬授權讓與開曼寶齡公司，衡諸常情，亦無再由反訴被告與美國Keyrx 公司簽訂授權契約之理。
⒌反訴被告雖主張：美國Keryx 公司提出之美國訴訟文件可以證明係其與反訴被告簽訂授權契約云云。惟查反訴被告所提出之美國訴訟文件僅為節錄，且為美國Keyrx 公司片面之主張，已不得據此認定反訴被告為簽約對象，況美國Keyrx 公司嗣後亦係將和解金額匯給開曼寶齡公司，而非匯給反訴被告，其匯款行為亦與美國訴訟文書記載之內容矛盾，自無從證明前開授權合約係反訴被告與美國Keryx 公司所簽定。
⒍綜上所述，反訴原告係出具前開3 份同意書予反訴被告，且觀諸同意書之記載，反訴被告曾將其擬與美國Keryx 公司簽訂之協議書傳真予反訴原告，反訴原告之前開3 份同意書係針對反訴被告傳真之協議書表示同意，文義記載甚明。惟反訴被告取得前開3 份同意書後，並未與美國Keryx 公司簽訂授權契約，而係由開曼寶齡公司於94年11月7 日與美國
Keryx 公司簽訂授權合約書。
㈢按「確認之訴非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益。」最高法院52年度台上字第1240號判例著有明文。經查：
⒈反訴被告與開曼寶齡公司係屬不同之法人，各有法人格，另觀諸反訴被告及其子公司97年及96年12月31日之合併財務報表（內附會計師查核報告）記載：「PBF Cayman民國96年10月辦理現金增資美金1,349 千元，本公司未增加投資，致持股比例由94.73%降為85.50%。本公司又於97年4 月10日因組織重組將持有PBF Cayman股票全部出售予寶瑞康公司。截至民國97年12月31日止本公司對PBF Cayman之間接持股比例為78.38%」等語（詳本院卷第148 頁），可見兩者之財務報表雖高度關聯，然仍各有其獨立性，開曼寶齡公司之行為並非等同於反訴被告之行為。是開曼寶齡公司自不因反訴被告取得反訴原告之授權，即可在未得反訴原告授權之情形下即將系爭專利再授權予美國Keryx 公司；反訴被告於取得反訴原告授權後如未再授權予美國Keryx 公司，並不會因嗣後未與美國Keryx 公司簽訂授權契約，即可認定對反訴原告構成詐欺，又開曼寶齡公司之行為與反訴被告之行為於法律上既屬個別獨立，自不能因開曼寶齡公司與美國Keryx 公司簽訂授權合約，即可認定反訴被告構成詐欺，則反訴原告依據民法第92條第1 項之規定撤銷前開3 份同意書之意思表示，於法無據，不應准許。
⒉次查反訴被告既未於94年11月7 日與美國Keryx 公司簽訂授權契約，則前開3 份同意書之法律關係是否存在，對於反訴被告與美國Keryx 公司間之授權法律關係，或開曼寶齡公司與美國Keryx 公司間之授權法律關係，均不生影響，是於反訴被告未於94年11月7 日與美國Keryx 公司簽訂授權合約之情形下，反訴被告或開曼寶齡公司與美國Keryx 公司間就系爭專利授權關係爭執之危險，並無法藉由確認前開3 份同意書之法律關係是否存在而除去。則反訴原告請求確認前開3
份同意書之法律關係不存在，欠缺即受確認判決之法律上利益，為無理由，不應准許。
㈣末查兩造於90年7月20日專利授權合約第2條約定：「被授權人必須取得授權人書面同意始得將系爭專利再授權，惟授權人不得無理拒絕同意。」有專利授權合約書1 件在卷足憑（詳本院卷第11-16 頁），而本院既認兩造間於97年7 月20日所簽訂專利授權之法律關係存在，已詳述如前，則反訴被告雖須取得反訴原告之同意始得再授權，但因反訴原告亦不得無理拒絕同意，苟非反訴原告有拒絕同意之合理事由，反訴被告實質上仍享有再授權之權利，而非完全無再授權之權利。因此，反訴原告請求確認反訴被告就系爭專利依據兩造於90年7 月20日專利授權合約第2 條約定再授權美國Keryx
公司之權利不存在，顯屬無據，亦不應准許。
六、從而，原告提起本件確認之訴，請求確認兩造於90年7 月20日所簽立專利授權合約之授權關係存在，為有理由，應予准許。反訴原告提起確認之訴，請求確認：⑴被告即反訴原告於民國94年10月23日、94年10月23日、94年11月2 日所簽署之3 份同意書（CONSENT BY INVENTOR ）之法律關係不存在，並請求確認⑵原告即反訴被告將被告即反訴原告所有之我國第108931號專利及美國第5753706 號專利，依據兩造於90年7 月20日專利授權合約第2 條約定再授權美國Keryx 公司之權利不存在，為無理由，應予駁回。
七、結論：原告之訴為有理由，反訴原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　100　 年　　11　　月　　30　　日智慧財產法院第一庭
法　官　何君豪
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　100　 年　　11　　月　　30　　日書記官　張君豪