智慧財產及商業法院99年度民著上更(一)字第6號

• 裁判案由: 侵害著作權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 102 年 03 月 14 日
• 法官: 汪漢卿、陳容正、蔡惠如
• 法定代理人: 北川和夫、楊進雄
• 上訴人: 日商蘿絲歐尼爾丘比國際股份有限公司法人
• 被上訴人: 元寧貿易有限公司法人

智慧財產法院民事判決
99年度民著上更(一)字第6號上 訴 人　 日商蘿絲歐尼爾丘比國際股份有限公司
法定代理人　 北川和夫
訴訟代理人　 徐宏昇律師
李紀穎律師
被上訴人 　 元寧貿易有限公司
兼法定代理人　楊進雄
共 同
訴訟代理人　 楊祺雄律師
余惠如律師
上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國97年6 月27日臺灣高雄地方法院96年度智字第1 號第一審判決提起上訴，經最高法院發回更審，本院於102 年2 月7 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴，及該部分假執行之聲請，暨訴訟費用之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人元寧貿易有限公司應給付上訴人日幣肆佰陸拾萬元及新臺幣叁拾萬元，其中日幣肆佰陸拾萬元部分自民國九十四年十月五日起，新臺幣叁拾萬元部分自民國九十七年五月二十三日起，均至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。
其餘上訴駁回。
第一、二審（除確定部分外）及發回前第三審訴訟費用由被上訴人元寧貿易有限公司負擔二分之一，餘由上訴人負擔。
本判決第二項，於上訴人以新臺幣伍拾肆萬貳仟伍佰貳拾元為被上訴人元寧貿易有限公司供擔保後，得假執行。但被上訴人元寧貿易有限公司如於假執行程序實施前以新臺幣壹佰陸拾貳萬柒仟伍佰陸拾元為上訴人預供擔保，得免為假執行。
其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
一、程序事項：
㈠本件乃涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權：
⒈按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之一方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院須以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度臺再字第22號民事判決參照）。又涉外民事法律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院83年度臺上字第1179號民事判決參照）。
⒉我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，無論是民國100 年5 月26日修正施行前、後之涉外民事法律適用法均無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。
⒊本件涉訟之當事人，上訴人為依日本法律設立之法人，其營業處所在日本；被上訴人元寧貿易有限公司（下稱被上訴人公司）依我國法律設立之法人，被上訴人楊進雄為中華民國人民，其營業處所及住所均在我國。另本件依上訴人所起訴之事實，係主張被上訴人於我國有違反「License Agreement 」（下稱系爭授權契約，原審94年度智字第20號卷《原審卷第1 冊》第34至42頁之原證7 。中譯文見原審卷第1 冊第115 至124 頁，兩造對此譯文並不爭執，本院卷第2 冊第160 頁）、侵害上訴人之著作權、不當得利等行為，應負給付權利金及律師費、移轉註冊商標、取消網域名稱、損害賠償、返還不當得利、與停止一定行為等責任。是以本件就人的部分具有涉外案件所需具備之最基本要素（即涉外因素），本件所涉及者，核其性質屬於契約、著作權、不當得利民事事件，且上訴人業已證明客觀上損害事實之發生及該事實發生地點均發生於我國，亦即本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬關於由契約、不當得利及侵權行為而生之債，故本件為涉外民事事件，且我國法院對之有國際裁判管轄權。而依著作權法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事訴訟事件，為本院管轄案件（智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條規定參照），故本院得就本案為審理，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。
㈡準據法之選定：
⒈本件涉外民事事件發生於100 年5 月26日涉外民事法律適用法修正施行前，依修正後該法第62條本文規定，應適用修正施行前之該法，定其準據法。
⒉按法律行為發生債之關係者，其成立要件及效力，依當事人意思定其應適用之法律，修正前涉外民事法律適用法第6 條第1 項定有明文。關於系爭授權契約之效力、成立要件、履行及執行，依系爭授權契約第10條第1 項前段約定（原審卷第1 冊第41-1、123 頁），應依日本之法律。
⒊次按（第1 項）關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之；（第2 項）侵權行為之損害賠償及其他處分之請求，以中華民國法律認許者為限，修正前涉外民事法律適用法第9 條定有明文。故關於涉外侵權行為之準據法，應累積適用「侵權行為地」及「法庭地法」。查上訴人所主張被上訴人之侵害著作權行為，而提起本件訴訟，就此法律關係之性質，無論是我國或國際著作權法制，均認屬與著作權相關之侵權法律關係。而上訴人主張本件侵權行為係發生在我國境內，且上訴人所為損害賠償、停止一定行為等請求，亦為我國著作權法所認許。是以依前揭規定，本件有關著作權事件之準據法，應依中華民國之法律。
⒋復按關於無因管理、不當得利或其他法律事實而生之債，依事實發生地法，修正前涉外民事法律適用法第8 條定有明文。本件涉及不當得利之法律關係部分，因本案事實發生地在我國，故應依中華民國法律之規定。
⒌兩造對本件準據法之適用，復未作何爭執（原審96年度智字第1 號民事卷⑷《原審卷第5 冊》第79頁，本院卷第2
冊第161 頁，本院卷第3 冊第83至84頁），本院即本此而為審判。
㈢上訴聲明第3 項原為：「被上訴人公司及被上訴人楊進雄應連帶給付上訴人新臺幣500,000 元正及自起訴狀送達次日起至清償日止依年利率5%計算之利息。」（本院卷第1 冊第100 頁）。上訴人嗣於101 年3 月2 日準備程序撤回之，經被上訴人同意（本院卷第3 冊第187 至188 頁，本院卷第4 冊第8 、50、68頁），依民事訴訟法第459 條第1 項本文規定，自應准許。
㈣上訴聲明第3 項、第4 項：
⒈有關上訴聲明第3 項請求光碟影像部分：
⑴起訴狀附表三（原審卷第1 冊第15至16頁）為黑白縮圖，上訴人主張為其於91年12月17日寄送予被上訴人之4
片光碟圖檔，雖曾於96年10月19日民事陳報狀增加92年7 月2 日、93年1 月23日所寄送之1 片、3 片光碟（原審96年度智字第1 號民事卷⑶《原審卷第4 冊》第18至61頁），但於97年1 月21日具狀表明捨棄，並請求如本判決附表三所示91年12月17日4 片光碟之彩色光碟影像（原審卷第4 冊第212 、218 至244 頁。下稱「彩色光碟影像」），經上訴人於同年月23日當庭確認（原審卷第4 冊第250 至251 頁），被上訴人雖同意上述撤回部分（同卷第251 頁），惟當庭提出答辯㈧狀，表示不同意上訴人追加本判決附表三之彩色光碟影像（同卷第100 、254 至261 頁）。
⑵雖原審仍以起訴狀附表三為判決（見原判決第3 頁第1
至3 行），惟上訴人97年8 月18日補正上訴理由狀記載上訴聲明第4 項：「被上訴人應停止重製或散布儲存於上訴人所交付之光碟片之影像（如附表一所示）。」（前審卷第1 冊第9 頁），所稱「附表一」（前審卷第1
冊第25至51頁），即本判決附表三所示之光碟彩色影像，並經前審據以判決（見前審判決第4 頁第1 至2 行）。是上訴人於本院審理時，於101 年2 月2 日辯論意旨狀即載明上訴聲明第4 項（後為第3 項）及本判決附表三之彩色光碟影像（本院卷第3 冊第1 、23至49頁），被上訴人於同年月3 日收受繕本（本院卷第5 冊第106
頁）。
⒉有關上訴聲明第4 項請求移轉商標部分：
⑴起訴狀附表四之商標共7 件，附表五由訴外人000000申請之商標共29件（原審卷第1 冊第17至19頁），嗣上訴人於97年1 月21日具狀請求該書狀之附表四所示之商標共19件（即本判決附表四，原審卷第4 冊第217 、245
至247 頁）。
⑵雖原審仍以起訴狀附表四為判決（見原判決第3 頁第3
至4 行），惟上訴人97年8 月18日補正上訴理由狀記載上訴聲明第5 項：「被上訴人應移轉登記其在經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）所註冊如附表二所列示之商標。」（前審卷第1 冊第9 頁），所稱「附表二」（前審卷第1 冊第52至54頁）共19件商標（即本判決附表四），包含起訴狀附表四之7 件商標、及嗣後000000將起訴狀附表五之29件商標中移轉被上訴人公司之12件商標，經前審據以判決（見前審判決第4 頁第3 至4 行）。是上訴人於本院審理時，於101 年2 月2 日辯論意旨狀即載明上訴聲明第5 項（後為第4 項）及附表二之商標19件（即本判決附表四，本院卷第3 冊第1 、50至51頁），被上訴人於同年月3 日收受繕本（本院卷第5 冊第106 頁）。
⒊其後上訴人於101 年5 月24日、7 月23日、10月4 日，均表明上訴聲明如同年2 月2 日辯論意旨狀所載，並敘明原第3 項撤回，第8 項更正（本院卷第4 冊第9 、50、68頁）。被上訴人迄至同年11月20日始表示不同意上訴聲明第3 項之變更（本院卷第4 冊第90頁），於同年12月1 日再具狀表示不同意上訴人變更上訴聲明第3 、4 項（同卷第99至103 頁），於同年12月25日重申不同意上訴人變更上訴聲明第3 、4 項（同卷第214 至215 頁）。惟上訴人早於前審即表明請求光碟影像部分如本判決附表三所示，請求移轉商標部分如本判決附表四所示，復經前審本於兩造攻防後為判決，應認上訴人此2 部分上訴聲明之變動業經前審准許，是本院當庭曉諭准予此部分追加、擴張，並命被上訴人就追加、擴張後之上訴聲明為防禦（同卷第215
頁之準備程序筆錄）。
㈤上訴聲明第8 項原為：「第2 、3 及7 項之聲明，請准上訴人提供擔保後假執行。」（本院卷第1 冊第100 頁反面）。嗣於101 年5 月24日言詞辯論程序更正為「第2 及7 項之聲明，請准上訴人提供擔保後假執行。」（本院卷第4 冊第8
頁），依民事訴訟法第446 條第1 項但書、第255 條第1 項第3 款規定，自應准許。
㈥上訴人為依日本法律設立之外國法人，未依中華民國法律經經濟部認許，並指定我國境內之訴訟及非訟代理人（本院卷第4 冊第66頁之上訴人書狀），故以北川和夫為其法定代理人。
二、兩造之聲明及陳述如下：
㈠上訴人起訴主張：上訴人擁有Kewpie衍生著作之著作權（作者北川和夫之專屬被授權人）。上訴人與被上訴人公司於92年6 月1 日簽訂系爭授權契約，由上訴人授權Kewpie衍生著作權予被上訴人公司，上訴人依約提供被上訴人公司Kewpie衍生著作之電子檔光碟、各種供授權業務使用之報表及文件，嗣北川和夫與被上訴人公司於同年7 月5 日簽訂商標授權契約（下稱系爭商標授權契約）。詎被上訴人公司自93年1
月起即拒付權利金及其他費用，並有多項違反系爭授權契約之事實。上訴人發函催告被上訴人公司應於10日內改善其行為，卻未改善，上訴人乃於同年8 月30日發函終止系爭授權契約，則被上訴人公司已無權使用任何Kewpie衍生著作，及其他根據系爭授權契約所授權之智慧財產權，更不得販賣使用或附有Kewpie衍生著作智慧財產權之商品，且不得再授權予第三人使用或以其他方式利用上述智慧財產權。惟被上訴人公司利用上訴人提供之Kewpie衍生著作相關圖檔，以及自上訴人取得之授權商業模式，繼續製造、販賣商品，並授權他人製造、販賣，且於被上訴人公司網站「www.kewpie-love.com.tw」仍展示Kewpie衍生著作及其他Kewpie影像，而被上訴人楊進雄為被上訴人公司之負責人。因此，上訴人自得依系爭授權契約第10條第1 項前段、第5 條第5 項、第9 條第4 項、第8 條第2 項、第7 條第2 項、第9 條第6 項約定、日本民法第416 條、第541 條、第414 條、第415 條、第416 條、以及我國民法第179 條、第181 條、第184 條第1
項後段、著作權法第88條第1 項、第84條與公司法第23條第2 項等規定，請求被上訴人負給付權利金及律師費、移轉註冊商標、取消網域名稱、損害賠償、返還不當得利、及停止一定行為等責任。求為命：⒈被上訴人應連帶給付上訴人日幣3,000,000 元及自94年1 月1 日起至清償日止依年利率5%計算之利息。⒉被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣500,000
元及自起訴狀送達次日起至清償日止依年利率5%計算之利息。⒊被上訴人應停止重製或散布儲存於上訴人所交付之光碟片之影像（如起訴狀附表三所示，原審卷第1 冊第15、16頁）。⒋被上訴人公司應移轉登記其在智慧財產局所註冊之如起訴狀附表四所列示（原審卷第1 冊第17頁）之商標予上訴人。⒌被上訴人公司應以書面向財團法人臺灣網路資訊中心（下稱臺灣網路資訊中心）聲明取消其註冊之kewpie-love.com.tw網域名稱。⒍被上訴人公司應給付上訴人日幣2,466,240 元及新臺幣300,000 元，自起訴狀送達之次日起至清償日止依年利率5%計算之利息。並陳明第1 、2 及6 項聲明，請准上訴人提供擔保後假執行。
㈡被上訴人則以：系爭授權契約係以Rose O'Neill（蘿絲歐尼爾）所創作之Kewpie衍生著作之智慧財產權為授權客體，而該Kewpie衍生著作在我國係屬不受保護之外國人著作，屬公共財。又依日本學界通說，契約內容之一般有效要件為「確定性」、「實現可能性」、「適法性」及「社會妥當性」等四要件，欠缺前開有效性要件之契約，屬無效之契約，依日本法，系爭授權契約不具實現可能性，應屬無效。另上訴人誆稱其擁有蘿絲歐尼爾之Kewpie衍生著作授權，被上訴人因錯誤始與上訴人簽訂系爭授權契約，依日本民法第95條規定，系爭授權契約因違反契約一般要件而無效。再上訴人繪本內容之Kewpie娃娃完全抄襲自蘿絲歐尼爾之原始創作，不具原創性，並無衍生著作權可言，自不得依著作權法請求損害賠償或排除侵害等語，資為抗辯。
㈢原審判決上訴人敗訴，上訴人提起上訴，聲明：⒈原判決廢棄。⒉被上訴人應連帶給付上訴人日幣3,000,000 元，及自94年1 月1 日起至清償日止依年利率5%計算之利息。⒊被上訴人應停止重製或散布儲存於上訴人所交付之光碟片之影像（如本判決附表三《下稱附表三》所示）。⒋被上訴人公司應移轉登記其在智慧財產局所註冊如本判決附表四《下稱附表四》所示之商標予上訴人。⒌被上訴人公司應以書面向臺灣網路資訊中心聲明取消其註冊之kewpie-love.com.tw網域名稱。⒍被上訴人公司應給付上訴人日幣2,466,240 元及新臺幣300,000 元，及自起訴狀送達之次日起至清償日止依年利率5%計算之利息。⒎第2 及6 項之聲明，請准上訴人供擔保宣告假執行（上訴人原起訴請求被上訴人連帶給付新臺幣300,000 元本息部分，因上訴人撤回此部分上訴聲明而告確定，如前第一㈢項所述）。並主張：
⒈上訴人擁有如附表五（即原證78，原審卷第4 冊第164 至167 頁）所示之Kewpie衍生著作於我國之著作財產權：
蘿絲歐尼爾所創作之Kewpie角色漫畫，僅有簡單的線條與色彩（僅以紅色與黑色線條表現），反觀北川和夫之Kewpie衍生著作，雖然以蘿絲歐尼爾的Kewpie角色為本，但已依其個人創意加以改作，兩者在畫作型態、風格、訴求重點、使用色彩上，均有顯著的差異，已增加新的元素，並具有獨創性，受我國著作權法保護。因北川和夫將著作權轉讓於上訴人，故上訴人擁有Kewpie衍生著作權。
⒉系爭授權契約有效：
⑴系爭授權契約因給付標的客觀存在而有效：
依系爭授權契約第2 條約定，被授權人即被上訴人公司可在臺灣地區製造及散布「本產品」的權利。而所謂「本產品」，是指任何含有「本角色」的商品、廣告素材及包裝（第1 條第5 款）。至於「本角色」則是指「Kewpie」（第1 條第1 款）。被上訴人公司所取得的，乃是在上訴人指導下，製造及散布含有Kewpie的產品的專屬權利，並可再授權，並不得製造、散布非上訴人來源的Kewpie相關產品。此種繼續性、互動性的合作關係，上訴人稱之為「關於Kewpie角色整體經營模式之授權」。而上訴人公司授權後，所收取者為權利金，明顯少於直接銷售物品所賺取之利潤，故系爭授權契約，並無任何不公平之處。
⑵被上訴人公司未因被詐欺而與上訴人簽訂系爭授權契約：
被上訴人公司於雙方契約磋商之際，已明知蘿絲．歐尼爾之著作已無著作權保護，現在的圖稿皆是北川先生臨摹舊圖稿而來，經協商後，上訴人同意就被上訴人可能使用之商標圖形，（以北川和夫先生之名義）在臺灣註冊，並授權被上訴人公司使用（原證17），證明上訴人從無詐欺被上訴人之行為。而被上訴人並未證明其遭受銘宇公司及松鑫公司欺騙、以及上訴人詐稱取得蘿絲歐尼爾著作權等抗辯。至東京高等法院平成11年第6345號判決（原證21），與本件雙方之合作內容、本件所爭執的Kewpie衍生著作均無關係。且雙方於締約前至少5 次之多的契約磋商（原證19），期間長達半年，該等契約磋商所討論之事項，每一契約條款內容皆經雙方詳加討論，上訴人實無任何詐騙之舉動。
⒊上訴人已終止系爭授權契約：
被上訴人公司違約行為，上訴人委託律師發函（系爭授權契約第9 條第2 項），但被上訴人公司並未於限期內改正，上訴人乃於93年8 月30日委託律師發函終止（原證10），於函達被上訴人後（原證11）而終止。又北川和夫於同年11月17日，委託律師發函依系爭商標授權契約第6 條約定終止（原證12）。
⒋上訴人得請求被上訴人連帶給付日幣3,000,000 元（即上訴聲明第2 項）：
⑴被上訴人公司於系爭授權契約終止後，未將新設計之Kewpie相關產品送請上訴人許可，即擅自生產並使用於商店及餐廳中廣告、販賣推廣（原證32至66、16、68、15、財團法人00000000000000《下稱00000000000000》價值理算研究報告書中YAHOO 奇摩拍賣網頁），且續行使用Kewpie影像、商標圖形（原證32至45、47至65、15、16、68、00000000000000價值理算研究報告書中YAHOO
奇摩拍賣網頁），故被上訴人違反系爭授權契約約定。⑵被上訴人構成我國民法第179 條之不當得利、及民法第184 條第1 項後段侵權行為：
被上訴人公司於授權契約終止後，仍繼續利用他人智慧財產權，包括著作權以及其他依授權契約取得之權利，製造、販賣上訴人所核可之產品，並未支付任何權利金，獲有利益，並直接造成上訴人權利金之損害，構成不當得利。此外，被上訴人無權使用Kewpie相關智慧財產權之行為，已侵害上訴人之著作權，更構成侵權行為。⑶被上訴人公司並未依契約申報並支付93、94年之權利金，該積欠權利金部分及製造、販賣未經核可產品所產生之違約金，為契約終止前已成立之給付義務（系爭授權契約第9 條第4 項）；另該部分積欠權利金，及契約終止後繼續製造、販賣經核可商品、使用上訴人之Kewpie圖檔、註冊商標之行為，造成上訴人之損害、產生之違約金或所獲之不當得利，兩者總額超過94年最低權利金額日幣3,000,000 元。另依公司法第23條規定，被上訴人楊進雄應與被上訴人公司負擔連帶賠償責任。
⒌上訴人得請求被上訴人停止重製或散布儲存於上訴人所交付之光碟片之影像（如附表三所示，即上訴聲明第3 項）：
⑴上訴人自91年12月至93年1 月間，陸續交付被上訴人公司載有Kewpie角色、Kewpie衍生著作電子檔CDR 光碟片及電子圖檔（原證9 、24至27、72至77），被上訴人在合作關係終止之後，即無權繼續使用（系爭授權契約第8 條第2 項、第9 條第4 項後段、第3 條第3 項、第4
條第2 項、第7 條、第8 條、第9 條第4 、5 、6 項及第10條），故上訴人請求禁止被上訴人使用前揭圖檔。上訴人就附表五（原證78）之5 張圖形著作，併依著作權法之規定，請求禁止被上訴人利用。
⑵被上訴人所出品之產品，其最常使用之5 張Kewpie角色圖形，皆與上訴人所提供之Kewpie角色圖檔一模一樣，若非重製上訴人所提供之圖形，天底下實無如此巧合之事。至被上訴人辯稱於其產品上所使用之Kewpie影像是自行雇工獨力完成之結果，但所提證據資料無法支持其說法。
⒍上訴人得請求被上訴人公司移轉登記如附表四所示之商標予上訴人（即上訴聲明第4 項）：
被上訴人公司未經上訴人同意，而註冊如附表四所示之Kewpie相關商標，依系爭授權契約第7 條第2 項，上訴人有權請求被上訴人公司移轉該等註冊商標予上訴人。至「丘比」、「秋比」，與「Kewpie」之讀音、意義近似，且被上訴人已使用「丘比」商標於其所銷售之「Kewpie」產品之上，依被上訴人自己之理解及認識，「丘比」商標或同音之「秋比」商標，即等同於「Kewpie」商標。
⒎上訴人得請求被上訴人公司聲明取消其註冊之kewpie-love.com.tw網域名稱（即上訴聲明第5 項）：
被上訴人公司於契約終止後，仍於其所註冊之網站使用網域名稱「www.kewpie-love.com.tw」，依系爭授權契約第7 條第2 項，上訴人有權為此請求。無論網域名稱是否一種智慧財產權，被上訴人未經上訴人同意使用「Kewpie」相關網域名稱，以表彰被上訴人之產品或服務，仍屬一種商標使用之型態。
⒏上訴人得請求被上訴人公司給付因本件所生之律師費（即上訴聲明第6 項）：
被上訴人公司於93年1 至6 月均未提供會計報告，無正當理由，違反系爭授權契約第6 條；未將新設計之Kewpie產品送上訴人許可，即擅自生產，並使用於商店、餐廳中廣告、販賣推廣，違反第3 條第2 項第1 款；未經授權使用Kewpie相關商標，違反第3 條第2 項第2 款；未經同意再授權訴外人丘比健康事業有限公司、HaHaCity網站，違反第4 條；未經同意註冊如附表四所示之商標，違反第7 條第2 項。故上訴人得依系爭授權契約第9 條第6 項規定請求被上訴人公司給付上訴人律師費日幣2,466,240 元（原證93）、新臺幣300,000 元（原證93）及利息。
㈣被上訴人則答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利益判決，願供擔保請准宣告免為假執行。並抗辯：
⒈上訴人並未擁有如附表五（原證78）所示之Kewpie衍生著作於我國之著作財產權：
上訴人所呈各種Kewpie圖形與市面上各種各樣Kewpie圖形對照比較結果，共同特徵以及圖形大小、輪廓、造型等幾無異樣，僅部分髮飾等裝飾不同，在造型、色澤、意境之呈現上既均如出一轍，「整體觀念及感覺」即屬實質近似，故上訴人提呈之圖形均係抄襲先人創作所得，不具原創性，亦無個人之創意與一定精神作用。另上訴人就Kewpie之著色部分亦未享有任何著作權，稍具電腦繪圖常識者，均可利用電腦小畫家等繪圖功能將既有之樣版圖形予以著色。另依「思想與表達合併原則」，北川和夫就Kewpie著色部分之表達方式，亦不受著作權法之保護。此外，上訴人於歷審僅空言主張：原證78號4 張圖片為北川和夫一筆一畫描繪而成云云，卻迄未見其提出任何創作過程之佐證以實其說。
⒉系爭授權契約無效：
⑴系爭授權契約因給付標的客觀不存在而自始無效：
系爭授權契約之標的為「由蘿絲歐尼爾女士原創」之Kewpie角色所生之智慧財產權（第1 條第1 款、第2 款及第5 款），而蘿絲歐尼爾女士就Kewpie角色所取得之美術著作權，已成為公共財，並非上訴人所稱之整體經營模式授權。上訴人既無任何智慧財產權利可授權予被上訴人等利用，以自始不存在之財產權為標的，不具實現可能性，應非有效。
⑵被上訴人公司因被詐欺而與上訴人簽訂系爭授權契約：被上訴人因受上訴人之法定代理人詐騙，而簽訂系爭授權契約及系爭商標授權契約，且上訴人於92年間與被上訴人等協商智慧財產權授權之際，竟詐稱其取得蘿絲歐尼爾原始著作權，並曾提示原證5 之蘿絲歐尼爾女士遺產財團授權憑證予被上訴人，使被上訴人等誤以為上訴人對於蘿絲歐尼爾女士原創之Kewpie具有某種權限，始先後簽署系爭授權契約及系爭商標授權契約。上訴人並交付被證15、16，利用被上訴人等不諳日文、不清楚日本法令規定，故意以錯誤之資訊誤導被上訴人等，其惡意更臻明確。
⑶原證18、19往來信函，無法證明被上訴人等並非基於錯誤始與上訴人簽訂系爭授權契約。
⒊上訴人並未終止系爭授權契約：
本件實係上訴人因詐騙而取得不法利益，致被上訴人受有相當於授權金之損害，且上訴人未依約定流程審查被上訴人相關產品設計圖，更未對於被上訴人之營業有任何協助，被上訴人並無義務提供93年1月至6月之會計報告予上訴人。
⒋上訴人不得請求被上訴人連帶給付日幣3,000,000元（即
上訴聲明第2項）：
⑴上訴人所提之原證32至46、35、37、53、60、63、65等證據，其來源及製作時間點不明，未能證明終止系爭授權合約後，被上訴人仍繼續使用上訴人享有著作財產權之Kewpie衍生著作。另93年9 月29日網頁內之造型玩偶均係被上訴人公司請工匠參酌蘿絲歐尼爾之創作獨立製作完成，與上訴人無涉。又00000000000000價值理算研究報告書所列理算標的四之被上訴人網頁資料，均為現在一般市面常見之立體玩偶造型裝飾品，與上訴人所稱享有衍生著作權之圖形無涉，上訴人復未具體指明所稱侵權之產品為何。
⑵系爭授權契約既已終止，焉有「違反授權契約」之損害產生？被上訴人亦毋庸對上訴人負不當得利返還責任、侵權行為損害賠償責任，況上訴人對於Kewpie衍生著作並未享有著作權，上訴人所提證據中，未有任何具體證據或產品之製作時間點顯示完成於94年間。
⒌上訴人不得請求被上訴人停止重製或散布儲存於上訴人所交付之光碟片之影像（如附表三所示，即上訴聲明第3 項）：
被上訴人自始否認有任何重製或散布上訴人所稱光碟片影像之行為，亦否認上訴人交付之MO片內容均為載有Kewpie角色之電子檔。被上訴人已提出市面上各式Kewpie相關產品及蘿絲歐尼爾原創之Kewpie圖形，無必要利用上訴人提供之幾張不清楚圖形。況被上訴人具有自行經營企業並僱用工匠改作蘿絲歐尼爾原創產品之能力。
⒍上訴人不得請求被上訴人公司移轉登記如附表四所示之商標予上訴人（即上訴聲明第4 項）：
附表四所列之商標「秋比」或「丘比」於讀音上及中英文表達均與蘿絲歐尼爾原創之Kewpie角色不同，即與系爭授權契約第1 條第1 、2 款所稱與蘿絲歐尼爾原創Kewpie有關之角色、智慧財產權無關。又「秋比」系列商標均於系爭授權契約簽訂前提出申請，與系爭授權契約無涉，且有翅膀的「丘比」商標諸多為000000所註冊，於系爭授權契約終止後始移轉予被上訴人公司，該中文商標及其造型設計悉與本件授權爭議無涉。
⒎上訴人不得請求被上訴人公司聲明取消其註冊之kewpie-love.com.tw網域名稱（即上訴聲明第5 項）：
系爭授權契約無效，且第7 條第2 項關於智慧財產權之不平等約款，與網域名稱無關，被上訴人之註冊網域名稱亦非商標之使用行為，上訴人自不得請求取消。
⒏上訴人不得請求被上訴人公司給付因本件所生之律師費（即上訴聲明第6 項）：
系爭授權契約自始無效，已如前述，且第9 條第6 項約定係「無過失之一方」得請求有過失之一方賠償「因違反系爭授權契約所生之損失」，該損失包括合理之律師費，惟被上訴人係因受詐騙而簽訂系爭授權契約，並無過失，況上訴人請求者，並非僅依系爭授權契約所生之損害，尚包括與系爭授權契約無關，含糊籠統、概括求償實無理由，上訴人應自行承擔濫訴之訴訟費用。
三、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執，自堪信為真實（前審卷第1 冊第230 至233 頁，本院卷第3
冊第188 、190 頁）：
㈠上訴人於92年6 月1 日與被上訴人公司簽訂系爭授權契約（原審卷第1 冊第34至42頁之原證7 。中譯文見原審卷第1 冊第115 至124 頁）。
㈡北川和夫於92年7 月5 日與被上訴人公司簽訂系爭商標授權契約，約定獨占授權被上訴人公司使用如附表二所示7 件商標，授權期間至94年12月31日止（原審卷第1 冊第14、43至45頁之原證8 ）。
㈢Kewpie角色（原審卷第4 冊第168 至207 頁右側、本院卷第1 冊第390 至399 頁之附件9 右側所示圖形）係由美國插畫家蘿絲歐尼爾（Rose O'Neill）所創作，首先於西元1909年刊登在美國「女士之家」雜誌（Ladies' Home Journal）。於系爭授權契約簽訂時，Kewpie角色在美國已不受著作權之保護，在我國亦屬不受保護之外國人著作，屬公共財（蘿絲歐尼爾發表於「女士之家」雜誌之「The KEWPIES' Christmas Frolic by Rose O'Neill-illustrated by the Author
」故事頁面彩色影本見本院卷第2 冊第71至72頁。美國著作權局之回覆信函影本及中譯文，見原審96年度智字第1 號民事卷⑴《原審卷第2 冊》第162 至169 頁之被證5 。上訴人之不爭執陳述見前審卷第1 冊第232 頁。被上訴人之不爭執陳述見前審卷第1 冊第262 至263 頁、本院卷第3 冊第192
頁）。
㈣蘿絲歐尼爾遺產財團（the Estate of Rose O'Neill）於民國90年8月5日讓與Kewpie著作在日本地區之著作財產權予北川和夫（原審卷第1冊第32頁之原證5。中譯文見原審卷第1
冊第114頁）。
㈤北川和夫於91年至92年間陸續出版「Kewpie故事」叢書，包括：「Kewpie與鬼屋卷」（91年10月10日出版）、「Kewpie與聖誕老人卷」（同年12月4 日出版）、「Kewpie與馬戲團卷」（92年3 月10日出版）、「Kewpie與小妖精卷」（同年7 月10日出版）（原審卷第1 冊第20至31頁之原證1 至4 ，原審96年度智字第1 號民事卷⑵《原審卷第3 冊》第44至102 頁之原證28至31）。
㈥被上訴人公司於94年並未支付任何使用KEWPIE著作的權利金予上訴人。
㈦被上訴人公司未經上訴人或北川和夫之同意，即以被上訴人公司名義或第三人000000申請註冊如附表四、五所示之商標。
㈧上訴人於93年8 月30日委託律師發函通知被上訴人公司終止系爭授權契約，北川和夫及上訴人於同年11月17日以律師函通知被上訴人公司終止系爭商標授權契約（原審卷第1 冊第48、50至54頁之原證10、12）。
四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷第5 冊第81至83、104 至106 頁之筆錄）：
㈠系爭授權契約之效力：
⒈上訴人是否擁有如附表五（原證78）所示之Kewpie衍生著作於我國之著作財產權？
⒉系爭授權契約（原證7 ）之效力如何？
⑴系爭授權契約是否不具實現可能性，依日本民法第95條規定無效？
⑵系爭授權契約是否不具社會妥當性，依日本民法第95條規定無效？
⑶系爭授權契約是否因被上訴人之意思表示錯誤，依日本民法第95條規定無效？
㈡上訴人得否請求被上訴人公司給付日幣3,000,000 元？（即上訴聲明第2 項）
⒈上訴人是否已依系爭授權契約第9 條第2 項、第3 項第1
款約定，終止系爭授權契約？
⒉被上訴人於上訴人93年8 月30日終止系爭授權合約後，是否繼續使用上訴人享有著作財產權之Kewpie衍生著作？如有，其使用期間為何？
⒊上訴人得否依我國民法第179 條、第184 條第1 項後段、我國著作權法第88條第1 項規定、或系爭授權契約第9 條第6 項前段約定，請求被上訴人公司給付自94年1 月1 日至同年12月31日止最低權利金日幣3,000,000 元？
㈢上訴人得否依系爭授權契約第9 條第4 項約定、及我國著作權法第84條前段、後段規定，請求被上訴人停止重製或散布儲存於上訴人所交付之光碟片之影像（如附表三所示）？（即上訴聲明第3 項）
㈣上訴人得否依系爭授權契約第7 條第2 項之約定，請求被上訴人公司移轉登記其在智慧財產局所註冊如附表四所示之商標予上訴人？（即上訴聲明第4 項）
㈤上訴人得否依系爭授權契約第7 條第2 項約定，請求被上訴人公司以書面向臺灣網路資訊中心聲明取消其註冊之kewpie-love.com.tw網域名稱？（即上訴聲明第5 項）
㈥上訴人得否依系爭授權契約第9 條第6 項約定，請求被上訴人公司給付律師費日幣2,466,240 元、新臺幣300,000 元及利息？（即上訴聲明第6 項）
⒈被上訴人有無下列違約行為？（上訴人此部分違約主張見本院卷第3 冊第13頁反面至14頁反面）
⑴被上訴人公司是否無正當理由，於93年1 月至同年6 月均未提供會計報告予上訴人，而違反系爭授權契約第6
條約定？
⑵被上訴人公司是否未將新設之Kewpie產品送上訴人許可即販售，而違反系爭授權契約第3 條第2 項第1 款約定？
⑶被上訴人公司是否未經授權使用Kewpie相關商標，而違反系爭授權契約第3 條第2 項第2 款約定？
⑷被上訴人公司是否未經同意再授權第三人，而違反系爭授權契約第4 條約定？
⑸被上訴人公司是否未經同意向智慧財產局註冊附表四所示之商標，而違反系爭授權契約第7 條第2 項約定？
⒉上訴人得否請求給付律師費日幣2,466,240 元（原證93）、新臺幣300,000 元（原證92）？
五、系爭授權契約之效力：
㈠上訴人就附表五（原證78）所示之Kewpie圖形並未於我國享有衍生著作財產權之保護：
⒈本件有關著作權之侵害，應適用我國法，已於前第一㈡⒊項所述。按我國著作權法第3 條第1 項第1 款規定：「著作：指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作。」第10條之1 規定：「依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。」準此，著作之要件有四：「⑴保護標的限於「表達」（expression）；⑵具有原創性：包含「創作性」（即創作至少具有少量創意，且足以表現作者之個性），及「原始性」（即獨立創作，未抄襲他人著作）；⑶屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍內之創作；⑷非屬同法第9 條第1 項所列不得為著作權之標的。另同法第3 條第1 項第11款規定：「改作：指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作。」第6 條規定：「（第1 項）就原著作改作之創作為衍生著作，以獨立之著作保護之。（第2 項）衍生著作之保護，對原著作之著作權不生影響。」是以，改作係以原創作為基礎，而添加新創意，成為新創作。而衍生著作之保護要件，除應具備「著作」之四要件外，並屬就原著作加以改作所為之創作。申言之，衍生著作係以內面形式存有原著作之表現形式，而在外面形式變更原著作之表現形式。所謂其他方法就原著作另為創作，則指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片以外之方法，就原著作另為創作，例如圖片化、美術之異種複製等。
⒉查Kewpie角色係由蘿絲歐尼爾所創作，於系爭授權契約簽訂時，Kewpie角色在美國不受著作權之保護，在我國亦屬不受保護之外國人著作，已屬公共財，北川和夫於91年至92年間陸續出版「Kewpie故事」叢書，包括：「Kewpie與鬼屋卷」（91年10月10日出版）、「Kewpie與聖誕老人卷」（同年12月4 日出版）、「Kewpie與馬戲團卷」（92年3 月10日出版）、「Kewpie與小妖精卷」（同年7 月10日出版），已於前第三㈢、㈤項所述。茲上訴人主張北川和夫以蘿絲歐尼爾的Kewpie角色為本，依其個人創意加以改作，就Kewpie衍生著作享有著作權，因北川和夫將著作權轉讓於上訴人，故上訴人擁有Kewpie衍生著作權云云，且於本院審理時確認於本件主張北川和夫就附表五（原證78）所示之Kewpie圖形享有衍生著作權，至於其餘著作不在本件主張侵害之範圍（本院卷第3 冊第84頁）。被上訴人則辯稱：上訴人所呈各種Kewpie圖形與市面上Kewpie 圖
形，在造型、色澤、意境之呈現上既均如出一轍，不具原創性，另依「思想與表達合併原則」，北川和夫就Kewpie著色部分之表達方式，亦不受著作權法之保護，此外，上訴人未見其提出任何創作過程之佐證以實其說，故上訴人並未擁有Kewpie衍生著作財產權云云。因此，上訴人主張就已成為公共財之Kewpie角色改作成如附表五（原證78）所示之Kewpie圖形，而享有衍生著作權，乃一權利存在之主張，自應就該圖形屬一定程度（至少最低度）創意之創作，且為其獨立創作，並非抄襲他人著作之結果乙節負舉證之責。為此，上訴人提出北川和夫原畫作5 張圖彩色影本（附表五，即原證78）、刊登蘿絲歐尼爾KEWPIE作品之雜誌頁面彩色影本（本院卷第2 冊第73至103 頁之附件二）、「Kewpie與鬼屋卷」影本、「Kewpie與聖誕老人卷」影本、「Kewpie與馬戲團卷」影本、「Kewpie與小妖精卷」影本（原審卷第1 冊第20至31頁之原證1 至4 ，原審卷第3 冊第44至102 頁之原證28至31）、北川和夫4 本畫冊與蘿絲歐尼爾原作比對表（原審卷第4 冊第168 至207 頁之原證79至82）、000000教授之法律意見（原審卷第5 冊第134 至144 頁）為證。被上訴人則提出蘿絲歐尼爾創作原始畫冊影本（原審卷第2 冊第218 至220 頁之被證18）、蘿絲歐尼爾原創之Kewpie娃娃作品影本（原審卷第3 冊第308 至334 頁之被證23）、市面上各種將Kewpie重新上色製成之明信片影本、網際網路展示之各種Kewpie重新著色後之圖形影本（本院卷第1 冊第330 至379 頁之附件6
即被證41、附件7 即被證42）、上開北川和夫4 本畫冊與蘿絲歐尼爾原圖比對表（本院卷第1 冊第380 至419 頁之附件8 即被證35、附件9 即被證36、附件10即被證37、附件11即被證38）、上訴人所提之附表一及蘿絲歐尼爾原始著作或市面上其他相關衍生著作之比對圖（本院卷第1 冊第420 頁之附件12即被上證5 ）供參。
⒊上訴人所提之北川和夫4 本畫冊（原證1 至4 、28至31），其封面及封底版權頁均明確記載該系列叢書之作者為蘿絲歐尼爾（「ロ一ズオニ一ル作」、「著者ロ一ズオニ一ル」，譯者為北川美佐子（「北川美佐子譯（日文漢字）」、「譯（日文漢字）者北川美佐子」，至北川和夫為主編（「構成˙監修」），原證28、29之末頁並介紹作者蘿絲歐尼爾與Kewpie角色之創作緣由（原審卷第3 冊第56、71頁），是以此4 本畫冊僅係翻譯蘿絲歐尼爾之Kewpie創作而來，上訴人據此主張北川和夫具有衍生著作權云云，並非無疑。
⒋觀諸蘿絲歐尼爾原創Kewpie角色（本院卷第2 冊第73至103 頁之附件二）、蘿絲歐尼爾原作（原證79至82之比對表右欄）、蘿絲歐尼爾創作原始畫冊影本（被證18）、蘿絲歐尼爾原創之Kewpie娃娃作品影本（被證23）、蘿絲歐尼爾原圖比對表（被證35至38）、被上訴人所提蘿絲歐尼爾原始著作之比對圖（被上證5 ），羅絲歐尼爾原創之Kewpie角色呈現圓滾滾的眼睛、胖嘟嘟的圓臉、洋蔥式立起的頭髮、肩膀背後的雙翼、及渾圓赤裸的中性軀體與四肢；且亦有彩色的Kewpie角色，擁有粉嫩皮膚、圓滾滾的眼睛、紅嘟嘟的雙頰、胖嘟嘟的圓臉、洋蔥式立起的金色頭髮、肩膀背後的白色雙翼、及渾圓赤裸的中性軀體與四肢。是上訴人主張蘿絲歐尼爾的Kewpie角色僅有簡單的線條與色彩（僅以紅色與黑色線條表現）云云，要無足取。
⒌上訴人自承北川和夫係以Kewpie角色為本等語（本院卷第3 冊第10頁反面），且經比對上訴人所提北川和夫4 本畫冊（原證1 至4 、28至31）、如附表五（原證78）所示之Kewpie圖形，與蘿斯歐尼爾原創之Kewpie著作（被證18、23、35至38、被上證5 ），其眼、眉、口、手之形狀、髮型、裸體、背部之雙翼、胖嘟嘟的兩頰、圓臉、渾圓赤裸的中性身體等共同特徵、輪廓、造型、動作、姿態等均並無差異，僅部分髮飾等裝飾稍有不同，此亦有上訴人所提之北川和夫4 本畫冊與蘿絲歐尼爾原作比對表（原證79至原證82）、及被上訴人所提之比對圖（被上證5 ）可稽。則北川和夫4 本畫冊、及附表五（原證78）所示之Kewpie圖案，在造型、色澤、意境之呈現上，其「整體觀念及感覺」實質近似於蘿絲歐尼爾原創之Kewpie著作，難認有何表現北川和夫之個性，且相較於蘿絲歐尼爾原創之Kewpie角色，難謂添加何新創意。是北川和夫之Kewpie圖形內、外形式均保有原著作（即蘿絲歐尼爾原創之Kewpie角色）的表現形式，並非就此原著作加以改作所為之衍生著作。至上訴人主張如附表五（原證78）所示之Kewpie圖形5 張皆為半身圖，與原作相比，最明顯的不同在於彰顯該Kewpie角色「手部」及「臉部」之表情云云，固然此5 張Kewpie皆為半身，惟其臉部可愛表情、髮型特色、渾圓的肩膀與手臂、肩後的雙翼，其「整體觀念及感覺」與蘿絲歐尼爾原創之Kewpie角色如出一轍，上訴人以半身圖與全身圖之細微差異，主張北川和夫「賦予Kewpie角色嶄新的形象」云云，委無可採。
⒍上訴人雖以000000教授所出具之法律意見（原審卷第5 冊第134 至144 頁），主張北川和夫將Kewpie之圖形，著色後成為色彩豐富之彩色圖形，其所創作使用之顏色與顏色組合部分具備創作性云云。
⑴000000教授認為：①上訴人就Kewpie圖形外觀（即不包含顏色在內的圖形本身與輪廓），顯然欠缺獨立創作性，亦不足以表現出上訴人之個別性，並不構成改作，無法成為獨立受保護之衍生著作，此部分應該認為屬於對原Kewpie著作之重製。②原著作之Kewpie僅為黑白或簡單顏色著色，上訴人將其著色成為色彩豐富之彩色圖形，顯然並未抄襲原著作，具有獨立創作性；又上訴人將Kewpie賦予豐富色彩，自屬人類精神創作，且上訴人透過豐富彩色讓人經由視覺可以感受得知與原著作不同之創作內容，亦具備一定之表現形式，且上訴人以自己之認知與判斷，選擇自認為最適當之顏色與顏色組合，就該Kewpie圖形加以著色，自應認為足以表現出作者之個別性，則於上訴人繪製之彩色Kewpie圖形，就其顏色與顏色組合之部分，具備著作權法上之創作性，符合著作權法上就原著作另為創作之要求而構成改作，並成為受著作權法保護之衍生著作。
⑵000000教授於前審證稱：其係根據上訴人所提供的圖形進行鑑定等語（前審卷第1 冊第227 頁）。而上訴人自承提供000000教授所比對者，並非蘿絲歐尼爾原始創作，而為彩色影本等語（前審卷第1 冊第228 頁）。上開彩色影本既非原始著作，可經由電腦或影印設備調整光影色澤，而產生色差情形。且000000教授據以作成法律意見之資料，其中2 頁為黑白影本（前審卷第1 冊第256 、259 頁），用以比對之畫冊影本倒數第4 頁及最末頁。是以，000000教授以非原始著作之影本進行比對，其比對之基礎即有偏差。
⑶證人000000復自承：其僅就上訴人提供之5 張圖（即附表五《原證78》所示之Kewpie圖形）出具法律意見，並未看過原證79至82號之比對圖，亦未看過市面上各種各樣的彩色圖片或產品，以及被上訴人於原審提出之各種資料等語（前審卷第1 冊第229 頁）。是以000000教授係依憑上訴人所提供不完整之蘿絲歐尼爾原創Kewpie圖形影本，且被上訴人並無任何機會陳述意見或提供其他Kewpie圖形資料供000000教授判斷，因此，000000教授所稱「原著作僅以單純黑白或簡單顏色之方式來呈現」之意見，係本於不充分的資訊，致影響其法律意見之可信度，而不得採為判決之依據。
⑷000000教授僅檢視蘿絲歐尼爾原創的5 幅Kewpie圖形作成法律意見，上訴人先前以此推論北川和夫4 本畫冊的其餘Kewpie圖形均屬受我國著作權法保護之衍生著作，即非可採。又000000教授自承其「並未親眼看見北川和夫上色的過程」等語（前審卷第1 冊第230 頁），是以上訴人持000000教授之法律意見，主張Kewpie衍生著作權之作品係北川和夫一筆一畫繪製云云，要難採信。
⑸000000教授認為上訴人所提供之Kewpie圖形外觀（即不包含顏色在內的圖形本身與輪廓），不構成改作、衍生著作，至於將Kewpie圖形著色部分，000000教授雖肯定其顏色與顏色組合之部分，具備創作性，構成改作，並成為衍生著作。然前已述及，000000教授所比對之彩色圖樣，僅為上訴人提供之少數蘿絲歐尼爾創作圖樣，其比對基礎已有不當。且羅絲歐尼爾原創之Kewpie圖形即已呈現「膚色」的皮膚、「白色」的翅膀與「金色」的頭及「粉嫩的皮膚、白色的翅膀、金色的頭髮、紅嘟嘟的雙頰」。從色彩三要素（即色相、明度、及彩度）觀之，北川和夫固將該原創之Kewpie圖形施以明度（即色彩的明暗程度）、彩度（即色彩的鮮豔程度）不同的色彩，惟其色相（即色彩的名稱）仍維持羅絲歐尼爾原創之Kewpie圖形（膚、白、金、紅等色），不僅其內面形式存有蘿絲歐尼爾原創Kewpie之表現形式，且其外面形式亦顯未變更蘿絲歐尼爾原創Kewpie之表現形式，兩者並未呈現不同構圖、對比、色調等，予觀者之感官寓目印象及視覺效果尚無差異。是以北川和夫將蘿絲歐尼爾之原創Kewpie圖形施以色彩，非屬以其他方法就該原著作另為創作，自非改作。故上訴人主張其有Kewpie衍生著作權云云，自不足採。
⒎另蘿絲歐尼爾遺產財團固於90年8 月5 日讓與Kewpie著作在日本地區之著作財產權予北川和夫，並出具原證5 之宣誓書（原審卷第1 冊第32頁。中譯文見原審卷第1 冊第114 頁）為證，如前第三㈣項所述。然蘿絲歐尼爾原創之Kewpie角色業已成為公共財，則該遺產財團所讓與之「著作權」，其內涵為何，並非無疑，無足以之認定北川和夫業已取得Kewpie圖形之著作權。
⒏綜上，上訴人主張其對於北川和夫4 本畫冊及如附表五（原證78）所示之Kewpie圖形享有衍生著作權，委無可採。㈡系爭授權契約（原證7 ）之效力：
⒈關於系爭授權契約之效力、成立要件、履行及執行，應依日本之法律，已於前第一㈡⒉項所述。日本民法第95條規定：「意思表示於法律行為要素有重大錯誤時，無效。」（原審卷第2 冊第176 至177 頁之被證8 日本民法法條暨中譯文）。另依日本學說，契約內容之一般有效要件有四：「確定性」、「實現可能性」、「適法性」及「社會妥當性」，欠缺前開有效性要件者，乃無效之契約。所謂「實現可能性」，係指契約成立時給付應屬可能，如以實現不可能之給付（給付不可能、原始不能），其契約無效（原審卷第2 冊第172 至175 、178 至179 頁之被證7 、9
內田貴著「民法（Ⅰ）」第259 、267 頁暨中譯文）。
⒉系爭授權契約具實現可能性：
⑴被上訴人辯稱：系爭授權契約之標的為蘿絲歐尼爾原創之Kewpie角色所生之智慧財產權，惟此核心權利屬公共財產，上訴人亦未證明渠就蘿絲歐尼爾原創之Kewpie有其他任何智慧財產權利，則系爭授權契約以自始不存在之財產權為標的，屬給付自始客觀不能，而屬無效云云。上訴人則主張：依系爭授權契約第1 條第1 、5 款、第2 條約定，被上訴人公司所取得的，乃是在上訴人指導下，製造及散布含有Kewpie的產品的專屬權利，並可再授權，並不得製造、散布非上訴人來源的Kewpie相關產品。此種繼續性、互動性的合作關係，上訴人稱之為「關於Kewpie角色整體經營模式之授權」等語。
⑵系爭授權契約簽訂於92年6 月1 日（原審卷第1 冊第34至42頁之原證7 。中譯文見原審卷第1 冊第115 至124
頁）。其主要約定內容如下：
①關於上訴人授權予被上訴人公司之範圍，依系爭授權契約第2 條「許可」第1 項約定，上訴人專屬授權被上訴人公司在合約期間得在授權區域製造及散布「產品」，且被上訴人公司得再授權。而所稱「產品」（Product ），係指任何含有「角色」（Character ）的項目，包括但不限於商品、廣告素材及包裝（第1
條第5 款）；「角色」則指任何由Rose O'Neill原創之「Kewpie」角色，及／或其名稱或標示（any "Kewpie" character originally created by Rose O'Neill and/or their name or mark.第1 條第1 款）；而授權區域係指臺灣之地理區域（第1 條第7 款）。②關於Kewpie產品，被上訴人公司所製造、散布之Kewpie產品，不問新設計或修正設計，均應經上訴人同意，且僅得使用經上訴人指定之商標、服務標章或商品包裝，並於產品上附加著作權標示「ⒸRose O'NeillKewpie International 200X 」，及／或以上訴人指定之形式之商標告示（第3 條第2 項第1 至3 款）。③關於智慧財產權，先於第1 條第2 款定義，係指關於本角色之任何智慧財產權，包括但不限於著作權、商標權及新式樣專利；再於第2 條第8 款約定，上訴人應以被上訴人公司之費用，向智慧財產局申請登記被上訴人公司為上訴人關於註冊商標之被授權人；復於第7 條第1 項第1 、2 、4 款約定，所有智慧財產權及其所生之利益歸屬於上訴人，且任何本產品之所有著作權（包括製造及使用衍生著作之權）、商標權、新式樣專利及任何角色之衍生著作之智慧財產權，於創作完成時應歸屬於上訴人，而本合約之智慧財產權或其所生之利益，可能已為或將為無效、終止或撤銷，上訴人不為任何擔保。
⑶佐以上訴人與被上訴人公司簽訂系爭授權契約之過程，係由雙方先於91年11月20日簽訂「意向書」，嗣上訴人於92年1 月15日將契約書草案寄送被上訴人公司，再由雙方經由同年2 月24日、3 月27日、5 月2 、8 及9 日共5 次磋商，全部條款始為定案，於同年6 月1 日簽約，此有意向書、蹉商內容為證（原審卷第2 冊第244 至269 頁之原證17至19。中譯文見原審卷第3 冊第112 至129 頁之附件12至14）。又被上訴人楊進雄之助理於92年3 月24日將被上訴人公司對於契約草案的意見，以原證19電子郵件寄予北川和夫及其律師（原審卷第2 冊第254 至268 頁，中譯文見原審卷第3 冊第122 至129 頁之附件14），上訴人人員淺川有所回覆，被上訴人楊進雄之助理再於同年月27日以原證17電子郵件回覆淺川：「......【元寧公司答覆】現在我們所討論的是"Rose
O'Neill Kewpie" 這個商標。如我們所知，蘿斯女士已去世多年，而且Kewpie的圖稿亦已失去著作權保護，現在的圖稿皆是北川先生臨摹舊圖稿而來。為了保護我們的權益，所有以"Rose O'Neill Kewpie" 商標並經過北川先生臨摹的圖稿均應該作商標註冊。否則，如果有人同樣臨摹這些圖稿再以類似的商標去註冊，我們，我們就真的一點辦法都沒有......在臺灣，如果沒有著作權的保護，我們就僅能指望商標權了。......第3.2 ⑶條【元寧公司意見】本公司確知Rose O'Neill女士已逝世多年，已不可能再有新漫畫或文章發表。『Rose O'Neill Kewpie 200X』這種標示在臺灣並不合法。所標示者應為北川先生之姓名。【原告公司律師答覆】『 Rose
O'Neill 』為Kewpie之作者，『Kewpie』為Rose O'Neill所創作之角色。反之，『Rose O'Neill Kewpie Japan 』或『Rose O'Neill Kewpie 』則為北川先生在Kewpie產品上之商業名稱（公司名稱）。......為此我方建議北川先生在臺灣使用『Rose O'Neill Kewpie International 』。【元寧公司答覆】這點我們同意，就照你們意思去做。」等語（原審卷第2 冊第248 至250 頁，中譯文見原審卷第3 冊第115 至118 頁）。足見被上訴人於締約之前即已明知蘿絲歐尼爾有關Kewpie之創作在臺灣已不受著作權之保護，而轉求申請註冊商標之保護途徑，亦知悉北川和夫以「Rose O'Neill Kewpie Japan 」、「Rose O'Neill Kewpie 」為Kewpie產品之商業名稱或公司名稱，雙方進而約定以「Rose O'Neill Kewpie International 」為上訴人授權被上訴人公司在臺灣製造、散布Kewpie產品之名稱。
⑷參以北川和夫於系爭授權契約於92年6 月1 日簽訂後，隨即在同年7 月5 日與被上訴人公司簽訂系爭商標授權契約（如前第三㈡項所述），其中第一條明文約定授權被上訴人公司使用如附表二所示之商標（原審卷第1 冊第43頁）。縱使系爭商標授權契約之締約人為北川和夫，而非上訴人，然北川和夫為上訴人之法定代理人，且於系爭授權契約及系爭商標授權契約每頁下方均與被上訴人楊進雄共同簽名，是此2 份契約不僅簽約時間相近（約1 個月），且參與締約之人亦可謂實質相同。倘上訴人與被上訴人公司當初係以「由蘿絲歐尼爾女士原創的Kewpie角色所生之智慧財產權」為系爭授權契約之授權標的，大可如同系爭商標授權契約第一條所示，明訂於系爭授權契約第2 條「許可」約款即可，何需於第2
條約定專屬授權製造、散布「產品」及再授權，另於第7 條約定智慧財產權之歸屬？
⑸觀諸系爭授權契約第1 條第1 款所稱「角色」，泛指由蘿絲歐尼爾原創之「Kewpie」角色，而此角色包括胖嘟嘟的身形、中性的嬰兒裸體態樣、背後的小翅膀、頭頂一小撮頭髮等姿態，已在人們心目中產生一個鮮明的固定印象，自蘿絲歐尼爾於西元1909年創造以來，推廣於全世界，大受歡迎，且Kewpie角色被應用在各式各樣之美術工藝品（前審卷第1 冊第277 至278 頁之維基百科有關Kewpie之說明）。因此，通觀系爭授權契約全文，並斟酌雙方立約當時之情形，就系爭授權契約之授權標的，雙方之締約真意應係由上訴人審查、修改及核可被上訴人公司之Kewpie產品設計、原料及製程，被上訴人公司取得在臺灣地區製造、散布Kewpie產品之專屬權利，並可再授權第三人，非如被上訴人於本件訴訟審理時所辯「由蘿絲歐尼爾女士原創的Kewpie角色所生之智慧財產權」。是上訴人主張此一繼續性、互動性的合作關係為「關於Kewpie角色整體經營模式之授權」等語，應屬可採。因此，上訴人透過系爭授權契約，授權被上訴人公司製造、散布Kewpie產品，並協助或指導被上訴人公司此部分事業在臺灣地區之經營，被上訴人公司對此支付一定對價（權利金），系爭授權契約之重要核心要素，在於上訴人就已成為公共財之Kewpie角色的整體經營模式如何由被上訴人公司在臺灣地區運作執行。至上訴人或北川和夫對於蘿絲歐尼爾原創之Kewpie角色有無智慧財產權（含著作權、衍生著作權、商標權、專利權）可授與他人，並非構成契約重要部分之要素，而無影響系爭授權契約之實現可能性。
⑹至北川和夫於系爭授權契約簽訂後，在民國92年7 月5
日與被上訴人公司簽訂系爭商標授權契約，授權被上訴人公司使用如附表二所示之商標，如前第三㈡項所述，雖其註冊均經撤銷公告（如附表二所示），然此與系爭授權契約之實現可能性無涉。
⑺綜上，系爭授權契約具實現可能性，並無日本民法第95條無效規定之適用。
⒊系爭授權契約具社會妥當性：
⑴日本民法第572 條規定：「賣方在前12條所定不負擔保責任特約時，如有知悉卻不告知該等事實或為第三人設定或讓渡權利時，不得免除其責。」（原審卷第2 冊第182 至183 頁之被證11暨中譯文）。被上訴人辯稱上訴人早知Kewpie屬公共財，非為有效之權利，卻故意隱暪，並特意設計系爭授權契約第7 條第1 項第4 款之概括免責條款，依日本民法第572 條無效云云。惟被上訴人於協商簽訂系爭授權契約時，即已知悉蘿絲歐尼爾有關Kewpie之創作不受著作權之保護（原證17），已於前述，上訴人並無何隱瞞進而設計概括免責條款之情事，故被上訴人所辯並非可取。
⑵如於前第一㈡⒉項所述，關於系爭授權契約之效力、成立要件、履行及執行，應依日本之法律。惟被上訴人援引我國公平交易委員會對於加盟業主資訊揭露案件之處理原則（附件17）、公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則（附件18），辯稱：一般整體經營模式授權之情形可以加盟店為例，智慧財產權確係加盟經營契約之核心內容，加盟契約成立、被授權人給付權利金具有對價性之核心要件，而上訴人對於蘿絲歐尼爾原創之Kewpie並無任何著作權，系爭授權契約之核心權利無效，上訴人要求持續支付所謂授權實施費用，明顯違背前開處理原則云云，其主張顯於法無據。況上訴人或北川和夫縱未享有Kewpie角色之著作權或衍生著作權，然系爭授權契約係「關於Kewpie角色整體經營模式之授權」的繼續性、互動性的合作關係，已於前述，被上訴人辯稱系爭授權契約必以智慧財產權為契約標的，系爭授權契約欠缺對價關係而無效云云，要無足取。
⑶綜上，系爭授權契約具社會妥當性，並無日本民法第95條無效規定之適用。
⒋被上訴人並無意思表示錯誤或受詐騙而簽訂系爭授權契約之情事：
⑴被上訴人抗辯：上訴人主動聯繫被上訴人，詐稱其取得蘿絲歐尼爾原始著作權，並曾提示原證5 之授權憑證，使被上訴人誤以為上訴人對蘿絲歐尼爾原創之Kewpie具有某種權限，始簽署系爭授權契約及系爭商標授權契約，被上訴人係因錯誤之意思表示或受上訴人詐騙云云。⑵系爭授權契約之締結，固先由上訴人經由客戶介紹而與被上訴人聯繫，再由其代理人淺川史朗與被上訴人討論授權事宜（原審卷第2 冊第191 至192 頁之被證12暨中譯文），縱使被上訴人公司初始對於上訴人並不熟悉，惟如前所述，系爭授權契約係先於91年11月20日簽訂意向書，其後撰擬契約草案，經多次磋商，始於92年6 月1 日定案簽約，且依被上訴人楊進雄之助理於同年3 月27日致上訴人人員淺川之電子郵件內容（原證17），可知被上訴人於締約之前即已明知蘿絲歐尼爾有關Kewpie之創作在臺灣已不受著作權之保護，而轉求申請註冊商標之保護途徑，亦同意以「Rose O'Neill Kewpie International 」為授權被上訴人公司在臺灣製造、散布Kewpie產品之名稱。是被上訴人抗辯上訴人利用其等不諳日文、不清楚日本法令規定，故意以錯誤之資訊誤導被上訴人云云，自無可取。佐以系爭授權契約第7 條第1
項第4 款約定「所有本合約之智慧財產權或其所生之利益，可能已為或將為無效、終止或撤銷，授權人對此不作任何明示或默示擔保。」（原審卷第1 冊第42、121
頁），是以上訴人並未擔保就蘿絲歐尼爾原創之Kewpie角色享有智慧財產權，已盡告知之義務，當無隱瞞或誆騙被上訴人之情事。
⑶又「日本著作權登錄證」（原審卷第2 冊第205 至212
頁之被證15。中譯文見原審卷第3 冊第2-3 至2-6 頁之附件2 ），係上訴人自蘿絲歐尼爾遺產財團受讓蘿絲歐尼爾所創作之「Kewpie」、「The Kewpies' ChristmasFrolic」美術著作物後，在日本辦理著作權登記之證明文件。此係上訴人於系爭授權契約92年6 月1 日簽訂後，在同年7 月間應被上訴人要求（作為日後再授權時之證明）而提供該文件之影本，此有北川美佐子（即北川和夫之妻）與被上訴人楊進雄間同年7 月10、11日之往來電子郵件（原審卷第2 冊第212 至213 、308 、309
頁之被證16暨中譯文、原證22、23，原審卷第3 冊第132 至134 頁之附件16、17中譯文），上訴人並未於簽訂系爭授權契約前主動出示以證明其享有蘿絲歐尼爾原創Kewpie之著作權，且該文件涉及之標的亦非系爭授權契約之標的。被上訴人主張上訴人詐欺云云，亦不足採。⑷至上訴人雖曾於提起本件民事訴訟前，先已對被上訴人楊進雄提起著作權侵害刑事告訴，嗣撤回告訴而經檢察官為不起訴處分（原審卷第2 冊第203 至204 頁之被證14），然上訴人撤回告訴之考量因素甚多，被上訴人遽謂：上訴人自知理虧，害怕誆騙事實被揭發，乃撤回告訴云云，顯不可採。
⑸被上訴人另以上訴人將蘿絲歐尼爾畫冊塗抹首次發行之日期後始寄予被上訴人（原審卷第2 冊第221 頁之被證19），可見其刻意瞞騙被上訴人之意圖云云。姑不論上訴人果否塗抹該首次發行日之記載，然於協商系爭授權契約過程中，被上訴人業已知悉蘿絲歐尼爾之Kewpie著作不再享有著作權保護之情（原證17），已於前述，則被證19無足證明被上訴人所指之欺騙意圖。
⑹被上訴人辯稱兩造往來電郵（原證17至19），均未明確討論系爭授權契約之標的為何，僅就一般授權契約常見之細部事項加以討論，益證被上訴人係在誤以為上訴人就蘿絲歐尼爾原創之Kewpie具有某種權源之前提下，始與上訴人討論授權契約內容云云。然原證19之傳送日期早於原證17，被上訴人楊進雄之助理係先以原證19表達被上訴人公司之意見，其後以原證17回覆上訴人，則被上訴人逕以原證19之提問為據（本院卷第3 冊第111 頁反面），難為有利於被上訴人之認定。
⑺此外，被上訴人並未舉證證明上訴人有何施用詐術而使被上訴人陷於錯誤訂定系爭授權契約之情事，被上訴人抗辯係因錯誤或受詐欺云云，自不足採，自無日本民法第95條無效規定之適用。
六、上訴人得請求被上訴人公司給付日幣3,000,000 元：
㈠上訴人已依系爭授權契約第9 條第2 項、第3 項第1 款約定，終止系爭授權契約：
⒈上訴人於93年8 月16日，以被上訴人公司未依系爭授權契約第6.2 條約定提供同年1 月至6 月之會計報告等違約行為，委託00000000律師發函，催告其應依系爭授權契約第9 條第2 項約定，於10日內改正違約行為（原審卷第1 冊第55至57頁之原證13，中譯本見原審卷第1 冊第131 至133 頁之附件7 ）。嗣因被上訴人公司未依限改正，上訴人即於同年月30日委託00000000律師發函終止系爭授權契約（原審卷第1 冊第48頁之原證10，中譯本見之原審卷第1
冊第127 頁之附件5 ），被上訴人收受後，於同年9 月6
日以電子郵件予以回應（原審卷第1 冊第49頁之原證11。中譯本見之原審卷第3 冊第130 頁之附件6 ）。
⒉被上訴人辯稱其依系爭授權契約將相關產品設計圖送交上訴人審查，惟上訴人並未依約審查，致使被上訴人無法執行原定銷售計劃，上訴人更未對於被上訴人之營業有任何協助，被上訴人平白繳納當季授權金，更無再主動提供93年1 月至6 月會計報告予上訴人審查之必要，並提出被上訴人以電子郵件及國際郵件寄予北川和夫之信函暨中譯文（本院卷第3 冊第196 至199 頁之被上證6 ）為證。固然被上訴人公司於同年11月12日以電子郵件及國際郵件予北川和夫，表明其於同年5 月份送審多份設計稿，均未獲回應，並請求提出對於蘿絲歐妮爾原創Kewpie享有著作權之合法證明。姑不論北川和夫果否收受此2 封信函，被上訴人並未提出其他證據證明其於同年5 月已送審多份設計稿之情，況被上訴人公司依系爭授權契約第3 條第2 項第1
款約定將Kewpie產品之設計送予上訴人審核之程序，與依第6 條第1 項約定於季末30日內交付會計報告之義務，並非對待給付關係，被上訴人公司無從以上訴人遲未審查設計圖為由，拒絕其定期交付會計報告之給付義務。又被上訴人於系爭授權契約簽訂前即已知悉蘿絲歐尼爾之Kewpie著作不再享有著作權保護之情（原證17），其後卻又要求北川和夫提出著作權證明，亦有未洽。此外，被上訴人公司曾於92年7 月至93年3 月將Kewpie產品送請上訴人審核，並經上訴人核可（原審卷第3 冊第338 至350 頁、本院卷第4 冊第17至41頁之被證26、被上證8 核可資料），是被上訴人辯稱上訴人未對於其營業有任何協助、平白繳納當季授權金云云，要無足取。因此，被上訴人公司無正當理由拒交同年1 月至6 月會計報告，即屬違約行為，原依系爭授權契約第9 條第3 項第1 款約定，無須書面通知，上訴人仍於同年8 月16日以原證13之律師函，催告其依約改正，因未予改正，上訴人遂於同年月30日發函終止系爭授權契約（原證10），經被上訴人收受，而發生終止之效力。
㈡被上訴人於上訴人終止系爭授權合約後，仍繼續使用上訴人之Kewpie圖形：
⒈系爭授權契約既已終止，依第9 條第4 項約定，所有權利及義務、被上訴人公司與次被授權人間之再授權合約均向未來終止，是以被上訴人即不得於臺灣地區製造或販賣經上訴人審查、核可之Kewpie產品，亦無權使用該等Kewpie圖形。茲上訴人主張被上訴人於系爭授權契約終止後繼續使用圖檔、商標、販賣授權商品，並拒付權利金，應支付權利金、違約金或賠償損償等語。惟此為被上訴人所否認，上訴人自應就此有利於己之事實負舉證之責。
⒉查被上訴人公司曾於92年7 月至93年3 月將Kewpie產品送請上訴人審核，並經上訴人核可（原審卷第3 冊第338 至350 頁、本院卷第4 冊第17至41頁之被證26、被上證8 核可資料）。且上訴人確有交付光碟予被上訴人公司：
⑴上訴人主張自91年12月起至93年1 月間，陸續交付被上訴人載有Kewpie衍生著作電子檔之MO及CDR 光碟片與電子圖檔，其中如附表三所示之影像係儲存於上訴人於91年12月17日所交付之4 片光碟內等語，被上訴人坦承有收受4 片光碟，惟辯稱：其中2 片與商標有關，與圖形無關，起訴狀附表三的圖片有部分未拿到等語（原審卷第5 冊第264 至265 頁）。為此，上訴人提出原證9 、24至27、72至77為證。
⑵依91年11月22日、12月21、23、28日、92年1 月9 日被上訴人公司電子郵件（原審卷第1 冊第46頁之原證9 ，中譯本見同卷第125 至126 頁之附件4 。原審卷第2 冊第309 至313 頁之原證24至27，中譯本見原審卷第3 冊第135 至138 頁之附件18至21）所示，被上訴人於91年11月22日詢問北川和夫有無新的Kewpie繪畫以進行新的美術設計，被上訴人於同年12月21日表示已收受內有Rose O'Neill Kewpie 圖形、字型、商標檔的MO（磁光碟）4 片，其後雖有無法開啟檔案的問題，嗣被上訴人公司於92年1 月9 日確認可順利開啟光碟內檔案等語（原審卷第2 冊第313 頁）。是上訴人主張其於91年12月17日交付4 片光碟予被上訴人等語，堪以採信。
⑶另依92年7 月17日往來電子郵件、同年月18日快遞收據、同年月21日被上訴人公司電子郵件、同年月22日快遞收據、同年月25日被上訴人公司電子郵件（原審卷第4
冊第151 至161 頁之原證72至76暨中譯文），可知上訴人於同年月18日寄送Kewpie圖形的CD光碟，但因部分檔案無法開啟，上訴人即於同年月22日再寄送CD光碟及MO片予被上訴人公司，被上訴人公司於同年月25日回覆已收到CD光碟及MO片，且可以開啟檔案。又依93年1 月23日快遞收據（原審卷第4 冊第162 至163 頁之原證77暨中譯文），可知上訴人於當日寄送MO 3片、皮包1 個予被上訴人公司。
⒊上訴人主張被上訴人公司擅自生產Kewpie產品，並使用於商店、餐廳中廣告、販賣推廣等語。經查：
⑴上訴人提出原證32至46以證明其於93年9 月29日在高雄市○○○路○○○號2 樓「元寧貿易有限公司展示中心」所購買，以證明系爭授權契約終止後，被上訴人仍繼續販售使用上訴人Kewpie產品。其中原證32至45為產品照片（原審卷第3 冊第207 至210 頁），原證46為統一發票4 紙（同卷第211 至212 頁）。被上訴人就此部分有所爭執，辯稱：原證46發票與原證32至45圖形之內容不符，部分印有被上訴人公司名稱，惟亦非所有產品均印有公司名稱云云（原審卷第3 冊第266 、305 頁，本院卷第3 冊第116 頁反面至117 頁）。固然上開發票所載部分產品品名及數量不符，惟亦有吻合者，上訴人基於蒐證目的而採購多種產品，待確認侵權與否後，就其中特定項目提出法律上主張，合於常情。且上訴人確有交付光碟予被上訴人公司，已於前述，經比對原證32至45 之 圖片與附表三之圖檔，均完全相同（如附表六所示）。又除原證35、37未印有被上訴人公司之名稱外，原證32至34、36、38至45則有該公司名稱，此為被上訴人所不爭執（本院卷第3 冊第116 頁反面）。因此，至少得以認定被上訴人於系爭授權契約終止後，仍於93年9 月29日以被上訴人公司名義對外販售原證32至34、36、38 至45 之Kewpie產品。
⑵上訴人提出原證56至66以證明其於93年12月28日在上揭「元寧貿易有限公司展示中心」所購買。其中原證56至65為產品照片（原審卷第3 冊第215 至217 頁），原證66為統一發票2 紙（同卷第218 頁）。被上訴人就此部分僅辯稱：部分印有被上訴人公司名稱，惟亦非所有產品均印有公司名稱云云，對於前開發票則未爭執（原審卷第3 冊第305 頁，本院卷第3 冊第116 頁反面至117
頁）。因上訴人確有交付光碟予被上訴人公司，已於前述，經比對原證56至65之圖片與附表三之圖檔，其中原證56至58、60、63、64均完全相同（如附表六所示）。又除原證60、63、65未印有被上訴人公司之名稱外，原證56至58、64則有該公司名稱，此為被上訴人所不爭執（本院卷第3 冊第116 頁反面）。因此，至少得以認定被上訴人於系爭授權契約終止後，仍於93年12月28日以被上訴人公司名義對外販售原證56至58、64之Kewpie產品。
⑶上訴人提出原證16、68，以證明系爭授權契約終止後，被上訴人之網站「www.kewpie-love.com.tw」仍使用上訴人所提供之Kewpie衍生著作，並在網站上販售使用Kewpie產品。依原證16網頁第1 頁著作權標示，可知該網頁係於93年建立，而每張網頁下方均有下載日期「2005/8 /23」（原審卷第1 冊第87至89頁），經核對上訴人所提原證68比對其Kewpie圖檔與93年4 月16日、5 月12日下載之網頁內Kewpie圖形（原審卷第3 冊第257 至258 頁）確屬相同（如附表六所示），被上訴人訴訟代理人於原審亦不爭執原證68比較圖部分上訴人所列被上訴人有製造圖形部分（原審卷第5 冊第267 頁），參以上訴人確有交付光碟予被上訴人公司，已於前述。因此，上訴人主張被上訴人於系爭授權契約終止後，仍於94年間於其網站上使用上訴人所交付之Kewpie圖形，並登載販售Kewpie產品之圖片等語，堪以採信。此外，經原審囑託之00000000000000所出具之價值理算研究報告書（外放證物），其中理算標的四為「kewpie-love.com.tw」（即被上訴人之網站，見上開報告第31頁），附件三為「丘比部屋」在YAHOO 奇摩拍賣網之販售相關丘比商品網頁（查詢下載日期為95年6 月28日）。被上訴人僅辯稱：該網站所載均為現在一般市面常見之立體玩偶造型裝飾品，且上訴人僅概括指稱侵權，實無理由云云（本院卷第3 冊第117 頁反面）。觀諸附件三之網頁，固然有數項商品為「立體玩偶造型裝飾品」（如「丘比存錢桶_ 陸軍/ 海軍/ 空軍/ 憲兵」、「粉藍精靈/ 粉紅精靈」等），惟亦有「丘比餐具系列_ 餐具˙湯匙˙筷子˙叉子˙餐盒˙便當」、「不織布環保袋-kewpie ˙QP˙提袋˙卡通袋˙文件袋」、「台製丘比浴巾/ 毛巾/ 童巾_ 正版授權_ 不含螢光劑_100% 」、「丘比紅包袋_ 五種可愛造型˙kewpie˙QP」之商品。且每份網拍商品頁面第1 頁均有Kewpie頭像圖、如附表四編號8 至19所示之「丘比設計圖」圖樣、及「部屋」字樣，賣家帳號為「yuan6016」，所在地區為「高雄縣」，商品圖片上亦印有如附表四編號8 至19所示之「丘比設計圖」圖樣、及「部屋」字樣，或「 ⒸKEWPIE HEALTH CARE
CO., LTD版權所有翻印必究」， KEWPIE HEALTH CARE
CO., LTD即丘比健康事業有限公司（負責人為被上訴人楊進雄）。另「不織布環保袋-kew pie˙QP˙提袋˙卡通袋˙文件袋」商品下方右下方印有「www.kewpie-love.com.tw」（即被上訴人公司之網址）。是上訴人主張於95年6 月28日查詢時，被上訴人仍繼續販售有使用上訴人Kewpie之產品等語，亦屬可採。
⑷被上訴人固提出被上訴人參考蘿絲歐尼爾原創製作之產品說明表、將Kewpie重新上色製成之明信片影本（原審卷第5 冊第115 至131 、184 至187 頁之被證40、41），惟經交叉比對「原證32至45、56至65、68之Kewpie圖案」（A ）、與「上訴人之Kewpie圖檔」（B ）、「被證40、41之Kewpie圖形」（C ），參酌前第六㈡⒊⑴、⑵項之認定結果，原證32至34、36、38至45、56至58、64之Kewpie產品（A ）係與「上訴人之Kewpie圖檔」（B ）完全相同，而與「被證40、41之Kewpie圖形」（C
）僅「圖案相似」，或「圖案相同但顏色不同」（如附表六所示），佐以上訴人前已交付光碟之情，堪認被上訴人之原證32至34、36、38至45、56至58、64之圖案應係來自上訴人。
⑸另被上訴人於原審辯稱：上訴人提出的圖形均是在契約存續中被上訴人生產的產品，這些產品均是契約存續期間所生產，且被上訴人已繳93年權利金等語（原審卷第5 冊第265 頁）。縱使該等產品係於系爭授權契約存續期間所製造，然系爭授權契約既已於93年8 月30日因上訴人發函終止，被上訴人本不得再製造或散布系爭授權契約第1 條第5 款所稱之Kewpie產品。至被上訴人所提繳納權利金之證明（原審卷第2 冊第193 至200 頁之被證13），其中第193 至196 頁可證被上訴人公司於92年6 月10日匯款日幣（下同）3,000,000 元權利金予上訴人，此為系爭授權契約第5 條第5 項所稱之第1 年最低權利金（原審卷第1 冊第38、119 頁）；第197 至200
頁可證被上訴人公司於93年1 月5 日匯款2,040,000 元（含授權金1,800,000 元，及商標貼紙印刷費240,000
元），然系爭授權契約第5 條第5 項係約定第2 年最低權利金3,000,000 元至遲於92年12月31日支付，且被上訴人公司並未依約交付93年1 月至6 月之會計報告，已於前述，亦無從核算當年度得以依同條第6 項抵付之權利金，則被上訴人公司是否確實繳足93年度權利金，即有未明。另於系爭授權契約終止後，被上訴人已繳納之權利金是否依系爭授權契約存續期間按比例退還，係屬二事，被上訴人公司不得據以主張其於系爭授權契約終止後仍得繼續販售此類Kewpie產品。再者，被上訴人公司於94、95年間仍有如前第六㈡⒊⑶項所述之販售Kewpie產品之情形，確有於系爭授權契約終止後，擅自散布Kewpie產品之行為。
⑹綜上，被上訴人公司於系爭授權契約終止後，仍擅自散布Kewpie產品。
㈢上訴人得依我國民法第179 條規定，請求被上訴人公司給付自94年1 月1 日至同年12月31日止最低權利金日幣（下同）3,000,000 元：
⒈本件有關不當得利，應適用我國法，已於前第一㈡⒋項所述。按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益；又不當得利之受領人，除返還其所受之利益外，如本於該利益更有所取得者，並應返還，但依其利益之性質或其他情形不能返還者，應償還其價額，我國民法第179 條前段、第181 條定有明文。
⒉查被上訴人公司於系爭授權契約終止後，仍於93年9 月29日、12月28日有販售Kewpie產品，且於94、95年間有擅自使用前述Kewpie網頁之情形，倘系爭授權契約仍繼續有效存在，被上訴人公司本應每年給付最低權利金3,000,000
元（原審卷第1 冊第38、119 頁之第5 條第5 項約定）。是以上訴人請求被上訴人公司返還相當於94年度之最低權利金3,000,000 元之不當利益，即屬有據。至被上訴人楊進雄，原無支付權利金之義務，自無不當得利之返還責任可言，此亦非損害賠償責任，上訴人無由依我國公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人楊進雄與被上訴人公司連帶負責。
⒊上訴人就此部分並請求被上訴人公司給付自起訴狀繕本送達翌日（94年10月5 日，原審卷第1 冊第97頁）起至清償日止按年利率5%計算之利息。此部分既係相當於94年度之最低權利金，而系爭授權契約第5 條第5 項所定之最低權利金給付日期均為預付性質，且原訂第3 年最低權利金至遲於93年12月31日支付（原審卷第1 冊第38、119 頁），則上訴人請求自94年10月5 日起算之法定遲延利息，即屬正當。
七、上訴人無從依系爭授權契約第9 條第4 項約定及我國著作權法第84條前段、後段規定，請求被上訴人停止重製或散布儲存於上訴人所交付之光碟片如附表三所示之影像：
㈠上訴人主張依系爭授權合約第9 條第4 項後段、第8 條第2
項之約定，及日本民法第414 條前段規定，被上訴人公司除應返還上訴人因契約所交付之光碟片外，解釋上自應不得再為重製或散布之行為云云。
⒈系爭授權契約雖已終止，依第9 條第4 項後段約定，第8
條第2 項約定於系爭授權契約終止後仍屬有效。惟第8 條係規定「保密義務」，第2 項係針對系爭授權契約終止後，被上訴人公司應刪除媒介物上之「秘密資訊」，並歸還、銷毀包含「秘密資訊」之媒介物，第3 項則約定符合該3 款情形之資訊不適用保密義務（原審卷第1 冊第40至41、122 至123 頁）。而如附表三所示之影像原係北川和夫以蘿絲歐尼爾原創之Kewpie角色（公共財）為本，施以色彩，嗣將之交予被上訴人公司，已於前述，難認此屬第8
條所稱之「秘密資訊」，且同條第2 項亦未約定「不得再為重製或散布」之禁止態樣，上訴人自無從依上述約定，請求被上訴人不得再為重製或散布如附表三所示之影像。⒉至日本民法第414 條前段固規定：「債務人擅自不履行債務時，債權人得請求法院強制履行。」乃契約執行力之規定，係以債務人（即被上訴人公司）依系爭授權契約負有不得再為重製或散布影像之義務為前提，而依上訴人於本件訴訟之主張，其係以系爭授權合約第9 條第4 項後段、第8 條第2 項為其請求權基礎，而上開約定無足為上訴人請求之依據，自無從逕以此日本民法規定為據。
㈡上訴人另依我國著作權法第84條前段、後段規定，請求被上訴人停止重製或散布如附表三所示之影像，惟上訴人對於北川和夫4 本畫冊及附表五（原證78）所示之Kewpie圖形並未享有著作權或衍生著作權，其依前揭規定請求，於法無據。八、上訴人不得請求被上訴人公司移轉登記如附表四所示之商標予上訴人：
系爭授權契約第7 條第1 項第2 款固約定，任何本產品之所有著作權（包括製造及使用衍生著作之權）、商標權、新式樣專利及任何角色之衍生著作之智慧財產權，於創作完成時應歸屬於上訴人；第1 條第5 款約定「產品」，係指任何含有「角色」的項目，包括但不限於商品、廣告素材及包裝；第1 條第1 款約定「角色」係指任何由蘿絲歐尼爾原創之「Kewpie」角色，及／或其名稱或標示（原審卷第1 冊第34、39、115 、120 頁反面）。如附表四所示之商標，其商標權人雖為被上訴人公司，被上訴人公司或有使用「丘比」商標之情事（本院卷第3 冊第21頁之上訴人主張），惟其商標圖樣為單純中文印刷字體「秋比」（編號1 至5 、7 ）、單純中、日文印刷字體「秋比の屋」（編號6 ）、或中文「丘比」及左上、右上附加翅膀圖案（編號8 至19）所構成。雖「秋比」、「丘比」之讀音或與「Kewpie」相近，惟Cupid （邱比特）為羅馬神話中的小愛神，乃世人所熟知的人物，復觀諸當初北川和夫所取得如附表一所示之商標圖樣、及授權被上訴人公司使用如附表二所示之商標圖樣，以Kewpie圖形、或組合「Kewpie」、「Rose O'Neill」等字樣為主，難認如附表四所示之商標於外觀、觀念上與蘿絲歐尼爾原創之「Kewpie」角色或其名稱、標示近似，而屬系爭授權契約第7
條第1 項第2 款所稱之Kewpie產品的商標權或智慧財產權。因此，上訴人依系爭授權契約第7 條第2 項約定，請求被上訴人公司移轉登記附表四所示之商標予上訴人，即不可採。九、上訴人不得請求被上訴人公司聲明取消其註冊之kewpie-love.com.tw網域名稱：
㈠系爭授權契約第7 條第1 項第2 款固約定，任何本產品之所有著作權（包括製造及使用衍生著作之權）、商標權、新式樣專利及任何角色之衍生著作之智慧財產權，於創作完成時應歸屬於上訴人（原審卷第1 冊第39、120 頁反面）。關於網域名稱係屬何智慧財產權，上訴人主張被上訴人擅自使用「Kewpie」相關網域名稱，仍屬一種商標使用之型態云云（本院卷第3 冊第21頁）。惟按「商標使用」，重在判斷該表彰商品或服務之標識的使用是否足使消費者認識其為商標，而得與他人之商品或服務相區別。而蘿絲歐尼爾原創之Kewpie角色已成為公共財，廣為世人所熟知，則被上訴人公司之網域名稱中固有使用「Kewpie」字樣，惟其後接續有「-love.」，客觀上，無足使相關消費者將「Kewpie」作為辨識商品之商標，難認此網域名稱為商標之使用。此外，北川和夫先前曾向智慧財產局申請「kewpie Love!」商標，惟均未經審定（如附表一編號28、29所示）。是此非屬系爭授權契約第7 條第1 項第2 款所稱之Kewpie產品的商標權或智慧財產權。因此，上訴人依第7 條第2 項約定，請求被上訴人公司聲明取消kewpie-love.com.tw網域名稱，亦屬無據。
㈡至日本民法第414 條前段固規定：「債務人擅自不履行債務時，債權人得請求法院強制履行。」乃契約執行力之規定，係以債務人（即被上訴人公司）依系爭授權契約負有取消kewpie-love.com.tw網域名稱之義務為前提，無從逕為上訴人請求之法律依據，附此敘明。
十、上訴人得請求被上訴人公司給付律師費：
㈠系爭授權契約第9 條第6 項約定：「無過失之一方，除依法律或依衡平法所取得之任何其他權利外，得依應適用之準據法請求賠償因違反本合約之任何條款或因本條所規定之任何原因所致之損害。該損害賠償應包括合理之律師費但不包括懲罰性賠償。」（原審卷第1 冊第41-1、123 頁）。查被上訴人公司無正當理由，而未提供93年1 月至同年6 月會計報告予上訴人，違反系爭授權契約第6 條約定，上訴人據以終止系爭授權契約，已於前述，則上訴人依此約定，請求被上訴人公司給付律師費，即屬有據。
㈡上訴人主張因委託00000000律師與被上訴人談判、協商、及在日本處理本件，而支付其律師費日幣1,600,000 元（原審卷第5 冊第275 至324 頁之原證9300000000律師請求書及明細），且因委任徐宏昇律師在我國處理本件訴訟所需之律師費新臺幣300,000 元（原審卷第5 冊第273 至274 頁之原證92徐宏昇律師事務所證明書），核屬合理適當。至上訴人請求為撤銷被上訴人公司與000000商標註冊及塗銷被上訴人公司商標授權登記之費用日幣866,240 元部分，因上訴人無從請求被上訴人公司移轉商標，且000000所有之註冊商標亦非本件審理範圍，故此部分律師費之請求，即無可採。
㈢上訴人就此部分並請求被上訴人公司給付自起訴狀繕本送達翌日（94年10月5 日，原審卷第1 冊第97頁）起至清償日止按年利率5%計算之利息。其中自93年6 月10日起至94年9 月14日之00000000律師費已逾請求金額日幣1,600,000 元（原審卷第5 冊第275 頁），是此部分請求自同年10月5 日起算之法定遲延利息，即屬正當。惟徐宏昇律師事務所證明書僅概略記載於95年度、96年度收取律師費232,800 元、93,004元，晚於起訴狀繕本送達翌日，且上訴人係於97年5 月22日始提出此證明書，經被上訴人訴訟代理人收受（原審卷第5
冊第272 頁），應認被上訴人公司係自翌日（即同年月23日）起負遲延責任，而應給付自是日起算之法定遲延利息（我國民法第229 條第2 項規定參照）。
十一、綜上所述，上訴人請求被上訴人公司給付日幣4,600,000
元（$3,000,000+$1,600,000$=$4,600,000 ）及新臺幣300,000 元，其中日幣4,600,000 元部分，自起訴狀繕本送達翌日（94年10月5 日）起至清償日止按年利率5%計算之利息，新臺幣300,000 元部分則自97年5 月23日起至清償日止按年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回。原審就上開應准許部分，為上訴人敗訴判決，自有未洽。上訴意旨指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第2 項所示，並宣告假執行、免為假執行（日幣4,600,000 元部分，以兩造所不爭之匯率0.2886《原審卷第1 冊第3 頁、原審卷第2 冊第110 頁》折算為新臺幣1,327,560
元）。至於超過上開應准許部分，原審為上訴人敗訴判決，核無違誤，上訴意旨，指摘原判決此部分不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。
十二、至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第79條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　102　 年　　3　　 月　　14　　日智慧財產法院第三庭
審判長法　官　汪漢卿
法 官　陳容正
法 官　蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。（均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿逕送上級法院」）
中　　華　　民　　國　　102　 年　　3　　 月　　14　　日書記官 林佳蘋
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。