智慧財產及商業法院99年度民專上字第61號｜法律人

智慧財產法院民事判決 99年度民專上字第61號上訴人　亞亞科技股份有限公司兼上法定代理人　陳義謙共同訴訟代理人　鍾添錦律師陳家輝律師被上訴人　牧德科技股份有限公司法定代理人　嚴維群訴訟代理人　賴安國律師馮博生律師汪光夏複代理人　曾裕峯賴怡文上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國99年8月31日臺灣新竹地方法院95年度重智字第7號第一審判決提起上訴，被上訴人並為訴之擴張，本院於100年10月6日言詞辯論終結，判決如下：主文上訴駁回。上訴人應再連帶給付被上訴人新臺幣柒仟肆佰零柒萬零捌佰貳拾陸元及自民國一百年六月二十二日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。第二審及擴張之訴訴訟費用由上訴人連帶負擔。本判決第二項所命給付，於被上訴人以新臺幣貳仟肆佰柒拾萬元為上訴人供擔保後，得假執行；但上訴人如於假執行程序實施前，以新台幣柒仟肆佰零柒萬零捌佰貳拾陸元為被上訴人預供擔保，得免為假執行。事實及理由壹、程序方面：一、按於第二審為訴之變更或追加，非經他造同意不得為之；但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2、3款分別定有明文。查被上訴人於原審以上訴人亞亞科技股份有限公司（下稱亞亞公司）製造、銷售之HP-710、AHC-3600、AHE-3610及HLA-075型號孔位檢查機侵害被上訴人所有發明第157112號、第149242號專利為由，起訴請求上訴人等連帶給付新臺幣（下同）2,500萬元本息。嗣經原審判決命上訴人給付2,500萬元本息，上訴人不服提起上訴，被上訴人於本院仍基於上開侵害專利權之事實，而擴張起訴聲明為99,070,826元，而請求上訴人等應再連帶給付74,070,826元本息（見本院卷㈡第63、202頁），經核與首揭規定相符，應予准許，合先敘明。貳、實體方面：一、被上訴人主張：㈠被上訴人起訴主張：被上訴人為中華民國發明第149242號「可偵測印刷電路板上之鑽孔精密度的裝置及其方法」及發明第157112號「印刷電路板鑽孔精度分析方法」之專利權人，其專利期間分別自91年1月11日起至109年7月6日止、91年5 月21日起至109年11月20日止（下稱系爭242專利、系爭112 專利）。詎上訴人亞亞公司未經被上訴人之同意或授權即使用上開專利技術製造、販賣HP-710、AHC-3600、AHE-3610、HLA-075型號之孔位檢查機（以下合稱「系爭機台」），經被上訴人委請財團法人臺灣經濟研究院（下稱臺經院）就上揭HP-710機台進行專利侵害鑑定結果，認HP-710機台侵害被上訴人系爭242專利申請專利範圍第1項及系爭112專利申請專利範圍第1項。又被上訴人起訴後，上訴人亞亞公司將HP-710機台變更為AHC-3600、AHE-3610、HLA-075等型號，故該等機台之技術特徵仍落入被上訴人系爭二專利申請專利範圍。上訴人亞亞公司自95年1月起陸續製造及銷售系爭機台或供兩造潛在客戶試用，致被上訴人客戶無意向被上訴人購買機台，且因上訴人亞亞公司無須負擔研發成本而以低價競爭，更造成被上訴人不得不降價出售以求生存，上訴人至少已對被上訴人造成2,562萬元以上財產損害，就減損商譽部分則至少有400萬元損害。且上訴人明知被上訴人業已取得系爭專利及嗣後變更型號之故意侵害行為，依法得酌定3倍之賠償，爰依專利法第84條、第85條第1項第2款、第3項、民法第28條及公司法第23條第2項，請求上訴人連帶賠償2,500萬元及法定遲延利息（其中依專利法第85條第2項請求業務上信譽損害部分，被上訴人已於100年10月3日具狀表明不再主張，見本院卷㈢第28頁，自非本院審理範圍）。㈡原審為上訴人全部敗訴判決，上訴人提出上訴後，被上訴人擴張起訴聲明，並主張： ⒈系爭242專利申請專利範圍第4要件為：另於該信號接收器之兩側設一組調整角度支架，供連接兩投射光源以調整光源輸出之角度，使該倍率鏡頭所接收之信號為最佳之信號，並非以「隨時調整光源輸出角度」或「需逐次調整光源輸出角度」為限制條件，上訴人亦自承HP-710機台上之光源支撐架設計有一螺孔槽，主要係用以在機台構件在組裝或機台於客戶生產線上定位試運轉時校正光源以尋找光源固定位置使用，可知上訴人亞亞公司之機台，確實也具備「於客戶生產線上校正(調整)光源」之功能，並非是自組裝後即毫無調整可能，自無礙於HP-710機台落入系爭242專利申請專利範圍第1項之判斷。況由上訴人操作手冊可得知上訴人機台有就印刷電路板上之「鑽孔」為掃描檢測，其主張僅單就表面鍍層為掃描檢測，顯不足採，因此該機台亦落入系爭242專利申請專利範圍第1項第5要件。另上訴人亦自承AHC-3600、AHE-3610、HLA-075為與HP-710具同一技術特徵之機台，因此上開機台亦均落入系爭242專利申請專利範圍1項。至於上訴人主張95年5月以後已就HP-710以外機台以鉚釘固定作迴避設計，但其主張與客觀證據不符，且其仍可輕易拆卸鉚釘或工業點膠達到調整功能，仍落入系爭242專利申請專利範圍第1項。⒉上訴人於鈞院就系爭機台與系爭112專利申請專利範圍侵權比對，僅爭執未落入系爭112專利申請專利範圍第1項第5要件，並不爭執落入其他要件，而依臺經院鑑定報告所附照片可知，HP-710機台具有將該選取資料以圖像表示之，且該圖像包含向量圖、分佈圖及箭靶圖技術特徵，而落入系爭112 專利申請專利範圍第1項之文義範圍，又系爭112專利申請專利範圍第1項第5要件並未以「向量圖、分佈圖及箭靶圖須同時出現」為限制條件，上訴人該主張並不可採。又上訴人主張HP-710以外機台已作迴避設計而無向量圖，然其主張與客觀證據不符，並不足採。 ⒊經被上訴人彙整廠商回函及進口報單等證據資料後，上訴人於本件起訴狀繕本送達時（即95年9月13日）前之銷售所得為30,638,027元，起訴狀繕本送達後之銷售所得為68,432,799元，合計為99,070,826元。再佐以上訴人於銷售侵權產品時，同時透過與被上訴人產品為不當比較廣告之方式，宣稱其產品效能遠優於被上訴人，且被上訴人於96年4月間曾向桃園地方法院（下稱桃園地院）聲請假處分，經核准後於96年7月23日聲請強制執行，請求禁止上訴人製造、銷售系爭機台，嗣桃園地院於96年8月1日核發執行命令予上訴人，其後被上訴人於97年1月18日撤回執行聲請，上訴人在上開假處分命令有效期間內，仍有持續製造、銷售AHC-3600、AHE3610等機台之作為，被上訴人於95年8月間曾聲請證據保全，惟上訴人亞亞公司拒不配合，嗣鈞院亦曾於100年5月18日囑託新竹地院至上訴人亞亞公司執行銷售資料之證據保全，但上訴人亞亞公司仍拒絕配合執行，復透過型號之變更方式變造證據資料，本件實應酌定最高額之懲罰性賠償。依此，被上訴人主張應依三倍計算上訴人應賠償金額為297,212,478 元。二、上訴人則以下列各情，資為抗辯：㈠被上訴人所委請臺經院所製作之鑑定報告，不足資為HP-710機台有落入系爭二專利申請專利範圍之依據，依臺經院於95年5月15日錄影及照片內容，顯然並未顯示有拆解系爭HP-710機台情形，惟依系爭242專利申請專利範圍第1項所載，包括掃描光機、調整角度支架、倍率鏡頭等皆為結構描述，上述證據既然未曾顯示拆解結構（特別是鏡頭模組），又如何得以判斷內部有倍率鏡頭、信號接收器等結構。又本件其他型號HLA-075、AHC-3600、AHE-3610機台與HP-710機台之產品，其型號不同，光源種類不同，操作過程方法亦不相同，何得逕為同一型號之產品，此部份自應由被上訴人負舉證責任。為期客觀公平起見，本件仍請鈞院將系爭出售之七台機器（包括HP-710、HLA-075二型號之機器）送鑑定機關鑑定是否落入系爭二專利申請專利範圍。㈡系爭242專利申請專利範圍第1項所載「調整角度支架，供連接兩投射光源以調整光源輸出之角度，使該倍率鏡頭所接收之信號為最佳之信號」，其中，「調整角度支架」應解釋為「供其他裝置調整角度的支架」，另依被上訴人於系爭242 專利被舉發案000000000N01、000000000N02答辯狀所載內容，「最佳」係指「隨著各種印刷電路板之表面粗糙度、平面度、厚度或孔徑大小不一，而藉由調整角度支架調整(投射)光源輸出之角度以得到投射在待測物之聚焦光線的反射光。」，而系爭機台經100年7月8日勘驗結果係以鉚釘鉚接於支架，而為永久性接合固定裝置，系爭機台無法亦無須為調整光源投射角度之操作，故與系爭242專利使用調整手段並不相同。另被上訴人已於000000000N02舉發案自承系爭242專利係用以檢測鑽孔，而與檢測電路圖案不同，系爭機台之線性光源係用以掃描該印刷電路板上之表面鍍層，故系爭機台未侵害系爭242專利。另證人林淑珍已證稱系爭機台僅可顯示分佈圖、箭靶圖，足見系爭機台未侵害系爭112專利。㈢上訴人亞亞公司僅於95年5、6月間出售HP-710機台，被上訴人起訴後，上訴人隨即停止銷售，上訴人並無侵害專利權之故意。另按同業利潤標準表，係財政部為期社會同業營業之共通性所頒布之利潤標準表，有其一定之公平性、公示性，應最符合社會公平原則及合理性，非僅為報稅及徵稅之用，本件損害賠償之認定，應依據財政部所頒布之同業利潤標準計算表以10﹪計算。三、原審判決：⑴上訴人應連帶給付被上訴人2,500萬元及自95 年9月13日起至清償日止，按年利率百分之5計算之利息。⑵本判決於被上訴人以834萬元為上訴人供擔保後，得假執行；但上訴人如於假執行程序實施前，以2,500萬元為被上訴人預供擔保，得免為假執行。上訴人聲明不服，提起上訴，其上訴聲明為：⑴原判決廢棄。⑵被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。被上訴人之答辯聲明為：上訴駁回，被上訴人並於本院擴張聲明為：⑴被上訴人應再連帶給付74,070,826元及自100年6月22日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。⑵願供擔保請准宣告假執行。上訴人對被上訴人擴張之訴答辯聲明為：⑴擴張之訴駁回。⑵如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。四、兩造不爭執之事項（見本院卷㈠第112至113頁）：㈠被上訴人於89年7月7日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請「可偵測印刷電路板上之鑽孔精密度的裝置及其方法」發明專利，經該局編為第089113496號進行審查核准專利後，發給第149242號專利證書（即系爭242專利），專利權期間自91年1月11日起至109年7月6日止。㈡被上訴人於89年11月21日向智慧局申請「印刷電路板鑽孔精度分析方法」發明專利，經該局編為第089124616號進行審查核准專利後，發給第157112號專利證書（即系爭112專利），專利權期間自91年5月21日起至109年11月20日止。㈢上訴人確有製造及販賣型號「AHC-3600」、「AHE-3610」、「HLA-075」、「HP-710」孔位檢查機（即系爭機台），且上開機器除光源種類不同外，其餘結構均相同。㈣系爭機台之結構及操作方法詳如臺灣經濟發展研究院95年5 月15日取證錄影光碟及照片（見原審卷㈢第170至181頁）。㈤上訴人確有販賣系爭機台予精煉企業股份有限公司、長德科技股份有限公司、伽華股份有限公司、千騰精密股份有限公司、臺灣松下電器股份有限公司、普欣科技股份有限公司、豐愷科技股份有限公司，銷售金額（含稅）合計為25,620,000元（銷售金額詳如原判決第46頁）。㈥系爭242專利申請專利範圍第1項、系爭112專利申請專利範圍第1項之技術特徵可分別解析為如原審判決第40、41、42 、43頁所示5要件。五、本件經本院與兩造整理並協定簡化之爭點如下（見本院卷㈠第113頁、卷㈡第202頁）：㈠系爭機台是否落入系爭242專利申請專利範圍第1項？㈡系爭機台之操作方法是否落入系爭專利112申請專利範圍第1項？㈢被上訴人依專利法第84條第1項、第85條第1項第2款、第2項、第3項、公司法第23條第2項請求上訴人等連帶給付99,070,826元，是否有據？六、本院得心證之理由：㈠申請專利範圍解釋： ⒈按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，專利法第56條第3項定有明文。判斷被控侵權對象是否侵害專利權，首先應依專利說明書所載之申請專利範圍為準，倘申請專利範圍之文字已臻明確時，應以其所載文字在該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請專利時所認知或瞭解支持該文字之通常習慣總括之意義予以解釋，自不得以申請專利範圍所未記載卻揭示於發明說明及圖式之限制條件讀入申請專利範圍；反之，倘申請專利範圍之文字有不明瞭或疑義時，自得審酌發明說明及圖式用以輔助解釋申請專利範圍中既有之限制條件，亦即依據說明書整體內容及該文字之用法，確定申請專利範圍所載之發明內涵，進而適切地界定專利權範圍。 ⒉系爭242專利申請專利範圍第1項為：「一種可偵測印刷電路板上之鑽孔精密度的裝置，其主要結構係包含：一掃描光機，其上方設一信號接收器，係為可調整定位及移動之結構，該信號接收器之下方設有一倍率鏡頭，用以接收反射之光源信號，另於該信號接收器之兩側設一組調整角度支架，供連接兩投射光源以調整光源輸出之角度，使該倍率鏡頭所接收之信號為最佳之信號；及一平台，係設於該掃描光機之正下方，為可相對於該掃描光機移動其上所置放之印刷電路板，供該掃描光機掃描該印刷電路板上之鑽孔。」。 ⒊上訴人辯稱：「調整角度支架」係指「供其他裝置調整角度的支架」、「最佳信號」係指「隨著各種印刷電路板之表面粗糙度、平面度、厚度或孔徑大小不一，而藉由調整角度支架調整 (投射)光源輸出之角度以得到投射在待測物之聚焦光線的反射光」云云，惟查，依系爭242專利發明說明書第7頁最末行至第8頁第8行之發明說明已記載「請參閱第一圖，為本發明之立體示意圖…另於信號接收器16之兩側設一組調整角度支架120，供連接兩投射光源12，並藉由該調整角度支架120上下作動及調整該兩投射光源12之角度，使該信號接收器16透過倍率鏡頭14所接收之信號為最佳之信號，其最佳信號乃是投射光源12投射在待測物如印刷電路板30之聚焦光線34的反射光…」（見原審卷㈠第35頁），是以「最佳之信號」係指「投射光源投射在待測物如印刷電路板之聚焦光線的反射光」，至於「調整角度支架」係指用以連接投射光源，其功能在於藉由該支架配合調整投射光源之角度，使信號接收器得以接收最佳之信號，至於調整投射光源角度與否，應包括裝置機台校正之調整，亦包括各種印刷電路板之表面粗糙度、平面度、厚度或孔徑大小不一，而藉由調整投射光源輸出之角度以使信號接收器得以接收最佳之信號，惟並未限制須於檢測印刷電路板之過程中隨時調整。㈡系爭機台之技術內容： ⒈上訴人亞亞公司就被上訴人於原審98年8月18日所呈取證光碟及其照片內容確係HP-710機台並無意見，且陳稱HP-710與HLA-075產品對應系爭二專利之結構係相同（見本院卷㈠第 89頁），況被上訴人於原審即主張上訴人亞亞公司有於起訴後變更HP-710機台型號之情事（見原審卷㈢第192頁反面），是原審法官已於98年9月29日當庭諭知上訴人亞亞公司應提出HP-710、HLA-075、AHC-3600、AHE-3610等產品之型錄、說明書或操作手冊用以證明系爭機台並未落入系爭專利之權利範圍（見原審卷㈢第192頁反面），惟上訴人亞亞公司於原審言詞辯論終結前均未提出HP-710、HLA-075、AHC-3600、AHE-3610產品之結構說明書或操作手冊，用以說明系爭機台與台經院於95.5.15派員至第三人伽華科技股份有限公司取證之HP-710產品結構有何不同，況上訴人亞亞公司於98年10月28日（書狀誤載日期為97年10月28日）具狀陳稱：該公司並未生產型號HLA-075產品，並自承HLA-075、AHC-3600、AHE-3610產品名稱皆為Hole Location Analyzer（孔位分析機），其中HLA-075與AHC-3600之區別為AHC系列因獲有美國玻璃驗證（NIST）提供之精度保證，而AHC-3600與AHE-3610產品之區別為AHC-3600為中文版本，AHE-3610為英文版本（見原審卷㈢第214頁），並提出被證8及被證11之HLA-075 、AHC-3600、AHE-3610型錄各一份，經核閱上訴人亞亞公司所呈上開型錄，其規格完全相同，僅AHC-3600型錄為中文版本，其餘為英文版本之差異（見原審卷㈢第216至217頁、第220至223頁）。此外，就HP-710、HLA-075、AHC-3600、AHE-3610產品除光源種類不同外，其餘結構均相同乙節，亦經兩造訴訟代理人於本院100年3月15日準備程序中同意列為不爭執之事實（見本院卷㈠第113頁），顯見HP-710、HLA-075、AHC-3600、AHE-3610產品僅型號不同，惟其相對應於系爭二專利之結構及技術內容均相同。 ⒉嗣上訴人亞亞公司於100年6月21日始改口辯稱：95年5月15 日台經院採證後，我們認為有侵害系爭專利的疑慮，所以95年5月後的機台都有進行迴避設計，型號改為HLA-075、AHC-3600、AHE-3610，迴避設計的內容是指光源調整部分變更為固定式，亦即以鉚釘固定支架，不是點焊，也不是點膠，且沒有同時出現三個圖，故未侵害系爭二專利云云（見本院卷㈡第55頁）。惟查，依被上訴人於原審98年8月18日所呈取證照片所示，HP-710機台之信號接收器下方兩側確有一組光源支撐架用以連接投射光源，且支架上設有弧形螺孔槽，且該螺孔槽並未以點膠或鉚釘固定（見原審卷㈠第84頁黑白照片及原審卷㈢第173至176頁彩色照片）。其次，千騰精密股份有限公司（下稱千騰公司）、普欣科技股份有限公司（下稱普欣公司）及豐愷科技股份有限公司（下稱豐愷公司）之機台確曾向上訴人亞亞公司購買HP-710、HLA-075機台，此有統一發票及買賣合約書附卷可按（見原審卷㈢第237頁、原審卷㈣第26至32頁、第116至121頁），嗣經本院於100年7月8日會同兩造勘驗位於上開公司內之機台時，雖千騰公司及普欣公司機台之銘板均係記載「AHC-3600」，豐愷公司機台之銘板則係記載「AHE-3610」（見本院卷㈡第125、127頁），惟證人即千騰公司人員謝振樹結證稱：現場勘驗之AHC-3600機台即為亞亞公司於95年6月13日銷售之HP-710機台等語（見本院卷㈡第125頁），上訴人亦當場陳稱：普欣公司 HLA-075機台升級為AHE-3610，係載台部分修正，多一個下光，至於信號接收器及支架結構並未變更等語（見本院卷㈡第128頁），而上開機台經現場驗勘結果，信號接收器兩側設一組光源支撐架，而光源支撐架皆具有弧形螺孔槽及固定孔，且目前均係以鉚釘與投射光源固定，其中千騰公司之機台僅固定於弧形螺孔槽之鉚釘上仍留有點膠之痕跡，其餘鉚釘並無點膠痕跡等情，有勘驗筆錄及照片附卷可參（見本院卷㈡第124、127、133至159頁），惟上訴人亞亞公司曾於100年3月8日提出其於100年3月4日至千騰公司拍攝之機台照片（見本院卷㈠第107、118頁），經核該照片內容，上訴人亞亞公司已自行明確標示其光源支撐架部分係以鉚釘固定、部分係以點膠方式固定螺絲，且鉚釘及螺絲均有點膠痕跡，核與本院於100年7月8日勘驗時，上開機台均係以鉚釘固定，且部分已清除點膠，並不相符，亦與其於100年6月21日辯稱：迴避設計的內容是指光源調整部分變更為固定式，亦即以鉚釘固定支架，不是點焊，也不是點膠等情有所矛盾，另千騰公司及豐愷公司機台弧形螺孔槽之鉚釘外圍均留有大於鉚釘之圓形痕跡（見本院卷㈡第140、141、143、156頁），顯見其光源支撐架先前係使用其他零件與投射光源連接。是以由上訴人亞亞公司於原審及本院之歷次陳述及上開客觀事證觀之，上訴人亞亞公司顯係臨訟始將其已出售之HP-710、HLA-075機台光源支撐架改以鉚釘與投射光源固定，並變更銘板上所載型號為AHC-3600、AHE-3610，其所辯95年5月後之 HLA-075、AHC-3600、AHE-3610機台已進行迴避設計，而與 HP-710機台並不相同云云，顯非可採。 ⒊上訴人另辯稱：95年5月以後已就AHC-3600、AHE-3610、HLA-075機台為迴避設計，僅會出現箭靶圖及分佈圖云云（見本院卷㈠第55頁），並於100年3月30日提出操作手冊為證（見上證1，附卷外淺綠色封面，未標示產品型號），查原審曾向精鍊企業股份有限公司（下稱精鍊公司）等第三人函查是否曾向上訴人亞亞公司購買HP-710、HLA-075、AHC-3600、AHE-3610產品，嗣經精鍊公司於99年4月28日函覆原審稱：確有於95年5月5日向亞亞公司採購型號HP-710產品，並檢送HP-710產品操作手冊一份到院（見原審卷㈣第34至113頁），經核閱精鍊公司所呈HP-710產品操作手冊，竟與上訴人亞亞公司於100年3月30日呈送本院之HP-710產品操作手冊就有無向量圖之內容並不相同（見原審卷㈣第96頁、卷外操作手冊第30頁），嗣上訴人亞亞公司始於100年4月20日另補呈HP-710產品之操作手冊（見上證2，附卷外淺灰色封面，標示HP-710），並具狀陳稱前呈手冊係修正後之版本（見本院卷㈠第140頁），顯見上訴人亞亞公司於被上訴人提起本件訴訟後，除就已販賣予第三人之HP-710產品予以變更型號外，更進一步變更HP-710操作手冊內容之一致性。經核閱上證1修正後手冊及訴外人精煉公司所呈HP-710機台操作手冊（見原審卷㈣第65頁以下，下稱修正前手冊），修正後手冊雖將修正前手冊第30頁下半頁之二張向量圖及與向量圖有關「⑶孔偏顏色：勾選孔偏顏色後即會帶出方向功能，程式會將孔偏情況以顏色深淺表示出來，若勾選方向，還會將孔偏方向畫出」、「顏色越紅表示孔偏情況越大」、「顏色越淺表示孔偏情況越小」、「紅色孔為測試後實際位置」、「綠色虛心圓表示標準位置綠色線表示孔偏方向」等中文說明刪除（見修正後手冊第30頁），然同份修正後操作手冊之英文說明第27頁仍記載「（3）Bias Leve：Check Bias Leve to display the Dir function. The program will high light hole deviation by strong or light color.The direction of hole deviation will be drawn if Dir is checked.」），第28頁則有上開二張向量圖及「Stronger color indicates more hole deviation」、「Lighter color indicates less hole deviation」、「The red hole is the actual position after inspection」、「The dotted circle represent the standard position. The greenline indicates the direction of hole deviation」等與向量圖相關之內容，經核亦與上開修正前手冊第30頁下半頁之中文說明相同，足見上訴人辯稱：95年5月以後已就AHC-3600、AHE-3610、HLA-075機台為迴避設計，僅會出現箭靶圖及分佈圖，而無向量圖等語，顯無足採。至證人即千騰公司操作員林淑珍雖證稱：此機台只會出現分佈圖、箭靶圖云云（見本院卷㈡第127頁），惟證人即千騰公司人員謝振樹已證稱：現場勘驗之AHC-3600機台即為亞亞公司所銷售之HP-710機台等語，業如前述，則依精鍊公司所檢送該公司於95年5月5日向亞亞公司採購型號HP-710機台（95年5月15日交貨，見原審卷㈣第44頁）之操作手冊既顯示該機台操作時會出現向量圖、分佈圖、箭靶圖，則亞亞公司於95年5、6月間出售予千騰公司之相同型號機台，自應具有相同之技術內容，是以證人林淑珍之證詞顯與上開客觀證據不符，自難採為對上訴人有利之證據。㈢系爭242專利申請專利範圍第1項侵權比對分析： ⒈系爭242專利申請專利範圍第1項，可拆解為下列5要件：① 一種可偵測印刷電路板上之鑽孔精密度的裝置；②一掃描光機，其上方設一信號接收器，係為可調整定位及移動之結構；③該信號接收器之下方設有一倍率鏡頭，用以接收反射之光源信號；④另於該信號接收器之兩側設一組調整角度支架，供連接兩投射光源以調整光源輸出之角度，使該倍率鏡頭所接收之信號為最佳之信號；⑤及一平台，係設於該掃描光機之正下方，為可相對於該掃描光機移動其上所置放之印刷電路板，供該掃描光機掃描該印刷電路板上之鑽孔，並為兩造所不爭執（見本院卷㈠第113頁）。 ⒉上訴人於本院準備程序中，對於系爭機台落入系爭242專利申請專利範圍第1項之第1、2、3、5要件之文義範圍並不爭執，而爭執未落入第4要件（見本院卷㈠第112頁），惟遲至本院準備程序終結後，上訴人始就第5要件提出爭執（見本院卷㈡第214頁）。惟按未於準備程序主張之事項，除有下列情形之一者外，於準備程序後行言詞辯論時，不得主張之：一、法院應依職權調查之事項。二、該事項不甚延滯訴訟者。三、因不可歸責於當事人之事由不能於準備程序提出者。四、依其他情形顯失公平者。民事訴訟法第276條第1項定有明文。本件上訴人雖於準備程序終結後始就第5要件提出爭執，然該事項不甚延滯訴訟，揆諸上開說明，仍應准許其提出。茲就系爭機台是否落入前揭第4要件及第5要件，分述如下： ①系爭242專利申請專利範圍第1項第4要件為：「該信號接收器之兩側設一組調整角度支架，供連接兩投射光源以調整光源輸出之角度，使該倍率鏡頭所接收之信號為最佳之信號」，經查，依臺經院於95年5月15日取證照片所示，HP-710機台之信號接收器下方設有一倍率鏡頭，並於信號接收器下方兩側設有一組光源支撐架用以連接投射光源，且支撐架上設有弧形螺孔槽，且該弧形螺孔槽並非以點膠或鉚釘固定（見原審卷㈠第84頁黑白照片及原審卷㈢第173至176頁彩色照片），此外，上訴人亞亞公司販賣予千騰公司、普欣公司及豐愷公司之HP-710、HLA-075機台（嗣分別變更銘板上所載型號為AHC-3600、AHE-3610）經本院現場勘驗結果亦係於信號接收器下方兩側設有一組光源支撐架用以連接投射光源，且支撐架上設有弧形螺孔槽，惟支撐架係以鉚釘與投射光源固定（見本院卷㈡第124、127頁），然經核閱本院於100年7月8日現場勘驗照片可知，上述機台之光源支撐架除設有弧形螺孔槽，亦設有固定孔，且上述機台之鉚釘固定於弧形螺孔槽內之位置亦各有不同（見本院卷㈡第139至145頁、149至159頁），是以由所屬技術領域中具有通常知識者可知，光源支撐架上之固定孔係用以固定裝置而不可調整部分，而弧形螺孔槽之設計則係一「定位調整孔」，而於作裝置定位時可有調整之空間，故機台之投射光源可沿該「弧形螺孔槽」之角度作位置之調整，即對應於系爭242專利之調整角度支架。另參以上訴人已具狀自承系爭機台光源支撐架之螺孔槽主要係用以產品組裝時校正光源設定位置而使用（見本院卷㈠第106頁），復自承「亞亞機台上之光源支撐架設計有一螺孔槽，主要係用以在機台構件在組裝或機台於客戶生產線上定位試運轉時『校正』光源以尋找光源固定位置使用」（見本院卷㈠第167頁），是以系爭機台之光源支撐架既可透過弧形螺孔槽調整設定光源輸出角度，其目的即係藉由支撐架調整投射光源輸出之角度以使信號接收器下方之倍率鏡頭所接收之信號為最佳之信號，而落入系爭242專利申請專利範圍第1項第4要件之文義範圍。此外，系爭機台光源支撐架上之弧形螺孔槽既可供調整投射光源之角度，則上訴人亞亞公司縱係於系爭機台投射光源調整角度後，再以鉚釘將投射光源固定，仍無礙於其具有「一組調整角度之支架」之技術內容，是上訴人以此辯稱其未落入系爭242專利申請專利範圍第1項第4要件之文義範圍，並非可採。至於上訴人亞亞公司辯稱：一旦上訴人將機器出廠或定位試轉完成後，螺孔槽上的定位螺絲即會選擇用一工業點膠予以固定而不再移動、或直接換上鉚釘固定而不再移動，定位及固定後之光源支撐架將不會隨著各種待測印刷電路板之表面粗糙度、平面度、厚度或孔徑大小不一而再度調整光源輸出之角度，故未落入第4要件之文義讀取云云（見本院卷㈠第106頁），然系爭242專利申請專利範圍第1項第4要件並未限定須「隨時調整光源輸出角度」，已如前述，上訴人以申請專利範圍所未記載之限制條件限縮第4要件，其所辯亦無足採。 ②系爭242專利申請專利範圍第1項第5要件為：「一平台，係設於該掃描光機之正下方，為可相對於該掃描光機移動其上所置放之印刷電路板，供該掃描光機掃描該印刷電路板上之鑽孔」，參以系爭專利242專利之發明說明書記載「…一種可偵測印刷電路板上之鑽孔精密度的裝置及其方法，係提供一種可用以偵測印刷電路板鑽孔後孔位精準度、孔徑大小、孔數多寡及孔壁是否粗糙之裝置者」（見說明書第3頁第1~4行）、「…本發明之主要目的，在於提供一種可偵測印刷電路板上之鑽孔精密度其裝置及方法，達到可快速掃描印刷電路板之目的。本發明之次要目的，在於提供一種可偵測印刷電路板上之鑽孔精密度其裝置及方法，達到可精確掃描印刷電路板上鑽孔位置之目的…」（見說明書第7頁第6~11行），均提及「掃描印刷電路板上鑽孔位置」，而所屬技術領域中具有通常知識者皆知道印刷電路板之鑽孔係由表面具有鍍層上鑽孔，故系爭專利並非僅接收自鑽孔（平台頂面）反射的光源訊號，仍有掃描到印刷電路板之功能，既然鑽孔係由表面鍍層鑽之，則掃描印刷電路板上鑽孔位置必會掃描到印刷電路板上之表面鍍層。況由精煉企業股份有限公司於原審提供之HP-710操作手冊及上訴人提供之HP-710操作手冊於產品功能部分均記載：「1..高速孔位精度測量，提供高效率的快速檢查工具。2.完整的SPC分析系統，確保鑽孔品質。3.提高鑽針效能分析，降低鑽孔成本。….7. 量測無孔數限制。」（見手冊第1頁），在操作說明部分更提及「7.基準孔設定方式」、「9.覆蓋孔設定」、「10.覆蓋徑設定…對於基準板的某些孔徑不檢測時，可以加以覆蓋，要求系統不檢驗那些孔徑的孔」「9.秀孔分布圖…會出現孔徑的分布圖」、「秀孔位圖…. 可將之前的孔位分佈圖還原成原來的孔位圖」等與鑽孔檢測相關論述，尤其，操作手冊第27頁之「18.F4開始檢測將基準板設定完成後，即可進行孔位檢測」，及第29頁以下之「22.檢測畫面」清楚揭露檢測畫面為與鑽孔相關之資訊畫面，足證系爭機台確有就印刷電路板上之鑽孔為掃描檢測，上訴人辯稱系爭專利掃描光機僅接受自鑽孔反射的光源訊號，而系爭機台係掃描印刷電路板上的表面鍍層，故不符合文義讀取云云，即非可採，系爭機台落入系爭242專利申請專利範圍第1項第5要件之文義讀取範圍，亦堪認定。 ⒊綜上，上訴人對於系爭機台落入系爭242專利申請專利範圍第1項之第1、2、3要件之文義範圍既不爭執，而系爭機台亦已落入系爭242專利申請專利範圍第1項之第4、5要件之文義範圍，已如前述，是系爭機台確有侵害系爭242專利權之情事。㈣系爭112專利申請專利範圍第1項侵權比對分析： ⒈系爭112專利申請專利範圍第1項，可拆解為下列5要件：① 一種印刷電路板鑽孔精度分析方法；②輸入印刷電路板鑽孔量測資料與理論資料；③利用該量測資料與理論資料計算出相關統計資料；④根據選擇項目選取所屬範圍之統計資料；⑤將該選取資料以圖像表示之，且該圖像係包含向量圖、分佈圖及箭靶圖，並為兩造所不爭執（見本院卷㈠第113頁）。 ⒉上訴人對於系爭機台落入系爭112專利申請專利範圍第1項之第1、2、3、4要件之文義範圍並不爭執，僅爭執未落入第5 要件（見本院卷㈠第112頁），並辯稱系爭機台操作時不會同時出現向量圖、分佈圖、箭靶圖，只會出現分佈圖及箭靶圖云云。查系爭112專利申請專利範圍第1項第5要件係記載「將該選取資料以圖像表示之，且該圖像係包含向量圖、分佈圖及箭靶圖」，查系爭機台操作時會出現向量圖、分佈圖、箭靶圖等情，有電腦操作畫面附卷可參（見原審卷㈠第147頁至149頁），是以系爭機台確已落入系爭112專利申請專利範圍第1項第5要件等情應堪認定。 ⒊上訴人雖辯稱系爭112專利申請專利範圍第1項第5要件須三種圖像同時出現，系爭機台並未同時出現三種圖像，故未侵害系爭112專利云云，惟查，系爭112專利說明書第7頁第16 行、第18行以下、第8頁第1行、第8行以下亦記載：「底下係藉由三種不同之圖像實施例，來分別表達印刷電路板鑽孔於不同情況下之分佈。以檢視整體鑽孔精密度為例，其係可藉由箭靶圖10之箭靶半徑設定及刀具分色表示，如第二圖所示……。以檢視鑽孔精密度與在印刷電路板位置上的關係為例，可藉由分佈圖20輔以分色表示，如第三圖所示……。以檢視鑽孔偏差量與印刷電路板位置上之關係為例，由於前述第三圖的表示僅能夠看出精度（或偏差量）與印刷電路板位置的關係……因此，第四圖則更精細的藉由向量表示之，如所示之向量圖30……」（見原審卷㈠第52、53頁），足見系爭112專利申請專利範圍第1項第5要件係界定以三種不同類型的圖像表示鑽孔分布、偏差量、偏差方向、分布關係及鑽孔精度等資訊，但並未限定三種圖必須同時出現於顯示幕上以同一畫面表示，上訴人所辯委無足採。 ⒋綜上，上訴人對於系爭機台落入系爭112專利申請專利範圍第1項之第1、2、3、4要件之文義範圍既不爭執，而系爭機台亦已落入系爭112專利申請專利範圍第1項之第5要件之文義範圍，已如前述，是系爭機台確有侵害系爭112專利權之情事。㈤上訴人雖曾主張依日本特開平00000000號「プリンド基板穴位置徑檢查機」專利、美國第5774574號「Patten defect detection apparatus」發明專利、美國第5161202號「METHOD OF AND DEVICE FOR INSPECTING PATTERN OF PRINTED CIRCUIT BOARD」專利、美國第4811410號「LINE SCAN INSECTION SYSTEN FOR CIRCUIT BOARDS」專利、美國第4878114號「METHOD AND APPARATUS FOR ASSESSING SURFACE ROUGHNESS」專利、我國第88100015號「一種印刷電路板的光電檢測系統及方法」發明專利共六件引證前案，足以證明系爭二專利不符新穎性及進步性要件（見本院卷㈠第36至37頁），惟查： ⒈上訴人亞亞公司曾於95年8月25日以「日本特開平00000000 專利案」、「西元1998年6月30日公告之美國第5,774,574號專利案」為舉發證據，向智慧局舉發系爭242專利（被舉發案號：000000000N01）。該舉發案經智慧局審查後，以（97）智專三 (二)04087 字第09720177930號審定書作出「舉發不成立」處分（見原審卷㈢第21至27頁），上訴人亞亞公司並未提起訴願，該舉發案遭駁回確定。 ⒉上訴人亞亞公司以第三人陳禮爵名義於96年3月9日以「西元1992年11月3日公告之美國第5,161,202號『METHOD OF AND DEVICE FOR INSPECTING PATTERN OF PRINTED CIRCUIT BOARD』專利」、「西元1989年3月7日公告之美國第4,811,410 號『LINESCAN INSPECTION SYSTEM FOR　CIRCUIT BOARDS』專利案」、「西元1989年10月31日公告之美國第4,878,114 號『METHOD AND APPARATUS FOR　ASSESSING SURFACE ROUGHNESS』專利案」、「西元1999年6 月18日公開之日本特開平000000000號專利案」（含美國及我國對應案：「西元2001年1月2日公告之美國6,169,603 B1『COMPACT RETICLE INSPECTION SYSTEM CAPABLE OF INSPECTING A RETICLE WITH HIGH ACCURACY AND METHOD OF INSPECTING THE SAME』專利案」、「89年5月21日公告之第87119518號『具高精確度之細密光罩檢驗系統及其方法』發明專利案」），向智慧局舉發系爭242專利（被舉發案號：000000000N02）。該舉發案經智慧局審查後，以（97）智專三 (二)04087 字第09720177860號審定書作出「舉發不成立」處分（見原審卷㈢第28至37頁），第三人陳禮爵提起訴願，遭經濟部訴願審議委員會於97年9月26日駁回（見原審卷㈢第63頁），第三人陳禮爵不服，再提起行政訴訟，亦遭本院以97年度行專訴字第71號裁定駁回，第三人陳禮爵不服，復再向最高行政法院提出抗告，亦為最高行政法院以98年度1028號行政裁定駁回確定。 ⒊上訴人亞亞公司於95年8月24日以被證1「日本特開平00000000專利案」、「西元1998年6月30日公告之美國第5,774,574號專利案」為舉發證據，向智慧局舉發系爭112專利（被舉發案號：000000000N01）。該舉發案經智慧局審查後，以（97）智專三 (二)04087 字第09720160740號審定書作出「舉發不成立」處分（見原審卷㈢第9至13頁），上訴人亞亞公司未提起訴願，該舉發案遭駁回確定。 ⒋上訴人亞亞公司以第三人陳禮爵名義於96年3月9日以「89年12月31日公告之第88100015號「一種印刷電路板的光電檢測系統與方法專利案」、被證1「日本特開平00000000專利案」，向智慧局舉發系爭112專利（被舉發案號數：000000000N02）。該舉發案經智慧局審查後，以（97）智專三(二)04087字第09720160760號審定書作出「舉發不成立」處分（見原審卷㈢第14至19頁），第三人陳禮爵並未提起訴願，該舉發案遭駁回確定。 ⒌嗣上訴人亞亞公司亦具狀陳稱就曾經提起之4件舉發案所引證理由不再主張（見本院卷㈠第76頁），上訴人代理人並於本院準備程序陳稱：不再主張系爭二專利有得撤銷原因等語（見本院卷㈠第88頁），是本院即不再就系爭二專利是否有得撤銷之原因予以論究，附此敘明。㈥損害賠償之計算： ⒈按「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」、「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：…二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。…依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」。專利法第84條第1項、第85條第1項第2款、第2、3項定有明文。經查，本件上訴人亞亞公司於本件起訴狀繕本送達前製造販賣系爭機台共9台，銷售金額合計為29,583,027元（詳如附表一所示），起訴狀送達後仍繼續製造販賣系爭機台26台，銷售金額合計為65,831,925 元（詳如附表二所示），合計上訴人亞亞公司販賣系爭機台之全部收入為95,414,952元，此有精煉公司、長德科技股份有限公司、伽華股份有限公司、千騰公司、台灣松下電器股份有限公司、普欣公司、豐愷公司、鴻海精密工業股份有限公司、敬鵬（常熟）電子有限公司、定穎電子股份有限公司、協峰銘版印刷股份有限公司所檢送之買賣合約書、送貨單、採購合約、發票等資料（見原審卷㈢第237、238頁、原審卷㈣第26至32頁、第41至47頁、第116至121頁、第141至149 頁、本院卷㈠第188至198 頁、第221至231頁、第235至244頁、本院卷㈡第12至19頁）及財政部關稅總局100年5月12日台總局緝字第1001009063號函所檢文之出口報單附卷可參（見本院卷㈠第253至294頁）。此外，上訴人亞亞公司自承無法提出成本必要費用單據（見本院卷㈠第141頁），依首揭規定，上訴人亞亞公司既不能就其成本或必要費用舉證，自應以其銷售侵害系爭專利機台之全部收入即95,414,952元為所得利益。 ⒉上訴人亞亞公司雖辯稱應以同業利潤標準百分之十計算其製造販賣系爭機台扣除成本及必要費用之所得利益云云，然查，上訴人亞亞公司於95年間銷售HP-710機台予第三人之價格由1,616,421元至3,900,000元不等，其銷售HLA-075、AHC-3600、AHE-3610機台予第三人之價格為1,825,425元至3,332 ,839 元不等，其價差大於10%，顯見其所得利益遠高於10% ，況財政部公告之同業利潤標準表僅係供企業報稅及稅捐機關稽徵稅賦使用，尚不能實際反應個別公司之具體成本，故除非經兩造當事人同意或確無他法外，尚不得逕引該等同業利潤標準表作為計算上訴人亞亞公司販賣系爭機台實際獲利之依據。 ⒊再者，依精煉公司所檢送由上訴人亞亞公司於95年5月間販賣HP-710機台時所提供之機台效能比較表即載明「亞亞孔位檢查機（HP-710），檢測效率是牧德HOLE-AOI的6倍，是牧德HOLE-AOI Plus（0.2mm）的3倍」、「測試試用板子尺寸 610*710mm測6片之所有時間（含操作時間）⑴牧德HOLE-AOI須60分鐘；⑵牧德HOLE-AOI Plus（0.2mm）須30分鐘；⑶亞亞（HP-710）只須10分鐘」、「精度CPK值比牧德多0.1」等語（見原審卷㈣第37頁），另上訴人亞亞公司亦就被上訴人機台具備之技術特徵之效能，如量測鑽針孔徑、量測最大板厚、最多量測孔數、可量測最小孔距、精度、新料號定位時間、掃描速度／面、操作介面、影像處理能力等項目，製作孔位檢查機比較表，表示其製程能力優於被上訴人（被上訴人英文名稱為「MACHVISON」，故上訴人以「M廠」稱呼之，見原審卷㈣第38、148頁）），足見其確有侵害被上訴人專利權之故意存在。抑有進者，上訴人於95年9月12日收受被上訴人起訴狀繕本後，非惟故意變更型號及操作手冊內容藉以規避侵權之責，並繼續販售系爭機台予第三人高達26台（詳如附表二），其侵害期間長達4年半，其侵害情節非輕，復於本件訴訟進行期間，拒不配合提出系爭機台之銷售資料（見本院100年度民聲上字第2號保全證據卷筆錄），本院審酌上揭各情，認應酌定損害額2倍之賠償，合計為190,829, 904元（95,414,952×2=190,829,904），在此範圍內，被上訴人之請求應屬有據，逾此則難准許。 ⒋按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2項定有明文可稽。次按，公司法第23條所定董事對於第三人之責任，乃基於法律之特別規定，異於一般侵權行為，就其侵害第三人之權利，原不以該董事有故意或過失為成立之條件（最高法院73年台上字第4345號判決意旨可資參照）。本件上訴人陳義謙係上訴人亞亞公司法定代理人，此有公司及分公司基本資料查詢表附卷可按（見本院卷㈠第46頁），上訴人亞亞公司為儀器製造業者，是以製造及販賣侵害系爭專利之系爭機台為該公司業務執行範圍，依上開規定，上訴人陳義謙對被上訴人所受之損害，自應與亞亞公司負連帶賠償之責。七、綜上所述，被上訴人依專利法第84條第1項、第85條第1項第2款、第2項、第3項、公司法第23條第2項請求上訴人等連帶給付99,070,826元，及其中25,000,000元自起訴狀繕本送達翌日（即95年9月13日）起、其中74,070,826元自訴之變更狀繕本送達翌日（即100年6月22日）起至清償日止按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。原審於上開應予准許範圍內之25,000,000元為上訴人敗訴之判決，並依兩造聲請為准免假執行之宣告，經核於法並無不合，上訴意旨求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。至被上訴人擴張聲明請求上訴人連帶給付74,070,826元及自100年6月22日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許，兩造陳明就上開部分願供擔保請為宣告假執行或免為假執行，經核均與規定相符，爰分別酌定相當之擔保金額准許之。八、兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。九、據上論結，本件上訴為無理由，被上訴人追加之訴為有理由，依民事訴訟法第449條第1項、第85條第2項、第390條第2 項、第392條第2項、第463條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　100　年　　10　　月　　31　　日智慧財產法院第一庭審判長法　官李得灶法　官汪漢卿法　官　林欣蓉以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　100　年　　11　　月　　7　　日書記官　周其祥

智慧財產及商業法院99年度民專上字第61號

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