臺灣高雄地方法院九十年度簡上字第一五九號

臺灣高雄地方法院民事判決　　　　　　　　　　　　　九十年度簡上字第一五九號

上訴人

丙○○

訴訟代理人

乙○○

法定代理人

甲○○

右當事人間請求專利權讓與事件，上訴人對於中華民國九十年四月六日本院高雄簡易

庭八十九年度雄簡字第二一八一號第一審判決提起上訴，本院判決如左：

主文

事實及理由

一、被上訴人起訴主張：上訴人於民國八十八年二月二十日與被上訴人簽立專利權及專利申請權讓與契約書（以下簡稱系爭讓與契約書），將其於中華民國所申請並已取得之如附表所示發明及新型專利權（以下簡稱系爭專利）讓與被上訴人。依專利法第五十九條、第六十三條規定，上訴人應檢具文件會同被上訴人前往智慧財產局辦理讓與登記及專利證書之換發，詎經被上訴人發函催告，上訴人均置之不理等語，並聲明：⑴上訴駁回⑵上訴費用由上訴人負擔。對上訴人之答辯，則陳稱：

（一）上訴人於八十五年七月二十七日與被上訴人負責人個人所簽立之股東協議書第三條所約定之專利權，係指我國發明第六四一二四號及美國專利第五四七六二０號專利，與系爭專利不同且無關；又該股東協議書係股東自然人間之協議，並非上訴人與被上訴人公司所簽立，與被上訴人公司無關；又觀諸該協議書第五條之約定，係「公司盈餘百分之四十給付至陸佰萬元正」，亦即須被上訴人有盈餘，始有專利費用之問題，況且此與本件被上訴人之請求亦無關；又如被上訴人自八十六年公司設立後，未依股東協議履行，上訴人怎可能於三年後同意將系爭專利權讓與被上訴人。

（二）被上訴人係於八十五年七月即與上訴人之負責人協議成立被上訴人公司，而在公司籌設未正式成立期間，公司已向上訴人之負責人經營之太子彈簧床廠租用廠房，開始實際運作研發附表編號一、編號三專利，依專利法第七條第一項之規定，均屬被上訴人所有，而遭上訴人趁公司尚未正式設立期間，分別於八十五年十一月九日（在股東協議書簽立之後）、八十六年元月，擅以自己名義申請；編號二專利係由太子彈簧床廠研發之物，惟經上訴人遊說加上磁鐵片，詎被告竊以自己名義申請專利。其後上開情事被發覺，上訴人自知理虧，才於八十八年二月二十日簽立讓與契約書返還系爭專利權予原告。

二、上訴人則辯以：

（一）上訴人前於八十五年七月二十七日與被上訴人訂立股東協議書，其中第五條約定「專利權之專利費用給付方式：公司給付陸佰萬元給股東丙○○先生作為專利權之專利費用；給付方式以公司盈餘40% 給付至陸佰萬元為止」，被上訴人迄今未給付分文予上訴人，又兩造簽訂系爭讓與契約書之際，言明須先履行股東協議書第五條約定之費用，始可辦理讓與登記，此從八十九年六月八日鳳山五甲郵局第一六一號存證信函可見出，惟被上訴人仍未履行，自不得請求上訴人移轉。

（二）上訴人與訴外人龍其煌共同研發我國發明第六四一二四號專利（股東協議書所載專利之一，即PVA 除臭、吸汗透氣鞋墊及其製造方法），於八十二年十一月一日獲核准在案，嗣上訴人將產品延伸擴大使用範圍，並於八十五年十一月九日申請附表編號一專利，於八十八年八月二十一日核准，故股東協議書所載專利與系爭專利並非無關。又編號二專利係上訴於八十四年七月間已申請專利在案（即「健康枕頭」，專利號數：新式權第050144號），爾後再延伸擴大使用範圍，於八十五年七月二十三日再提出專利申請，於八十六年十一月十一日核准；編號三專利係將首述核准在案之產品延伸擴張使用範圍，於八十六年元月份申請專利，八十六年十月十一日核准。是系爭三項專利，均非上訴人與被上訴人合夥後才發明之產品，亦非被上訴人雇用上訴人之後才研發之產品。又被上訴人公司係於八十六年十二月十五日始登記設立，系爭三項專利權在此之前即已取得，豈有可能如被上訴人所謂上訴人自知理虧、將應屬被上訴人之專利權返還云云。

（三）上訴人與被上訴人合夥期間，被上訴人盈餘，卻未給付專利權利金予上訴人，將全部利益占為己有，上訴人無法長期容忍，才與被上訴人依股東協議書之六百萬元為代價，而將系爭專利權賣斷，既要賣斷，當然是要拿到權利金。

（四）上訴人之所以未於系爭讓與契約書內要求記載被上訴人應先給付六百萬元，係因辦理讓與登記須上訴人之印鑑，如被上訴人不付款，上訴人可以不配合辦理登記，以為牽制，故未予記載。並聲明：⑴原判決廢棄，被上訴人在第一審之訴駁回⑵第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

三、兩造不爭之事實：

（一）上訴人與被上訴人負責人甲○○個人、訴外人謝進龍於八十五年七月二十七日簽立上述股東協議書；又兩造於八十八年二月二十日簽立系爭讓與契約書。

（二）系爭專利與上述股東協議書所指專利並不相同。

四、本件兩造爭執之處，在於被上訴人得否依系爭讓與契約請求上訴人協同辦理系爭專利權之讓與登記併換發專利證書？是否需先依上述股東協書第五條給付六百萬元予上訴人？

（一）按發明專利權人以其發明專利讓與他人或授權他人實施，非向專利專責機關登記，不得對抗第三人；又發明專利權之讓與，應由各該當事人署名，附具契約，向專利專責機關申請換發證書，專利專責機關核准前項讓與後，應將讓與事項登記於專利權簿，專利法第五十九條、第六十三條分別定有明文，又上開法條於新型專利準用之，同法第一百零五條亦有明文。

（二）經查，兩造於八十八年二月二十日訂立系爭讓與契約書，載明「茲由讓與人（即上訴人）合法讓與受讓人（即被上訴人）完全擁有如附件頁所列舉之專利權或相關專利申請權之權... 爾後有關本專利權讓與案之後繼處理事宜以及年費繳納事宜應由受讓人依需要負責處理或繳納相關費用... 」，此為兩造所不爭，並有系爭讓與契約書在卷可按。上訴人主張：兩造簽訂系爭讓與契約書時曾言明被上訴人需先給付股東協議書第五條所約定之六百萬元，始可要求協同辦理登記云云，惟為被上訴人所否認，而綜觀前述契約內容，又全無關於該項給付之記載；至上訴人雖援八十九年六月八日鳳山五甲郵局第一六一號存證信函為憑，然核閱該存證信函，係上訴人片面寄發予被上訴人之文件，未經被上訴人簽認，不足據為兩造有前述口頭約定之認定，此外，上訴人復無法舉出其他證據以實其說，是其主張之前揭事實自無可取。

（三）次以，上述股東協議書係被上訴人負責人甲○○個人與訴外人謝進龍、上訴人所簽訂，此有該協議書在卷可按，並非被上訴人公司與上訴人所簽訂，又其內容雖係約定成立一有限公司、各人職務分配等，惟訂約人僅三人，未達有限公司法定股東人數，又未依法另訂章程，是該協議書至多係上述三自然人之合夥契約，非被上訴人公司於設立登記前，以公司名義所為之法律行為，自無從拘束被上訴人公司。再者，上訴人於上述股東協議書內供予該合夥實施之專利係我國發明第六四一二四號、美國專利第五四七六二０號專利，與如附表所示之系爭專利並不相同，是亦無從認該協議書第四條、第五條關於專利權歸屬、專利費用給付方式之約定與本件請求有關。上訴人雖主張：附表編號一、編號三專利均係自我國發明專利第六四一二四號（股東協議書所載專利之一）延伸擴大而來云云，惟按利用他人之發明或新型再發明者，得申請發明專利，專利權人有再發明時，得申請追加專利，或另申請獨立專利，此觀諸專利法第二十八條第一項、第二十九條第一項、第三十三條甚明，亦即，專利權人本得對其已取得專利權之標的，再予改進、更新，並另申請獨立之專利，茲附表編號一、編號三等二項專利既經擴大延伸，且獨立取得專利權，與原發明即非同一之發明或新型，而得為獨立讓與、受讓之財產標的，是縱令上訴人所謂上述二項專利與股東協議書所載專利之一類同各節非虛，亦不當然可推認上述股東協議書就專利費用之約定即為系爭專利權讓、受之條件。

（四）按受僱人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬，但契約另有訂定者，從其約定，專利法第七條第一項定有明文。被上訴人主張附表編號一、三專利均係被上訴人公司於籌設期間所研發，編號二專利則係被上訴人負責人甲○○個人經營之太子彈簧床廠所研發，上訴人僅建議加上磁鐵片，依法專利申請權、專利權均屬被上訴人公司所有云云，為上訴人所否認，而物品、製程之研發均係繼續性之過程，從事者當握有設計或變更圖說、歷次測試數據或結果等資料，然被上訴人迄至本審辯論終結時止，均未能舉證以實其說，是其主張自無可採。惟被上訴人之前揭主張雖無可採，仍無礙其依系爭讓與契約請求上訴人協同辦理專利讓與登記。

五、綜上所述，足認被上訴人主張於簽訂系爭讓與契約時，並未約定以上述股東協議書第四條、第五條約定之專利費用為對價等情，堪信為真，從而，被上訴人依系爭讓與契約及專利法第六十三條、第一百零五條規定，請求上訴人協同辦理專利讓與登記及專利證書之換發，洵屬有據，應予准許。原審為上訴人敗訴之判決，並無違誤，上訴人仍執上詞指摘原判決違法，求予廢棄，即無理由，應予駁回。

六、上訴人聲請傳訊證人陳杏茹為證，惟本院認本件事證已明，無調查之必要，爰予駁回；又兩造其餘攻擊防禦方法，無礙本件勝負之判斷，爰不一一駁敘，附此敘明。

七、結論：本件上訴無理由，依民事訴訟法第四百三十六條之一第三項、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。

臺灣高雄地方法院民事第二庭~B審判長法官　吳進寶~B法官　陳建中~B法官　甯　馨

~B法院書記官　鄭淑華