臺灣高等法院 高雄分院93年度上字第132號

臺灣高等法院高雄分院民事判決　　　　　 93年度上字第132號

上訴人

台灣三陽製藥廠股份有限公司

上訴人

兼 上

法定代理人

甲○○

上列二人共同訴訟代理人

郭國益律師

上列二人共同訴訟代理人

劉啟輝律師

被上訴人

正光製藥有限公司

法定代理人

乙○○ 住彰化縣北斗鎮○○路○段258號

訴訟代理人

徐宏昇律師

訴訟代理人

許清連律師

訴訟代理人

鄭淑貞律師

複代理人

李佳冠律師

設彰化縣北斗鎮○○路○段258號

上列當事人間請求給付違約金事件，上訴人對於民國93年6 月2日臺灣屏東地方法院93年度訴字第58號第一審判決提起上訴，本院於94年7 月5 日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、被上訴人起訴主張：上訴人台灣三陽製藥廠股份有限公司（下稱三陽製藥公司）於民國88年間因不法使用伊已取得之「噴樂」、「虎頭圖」等商標圖樣，經伊對該公司及上訴人甲○○提出刑事告訴（嗣改為自訴），兩造於89年6 月29日簽訂和解書，上訴人同意自和解成立後所產製之藥品，不得使用原審88年度自字第31號刑事案件之扣案物及刑事判決書所示「虎頭圖」商標圖樣，並保證絕不使用伊註冊之「噴藥」商標圖樣、「金絲」二字及與前開和解書附件一相同之「上藍下綠二列粗橫條」商標圖樣。倘於和解成立6 個月後，仍在市面上查獲上開藥品，上訴人願連帶賠償新台幣（以下同）500 萬元。詎伊於92年8月20日、93年1月15日仍在市面上購得三陽製藥公司所產製，使用前述商標、文字或圖樣之「三陽疼痛金絲膏藥布」（下稱系爭產品），顯見上訴人確有違約情事，伊自得請求賠償500 萬元。爰依和解書之約定，聲明求為命上訴人連帶給付該金額及加計自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息，並應停止使用「金絲」二字及如附件所示「上藍下綠二列粗橫條」之商標圖樣，另就金錢給付部分，則願供擔保為假執行之判決。

二、上訴人則以：系爭和解書之和解標的載明為刑事案件，而被上訴人當時係因伊產製之朝日金絲膏有「虎頭圖」商標圖樣而提起刑事自訴，伊為息事寧人而和解，真意為日後不再生產朝日金絲膏之產品，系爭產品並不在該刑事案件查扣標的內；且伊之前即已使用「金絲」、「上藍下綠」圖樣產製系爭產品多年，況該「金絲」、「上藍下綠」圖樣已成為製藥同業習慣使用之標章，伊亦不可能同意列入和解範圍等語，資為抗辯。

三、原審經審理結果，為上訴人全部敗訴之判決，上訴人提起上訴，並於本院聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。上訴人則聲明：㈠上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由上訴人負擔。

四、兩造爭執及不爭執事項：

㈠不爭執部分：

⑴兩造於被上訴人對上訴人提出違反商標法刑事案件審理中之89年6 月29日簽訂和解書，其內容為：⑴和解標的：台灣高等法院高雄分院89年度上易字第434 號商標法案件，⑵上訴人自和解成立後同意所產製藥品不得使用如原審88年度自字第31號扣案物及刑事判決書所示「虎頭圖」商標圖樣，並願放棄善意先使用之權利，以杜糾紛；並保證絕不使用被上訴人註冊之「噴藥」商標圖樣，且同意上揭所有藥品不再使用「金絲」二字。⑶上訴人同意嗣後於前揭產品不使用如附件一相同之「上藍下綠二列粗橫條」之商標圖樣。⑷上訴人願自和解成立後6 個月內收回所生產銷售於市面之前列產品，並登報道歉。⑸自和解成立6 個月後，如被上訴人查實市面上繼續產銷前述由上訴人產製之藥品仍使用前述之商標圖樣者，上訴人願連帶賠償500 萬元，有該和解書在卷可稽（見原審卷第10、11頁）。

⑵被上訴人於92年8 月20日在彰化縣永靖鄉之保生藥局及彰化縣埔心鄉之淑惠藥局，於93年1月15日在台中市之屈臣氏，均購得由三陽製藥公司所生產之系爭產品即「三陽疼痛金絲膏藥布」，其上有「上藍下綠二列粗橫條」及「金絲」文字，而上開產品均係三陽製藥公司於和解成立6 個月後所生產銷售，有統一發票、免用統一發票收據及包裝圖樣在卷可稽（見原審卷第12～15頁，本院卷㈠第102頁，卷㈡第14、15頁）。

⑶系爭產品在刑事案件查扣時並未記載於查扣物清單內（見本院卷㈠第136～153頁，卷㈡第26、126頁）。

㈡爭執事項：

⑴系爭產品是否在和解書約定之範圍內。

⑵如上訴人有違約，其應賠償之金額為若干。

五、系爭產品是否在和解書約定之範圍內部分。

㈠按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，為民法第98條所規定，而所謂探求當事人之真意，如兩造就其真意有爭執時，應從該意思表示所根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性客觀認知、經驗法則及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，並將誠信原則涵攝在內，藉以檢視其解釋結果對兩造之權利義務是否符合公平正義，此從最高法院18年上字第1272號、19年上字第28號、19年上字第58號及19年上字第453 號判例意旨所闡述之「通觀契約全文、斟酌立約當時之情形」、「以當時之事實及其他一切證據資料，不能截取書據中一二語，任意推解」及「於文義上及論理上詳為推求，不得拘泥字面」等意旨，亦可得其佐證。再者，契約之當事人間就達成意思合致之範圍有爭議時，依民事訴訟法第277 條前段規定，應由主張有利於己事實之一造負舉證責任，本件被上訴人係本於和解書請求上訴人為給付，並主張上訴人有違反和解書所列之違約事由而請求賠償，上訴人則抗辯被上訴人所稱之違約事由並不在和解書所列範圍內，而無所謂違約情事，兩造間既就違約事由是否在和解之範圍內有所爭議，則此項違約事由在和解圍內，係屬有於被上訴人之事實，並為其起訴請求賠償之依據，依上說明，自應先由其就此事實負舉證責任，且如其無法就此事實為有利之證明，依法即應受敗訴之判決。

㈡經查，本件兩造係於被上訴人對上訴人提出其違反商標法之刑事訴訟程序中，經第一審判處甲○○有期刑1 年，併科罰金20萬元後（三陽製藥公司部分，則判決不受理及無罪），兩造均上訴至第二審審理中達成和解，此為兩造所不爭執，並有該和解書、原審88年度自字第31號及本院89年度上易字第434號刑事判決在卷可稽（見原審卷第10、11、44～62 頁及外放之影印一審刑事卷），則其達成和解之原因事實顯係因上訴人受有刑事之訴追，並經判決有罪，為達成免除刑責之目的所為之和解，此從該和解書第2 條就「和解標的」明確記載為：臺灣高等法院高雄分院89年度上易字第434 號商標法案件，及被上訴人於和解後之翌日即89年6 月30日即具狀向本院刑事庭陳報「茲因被告與自訴人已達成民事和解，故祈請鈞長審酌被告犯後之態度並已得自訴人之寬諒，予以從輕發落，以啟自新。」等語（見本院卷㈡第107～109頁），亦可得佐證。

㈢其次，被上訴人於所提出之刑事自訴案件，係主張上訴人有違反其已取得之「噴藥」、「正光製藥有限公司圖㈠」、「正光金絲及圖」、「正光製藥有限公司圖㈡」、「虎頭圖」及「虎頭及圖」等商標圖樣（見原審卷第60～62頁及本院卷㈡第137 ～147 頁），而各該刑事案件所爭議之商標圖樣，其中「噴藥」、「正光製藥有限公司圖㈡」、「虎頭圖」及「虎頭及圖」等商標部分，並無「金絲」及「上藍下綠二列粗橫條」之圖樣，與本件之爭執無關；至「正光製藥有限公司圖㈠」及「正光金絲及圖」之商標部分，雖列有「金絲」及「上藍下綠二列粗橫條」之圖樣，但經列入為和解書第3 條第2 項所稱之附件者，則為被上訴人所享有之第118361 號 註冊商標（即正光製藥有限公司圖㈠，見本院卷㈠第20頁），此為兩造所不爭執（見本院卷㈡第26頁），而該第118361號商標，依其圖樣觀之，係將「虎頭」與「藍綠橫條」同列，且參酌被上訴人其他商標圖樣，均係以「虎頭」為其特出之標識，甚或僅有單列「虎頭」為商標圖樣者，則「藍綠橫條」顯非得單獨抽出而列為該商標之客體，此從一般與治療酸痛之相關藥品如撒隆巴斯等藥品，均使用所謂藍綠橫條為其標誌亦可得佐證（見原審卷第143 ～163 頁、本院卷㈡第62～64頁），故從和解係基於刑事案件之商標爭議之原因事實觀之，未經列為商標圖樣中特出部分而須與「虎頭」合併觀察之「藍綠橫條」部分，即難認係兩造和解所欲規範之標的。

㈣再者，「金絲」二字為一般中藥所使用之藥方名稱，「金絲膏」則具有治療疼痛、傷筋動骨、損傷閃挫及風濕筋寒諸病之效能（見本院卷㈠第48頁之中國醫學大辭典），且被上訴人就「金絲」二字所曾為之註冊亦經遭撤銷（見第本院卷㈠第51頁、本院卷㈠第174 頁），而其「正光金絲及圖」之商標，係將「虎頭」、「藍綠橫條」、「正光金絲」三者並列為商標圖樣，則單以「金絲」二字尚難謂為該商標之特出部分，且以該字之意涵為藥方之特性，實難認有列入和解中不得為單獨使用之範圍。

㈤又被上訴人於提出刑事訴訟當時所查扣之物品中，並無系爭產品在內，此為兩造所不爭執，且有該查扣物品清單在卷可稽（見原審卷第63～75頁、本院卷㈠第136 ～153 頁，卷㈡第26、126 頁），而依該查扣之物品觀之，主要均係因有使用「虎頭」商標，如朝日金絲膏、三陽金虎膏等（見本院卷㈡第51、83頁及外放之影印警訊卷），而系爭產品並未使用該「虎頭」商標，與被上訴人所取得之第118361號註冊商標（即正光製藥有限公司圖㈠），其外觀並不完全相同（見本院卷㈠第102 頁，至是否相似，則非本件所審酌之爭議），且上訴人自68年間起即取得行政院衛生署核發之藥品許可證，生產銷售系爭產品，有該許可證及成藥藥品仿單標籤粘貼表在卷可憑（見原審卷第98～100 頁、本院卷㈠第126 、127 頁），而所取得之第112323號註冊商標，亦有使用藍綠橫條之態樣，有該商標註冊證在卷可稽（其綠色部分為橄欖綠色，而非鮮綠色，見本院卷㈠第106 頁），則就已實際生產多年，且不在刑案查扣範圍內之產品，依一般社會之理性客觀認知及經驗法則，在上訴人係欲藉和解以免除刑責之緣由下，當僅以遭查扣而有爭議者為和解之標的，而不及於其他已生產多年而未查扣或有爭議，甚或有使用權之產品在內。

㈥再就和解之經濟目的觀之，被上訴人提出刑事訴訟之目的，係在藉刑事處罰以排除上訴人侵害商標權之行為，並保障其商標之經濟利益，而上訴人同意和解之目的，則在於免除或減輕刑事責任，及往後可能民事賠償之不利益，其民事責任之損害賠償範圍既僅限於刑事案件所認定違反商標法部分之範疇，故兩造在和解當時有共識之部分，應在於刑事案件所認定之範圍，不在刑事責任所得審理之部分，上訴人既無應承擔賠償責任之風險，當不致將其主動列入和解範圍，並願拋棄其權益；否則，若依被上訴人之見解，上訴人嗣後所生產而與被上訴人無關之藥品，在顯無可能侵害被上訴人商標權益之情況下（例如生產感冒糖漿而使用藍綠橫條之包裝圖樣），仍屬本件和解範圍所稱之藥品而應受拘束，顯不合理，故就和解之經濟目的而言，系爭產品並非在和解之範圍內，應可認定。

㈦又本件和解當事人之法律效果意思，就被上訴人而言，係侵害商標權之回復，其回復方法為登報道歉、金錢賠償及排除使用等方式，上訴人則亦藉由上開方式之履行，以免除其相關之民、刑事責任，而就本件和解內容所載，上訴人係同意不再使用被上訴人享有商標權之圖樣，並同意將已生產銷售於市上面上之產品限期回收及登報道歉，而若往後再有侵害之行為，則願意賠償500 萬元，顯已包括上開各項回復方法，符合兩造所欲達成之經濟目的。縱認被上訴人於和解當時之真意係要求上訴人就非屬該刑事案件所得審酌之所有產品，於和解後均不得再為使用「虎頭圖」、「金絲」及「藍綠橫條」圖樣，而將系爭產品包括在內，然和解當時之時空背景為刑事案件之刑責壓力及可能附隨之民事賠償責任，兩造並未提及系爭產品是否有侵害商標權，則和解所欲規避之風險，僅在於刑事責任之得否免除或減輕，及民事賠償方法之協議，而兩造既已同意用排除使用、登報道歉及附條件金錢賠償之方法，相互退讓，被上訴人此項將和解範圍之意思表示延伸至刑事審理範圍外之效果，就其效果意思而言，即非上訴人所可得知，自難將被上訴人此部分主觀之意涵，認已得上訴人之意思合致，而發生和解之效力。

㈧被上訴人雖主張如不將和解書所稱之「爾後所產製藥品」、「上揭所有藥品」及「前揭產品」解釋包括所有產品在內，而不僅限於刑案查扣之產品，則上訴人僅須變更其中任一文字，即得再為使用，和解即失其意義，且上開文字記載明確，並無解釋上之疑義，自無再探求當事人真意之必要等語。然兩造因就和解之文義有所爭議，致有本件訴訟，自有就兩造簽訂和解書之真意為探求之必要，被上訴人認文義已甚明確，無需再為探求，尚有誤解。而和解書既已載明上訴人「爾後所產製藥品不得使用」查扣物及刑事判決所示之「虎頭圖」、「噴藥」、「金絲」及「上藍下綠二列粗橫條」之商標圖樣，則凡經列入刑事案件所查扣之藥品即不得再生產銷售，上訴人若將其中部分標誌為增刪使用，仍屬違反和解之約定，而應負賠償責任，並非如上訴人所稱略為變更其中任一文字，即得再為使用，而使和解失其意義，且本件係因侵害商標權之刑事案件而衍生，而被上訴人之商標主要特徵為「虎頭」，所謂「金絲」或「藍綠橫條」僅合併為該商標圖樣之一部分，若謂被上訴人享有商標圖樣中之非特出部分，得單獨列出而為限制他人使用之依據，無異使商標專用權之範圍得以擴大，就權利之行使而言，即逾越其應有之保障，而使第三人受有相當之不利益，況「金絲」二字並不得註冊享有商標，「藍綠橫條」亦屬一般治療酸痛之相關藥品所常用之標誌，則解釋和解書之真意時，若不認為應將此部分文字與「虎頭」商標合併使用時，始有違約，反認為單獨使用此部分文字亦屬違約，其解釋結果對兩造之權利義務，顯失其衡平，尚難認與誠信原則相符，被上訴人上開主張，本院即難為其有利之認定。

㈨又本院就本件訴訟雖認上訴人生產之系爭產品不受和解範圍之拘束，但並未認定系爭產品依其使用之包裝圖樣未侵害被上訴人之商標權（經本院闡明後，被上訴人表示本件係依和解書為請求，與商標權無關，見本院卷㈡第14、55頁），若被上訴人認系爭產品有涉及商標權侵害之情事，仍得於法定期間內另行請求損害賠償。另本件上訴人既無違約情事，則就上訴人有違約時應賠償之金額為若干之爭點部分，本院即無審酌之實益，均併予說明。

六、綜上所述，被上訴人主張系爭產品係在和解書所約定之範圍內，而請求被違約賠償，而就該和解所根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性客觀認知、經驗法則、法律效果意思為探求，並依誠信原則為檢驗結果，均不足為其有利之認定。從而，被上訴人依和解書之約定，請求上訴人連帶賠償500 萬元及法定遲延利息，並命其所產製之藥品不得再使用「金絲」及「上藍下綠二列粗橫條」之商標圖樣，即屬無據，不應准許。其就金錢部分所為假執行之聲請，亦失所依附，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，並就金錢給付部分為假執行之宣告，自有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應由本院予以廢棄，並改判如主文第二項所示。

七、據上論結：本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。

民事第一庭

附註：民事訴訟法第466 條之1 ：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人，但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認適當者，亦得為第三審訴訟代理人。