臺灣新竹地方法院91年度訴字第426號

臺灣新竹地方法院民事判決　　　　　　　 91年度訴字第426號

原告

Koninklij.

原告

即荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司

法定代理人

Eric Cou.

訴訟代理人

宿文堂律師

訴訟代理人

張哲倫律師

訴訟代理人

陳長文律師

複代理人

黃欣欣律師

複代理人

林嘉興

複代理人

胡淑莉

被告

巨擘科技股份有限公司

法定代理人

祁甡

被告

邱丕良

共同訴訟代理人

張靜律師

共同訴訟代理人

董浩雲律師

共同訴訟代理人

何愛文律師

共同訴訟代理人

王仁君律師

共同訴訟代理人

范銘祥律師

複代理人

劉珮如律師

上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國100年3月28日辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序部分：

一、按起訴，應以訴狀表明...二、訴訟標的及其原因事實。三、應受判決事項之聲明。...第一項第三款之聲明，於請求金錢賠償損害之訴，原告得在第一項第二款之原因事實範圍內，僅表明其全部請求之最低金額，而於第一審言詞辯論終結前補充其聲明。其未補充者，審判長應告以得為補充。民事訴訟法第244條第1、4項定有明文。經查，本件原告係於民國91年6月5日提起本件訴訟，訴之聲明第1項為被告應連帶給付原告新臺幣（下同）1,550,000元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，並載明起訴之事實及理由為：「一、原告係中華民國發明專利第29646號專利權人...（...以下簡稱646號專利）...二、被告巨擘科技股份有限公司製造銷售之CD-R可錄式光碟產品，侵害原告前開專利權：...原告於民國89年3月21日終止授權契約...詎料被告巨擘科技股份有限公司於終止契約後繼續產銷CD-R可錄式光碟產品，經原告購得樣品（產品編號：Ｚ0000000000000；販售發票詳原證五）作分析比對，發現被告竟於其CD-R可錄式光碟產品繼續實施前經原告授權之646號專利專利範圍技術...益證被告製造及銷售CD-R可錄式光碟產品之行為確有侵害原告646號專利情事。被告邱丕良擔任巨擘公司代表人...自應就被告巨擘科技股份有限公司之侵權行為對原告負連帶賠償責任。三、原告請求權基礎：（一）按依專利法第88條第1項前段規定...（二）次按...民法第184條第1項前段、第2項及同法第185條定有明文。（三）再按...公司法第8條及第23條定有明文，故本案被告等二人應對原告負連帶損害賠償責任。四、損害賠償之計算：按專利法第89條第1項第2款規定...根據被告巨擘公司製作之「89年度年報」，明載其89年度可錄式光碟產品銷售值達新台幣（下同）31億1,999萬1千元...故被告巨擘公司因侵害原告專利權之行為，於89年所得利益至少在31億1,999萬1千元以上，原告本於專利法第89條第1項第2款規定得請求之損害賠償金額至少為31億1,99 9萬1千元，是原告謹先請求155萬，其餘損害待全額確定後，再於本訴擴張或於他訴中另行請求。

五、綜前所述，被告等侵害原告專利權之情事極為明確，原告爰表明最低請求金額如應受判決事項第1項所載...」等情，且依原告提出之原證五購買被告巨擘科技股份有限公司產製之空白光碟片CD-R時間為91年2月7日，有原告起訴狀及原證5統一發票在卷足稽（本院卷一）。揆諸原告起訴狀確已表明本件起訴之訴訟標的為專利權侵權行為損害賠償法律關係，並表明依該專利權侵權行為損害賠償法律關係之原因事實為「被告巨擘科技股份有限公司於終止契約後繼續產銷CD-R可錄式光碟產品，經原告購得樣品...作分析比對，發現被告....繼續實施前經原告授權之646號專利專利範圍技術...益證被告製造及銷售CD-R可錄式光碟產品之行為確有侵害原告64 6號專利情事。被告邱丕良擔任巨擘公司代表人...自應就被告巨擘科技股份有限公司之侵權行為對原告負連帶賠償責任」，顯然原告主張本件起訴之原因事實範圍係涵蓋迄至本件起訴前1日即91年6月4日止，應堪足採信。再觀諸原告起訴狀一再載明「原告謹先請求155萬，其餘損害待全額確定後，再於本訴擴張或於他訴中另行請求。五、綜前所述，被告等侵害原告專利權之情事極為明確，原告爰表明最低請求金額如應受判決事項第1項所載...」等情，亦足堪認原告已表明係在起訴之原因事實範圍內，僅表明其全部請求之最低金額。至原告起訴狀內雖同時載明：「四、損害賠償之計算：按專利法第89條第1項第2款規定...根據被告巨擘公司製作之「89年度年報」，明載其89年度可錄式光碟產品銷售值達新台幣（下同）31億1,999萬1千元...故被告巨擘公司因侵害原告專利權之行為，於89年所得利益至少在31億1,999萬1千元以上，原告本於專利法第89條第1項第2款規定得請求之損害賠償金額至少為31億1,999萬1千元，是原告謹先請求155萬，其餘損害待全額確定後擴張或於他訴中另行請求」，然揆其文義，既已表明此係關於：「損害賠償之計算」，而非「起訴之事實範圍」，自不得以此認定此為原告「起訴之事實範圍」；況原告此部分亦表明「故被告巨擘公司因侵害原告專利權之行為，『於89年』所得利益至少在31億1,999萬1千元以上」，應僅係例示『於89年』所得利益至少若干以上，尚難因此反面推論原告僅係請求『於89年』之損害。據此，原告主張依首揭規定，於99年6月15日具狀補充擴張訴之聲明為請求被告應連帶給付原告260,000,000元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，自屬有據，應予准許。又參諸上開說明，本件原告起訴之訴訟標的即專利權侵權行為損害賠償法律關係之起訴事實範圍應認係自89年3月22日起至91年6月4日止，已如上述，被告抗辯原告請求自90年1月1日起至91年6月4日止關於專利權侵權行為損害賠償法律關係之訴訟標的，係屬訴之追加，則非有據，合均先併予敘明。

二、第按，訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者，不在此限。民事訴訟法第255條第1項第2款定有明文。又所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關聯，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者自屬之（最高法院91年度台抗字第552號民事裁定參照）。查本件原告起訴狀送達被告後，因歷經多年裁定停止訴訟程序，嗣經裁定撤銷停止訴訟程序後，被告就原告請求之專利權侵權行為損害賠償請求權提出時效抗辯，原告乃就被告巨擘公司部分追加依民法第179條不當得利返還請求權及民法第177條第2項不法無因管理返還請求權之法律關係為同一聲明選擇合併之請求（參本院100年1月28日、100年3月28日言詞辯論筆錄）。被告雖不同意原告上開訴之追加，惟原告上開訴之追加，乃與原起訴之訴訟標的即專利權侵權行為損害賠償法律關係所請求利益之主張在社會生活上堪可認為具有同一性或關聯性，兩者之主要爭點具有共同性，亦即兩者之主要爭點均係繫於被告巨擘公司是否侵害原告之專利基礎事實，且原起訴請求之訴訟及證據資料，於本件審理繼續進行之範圍內亦與上開追加之訴所請求（即原告追加之訴訟標的即不當得利返還請求權、不法無因管理返還請求權）之訴訟及證據資料具有同一性及一體性，而得於同一審理程序一併互為利用，故原告此部分訴之追加自宜在本件同一程序加以解決，以避免未來重複起訴審理之程序浪費，是核原告此部分訴之追加乃與原起訴所請求之基礎事實屬同一，揆諸上開規定，自應准許原告為此部分訴之追加。

貳、實體部分：

一、原告起訴聲明及主張之要領：

（一）本件訟爭基礎事實與原告請求權基礎

㈠原告係中華民國第29646號發明專利「記錄資訊用之可以光學方式讀取之記錄載體，製造此記錄載體之裝置，將資訊記錄於此記錄載體上之裝置，及讀取記錄於此記錄載體上之資訊裝置」（下稱「系爭專利」）之專利權人（原證1 、2）。

㈡被告巨擘科技股份有限公司（下稱被告巨擘公司）製造銷售之CD-R可錄式光碟產品，侵害原告系爭專利權：

⑴被告巨擘公司為取得CD-R可錄式光碟產品之製造技術，前曾與原告簽訂可錄式光磁碟專利授權契約（原證3），惟因怠於履約，經原告於民國89年3月21日終止授權契約（原證4），詎料被告巨擘公司於終止契約後繼續產銷CD-R可錄式光碟產品，經原告購得樣品（原證5）作分析比對，發現被告巨擘公司製造及銷售CD-R可錄式光碟產品之行為確有侵害原告系爭專利情事。

⑵按系爭專利申請專利範圍第1項為「一種可以光學方式讀取之記錄載體，含有一盤形基質上之一輻射敏感層，並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域，該記錄載體旨在於資訊記錄區城利用輻射波束錄放資訊，該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號，其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變。」（原證2）。

⑶查所有CD-R可錄式光碟片均包含輻射敏感層（記錄層）及以螺旋或同心軌道（伺服軌）圖案之方式安排之資訊記錄區域。而任何相容於CD-R/CD-RW標準規格書（即橘皮書）之CD-R可錄式光碟片更包含以ATIP調變之週期軌道調變特性（原證19：橘皮書，指CD-R/CD-RW之標準規格，第II-6頁）。而ATIP（Absolute Time In Pregroove，預刻溝槽之絕對時間）可以使得CD-R可錄式光碟片包含時間碼資訊（原證20：橘皮書第IV-1頁）。經由時間碼資訊即可得到CD-R可錄式光碟片相應之絕對位址（即系爭專利申請專利範圍第1項特徵中之數位位置資訊信號）。

⑷因此，舉凡相容於橘皮書規格之CD-R可錄式光碟片，由於其係具有以ATIP調變之週期軌道調變特性，亦即「軌道調變之頻率以一數位位置資訊信號調變」，其即使用到系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵，參諸下圖比對表即可明之，故僅憑橘皮書規格即足以證明系爭專利申請範圍第1項之全要件：

①系爭專利申請範圍第1項「一種可以光學方式讀取之記錄載體」：橘皮書出處及內容：Section I （原證38）「This document describes theRecordable Compact Disc System,…Since the name "CD-R"("CD-Recordable") is more commonly used,the name of the system has beenadapted accordingly.」Section I.1（原證38）「The CD Recordable (CD-R)systemgives the opportunity to writeonce and read many times CD information.」說明：Section I橘皮書係描述可錄（寫）式光碟系統...。因為CD-R較常被使用，因此可錄（寫）式光碟系統改名為CD-R 系統。Section I.1可錄（寫）式光碟系統可允許錄寫一次及讀取多次光碟資訊。以上段落記載一種可以光學方式讀取之記錄載體（亦即CD-R光碟）。

②系爭專利申請範圍第1項「含有一盤形基質上之一輻射敏感層」：橘皮書出處及內容：Section II.2（原證39）「2.Outer diameter:2.5.1…12cmdisc」「14Sensitivelayer」說明：Section II.2

2.5.1外徑為12cm之光碟（盤形基質）

14. 輻射敏感層。以上段落記載一種包括一輻射敏感層之12cm光碟片。

③系爭專利申請範圍第1項「並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域」：橘皮書出處及內容：Section XIII.1（原證40）「In the Information Area, theCD-R disc contains a spiral shaped groove in the sensitivelayer. 」說明：Section XIII.1CD-R光碟片之資訊區域之敏感層中具有螺旋狀軌道。以上段落記載CD-R光碟片具有一以螺旋軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域。

④系爭專利申請範圍第1項「該記錄載體旨在於資訊記錄區域利用輻射波束錄放資訊」：橘皮書出處及內容：Section XIII.11（原證40）「In the Information Area, theCD-R disc contains a spiralshaped groove in the sensitivelayer.」「Recording takes placein thegroove by locally heating up thesensitive layer with a laserspot. The laser output is modulated with the information to berecorded.」「During playback of the disc,the scanning light spot isdiffracted by the recorded pitsin the sensitive layer.」說明：Section XIII.1CD-R光碟片之資訊區域之敏感層中具有螺旋狀軌道。以雷射光束對螺旋狀軌道之敏感層局部地加熱來寫入，雷射輸出以待寫入之資訊調變。在光碟回放期間，掃描之光點係被敏感層中所記錄之凹處所折射。以上段落記載CD-R光碟片可於資訊記錄區域利用雷射（輻射波束）寫入及回放（錄及放）資訊。

⑤系爭專利申請範圍第1項「該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性以產生一時鐘信號」：橘皮書出處及內容：SectionI.4 （原證41）「Pre-groove: The guidance trackin which clocking and time codeinformation is stored by meansof an FM modulated wobble.」說明：SectionI.4預刻溝槽（預先形成之軌道）：導引軌道具有以FM調變之搖擺軌道，且軌道中儲存有時鐘信號及時間碼資訊。以上段落記載CD-R光碟片之導引軌道（即該資訊記錄區域）具有FM調變之週期軌道調變特性且包含有一時鐘信號。

⑥系爭專利申請範圍第1項「其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變」：橘皮書出處及內容：Section IV（原證20）「By means of the groove wobblefrequency (the carrierfrequency), the CD-R disccontains motor controlinformation and by means of ATIP(Absolute Time In Pre-groove,modulating the carrierfrequency), the CD-R disccontains time-code information.」Section V.1（原證42）「The recorded Q-channelAbsolute Time on any position ofthe disc is identical to theATIP time at that position.」說明：Section IV藉由軌道搖擺之頻率（載波頻率），CD-R光碟片包含馬達控制資訊，及藉由ATIP（Absolute Time InPregroove「預刻溝槽之絕對時間」，調變載波頻率），CD-R光碟片包含時間碼資訊。Section V.1在光碟片上任何位置之經記錄之Q-通道絕對時間係與該位置之ATIP時間相同。以上段落記載經由時間碼資訊即可得到CD-R光碟片上相應之絕對位置或位址（即數位位置資訊信號），及CD-R碟片藉由ATIP將一時間碼資訊（即數位位置資訊信號）調變於軌道上。

⑸被告巨擘公司於其歷年年報（原證21、22）及公司網站（原證23）中載明，其所生產之CD-R可錄式光碟產品與橘皮書規格相符，則該等CD-R可錄式光碟產品即包含以ATIP調變之週期軌道調變特性，亦即「軌道調變之頻率以一數位位置資訊信號調變」，而具有系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵，明顯侵害系爭專利權。

㈢被告邱丕良係被告巨擘公司93年2月1日前之法定代理人，有被告巨擘公司重大訊息公告可稽（原證52），自應就其擔任被告巨擘公司法定代理人期間，被告巨擘公司之侵權行為對原告負連帶賠償責任。

㈣原告請求權基礎：

⑴按依專利法第84條第1項前段規定，發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害。

⑵次按民法第184條第1項前段、第2項及同法第185條等規定，因故意或過失不法侵害他人之權利或違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。

⑶再按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第8條及第23條定有明文。依最高法院73年度台上字第4345號判決意旨，公司法第23條所定公司負責人對第三人之責任，「乃基於法律之特別規定，異於一般侵權行為，就其侵害第三人之權利，原不以該董事有故意或過失為成立之條件」；最高法院90年度台上字第382號判決亦重申「此一公司負責人對於第三人之責任，乃係基於法律之特別規定，與一般侵權行為之構成要件不同」；相同意旨，最高法院98年度台上字第1857號判決及智慧財產法院98年度民專上字第5號判決、97年度民專上字第19號判決、98年度民專訴字第21號判決及98年度民商上第5號判決等均闡釋甚明。故被告邱丕良自應就其擔任被告巨擘公司法定代理人期間，被告巨擘公司侵害原告專利權製造銷售CD-R 可錄式光碟產品之行為對原告負連帶損害賠償責任。

⑷民法第179條不當得利請求權：

①按「無法律上之原因而受利益，致他人受有損害者，應返還其利益」，民法第179條前段定有明文；次按「因侵權行為受利益致被害人受損害時，依法被害人固有損害賠償請求權，與不當得利返還請求權」，最高法院41年台上字第871號著有判例可稽（原證53）。

②查被告巨擘公司未支付權利金、無實施系爭專利之權利，卻利用原告系爭專利製造侵害系爭專利之CD-R可錄式光碟產品，並販賣獲利，顯無法律上之原因而受有相當於專利權利金之利益及銷售侵權產品之不法利益，並致原告受有損害，原告自得依民法第179條之規定請求被告巨擘公司返還所受利益。

⑸民法第177條第2項不法無因管理請求權：

①按「管理事務不合於前條之規定時，本人仍得享有因管理所得之利益，而本人所負前條第一項對於管理人之義務，以其所得之利益為限。前項規定，於管理人明知為他人之事務，而為自己之利益管理之者，準用之」，民法第177條定有明文。

②次按「按管理人明知為他人之事務而為自己之利益加以管理者，是為學說上所稱之『無因管理』，其具備無因管理之客觀要件，但不具備主觀要件，雖不能直接適用無因管理之規定，惟為阻止故意不法侵害他人權利而獲取利益，應認得類推適用民法第177條規定，使本人得向管理人請求返還管理事務所得之利益（參見王澤鑑著民法債編總論－不當得利第236頁、馬維麟著民法債編註釋書第14頁）而88年4月2日修訂之民法債編，亦於第177條第2項中明文規定『前項規定，於管理人明知為他人之事務，而為自己之利益管理之者，準用之。』等語，更將上開準無因管理學說予以明文規定」，臺灣高等法院臺南分院91年度上更字第16號民事判決論述綦詳。

③故管理人明知為他人之事務而為自己之利益加以管理者，為阻止其故意不法侵害他人權利而獲取利益，本人自得依民法第177條第2項之規定，使本人得向管理人請求返還管理事務所得之利益。查被告巨擘公司明知系爭專利之存在及其利用系爭專利產銷CD-R可錄式光碟產品等情，竟未經原告授權而仍繼續製造、販賣具有系爭專利技術特徵之CD-R可錄式光碟產品，獲取優厚之利益，顯屬故意侵害原告之系爭專利並構成「明知為他人之事務，而為自己之利益管理」之不法無因管理行為。原告自得依民法第177條第2項之規定請求被告巨擘公司因該不法無因管理所獲得之所有利益。

⑹綜上，被告巨擘公司產銷CD-R可錄式光碟產品侵害原告系爭專利之行為，原告除依專利法第84條第1項前段、民法第184條第1項前段、第2項及同法第185條、公司法第23條請求被告連帶損害賠償外，並依民法第177條第2項及第179條之規定請求被告巨擘公司賠償損害。

㈤本件損害賠償計算：

⑴原告本件乃請求自89年3月22日（即原告89年3月21日終止與被告巨擘公司間授權契約之翌日）至91年6月4日（即原告提起本件訴訟）止被告等應給付之損害賠償金額。

⑵按「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害人因侵害行為所得之利益。」專利法第85條第1項第2款定有明文。根據被告巨擘公司自行製作發行之年報，原告爰將被告巨擘公司89年、90年及91年可寫式光碟產品銷售值表列如次：

①89年度銷售額3,119,991,000元（原證8第12頁）

②90年度銷售額5,282,308,000元（內外銷）（原證47第16頁）

③91年度銷售額4,510,263,000元（內外銷）（原證48第20頁）

④總計12,912,562,000元由上表可知，被告巨擘公司89年度至91年度所得利益至少達129億餘元，故原告本於專利法第85條第1項第2款、民法第177條第2項及第179條之規定得請求之損害賠償金額至少為129億餘元。故原告在前開被告侵害行為所得利益範圍中，請求金額如應受判決事項聲明第1項所載。

（二）被告關於所有侵權案件，必須經由文義及技術特徵與專利範圍比對始得確認侵權產品是否侵害專利之抗辯不可採：

㈠被告主張由經濟部智慧財產局公布之「專利侵害鑑定要點」可知，所有侵權案件，必須經由文義及技術特徵與專利範圍比對始得確認侵權產品是否侵害專利；依據該鑑定要點，專利侵害鑑定流程除分為「解釋申請專利範圍」及「比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象」二階段外，無其他認定侵權之方法而主張原告應針對被告產品特徵與系爭專利予以比對，始得確認被告產品侵權云云。

㈡惟查，現行司法實務見解之通說均認定：「專利侵害鑑定要點」僅供法院或侵害專利鑑定專業機構等參考，而非用來拘束上述機關或機構，且縱原確定裁判與其內容相左，仍不生適用法規顯有錯誤之情形（參原證31號至原證37號），故被告之前開主張，實無理由。本件當得籲請技術審查官根據橘皮書所揭示之數據及針對系爭待鑑定標的於兩造間另案侵權訴訟99年3月1日當庭檢測結果之技術意見，判斷並釐清被告侵害系爭專利之事實。

（三）被告關於原告未能證明被告所產銷之CD-R光碟片確合於橘皮書規格，即逕就橘皮書規格所示之數據為侵權推論基礎之抗辯不可採：

㈠被告爭執CD-R非僅橘皮書一種規格，被告之CD-R與橘皮書規格無必然關係云云，惟被告於檢舉原告違反公平交易法（下稱「公平法」）之另案中，屢次表示橘皮書規格為CD-R唯一之規格，故原告於CD-R技術市場上確實具有獨占地位云云（原證24至29），被告現竟翻異其詞，辯稱「CD-R非僅橘皮書一種規格」或「CD-R不必然與橘皮書規格有關」等主張，不但與其於另件公平法檢舉案中之主張不符，亦明顯有悖經驗法則。蓋被告既自承非屬橘皮書規格者無法應用於各種電腦平台，則何人願意購買？倘若無人購買，則被告莫非僅為了堆置倉庫而生產？實則，就規格相容性而言，不論在10年前或現在、不論在巴拿馬或印度製造之CD-R光碟片，皆必能相容於不論在10年前或現在、不論在日本或美國製造之CD-R光碟機。此即被告所以稱：「只是因為產品相容性的因素，目前市場上CD-R只有一種規格，就是橘皮書規格」（原證29）之理。被告前向公平會檢舉原告違反公平法時，為遂其指稱，不斷反覆強調原告制訂之橘皮書規格為CD-R之唯一規格，該主張其後亦為公平會採為認定原告具有獨占地位之理由。迺被告今為脫免其侵權責任，不惜違反禁反言原則，而於本案中為截然不同之主張，實有失誠信。

㈡智慧財產法院二審裁判之97民專上字第14號判決，亦根據民事訴訟法之爭點效，認定被告所產銷之CD-R符合橘皮書規格，且判認被告不得就此再為爭執，可供卓參：

⑴兩造間就CD-R專利授權契約之權利金請求案件，曾分別繫屬於本院（一審）及智慧財產法院（二審），被告於該權利金給付之案件亦曾爭執其所產銷之CD-R與橘皮書規格無關，而抗辯其無庸支付權利金。

⑵智慧財產法院就被告此等爭執乃判認（以下為該院97民專上字第14號民事判決第19-22頁就此爭點所為判決理由之原文摘錄，判決全文詳原證30）：

①「上訴人（按：即本件被告）主張其所生產之光碟片並非全部符合橘皮書規格，而依約上訴人應給付權利金之產品，僅限於符合橘皮書規格之光碟片，是以，上訴人所應給付之權利金非如被上訴人所主張之數額云云。查本件被上訴人授權上訴人使用之專利技術係結合其歷年多種不同之專利權（被上訴人授權上訴人使用之專利證書號分別為：29646（按：即為本件原告據以起訴之系爭專利）、34345、40996、41954、33559、34556），而其上開專利權申請專利範圍主要係指以電磁方式記錄資料之方法，上開專利說明書中並未具體指明係使用何種規格數據，亦即無所謂紅皮書或橘皮書之規格，而被上訴人授權上訴人得使用之專利技術，即指上開專利權，當然並未指明授權內容係限於何種規格；」；

②「上訴人一再指稱其所生產之系爭光碟片並非全部符合橘皮書規格，自非全部光碟片均需給付權利金云云。惟查，本件上訴人於被上訴人（按：即本件原告）提起本件請求時，即連同訴外人達緻實業股份有限公司、國碩科技工業股份有限公司、博新開發科技股份有限公司、精碟科技股份有限公司等具狀向公平交易委員會舉發被上訴人有違反公平法規定之行為，該檢舉書中明指：『荷蘭飛利浦公司與日本新力公司於1990年共同制定可錄式光碟產品統一規格書，用以規範可錄式光碟之資料存取、控制方式等技術項目。此等技術項目完全包含於飛利浦公司及新力公司所擁有關於可錄式光碟之專利權範圍中。可錄式光碟製造廠商如欲生產可應用於各種電腦平台之可錄式光碟產品，勢必須使其符合該統一規格書所訂內容，在技術上並無其他替代性專利權可供選擇。』」；

③「另被上訴人於受公平交易委員會裁罰之後，因不服該決定而提起行政訴訟，於台北高等行政法院審理時，上訴人（當時為參加人）及被告（即公平交易委員會）均答稱：『（問：系爭CD-R產品之標準規格是否一定就是原告飛利浦公司與新力公司訂定之『橘皮書』規格？）是，目前CD-R產品標準規格只有一種，即『橘皮書』所定之標準規格。』；另於台北高等行政法院同事件另次審理程序中，上訴人及公平交易委員會再度答稱：『（問：是否如原告訴訟代理人所述，只有依據原告飛利浦公司與新力公司訂定之『橘皮書』規格所製造生產之光碟產品才可以稱做為『CD-R』？國內光碟製造廠商欲生產製造這項產品是否均需使用原告等三家公司所擁有之專利？單獨使用其中一家的專利是否即無法做出CD-R產品？）是，均不爭執。』」；

④「又上訴人於上開行政訴訟程序中之訴訟代理人何愛文律師於審理程序亦稱：『CD-R應該是可錄式光碟的通稱，只是市場上目前現存的CD-R產品規格只有一種，那就是依據原告飛利浦公司與新力公司共同訂定之橘皮書規格，因此被告才以CD-R專利技術授權市場作為市場劃分區隔。』」；

⑤「另上訴人之訴訟代理人於行政訴訟審理中亦稱：『...目前市場上CD-R只有一種規格，就是橘皮書的規格』；而公平交易委員會訴訟代理人於上開行政訴訟程序中自陳：『一、事業在特定市場之占有率：所稱特定市場，係指系爭CD-R光碟片技術市場（CD-RW 在被告進行調查當時尚屬萌芽階段），原告等三家公司就該技術市場而言，其占有率達百分之百。』」；

⑥「綜觀上開證據資料，足見市場上所有CD-R光碟片之規格只有一種，除可稱之為係符合『橘皮書』規格之光碟外，亦可稱為係符合被上訴人、新力公司、太陽誘電公司等三家專利技術之產品，除此之外，並無其他不同規格之產品。上訴人於上開不同程序中均一再自陳所謂CD-R產品之規格僅有一種，即符合橘皮書規格之產品，且此一橘皮書規格之產品其使用之技術即被上訴人及上開訴外人之專利技術，此一事實業經上開訴訟程序確認，自生爭點效之效果，上訴人於本件訴訟程序中再度就此一事實為不同於自己先前多次之主張，不惟有違誠信原則，且係對業經訴訟確認之爭點再為爭執，自非可採。」；

⑦「況上訴人迄今於自己公司官方網站中對其所生產之CD-R產品規格亦一再表明符合橘皮書規格，此部分事實業經被上訴人委請民間公證人趙原孫公證證明無誤在案（按：即為本件之原證23），益證迄今上訴人所生產之CD-R光碟仍為被上訴人專利技術所涵蓋之所謂橘皮書規格產品，其上開主張即毫無理由，不足採信」。

⑶綜前，被告就其產銷之CD-R與橘皮書規格之關係，既有上訴審判決可參，且其於本院之諸多辯詞均違反「誠信原則」及「爭點效」，可見被告所產銷之CD-R合於橘皮書規格乙節，洵勘認定。

㈢綜上，被告關於原告未能證明被告所產銷之CD-R光碟片確合於橘皮書規格，即逕就橘皮書規格所示之數據為侵權推論基礎之抗辯不可採。被告不僅於台北高等行政法院之他案訴訟多次自認其所產銷之CD-R光碟片符合橘皮書規格，尚且於公司網站再次自承相同之事實，因此智慧財產法院之二審裁判（就兩造間就CD-R專利授權契約之權利金請求）亦認定：被告所產銷之CD-R光碟片應認屬符合橘皮書規格，此有該院97民專上字第14號民事判決可稽，凡此均足證被告所產銷之CD-R光碟片確符合橘皮書規格，本件專利侵權分析可逕憑橘皮書所揭露之資訊，要求技術審查官作判斷。

（四）被告關於其生產之CD-R產品並無「週期性軌調變特性」，亦非以軌道調變之頻率產生數位位置資訊信號調變之主張不可採：

㈠被告主張坊間充斥仿冒被告巨擘公司商標之CD-R產品，且其生產之CD-R產品並無「週期性軌調變特性」，亦非透過軌道調變頻率來調變位置資訊，故倘鑑定標的CD-R具有週期性軌調變特性，即非被告巨擘公司所生產之CD-R產品云云。

㈡惟查系爭專利所涉技術為製造CD-R可錄式產品之基礎專利，業已見諸市場超過20年，此等技術廣為市場及業界規格所引用，過去被告亦為取得系爭專利製造CD-R產品與原告簽訂可錄式光磁碟專利授權契約，而除被告之外之多數守法之廠商亦均依法支付權利金以合法使用前揭專利，故系爭專利業已成為業界唯一之標準（參原告98年9月8日民事準備書(三)狀第1頁至第5頁有關被告於公平交易法案件之行政訴訟所自承：前揭專利為業界唯一之CD-R技術及規格）。被告既曾依於原告間之可錄式光磁碟專利授權契約利用系爭專利製造CD-R可錄式產品，對於該等產品具有系爭專利「週期性軌調變特性」，且透過軌道調變頻率來調變位置資訊等特徵，不可謂不知。被告現竟以辯稱其CD-R可錄式產品無系爭專利「週期性軌調變特性」，亦非透過軌道調變頻率來調變位置資訊，顯屬臨訟砌詞，不足採信。況倘被告為規避侵權而製造無系爭專利特徵之CD-R可錄式產品，尚須耗費成本作生產線之調整及變更採用特殊製程，顯違反經驗法則，蓋有何人會有動機不使用相容於既有生產線設備且合於產品規格書之機器設備製造CD-R可錄式產品，反耗費多餘成本調整生產線製程以製造無系爭專利特徵之CD-R可錄式產品（尚有良率、效率及成本諸多細節問題）？準此，被告關於CD-R可錄式產品無系爭專利「週期性軌調變特性」，亦非透過軌道調變頻率來調變位置資訊主張顯不可採。

㈢況被告迄今未提出任何證據證明原告提出之被告CD-R樣品（原證5）為仿冒品、其CD-R可錄式產品無系爭專利「週期性軌調變特性」，亦非透過軌道調變頻率來調變位置資訊，被告空言主張倘鑑定標的CD-R具有週期性軌調變特性，即非被告巨擘公司所生產之CD-R產品，殊不可採。

（五）被告關於原告未證明其所提出之鑑定標的確為被告巨擘公司於原告主張侵權期間所生產之產品之主張不可採：查原告本件提出之鑑定標的係購自訴外人永鑽公司之被告巨擘公司所製造之光碟，依據購買發票顯示（原證5），其購買日期為91年2月7日，而被告巨擘公司於兩造間另案專利侵權訴訟（智慧財產法院98年度民專訴字第46號）中所提出之99年8月6日民事準備書狀自承：「被告巨擘公司所生產之CD-R、CD-RW，一般從生產完成到國內消費者手中通常大約為2、3個月，輸往國外則稍長，但應也不可能超過4個月」（詳智慧財產法院98年度民專訴字第46號第82頁；原證51），故依前述被告之自承可合理推算本件鑑定標的之光碟係90年第4季左右所生產，落入原告所主張之請求權期間（即89年3月22日至91年6月4日），故本件鑑定標的為被告巨擘公司於原告主張侵權期間所生產，業臻明確。

（六）被告關於原告提供鑑定之標的CD-R可錄式光碟已有毀損無法讀取之抗辯不可採：

㈠兩造間智慧財產法院另案專利侵權訴訟程序（案號：98年度民專訴字第46號）前於99年3月1日針對原告提供之被告CD-R可錄式光碟（含系爭待鑑定標的CD-R可錄式光碟）進行實物檢測，系爭待鑑定標的CD-R可錄式光碟經智慧財產法院標示為「測試編號二」（詳智慧財產法院98年度民專訴字第46號99年3月1日開庭筆錄第5頁；原證49）。經該院當庭檢測後確認系爭待鑑定標的CD-R可錄式光碟具有系爭29646專利之「可調變信號」特徵。

㈡故國立中央大學100年1月4日函文（中大研字第1001430012號；原證54）明揭系爭待鑑定標的CD-R可錄式光碟並非毀損無法讀取，且不排除有其它設備或軟體可作區域或片斷資訊的讀取。是以，系爭待鑑定標的CD-R可錄式光碟不僅可被讀取，並業於智慧財產法院經檢測具有系爭29646專利「軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變」特徵，系爭待鑑定標的CD-R可錄式光碟狀態良好並為適格之鑑定標的，無庸置疑。

（七）被告關於原告99年6月14日訴之追加，請求之基礎事實非同一而不合法之抗辯不可採：

㈠被告辯稱原告99年6月14日擴張訴之聲明，其請求之基礎事實非同一云云。

㈡按「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各款情形之一者，不在此限：三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者。」民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文；次按「本件被上訴人在第一審起訴請求增加給付租金，於原審將請求之期間伸長，係屬民事訴訟法第256條第2款所謂擴張應受判決事項之聲明，依同法第443條第1項但書(舊)之規定，自屬無礙。」最高法院53年台上字第943號著有判例。

㈢原告99年6月14日將原請求之155萬元擴張為請求2億6千萬元，即自89年3月22日至91年6月4日被告等應給付之損害賠償金額。核該訴之聲明之擴張，本即為民事訴訟法第255條第1項第3款「擴張應受判決事項之聲明」情事而屬合法訴之變更追加事由，於法並無不合。

㈣被告主張原告99年6月14日擴張訴之聲明，其請求之基礎事實非同一云云。然所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主張爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩者請求在同一程度加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者，即屬之（最高法院90年度台抗字第287號、95年度台上字第1573號裁判參照）。查原告擴張請求自89年3月22日至91年6月4日被告等應給付之損害賠償金額，皆係基於系爭專利權受侵害之同一基礎事實，相關爭點有其共同性，而相關證據資料具有同一性或一體性，為求訴訟經濟、避免重複審理，將被告侵害原告系爭專利權之爭議於同一訴訟程序進行審理，可收統一解決紛爭之效，依民事訴訟法第255條第1項第2款規定，自應予准許。

㈤另查原請求與擴張後之請求，當事人相同、訴訟標的相同，僅係就請求金額為擴張，當事人間針對原請求及擴張後之請求相關攻擊防禦方法相牽連而得互為利用，並不致遲滯訴訟程序之進行，兼收訴訟經濟之效，基於民事訴訟法所採辯論主義之立法精神，應為法之所許。

㈥此外，被告於原告6月14日擴張訴之聲明後，隨即於99年6月29日請求本院命原告就擴張之聲明為訴訟費用供擔保，此亦證被告業已同意原告就本案請求金額之擴張，始會以此前提就原告擴張之聲明提出訴訟費用供擔保之聲請，故依民事訴訟法第255條第1項第1款規定，被告既同意原告擴張訴之聲明，原告為此聲明之擴張即屬合法，自不容被告翻異其詞，矯飾否認。

㈦綜上，原告於99年6月14日擴張訴之聲明，除合於民事訴訟法第255條之規定外，亦合於民事訴訟法第244條第4項於起訴原因事實範圍內表明請求之最低金額，並於第一審言詞辯論終結前補充其聲明之規定，被告之答辯無理由。

（八）被告關於原告依專利法第84條第1項之損害賠償請求權，罹於2年時效，不得依專利法第85條為請求之抗辯不可採：

㈠按「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾十年者亦同。」民法第197條第1項固有明文規定。惟按「加害人之侵權行為如連續（持續）發生者，則被害人之請求權亦不斷發生，而該請求權之消滅時效亦應不斷重新起算。因此，連續性侵權行為，於侵害終止前，損害仍在繼續狀態中，被害人無從知悉實際受損情形，自無法行使損害賠償請求權，其消滅時效自應俟損害之程度底定知悉後起算。」最高法院86年台上字第1798號著有民事判決（原證55號）；另按「所謂『損害之程度底定』，係指本件大樓之傾斜及結構體之牆、樓板、樑等之產生裂紋等現象已確定不會再繼續擴大，而所謂『知悉』，則應指被上訴人知悉上開損害確定不會再繼續擴大言。」臺灣高等法院86年度重上更字第116號民事判決（原證56號）析述甚明。是以，於連續性侵權行為之情形，消滅時效之起算應自知悉損害之程度底定、損害確定不會再繼續擴大後起算。故針對連續性侵權行為，消滅時效自應俟損害之程度底定知悉後起算，而此一法律見解除前揭引述之最高法院86年台上字第1798號民事判決明確揭示之外，另有下述實務見解肯認引述之：

⑴按「至上訴人抗辯被上訴人88年至90年間之損害賠償請求權已罹2年之時效而消滅云云。然按加害人之侵權行為如連續（持續）發生者，則被害人之請求權亦不斷發生，而該請求權之消滅時效亦應不斷重新起算（最高法院86年度台上字第1798號判決參照）。上訴人自88年間起至93年止，製造並販售侵害被上訴人新型專利之紙袋，屬連續性侵權行為，於侵害終止前，損害仍在繼續狀態中，依前揭說明，被上訴人請求權之消滅時效不斷重新計算。是被上訴人於92年8月12日提起本訴請求上訴人賠償其損害，並未罹於消滅時效，上訴人此部分之時效抗辯，並不足採。」臺灣高等法院臺南分院95年度智上字第2號民事判決論述綦詳。

⑵「所謂『連續性侵權行為』非指於侵害終止時，損害仍在繼續狀態中之情形，蓋於專利侵權訴訟中，侵權人於一定時間持續製造販售侵權產品，即屬連續性侵權行為，亦即於侵權人侵害終止前，損害仍在繼續狀態中。查被告巨擘公司及被告巨擘先進公司自91年6月5日至97年6月10日止持續製造並販售侵害原告系爭專利之CD-R/CD-RW，該等連續性侵權行為，於被告侵害終止前，損害仍在繼續狀態中，依前揭實務見解之意旨，原告請求權之消滅時效不斷重新計算。」智慧財產法院97年度民專訴字第2號民事判決（即兩造間另案侵權訴訟）亦揭同旨。

⑶按「被告希旺公司雖抗辯原告請求權罹於時效等語，並以此為由，認為其不必提出93、94年度營業單據，而僅提出95年度以後之單據。惟按加害人之侵權行為如連續（持續）發生者，則被害人之請求權亦不斷發生，而該請求權之消滅時效亦應不斷重新起算。因此，連續性侵權行為，於侵害終止前，損害仍在繼續狀態中，被害人無從知悉實際受損情形，自無法行使損害賠償請求權，其消滅時效自應俟損害之程度底定知悉後起算（最高法院86年度台上字第1798號判決意旨參照）。本件被告希旺公司於93年10月間收受原告上開存證信函後迄今，既未停止製造、販賣侵害系爭專利之待鑑定物1、2及3，其侵權行為即係持續發生，則原告請求權之消滅時效亦不斷重新起算。是以，被告希旺公司所為原告請求權罹於時效之抗辯，為無理由。」智慧財產法院97年度民專訴字第2號民事判決亦重申斯旨。

⑷又按「『加害人之侵權行為如連續（持續）發生者，則被害人之請求權亦不斷發生，而該請求權之消滅時效亦應不斷重新起算。因此，連續性侵權行為，於侵害終止前，損害仍在繼續狀態中，被害人無從知悉實際受損情形，自無法行使損害賠償請求權，其消滅時效自應俟損害之程度底定知悉後起算。』（最高法院86年度台上字第1798號判決、90年度台上字第373號判決意旨參照）。因此，在繼續性侵權行為中，其損害賠償請求權之時效起算點，應與一般侵權行為有所不同。再按侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人起，2年間不行使而消滅。民法197條第一項前段定有明文。被告自承生產製造系爭產品至91年5月，原告於92年6月10日提本件訴訟，依前開說明，原告之請求權尚未罹於時效，被告主張原告之損害賠償請求權已罹於時效，尚非有理由。」台灣板橋地方法院92年度板簡字第1281號著有民事判決。

㈡本件被告等侵害原告系爭專利之行為核屬連續性之侵權行為，原告於被告侵害終止前，損害仍在繼續狀態中，故其請求權消滅時效自應俟損害之程度底定、損害確定不會再繼續擴大知悉後起算。而原告對於被告等侵害系爭專利損害賠償請求權，即便於系爭專利之專利保護期間屆至時，亦難以確定、知悉之。蓋該等侵權產品於系爭專利之專利保護期間屆至後，仍可能於市場上販售致原告之損害持續擴大，故即便系爭專利保護期間業於96年1月26日屆至，依前揭實務見解之意旨，原告對被告等之請求權時效仍得於損害之程度底定、損害確定不會再繼續擴大知悉後始起算之。故原告於91年6月4日對被告巨擘公司等持續侵害系爭專利之行為起訴為一部請求，並於99年6月14日擴張對被告等前揭連續性侵權行為之請求金額，其請求權並未罹於時效而消滅，被告此部分之時效抗辯，並不足採。。

㈢被告主張原告固非不可依民法第197條第2項另行請求不當得利返還，但原告就此不當得利之利益返還請求，即不得依據專利法第85條而為，而應依民法第181條、第182條規定為之云云。然按「損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前開時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人，此為民法第197條第2項所明定。查上訴人依據黃連福之新型專利而製造生產右揭機器出售予他人，並經被上訴人提起自訴黃連福違反專利法刑事案件，已如前述，則上訴人未經被上訴人之同意或協議合製，即逕行利用其新型專利而經黃連福再發明所取得之新型專利製造右揭機器出售，自屬於侵害被上訴人之新型專利，該侵權行為請求權固罹於二年時效，然揆諸上揭條文規定，上訴人仍應返還其因生產該機器出售所得之利益（即出售機器所得之利潤）。是上訴人抗辯：伊出售他人機器所得價金，是基於與他人間之買賣契約，並非不當得利云云，容有誤解，尚無可取。」臺灣高等法院92年度上易字第1066號著有民事判決（原證57）；次按「被上訴人甲○○雖有連續明知為未經上訴人同意而製造侵害本件新型專利之物品而販賣，然其係以被上訴人貿怡公司實際負責業務之副總經理身分販賣前開物品，並非基於個人身分為之，自應認為被上訴人甲○○前開販賣行為獲有利益者為被上訴人貿怡公司而非被上訴人甲○○個人。是以上訴人應僅能訴請被上訴人貿怡公司返還其所受之利益。（下略）上訴人之侵權行為損害賠償請求權雖罹於時效，但依據民法第197條第2項之規定，訴請被上訴人貿怡公司依據不當得利之法律關係給付其受有之利益八萬六千二百六十四元，暨自起訴狀繕本送達翌日（即91年6月19日）起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，應予准許」臺灣高等法院93年度智上字第10號著有民事判決（原證58號）。由前揭見解可知，專利侵權損害賠償請求權倘罹於時效，仍得依民法第197條規定不當得利規定請求專利侵權返還所受利益（即出售侵權產品之利益）。

㈣退萬步言，縱認原告針對系爭專利對於被告巨擘公司之請求權業罹於時效而消滅（原告仍否認之），原告亦得依民法第197條第2項規定，以不當得利之規定請求被告巨擘公司返還其因侵權行為所受之利益或依無因管理之請求權基礎請求被告巨擘公司返還其因侵權行為所受之利益：

⑴按「損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人。」民法第197條第2項定有明文；次按：「因侵權行為受利益致被害人受損害時，依法被害人固有損害賠償請求權，與不當得利返還請求權，其損害賠償請求權雖因時效而消滅，而其不當得利返還請求權，在同法第125條之消滅時效完成前，仍得行使之。」最高法院41年台上字第871號判例（原證53）論述綦詳。此外，最高法院74年台上字第972號民事判決亦明揭：「縱認其損害賠償請求權已因短期時效完成而消滅，依最高法院41年台上字第871號判例意旨，亦得依不當得利之法則請求，爰併為主張云云（見原審卷宗第35頁），於原審言詞辯論時，予以引用。有言詞辯論筆錄可稽（見原審卷宗第81頁）。原判決就此竟恝置不論，即有判決不備理由之違誤」（原證59）。

⑵縱認原告對於被告巨擘公司之侵權行為損害賠償請求權因罹於2年時效而消滅（原告仍否認之），依前揭最高法院41年台上字第871號判例（原證53）之意旨，原告仍得依民法第197條第2項規定，以不當得利之規定請求被告巨擘公司返還其因製造銷售CD-R可錄式光碟等侵權行為所受之利益。是以原告不當得利返還請求權，在民法第125條之15年消滅時效完成前，仍得行使之。被告以專利侵權行為不適用民法第197條規定之抗辯，顯無視專利侵害之本質為侵權行為自得適用民法第197條規定，亦悖於前揭實務見解之意旨，不足採信。

⑶原告另以民法第179條不當得利請求權及民法第177條第2項不法無因管理作為本件請求權基礎，故原告對被告巨擘公司之請求權，並不因民法第197條第1項及專利法第84條第5項短期時效之規定而消滅，在民法第125條之15年消滅時效完成前，仍得行使之。被告主張原告本件追加請求之請求權已罹於時效，依法已不得主張云云，實無理由。

㈤原告對於被告邱丕良之請求權未罹於時效

⑴按「公司法第23條所謂公司負責人，在股份有限公司不僅指代表董事而言，並包括執行業務董事在內。又公司法第23條所定連帶賠償責任，係基於法律之特別規定而來，並非侵權行為上之責任，故消滅時效，應適用民法第125條規定。」最高法院76年台上字第2474號著有民事判決（原證60）。

⑵查原告91年6月4日起訴被告巨擘公司法定代理人被告邱丕良，係基於公司法第8條及第23條之規定，請求被告邱丕良就其等擔任被告巨擘公司法定代理人期間，被告巨擘公司自89年3月22日至91年6月4日侵害原告專利權製造銷售CD-R之行為對原告負連帶損害賠償責任。故依最高法院76年台上字第2474號民事判決之意旨，原告對於被告邱丕良之請求權自應適用民法第125條「15年」消滅時效之規定，核無罹於時效。被告主張原告對於被告邱丕良之請求權罹於時效之主張，委無足採。

（九）原告終止與被告間之專利授權契約合法有效，被告主張原告片面終止與被告巨擘公司所簽訂之專利授權契約，依法不生效力，被告巨擘公司縱有使用原告之發明專利，也不生侵權情事云云，顯無理由：

㈠首查，原告於86年6月23日與被告巨擘公司簽訂之可錄式光磁碟專利授權契約，依該專利授權契約之約定，被告巨擘公司得使用原告所授權有關CD-R之專利，並應就此給付原告合約所訂之權利金及交付相關權利金報告。迺被告巨擘公司於簽約後，自86年第4季起即違約拒絕給付權利金，亦不交付權利金報告，原告遂於89年3月21日終止專利授權契約。姑不論被告所主張原告與被告巨擘科技間之權利金及公平交易法等爭議，非本案爭點，法院無庸審酌外，原告終止專利授權契約之行為，依該契約準據法荷蘭法之規定，核屬合法有效，自非被告巨擘公司以我國法律規定所得任意指摘否認其效力。

㈡次查，被告巨擘公司於兩造間權利金爭議案件中，始終主張專利授權契約違反公平交易法第10條第1項第2款，故依民法第71條之規定，應歸無效云云，故倘如被告巨擘公司主張專利授權契約自始無效（原告否認之），被告等未經原告同意即利用系爭專利製造銷售CD-R及CD-RW，即為侵害原告系爭專利權之行為，而應負損害賠償之責。然被告巨擘公司現為脫免其專利侵權責任，竟翻異其辭主張專利授權契約有效，且即便原告於89年3月21日終止前開授權契約，該終止契約行為亦不生效力，被告巨擘公司縱有使用原告之發明專利，亦不生侵權情事云云，被告前揭未侵權抗辯，顯屬臨訟砌詞，洵不足採。

㈢又查被告巨擘公司辯稱其前向本院聲請定暫時狀態之假處分，而於89年10月6日經本院89年度裁全字第1255號裁定准原告應容忍被告巨擘公司繼續製造及銷售CD-R光碟，而該假處分裁定於92年8月29日由台灣高等法院以92年度抗更（三）字第6號裁定准予定暫時狀態之假處分確定在案，故原告應容忍被告巨擘公司製造及銷售CD-R光碟片云云。惟查，被告巨擘公司基於前開假處分裁定所提起之本案訴訟，業經本院於97年12月12日以90年度重訴字第221號民事判決駁回（原證61），被告巨擘公司雖提起上訴，臺灣高等法院及最高法院業分別於98年9月29日、98年12月10日以98年度重上字第29號民事判決（原證62）及98年度台上字第2324號民事裁定（原證63）駁回其上訴確定。故被告巨擘公司所主張之定暫時狀態假處分裁定業失所附麗，不具合法效力。又被告巨擘公司曾取得之定暫時狀態處分，其僅係法院就當事人間爭執之法律關係暫為之處分，當事人所欲保全之權利尚須經由訴訟程序審理後確定。故其效力自無可能限制專利權利人（即原告）以訴訟向侵害專利之人（即被告巨擘公司）就非法製造銷售侵權產品之侵害專利權行為請求損害賠償，蓋被告巨擘公司是否有權製造銷售CD-R，仍須依訴訟程序審理後始得確定。被告試圖以前開不具合法效力之定暫時狀態處分作為其製造銷售CD-R侵害原告系爭專利權行為之權源，顯非適法，亦無理由。

㈣末查被告巨擘公司之訴訟代理人於98年6月11日前揭假處分案件之本案訴訟二審程序中向臺灣高等法院明確表示被告巨擘公司仍從事相關CD-R產品製造及銷售商業行為等語（詳見臺灣高等法院98年度重上字第29號民事判決98年6月11日開庭筆錄），被告巨擘公司既自認其仍持續為侵害原告系爭專利權之行為，即應負損害賠償責任。

（十）被告關於原告假執行聲請應駁回之抗辯不可採：

㈠假執行設計之目的：按，在給付之訴，勝訴當事人原則上應俟判決確定後，始基於該判決聲請執行，然因敗訴當事人得以上訴方法聲明不服，阻斷判決之確定，且判決除第三審法院自為判決者外，其確定尚需經過一定期間，勝訴當事人雖獲勝訴而不能聲請執行，敗訴當事人反得利用上訴之方法，拖延訴訟，在判決確定前隱匿或處分財產，使判決確定後，無從獲得執行之效果，法律為顧及勝訴當事人之利益，並期保護私權之衡平計，在必要情形，對於未確定判決亦賦與執行力，以免敗訴之當事人藉上訴方法，使正當之私權不能收實行之效果，此假執行制度之所由設也。是以，原告請求本院依民事訴訟法第390條規定為准予假執行之宣告，自屬於法有據。

㈡被告並無因假執行而受不能回復損害之可能且得預供擔保免為假執行：

⑴按，「被告釋明因假執行恐受不能回復之損害者，如係第389條情形，法院應依其聲請宣告不准假執行；如係前條情形，應宣告駁回原告假執行之聲請」，民事訴訟法第391條固定有明文。然其中所謂「因假執行恐受不能回復之損害」，係指「因假執行所受損害無從回復，或雖能回復，恐債權人無回復之資力而言」，臺灣高等法院臺中分院89年度重上字第98號民事判決（原證64）及學者吳明軒「中國民事訴訟法中冊」（原證65）皆論述綦詳。

⑵次按「敗訴之被告依民事訴訟法第391條規定聲請駁回原告假執行之聲請者，必須釋明該假執行將造成其『不能回復』之損害，始足當之。是假執行之性質，既係對債務人之財產為執行，自將對債務人之財產造成一定減損，此為必然之結果，倘因假執行之結果將會對債務人之財產造成一定損害為由，即得免除假執行之實施，則假執行之制度即無繼續存在之必要。上訴人所執在於因其流動現金不足，無法及時提供反擔保以停止假執行之實施，而被上訴人於假執行時，必將執行上訴人之生財器具等資產，一旦該公司生財器具等財產因被上訴人假執行之實施而遭拍賣，不復存在，此種生財器具不復存在之損害即屬不能回復而言。惟查，被上訴人於原審係基於契約關係請求上訴人依約給付授權金，亦即被上訴人請求上訴人所交付者，乃金錢債務，而金錢債務乃屬種類之債，並無因金錢之交付即無法再取回問題，是以，倘以金錢作為債務內容，且為債之雙方交付之標的物，即無不能回復問題。」智慧財產法院97年民專上字第14號民事判決論述綦詳。

⑶查，被告以本件如准予假執行之宣告，將使被告受有不能回復之損害云云為由，請求駁回原告假執行之聲請；而被告所謂原告之假執行可能造成其無法回復之損害云云，不外係主張原告於假執行之際，勢必查封、拍賣被告之廠房、機器設備及存貨，致其無法正常營運云云。惟按，假執行制度之設計，雖係為保障勝訴當事人，然為顧及敗訴當事人之權益，亦要求勝訴當事人釋明或提供相當之擔保，以擔保日後敗訴當事人獲終局勝訴判決後，得以就其所受假執行之損害求償；且立法者亦許敗訴當事人得依民事訴訟法第391條之規定，於假執行程序實施前，為勝訴當事人預供擔保免為假執行，實已兼顧敗訴當事人之利益。故原告勝訴時，法院僅能於極為有限之例外情形下，駁回其供擔保為假執行之聲請，否則即無從保障原告獲償之權利。今原告供擔保為假執行後，被告於該等執行標的物經拍定、變賣及交付前，不但均得供擔保免為假執行，不虞受有不能回復之損害；且原告提起本案訴訟以及為假執行之目的既在獲償，則倘原告勝訴，就本件判決為假執行時，當然係以現金、相當於現金或易於變現之財產為主要目標。從而，被告所謂本件如許原告為假執行，將使伊受有不能回復原狀之損害云云，即非事實。

⑷次查原告基於專利侵權行為請求被告給付損害賠償，該損害賠償核屬金錢債務，依前揭智慧財產法院97年民專上字第14號判決之意旨，自無不能回復之問題。被告又稱若准許原告所聲請之假執行，而查封被告所有之廠房、機器等財產，此將造成被告營業無法繼續，更將影響數千餘員工之生計，並將波及眾多投資股東云云。然上開過程乃假執行程序必然之結果，即任於確定判決後，為本案執行時，亦將產生相同之結果，其間之差異，僅在於判決確定前所為之假執行程序，倘日後判決結果不同，則被告因此所受之損害應如何獲得彌補問題。本件原告起訴既表明願以現金或同額之花旗（臺灣）商業銀行股份有限公司無記名可轉讓定存單供擔保後，始得對被告等之財產為假執行，足見被告等因假執行程序所可能產生之損害，已由原告提出擔保。況被告等所述上開情節，於被告等提供反擔保後，自得避免，被告等並非力不能避免此等損害之發生，卻一再強調倘此等損害發生之後果，顯難認為已就所謂「不能回復」之要件提出釋明。

⑸綜上，本件被告等主要之問題在於是否提供反擔保，以及如何提供反擔保以避免假執行之實施。被告等倘認為其流動現金不足，自得以其高價之資產抵押，向金融機構融資或申請出具擔保書，均可避免其所謂不能回復損害之發生，故被告等請求駁回原告假執行之聲請，參酌前開說明，自應認為並無理由。

（十一）對被告抗辯之陳述：

㈠被告辯稱原告擴張訴之聲明係非基於同一原因事實云云，尚不可採：

⑴按「第1項第3款之聲明，於請求金錢賠償損害之訴，原告得在第1項第2款之原因事實範圍內，僅表明其全部請求之最低金額，而於第一審言詞辯論終結前補充其聲明。其未補充者，審判長應告以得為補充。」民事訴訟法第244條第4項定有明文。按該條之立法意旨乃緣於損害賠償之訴，涉及損害原因、損害範圍等之認定，加以舉證困難，其損害之具體數額，甚難預為估算，常須經專業鑑定以及法院之斟酌裁量，始能定其數額。故於請求金錢賠償損害之事件，如亦同一般金錢給付之訴，強令原告於起訴之初，即應具體正確表明其請求之金額，似嫌過苛。惟若未加限制任令當事人為債權切割之一部請求或就餘額為後訴之提起，將徒然造成他造應訴之勞費、審理之重複，影響訴訟經濟及程序利益，並違反擴大訴訟制度解決紛爭功能及司法資源之合理分配。故特賦予原告於起訴之際，僅表明其全部請求之最低金額，並得於第一審言詞辯論終結前，補充其聲明。依本件原告提起本件之訴之「原因事實」即被告等侵害原告系爭專利等情，原告99年6月14日僅擴張請求損害賠償之金額，自係本於原告專利權受侵害之原因事實範圍內補充其聲明，自屬合法。被告辯稱原告非基於同一原因事實為擴張聲明，顯無理由。

⑵次按「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各款情形之一者，不在此限：三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者。」民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。故依該條之規定，原告擴張應受判決之聲明，不須取得被告之同意即可為之。而最高法院並有多項判例及判決肯認原告得擴張請求之金額及期間：

①最高法院43年台上字第1083號民事判例明揭：「原告最初求為判決命被告履行請求之一部後，乃求命被告履行請求全部，係為數理上擴張應受判決事項之聲明，依民事訴訟法第443條第1項但書之規定，無須他造同意。」

②最高法院53年台上字第943號民事判例亦認：「本件被上訴人在第一審起訴請求增加給付租金，於原審將請求之期間伸長，係屬民事訴訟法第256條第2款所謂擴張應受判決事項之聲明，依同法第443條第1項但書(舊)之規定，自屬無礙。」

③最高法院90年度台上字第2467號民事判決並認定：「損害賠償之訴，由於涉及損害原因、過失比例、損害範圍等之認定，加以舉證困難，其損害之具體數額，甚難預為估算，常須經專家鑑定，始能確定。故於請求金錢損害賠償之事件，原告關於應受判決聲明之事項，如僅聲明其全部請求之最低金額，而表明俟專家鑑定後再為擴張或減縮其金額，嗣於第一審言詞辯論終結前擴張或減縮其請求之金額者，應屬民事訴訟法第255條第1項第3款規定之擴張或減縮應受判決事項之聲明，要非法所不許。」

④最高法院86年度台抗字第576號民事裁定亦揭：「同法第256條第2款所謂『擴張或減縮應受判決事項之聲明』，係指聲明之擴張或減縮，在形式上雖有訴之變更或追加之外觀，但在實質上均在為訴訟標的法律關係之範圍以內，祇在該範圍內為數量上或實質上之伸縮而已，初不影響被告之防禦或訴訟之終結，是於第二審程序仍許原告任意為之，無須他造之同意(同法第446條第1項但書)。」最高法院79年台上字第508號民事判決亦同揭其旨。

⑤查原告99年6月14日將原請求之155萬元擴張為請求260,000,000元，即自89年3月22日至91年6月4日被告等應給付之損害賠償金額。核該訴之聲明之擴張，既基於系爭專利權受侵害之同一基礎事實，相關爭點有其共同性，而相關證據資料具有同一性或一體性，為求訴訟經濟、避免重複審理，將被告侵害原告系爭專利權之爭議於同一訴訟程序進行審理，可收統一解決紛爭之效，依民事訴訟法第255條第1項第2款規定，自應予准許。被告刻意曲解原告99年6月14日擴張聲明狀及起訴狀之原因事實，忽略兩者皆係本於系爭專利權受侵害之同一原因事實及請求基礎事實，其主張顯無所據，委無足採。

㈡被告辯稱兩造間系爭授權契約違反公平交易法云云，為無理由：

⑴被告主張原告於86年6月23日與被告巨擘公司簽訂之專利授權契約違反公平交易法第10條第2款，而違法授權契約中之權利金條款既被判決違法確定，原告即不得以原契約要求被告履行；原告片面終止授權契約不生效力，一切應回歸權利金給付問題云云。

⑵首查，被告所主張原告與被告巨擘公司間之權利金及公平交易法等爭議，非本件爭點，且系爭授權契約所應適用之準據法為荷蘭法，被告依我國法之規定論斷系爭權利金條款之效力，適用法律已明顯有誤。

⑶次查被告有關系爭授權契約違法及權利金條款無效等主張，係建立在「行政法院認定系爭授權金條款違反公平法第10條第2款規定」之前提下。然查，姑不論公平會處分或行政法院判決理由對本院之事實認定並無拘束力；且公平會於其91年做成之處分書上，並未明確論斷原告違反公平法第10條第2款規定「不當維持價格」之時點，故被告未證明「原告請求權利金之期間即為公平會認定違法期間」之事實，即率爾主張該權利金條款無效云云，顯有不該。

⑷民法第71條規定將強制規定區分為「取締規定」及「效力規定」而異其效力，而公平法第10條屬取締規定，當無所謂違反無效之情：

①違反法律所訂強行禁制規定之行為，依民法第71條之規定，其效力視所違反者究係「效力規定」或「取締規定」而有不同：若係違反效力規定，該法律行為即屬無效：若違反者係取締規定，則該法律行為仍然有效，此有史尚寬、洪遜欣、王澤鑑、黃陽壽及黃茂榮等學者（原證68至72）及最高法院68年度第3次民事庭庭推總會決議、最高法院68年台上字第879號判例、70年台上字第3743號判決及臺灣高等法院91年度上更(一)字第199號判決（原證73至76）等司法實務見解可稽。至於效力規定及取締規定之判斷標準，則應綜合法規的意旨，權衡相衝突的利益（法益的種類、交易安全，其所禁止者究係針對雙方當事人或僅一方當事人等）加以認定。倘若某項行為之禁止與限制原係基於國家政策，非以否認該行為之法律上效果為其目的，而以對違反者課予制裁，阻止實施一定行為為直接目的，必定有行政罰則或刑罰規定予以取締，藉收嚇阻或禁絕一定行為之效（原證69至70）。

②觀諸公平法第1條規定可見，該法之立法目的係保護整體之「競爭秩序」，而非個別之「競爭廠商」，並以同法第35條及第41條定其公法上違反之法律效果，以達到規制競爭秩序之目的，台灣高等法院高雄分院於另案中亦曾認為公平法第14條應屬取締規定（詳該院91年度上易字第50號判決，原證77）。又據76年11月4日立法院經濟、司法兩委員會審查「公平交易法草案」之第四次聯席會議記錄所示，立法委員就公平法第10條係無異議照原案通過，並未納入廖義男教授有關「該法律行為失效」之增訂建議（詳原證78），則依「立法目的」之判斷標準言，立法者並無意使違反公平法第10條規定之私法法律行為歸於無效，是公平法第10條顯屬取締規定。

③又競爭法學者吳秀明教授於其所著「競爭法制之發韌與開展」一文（詳原證79）中，對於競爭法上所規制之獨占行為與該獨占行為所為之獨占性訂價有詳細之論述。簡言之，獨占性定價不同於獨占行為，前者涉及「自由市場經濟」及「基本權保障」，本非競爭法主管機關所得介入。則根據吳秀明教授對於競爭法之目的、競爭法主管機關之定位、自由的市場經濟、私法自治（輔以契約自由及訂價決定之基本權）等價值權衡所為之闡述，競爭法之目的本在於競爭秩序之維持，其所規範之客體係競爭秩序本身，而非競爭秩序下個別之私法交易行為，競爭法本無意、亦不應介入當事人間私法行為之效力，則本於規範目的之檢驗，公平法第10條當屬取締規範。

④承前所述，由司法實務、學者見解、德國競爭法回復原價之學說、公平法第10條之修法記錄等資料，當可充分論證公平法第10條屬取締規範，違反該條規定之法律行為，依民法第71條但書之規定，並非無效。加以被告並未證明行政法院所謂被上訴人濫用市場地位不當維持價格之行為與本件請求期間有何關連（遑論行政法院之決定並不拘束本院對事實之認定），並說明系爭授權契約準據法既為荷蘭法，何以仍有民法第71條規定之適用等節，其所謂原告系爭授權契約被判決違法確定，原告即不得以原契約要求被告履行云云之主張，即無可採。

⑸針對系爭授權契約效力不因權利金條款被認定違反公平交易法第10條第2款而失其效力乙節，本院88年重訴字第37號判決及智慧財產法院97年民專上字第14號判決業認定在案：

①本院就被告此等爭執乃判認（以下為本院88年重訴字第37號判決第12頁就此爭點所為判決理由之原文摘錄，判決全文詳原證80號）：「惟按民法第71條雖規定：『法律行為違反強制或禁止之規定者，無效；但其規定並不以之為無效者，不在此限』，所謂『並不以之為無效』者，係指因法律本身有明文規定其他效力，或自法律規定之目的官之，僅對於違反者加以制裁以防制其行為，非以之為無效者而嘗。而究竟為效力規定或取締規定，應自該法律之目的觀之，前者重在違反行為之法律行為價值，非以違法行為為無效，不能達其立法目的；後者則重在違反行為之事實行為價值，目的僅在防止該法律上之事實行為發生。觀諸公平交易法第10條第2、4款固規定獨占事業，不得對商品價格或服務報酬，為不當之決定、維持或變更；並不得有其他濫用市場地位之行為，然依同法第35條之規定，違反同法第10條規定之效果，經中央主管機關依第41條規定限期命其停止、改正其行為或採取必要更正措施，而逾期未停止、改正其行為或未採取必要更正措施，或停止後再為相同或類似違反行為者，處行為人三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣一億元以下罰金。由上開規定架構，可見公平交易法第10條雖為強行規定，然該規定之目的著重在避免獨占行為之出現而破壞自由市場經濟競爭之運作，此由違反效果係對違反者以行政罰及刑罰加以制栽，即可見其目的係為防制獨占行為，該獨占行為是否無效，並不能達到維持公平自由交易競爭之目的。是公平交易法第10 條之規定係取締規定，係屬民法第71條後段所述情形，違反該法規定之行為並不因此而無效。是被告抗辯原告依據無效之契約請求系爭權利金為無據部分，顯不足採。」

②智慧財產法院就被告此等爭執乃判認（以下為該院97年民專上字第14號判決第11-14頁就此爭點所為判決理由之原文摘錄，判決全文詳原證81號）：

1.「本件兩造均不否認於86年6月23日簽訂CD-WO/MO DISCAGREEMENT，上開授權書第2.01條約定被上訴人（即本件原告）授權上訴人（即本件被告）得使用被上訴人之專利，用以生產授權產品（依第1.07條之定義，即符合CD-A、CD-ROM、CD-i格式之CD-MO、CD-WO等一次性讀寫光碟，CD-R)，而上訴人使用被上訴人所授權有關CD-R之專利，依上開授權書第4.02條第2項約定，應支付被上訴人以每一產品之淨銷售價格3％或日幣10圓兩者其中高者計算之權利金，並交付相關權利金報告（第4.05條第2項，參原證1），此部分事實洵堪認定。另上訴人於簽訂系爭授權契約後，僅支付第一期權利金予被上訴人，自86年第4季（即第二期）起即拒絕給付權利金，亦不交付權利金報告，被上訴人乃於89年3月21日終止本件授權契約，並依系爭授權契約第4.02條、第4.05條第2項及第4.07條約定，請求上訴人給付自86年第4季起至88年第4季止之權利金及交付該等期問之權利金報告，亦即向上訴人請求權利金日幣2,353,850,820元及遲延利息·而本件上訴人據以拒絕給付權利金予被上訴人之主要理由，乃認為系爭授權契約之授權金條款業經臺北高等行政法院92年度訴字第908號及最高行政法院96年度判字第553號判決，認定其違反公平法第10條第2款規定，而該條乃屬效力規定，依民法第71條前段規定，該條約定既違反公平法第10條第2款規定，自屬無效，被上訴人自不得依無效之約定請求上訴人給付授權金云云。」

2.「按公平法第10條第2款規定獨占之事業不得對商品價格或服務報酬為不當之決定維持或變更，而違反上開規定者，同法第41條設有限期停止或改正之要求及罰緩規定，對於未依限期停止或改正之行為人，同法第35條則設有刑罰之規定，由上開立法內客以觀，公平法對於獨占事業就商品價格或服務報酬為不當之決定維持或變更者，主要之處理措施係防止獨占事業就商品價格或服務報酬為不當之決定維持或變更之情形繼續存在，是以設有限期停止或改正之要求，而對於前已發生之行為，則以行政罰處罰之，上開性質上屬行政罰之罰鍰，其繳納之對象乃國家，並非個人，換言之，此一行政罰並非為填補個人或其他企業所受之損害，而係政府機關對於破壞市場公平交易秩序者所課予之處罰，上開規定性質上乃屬行政機關本於行政高權所為之公法上行為，對於私法上契約當事人間有關權利義務究竟如何規範，實則並未明文。質言之，公平法第10條第2款、第41條、第35條等規定，均非私法上權利義務及其效力之特別規定，有關當事人間私法上權利義務之內容及私法契約之效力如何，仍應依民事相關規定解釋，非藉由公平法定奪，此參酌公平法第10條第2款於立法院立法審查時，立法委員就此一規定並未納入學者將該條所指之法律行為規定為無效之建議即明。」

3.「是就系爭規定之性質而言，其制定目的既係在維持市場交易之公平性，即屬公共秩序之維護，而向來對於公共秩序之破壞者，均以取締處罰之方式為之，例如租用他人土地排放廢水者，倘其排放之廢水污染程度超過法定標準，主管機關依法得限期改善，並得依情節輕重課處行政罰鍰，此種處罰僅係取締違反公共秩序之行為，但對於承租土地者及出租土地者之間所簽訂之土地租賃契約是否有效，並非行政主管機關得以置喙之處，亦不能因該排放廢水者破壞公共秩序之行為遭受處罰，即因此雅論該土地租賃契約無效。是以此觀之，公平法第10條第2款之規定，性質上應屬取締規定，而非效力規定，換言之，公平交易委員會所禁止並限期命被上訴人改善者，乃其聯合新力公司、太陽誘電公司之將專利授權上訴人之聯合行為，至被上訴人基於與上訴人間簽訂專利授權契約而得據以向上訴人收取授權金之行為，則不在禁止之列，亦即兩造問系爭契約有關授權金之約定仍屬有效，而被上訴人授權上訴人使用專利所得收取之權利金究竟若干為宜，亦非公平交易委員會審酌之範圍，是上訴人自亦不能援引公平交易委員會之決議，作為論斷所謂合理權利金為若干之依據。上訴人將公平交易委員會上開公法上之處分，作為其與被上訴人間私法契約關係效力有無認定之依據，顯係誤將二種不同性質之程序混為一談。上訴人並依上開錯誤之認知主張原判決就公平交易委員會及最高行政法院確定之判決已認定之事實另為事實及法律上之判斷，並牴觸行政法院之認定，造成不同法院栽判結果互相牴觸之情形，原判決顯然違法云云，所述自非可採。」

⑹況依被告之主張，倘若該條權利金約定應為無效，則系爭授權契約勢必因雙方未就契約必要之點（權利金數額）達成合意亦歸無效。則被告於認為授權契約無效之情形下，仍利用系爭授權專利製造銷售該等CD-R產品，豈非自承係長期、蓄意侵害原告之專利權？是被告所辯顯屬無稽。

⑺原告終止與被告間之專利授權契約合法有效，被告於終止契約後仍持續使用原告系爭專利製造銷售CD-R，自應負專利侵權之責：

①原告於86年6月23日與被告巨擘公司簽訂之可錄式光磁碟專利授權契約，依該專利授權契約之約定，被告巨擘公司得使用原告所授權有關CD-R之專利，並應就此給付原告合約所訂之權利金及交付相關權利金報告。迺被告巨擘公司於簽約後，自86年第4季起即違約拒絕給付權利金，亦不交付權利金報告，原告遂於89年3月21日終止專利授權契約。姑不論被告所主張原告與被告巨擘公司間之權利金及公平交易法等爭議，非本件爭點，本院無庸審酌外，原告終止專利授權契約之行為，依該契約準據法荷蘭法之規定，核屬合法有效，自非被告巨擘公司以我國法律規定所得任意指摘否認其效力。

②被告於100年3月17日民事答辯(八)狀主張契約之終止除雙方當事人均同意外，若是單方面終止，則需視何者先違法或違約云云，惟查被告前開主張顯與系爭授權契約關於終止契約之約定不符。如前所述，原告乃因被告違約始依系爭授權契約第10條之約定終止契約，系爭授權契約既已明定當事人終止契約之法律上要件（原證82），被告自行創設終止契約要件，顯無所據，不足採信。

③被告另主張原告契約違法在先，被告無法履行云云。然原告業已說明系爭授權契約合法有效，無被告所稱違法之問題，況本件為專利侵權訴訟，與系爭授權契約效力無關，縱系爭授權契約無效（原告仍否認之），被告非法使用系爭專利大量製造CD-R產品，自應負專利侵權責任，被告試圖以不相關之爭點，混淆其侵害專利之事實，其相關之辯，顯無理由。

④被告再主張本院以原告終止授權契約不生效力而駁回原告侵權之訴，一切回歸權利金給付問題，原告可與被告磋商權利金金額，或另提給付權利金之訴云云，被告前開主張顯藐視鈞院獨立審理侵權訴訟之司法權，試圖創設終止契約後不存在之契約責任以脫免其專利侵權之責，而其說服法院以毫無法律依據之事由駁回原告之訴，更顯示被告惡意侵權之甚。

⑤被告又主張被告侵權情事應審酌專利法第76條第2項規定云云，惟查本院非認定本件是否合於專利法第76條第2項「強制授權」之主管機關，亦就「強制授權」無管轄權（該條明訂專利專責機關《即經濟部智慧財產局》始為核定之主管機關），倘本院就強制授權乙節予以認定，將有違行政、司法分立之憲法基本精神。又本件被告迄未證明其故意侵害原告專利之行為，何以符合專利法第76條第2項規定之要件？此外，經濟部智慧財產局2004年依國碩科技科技工業股份有限公司申請核准強制授權特許引發之爭議，曾使我國陷於受歐盟及WTO貿易制裁之嚴重風險，最終該核准強制授權特許之處分，業經臺北高等行政法院95年度訴字第2783號判決撤銷在案（原證83）。故被告關於強制授權之主張，顯不足採。

⑥綜上，被告不僅於系爭授權契約期間未依約給付權利金而違約在先，於系爭授權契約合法終止後，仍惡意使用原告系爭專利權製造銷售CD-R，其專利侵害行為長達十年餘，迄今仍從事光碟之生產及銷售，對原告所造成之損害甚鉅。被告試圖以與本件不相關爭點拖延本件訴訟，甚至虛意向本院表示希望本件專利侵權爭議可以權利金磋商方式解決（實則，被告業於100年3月9日兩造間權利金案件庭期向智慧財產法院表示拒絕與原告和解），被告種種脫免專利侵權責任之伎倆，顯屬昭然。

㈢被告固提出安永會計師事務所黃益輝會計師出具之協議程序執行報告及葉惠心會計師意見書，然該等報告之完整性、真實性及正確性顯然不足，原告茲析述如下：

⑴被告於原告於本件起訴近9年後（本件於91年6月起訴），始於100年3月15日民事陳報(二)狀提出安永會計師事務所黃益輝會計師出具之協議程序執行報告及葉惠心會計師意見書，試圖證明其CD-R光碟片產品於本件請求期間呈虧損狀態及被告編製之CD-R銷貨收入及成本與費用表中的銷貨成本為CD-R銷貨應負擔之成本云云。然該等報告不僅其真實性及完整性堪疑，亦多有謬誤之處。

⑵詳言之，安永會計師事務所黃益輝會計師出具之協議程序執行報告並非被告所稱經「查核」相關報表後製作之報告，被告刻意將無確信程度之協議程序執行報告與高度確信程度之查核報告相混淆，顯有誤導本院之意圖。蓋依據審計準則公報第34號第6條及第7條，會計師受託執行協議程序之目的，在使會計師履行其與委任人及相關第三者所協議之程序，並報導所發現之事實。性質係以會計師僅於報告中陳述所執行之程序及所發現之事實，不對受查財務資訊整體是否允當表達提供任何程度之確信（原證84）。反之，依據審計準則公報第28號第8條及第13條，會計師出具查核報告時，應說明財務報表及受查項目是否依據所敘明之基礎允當表達。協議程序之執行報告與查核報告於會計師對於相關財務資料之確信程度有重大差異，此由黃益輝會計師於其出具之協議程序執行報告中屢屢表示「僅核對及核算分攤數字是否正確，不評估公司之分攤基礎是否合理」、「本會計師….無法就該"CD-R損益表"整體之是否允當表達提供任何程度之保證」自明（參該協議程序執行報告第3頁及第4頁）。

⑶再者，被告所提之協議程序執行報告並未檢附相關CD-R客戶訂單、出貨單及庫存報表等原始帳簿憑證，除無法供查外，因會計師僅核對其總金額，復採抽核方式，亦無從勾稽，會計師所為之報告，顯不足允當表達被告於本件請求期間針對CD-R銷貨收入及成本與費用，無參考價值，自不足資為被告有利之證明。

⑷而針對葉惠心會計師之意見書，會計師除未說明其為該意見書所憑據之審查準則公報及法律依據為何外，其完全未審閱、查核被告CD-R產品之出貨單紀錄、客戶訂單紀錄、銷售發票開立明細、銷售明細表（應收帳款立帳明細表）及銷貨收入科目明細帳報表、成本費用等原始帳簿憑證，完全僅憑被告單方製作及提出之彙總報表何以可空言主張被告編製之CD-R銷貨收入及成本與費用表中的銷貨成本為CD-R銷貨應負擔之成本，其意見書之憑信性及證明力顯有疑義，不足採信。

⑸實則，被告於本件請求期間CD-R為其主力產品，此由被告89年年報明揭「本公司目前產品：各種光儲存媒體，包括CD-R、CD-RW等。」（詳被告89年年報第8頁）。另從下述報導亦可顯示被告CD-R產品之獲利甚豐，並非被告於民事陳報(二)狀所稱處於虧損狀態：

①1999年12月24日DIGITIMES（原證85）：「邱丕良（即本件被告）表示，就其他CD-R業者的生產成本計算，長期來看CD-R的價格將維持在10～12元，如果明年價格仍維持在此一水準下，公司絕對獲利將較今年為高。該公司今年預估可以獲利一個股本，每股盈餘可以達到10元，目前股本為新台幣19.2億元，今年1～10月淨賺17.2億元，每股盈餘已達8.9元。」；「巨擘科技未來將持續在儲存媒體及碟片相關領域的開發，邱丕良指出公司將繼續維持原有的競爭優勢，也就是維持良率高及成本低的競爭優勢，公司能夠維持成本優勢的主要原因是該公司從原料的調配到CD-R的產出，皆是公司自己研發，加上生產設備也由公司自行開發，因此成本控制較具優勢。」

②2000年5月16日工商時報（原證86）：「巨擘科技於昨(15)日表示，去年CD-R景氣起伏很大，但公司去年獲利仍表現優異，去年營收48.33億元，稅後純益19.01億元，每股盈餘9.94元。」

③2000年6月17日新聞（原證87）：「巨擘今日舉行股東常會，該公司董事長邱丕良表示，今年在新產品推出及CD-R的前景不甚樂觀下，預估獲利的範圍較大，預計今年的獲利將在10-20億元之間。」

④2003年9月17日工商時報（原證88）：「巨擘科技名列國內一百大科技大廠前十名之內，主要以生產整體輸出、光碟片為主，每月近十億元的營收，在國內光碟大廠中僅次中環，未來如果能進駐林口華亞科技園區，確實受到矚目。」

⑹被告雖泛稱CD-R產品別損益表中之營業收入必然小於公司總營業收入（因總營業收入尚包含其他產品之營業收入），然迄今未見被告提出具體憑證及數據證明其所稱其他產品之營業收入為何？被告之辯，顯無所據。另被告巨擘公司未提出具體生產、銷售CD-R及CD-RW產品所支出之成本及必要費用之帳冊等財務資料，僅提出系爭會計師報告所揭示之概括「營業成本」、「營業費用」等資料，顯不足作為被告巨擘公司生產、銷售CD-R及CD-RW產品所具體支出之成本及必要費用之證明。再者，所謂「必要費用」應係指費用之支出係作為侵害系爭專利權之行為所必要者，並非凡名為某某費者皆屬必要費用，被告巨擘公司迄未就系爭會計師報告中何者為必要費用且有何支出必要為舉證，自不得認其已依專利法第85條第1項第2款就「必要費用」為舉證。又被告提出原始帳冊憑證應無困難，何以一再逃避拒絕提出，反以間接迂迴方式委託會計師提出報告，其刻意隱匿所生產銷售CD-R侵權產品之營業收入之意圖，顯屬昭然。

⑺退萬步言，縱如被告巨擘公司所述，其本件請求期間係屬虧損狀態為由，主張其無任何獲利云云（原告仍否認之），亦不能認其並未因侵害系爭專利受有利益。蓋經營不善所造成之營業虧損，並不能抵免侵害系爭專利權所獲得之利益。

⑻按「下列各款文書，當事人有提出之義務：四、商業帳簿」、「當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。」民事訴訟法第344條第1項及第345條第1項定有明文；次按「文書或勘驗物之持有人，無正當理由不從法院之命提出文書或勘驗物者，法院得以裁定處新臺幣三萬元以下罰鍰；於必要時並得以裁定命為強制處分。」智慧財產案件審理法第10條第1項規範甚明。本院業命被告應於100年3月15日前提出原告起訴請求期問相關光碟生產、銷售之支出成本及必要費用等相關帳冊財務資料（詳本院100年1月28日言詞辯論筆錄第4頁），詎被告迄今拒不依本院命令提出相關帳冊資料供鈞院審酌，反委託會計師出具無確信程度之協議程序執行報告及無法律依據之會計師意見書，顯藐視本院，該等會計師報告完全無法作為被告CD-R產品銷貨收入及成本費用主張之證明。本院除得以裁定處被告罰緩外，並得以原告提出之被告巨擘公司89年度至91年度所得利益，即129億餘元計算被告等之所得利益及本件損害賠償。

㈣原告除得依專利法第84條第1項前段、民法第184條第1項前段、第2項及同法第185條、公司法第23條請求損害賠償外，並得依民法第177條第2項及第179條之規定為請求（按原告依民法第177條第2項及第179條之規定為請求僅係針對被告巨擘公司）：

⑴民法第177條第2項之請求範圍：按「管理事務不合於前條之規定時，本人仍得享有因管理所得之利益，而本人所負前條第一項對於管理人之義務，以其所得之利益為限。前項規定，於管理人明知為他人之事務，而為自己之利益管理之者，準用之。」民法第177條定有明文。被告巨擘公司明知系爭專利之存在及其利用系爭專利產銷CD-R可錄式光碟產品等情，竟未經原告授權而仍繼續製造、販賣具有系爭專利技術特徵之CD-R可錄式光碟產品，獲取優厚之利益，顯屬故意侵害原告之系爭專利並構成「明知為他人之事務，而為自己之利益管理」之不法無因管理行為。原告自得依民法第177條第2項準用同條第1項之規定請求被告巨擘公司因該不法無因管理所獲得之所有利益（即販售侵權產品之利益）。

⑵民法第179條之請求範圍：

①按「不當得利之受領人，不知無法律上之原因，而其所受之利益已不存在者，免負返還或償還價額之責任。受領人於受領時，知無法律上之原因或其後知之者，應將受領時所得之利益，或知無法律上之原因時所現存之利益，附加利息，一併償還；如有損害，並應賠償。」民法第182條定有明文。由該條規範可知，民法依不當得利人主觀為善意或惡意，而訂定不同之返還範圍。在侵害專利權之情形，侵害人因使用他人專利權所受之利益，雖應返還之，然若其主觀上存有重大之惡意，則受侵害人所得請求之範圍，依前揭法條第2項之規定，除該利益及利息之外，尚得請求賠償損害（包括積極與消極損害）。

②本件被告巨擘公司既故意侵害原告系爭專利，其主觀上應屬民法第182條第2項之「惡意」，故原告依據不當得利之法律關係請求範圍，依民法第182條第2項之規定，除被告獲得之利益與利息之外尚包括原告所受損害。而原告所受之損害，自得依專利法第85條第1項第2款以本件請求期間被告因侵害行為所得之利益計算之，即至少129億餘元。

③原告本件請求未罹於時效，縱認原告針對系爭專利對於被告巨擘公司之請求權業罹於時效而消滅（原告仍否認之），原告亦得依民法第197條第2項規定，以不當得利之規定請求被告等返還其因侵權行為所受之利益：

1.按「損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前開時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人，此為民法第197條第2項所明定。查上訴人依據黃連福之新型專利而製造生產右揭機器出售予他人，並經被上訴人提起自訴黃連福違反專利法刑事案件，已如前述，則上訴人未經被上訴人之同意或協議合製，即逕行利用其新型專利而經黃連福再發明所取得之新型專利製造右揭機器出售，自屬於侵害被上訴人之新型專利，該侵權行為請求權固罹於二年時效，然揆諸上揭條文規定，上訴人仍應返還其因生產該機器出售所得之利益（即出售機器所得之利潤）。是上訴人抗辯：伊出售他人機器所得價金，是基於與他人間之買賣契約，並非不當得利云云，容有誤解，尚無可取」臺灣高等法院92年度上易字第1066號著有民事判決（原證57）。

2.次按「被上訴人甲○○雖有連續明知為未經上訴人同意而製造侵害本件新型專利之物品而販賣，然其係以被上訴人貿怡公司實際負責業務之副總經理身分販賣前開物品，並非基於個人身分為之，自應認為被上訴人甲○○前開販賣行為獲有利益者為被上訴人貿怡公司而非被上訴人甲○○個人。是以上訴人應僅能訴請被上訴人貿怡公司返還其所受之利益。（下略）上訴人之侵權行為損害賠償請求權雖罹於時效，但依據民法第197條第2項之規定，訴請被上訴人貿怡公司依據不當得利之法律關係給付其受有之利益八萬六千二百六十四元，暨自起訴狀繕本送達翌日（即九十一年六月十九日）起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，應予准許」臺灣高等法院93年度智上字第10號著有民事判決（原證58）。

3.由前揭實務見解可知，專利侵權損害賠償請求權倘罹於時效，仍得依民法第197條規定不當得利規定請求專利侵權返還所受利益（即出售侵權產品之利益）。

（十二）綜前，被告等利用系爭專利製造販賣CD-R可錄式光碟，侵害原告之專利權洵屬明確。為此，爰聲明判命：

㈠被告應連帶給付原告260,000,000元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

㈡訴訟費用由被告連帶負擔。

㈢原告願以現金或同額之花旗（臺灣）商業銀行股份有限公司無記名可轉讓定存單供擔保，請准宣告假執行。

二、被告答辯聲明及要領：

（一）程序部分：原告於99年6月14日所為之擴張聲明，就其所主張自90年1月1日起至91年6月4日間之侵權行為損害賠償原因事實，實應為訴之追加，被告不同意其追加，請駁回其追加之訴。

㈠按民事訴訟法第244條第4項固規定：「第1項第3款之聲明（即：應受判決事項之聲明），於請求金錢賠償損害之訴，原告得在第1項第2款（即：訴訟標的及其原因事實）之原因事實範圍內，僅表明其全部請求之最低金額，而於第一審言詞辯論終結前補充其聲明。其未補充者，審判長應告以得為補充」。

㈡查原告於91年6月4日起訴時，依起訴狀所載之訴訟標的及其原因事實（參本院卷一第3至6頁），其訴訟標的即請求權基礎為修正前專利法第88條第1項（現行專利法第84條第1項）、民法第184條第1項前段、第2項侵害專利權行為之損害賠償請求權，並選擇依修正前專利法第89條第1項第2款（現行專利法第85條第1項第2款）之依侵害人因侵害行為所得之利益，為其損害賠償額之計算依據；而核其原因事實是被告巨擘公司前曾於86年6月23日與原告簽訂可錄式光磁碟專利授權契約（CD-WO/MO DISC AGREEMEMT，以下簡稱授權契約，參本院卷一第29至45頁），惟因怠於履約，經原告於89年3月21日（通知）終止授權契約（參本院卷一第46至49頁），詎被告巨擘公司於終止契約後繼續產銷CD-R可錄式光碟產品，經原告（於91年2月7日向永鑽有限公司）購得樣品（20片）（參本院卷一第50頁）作分析比對，發現被告巨擘公司於其CD-R產品仍繼續實施前經原告授權之第29646號發明專利（下稱系爭專利，參本院卷一第9至28頁、第52至57頁）。而被告巨擘公司因侵害原告之專利權行為，依被告巨擘公司製作之89年度年報，明載其89年度可錄式光碟產品銷售值達3,119,991,000元（參本院卷一第74頁），故被告巨擘公司於89年所得利益至少在3,119,991,000元以上，爰依修正前專利法第89條第1項第2款（現行專利法第85條第1項第2款）、修正前公司法第23條（現行公司法第23條第2項），謹先請求被告巨擘公司及其法定代理人即被告邱丕良應連帶給付1,550,000元，其餘損害待全額確定後，再於本訴中擴張或於他訴中另行請求等情。核其起訴狀所載，毫未提到90年及91年間即自90年1月1日起至91年6月4日止被告巨擘公司有何侵害其第29646號發明專利之行為，此即不在原告起訴所訴之原因事實範圍內。

㈢原告嗣於99年6月14日對被告巨擘公司提出所謂擴張聲明狀（並於99年8月9日為更正擴張聲明及於被告邱丕良），主張依民事訴訟法第244條第4項及第255條第1項第3款之規定，擴張後訴之聲明，從起訴時所請求被告應連帶給付之1,550,000元「擴張」至260,000,000元，但查其原因事實則係依據被告巨擘公司製作之89年度年報、90年度年報及91年度年報，分別載明被告巨擘公司自89年至91年可寫式光碟產品銷售值各為3,119,991,000元、5,282,308,000元及4,510,263,000元，可知被告巨擘公司89年至91年間所得利益至少達129億餘元等情，而擴張請求被告應連帶給付自89年3月22日起至91年6月4日止之損害賠償金額260,000,000元等情。

㈣核原告擴張聲明狀所擴張之金額，如僅係起訴時所述原因事實之89年3月22日至89年12月31日間之侵權行為損害賠償，由1,550,000元擴張為260,000,000元，此之擴張即符合民事訴訟法第244條第4項及第255條第1項第3款之規定，自無不可。但查，原告卻係擴張自89年3月22日起至91年6月4日間之侵權行為損害賠償。而除原告起訴時所主張之89年3月22日至89年12月31日間被告巨擘公司侵權行為損害賠償原因事實得為擴張外，其餘自90年1月1日起至91年6月4日止之侵權行為損害賠償之原因事實則顯非同一，原告自不得在非起訴之原因事實範圍內為此擴張，核此已超出擴張聲明依法所得允准之範圍內，且請求之基礎事實亦顯非同一（例如某甲連續3天辱罵某乙各1次，每天每罵人1次之基礎事實不同於另天另1次罵人的基礎事實，因每次罵人的時間、地點、內容及何以罵人之原因、動機，每次罵人有那些人在場聽聞，及消滅時效的適用等，均有所不同也），而應認此係訴之追加。

㈤故除原告起訴狀所述被告巨擘公司於89年間侵害其第29646號發明專利之侵害行為事實，是在其訴之原因事實範圍內以外，其他時間即自90年1月1日起至91年6月4日止之間之侵權行為事實都不在本件原告起訴時其訴之原因事實範圍內。此外，自91年6月5日起至97年6月10日止這段期間之所謂專利侵權行為事實，原告已另於98年4月23日向智慧財產法院提起98年度民專訴字第46號專利侵權訴訟（下稱前案訴訟），並亦於99年6月14日為該訴訟之擴張聲明，而另行請求這段時間之損害賠償，就更不在本件訴訟原因事實範圍內。茲再舉例以說明之，例如有一個菲律賓女傭，連續於3年之內，偷了台灣僱主家中的財物共10次，每隔幾個月就偷1次，而僱主早已於2年多前即已陸續多次發現這樣的事實後，針對菲傭3年來的10次竊盜侵權行為，僱主在其起訴狀表明，其現僅就第10次即最近1次的竊盜侵權行為請求菲傭損害賠償，且因第10次竊盜侵權行為造成僱主非常大的損失，僱主表示僅暫先請求100萬元等情，則只有第10次之竊盜侵權行為是在僱主起訴之原因事實範圍內，先前9次之竊盜侵權行為均不在起訴之原因事實範圍內，即縱僱主在起訴狀內，確有提及菲傭先前所為之9次竊盜侵權行為。因僱主根本就沒有就先前菲傭9次竊盜侵權行為為損害賠償之請求，就先前9次竊盜侵權行為，既無訴之聲明，也無訴訟標的，更無訴之原因事實可言。蓋菲傭先前9次竊盜侵權行為與起訴請求損害賠償之第10次竊盜侵權行為係各自獨立之侵權行為事實，法院此際只需就第10次竊盜侵權行為為調查、審理，無庸就先前9次侵權行為為調查、審理，因不在訴之原因事實範圍內。但若僱主起訴狀係表明菲傭的10次竊盜侵權行為，其均要求損害賠償，但僅暫先請求100萬元，則此時10次竊盜侵權行為均在訴之原因事實範圍內。故本件原告起訴時，既毫未就被告巨擘公司於90年及91年間之專利侵權行為為損害賠償之請求，則此段時間之損害賠償即不在本件訴訟訴之原因事實範圍內，否則原告表明其已就91年6月5日至97年6月10日之專利侵權行為事實另向智慧財產法院對被告巨擘公司及邱丕良提起前案訴訟請求損害賠償，豈非就同一原因事實兩訴而有違一事不再理原則？

㈥茲因原告所為實為訴之追加，而必然甚礙被告之防禦及訴訟之終結（光計算每一年每一日之損害額及核對相關之證據就頗費時日）。被告爰不同意此一自90年1月1日起至91年6月4日為止之原因事實所生侵權損害賠償之訴之追加（更否認此僅係訴之擴張聲明），而依民事訴訟法第255條第1項第1款、第7款之規定，訴狀送達後，原告既不得追加他訴，是請駁回原告就此所為訴之追加。

（二）原告片面於89年3月21日發函終止與被告巨擘公司所簽訂之授權契約，依法不生終止之效力，被告巨擘公司即縱有使用原告之系爭專利，也不生侵權情事：

㈠查原告於86年6月23日與被告巨擘公司簽訂系爭授權契約（參本院卷一第29至45頁），而此契約係原告與日本新力股份有限公司及太陽誘電股份有限公司（下分別稱新力公司及太陽誘電公司）之聯合授權契約，且係一定型化契約。依系爭授權契約，原告與被告巨擘公司（及當時國內多家光碟廠商）約定每一片CD-R光碟片收取每片淨銷售價格之3%或10日圓取其高者為需給付之權利金。而在86年6月23日簽約時，每片CD-R光碟片之售價約為330日圓（即約美金2.8元），而以淨銷售價格之3%計算權利金價格即約為10日圓。其後，因CD-R光碟片價格大幅下跌，至86年第4季即已跌至每片美金約0.6～0.75元，若每片仍付10日圓權利金，則權利金即已高達售價之11～15%，非被告巨擘公司（及當時國內其他簽約光碟廠商）所能負擔。被告巨擘公司遂於86年12月4日首次去函要求原告降低合理權利金至3%（被證26），但未獲同意，原告反於87年8月4日致函被告巨擘公司要求立即履行契約義務（被證27）。被告巨擘公司乃停止支付自86年第4季開始之權利金，並於87年11月8日委任亞太智財科技股份有限公司（下稱亞太公司）與原告洽商降低權利金事宜（被證28），亞太公司受任後又曾先後於87年12月21日、88年1月4日及88年1月13日三度發函要求與原告協商降低權利金（被證29），均遭原告拒絕，並仍要求被告巨擘公司履約（被證30），被告巨擘公司於88年1月14日再度要求調降權利金（被證31），仍遭原告堅拒（被證32）。原告嗣於88年3月10日向本院提起88年度重訴字第37號民事訴訟，仍要求被告巨擘公司依系爭授權契約給付CD-R光碟片每片10日圓之權利金。

㈡被告巨擘公司及其他台灣CD-R光碟片製造商（達緻實業股份有公司、國碩科技工業股份有限公司、博新開發科技股份有限公司及精碟科技股份有限公司）被迫於88年6月8日共同向行政院公平交易委員會（下稱公平會）檢舉原告、新力公司及太陽誘電公司違反公平交易法第10條第2款、第4款、第14條等情（參本院卷二第304至306頁）。原告乃於89年3月21日發函片面為終止系爭授權契約之意思表示（參本院卷一第46至49頁），被告巨擘公司遂向本院聲請定暫時狀態之假處分，而於89年10月6日經本院89年度裁全字第1255號裁定准原告應容忍被告巨擘公司繼續製造及銷售CD-R光碟片（被證33）。對此裁定，雖經原告或被告巨擘公司多次抗告及再抗告，終於92年8月29日由臺灣高等法院以92年度抗更（三）字第6號裁定准予定暫時狀態之假處分確定（被證34），並經被告巨擘公司提供擔保在案（被證35）。公平會則於90年1月20日以（90）公處字第021號處分書處分原告、新力公司及太陽誘電公司違反公平交易法第14條、第10條第2款及第4款，處原告罰鍰800萬元、新力公司400萬元及太陽誘電公司200萬元，並要求自處分書送達之次日起，應立即停止前述之違法行為（被證5）。

㈢公平會第一次處分後，被告巨擘公司曾於90年1月31日起至90年12月4日4次與原告就權利金進行協商（被證36），但原告仍堅持系爭授權契約所約定之授權權利金計價方式，故協商不成。原告等3家公司不服公平會處分提起訴訟，行政院（訴願會）於90年11月16日以90訴字第067266號決定書撤銷公平會之原處分，要求公平會另為適法之處分（被證37 ）。惟原告等3家公司在公平會為第一次處分後，雖一面提起訴願，但另一方面另2家公司即新力公司及太陽誘電公司即依公平會處分意旨不再堅持系爭授權契約所約定之權利金金額，太陽誘電公司嗣於91年3月31日、新力公司嗣於93年9月24日分別與被告巨擘公司簽訂個別的單獨授權契約，將之前的專利授權權利金降低至正當即合理範圍，被告巨擘公司各以美金70萬元與其2公司達成和解，此為回潮自聯合授權時起應付之權利金（被證38），而被告巨擘公司爾後生產之CD-R，就太陽誘電公司而言，應支付正當即合理的權利金為每片CD-R淨銷售價格之1%（被證39），就新力公司而言，則每月支付權利金之計算方式為：以被告巨擘公司每月實際生產CD-R總數量之1%作為外銷數量，再以外銷數量每片支付2.5美分為應支付之權利金金額（被證38）。只有原告也不管新力公司、太陽誘電公司已與之拆夥，仍堅持以系爭授權契約所約定給付3家公司之權利金要求被告巨擘公司全額給付其1家，此明顯違法。

㈣公平會嗣於91年4月25日以公處字第091069號處分書重為處分，惟維持與第一次處分相同之處分（被證6），其主文如下：1.被處分人等以聯合授權方式，共同合意決定CD-R光碟片專利之授權內容及限制單獨授權，違反公平交易法第14條規定。2.被處分人等利用聯合授權方式，取得CD-R光碟片技術市場之獨占地位，在市場情事顯著變更情況下，仍不予被授權人談判之機會，及繼續維持其原授權金之計價方式，屬不當維持授權金之價格，違反公平交易法第10條第2款規定。3.被處分人等利用聯合授權方式，取得CD-R光碟片技術市場之獨占地位，拒絕提供被授權人有關授權協議之重要交易資訊，並禁止專利有效性之異議，為濫用市場地位之行為，違反公平交易法第10條第4款規定。4.被處分人等自本處分書送達之次日起，應立即停止前三項違法行為。5.處分飛利浦公司即原告800萬元罰鍰，新力公司400萬元罰鍰，太陽誘電公司200萬元罰鍰。

㈤原告嗣於91年6月4日向本院提起本件專利侵權損害賠償之訴。又原告等3家公司對公平會第二次處分仍不服提起訴願，遭行政院（訴願會）於91年12月26日以台訴字第0910091970號決定書駁回其等訴願，原告乃於92年2月26日向台北高等行政法院提起行政訴訟，台北高等行政法院嗣於94年8月11日以92年度訴字第908號判決撤銷公平會有關公平交易法第14條即有關聯合行為之處分，但仍維持第10條第2款及第4款之原處分（被證40）。公平會及被告均不服上訴，最高行政法院於96年4月4日以96年度判字第553號判決維持台北高等行政法院之認定，而駁回公平會之上訴（被證41）。

㈥至本院就原告所提給付專利授權權利金之訴訟，嗣卻違反最高法院87年度台上字第150號判決意旨：「對於有專屬裁判權之法院，在其權限範圍內，就特定法律關係所為確定裁判，他法院應予尊重，不得為相反之判斷。準此，行政訴訟法第4條『行政法院之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力』之規定所稱關係機關，應解為包括普通法院在內（被證42）。」而完全不理最高行政法院判決所為原告確有維持不當的權利金價格之最終認定，仍依系爭授權契約所約定之權利金計價方式，於97年8月15日以88年度重訴字第37號判決判決原告勝訴：被告巨擘公司應給付原告日幣23億5,385萬820元，及分別自附表一所示利息起算日至清償日止，按月利率2%計算之利息（參原告99年7月22日抗告狀抗證9）。被告巨擘公司當然不服，上訴至智慧財產法院，該院卻於98年4月23日以97年度民專上字第14號判決駁回被告巨擘公司之上訴（參本院卷二第320至337頁）。被告巨擘公司仍不服，再向最高法院上訴，最高法院則於98年10月15日以98年度台上字第1933號判決將智慧財產法院之二審判決廢棄，並發回該院更為審理（參本院卷二第382、383頁），目前此案仍在該院以98年度民專上更（一）字第9號案審理中。

㈦公平會及被告巨擘公司對最高行政法院96年度判字第553號確定判決亦有部分不服，曾於96年間提起再審之訴，最高行政法院後來於98年6月18日以98年度判字第661號判決駁回公平會及被告巨擘公司所提之再審之訴（被證43）。公平會嗣於98年10月29日基於最高行政法院96年度判字第553號及98年度判字第661號等判決意旨，再以公處字第098156號處分書，對原告議決處分：1.被處分人制定橘皮書，設定CD-R標準規格，以共同授權方式，取得CD-R光碟片技術市場之獨占地位，在市場情事顯著變更情況下，仍不予被授權人談判之機會，及繼續維持原授權金之計價方式，屬不當維持授權金之價格，違反公平交易法第10條第2款規定。2.被處分人制定橘皮書，設定CD-R標準規格，以共同授權方式，取得CD-R光碟片技術市場之獨占地位，拒絕提供被授權人有關授權協議之重要交易資訊，並禁止專利有效性之異議，為濫用市場地位之行為，違反公平交易法第10條第4款規定。3.被處分人自本處分書送達之次日起，應立即停止前2項違法行為。4.處分飛利浦公司即原告350萬元罰鍰（被證44）。

㈧雖然台北高等行政法院92年度訴字第908號判決主文將訴願決定及（公平會第二次之）原處分均撤銷，但核其判決理由，仍確認原告有違反公平交易法第10條第2款之對商品（即授權權利金）價格為繼續不當之維持行為，且仍認定原告必須停止此違法行為，只是罰鍰部分有欠妥當而予（全部）撤銷（故此判決全部撤銷之見解實有爭議，應該一部撤銷較妥），此一判決並經最高行政法院96年度判字第553號判決所維持，故公平會才會再於98年10月29日以公處字第098156號處分書對原告再為行政處分。不過，不論如何，法律人應都知道，法院的判決必須確定才有效力，也只有上級法院才能撤銷或廢棄下級法院之判決，故未確定之判決，除假執行之宣告外，在法律上尚無效力即拘束力，但訴訟法上的裁定則不然。因對裁定不服是提起抗告，但抗告除別有規定外，無停止執行之效力（參民事訴訟法第491條、刑事訴訟法第409條第1項、行政訴訟法第272條），且原裁定之法院得自行更正或廢棄自己所為之裁定（參民事訴訟法第490條、刑事訴訟法第408條第2項、行政訴訟法第272條）。至於行政處分，其效力絕不同於判決，但實非常類似於裁定。除無效之行政處分自始不生效力外，書面之行政處分自送達相對人及已知之利害關係人起對其發生效力，而行政處分未經撤銷、廢止或未因其他事由而失效者，其效力繼續存在，行政程序法第110條第1項、第3項、第4項定有明文。而就違法之行政處分，除上級機關得撤銷外，原處分機關亦得自行撤銷（參行政程序法第117條及訴願法第80條），此外，訴願機關之決定書及行政法院之判決也得撤銷行政處分（參訴願法第81條及行政訴訟第4、194、195及201條）。而行政處分經撤銷後，溯及既往其效力（參行政程序法第118條）。因之，上揭行政處分一經送達原告，此處分書所為命原告應立即停止其不當維持原授權權利金價格之違法行為，就已立即生效，且就此行政處分實際上並未經後來的訴願機關及台北高等行政法院暨最高行政法院撤銷，二級行政法院所撤銷的都是針對罰鍰部分，此觀諸上揭二判決即明，故應認行政法院就認定原告違反公平交易法第10條第2款之違法行為部分已然確定。此外，公平會98年10月29日第098156號處分書再次認定原告違反公平交易法第10條第2款，且此之行政處分也仍然有效迄今。再者，行政處分所處分的是原告之前所為不當維持原專利授權權利金價格之違法行為，故原告之違法行為實始於86年下半年（並非自行政處分認定其違法才開始），而正因原告有不當維持原專利授權權利金之違法行為，被告巨擘公司才停止支付自86年第4季開始之權利金，則原告能否以此為理由片面終止系爭授權契約？依公平會90年1月20日（90）公貳字第8806814-023號函及91年4月25日公貳字第0910003749號函均表示：關於處分原告與是否終止其在台之CD-R可錄式光碟專利技術授權契約並無相關，原告不得據本處分藉以停止其在台之CD-R可錄式光碟專利技術授權行為（被證45），則原告片面終止系爭授權契約之行為即依法有違，此之片面終止依法應不生效力，否則即有違公平正義之旨。因原告如仍可依據其不當維持原專利授權權利金之不當價格，要求被告巨擘公司繼續履約給付其不當的權利金，此已顯屬違法（包括違反公平交易法第30至32條之民事責任及第35條第1項之刑事責任），然後原告還可再以被告巨擘公司不給付其所欲求之權利金即屬違約為由，片面以其意思表示終止系爭授權契約，再主張被告應負侵害專利權之法律責任，則不啻原告仍可違法行事，被告卻必須在原告違法行事之下承擔侵權行為之責，但原告違反公平交易法第10條第2款所應負之行政制裁即應停止違法行為卻可輕易規避，如此何有公平正義可言？故原告依法應該與被告巨擘公司洽商，一如新力公司及太陽誘電公司所為，與被告巨擘公司重新簽訂一「正當的（或合理的）專利授權權利金」數額之專利授權契約才符合公平交易法之規定及處分書處分意旨。故被告主張系爭授權契約並未因原告片面為終止之意思表示而失其效力（但因系爭授權契約第10條約定授權期間為10年，故系爭授權契約已於96年6月22日屆期終止），因被告巨擘公司不支付原告所要求之「不當維持原專利授權權利金」之不當價格，自屬依法有據，被告巨擘公司只應支付「正當的（或合理的）專利授權權利金」，而不該支付「不當維持原專利授權權利金」。至於「正當的（或合理的）專利授權權利金」究為多少？如原告與被告巨擘公司無法協議為之，即應由本院或智慧財產法院所承辦之給付專利授權權利金事件依法予以認定。

㈨因而，被告巨擘公司即縱如原告主張於89年3月22日以後仍有使用其系爭專利之行為，此也是在系爭授權契約仍然生效，即原告片面終止授權契約不生效力之情況下所為，既非侵權行為，更非屬不當得利，以被告巨擘公司係有法律上之原因而受利益也（參民法第179條）。何況，被告巨擘公司曾於89年間向本院聲請定暫時狀態之假處分獲准，其後其最終確定之台灣高等法院92年度抗更（三）字第6號裁定於92年8月29日確定之前本屬有效，則原告亦有義務容忍被告巨擘公司繼續製造及銷售CD-R光碟片至92年8月29日為止甚或至96年1月26日為止（因系爭專利後來於96年1月26日因專利期間屆滿而消滅，成為公共所有），則被告自無侵權行為可言。

㈩至原告片面終止上揭專利授權契約，被告對此一直有所爭執，打從被告91年9月18日初始之答辯狀（參本院卷一第98、99頁）即已對此提出辯解。且查原告曾於89年12月1日在比利時海關之通知下查扣被告巨擘公司之1只裝有864箱、總重13,569公斤CD-R之貨櫃（第1次船運），比利時海關總局中央行政處於89年12月8日准原告所請。而原告又於89年12月6日申請查扣另2只共裝有1, 956箱、總重28,366公斤CD-R之貨櫃（第2次船運），此申請亦於89年12月11日獲准。其後，原告再申請查扣被告巨擘公司之4只共裝有3,840箱、總重50,680公斤之貨櫃（第3次船運），也於89年12月27日獲准。最後，原告復申請查扣被告巨擘公司裝有總重38,916公斤之3只貨櫃（第4次船運），亦於90年4月4日獲准。被告巨擘公司嗣於92年間向比利時安特衛普法院對比利時財政部起訴，93年3月9日安特衛普法院判決比利時財政部在該判決送達後之最遲14日放行在89年12月1日、8日、21日及90年4月3日由海關總局所扣留之船運，違者處以每遲延1日2,500元歐元之罰款（被證46）。此判決也提到：依原告所述，被告巨擘公司侵害其專利，然而依被告巨擘公司所述，該終止行為並不具有法律正當性，且在某些條件下仍可繼續製造等語。此即可知被告巨擘公司始終爭執原告片面終止系爭授權契約之合法性，被告巨擘公司認為原告片面終止系爭授權契約於法不合，故系爭授權契約在10年有效期間內依然有效（僅不當維持原專利授權權利金之不當價格條款為無效，原告不得再行使此一履行價金請求權），故原告無從對被告巨擘公司自89年3月22日起至91年6月4日止之製造及銷售CD-R行為主張係侵害其專利權之行為。被告舉89年、90年及91年間此3年各1筆CD-R銷貨單為例（被證47），89年12月7日之銷貨單顯示2種款式之CD-R每片售價為14美分（0.14美元以下同）或18美分，90年10月12日之銷貨單顯示每片CD-R之售價為16美分，91年3月1日之銷貨單則顯示每片CD-R之售價為15.5美分，以上舉各當日之兌換率為準換算成日幣（被證48），即分別為15.5日圓、19.93日圓、19.42日圓、20.71日圓。因而，每1片CD-R在只有15.5日圓、19.93日圓、19.42日圓或20.71日圓售價之下，原告要求的卻是每片10日圓之權利金，顯然是極端地不合理。何況上揭銷貨單上之售價還是毛銷售價，並非淨銷售價，故實際之淨銷售較諸毛銷售還應少約15%（此15%包括印刷、包裝、包材、運輸、保險、倉儲、報關…等費用支出），即更凸顯其不合理性。雖然原告提起本件訴訟，並非請求被告巨擘公司給付專利授權權利金，而係請求被告連帶給付侵權行為損害賠償，但是原告所以會改請求被告連帶給付侵權行為損害賠償，也正是因在其企圖要求「不當維持原專利授權權利金」之不當價格未得逞後所為之變相作法罷了。故被告懇請本院能體諒被告之苦衷，被告巨擘公司並非不願給付原告專利授權權利金，只是主張應給付「正當的（或合理的）專利授權權利金」，被告真誠地希望法院能在公平正義之下判決被告應給付之正當、合理金額究為若干，但本院97年8月15日88年度重訴字第37號判決及智慧財產法院98年4月23日97年度民專上字第14號判決卻成為原告要求給付「不當維持原專利授權權利金」之推手，非但喪失了公平正義，也幾乎置被告巨擘公司之營運於死地。

（三）原告於99年間所提出之所謂侵權CD-R光碟片並不具證據能力：

㈠查原告起訴時既主張略謂：按（修正前）專利法第89條第1項第2款規定：專利權人請求損害賠償時，得依侵害人侵權行為所得之利益計算損害。根據被告巨擘公司製作之89年年報明載其89年度可錄式光碟產品銷售值達31億1,999萬1,000元，故被告巨擘公司因侵害原告專利權之行為，於89年所得利益至少在31億1,999萬1,000元以上，原告本於（修正前）專利法第89條第1項第2款規定得請求之損害賠償金額至少為31億1,999萬1,000元。是原告謹先請求155萬元，其餘損害待全額確定後，再於本訴中擴張或於他訴中另行請求等語（參本院卷一第4、5頁）。由此可知，原告請求損害賠償之期間僅為89年3月22日至89年12月31日（因原告已自承自89年1月1日至3月21日系爭授權契約尚未終止），但原告購買光碟片之時間則為91年2月7日（參本院卷一50頁）。依經驗法則判斷，光碟片自被告巨擘公司（或國內其他光碟廠商）出廠至國內通路商賣給消費者通常為2至3個月，否則因光碟片價格變動極快，極可能產生相當之跌價損失。所以如於91年2月間購買之光碟片倒推回出廠日期即不可能在89年內。

㈡惟原告起訴時主張被告巨擘公司所製造之所謂侵權CD-R光碟片，依其提出為證之永鑽有限公司統一發票（參本院卷一第50頁），係其於91年2月7日所購得之CD-R光碟片共20片，依上述推算，此等光碟片縱係被告巨擘公司所製造，其製造日期也不可能在89年內，而核此並不在原告起訴之原因事實範圍之內，故原告嗣後遲於99年間始提出之所謂侵權CD-R光碟片1片並無證據能力。至原告雖於99年6月14日提出擴張聲明狀，但核其實為訴之追加（詳如上述），追加起訴之侵權期間為90年全年及91年1月1日至91年6月4日，而此之追加也已罹於時效（詳如下述），故上揭原告所提出之所謂侵權CD-R光碟片1片仍無證據能力可言。

（四）原告並未盡應盡之舉證責任用以證明其所提出所謂侵權而待鑑定之CD-R光碟片1片確係被告巨擘公司所製造：

㈠查專利侵權訴訟最重要之證據厥為侵權物品（或方法），此亦為與系爭專利分析比對之客體。而依專利侵權訴訟舉證責任分配法則（民事訴訟法第277條），自應由原告先提出被告巨擘公司所製造或販賣之侵權物品，但原告迄今未提出任何證據以實其說。因原告於91年6月4日起訴時僅憑一紙未標明品牌且品名為「空白光碟片CD-R」由永鑽有限公司所開出之統一發票，其上復未載明永鑽有限公司販賣之CD-R光碟片為被告巨擘公司於89年3月21日之後所製造，即以此為證提出本件訴訟，卻並未將所購買之空白CD-R光碟片1片（或全部20片、或其中數片）提出附於卷內，等到8年後之99年間，在本院即將送鑑定機關鑑定時原告才提出1片空白CD-R光碟片，聲稱是當年所購買。然而，原告於91年2月7日當時所購買之CD-R光碟片，是否即為上揭統一發票上所顯示之CD-R光碟片？而當時所購買之CD-R光碟片是否即為原告如今提出所謂侵權而待鑑定之CD-R光碟片？而所謂侵權而待鑑定之CD-R光碟片又係屬何人製造？凡此種種，既經被告否認製造、販賣原告所提出之該片CD-R光碟片，則均有待原告一一舉證說明予以釐清。

㈡由於CD-R光碟片早已為普及市面之低價產品，不肖業者僅須花費極低成本，即可冒用他人商標、仿製他人包裝、甚至偽造CD-R光碟片上之生產序號，是以CD-R光碟片產品發生仿冒之情形十分普遍。以被告巨擘公司而言，坊間亦充斥仿冒被告巨擘公司商標之CD-R光碟片，此亦有被告巨擘公司對仿冒業者提出數件商標侵權訴訟之勝訴判決為證（被證17）。是以某CD-R光碟片是否果為被告巨擘公司所製造及販賣之產品，無法由外觀包裝得知，而須賴儀器檢視光碟片上之特徵始得判斷。乃原告於99年間始行提出之所謂侵權而待鑑定之CD-R光碟片1片，在不排除可能為市場上販售之仿冒品，或可能為被告巨擘公司於89年3月21日之前即在系爭授權契約原告也承認仍有效之授權期間即已合法製造之產品，或亦可能已遭原告掉包，致根本無法確認係屬被告巨擘公司於89年3月22日之後所製造及販賣給永鑽有限公司再於91年2月7日轉販賣給原告者，自不具有待鑑定物之適格性。

㈢又被告巨擘公司所製造之CD-R光碟片，其資訊區○○○道並無偏擺，光碟片並不具有週期軌道調變特性，亦非透過軌道調變頻率來調變位置資訊。因此，倘所謂侵權而待鑑定之CD-R光碟片如果具有週期性軌調變特性，即非被告巨擘公司所製造及販賣之CD-R光碟片。

㈣姑不論原告從未以任何方式證明其自永鑽有限公司所購買之光碟片確為被告巨擘公司所製造及販賣，尤有甚者，原告竟於99年1月25日言詞辯論時表示，其僅餘1片光碟片可提交鑑定機關鑑定，其他19片已因年代久遠而無法提出。申言之，原告提交鑑定機關之所謂侵權而待鑑定之標的，並非由鑑定機關自未開封之完整桶裝光碟片中隨機取出1片進行鑑定，而係由原告自行送交1片光碟片供鑑定機關鑑定。惟原告送交之CD-R光碟片1片是否即為被告巨擘公司於原告指稱之侵權期間所製造之產品？因原告從未曾舉證，被告自完全無法得知。然原告非但未曾嘗試證明其所提出之所謂侵權而待鑑定之標的確為被告巨擘公司所製造之CD-R光碟片，反要求被告應提出識別鑑定標的CD-R光碟片是否為被告巨擘公司產品之標準，顯將其依法應盡之舉證責任推給被告，而與舉證責任之法理不符。

㈤何況，依鑑定機關國立中央大學99年5月20日中大研字第0991430180號函覆本院之說明可知，原告所提供之待鑑定標的CD-R光碟片，經鑑定人表示已有毀損無法讀取情事，既然如此，自無從判斷被告巨擘公司究有無侵害原告系爭專利情事。至國立中央大學100年1月4日中大研字第1001430012號函雖又略謂：本校召開CD-R光碟可否讀取會議，會議決議，不排除有其他設備或軟體可作區域或片斷資訊的讀取云云。原告即以此主張：「而系爭待鑑定標的CD-R可錄式光碟既業經國立中央大學前揭函文澄清並非毀損無法讀取，且不排除有其他設備或軟體可作區域或片斷資訊的讀取。故本院可由周志賢技術審查官針對系爭待鑑定標的...」惟：1、所謂「不排除有其他設備或軟體可作區域或片斷資訊的讀取」，意即不能用光碟機正常讀取數位位置資訊信號(ATIP)，因為如果能由正常光碟機讀取，則可全程讀取，既不能用光碟機正常讀取，則僅能用高倍率顯微鏡或電子顯微鏡判讀軌道形狀及特徵。茲由系爭專利申請專利範圍（下亦稱請求項）第1項中之1C、1D、1E之技術特徵：系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵1A一種可以光學方式讀取之記錄載體；1B含有一盤形基質上之一幅射敏感層；1C並備有以螺旋或同心圓軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域，該記錄載體旨在於資訊記錄區域利用幅射波束錄放資訊；1D該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號；1E其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變。可知要符合1C、1D、1E技術特徵之文義讀取，除需判讀軌道之形狀及特徵外，還要能夠讀出時鐘信號及數位位置資訊信號(ATIP)，再證明讀取出的以上兩種電氣信號是由軌道的技術特徵所產生。2、質言之，就是必須證明以下三者：甲.證明軌道之形狀及特徵乙.證明能讀取時鐘信號及數位位置資訊信號(ATIP)丙.證明能從甲產生乙之因果關係因原告所提出之所謂侵權而待鑑定之CD-R光碟片，既已不能用光碟機正常讀取時鐘信號及數位位置資訊信號(ATIP)，就當然無法讀取乙，亦從而不能證明丙，就算能夠測出甲，也絕對不可能符合全要件原則，是原告顯然未善盡舉證責任。

（五）被告巨擘公司所製造之CD-R光碟片並無侵害性，以下以反駁智慧財產法院98年度民專訴字第46號判決（下稱前案判決，參原證51）所為之侵害性認定，及原告於99年3月1日在前案當庭所為之測試結果，為無侵害性之說明：

㈠「3、不得僅以待鑑定樣品在技術之作用效果上與專利案係為同一，就認定其屬於專利案之技術範圍內。」為本案行為時之「專利侵害鑑定基準」（被證85）之重要內容。（專利侵害鑑定基準第十一章第1頁第19～20行）再依前案判決所憑之證據「僅測出調變的信號」加以分析。「調變的信號」僅為光碟片具備之作用效果或功能，而無光碟片本身之技術特徵。故依「專利侵害鑑定基準」即不得認定被告產品有任何侵害之事實。

⑴專利侵害鑑定要點為行為時之判斷準則即行為時之法規。

⑵原告於99年3月1日在智慧財產法院對被告光碟片所做之測試，其筆錄中呈現出編號1～6號光碟片均僅測出有「調變的信號」（原證67）。

⑶被告認為若僅測出「調變的信號」，則其僅為光碟片所具備之作用效果或功能。

⑷根據「專利侵害鑑定基準」，即不得認定被告產品有任何侵害之事實。

⑸且若只測出「調變的信號」，不論其內容如何，即不可能符合全要件原則。

㈡查前案判決認定被告巨擘公司於95年間及另不詳時間所製造之CD-R光碟片侵害原告所有之系爭專利申請專利範圍，依前案判決最後1頁附表2所載之技術特徵如下：系爭專利（29646）申請專利範圍第1項技術特徵1A一種可以光學方式讀取之記錄載體1B含有一盤形基質上之一幅射敏感層1C並備有以螺旋或同心圓軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域，該記錄載體旨在於資訊記錄區域利用幅射波束錄放資訊1D該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號1E其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變就系爭專利5項技術特徵中最重要之技術特徵1C、1D、1E均在描述軌道之形狀及其特徵，此祇要進一步檢視系爭專利說明書（參本院卷一第10至28頁）附圖Fig.4a、Fig.4b之軌道圖就可完全明瞭，軌道係刻劃在光碟片上，要瞭解軌道之形狀或特徵自應檢視光碟片本身。附圖（略）

㈢原告於99年3月1日在智慧財產法院當庭所做之測試結果為前案判決認定「有侵害」之基礎（前案判決第81頁第14至17行，第85頁第8、17行等），然而：

⑴99年3月1日之測試結果記載在前案訴訟中之原證60（即本件訴訟被證63）及原證68（即本件訴訟被證64）。因原證60（被證63）為前案測試時當庭所作之測試結果圖之投影片，而原證68（被證64）則為將前案之簡報以書狀表達而已，兩者所主張的內容完全一樣。

⑵參照上述被證63圖1至31可知，其結論圖31為：待測光碟片具有ATIP資料（即數位位置資訊信號）。被證63 圖31（略）核數位位置資訊信號（ATIP）僅為一電氣信號（電波），但系爭專利之重要技術特徵則在軌道的形狀及其特徵，電氣信號與軌道是完全無關的兩件事，試問刻劃在光碟片上的軌道形狀及其特徵能用電氣信號或電波來做確認嗎？

⑶再細觀被證63其他圖，亦僅為由光碟片讀出之電氣信號經過重重處理最後得到數位位置資訊信號（ATIP）之過程而已，通篇不見任何有關軌道之描述，再觀被證64中各圖亦復如是。

㈣承上，原告在前案當庭測試的結果，僅測得電氣信號或電波，與系爭專利重要技術1C、1D、1E之刻劃光碟片上軌道及其特徵並無關係，完全不可採為認定侵權之證據。再對照原告起訴時所附之侵害比對分析報告影本（參本院卷一第52至57頁）之各圖，若非表示電氣信號（signal）即為資訊信號（information），亦與刻劃在光碟片上之軌道及其特徵無關，益證原告之檢測不論是當庭測試或是自行製作均不可採信。

㈤判斷專利侵權須解析申請專利範圍之技術特徵，解析待鑑定標的之技術內容，基於全要件原則，判斷待鑑定標的是否符合「文義讀取」。所謂「全要件原則」，係指專利請求項中每一技術特徵完全對應表現在待鑑定標的中，包括文義的表現及均等的表現，此有智慧財產法院98年度民專上字第28號判決可稽（被證65）。前案判決最後一頁附表2 整理了被控侵權物與系爭專利之比對結果，並得到被控侵權物分別落入系爭專利申請專利範圍第1項文義範圍，顯示前案判決亦非不認同被證65所示之判決意旨。但是，經比對前案判決認定被控侵權物符合文義讀取之理由（判決第84頁第4行至第86頁第15行），卻可得知其理由與其附表2所示之結果是完全相反。

㈥前案判決附表2之錯誤及理由：

⑴前案判決附表2（略）：惟依前案判決理由第85頁認定，實際應為：僅測出擺動樣本與1D特徵不符；1E測出數位位置訊訊號（ATIP），結論應為被控侵權物（編號三）未落入系爭專利範圍第1項文義範圍。

⑵考前案判決認定被控侵權物與系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵1D、1E比對之理由如下：

①技術特徵1D：依據99年3月1日言詞辯論期日對被控侵權物所作之當庭測試，編號三光碟經解調變之擺動樣本如本院卷一第394頁，再依上揭原證68第18頁之圖15昕示，可以得到平均為22.05kHz之擺動頻率，亦即其具有週期軌道調變特性，且此頻率係用以在光碟機中產生時鐘信號以控制碟片之旋轉速度，故編號三光碟之技特徵1D符合系爭專利一申請專利範圍第1項之技術特徵1D「該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號」之文義讀取。

②技術特徵1E：依據99年3月1日言詞辯論期日當庭對編號三光碟所作之測試，測試光碟編號三經解調變之擺動樣本經數位化與雙相標示解碼所得之ATIP資訊如本院卷一第395頁，再依上揭原證68第20頁之圖17所示，編號三光碟前3欄以二進制顯示ATIP時間碼資訊，第4欄以十進制顯示ATIP時間碼資訊，故編號三光碟之技術特徵1E符合系爭專利一申請專利範圍第1項之技術特徵1E「其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變」之文義讀取。

⑶查被證66為智慧財產法院前案卷一第394頁及原證68第18頁圖15，由此可知在比對1D技術特徵時，僅測出擺動樣本（為一電氣信號）而完全未有任何軌道及其特徵之描述。另被證67為智慧財產法院前案卷一第395頁之ATIP資訊及原告原證68第20頁圖17，由此可知在比對1E技術特徵時，僅測出ATIP（即數位位置資訊信號），亦不合1E技術特徵之文義。

⑷以下更進一步申論：

①技術特徵1D：前面方框中之敘述為前案判決所述被控侵權物符合1D特徵的理由，依此理由，原告在前案當庭測試時僅測得擺動樣本（一種電氣信號），前案判決即自行斷言具有1D「該資訊記錄區域顯示週期性軌道調變特性，以產生一時鐘信號」之文義讀取。惟查：擺動樣本與週期性軌道調變特性為完全不相干的兩回事，一為信號、一為軌道這是完全不同的東西。所以，被控侵權物完全不符1D特徵之文義讀取範圍。若進一步檢視系爭專利說明書中附圖Fig.4a、Fig.4b之軌道圖更可完全明瞭：軌道係刻劃在光碟片上，軌道及其特徵應檢視光碟片本身，無法由讀出之擺動樣本或信號去做判斷。

②技術特徵1E：前面方框中之敘述為前案判決所述被控侵權物符合1E特徵的理由，依此理由，原告在前案當庭測試時僅測得ATIP資訊（即數位位置資訊信號），前案判決即自行斷言具有1E「其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變」之文義讀取。惟查：1E特徵為一有主詞、動詞及受詞之完整句子，僅測出受詞（ATIP：即數位位置資訊信號）並不符合整句之文義。承上，前案判決對原告在前案當庭測試之認定理由與作為判決基礎之附表2之結果完全相反，故此明顯為違法判決，有判決理由矛盾之當然違背法令情事。

㈦原告於99年3月1日在前案當庭所作之測試，得到的結果僅為測出ATIP信號（數位位置資訊信號），不符合系爭專利請求項技術特徵1D、1E之文義讀取：

⑴前案判決所作系爭專利各項特徵之比對完全依原告在智慧財產法院當庭所做之測試結果圖。參照上述圖1至31可知，其結論為：待測光碟片具有ATIP資料（即數位位置資訊信號）（見圖31），此亦經原告所自承。

⑵原告即憑此自行斷言：測出ATIP信號即具有技術特徵1D、1E。但查1D特徵為「該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號」，1E特徵為「其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變」。1D、1E特徵全文均為有主詞、動詞及受詞之完整文句，若僅證明有受詞（ATIP：數位位置資訊信號）完全不符合全文之文義。是原告所犯之錯誤與前案判決理由所犯之錯誤完全相同，甚或可以說前案判決所認定有侵害性之理由只是完全照抄原告錯誤之主張而已。

⑶其實原告在前案當庭所為之測試，僅能證明被控侵權物相容於橘皮書規格，惟相容於橘皮書規格，並無法證明與系爭專利有任何關聯：

①原告於測試之最後結果僅測出ATIP信號（即為數位位置資訊信號），而依原告在前案起訴狀第3頁倒數第7至9行中所自承（被證68）：「因此，舉凡相容於橘皮書規格之CD-R/CD-RW光碟片，由於其係具有以ATIP調變之週期軌道調變特性，其即使用到系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵。」故原告測出之結果得到ATIP信號，即足也僅足證明光碟片相容於橘皮書規格。

②惟「規格書只是定義技術規格來達成系統運作（functional）的保證罷了，但規格之符合並非一定要依賴規格書提出者之專利。」此為公平會91年4月25日處分書第22頁第1、2行之敘述（被證6），當年公平會為了要瞭解技術規格與規格書提出者之專利的關係，特委託財團法人工業技術研究院（下稱工研院）依客觀專業立場提供見解。而上述意見中所謂之規格書即為原告所稱之橘皮書（被證6第20頁第3行）。查上開工研院之見解顯示，符合橘皮書規格或僅測出ATIP信號（數位位置資訊信號）並不能證明與申請專利範圍之技術特徵有任何關聯。

③被告針對前案判決中有關侵害性認定之理由，近日也委請國立中央大學通訊工程學系林嘉慶教授以專家證人身份出具專家意見書（被證70），其結論為：「智慧財產法院98年度民專訴字第46號判決，第84頁至第89頁，侵權之判斷所援引之的理由，以科學實驗方法分析，該論證尚無法形成該判決所做之結論」。林嘉慶教授並表明若有需要，願受法院傳喚其出庭作證。

④是不論依公平會處分書中工研院之見解或國立中央大學林嘉慶教授之意見，均認定原告在智慧財產法院前案所為之測試或前案判決之論述，均不能得到與系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵1A～1E有任何關聯，所以原告於99年11月12日準備書（六）狀及100年1月13日聲請狀請求採用智慧財產法院技術審查官之意見書，即顯無意義委無足採！

⑷茲前案判決有關侵害性之認定理由與結果明顯不同，既有判決理由矛盾之當然違背法律，而被告也已於99年11月16日提起上訴，故前案判決不具任何參考價值。何況本院本應依據法律獨立審判，並不受前案判決之影響，且智慧財產法院也非本院之上訴法院：

①前案判決只能羈束原法院；民事訴訟法第231條第1項定有明文。

②依司法院智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第2號有關智慧財產案件之上訴管轄法律問題（被證54），其研究結果即係智慧財產案件審理法施行後繫屬於地方法院之智慧財產案件，應向高等法院上訴。又依台灣高等法院台中分院99年度抗字第429號民事裁定（被證55），也引用了前述第2號法律問題研討結果，而廢棄了台灣彰化地方法院將智慧財產案件移送智慧財產法院的裁定，認為應由台灣彰化地方法院自為裁判，即以台灣高等法院台中分院為上訴法院。

（六）原告依現行專利法第84條第1項之損害賠償請求權，而為訴之追加，縱本院准其追加，其請求權也都已罹於2年時效，自不得依現行專利法第85條第1項第2款再為請求：

㈠查原告於91年6月4日起訴被告巨擘公司於89年間侵害其系爭專利，被告巨擘公司於89年所得利益至少在31億1,999萬1, 000元以上，原告暫先請求被告巨擘公司及邱丕良連帶損害賠償155萬元。嗣原告於99年6月14日為所謂訴之擴張聲明，主張被告巨擘公司自89年3月22日起至91年6月4日止所為侵權行為之所得利益至少達129億餘元，核此應為訴之追加，已如上述。但如退萬步而言，本院仍准原告為此訴之追加，則就被告巨擘公司自90年1月1日起至91年6月4日為止之侵權行為，原告所得主張之損害賠償請求權，也早已罹於時效而不能再為請求，故原告此部分之請求，亦不應准許。不過，原告之擴張聲明既實為訴之追加，而被告並不同意其追加，本院本應駁回此一部分訴之追加，果爾，以下被告有關損害賠償請求之時效抗辯，即失其實益。

㈡按現行專利法第85條規定：「依前條」請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害。故現行專利法第85條之適用，以原告係依據現行專利法第84條第1項之侵權行為損害賠償請求權而為請求為前提。如原告依據專利法第84條第1項為損害賠償之請求，惟其請求權已罹於2年時效時，原告即不得再依專利法第85條規定為擇一計算其損害。故假設被告巨擘公司確有原告所主張之侵害專利權行為（但被告否認之），則原告主張被告巨擘公司及邱丕良應負自90年1月1日起至91年6月4日止之連帶賠償損害，因專利法第84條第1項之損害賠償請求權均已罹於時效，而就已罹於時效之損害賠償請求，即非得依專利法第85條第1項第2款規定計算其損害。雖然原告尚非不可依民法第197條第2項另行請求不當得利返還（民法第197條第2項之規定在專利法並無特別規定，在特別法無特別規定之情形下，即應適用普通法即民法之規定），但原告就此不當得利之利益返還請求，即不得依據專利法第85條主張，而應依民法第181條、第182條規定為之。且就此不當得利之所謂利益，應該是「正當的（或合理的）專利授權權利金」（此參上述一），而不是被告巨擘公司可錄式光碟產品銷售值之所得利益，因被告巨擘公司之各年度光碟產品銷售值之所得利益不是僅因使用原告1件系爭專利即可全部產生，是被告巨擘公司各年度光碟產品銷售值之所得利益，與因使用原告系爭專利所生之利益，其間大部分並無因果關係存在。而被告巨擘公司原既只要給付原告各年度「正當的（或合理的）專利授權權利金」，即可不負侵權行為之責，亦因此不負不當得利之責，則此權利金之未予支付，顯然即為被告巨擘公司所受之不當利益。乃「正當的（或合理的）專利授權權利金」究為若干（此相當於有體物租賃之相當租金之不當得利）？則顯有待本院進一步予以調查認定，此勢必甚礙被告之防禦及訴訟之終結，故此也為被告不同意原告為訴之追加，而請求本院駁回之原因。

㈢按修正前專利法第88條、第89條及現行專利法第84條、第85條均係就專利侵權行為損害賠償請求權及其消滅時效所作的特別規定，有別於民法第197條第1項之一般規定。本件訴訟既為專利侵權事件，自應適用修正前專利法第88條、第89條即現行專利法第84條及第85條之規定。而依特別法優於普通法原則，消滅時效之判斷自應適用修正前專利法第88條第3項即現行專利法第84條第5項，而非民法第197條第1項。因原告起訴之請求權基礎既係修正前專利法第88條第1項即現行專利法第84條第1項，則應適用修正前同條第3項即現行法同條第5項之消滅時效規定：「本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，2年間不行使而消滅，自行為時起，逾10年者，亦同。」而不應再適用民法第197條第1項規定。至原告之為請求權人知有所謂被告之侵害專利權「行為」及「賠償義務人」為被告，究係始於何時？以原告於訴之追加時所提出被告巨擘公司89年度、90年度年報及91年度年報觀之，原告至少早於91年間即知被告之所謂侵害專利權「行為」及「賠償義務人」就是被告，甚且也早已知道「損害」之結果，即使適用民法第184條第1項前段、第2項及第197條第1項也無不同。乃原告91年6月4日起訴狀及99年6月14日擴張聲明狀既係依修正前專利法第88條第1項即現行專利法第84條第1項而主張其損害賠償，並選擇以修正前專利法第89條第1項第2款即現行專利法第85條第1項第2款計算其損害，被告自有時效抗辯之必要。

㈣按最高法院94年度台上字第148號判決就民法第197條第1項之規定有如下精闢之闡述：「自請求權人知有損害時起」之主觀「知」的條件，如係一次之加害行為，致他人於損害後尚不斷發生後續性之損害，該損害為屬不可分（質之累積），或為一侵害狀態之繼續延續者，固應分別以被害人知悉損害程度呈現底定（損害顯在化）或不法侵害之行為終了時起算其時效。惟加害人之侵權行為係持續發生（加害之持續不斷），致加害之結果（損害）持續不斷，若各該不法侵害行為及損害結果係現實各自獨立存在，並可相互區別（量之分割）者，被害人之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發生，自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別以被害人已否知悉而各自論斷其時效之起算時點，始符合民法第197條第1項規定之趣旨，且不失該條為兼顧法秩序安定性及當事人利益平衡之立法目的（被證25）」。乃本件專利侵權訴訟，即縱退一步言，仍有民法第197條第1項規定之適用，也應依此最高法院判決所揭櫫之法理為準來認定原告何時知悉損害之發生。

㈤茲將最高法院關於請求權時效之重要判決（包含一般侵權及專利侵權事件），分別依使用法條、涵蓋範圍列示如下，期本院能正確予以引用：民法第197條第1項：86年度台上字第1798號判決、90年度台上字第373號判決：一次侵害，損害持續發生且損害不可分割者；94年度台上字148號判決：(1)一次侵害，損害持續發生且損害不可分割者(質的累積)。(2)持續加害，可互相區別者(量的分割)。專利法第84條第5項：95年度台上字第736號判決、95年度台上字第1177號判決：專利之持續侵權行為。並再分述如下：

⑴一般侵權事件：依民法第197條第1項作為請求權時效認定基礎：此有最高法院86年度台上字第1798號判決（被證56）、台灣高等法院台南分院95年度智上字第2號民事判決（被證57）及最高法院90年度台上字373號判決（被證58）為例：

①最高法院86年度台上字第1798號判決所依據者，為因施工導致鄰房受損之一般侵權事件，而最高法院90年度台上字第373號判決所依據者，則為毀謗之一般侵權行為，均非專利侵權而應適用民法第197條第1項而非專利法第84條第5項。

②至於台灣高等法院台南分院95年智上字第2號民事判決雖為專利侵權事件，但觀其判決有關時效之認定則是根據最高法院86年度台上字第1798號判決之判決意旨（參此判決第5頁），故亦顯示其適用之法律條文也為民法第197條第1項。

⑵按專利法第84條第5項規定：「本條所定之請求權，自請求人知有行為及賠償義務人時起，2年間不行使而消滅；自行為時起，逾10年者，亦同。」而民法第197條第1項則規定：「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求人知有損害及賠償義務人時起，2年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾10年者亦同。」以上2條文之最大不同，在於專利法第84條第5項係自知有行為及賠償義務人時，請求權時效即開始起算，而民法第197條第1項則為自知有損害及賠償義務人時起，請求權時效才開始起算。若適用民法第197條第1項以自知有損害為起算基礎方有損害持續進行及損害是否底定的問題。而適用專利法第84條第5項以自知有行為為起算基礎，與損害是否底定無關而係一有行為即開始起算時效。

⑶故縱依民法第197條第1項以為時效認定，也應依最高法院94年度台上字第148號判決意旨（參被證25）。核此最高法院判決意旨，也認同該院86年度台上字第1798號判決，但限定為一次加害（侵權）行為損害產生後，尚不斷發生後續性之損害，該損害屬不可分(質之累積)者為限。橫諸本件訴訟係屬連續侵權行為（但被告否認之），並可相互區別者（量之分割），自應就各該不斷發生之獨立行為所產生之損害，分別以被害人是否已知悉而各自論斷其時效之起算點，以行使請求權，始符合民法第197條第1項規定之趣旨，且不失該條為兼顧法秩序安定性及當事人利益平衡之立法目的。

⑷本件訴訟實應依專利法第84條第5項作為請求權時效認定基礎：

①依最高法院95年度台上字第736號判決意旨（被證60第2頁第19行起）：「次查加害人持續為侵權行為者，被害人之損害賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算。」以上判決意旨有自其陸續發生時起算之字眼，顯係依專利法第84條第5項(自知有行為時起算)所為之判決意旨。

②依最高法院95年度台上字第1177號判決（被證61，第4頁第26行起）：「次查加害人持續為侵權行為者，被害人之損害賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算」。以上判決意旨亦明顯依專利法第84條第5項而為判決。

③因以上兩案之被害人均早已知悉連續侵權行為，且請求以起訴時為時點往前追溯2年為損害賠償請求權之時效，亦均被最高法院認為有理由。

④以本件訴訟而言：原告早於89年3月22日（終止系爭授權契約之隔日）即以台北台塑郵局第565號存證信函警告被告侵犯其系爭專利，且其自承已收集被告所製造之光碟片加以比對，認為侵犯系爭專利（被證62），故其知悉應早於89年3月22日，再依上述最高法院判決意旨推算，應自原告起訴日往前回溯2年為請求權之時效。

（七）原告於91年6月4日起訴，其請求自89年3月22日起至89年6月3日為止之損害賠償，亦已罹於時效，而不得依修正前專利法第85條第1項第2款即現行專利法第84條第1項第2款計算損害賠償：

㈠依原告91年6月4日起訴狀所載，原告主張被告於89年3月21日終止授權契約後，仍繼續產銷CD-R可錄式光碟產品（參本院卷一第4頁）云云，故依原告所主張及自承之事實，其早知被告於89年3月22日起之侵權行為是每日都在發生（因被告每天都不間斷在生產CD-R），且當每一日的結束，該日之損害就已完成，此亦為原告所明知，然原告遲至91年6月4日才起訴請求89年間之損害賠償，則其請求，就應細分以下三個期間探討：

⑴自89年1月1日起至89年3月21日為止的這一段期間，既尚在原告所主張之系爭授權契約有效期間，乃被告巨擘公司製造CD-R光碟片之行為，自無侵權可言，只有自89年3月22日起才有可能發生原告所主張之侵權行為情事。

⑵89年6月4日至89年12月31日為止之這一段期間，因原告係於91年6月4日起訴，而侵（害專利）權行為損害賠償之短期消滅時效為2年，自知有行為及賠償義務人時起算（修正前專利法第88條第5項即現行專利法第84條第5項），則從起訴時起回潮2年之間之侵權行為損害賠償請求權，自未罹於時效，原告即得依修正前專利法第89條第1項第2款即現行專利法第85條第1項第2款而為請求，此為被告所不爭。

⑶至於89年3月22日起至89年6月3日為止的這一段期間，因原告早於89年6月4日之前即已知被告之行為何時發生及賠償義務人為被告，但原告卻遲於91年6月4日才起訴，故此段期間之侵權行為損害賠償請求權，亦已罹於時效。雖然原告非不得依民法第197條第2項為不當得利返還之請求，但原告就此不當得利之利益返還請求，即不得依據修正前專利法第89條即現行專利法第85條主張，而應依民法第181條、第182條規定為之，並只能請求「正當的（或合理的）專利授權權利金」（詳如前述）。

㈡核原告於91年6月4日起訴，依被證25、60、61之最高法院見解，應以起訴日91年6月4日回溯2年至89年6月4日以後，即91年6月4日之起訴其有效請求權之期間應自89年6月4日至89年12月31日（因原告請求原因事實之範圍為89年3月22日至89年12月31日）。至原告於99年6月14日提出之追加之訴，其請求期間為90年1月1日至91年6月4日，對照上開最高法院之判決意旨，其尚有效之請求權期間應在97年6月14日以後，故其已完全罹於時效（亦晚於系爭專利之最後存續期限96年1月26日）。乃原告兩次起訴請求經整理為：

⑴起訴時間91年6月4日：原告之請求其期間為89年3月22日至89年12月31日之損害賠償，可有效請求之期間為89年6月4日至89年12月31日。

⑵起訴時間99年6月14日：原告之請求其期間為90年1月1日至91年6月4日之損害賠償，可有效請求之期間均已罹消滅時效。

㈢綜上所述，原告91年6月4日之起訴及其後99年6月14日之追加起訴，其可請求之時效，僅餘89年6月4日至同年12月31日。惟對照原告所提出光碟片之購買時間為91年2月7日，其明顯落在可請求時效範圍之外。故原告所提出之光碟片完全無證據能力，更何況其來源本屬有疑。

（八）對原告辯論意旨狀中所列之重要論點答辯如下：以下㈠至㈣為釐清擴張聲明實為追加之訴；㈤至㈨為再論述原告於89年終止契約為無效；㈩至為有關相容於橘皮書規格的論述。

㈠原告於99年6月14日提出的「所謂」擴張聲明狀實為追加之訴：

⑴民事訴訟法第244條第4項：「於請求金錢賠償損害之訴，原告得在第一項第二款之原因事實範圍內，僅表明其全部請求之最低金額，而於第一審言詞辯論終結前補充其聲明。」依以上意旨，擴張聲明限於原告在訴之聲明中僅增加請求金額，而其訴訟標的及其原因事實均不變。此可參照吳明軒所著民事訴訟法第718頁所述（被證88）。

⑵核原告起訴狀（91年6月4日）第4頁中明載：「四、損害賠償之計算：按專利法第89條第1項第2款規定：專利權人請求損害賠償時，得依侵害人依侵權行為所得之利益計算損害。根據被告巨擘公司製作之『89年年報』明載其89年度可錄式光碟產品銷售值達新台幣31億1,999萬1,000元（原證8第12頁參照），故被告巨擘公司因侵害原告專利權之行為，於89年所得利益至少在31億1,999萬1,000元以上，原告本於專利法第89條第1項第2款（即現行專利法第85條第1項第2款）規定得請求之損害賠償金額至少為31億1,999萬1,000元。是原告謹先請求155萬，其餘損害待全額確定後，再於本訴中擴張或於他訴中另行請求。」根據上列敘述：訴訟標的︰對被告巨擘公司89年度侵害專利權損害賠償請求權其金額最低為31億1,999萬1,000元，但先請求155萬元。原因事實︰根據被告巨擘公司製作之「89年度年報」明載其89年度可錄式光碟產品銷售值達新台幣31億1,999萬1,000元，故被告巨擘公司因侵害原告專利權之行為，於89年所得利益至少在31億1,999萬1,000元以上。且原告於起訴狀中僅附被告巨擘公司89年年報（原證8），故其原因事實僅限於89年之侵權行為甚明。

⑶依民事訴訟法第244條第4項之意旨，若為擴張聲明（155萬元擴張至2億6仟萬元）則應為：訴訟標的及訴之聲明︰對被告巨擘公司侵害專利權損害賠償請求權其金額最低為31億1999萬1000元，但先請求155萬元。原因事實︰根據被告巨擘公司製作之「89年度年報」明載其89年度可錄式光碟產品銷售值達新台幣31億1999萬1000元，故被告巨擘公司因侵害原告專利權之行為，於89年所得利益至少在31億1999萬1000元以上。訴之聲明：由155萬元增至2億6仟萬元（即應受判決事項之聲明）。

⑷但原告「所謂」擴張聲明與上述⑶所述正確之擴張聲明不同：

①訴之聲明中請求金額由155萬元增為2億6仟萬元。

②原因事實則由89年度擴增為89年3月22日至91年6月4日。

③並附被告巨擘公司90、91年度年報於「所謂」擴張聲明狀中。顯然原告在該狀中除在訴之聲明增加請求金額為2億6千萬元外，同時也擴增其原因事實。惟：擴張聲明僅限於起訴時的原因事實內（即89年度可錄式產品之銷售值為31億1999萬1000元），擴張請求金額。所以原告之「所謂」擴張聲明實為追加之訴。

㈡連續侵權行為，各行為及損害結果係現實可各自獨立存在，並可互相區別；故請求權時間不同，即為不同之原因事實與訴訟標的。「次查加害人持續為侵權行為者，被害人之損害賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算。」為最高法院95年台上字第736號及1177號判決意旨（被證60、61）。依上述判決意旨可知，89年與90年或91年被告巨擘公司之侵害專利權行為（假設有之，但被告並未自認），實屬可獨立存在且可互相區別即為完全不同之事實。故89年請求之原因事實與90 、91年請求之原因事實即不相同，而應係不同之原因事實。所以原告「所謂」擴張聲明狀即因請求的侵害事實期間與起訴狀不同致原因事實不相同，核應為追加之訴。

㈢追加之訴應視為新訴，不論本院是否准為訴之追加，其時效應重新起算，故整理原告各次之請求如下：

⑴起訴時間91年6月5日部分，原告之請求其期間為89年全年之損害賠償，此可有效請求之期間應為89年6月5日至89年12月31日。

⑵起訴時間99年6月14日部分，原告之請求其期間為90年1月1日至91年6月4日之損害賠償，然此可有效請求之期間已罹於時效消滅。

㈣原告於辯論意旨狀（第18頁第14～18行）引用之最高法院53年台上字第943號判例（被證89），其事實完全與本件不同，不得比附援引：

⑴民事訴訟法第244條第4項之規定為89年該法修正後增列之條文，上開判例發生時為53年間，其不能適用甚明。

⑵該判例之事實為請求增加給付土地租金案，而訴訟標的為同一件租賃事實或租賃契約之租金請求權。若基於同一租賃事實或租賃契約之租金請求權，而在言詞辯論終結前請求增加給付起訴前5年未按原約定租額付清之租金，自僅係擴張聲明。

⑶核上述請求時間之伸長，係基於同一租賃事實或租賃契約之租金請求權，屬同一原因事實，與本案原因事實不同。且係基於最高法院先前之另一判例（即48年台上字521號判例，被證90），故不得援用至本件。

㈤原告於86年6月23日與被告巨擘公司簽定之授權契約確實違反公平交易法第10條第2款：「利用獨占地位，對商品價格為不當之維持」，並經最高行政法院判決確定，此亦為原告所自承：

⑴由智慧財產法院97年民專上字第14號判決（被證91）第10頁倒數第3行可知，原告自承違反公平交易法第10條第2款，並經最高行政法院判決確定。

⑵但原告及其訴訟代理人於100年1月28日本院庭訊時卻否認此事，此等行為已違誠信原則及「禁反言」原則。

㈥違法授權契約中的權利金條款「3%或10日圓何者為高」，其中之「10日圓」既被判決違法確定，原告即不得再以原契約要求被告履行：

⑴「行政法院認其有受理訴訟權限而為裁判經確定者，其他法院受該裁判之羈束。」為行政訴訟法第12條之2第1項所明定。而「為儘速確定審判權，如果行政法院已認定其有審判權而為裁判經確認者，即不容再由他審判權法院為相異之認定，應受該裁判之羈束...」，亦為上開條文之立法理由第2項所明載（被證92）。又「對於有專屬裁判權之法院，在其權限範圍內，就特定法律關係所為確定裁判，他法院應予尊重，不得為相反之判斷。準此，行政訴訟法第4條『行政法院之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力』之規定所稱關係機關，應解為包括普通法院在內。」復為最高法院87年度台上字第150號判決所認定（按：該判決意旨中之行政訴訟法第4條為現行法之第216條，被證42）。由上法條及判決意旨均可知，最高行政法院之確定判決具有約束各級普通法院之既判力。

⑵再者，最高法院20年上字第799號判例意旨（被證93）更謂：「違背法令所禁止行為不能認為有效，其因該行為所生之債權債務關係，亦不能行使請求權」。

⑶由上論述可知，原告不得以違法之授權契約要求被告巨擘公司履行。

㈦原告於89年3月21日終止契約的行為，係將本身違法的事實及應負責任轉為對造侵權之責任：

⑴原告要求被告履行違法之授權契約，被告當然無法履行，於是原告藉口被告未依約履行而發函終止專利授權契約。然後，再以無授權契約為理由，至法院提告被告侵權。以上的行為等於湮滅原告之違法事實（因契約已終止，今後在法庭不用再提出，以免受到適法性之質疑），而將違法之責任由原告轉至被告。

⑵如下述即可明顯看出原告之企圖：

①契約終止前，原告係違反公平交易法第10條第2款之侵害人，被告係可依公平交易法第30、31條求償之被害人。

②契約終止後角色之轉換，原告卸除違法行為及應負之責任，由公平交易法中侵害人轉為專利法中之被害人；被告則由公平交易法中之被害人轉為專利法中之侵害人。

⑶由上述可知本件起始為原告之違反公平交易法，而在原告之巧妙轉換下已湮滅原告違法之事實，是懇請本院於審理本件時，能同時顧及本件產生之原因，以符公平正義及合理性。

㈧原告單方面終止契約是否有效？

⑴契約之終止除雙方當事人均同意外，若是單方面終止，則需視何者先違法或違約。原告就契約本身違法在先，被告自無法履行，則原告之終止授權契約，依法自不生效力。被告縱有使用原告之專利也無侵權問題，而應回到權利金給付問題。

⑵而有關權利金給付問題，若授權契約仍存在，則被告可依公平交易法第30條、第31條等請求權的規定，請求僅交付合理權利金。公平交易法第30條：事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止之。公平交易法第31條：事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。

⑶授權契約為原告及新力公司、太陽誘電公司之三家公司聯合授權，其中新力公司及太陽誘電公司在公平會處分後即積極與被告洽商降低其權利金至合理範圍（約淨銷售額的1%），被告則分別與其等和解並簽訂新的授權契約，至今無任何爭議。如此才是國際大廠的風範，由此亦凸顯原告要求之不合理。

⑷若本院以原告終止授權契約不生效力而駁回原告侵權之訴。則一切將回到權利金給付之問題，原告可與被告磋商權利金金額，或另提給付權利金之訴（此已在智慧財產法院審理）。既無侵權問題，亦無不當得利或無因管理等複雜問題，既簡化了事實也顧及了公義。

㈨退萬步言，縱認被告有侵權之事實也應審酌專利法第76條第2項規定：

⑴專利法第84、85條為一般侵權案之處理方式。

⑵專利法第76條第2項為專利權人違反公平交易法提供處理方法（違反公平交易法即有專利法第76條第2項之限制競爭或不公平競爭），本件若不能判原告之片面終止契約不生效力，則亦不能以一般侵害專利權案視之，而應以專利法第76條第2項的精神為判決之依據。

⑶專利法第76條第2項的精神為強制授權系爭專利，而被告需繳交系爭專利之合理授權金。

⑷若本院願考慮被告之論點，被告將再提出如何計算之書狀。

㈩被告在年報及公司網站所載之內容僅係對客戶或股東表明，被告之CD-R光碟片可相容於既有之光碟機，意即光碟片產生之信號可為光碟機所讀取；並非表明以橘皮書中之方法來製造CD-R光碟片。

⑴被告於89年年報中述及「...其中CD-R及CD-RW因與CD、CD-ROM之格式相容預期將成為主流儲存媒體...」（原證21）。90年年報中述及「光電產品與系統...特別適合。而因其與音樂光碟、電腦用光碟之規格相符，個人可編輯自己的專輯；且與一般電腦播放系統完全相容，因此亦適用於一般之消費市場」（原證22）。以上均僅表示被告之產品確與一般光碟機相容；就技術上來說被告之產品確能夠產生為光碟機所讀取之信號，但產生的信號是一回事，所使用的手段又是另一回事，只要所使用的手段（即產生信號的技術特徵）不落入申請專利範圍中，即與是否侵害該專利無涉。

⑵2至於公司網站中有關空白光碟產品之描述（原證23），則因其取得之時間為98年3月30日，已逾系爭專利保護期限96年1月26日而無證據力。且依被告巨擘公司前後一貫之作法，網站中所陳述之意思應與年報中一致，僅陳述光碟片之用途及功能，不會涉及詳細的技術特徵。

⑶原告所引用者為被告巨擘公司之年報及網站，而年報及網站之對象係一般之投資人或一般使用者，其所關心者僅為公司產品之用途為何；有無相容性問題（即產生之信號能不能被光碟機讀取），如此而已。而年報或網站也只是依需求做產品之用途及相容性之描述，且其並非技術文件故不可能述及任何產品之技術特徵。依98年9月21日智慧財產法院智院真明98技協29字第0980004110號函「三、關於原告所提以橘皮書技術資料（原證19、20）及被告公司網頁資料（原證23）為本案之舉證，經評估該舉證方式之證據為間接事證，且現行專利侵害鑑定要點乃採『全要件原則』為比對分析基礎，故依該證據與系爭專利進行技術分析比對則必然涉及推論」（被證84）。可知「專利侵害鑑定基準或要點」乃採全要件原則為比對分析基礎，不能由橘皮書來論斷。原告所主張「『專利侵害鑑定基準』不能拘束法院」之論點完全不可採：

⑴「專利侵害鑑定基準」為現今全世界大部份國家包含我國鑑定專利侵害所普遍使用的方法。

⑵依上開智慧財產法院函已述及其所有之案件均依「專利侵害鑑定基準」來判斷是否侵害專利。

⑶在其他法院，由鑑定機關鑑定專利侵害時，也是依以上「鑑定基準」來做鑑定。

⑷上級法院之判例或判決可拘束下級法院，而最高法院之判決也係依「專利侵害鑑定基準」做為認定之基礎。

（九）有關提出CD-R損益表即成本及費用之呈報：

㈠被告如期提出一份委託安永會計師事務所查核自89年3月22日至91年6月4日之CD-R產品別損益表（被證86），有助於本院瞭解上開該期間產銷CD-R光碟片之損益狀況。並說明如下：

⑴安永會計師事務所（ERNST&YOUNG）為世界四大會計師事務所之一，也是被告巨擘公司之簽證會計師，其查核結果應具公信力。惟若本院認為有必要時也可另外指定其他會計師再做複核，以證明此損益表之正確性。若有另外複核必要時，被告巨擘公司將提供必要之文件（包括帳冊及原始憑證）供指定之會計師查核。

⑵CD-R光碟片產品僅為被告巨擘公司產品之一，所以CD-R產品別損益表中之營業收入必然小於公司總營業收入（因總營業收入尚包含其他產品之營業收入），此為理所當然之事。在前案判決原告曾以同樣的理由質疑，希明查。

⑶CD-R光碟片產品因競爭劇烈，據被告所知本國同業中尚無有因此而獲利的例子。被告巨擘公司之CD-R產品也呈虧損狀態。真正有獲利者為其他產品。

⑷CD-R光碟片產品雖呈虧損，但為了維繫與客戶之關係及維持銷售通路才繼續生產及銷售。

㈡專利法第85條第1項第2款「依侵害人因侵害行為所得之利益」即應等於針對銷售該項物品所編製之「損益表」中的營業利益：

⑴「損益表」係依商業會計處理準則所編製（第28～37條）。而商業會計處理準則係依商業會計法第13條規定所訂定（第1條）。損益表例示：（略）

⑵損益表中「營業成本」與「營業費用」分別為專利法第85條第1項第2款中「二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」之「成本」與「必要費用」：

①依商業會計處理準則第30條規定：「營業成本，指本期內因銷售商品或提供勞務而應負擔之成本。」意即銷售商品必然會產生之必要成本。即專利法第85條第1項第2款中之「成本」。

②再依商業會計處理準則第31條規定：「營業費用，指本期內銷售商品或提供勞務所應負擔之費用。」意即銷售商品必然會產生之必要費用。此即專利法第85條第1項第2款中之「必要費用」。

⑶損益表中營業外收入或損失與專利法第85條第1項第2款中之「成本」、「必要費用」無關。故依專利法計算所獲利益時營業外收入或支出不應列入計算。依商業會計處理準則第32條規定「營業外收益或費損，指本期非因經常營業活動所發生之收入及費用...」，故其與專利法85條中「所獲利益」無關。

⑷綜上所述：損益表中「營業成本」、「營業費用」係分別為計算所得利益之成本、必要費用，且均為損益表中之減項。所以營業收入減除「營業成本」、「營業費用」後得到的「營業利益」即為專利法第85條第1項第2款中之所獲利益。此亦經葉惠心會計師事務所出具意見書（被證87）確認。例示如下：（略）

㈢綜上所述，被告提出會計師查核之「損益表」已對專利法中之「成本」及「必要費用」加以舉證；列示如下：成本：新台幣8,345,635,806元必要費用：新台幣1,009,823,194元所獲利益：虧損新台幣1,121,507,456元

（十）最後，請判決駁回原告假執行之聲請：

㈠按原告固得依民事訴訟法第390條第2項之規定：「原告陳明在執行前可供擔保而聲請宣告假執行者，雖無前項釋明，法院應定相當之擔保額，宣告供擔保後，得為假執行。」而請求法院判決時，准予提供相當擔保後為假執行之宣告。但民事訴訟法第391條也規定：「被告釋明因假執行恐受不能回復之損害者，...如係前條情形，應宣告駁回原告假執行之聲請。」被告以下即釋明恐受不能回復之損害，請判決駁回原告假執行之聲請。

㈡查原告訴請被告巨擘公司給付專利授權權利金事件，本院88年度重訴字第37號判決原告勝訴時，一併為如下假執行及免為假執行之宣告：本判決第1項於原告以日幣784,620,000圓供擔保後，得假執行。但被告如於假執行程序實施前，以日幣2,353,850,820圓為原告預供擔保，得免為假執行（參原告99年7月22日抗告狀抗證9號）。原告即於98年4月23日97年度民專上字第14號判決駁回被告巨擘公司上訴（參本院卷二第320至337頁）同一天，在提供擔保後，向本院民事執行處聲請假執行之強制執行，查扣了被告巨擘公司所有包含區外分公司及物流場所的不動產、機器設備、原料及庫存品，如被告巨擘公司不依上揭本院判決提供反擔保，則本院拍賣被告巨擘公司所有之不動產、機器設備等之結果，被告巨擘公司無機器設備可供生產營運，勢必結束營業而將走上破產之途。但被告巨擘公司當時並無6億多元鉅額現金存放銀行，依99年3月31日及98年3月31日之資產負債表顯示，被告巨擘公司之現金及約當現金僅有18,585,000元（被證49），故巨擘公司於98年6、7月間只得向銀行為短期貸款，另向關係人借得被告巨擘公司所發行之股票，才湊得現金337,000,000元及874張共98,200,000股股票提供為反擔保（被證50），而得以免為假執行（被證51）。惟被告巨擘公司之向銀行貸款，自須按月繳付利息，此使得被告巨擘公司之利息費用支出益形增加（被證52），被告巨擘公司淨損也就更為擴大。且因原告與被告巨擘公司間給付專利授權權利金事件何時能判決確定，現尚未可知，加上過去數年來之營運虧損（被證53），上揭銀行貸款之前帳未還（只能支付利息），未來想再向銀行借款數千萬元甚或2億6千萬元，恐係難上加難。

㈢因之，如果本院最終係判決原告全部或一部勝訴，並仍准原告供擔保後得為假執行之宣告，被告有理由相信，原告亦仍將提供擔保而聲請本院民事執行處為假執行之強制執行，如此再次查封被告巨擘公司所有之不動產、機器設備、原料及庫存品，被告巨擘如欲再循前例向銀行貸款數千萬元甚或2億6千萬元，就幾乎是不可能之任務，則被告巨擘公司所有財產就必須面臨被拍賣取償，被告巨擘公司因而走向結束營業甚或宣告破產，即將係不可避免之結果，此勢必造成被告巨擘公司因假執行恐受不能回復之損害，被告爰懇請依民事訴訟法第391條規定駁回原告假執行之聲請，以免國內的光碟產業發展因被告巨擘公司之結束營業而受創（被告巨擘公司是我國唯一有品牌之光碟廠，才會有國內外廠商仿冒被告巨擘公司的商標情形發生，其他如錸德、中環等光碟廠都只是代工而無自有品牌，且被告巨擘公司是國內唯一能製造光碟生產線－即工作母機的工廠，可以做整廠生產線的銷售及輸出），更避免造成數千員工失業及眾多投資股東所持股票將一文不值血本無歸的社會問題。

㈣原告雖提出被告於98年5月7日發布之重大訊息主張被告受假執行後營運不受影響，但此重大訊息發布係在前案件判決被告敗訴後所發布，不能因此認為本件被告如再敗訴供反擔保營運仍不受影響。

（十一）綜上，原告之訴為無理由，爰聲明請求：

㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。

㈡訴訟費用由原告負擔。

㈢如受不利益之判決，被告願供擔保請准予免假執行。

三、本院判斷之理由：

（一）本件原告主張其係系爭專利之專利權人，專利保護期間為自77年6月16日起至96年1月26日止，被告巨擘公司為製造銷售之CD-R可錄式光碟產品之廠商，前曾與原告簽訂可錄式光碟專利授權契約，嗣經原告於89年3月21日向被告巨擘公司表示終止授權契約，而被告巨擘公司於原告表示終止授權契約後，猶繼續產銷CD-R可錄式光碟產品，另被告邱丕良係被告巨擘公司於93年2月1日前之法定代理人等情，業據提出專利證書、專利公報之專利說明書、可錄式光碟磁碟專利授權契約原文暨中譯本節本、終止授權契約書面通知、被告巨擘公司重大訊息公告等影本（原證1至4、52），且為被告所不爭執，應堪信為真實。

（二）第查，原告另主張其向被告巨擘公司表示終止系爭專利授權契約後，被告巨擘公司猶繼續產銷CD-R可錄式光碟產品，嗣經原告購得原證5被告巨擘公司產銷之CD-R可錄式光碟分析比對，發現被告巨擘公司產銷之CD-R可錄式光碟自89年3月22日起至91年6月4日期間仍繼續實施原告享有專利之系爭專利範圍技術，侵害原告之系爭專利專利權一節，則為被告所否認，被告並否認原告提出之原證5即空白CD-R可錄式光碟有證據能力。揆諸兩造之主張以及抗辯，堪認本件兩造之主要爭點為：㈠原告提出之原證5即空白CD-R可錄式光碟有無證據能力？㈡被告巨擘公司產銷之CD-R可錄式光碟有無（按指原告起訴之事實範圍即自89年3月22日起至91年6月4日期間，下同）實施原告之系爭專利範圍技術，而侵害原告系爭專利之專利權？

（三）原告提出之原證5即空白CD-R可錄式光碟有證據能力：

㈠查原告提出之原證5即空白CD-R可錄式光碟乃係原告於91年2月7日向永鑽有限公司所購買，且原告於本件起訴時即在起訴狀內載明所購買之空白CD-R可錄式光碟產品編號為Ｚ0000000000000，有原證5統一發票原本及起訴狀在卷可稽。嗣因被告舉發原告之系爭專利應予撤銷，而因該舉發案尚由臺灣高等行政法院審理，乃經本院於91年11月25日裁定停止本件訴訟程序，致原告於本件裁定停止訴訟程序期間迄未提出該空白CD-R可錄式光碟，迨至本院98年1月21日依法裁定撤銷停止訴訟程序後，原告始提出該空白CD-R可錄式光碟聲請鑑定，自屬不可歸責於原告。再經本院當庭勘驗原告提出供鑑定即原告提出在智慧財產法院98年度民專訴字第46號請求侵害專利權有關財產權爭議事件於99年3月1日進行檢測之編號Ｚ0000000000000空白CD-R可錄式光碟（參本院99年7月30日訊問筆錄），確與原告在起訴狀即載明之原證5空白CD-R可錄式光碟產品編號Ｚ0000000000000相同，自堪認原告提出供鑑定即原告提出在智慧財產法院98年度民專訴字第46號請求侵害專利權有關財產權爭議事件於99年3月1日進行檢測之空白CD-R可錄式光碟確係原告於91年2月7日向永鑽有限公司所購買之原證5即編號Ｚ0000000000000空白CD-R可錄式光碟。

㈡再者，原告提出之原證5即空白CD-R可錄式光碟乃係原告隨機於91年2月7日向訴外人永鑽有限公司所購買，已據原告提出原證5統一發票原本及該編號Ｚ0000000000000空白CD-R可錄式光碟在卷可稽，堪認已盡舉證之責。被告雖片面否認原證5即編號Ｚ0000000000000空白CD-R可錄式光碟係被告巨擘公司所產製，並陳報被告巨擘公司生產之CD-R可錄式光碟片並不具週期軌道調變特性，亦非透過軌道調變頻率來調變位置資訊等語（參被告99年3月29日民事陳報狀），惟依原告提出在智慧財產法院98年度民專訴字第46號請求侵害專利權有關財產權爭議事件於99年3月1日進行檢測之原證5即編號Ｚ0000000000000空白CD-R可錄式光碟片，檢測所量得之訊號與資料，亦確難以直接認定係「該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號」、「軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變」（詳如後述），核與被告陳報空白CD-R可錄式光碟是否為被告巨擘公司所生產之判斷標準相符；參以被告自承依被告巨擘公司89年至91年間之CD-R銷貨單為例，被告巨擘公司89年12月7日、90年10月12日、91年3月1日之CD-R 每片「毛銷售價」折合約為15.5日圓至20.71日圓不等，實際之淨銷售價較諸毛銷售價還應少約15%（此15%包括印刷、包裝、包材、運輸、保險、倉儲、報關…等費用支出），且係處於虧損狀態等情（參100年3月24日綜合辯論意旨狀），顯然89年至91年間產銷空白CD-R可錄式光碟，並無利可圖，依一般經驗法則判斷，應無被仿冒之可能，在在均堪認定原告提出之原證5即空白CD-R可錄式光碟確係被告巨擘公司所產銷無疑。至被告另提出被證17相關民刑事判決，辯稱坊間確有仿冒被告巨擘公司之空白CD-R可錄式光碟云云，然觀諸被告提出之被證17相關民刑事判決，被查獲者乃均係被告巨擘公司所生產被認定為瑕疵品無法出貨而未標示被告巨擘公司註冊商標之空白CD-R可錄式光碟片，而為第三人取得後仿冒標示被告巨擘公司之註冊商標販售，均非第三人自行生產空白CD-R可錄式光碟片並仿冒標示被告巨擘公司之註冊商標販售，故被告以此辯稱原告取得之原證5即空白CD-R可錄式光碟不無可能係坊間之仿冒品云云，自非可採。

㈢又被告巨擘公司於智慧財產法院98年度民專訴字第46號請求侵害專利權有關財產權爭議事件自承：「被告巨擘公司所生產之CD-R、CD-RW，一般從生產完成到國內消費者手中通常大約為2、3個月，輸往國外則稍長，但應也不可能超過4個月」等情，此為被告於本件所不否認，而原告提出之原證5即空白CD-R可錄式光碟乃係原告於91年2月7日向訴外人永鑽有限公司所購買，依此推算，原告提出之被告巨擘公司所生產即原證5空白CD-R可錄式光碟，應確係落入原告所主張之請求權期間（即89年3月22日至91年6月4日），確係被告巨擘公司於原告主張侵權期間所生產，亦屬無疑。

㈣綜據上述，原告提出之原證5即空白CD-R可錄式光碟應有證據能力，自堪以認定。

（四）原告無法舉證證明被告巨擘公司產銷之CD-R可錄式光碟有實施原告之系爭專利範圍技術，而侵害原告系爭專利之專利權：

㈠按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。民事訴訟法第277條定有明文。又「民法第184條第1項前項規定侵權行為以故意或過失不法侵害他人之權利為成立要件，故主張對造應負侵權行為責任者，應就對造之有故意或過失負舉證責任（參照本院58年台上字第1421號判例）」（最高法院82年台上字第267號民事判決要旨參照）；「民法第184條第1項前段規定，侵權行為以因故意或過失不法侵害他人之權利為構成要件，除依同條第2項有推定過失之規定外，其主張行為人應負同條第1項前段之侵權行為責任者，應就「故意或過失」之要件，負舉證責任」（最高法院80年台上字第1462號民事判決要旨參照）；「就侵權行為言，被害人應就行為人因故意或過失，不法侵害其權利之事實負舉證責任，此與債務不履行以由債務人證明免責事由者，有所不同」（最高法院70年台上字第2550號民事判決要旨參照）；「又依專利法第87條第1項規定：『製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造』，此為舉證責任原則之倒置。換言之，於本件上訴人主張被上訴人健○公司侵害系爭方法專利部分，須於符合該製造方法申請專利前為國內外未見者，始有推定之適用，而生舉證責任倒置之結果，否則仍須由主張責任原因成立之上訴人就被上訴人健○公司，侵害伊所有之系爭方法專利權，負舉證之責任。...專利法第87條考量方法專利之舉證困難，已就舉證責任分配有民事訴訟法之特殊規定，而於第1項明定於一定要件下，得推定侵權而將舉證責任轉換予被告，唯有在適用專利法第87條第1項之推定後，被上訴人始有提出反證之責」（最高法院98年台上字第367號民事判決要旨參照）。揆諸上開說明，本件原告主張被告利用原告之系爭專利製造販賣CD-R可錄式光碟，侵害原告享有專利權之系爭專利，惟未主張有專利法第87條第1項舉證責任倒置之情形，自應由原告就被告侵害原告之系爭專利，負舉證責任，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求。（最高法院17年台上字第917號判例要旨參照）。

㈡查原告主張被告侵害系爭專利之事實，無非係以橘皮書所揭示之數據及原證5即編號Ｚ0000000000000空白CD-R可錄式光碟片在智慧財產法院98年度民專訴字第46號請求侵害專利權有關財產權爭議事件於99年3月1日進行之檢測結果為證。惟關於原告系爭專利申請專利範圍，乃略為如下：

⑴系爭專利之名稱為：「記錄資訊用之可以光學方式讀取之記錄載體，製造此記錄載體之裝置，將資訊記錄於此記錄載體上之裝置，及讀取記錄於此記錄載體上之資訊之裝置」（參證2專利公報影本）。

⑵系爭專利申請範圍第1項為：一種可以光學方式讀取之記錄載體，含有一盤形基質上之一輻射敏感層，並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域，該記錄載體旨在於資訊記錄區城利用輻射波束錄放資訊，該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號，其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變（參證2專利公報影本）。

⑶依系爭專利第1項請求項可解析為下列之限制條件：1A 一種可以光學方式讀取之記錄載體1B 含有一盤形基質上之一輻射敏感層1C 並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域，該記錄載體旨在於資訊記錄區城利用輻射波束錄放資訊1D 該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號1E 其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變

㈢經查，關於原告主張之橘皮書規格標準部分：依原告在智慧財產法院98年度民專訴字第46號請求侵害專利權有關財產權爭議事件於99年3月1日所提出之原證5即空白CD-R 編號Ｚ0000000000000可錄式光碟進行測試，可得到具有ATIP（絕對時間訊號調變）資訊，此可對應原告提出之原證19、20中橘皮書之規範：

⑴關於上開當庭實際檢測部分，因藉由機器之讀取後，所得訊號需經過帶通濾波器（Band Pass Filter）過濾後，再經分析軟體解析出週期性調變與ATIP資料，故若被告未能實質提出有別於原告系爭專利但卻可解析出相同週期性調變與ATIP資料之技術，則上開實際之檢測結果便可直接認定係依據原告系爭專利軌道調變技術所得；反之，若被告能舉證出不同之技術手段，則檢測結果與系爭專利之技術特徵便並非是一對一之必然對應結果，此時即需要其他直接檢測之輔助，方能判斷。

⑵據此，原告所主張關於橘皮書規格標準部分，乃僅能認被告巨擘公司產銷之CD-R可錄式光碟符合橘皮書規格標準，然仍不足以證明被告巨擘公司係以何種技術手段以達成符合橘皮書之規格標準。故除非原告能舉證證明僅有唯一之專利技術手段可符合橘皮書規格標準，使兩者間存在一對一之必然對應結果，否則即難以被告巨擘公司產銷之CD-R可錄式光碟符合橘皮書規格標準，即逕認被告巨擘公司產銷之CD-R可錄式光碟必然侵害原告之系爭專利。惟就此而言，原告既未能舉證證明僅有唯一之專利技術手段可符合橘皮書規格標準，況被告更進而舉證不同之技術手段，亦可符合橘皮書規格標準（詳如後述），自難以被告巨擘公司產銷之CD-R可錄式光碟符合橘皮書規格標準，即逕認被告巨擘公司產銷之CD-R可錄式光碟必然侵害原告之系爭專利。

㈣第查，再依原告在智慧財產法院98年度民專訴字第46號請求侵害專利權有關財產權爭議事件於99年3月1日所提出之原證5即空白CD-R編號Ｚ0000000000000可錄式光碟進行檢測，依檢測之數據與原告之系爭專利文義技術特徵比對，是否構成侵權結果，乃詳如下述（參智慧財產法院98年民專訴字第46號卷證第379-420頁及99年3月1日言詞辯論筆錄）：

⑴與原告系爭專利文義技術特徵1A~1C比對結果：原告提出被告巨擘公司所產銷之原證5即空白CD-R編號Ｚ0000000000000可錄式光碟為可單次燒寫之空白光碟CD-R，該空白光碟CD-R為一圓形碟盤，且具有一輻射敏感層可經由可讀寫光碟機以雷射光讀寫頭進行燒寫與資料讀取，故符合原告系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵1A「一種可以光學方式讀取之記錄載體」、1B「含有一盤形基質上之一輻射敏感層」之文義讀取；又一般CD-R空白光碟皆具有預先成形之螺旋軌道（環狀預刻溝槽），使雷射光束得以定位，且資料資訊亦記錄於此螺旋軌道（預刻溝槽），故亦符合原告系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵1C「並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域，該記錄載體旨在於資訊記錄區城利用輻射波束錄放資訊」之文義讀取。被告雖辯稱：「軌道係刻劃在光碟片上，要瞭解軌道之形狀或特徵自應檢視光片本身」云云，然被告並未否認所生產之CD-R光碟具有螺旋軌道圖案，且依被告答辯所示之「被告公司CDR軌道示意圖」，亦可知被告巨擘公司生產之之CD-R光碟具有螺旋軌道圖案，故原告提出被告巨擘公司所產銷之原證5即空白CD-R編號Ｚ0000000000000可錄式光碟確符合原告系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵1C，應無疑慮。

⑵與原告系爭專利文義技術特徵1D比對結果：

①依智慧財產法院98年民專訴字第46號事件99年3月1日言詞辯論期日對原告提出被告巨擘公司所產銷之原證5即空白CD-R編號Ｚ0000000000000可錄式光碟所為之當庭測試，測試該光碟經解調變之擺動樣本（如該院卷一第386頁），可以得到平均為22.05kHz之擺動頻率，且此頻率係用以在光碟機中產生時鐘信號以控制碟片之旋轉速度。

②然被告於民事限制閱覽暨陳報答辯（二）狀已提出被控侵權物（即原告提出被告巨擘公司所產銷之原證5即空白CD-R 編號Ｚ0000000000000可錄式光碟）係利用「有別於系爭專利之非軌道調變技術」（此涉及被告之製造及營業秘密，爰予以保障，不揭示技術名稱，下同）來記錄『位置資訊信號』，並提出財團法人工業技術研究院之鑑定報告及「89年特殊工具進口報單」（此亦涉及被告之營業秘密，亦不揭示詳細名稱，下同）為佐證，故被告既已舉證提出合理之解釋，則僅依智慧財產法院98年民專訴字第46號事件99年3 月1 日言詞辯論期日所為之檢測結果，即無法直接認定被告巨擘公司所產銷之原證5即空白CD-R編號Ｚ0000000000000可錄式光碟符合原告系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵1D「該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號」。

③據此，被告固能舉證合理說明其有能力生產可相容於既有之光碟機且與原告系爭專利不同之產品，而未能排除被告於原告所主張之請求權期間是否仍生產符合原告系爭專利之產品，然被告巨擘公司所產銷之原證5即空白CD-R編號Ｚ0000000000000可錄式光碟是否符合原告系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵1D「該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號」之文義讀取，即無法確認。

⑶與原告系爭專利文義技術特徵1E比對結果：

①依智慧財產法院98年民專訴字第46號事件99年3月1日言詞辯論期日對原告提出被告巨擘公司所產銷之原證5即空白CD-R編號Ｚ0000000000000可錄式光碟所為之當庭測試，測試該經解調變之擺動樣本經數位化與雙相標示解碼所得之ATIP資訊（如該院卷一第387頁），其前3欄以二進制顯示ATIP時間碼資訊，第4欄以十進制顯示ATIP時間碼資訊。

②然被告於民事限制閱覽暨陳報答辯（二）狀亦提出被控侵權物（即原告提出被告巨擘公司所產銷之原證5即空白CD-R編號Ｚ00 00000000000可錄式光碟）係利用「有別於系爭專利之非軌道調變技術」來記錄『位置資訊信號』，並提出財團法人工業技術研究院之鑑定報告及「89年特殊工具進口報單」為佐證，故被告既已舉證提出合理之解釋，則僅依智慧財產法院98年民專訴字第46號事件99年3月1日言詞辯論期日所為之檢測結果，即無法直接認定被告巨擘公司所產銷之原證5即空白CD-R編號Ｚ0000000000000可錄式光碟符合原告系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵1E「該軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變」。

③據此，被告固能舉證合理說明其有能力生產可相容於既有之光碟機且與原告系爭專利不同之產品，而未能排除被告於原告所主張之請求權期間是否仍生產符合原告系爭專利之產品，然被告巨擘公司所產銷之原證5即空白CD-R編號Ｚ0000000000000可錄式光碟是否符合原告系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵1E「該軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變」之文義讀取，亦無法確認。

㈤綜上所述，智慧財產法院98年民專訴字第46號事件99年3月1日言詞辯論期日對原告提出被告巨擘公司所產銷之原證5即空白CD-R編號Ｚ0000000000000可錄式光碟所為之當庭測試，因被告已舉證合理說明其有能力生產可相容於既有之光碟機且與原告系爭專利不同之產品，故前揭檢測所量得之訊號與資料，即難以直接認定係「該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號」、「軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變」，故原告提出被告巨擘公司所產銷之原證5即空白CD-R編號Ｚ0000000000000可錄式光碟是否落入原告系爭專利申請專利範圍第1項專利權文義範圍，即難以認定。

㈥此外，關於智慧財產法院98年民專訴字第46號請求侵害專利權有關財產權爭議事件，乃因被告於該事件僅說明其沒有軌調變，但還是可以產生訊號，即被告於該事件未能舉證其產銷之CD-R非透過軌道調變方式但亦可產生（數位）位置資訊信號而能夠相容之實際技術，致被告於該事件受不利之判決。據此，本件本院之認定尚與上開智慧財產法院98年民專訴字第46號請求侵害專利權有關財產權爭議事件之認應有異，故本件自難再僅依智慧財產法院98年民專訴字第46號民事判決之認定即認被告巨擘公司所產銷之原證5即空白CD-R編號Ｚ0000000000000可錄式光碟確落入原告系爭專利申請專利範圍第1項專利權文義範圍。

㈦綜上，原告所主張關於橘皮書規格標準部分，乃僅能認被告巨擘公司產銷之CD-R可錄式光碟符合橘皮書規格標準，然仍不足以證明被告巨擘公司係以何種技術手段以達成符合橘皮書之規格標準，而就此而言，原告既未能舉證證明僅有唯一之專利技術手段可符合橘皮書規格標準，況被告更進而舉證不同之技術手段，亦可符合橘皮書規格標準，自難以被告巨擘公司產銷之CD-R可錄式光碟符合橘皮書規格標準，即逕認被告巨擘公司產銷之CD-R可錄式光碟必然侵害原告之系爭專利。再者，智慧財產法院98年民專訴字第46號事件於99年3月1日言詞辯論期日雖已對原告提出被告巨擘公司所產銷之原證5即空白CD-R編號Ｚ0000000000000可錄式光碟進行當庭測試，然被告已舉證合理說明具備可能之能力生產可相容於既有之光碟機且與原告系爭專利不同之CD-R可錄式光碟，故上開檢測所量得之訊號與資料，即難以直接認定係「該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號」、「軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變」，故原告提出被告巨擘公司所產銷之原證5即空白CD-R編號Ｚ0000000000000可錄式光碟是否落入原告系爭專利申請專利範圍第1項專利權文義範圍，亦難以認定。從而，原告之舉證顯尚不足以證明被告巨擘公司產銷之CD-R可錄式光碟有實施原告之系爭專利範圍技術，而侵害原告系爭專利之專利權，揆諸首揭說明，縱令被告就抗辯之事實不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應為不利於原告之認定。

（五）綜上，原告之舉證既尚不足以證明被告巨擘公司產銷之CD-R可錄式光碟有實施原告之系爭專利範圍技術，而侵害原告系爭專利之專利權，自應受不利之認定。又原告之舉證既尚不足以證明被告巨擘公司侵害原告系爭專利之專利權，則原告另主張被告巨擘公司明知原告之系爭專利存在，猶利用原告系爭專利製造侵害系爭專利之CD-R可錄式光碟產品販賣獲利，亦屬不當得利或不法無因管理行為等情，亦應受不利之認定。從而，原告依專利法第84條第1項前段；民法第184條第1項前段、第2項、第185條第1項；公司法第8條、第23條等規定之侵權行為損害賠償法律關係請求被告連帶賠償損害，暨就被告巨擘公司部分另依不當得利、不法無因管理之法律關係請求被告巨擘公司返還利益，而訴請被告連帶給付260,000,000元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，即均屬無據，為無理由，無從准許，應予駁回。至原告假執行之聲請，亦因訴之駁回而失所附麗，應併予駁回。

四、本件判決之基礎已臻明確，兩造其餘之攻擊、防禦方法及舉證，核與判決結果無影響，爰不一一予以論列，併此敘明。

五、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。

臺灣新竹地方法院民事第二庭