臺灣士林地方法院九十年訴字第一三一三號

臺灣士林地方法院民事判決　九十年訴字第一三一三號

原告

日商小學館股份有限公司

法定代理人

丙○○○

原告

香港商國際影業有限公司

法定代理人

乙○○

法定代理人

共 同 張澤平律師

訴訟代理人

陳和貴律師

複代理人

劉貹岩律師

被告

小熊屋國際有限公司

兼法定代理人

甲○○

共同訴訟代理人

戊○○

複代理人

楊正評律師

被告

寶貝玩具有限公司

兼法定代理人

丁○○

共同訴訟代理人

林吉雄律師

右當事人間請求損害賠償事件，本院判決如左：

主文

事實及理由

壹、原告起訴主張：（甲）聲明：

一、被告小熊屋國際有限公司、甲○○應連帶給付或寶貝玩具有限公司、丁○○應連帶給付或甲○○、丁○○應連帶給付原告日商小學館股份有限公司或香港商國際影業有限公司新台幣（下同）六十萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。二﹑訴訟費用由被告負擔。三﹑原告願供擔保請准宣告假執行。

（乙）陳述：

一、緣原告日商小學館股份有限公司（以下簡稱小學館公司，有經認證之該公司設立及沿革證明書）所申請「小叮噹及圖DORAEMON」商標圖樣，業蒙經濟部中央標準局（現改制為智慧財產局）核准註冊，取得第七九三五七二、第七九三五八四號、第八四三九三三號、第八四二００二號聯合商標，指定使用於填充玩具、皮包、抱枕等商品，依法取得商標專用權，此有商標註冊證影本四件可憑。嗣原告小學館公司於民國（下同）八十六年十月一日將上開圖樣授權原告香港商國際影業有限公司（下稱國際影業公司，有經認證之該公司註冊證書）使用；原告國際影業公司再於八十八年五月十九日與被告小熊屋國際有限公司（下稱小熊屋公司）簽訂「國際銷售授權契約」，約定在特定情形下授權被告小熊屋公司得自八十八年五月一日起至八十九年四月三十日止，在越南地區生產、製造、銷售、經銷絨毛玩具、抱枕等商品，此有商品化權契約書、國際銷售授權契約影本及中譯本各一件可稽（附在九十一年三月二十一日原告狀後）。

二、依右開「國際銷售授權契約」第十條（標準條款）之約定：所附之「附件A」（標準條件與條約）併入上開契約內，而屬契約之一部分。而「標準條款」第一條（授權）即約定：「授權人（即原告國際影業公司）同意授權予被授權人（即被告小熊屋公司），被授權人亦同意接受該授權，被授權人為在授權期間內於授權區域內製造、經銷、廣告、促銷和銷售授權商品之目的，可依據本契約條款利用授權商品及與之有關之財產權。授權人特別保留未明示授權予被授權人之所有權利，而且可以隨時自由地使用和利用該權利，除了特定授權之權利，被授權人也同意不會運用、或授權或准予他人運用有關該智慧財產權的任何權利。」、第四條（a）約定：「‧‧在製造、經銷、或銷售前，應先取得對授權商品的數量和樣式及任何紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料之書面同意。除非已取得授權人之書面同意，任何呈送給代理人或授權人的商品不得視為已經過認可。每一項商品之樣品及其紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料在依照本項規定獲得認可之後，被授權人在未取得授權人書面同意之前，不得變更任何材料，且授權人不得無理由的撤回其對該樣品之認可‧‧。」、第七條（經銷）b亦約定：「被授權人同意僅會銷售和分銷授權商品給批發商和經銷商，且該批發商和經銷商會直接銷售和分銷給授權區域內之零售商和商人，而該零售商和商人僅會直接銷售和分銷給授權區域內之大眾‧‧‧。」，此有國際銷售授權契約一份可證（附在九十一年十月十七日辯論期日筆錄後）。詎料，被告小熊屋公司負責人甲○○明知使用系爭圖案之絨毛玩具、抱枕等商品銷售區域僅限於越南，且不得再行授權，然其不僅未依雙方之約定將其所生產、銷售之商品送交原告國際影業公司審核，猶開具委託銷售證明書與被告寶貝玩具有限公司（下稱寶貝公司）負責人丁○○，將未經審核通過之商品委託被告寶貝公司負責人丁○○在台灣地區銷售，此有被告小熊屋公司出具予被告寶貝公司之委託銷售證明書附在台灣士林地方法院檢察署八十九年度偵字第一二二九號卷第一一○頁足稽，並聲請調閱該偵查卷宗為證，另有被告寶貝公司出貨單據一張可證（原證七）。嗣於八十八年十月二十二日經警於被告寶貝公司設於台北市○○○路○段二五三號八樓之公司營業處、設於台北縣三重市○○街一八八號之倉庫內，扣得使用「DORAEMON」商標圖樣之大、小填充玩具、皮包等物品，有照片七張可證，另發現被告寶貝公司私下委託孟彥玩具有限公司（下稱孟彥公司）製造雙面圓形抱枕，直接銷往日本名古屋地區銷售，有採購合約書影本（原證三）可證，並聲請訊問證人即孟彥公司負責人黃漢忠為證。此等行為早已逾越二造間契約特別約定商品於生產、銷售前應經審核通過及銷售區域之限制，而侵害原告小學館公司之商標專用權、國際影業有限公司之商標使用權。

三、按商標專用權人，依第六十一條請求損害賠償時，得就左列各款擇一計算其損害：三、就查獲侵害商標專用權商品零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。商標法第六十六條第一項第三款定有明文。而該條款所謂之「查獲」應不以在市場或侵害人所有場所實際查獲其實物為限，凡以任何方法查知獲悉其侵害他人商標專用權而生產之貨品數量，只要確有所據，及應屬該款所謂之查獲數，據以計算損害額。查本件查獲之商品種類及其數量分別為：大型絨毛玩具二一六隻（被告寶貝公司設於台北縣三重市○○街一八八號之倉庫一八六隻、設於台北市○○○路○段二五三號八樓之公司三十隻）、小型絨毛玩具七隻；皮包六只；抱枕三一二○件。其價額分別為350元、150元、250元、123元，原告原得請求758760元（計算式為：350X500 +150X500 +250X500+3120X123 =758760）之損害額，茲僅請求六十萬元之損害額。

四、被告小熊屋公司既侵害原告小學館公司所享有之「小叮噹及圖DORAEMON」商標專用權，致原告小學館公司受有財產上及非財產上損害，且被告甲○○為被告小熊屋公司負責人，依商標法第六十一條第一項前段、第六十六條第三項、民法第一百八十四條第一項前段、第一百九十五條第一項、公司法第二十三條第二項之規定，被告小熊屋公司及甲○○即應連帶賠償原告小學館公司六十萬元；被告寶貝公司既侵害原告小學館公司所享有之「小叮噹及圖DORAEMON」商標專用權，致原告小學館公司受有財產上及非財產上損害，且被告丁○○為被告寶貝公司負責人，依商標法第六十一條第一項前段、第六十六條第三項、民法第一百八十四條第一項前段、第一百九十五條第一項、公司法第二十三條第二項之規定，被告寶貝公司及丁○○即應連帶賠償原告小學館公司六十萬元；被告甲○○及被告丁○○既侵害原告小學館公司所享有之「小叮噹及圖DORAEMON」商標專用權，致原告小學館公司受有財產上及非財產上損害，依商標法第六十六條第四項、第六十七條前段、民法第一百八十五條、第一百九十五條第一項之規定，被告甲○○及丁○○即應連帶賠償原告小學館公司六十萬元。

五、原告國際影業公司雖非本件系爭商標專用權之被害人，然原告國際影業公司既已獲原告小學館公司之授權使用系爭圖樣，則其所得享有之使用權益即相當於原告小學館公司行使系爭商標專用權所得之利益。被告小熊屋公司既侵害原告國際影業公司所享有之「小叮噹及圖DORAEMON」商標使用權，致原告國際影業公司受有財產上及非財產上損害，且被告甲○○為被告小熊屋公司負責人，則原告國際影業公司自得類推商標法第六十九條及民法第一百八十四條第一項後段、第一百九十五條第一項、公司法第二十三條第二項之規定，請求被告小熊屋公司及甲○○連帶賠償原告國際影業公司六十萬元；被告寶貝公司既侵害原告國際影業公司所享有之「小叮噹及圖DORAEMON」商標使用權，致原告國際影業公司受有財產上及非財產上損害，且被告丁○○為被告寶貝公司負責人，則原告國際影業公司自得類推商標法第六十九條及民法第一百八十四條第一項後段、第一百九十五條第一項、公司法第二十三條第二項之規定，請求被告寶貝公司及丁○○連帶賠償原告國際影業有限公司六十萬元；被告甲○○、丁○○既共同侵害原告國際影業公司所享有之「小叮噹及圖DORAEMON」商標使用權，致原告國際影業公司受有財產上及非財產上損害，原告國際影業公司自得類推適用商標法第六十九條準用第六十七條及民法第一百八十五條、第一百九十五條第一項之規定，請求被告甲○○及丁○○連帶賠償原告國際影業有限公司六十萬元。

六、被告小熊屋公司及甲○○、寶貝公司及丁○○、甲○○及丁○○對於原告小學館公司、國際影業公司所負同一目的之賠償責任，係本於各別之發生原因，應屬不真正連帶債務，且原告小學館公司、國際影業公司對其等之請求權基礎亦不相同，本得分別請求賠償。惟由於原告小學館公司所受損害範圍，相當於國際影業公司所受損害範圍，因此如被告小熊屋公司、甲○○或寶貝公司、丁○○或甲○○、丁○○其中之一連帶向原告小學館公司或國際影業公司其中之一給付賠償金，其餘被告所負損害賠償責任乃在其給付賠償範圍內消滅，爰請求如訴之聲明。

七、對被告抗辯所為之陳述：

（一）被告小熊屋公司辯稱商品送審僅為契約對品質要求之規定，其所生產之所有物品皆未送原告審核，但原告仍售予標籤，並聲稱曾以五萬元之代價購買系爭「DORAEMON」設計圖稿運用在「新商品」之方式，以取代審核云云。惟查，依被告小熊屋公司於九十一年十一月十四日所提出之答辯三狀所附之證三號報價傳真顯示，該信函之發信日期為八十七年八月二十一日（被告甲○○簽名之日期為同年月二十三日），其主要內容為原告國際影業公司提供五十款適合運用在文具類之設計圖稿，供被告小熊屋公司用於設計小叮噹（即系爭「DORAEMON」圖樣）文具類商品之使用，因此該等圖案僅適用於文具類商品而不及其他之商品。事實上，被告小熊屋公司取得上述圖稿後，即曾依此等圖稿設計圖樣送請原告國際影業公司審核，並於八十七年十一月五日審核通過部分文具類商品之式樣，有書面資料二份可證（原證十三）。其後被告小熊屋公司對於T恤類商品所使用之圖案及式樣亦送請原告國際影業公司審核，雖有部分之式樣未經同意，但部分圖案仍於八十八年三月十五日審核通過，亦有書面資料五份可證（原證十四）。觀諸商品授權貼紙申請表之申請日期皆在圖樣審核之後，足證對於商品之式樣確需經原告國際影業公司同意後，原告國際影業公司始據被告小熊屋公司申請授權貼紙之數量予以核發，被告小熊屋公司所辯其所生產之所有物品都未經原告審核通過，製成成品後從未送原告審核，原告亦無意見云云，與事實不符，要不足採。

（二）況若謂被告小熊屋向原告購得上述設計圖稿後，即無須將商品之式樣送請原告國際影業公司審核，何以其對於海灘球、筆記本、T恤、圍裙、抱枕、錢包、背袋、存錢筒、書包、手提袋等等商品仍須一再提出審核申請（該等送審圖稿樣式之日期皆在八十七年八月二十三日之後）？益證被告小熊屋公司所生產之所有商品皆須經原告審核通過。是其不得僅以其所設計之圖稿式樣未經原告同意，即認得自作主張予以生產、販售。

（三）被告小熊屋公司次辯稱標籤並未限定使用於何種商品，只限定在特定價格產品範圍內云云，惟查依雙方所簽定之標準條款第四條（a）約定：「‧‧在製造、經銷、或銷售前，應先取得對授權商品的數量和樣式及任何紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料之書面同意。除非已取得授權人之書面同意，任何呈送給代理人或授權人的商品不得視為已經過認可。每一項商品之樣品及其紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料在依照本項規定獲得認可之後，被授權人在未取得授權人書面同意之前，不得變更任何材料，且授權人不得無理由的撤回其對該樣品之認可‧‧。」可知被告小熊屋公司在製造、經銷或銷售授權商品前，該授權商品之數量及種類皆須取得原告之同意後，原告方核發該特定數量之特定商品之標籤，絕非如被告小熊屋公司所辯僅限定貼用於特定價格產品範圍，此觀「商品授權貼紙申請表」（原證十）中合約號碼欄明確記載授權商品之合約號碼S980910V，品名欄記載「小叮噹小筆記本、便條紙、原子筆、自動鉛筆」；合約號碼S981640V，品名欄記載「小叮噹T恤」，可知授權標籤之核發及貼用，確已限定使用於特定商品上，被告小熊屋公司所辯不足採信。

（四）次查被告寶貝公司負責人丁○○於偵查中供稱：「我有稍微瀏覽小熊屋和香港國際影業（台灣國際影業）的契約，我看過覺得沒問題。」、「（問：接受小熊屋委託時是否了解或調查小熊屋接受國際影業的授權範圍？）小熊屋有提供香港商國際影業的授權書。」、「（問是否見過這份授權書？）見過。（問：是否注意到其中第三點Territory:Vietnam Only？）記憶中有。」，自已知悉被告小熊屋公司使用系爭圖案商品之絨毛玩具、抱枕等商品被授權權利僅限於越南地區販售，然被告寶貝公司卻仍在國內販售使用系爭圖案之絨毛玩具商品，觀諸丁○○於偵查中亦坦承：「我們有販售小叮噹絨毛玩具‧‧‧」、「（問：銷售時以何名義？）市面上販賣的以寶貝公司名義。」，益證被告寶貝公司確有販賣使用系爭圖案之絨毛玩具商品，並故意以背於善良風俗之方法，損害原告小學館公司之商標專用權、國際影業有限公司之商標使用權。再者，如上所述被告丁○○既已審閱原告國際影業公司與被告小熊屋公司間之授權契約書，亦應知悉使用系爭圖案之抱枕商品其銷售區域亦僅限於越南，否則即屬未經授權之商品，縱其曾獲取得訴外人薇尼公司、中越佳公司之授權，銷售區域亦應僅止於台灣地區而不及其他，然其卻向訴外人孟彥公司訂購三千一百二十件使用系爭圖案之抱枕，並指示運往日本名古屋，佐以被告甲○○開具委託銷售證明書與被告丁○○，可知二人間係基於犯意之聯絡，共同侵害原告小學館公司之商標專用權、國際影業有限公司之商標使用權。

貳、被告小熊屋公司、甲○○則答辯：（甲）聲明：如主文所示。

（乙）陳述：

一、被告小熊屋公司、甲○○對於原告主張其等於八十六年十月一日訂定契約，由原告國際影業公司取得系爭圖樣之獨家使用權，原告國際影業公司再於八十八年五月十九日與被告小熊屋公司訂立國際銷售契約；及系爭大小絨毛玩具、皮包、抱枕分別屬於原告國際影業公司與原告小熊屋公司、訴外人薇尼公司、中越佳公司間授權契約中所列授權品項；及對卷附台灣士林地方法院檢察署八十九年度偵字第一二二九號不起訴處分業已確定等情固不爭執。惟對原告如後述之事實上、法律上爭點則有爭執。

二、就被告應否負擔損害賠償責任，及商品需否先送審核通過後，方能製售一節：

（一）被告小熊屋公司縱有使用系爭商標製售相關產品，亦均係依據原告國際影業公司之授權同意而為，兩造間對契約之履行有所爭執，此僅屬契約糾紛，斷無侵害系爭商標權之侵權行為可言。本件相關授權契約背景資料說明，詳如庭呈【「小叮噹ＤＯＲＡＥＭＯＮ」授權契約糾紛之緣由說明】（如被告九十一年十月十七日答辯（二）狀附證一）。

（二）本件被告甲○○所涉違反商標法刑事案件，前經台灣台中地方法院檢察署檢察官八十九年度偵字第一六六四Ｏ號、九十年度偵字第三三七、一一六七Ｏ號為不起訴之處分（如被告九十一年十月十七日答辯（二）狀附證二）後，雖經告訴人聲請再議後發回續行偵查，然嗣仍經台灣台中地方法院檢察署九十一年度偵續字第二七號為不起訴之處分（如被告九十一年十一月十四日答辯（三）狀附證一），其就本件仍持至多應僅屬債務不履行之契約糾紛之見解，殊值贊同。

（三）本件原告主張系爭貨品未獲授權者，無非以系爭貨品設計未依約送經原告審核通過，此即「沒有授權」云云。惟查：

１、本件原告國際影業公司與被告小熊屋公司及訴外人薇尼公司、中越佳公司間之系爭五份授權契約，雖均約定被告公司開發新商品應送經原告審核，然此僅係原告對授權商品之品質、圖樣運用之契約約束而已，並非授權使用系爭商標與否之充要條件。此觀諸系爭授權契約之授權金除「基本保障金」外，即係以購買如原告所稱之「授權標貼」（依標貼號碼之不同而有不同之固定價額）之方式支付授權金，並非以經原告審核通過之商品多寡或商品價格，為計算授權金基準等情即明。否則，倘如原告在授權期間中藉故刁難拒不審核通過任何產品設計，則被告等公司豈非空付巨額授權金而仍未取得真正、實際授權而得使用、收益！

２、何況，被告小熊屋公司及訴外人薇尼公司、中越佳公司於訂約後，原先亦均將開發新商品之設計圖送交原告國際影業公司審核，惟原告國際影業公司對前揭設計圖稿之圖樣一直有意見（亦極可能係故意刁難），屢經被告等公司修改圖樣運用，仍均遲遲未通過審核（如被告九十一年十一月十四日答辯（三）狀附證二原告國際影業公司傳真信函）。嗣被告甲○○在原告國際影業公司人員指點後，始改以五萬元之代價向原告國際影業公司購買小叮噹設計圖稿，運用在新商品之方式以取代審核，如今被告等公司所使用之小叮噹設計圖稿，全係前揭以五萬元之代價向原告國際影業公司購得（如被告九十一年十一月十四日答辯（三）狀附證三之報價傳真函影本所示），由原告國際影業公司人員將送審通過圖稿錄成光碟交付予被告等公司使用。準此，又豈得謂被告有侵害系爭商標之行為？

３、誠如台灣士林地方法院檢察署八十九年度偵字第一二二九號偵查卷附原告國際影業公司發交被告小熊屋公司授權貼紙點收文件所示，被告等公司自八十七年十一月間起陸續向原告國際影業公司申請發交之授權貼紙高達約三百萬張，倘兩造間從無以購買設計圖稿以取代審核之約定，則原告國際影業公司對被告等公司陸續申請發交如此巨量之授權貼紙，而竟從未有商品送審通過以銷售之情事，豈能無疑乎？

（四）本件原告主張被告未依約將系爭商品樣品送審通過即製銷系爭商品，仍屬未經授權行為，自已侵害原告之商標權，並舉著作權法第三十七條規定及兩造授權契約標準條款第四條 (a)款之約定，以佐其說。惟查：

１、按「著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權。」著作權法第三十七條固定有明文，然此僅係著作權法之特別規定，其他有關智慧財產權之相關法令均無類似規定，亦無任何學說或實務見解認該「：：約定不明之部分，推定為未授權」對其他有關智慧財產權之授權亦應做相同解釋。

２、依原告所提出之兩造授權契約標準條款第四條 (a)款固約定：「：：：在製造、經銷或銷售前，應先取得代理人對授權商品的數量和樣式及任何紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料之書面同意。除非已取得授權人之書面同意，任何呈送給代理人或授權人的商品不得視為已經過認可。每一項商品之樣品及其紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料在依照本項規定獲得認可之後，被授權人在未取得授權人書面同意之前，不得變更任何材料，且授權人不得無理由的撤回其對該樣品之認可。：：：」然此確僅係對授權商品之樣式、包裝、圖樣運用之契約拘束而已，且僅係品質監督之行使技術之約定，並非授權使用系爭商標與否之充分必要條件，否則豈非所有違反授權契約之行為均遭視為未獲授權之侵害商標權行為！此再參諸左列約定益詳：Ａ、兩造授權契約標準條款第一條雖約定：「：：授權人特別保留未明示授權予被授權人之所有權利：：」，惟所謂「未明示授權予被授權人之所有權利」，參諸該約定之前段：「授權人同意授權予被授權人，被授權人亦同意接受該授權，被授權人為在授權期間於授權區域內製造、經銷、廣告、促銷和銷售授權商品之目的，可依據本契約條款利用授權商品及與之有關之財產權。。」及後段：「，而且可以隨時自由地使用和利用該權利，除了特定授權之權利，被授權人也同意不會運用、或授權或准予他人運用有關該財產權的任何權利。」之前後文義完整解讀，應係指具體的財產權利而言，並非指授權商品之品質監督之契約權利，準此，兩造授權契約標準條款第四條 (a)款之約定權利並非具體的財產權利，此約定確僅係對授權商品之樣式、包裝、圖樣運用之契約拘束而已。Ｂ、兩造授權契約標準條款第四條 (b)款：「代理人有權每年做兩次產品抽樣檢查，但是，如果檢查結果顯示品質有問題，代理人有權做更多次之抽樣檢查，以確認被授權人有建立適當的品質管制。另外，代理人有權派代表參觀製造授權商品及製作容器、包裝材料和類似物之工廠，以認定是否有運用適當之品質管制。」Ｃ、兩造授權契約標準條款第三條 (c)款：「被授權人同意，如未取得授權人之事先書面同意，不得在電視或其他媒體上供銷、廣告或促銷任何授權商品。」Ｄ、兩造授權契約標準條款第五條 (a)款：「：：：被授權人在使用之前，為取得授權人書面同意，應將所有有關授權商品而使用之作品、副本、文學文章、廣告、促銷和展示資料呈送給代理人或授權人。授權人所作之認可並不代表授權人權利或被授權人依據本契約規定之義務的放棄聲明。另外，授權人所給予之任何認可，其定義應特別限定為授權人對先前已同意之作品所做之認可。」

３、原告九十一年十二月五日準備（四）狀主張被告取得設計圖稿後，曾依此圖稿設計圖樣送請原告公司審核，足證對於商品之式樣確需經原告公司書面同意始得生產、銷售，並提出原證十三、十四等證物以佐其說。惟查，被告雖不否認曾送該等書面資料予原告公司，惟該等書面資料僅係被告公司設計人員與原告公司人員就設計內容之討論及供作原告公司方面存檔資料而已，並非謂上開商品式樣需經原告公司書面審核通過後始得生產、銷售。更何況依前揭兩造授權契約標準條款第四條 (a)款約定中亦無被告需事先送「設計圖書面」供原告審核之約定。

三、原告國際影業公司是否可依商標法主張損害賠償？按「商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標。前項授權應向商標主管機關登記；未經登記者不得對抗第三人。」商標法第二十六條第一項、第二項前段定有明文。本件依原告之主張，系爭商標專用權人係原告小學館公司，原告國際影業公司雖主張自原告小學館公司取得系爭商標專用權之授權，然經審視原告國際影業公司所提出附卷之諸項證明資料（含系爭商標之商標註冊證正反面影本），堪明原告國際影業公司就其主張獲授權使用系爭商標專用權之事實，未經向主管機關登記。準此，原告國際影業公司所主張獲原告小學館公司授權使用系爭商標之事實即不得對抗第三人，亦即就本件而言，無論被告有無侵害系爭商標之行為，原告國際影業公司均非系爭商標專用權遭侵害之被害人，自無向被告請求損害賠償之權利。

四、就「被告小熊屋公司是否可越區製造、銷售？及再授權他人製造、銷售？」及「被告小熊屋公司是否有授權寶貝公司銷售商品？」及「被告丁○○是否知悉銷售範圍僅限於越南，卻仍於其他地區銷售？」部分：原告主張謂彼與被告小熊屋公司之授權契約中，並未同意被告小熊屋公司得再授權他人製造、銷售，被告小熊屋公司擅自再授權被告寶貝公司製造、銷售系爭商品，被告寶貝公司並將其銷售於非授權區域，自屬侵害原告系爭商標專用權云云，並無理由。蓋：

（一）兩造授權契約標準條款第二條 (a)款：「被授權人同意支付授權人權利金，該權利金相當於在基礎契約中所規定之被授權人或其任何子公司、聯營公司或分公司對授權商品銷售淨值的權利金費率。：：：」堪明被授權人之任何子公司、聯營公司或分公司亦均在獲授權之列，本件被告小熊屋公司與第三人薇尼公司、中越佳公司就系爭商標與原告國際影業公司所簽共五份授權契約之履行上，實際上與同一公司集團無異，亦應在同獲授權之列。先予陳明。

（二）被告小熊屋公司及薇尼公司、中越佳公司僅營批發、零售業，本身並無生產製造之工廠，一切商品均須委外生產製造等情事，為原告國際影業公司於與被告等公司訂立授權契約時所明知而默許，則被告小熊屋公司之委託其他第三人（如寶貝公司等）生產製造授權商品，即無違反授權契約可言。

（三）依原告九十一年十月三十一日民事準備（二）狀所自承，兩造間之「國際銷售授權契約」第七條（經銷）ｂ中曾約定被授權人得銷售和分銷授權商品給批發商和經銷商，準此，被告小熊屋公司之授權被告寶貝公司經銷系爭商品，亦無違反授權契約可言。

（四）茲有疑義者，乃被告小熊屋公司究有無授權被告寶貝公司得銷售系爭商品於越南以外之區域？惟查，被告等公司所出具之授權書內記載「：：委託：：經銷ＤＯＲＡＥＭＯＮ授權商品，授權內容、品項依據ＤＯＲＡＥＭＯＮ日本授權相關內容，授權時間：：：，非經本公司委託商品，不在合約保障範圍。：：」等語，此再參諸原告九十一年十月三十一日民事準備（二）狀所自承：「：：被告寶貝公司負責人丁○○於偵查中供稱：『我有稍微瀏覽小熊屋和香港國際影業（台灣國際影業）的契約，我看過覺得沒問題。』『（問：接受小熊屋委託時是否了解或調查小熊屋接受國際影業的授權範圍？）小熊屋有提供香港商國際影業的授權書。』『（問：是否見過這份授權書？）見過。』『（問：是否注意到其中第三點Territory:Vietnam Only？）記憶中有。』（見偵查卷一一五頁、一七八頁、一七九頁）：：」等語，堪明被告小熊屋公司並未授權被告寶貝公司於越南以外區域銷售系爭商品，被告寶貝公司倘有私於越南以外區域銷售系爭商品之行為，應屬該公司逾越授權區域之行為，委與被告小熊屋公司無涉！

五、就「授權標貼有無限定商品種類？」部分：

（一）兩造授權契約標準條款及其他附屬契約中，均無特定之授權標貼僅限於使用貼附於特定商品上之約定，被告亦從未受原告告知上開事項。

（二）原告九十一年十一月二十六日準備（三）狀主張被告早已明知授權標貼之核發及貼用確限定使用於特定商品上，並提出原證十之「商品授權標貼申請表影本四紙」及原證十一之「小熊屋公司所提出之標籤使用情形報告書影本乙份」以佐其說。惟查，被告自與原告簽訂授權契約後，確實從未被告知特定之授權標貼僅限於使用在特定商品上，本件原告所提出之原證十之「商品授權標貼申請表影本四紙」上貼紙號碼欄中之數字，根本不是被告公司人員所填列，此觀諸該欄中之數字字跡明顯與其他欄位中之數字字跡不同即詳。另原證十一之「小熊屋公司所提出之標籤使用情形報告書影本乙份」根本不是原告公司所出具，此觀諸該證物第一頁明示「FROM: AI-TAIPEI／GRACE」（按：GRACE即係原告公司職員黃宜瑛）等情即詳。

六、綜右所陳，本件就系爭商標之授權使用確已因授權契約之訂立及使用對價授權金之支付而有效成立，縱被告等公司有未待依約將商品送審通過即對外銷售之行為，亦應僅屬違反系爭授權契約之債務不履行之單純民事糾葛，尚非未獲授權惡意使用商標之違反商標法之侵權行為可比！

參、被告寶貝公司、丁○○方面答辯：（甲）聲明：如主文所示。

（乙）陳述：

一、被告寶貝公司前經被告小熊屋公司負責人甲○○授權使用小叮噹商標並製造、銷售成品。原告不知原委，對被告甲○○提出違反商標法之告訴，經台灣士林地方法院院檢察署檢察官以八十九年度偵字第一二二九號不起訴處分，並經台灣高等法院檢察署以九十年度議字第二六九五號處分書駁回再議確定。

二、右揭處分已足證明被告寶貝公司及甲○○並未侵害原告之商標權，原告自不會因此而受到損害，原告起訴請求被告寶貝公司、甲○○賠償其損害，自失所附麗，本件原告之訴已缺權利保護要件，其訴之不合法顯有易見。

三、至於原告主張其與被告小熊屋公司間之契約範圍有違約越區銷售等情事，此係原告與被告小熊屋公司間銷售合約之法律問題，與被告寶貝公司並無關連，被告寶貝公司與原告之間無任何銷售合約，即無所謂違約之損害賠償問題，原告起訴主張之事實，即缺證據以證明，更無任何權利義務之牽連關係，被告寶貝公司對原告所主張之事實，全部予以否認，並請駁回原告之訴。

四、復查原告起訴主張：「被告應連帶給付原告新台幣：：：」，惟原告並未舉證說明其主張連帶給付之法律上理由及依據，且原告小學館公司既主張已將系爭商標之台灣地區獨家使用權授予原告國際影業公司，則本件損害賠償請求權應屬於原告國際影業公司，不得主張被告應向二者之一選擇給付，更無民法第二百八十三條規定之連帶債權之要件。原告訴之聲明已不合法律規定，應請駁回原告之訴，以符法意。

五、原告起訴法律關係為損害賠償，其前提必須證明損害之發生原因及結果。就如原告強烈主張「被告生產之產品未送審即上市」，此一點未審上市之損害究為何種損害，其發生損害之事實在哪裡？結果又如何？：：凡此，原告不能證明損害即無賠償可言，原告訴請賠償損害已失所依據。

六、事實上原告在台灣另成立台灣國際影業公司，負責發售「商標貼紙」，被授權廠商在申購貼紙前，均經送審樣品後，台灣國際影業公司才售予「貼紙」，實務上已出售百萬張以上貼紙，產品風行台灣，此均為授權廠商之努力，原告同蒙其利，何來損害可言。綜上所述，原告起訴不合法。

肆、得心證之理由：（甲）程序方面：

一、外國法人或團體就本章規定事項亦得為告訴、自訴或提起民事訴訟，不以業經認許者為限，商標法第七十條定有明文；次按香港或澳門之公司組織，在臺灣地區營業，準用公司法有關外國公司之規定，香港澳門關係條例第四十一條第一項亦有明文。本件原告分別係在日本、香港合法設立登記之公司，有經認證之原告小學館公司設立及沿革證明書、原告國際影業公司註冊證書各一件可憑，揆諸前揭規定，其等雖未經我國認許，仍有當事人能力，合先敘明。

二、按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點；當事人就其主張之爭點，經依第一項第三款或前項為協議者，應受其拘束，民事訴訟法第二百七十條之一第一項第三款、第三項前段定有明文。本件原告於九十年十月十九日起訴伊始主張之侵權行為事實，乃被告小熊屋公司依約應將擬生產販售之商品，先行送經原告國際影業公司審核通過，方可量產，且不得另外授權，及本件授權區域在越南，詎被告小熊屋公司負責人甲○○竟與與被告寶貝公司負責人丁○○共同謀意，由被告小熊屋公司違約將未經原告國際影業公司核准之商品，委託被告寶貝公司製造，並提供偽造之商標標貼附於商品上，由被告寶貝公司於台灣地區販售，被告寶貝公司甚至另行委託孟彥公司製造雙面圓形抱枕，直接銷往日本名古屋等等。嗣經兩造於九十一年十一月二十六日本院辯論期日就侵權事實之爭點協議為「被告小熊屋公司未經原告審核認可，即生產系爭刑案扣押之商品，及被告寶貝公司並有行銷日本名古屋之行為」，經記明筆錄，並有兩造訴訟代理人於筆錄內簽名。揆之首揭規定，兩造就侵權事實既已協議簡化如上，即應受其拘束，本件就原告溢出上開範圍所為之事實上主張，自毋庸予以審究，併予敘明。

（乙）實體部分：

一、兩造不爭執之事實：

（一）原告小學館公司所申請「小叮噹及圖DORAEMON」商標圖樣，業蒙經濟部中央標準局（現改制為智慧財產局）核准註冊，取得第七九三五七二、第七九三五八四號、第八四三九三三號、第八四二００二號聯合商標，指定使用於填充玩具、皮包、抱枕等商品，依法取得商標專用權。

（二）原告小學館公司於八十六年十月一日將上開圖樣授權原告國際影業公司使用，原告國際影業公司再於八十八年五月十九日與被告小熊屋公司簽訂「國際銷售授權契約」，約定在特定情形下授權被告小熊屋公司得自八十八年五月一日起至八十九年四月三十日止，在越南地區生產、製造、銷售、經銷絨毛玩具、抱枕等商品。「國際銷售授權契約」所附之「附件A」即標準條款乃契約之一部分。

（三）被告小熊屋公司負責人甲○○未將其所生產、銷售之部分商品送交原告國際影業公司審核，即行委託被告寶貝公司製造。

（四）經原告國際影業公司以被告丁○○違反商標法為由，訴由警方於八十八年十月二十二日於被告寶貝公司設於台北市○○○路○段二五三號八樓之公司營業處、設於台北縣三重市○○街一八八號之倉庫內，扣得使用「DORAEMON」商標圖樣之大、小絨毛玩具、皮包等物品，共查獲：大型絨毛玩具二一六隻（被告寶貝公司設於台北縣三重市○○街一八八號之倉庫一八六隻、設於台北市○○○路○段二五三號八樓之公司三十隻）、小型絨毛玩具七隻；皮包六只；抱枕三一二○件，其每件單價分別為350元、150 元、250元、123元。

二、按商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標。前項授權應向商標主管機關登記；未經登記者不得對抗第三人。商標法第二十六條第一項前段定有明文，是我國關於商標專用權人將商標授權他人使用，係採登記對抗主義，即商標授權於兩造合意時，即生效力，不以登記為必要，只是該授權不得對抗善意第三人而已。是以，本件原告小學館公司將商標圖樣授權原告國際影業公司使用，既已有契約明文，雖未為登記，仍不失授權使用之效力。而被告小熊屋公司、甲○○也明知上開情事，並非善意第三人，自不得主張為系爭商標使用權人之原告國際影業公司無遭其侵害之可能。是其援引商標法第二十六條規定，抗辯原告國際影業公司不得以商標授權使用對其主張權利，即於法未合，難以成立。

三、又商標授權與將商標權資格移轉他人之讓與並不相同，其乃准許被授權人於一定條件下使用商標，而不影響商標權人之商標權資格，於授權期間屆滿時，授權人即回復其專有使用權。商標專用權與商標使用權之內涵既有不同，自可能同時為商標侵害之被害人。是被告寶貝公司、丁○○辯稱原告小學館公司已將系爭商標之台灣地區獨家使用權授予原告國際影業公司，本件損害賠償請求權應屬於原告國際影業公司，原告小學館公司不得再行主張一節，尚難成立。

四、惟原告主張之侵權行為事實能否成立？茲分述之：

（一）被告小熊屋公司未依約將商品送經原告審核認可，即行量產，是否侵害商標權？經查，兩造不爭執之標準條款２．經冠以「付款」之標題，內容為「 (a)權利金被授權人同意支付授權人權利金，該權利金相當於在基礎契約中所規定之被授權人或其任何子公司、聯營公司或分公司對授權商品銷售淨值的權利金費率。：：：(d)支付款應在每月底最後十四天之內支付授權人到期之權利金和所有扣繳所得稅或其他應付稅金」，堪認此為被告小熊屋公司使用商標圖樣之代價，是兩造間授權契約之主要權利義務，即在原告國際影業公司授權被告小熊屋公司使用系爭商標圖樣；被告小熊屋公司則應依約支付如前約定之權利金。是被告小熊屋公司依約支付權利金後，即有權使用系爭商標圖樣。惟為維持商標圖樣所表徵之商品的一定品質，以免損害消費大眾對商標圖樣既有的評價，授權者會在契約中約定控管商品品質的一定流程。本件標準條款４．經冠以「式樣之認可」為標題，其全文略以「(a)被授權人同意其製造、銷售、經銷和∕或促銷方面的決策應達到高標準，並且能對財產權最有利，而該決策不得對授權人或財產權的名聲產生不當影響。被授權人應在銷售或經銷任何授權商品前，為取得代理人書面同意，免費提供代理人每一項授權商品之十二個樣品，以及其紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料。在製造、經銷或銷售前，應先取得代理人對授權商品的數量和樣式及任何紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料之書面同意。除非已取得授權人之書面同意，任何呈送給代理人或授權人的商品，不得視為已經過認可。每一項商品之樣品及其紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料在依照本項規定獲得認可之後，被授權人在未取得授權人書面同意之前，不得變更任何材料，且授權人不得無理由的撤回其對該樣品之認可。被授權人應在銷售或經銷任何授權商品之前，免費再提供代理人每一項商品之四個樣品，以及其紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝器材料。(b)代理人有權每年做兩次產品抽樣檢查，但是，如果檢查結果顯示品質有問題，代理人有權做更多次之抽樣檢查，以確認被授權人有建立適當的品質管制。另外，代理人有權派代表參觀製造授權商品及製作容器、包裝材料和類似物之工廠，以認定是否有運用適當之品質管制。」，觀其文義顯係就被授權人產製之商品品質予以控管之流程，被授權人縱有違反，不過是發生違約責任而已，尚不至對其已支付權利金，可以使用商標圖樣之權利產生影響，而得被認為侵害商標權。況本件標準條款11．「違約」條文約定「：：如有任何違約，授權人可在不損及其他權利之情形終止本契約」，即被授權人違約後，待授權人取得終止權，得授權人為終止契約之意思表示後，契約向後失效，彼時被授權人倘仍有使用商標之情形，方有侵害商標權之可能。原告執品質控管條文認被告小熊屋公司有侵權行為，應屬溢出契約真意之解釋，自屬乏據。是以，被告小熊屋公司、甲○○辯稱未將產品送審僅屬違約責任而已，應可成立。

（二）原告另主張被告寶貝公司向訴外人孟彥公司訂購雙面圓形抱枕，並指示運往名古屋，無非以其於另案中發現一紙被告寶貝公司採購合約書，並予影印提出為證（即原證三），惟被告寶貝公司則否認有銷往名谷屋之事實，並辯稱該紙合約書只是下訂等語。經查，該採購合約書因一再影印之故，其上文字已不清晰，與原告主張事實有關之記載除品名為「雙面圓形抱枕」、數量「3,120pc」等文義外，其他記載則不清楚，不只無法證明被告寶貝公司對訴外人孟彥公司下訂之商品使用原告所享有之商標圖樣，更無法證明被告寶貝公司有銷售到日本名谷屋之事實。是原告主張被告寶貝公司、丁○○有侵害商標專用權之侵權行為，即難成立。

伍、綜上，原告主張之侵權行為既難成立，則其依侵害商標專用權之侵權行為法律關係，請求被告等賠償其損害，即屬乏據，爰併同其假執行之聲請予以駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第第八十五條第二項，判決如主文。

臺灣士林地方法院民事第二庭~B法官　李玉卿

~B法院書記官　黃建新